Conclusie
PROCUREUR-GENERAAL
BIJ DE
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
Nummer23/03951 en 23/03949
Zitting20 december 2024
CONCLUSIE
G.R.B. van Peursem
In de zaak 23/03951
Sandoz B.V.,
eiseres tot cassatie,
tegen
Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company,
verweerster in cassatie
en in de zaak 23/03949
1. Teva B.V.,
2. Teva Nederland B.V.,
3. Pharmachemie B.V.,
eiseressen tot cassatie,
tegen
Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company,
verweerster in cassatie
Partijen worden hierna in zaak 23/03949 verkort aangeduid als Sandoz respectievelijk BMS en in zaak 23/03949 als Teva c.s. (in vrouwelijk enkelvoud) respectievelijk BMS. Sandoz en Teva c.s. worden gezamenlijk ook wel aangeduid als de generieken.
1.Inleiding en samenvatting
1.1
Deze twee kortgedingzaken gaan over een octrooi van het farmaceutisch concern BMS op de stof apixaban, de actieve stof van een geneesmiddel dat als bloedverdunner wordt toegepast bij de behandeling van trombo-embolische aandoeningen. BMS vordert op basis van haar octrooi EP 415 een verbod om generiek apixaban op de markt te brengen tegen de generieken die zich bezighouden met de productie van generieke geneesmiddelen. De generieken verweren zich onder meer met en beroep op ongeldigheid van EP 415, waarbij het in deze zaak draait om de inventiviteitstoets en in dat kader hoe de uitspraak G2/21 van de Grote Kamer van Beroep (GKB) van het Europees Octrooibureau (EOB) moet worden uitgelegd [1] .
De voorzieningenrechter heeft de vordering van BMS afgewezen. In hoger beroep heeft het hof voorshands geoordeeld dat EP 415 de inventiviteitstoets met verdiscontering van hetgeen in G2/21 is beslist doorstaat en is de inventiviteitsaanval van de generieken voorshands afgewezen. Daarnaast is voorshands geoordeeld dat BMS een beroep kan doen op het prioriteitsrecht van US 165, zodat de door Teva c.s. aangevoerde stand van de techniek van na die datum niet nieuwheidsschadelijk is. In cassatie worden door de generieken klachten gericht tegen het hofoordeel over de maatstaf van G2/21 en de toepassing daarvan. Ook wordt geklaagd (door Teva c.s.) over het oordeel over de ingeroepen prioriteit, waarbij een andere uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (GKB) in de zaken G1/22 en G2/22 inmiddels een hoofdrol speelt (een uitspraak van de GKB die twee maanden ná het hofarrest in de onderhavige zaak is gedaan), verder (door Sandoz) over strijd met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen en over de dwangsomveroordelingen. Ik meen dat geen van deze klachten doel treffen.
De zaken hangen sterk samen en komen inhoudelijk vrijwel helemaal overeen – afgezien van onderdeel 7, dat in zaak 23/03949 (Teva c.s.) gaat over prioriteit en in zaak 23/03949 (Sandoz) over het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, terwijl ook de klacht van onderdeel 8.3 van Sandoz door Teva c.s. niet wordt voorgesteld – zodat in deze zaken gecombineerd kan worden geconcludeerd [2] .
2.1
BMS maakt deel uit van het BMS concern. Dit concern is een farmaceutisch concern dat wereldwijd actief is en zich richt op de ontwikkeling van geneesmiddelen. Sinds 2007 is het BMS concern een wereldwijde samenwerking aangegaan met Pfizer.
2.2
BMS brengt — onder meer in Nederland — het geneesmiddel met de merknaam Eliquis® op de markt, met als actieve stof apixaban. Apixaban is een stof die de werking van factor Xa remt. Het remmen van factor Xa helpt de vorming van bloedstolsels te voorkomen. Eliquis® wordt in tabletvorm toegepast als anticoagulans, oftewel bloedverdunner, bij de behandeling van trombo-embolische aandoeningen.
2.3
Bristol-Meijers Squibb Company (Verenigde Staten) heeft op 17 september 2002 een internationale PCT-aanvraag ingediend onder nummer WO 03/026652 (hierna: WO 652) getiteld ‘
Lactam-containing compounds and derivatives thereof as factorXa inhibitors'. De aanvraag doet een beroep op het prioriteitsdocument US 60/324165 van 21 september 2001 (hierna: US 165).
Lactam-containing compounds and derivatives thereof as factorXa inhibitors'. De aanvraag doet een beroep op het prioriteitsdocument US 60/324165 van 21 september 2001 (hierna: US 165).
2.4
WO 652 is voortgezet als Europese octrooiaanvraag en uiteindelijk op 12 augustus 2009 verleend onder publicatienummer EP 1 427 415 BI (hierna: EP 415 of het octrooi) met BMS als octrooihoudster. EP 415 was van kracht, onder meer in Nederland, tot en met 16 september 2022.
2.5
EP 415 is het basisoctrooi voor Aanvullend Beschermingscertificaat (NL) 300500 voor ‘Apixaban desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout’ (hierna: het ABC). Het ABC is ingegaan op 17 september 2022 en is van kracht tot en met 19 mei 2026.
2.6
De ingeroepen conclusies 1-4 van EP 415 luiden in de authentieke Engelse versie als volgt:
1. A compound, which is represented by formula (1) [apixaban – A-G]:
or a pharmaceutically acceptable salt thereof.
2. A compound according to claim 1, which is represented by the formula (1).
3. A pharmaceutical composition, comprising: a pharmaceutically acceptable carrier and a therapeutically effective amount of the compound of the formula (1) of claim 1 or a pharmaceutically acceptable salt thereof.
4. A pharmaceutical composition, comprising: the pharmaceutically acceptable carrier and a therapeutically effective amount of the compound of claim 2.
2.7
De internationale octrooiaanvraag WO 00/39131 (hierna: WO 131) van 17 december 1999 is voor EP 415 de meest nabije stand van de techniek. WO 131 is gepubliceerd op 6 juli 2000 en getiteld ‘Nitrogen containing heterobicycles as factor Xa inhibitors’. De uitvinders zijn afkomstig uit dezelfde onderzoeksgroep als de uitvinders van EP 415.
2.8
Tijdens de verleningsprocedure is EP 415, na bezwaren van de Examiner van het EOB tegen de zijns inziens te ruime hoofdconclusie (een Markush formule), beperkt tot apixaban. Op verzoek van de Examiner heeft BMS tijdens de verleningsprocedure resultaten overgelegd van in vitro tests, als bewijs voor het door BMS gestelde technische effect dat apixaban een krachtigere factor Xa-remmer is dan de structureel meest nabije verbindingen van WO 131.
2.9
Bij dagvaarding van 2 juli 2021 heeft Teva Nederland B.V. voor de rechtbank Den Haag een VRO-procedure aanhangig gemaakt tegen BMS, waarin zij de vernietiging vordert van het Nederlandse deel van EP 415 en van het ABC (hierna: de VRO-procedure). Deze procedure is aangehouden hangende de uitspraak van de GKB in de zaak G2/21.
2.1
Sandoz behoort tot de Sandoz-groep, die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en distributie van, onder andere, generieke geneesmiddelen. Eén van die geneesmiddelen is de generieke versie van Eliquis (hierna: apixaban Sandoz).
2.11
Sandoz heeft op 24 september 2021 marktvergunningen verkregen voor apixaban Sandoz 2,5 mg en 5 mg filmomhulde tabletten. Sandoz heeft apixaban Sandoz laten opnemen in de G-standaard van mei 2022, die op 12 april 2022 is gepubliceerd. Apixaban Sandoz is preferent geworden bij diverse zorgverzekeraars.
2.12
Naar aanleiding van de opname in de G-standaard van apixaban Sandoz is BMS in april 2022 een kort geding-procedure gestart tegen Sandoz. In die zaak is op 10 mei 2022 vonnis gewezen. De voorzieningenrechter nam aan dat er een gerede kans was dat het octrooi en het ABC een bodemprocedure niet zouden overleven wegens gebrek aan inventiviteit en heeft een verbod daarom geweigerd. Kort gezegd overwoog hij dat de door BMS gestelde verbeterde remming van factor Xa door een Ki waarde in het nanomolaire bereik niet uit de oorspronkelijke aanvrage was af te leiden, noch daarin plausibel was gemaakt, zodat dit effect niet kon worden meegewogen bij de beoordeling van inventiviteit.
2.13
Stada c.s. behoort tot de Stada-groep, die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en distributie van voornamelijk generieke geneesmiddelen. Eén van die generieke geneesmiddelen is Apixaban CF. Apixaban CF is een generieke versie van Eliquis®.
2.14
Stada c.s. heeft op 3 januari 2022 marktvergunningen verkregen voor Apixaban CF 2,5 en 5 mg. Stada c.s. heeft op 7 maart 2023 aangekondigd dit product op 18 april 2023 in de G-standaard voor mei 2023 op te nemen en dat zij op 1 mei 2023 op de markt zal komen.
2.15
Teva c.s. behoort tot de Teva-groep, die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en distributie van, onder andere, generieke geneesmiddelen. Eén van die geneesmiddelen is de generieke versie van Eliquis (hierna: apixaban Teva).
2.16
Teva B.V. heeft op 17 november 2020 marktvergunningen verkregen voor apixaban Teva. Bij brief van 18 april 2023 heeft (de advocaat van) Teva c.s. BMS aangeschreven en geïnformeerd dat zij van plan is om haar generieke product apixaban in de nabije toekomst op de markt te brengen. Teva heeft apixaban Teva op 16 mei 2023 laten opnemen in de G-standaard voor juni.
2.17
Op 23 maart 2023 heeft de GKB uitspraak gedaan in de zaak G2/21 [4] . Aan de GKB waren de navolgende vragen voorgelegd:
“If for acknowledgement of inventive step the patent proprietor relies on a technical effect and has submitted evidence, such as experimental data, to prove such an effect, this evidence not having been public before the filing date of the patent in suit and having been filed after that date (post-published evidence):
1. Should an exception to the principle of free evaluation of evidence (see e.g. G 3/97, Reasons 5, and G 1/12, Reasons 31) be accepted in that post-published evidence must be disregarded on the ground that the proof of the effect rests exclusively on the post-published evidence?
2. If the answer is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have considered the effect plausible (ab initio plausibility)?
3. If the answer to the first question is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have seen no reason to consider the effect implausible (ab initio implausibility)?”
2.18
Alvorens deze vragen te beantwoorden heeft de GKB onder meer als volgt overwogen:
“70. The Enlarged Board takes note of the classification done by the referring board in respect of the case law of the boards of appeal concerning the relevance of post-published evidence to prove an asserted technical effect for acknowledgement of inventive step (see points 13.4 to 13.6 of the Reasons for the referring decision).
71 However, when analysing the case law in more detail and irrespective of the conceptual terminologies for what questions 2 and 3 refer to as two distinct plausibility approaches, the Enlarged Board understands from the case law of the boards of appeal as common ground that the core issue rests with the question of what the skilled person, with the common general knowledge in mind, understands at the filing date from the application as originally filed as the technical teaching of the claimed invention.
72 Applying this understanding to the aforementioned decisions, not in reviewing them but in an attempt to test the Enlarged Board’s understanding, the Enlarged Board is satisfied that the outcome in each particular case would not have been different from the actual finding of the respective board of appeal. Irrespective of the use of the terminological notion of plausibility, the cited decisions appear to show that the particular board of appeal focussed on the question whether or not the technical effect relied upon by the patent applicant or proprietor was derivable for the person skilled in the art from the technical teaching of the application documents.
(…)
87 Notwithstanding the fact that the aforementioned decisions were taken on the decisive facts of the case in hand and the particular submissions made by the parties to those proceedings, the Enlarged Board recognises a certain degree of common ground that the courts of the EPC Contracting States, when confronted with the examination of an asserted technical effect in the assessment of inventive step and with the question whether a patent proprietor may rely on post-published evidence to confirm that technical effect, ponder on the technical teaching of the claimed subject-matter that the person skilled in the art, with the common general knowledge in mind, understands from the patent application.”
2.19
De aan de Order voorafgaande ‘concluding considerations’ over vragen 2 en 3 luiden:
“92. The term “plausibility” that is found in the case law of the boards of appeal and relied upon by the referring board in questions 2 and 3 of the referral and the reasons for it, does not amount to a distinctive legal concept or a specific patent law requirement under the EPC, in particular under Article 56 and 83 EPC. It rather describes a generic catchword seized in the jurisprudence of the boards of appeal, by some national courts and by users of the European patent system.
93 The relevant standard for the reliance on a purported technical effect when assessing whether or not the claimed subject-matter involves an inventive step concerns the question of what the skilled person, with the common general knowledge in mind, would understand at the filing date from the application as originally filed as the technical teaching of the claimed invention. The technical effect relied upon, even at a later stage, needs to be encompassed by that technical teaching and to embody the same invention, because such an effect does not change the nature of the claimed invention.
94 Hence, a patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would consider said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.
95 The Enlarged Board is aware of the abstractness of some of the aforementioned criteria. However, apart from the fact that the Enlarged Board, in its function assigned to it under Article 112(1) EPC, is not called to decide on a specific case, it is the pertinent circumstances of each case which provide the basis on which a board of appeal or other deciding body is required to judge, and the actual outcome may well to some extent be influenced by the technical field of the claimed invention. Irrespective of the actual circumstances of a particular case, the guiding principles set out above should allow the competent board of appeal or other deciding body to take a decision on whether or not post-published evidence may or may not be relied upon in support of an asserted technical effect when assessing whether or not the claimed subject-matter involves an inventive step.”
2.2
De GKB heeft de voorgelegde vragen vervolgens als volgt beantwoord in zijn ‘Order’:
“1. Evidence submitted by a patent applicant or proprietor to prove a technical effect relied upon for acknowledgement of inventive step of the claimed subject-matter may not be disregarded solely on the ground that such evidence, on which the effect rests, had not been public before the filing date of the patent in suit and was filed after that date.
2. A patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.”
2.21
Er zijn diverse nietigheidsprocedures tegen buitenlandse delen van EP 415 aanhangig. Sandoz Limited en Teva Pharmaceutical Industries Limited hebben in het Verenigd Koninkrijk een nietigheidsprocedure tegen BMS aanhangig gemaakt. Op 7 april 2022 heeft Meade J van de High Court beslist dat het Engelse deel van EP 415 nietig is vanwege gebrek aan plausibiliteit en technische bijdrage. Op 4 mei 2023 heeft de England and Wales Court of Appeal (Civil Division) de beslissing van Meade J. bekrachtigd. Er zijn ook nietigheidsprocedures aanhangig in Bulgarije, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, en Zwitserland. In al deze landen zijn Teva-vennootschappen procespartij.
2.22
In Frankrijk, Noorwegen en Zweden zijn al bodemvonnissen gewezen. In al die procedures zijn de inventiviteitsbezwaren van de Teva-vennootschappen afgewezen en is het desbetreffende nationale deel van EP 415 geldig bevonden.
2.23
In procedures in Finland en Ierland is onlangs aan Teva-vennootschappen als voorlopige voorziening een verbodsmaatregel opgelegd.
2.24
In de Verenigde Staten, Canada en Korea heeft BMS met succes de geldigheid verdedigd van de betreffende aan EP ‘415 equivalente nationale octrooien en er werd geoordeeld dat generieke versies van Eliquis® inbreuk maken.
3.Procesverloop
3.1
BMS heeft Sandoz c.s. – in afzonderlijke procedures en wat Sandoz betreft: opnieuw – gedagvaard en (samengevat) gevorderd een inbreukverbod, een bevel generiek apixaban uit de G-standaard te (laten) verwijderen, een verbod tot onrechtmatig handelen door aan te zetten tot inbreuk, met nevenvorderingen (opgave, recall en rectificatie), alles op straffe van een dwangsom en uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van Sandoz c.s. in de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.
3.2
Ter onderbouwing van haar vorderingen stelde BMS — samengevat — dat Apixaban Sandoz, Apixaban CF en Apixaban Teva ieder voldoen aan de kenmerken van conclusies 1 tot en met 4 van EP 415 alsmede onder het ABC vallen. Voor Stada c.s. en Teva c.s. gold dat door de opname in de G-standaard er een concrete dreiging was van directe inbreuk (dan wel dat onrechtmatig wordt gehandeld ten opzichte van BMS), waarmee BMS recht had op en belang bij de voorlopige maatregelen.
3.3
Sandoz c.s. hebben verweer gevoerd strekkende tot afwijzing van de vorderingen van BMS.
3.4
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen in alle procedures afgewezen en BMS in de kosten veroordeeld. Kort gezegd heeft de voorzieningenrechter het verweer van Sandoz c.s. gehonoreerd en geoordeeld dat EP 415 een selectie-uitvinding betreft, omdat het een verbinding onder bescherming stelt die in WO 131 al is geopenbaard als een van de mogelijkheden van de daarin beschreven Markush-formules. In de oorspronkelijke aanvraag (WO 652) is het technisch effect van apixaban niet plausibel gemaakt, laat staan een ten opzichte van de in WO 131 geopenbaarde groep verbindingen verrassend effect. Op die grond oordeelde de voorzieningenrechter dat er een gerede kans was dat het octrooi en het daarop gebaseerde ABC een nietigheidsprocedure niet zou overleven.
3.5
BMS is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft verschillende grieven tegen het vonnis aangevoerd. BMS vordert hetzelfde als bij de voorzieningenrechter. In aanvulling daarop vordert zij, voor het geval het hof uitvoerbaarverklaring bij voorraad zonder nadere voorwaarde niet toelaatbaar zou vinden, daaraan een zekerheidstelling te verbinden op de voet van art. 233 lid 3 Rv. Meer subsidiair vordert BMS dat als de verbodsvorderingen worden afgewezen, dat aan de voortzetting van verhandeling van generiek apixaban een zekerheidstelling wordt verbonden op de voet van art. 70 lid 11 ROW 1995.
3.6
Kort gezegd zien de bezwaren van BMS op de door de voorzieningenrechter gegeven uitleg van de G2/21 beslissing van de GKB.
3.7
Sandoz c.s. hebben in grote lijnen dezelfde verweren gevoerd tegen de verbodsvorderingen van BMS. Alleen Teva c.s. heeft daarnaast ook nog aangevoerd dat EP 415 niet geldig is, omdat de BMS-vennootschap die het prioriteitsrecht heeft ingeroepen, niet de vennootschap was die daartoe het recht had. Volgens Teva c.s. is EP 415 (ook) op die grond nietig, omdat stand van de techniek van na de prioriteitsdatum dan nieuwheidsschadelijk is.
3.8
Het hof is tot het oordeel gekomen dat het hoger beroep van BMS slaagt en dat er naar voorshands oordeel geen gerede kans is dat de bodemrechter EP 415 of het ABC ongeldig zal achten. Het hof heeft daartoe, voor zover van belang in cassatie, het volgende overwogen:
“
De inventiviteitstoets volgens G/21
De inventiviteitstoets volgens G/21
6.2
Een door het EOB gehanteerde methode voor de beoordeling van inventiviteit is de
problem solution approach(hierna ook: PSA). Daarbij wordt vastgesteld wat de technische effecten zijn van de verschillen tussen de kenmerken van de octrooiconclusie zoals verleend en de meest nabije stand van de techniek. Aan de hand van die technische effecten wordt het objectieve technische probleem vastgesteld, dus het probleem dat moet worden opgelost om de technische effecten te bereiken. Vervolgens wordt beoordeeld of de gemiddelde vakman (m/v), in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis, op de prioriteitsdatum zonder uitvinderswerkzaamheid tot de oplossing volgens de octrooi (de kenmerken van de octrooiconclusie
zoukomen.
problem solution approach(hierna ook: PSA). Daarbij wordt vastgesteld wat de technische effecten zijn van de verschillen tussen de kenmerken van de octrooiconclusie zoals verleend en de meest nabije stand van de techniek. Aan de hand van die technische effecten wordt het objectieve technische probleem vastgesteld, dus het probleem dat moet worden opgelost om de technische effecten te bereiken. Vervolgens wordt beoordeeld of de gemiddelde vakman (m/v), in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis, op de prioriteitsdatum zonder uitvinderswerkzaamheid tot de oplossing volgens de octrooi (de kenmerken van de octrooiconclusie
zoukomen.
6.3
De formulering van het objectieve technische probleem hangt dus nauw samen met de technische effecten die met de uitvinding (ten opzichte van de meest nabije stand van de techniek) worden bereikt. In G2/21 heeft de GKB onder meer overwogen:
25. The technical problem must be derived from effects directly and causally related to the technical features of the claimed invention. An effect could not be validly used in the formulation of the technical problem if the effect required additional information not at the disposal of the skilled person even after taking into account the content of the application in questions ( see CLB, 10th edition, I.D.4.1, and the decisions therein).
26. Step (c)[in de PSA, namelijk ‘determining the technical effect(s) or result(s) achieved by and linked to the difference(s) between the subject-matter of the claim at issue and the disclosure of the closest prior art, A-G],
which is the most relevant in the context of the present referral, requires that, in order to determine the objective technical problem, the technical results and effects achieved by the claimed invention as compared with the closest prior art must be assessed. According to the established case law of the boards of appeal (…) it rests with the patent applicant or proprietor to properly demonstrate that the purported advantages of the claimed invention have successfully been achieved.
which is the most relevant in the context of the present referral, requires that, in order to determine the objective technical problem, the technical results and effects achieved by the claimed invention as compared with the closest prior art must be assessed. According to the established case law of the boards of appeal (…) it rests with the patent applicant or proprietor to properly demonstrate that the purported advantages of the claimed invention have successfully been achieved.
Het belang van G2/21 is (mede) daarin gelegen dat de GKB heeft geoordeeld wanneer een octrooihouder zich in het kader van de beoordeling van inventiviteit van zijn uitvinding mag beroepen op een daardoor bereikt technisch effect, namelijk
“if the person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention”.
Uitleg van G2/21
6.5
Volgens Sandoz c.s. betekent de in G2/21 geformuleerde toets dat bij de beoordeling van inventiviteit alleen een beroep mag worden gedaan op een gesteld technisch effect, als de gemiddelde vakman reeds uit de octrooiaanvrage begrijpt dat het gestelde effect daadwerkelijk met de uitvinding wordt bereikt en het probleem daadwerkelijk wordt opgelost, althans dat dit aannemelijk wordt gemaakt. Dat standpunt wordt verworpen.
6.6
Het hof is met BMS van oordeel dat de enige eis die G2/21 stelt voor het mogen meewegen van een technische effect – zoals dit bij toepassing van de PSA is vastgesteld aan de hand van vergelijking van de in het octrooi geopenbaarde uitvinding met de meest nabije stand van de techniek – bij het formuleren van de objectieve probleemstelling en de beoordeling van inventiviteit aan de hand daarvan, dat het voor de gemiddelde vakman met gebruikmaking van zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum uit de aanvrage
afleidbaar (“derivable”)is dat het gestelde technische effect door de technische leer daarvan wordt omvat en dezelfde daarin geopenbaarde uitvinding belichaamt.
afleidbaar (“derivable”)is dat het gestelde technische effect door de technische leer daarvan wordt omvat en dezelfde daarin geopenbaarde uitvinding belichaamt.
6.7
Het hof merkt daarbij op dat, gelezen in het licht van de overwegingen in de G2/21 beslissing, met de woorden
‘would derive’in paragraaf II [lees: 2, A-G] van de Order, over de betekenis waarvan partijen twisten, naar voorshands oordeel niet iets anders bedoeld is dan
‘derivable’(dus
afleidbaarof
kon afleiden). Vgl in die zin de
‘intermediate conclusion’in par. 70 t.m 72 van G2/21 (…) [geciteerd in 2.18 hiervoor, A-G].
‘would derive’in paragraaf II [lees: 2, A-G] van de Order, over de betekenis waarvan partijen twisten, naar voorshands oordeel niet iets anders bedoeld is dan
‘derivable’(dus
afleidbaarof
kon afleiden). Vgl in die zin de
‘intermediate conclusion’in par. 70 t.m 72 van G2/21 (…) [geciteerd in 2.18 hiervoor, A-G].
6.8
Uit de overwegingen van de GKB in G2/21 volgt dat de toets volgens G2/21 niet inhoudt dat altijd vereist is dat reeds in de aanvrage bewijs is opgenomen dat het gestelde technische effect zich daadwerkelijk voordoet of dat dit in de aanvrage aannemelijk wordt gemaakt, zoals Sandoz c.s. betogen. In par. 74 van G2/21 heeft de GKB erop gewezen dat inventiviteit en nawerkbaarheid en de beoordeling daarvan, duidelijk afzonderlijk en op hun eigen merites dienen te worden behandeld “
the issues of sufficiency of disclosure (Article 83 EPC) and inventive step (Article 56 EPC) and their assessment are clearly to be treated separately and on their own”.
the issues of sufficiency of disclosure (Article 83 EPC) and inventive step (Article 56 EPC) and their assessment are clearly to be treated separately and on their own”.
6.9
In dat verband heeft de GKB in par. 77 van G2/21 overwogen dat de mogelijkheid om een beroep te doen op ‘
post published evidence’ om aan te toenen dat het gestelde effect zich daadwerklijk voordoet, vergeleken met de beoordeling van inventiviteit, een stuk beperkter is bij de beoordeling van nawerkbaarheid (‘
sufficiency of disclosure’). Voor een uitvinding waarbij het daarmee bereikte technische effect in de conclusie is opgenomen, zoals het therapeutisch effect in het geval van een tweede medische indicatie conclusie, geldt dat dergelijk bewijs pas in aanmerking mag worden genomen indien bewijs voor het gestelde effect al in de aanvrage in [lees: is, A-G] opgenomen, in het bijzonder indien het bij gebreke van experimentele data niet geloofwaardig (‘
credible’) is dat het effect is beriekt. Naar voorlopig oordeel is het met deze overweging onverenigbaar om G2/21 zo uit te leggen dat bij de beoordeling van inventiviteit de voorwaarde gesteld moet worden dat het gestelde effect altijd al in de aanvrage aannemelijk is gemaakt, zoals Sandoz c.s. voorstaan.
post published evidence’ om aan te toenen dat het gestelde effect zich daadwerklijk voordoet, vergeleken met de beoordeling van inventiviteit, een stuk beperkter is bij de beoordeling van nawerkbaarheid (‘
sufficiency of disclosure’). Voor een uitvinding waarbij het daarmee bereikte technische effect in de conclusie is opgenomen, zoals het therapeutisch effect in het geval van een tweede medische indicatie conclusie, geldt dat dergelijk bewijs pas in aanmerking mag worden genomen indien bewijs voor het gestelde effect al in de aanvrage in [lees: is, A-G] opgenomen, in het bijzonder indien het bij gebreke van experimentele data niet geloofwaardig (‘
credible’) is dat het effect is beriekt. Naar voorlopig oordeel is het met deze overweging onverenigbaar om G2/21 zo uit te leggen dat bij de beoordeling van inventiviteit de voorwaarde gesteld moet worden dat het gestelde effect altijd al in de aanvrage aannemelijk is gemaakt, zoals Sandoz c.s. voorstaan.
6.1
Daaruit volgt ook dat onder ‘technische leer’ (“technical teaching”) niet moet worden verstaan ‘hetgeen
aan de hand van in de aanvrage opgenomen informatieaan de gemiddelde vakman wordt geleerd over hoe het technische probleem met technische middelen
daadwerkelijk is opgelost(zoals Sandoz c.s. ten onrechte betogen, par. 63 pleidooi HB). Zoals BMS met juistheid aanvoert dient onder de technische leer van een octrooi te worden verstaan ‘hetgeen aan de gemiddelde vakman wordt geleerd over hoe het technische probleem met technische middelen kan worden opgelost’ [5] .
aan de hand van in de aanvrage opgenomen informatieaan de gemiddelde vakman wordt geleerd over hoe het technische probleem met technische middelen
daadwerkelijk is opgelost(zoals Sandoz c.s. ten onrechte betogen, par. 63 pleidooi HB). Zoals BMS met juistheid aanvoert dient onder de technische leer van een octrooi te worden verstaan ‘hetgeen aan de gemiddelde vakman wordt geleerd over hoe het technische probleem met technische middelen kan worden opgelost’ [5] .
6.11
Indien aan de toets van G2/21 is voldaan, mag de octrooihouder vervolgens tijdens de octrooiverlening nog bewijs aandragen dat het gestelde effect ook daadwerkelijk optreedt (vgl. par. 26 van G2/21 laatste zin). Indien dat bewijs is geleverd, mag het effect vervolgens worden meegenomen bij de inventiviteitsbeoordeling.
6.12
Anders dan Sandoz c.s. aanvoeren, leidt deze uitleg van G2/21 door het hof niet tot een vrijbrief voor speculatieve octrooien. Dat bescherming wordt verleend op basis van een louter speculatief octrooi voor een uitvinding die pas daarna wordt gedaan, wordt immers voorkomen doordat vereist is dat het technisch effect reeds door de technische leer van de aanvrage wordt omvat en dezelfde uitvinding die daarin is geopenbaard belichaamt. Overigens staat vast dat bij EP 415 geen sprake is van een speculatief octrooi. BMS heeft onbetwist aangevoerd dat de uitvinders al voorafgaand aan de indiening van de octrooiaanvraag de gunstige affiniteit en selectiviteit van apixaban proefondervindelijk hadden vastgesteld.
6.13
Het hof kan in het midden laten of en in hoeverre de toets van G2/21 een andere is dan die in de Nederlandse rechtspraak werd gehanteerd. De Nederlandse rechter is – net als rechters in andere bij het Europees Octrooiverdrag aangesloten landen – weliswaar niet gebonden aan beslissingen van het de GKB, maar deze owrden wel in hoge mate leidend geacht en doorgaans gevolgd. De uitspraken van de GKB beogen immers uniforme toepassing te bevorderen van het op de geldigheid van Europese octrooien toepasselijke recht, zoals vastgelegd in het Europees Octrooiverdrag en overgenomen in de nationale wetgeving van de bij dat verdrag aangesloten landen. Navolging van de uitspraken van de GKB draagt daarom bij aan de gewenste harmonisatie van (de toepassing van) het octrooirecht binnen de verdragsluitende landen. Het hof zal daarom de door de GKB in G2/21 geformuleerde toets toepassen.
Doorstaat EP451 de inventiviteitstoets volgens G2/21?
6.14
De GKB heeft in par. 95 van G2/21 aangegeven dat de ‘vrij abstracte’ criteria die het in G2/21 heeft vastgesteld, in een concreet geval moeten worden
ingevuldop basis van de specifieke omstandigheden van het geval. Daarbij gaat het erom vast te stellen wat er nodig is voor de gemiddelde vakman om uit de aanvrage te kunnen afleiden dat het gestelde technische effect werd omvat door de technische leer daarvan. Dat hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. Niet ondenkbaar is dat daarvoor in sommige gevallen nodig is dat er bijvoorbeeld testresultaten of een wetenschappelijk leer in de aanvrage wordt geopenbaard. Het hof wijst erop dat dan niet zozeer sprake is van een strengere eis (in de zin van een andere toets) als wel dat er onder de gegeven omstandigheden dan meer nodig is voor de gemiddelde vakman om aan de toets van G2/21 te voldoen. Deze beoordeling – de feitelijke invullig van de G2/21 criteria aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval – is derhalve te onderscheiden van het altijd vereisen van (aannemelijk) bewijs in de aanvrage dat het technische effect zich daadwerkelijk voordoet alvorens aan post-filed evidence kan worden toegekomen, zoals Sandoz c.s. ten onrechte voorstaat.
ingevuldop basis van de specifieke omstandigheden van het geval. Daarbij gaat het erom vast te stellen wat er nodig is voor de gemiddelde vakman om uit de aanvrage te kunnen afleiden dat het gestelde technische effect werd omvat door de technische leer daarvan. Dat hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. Niet ondenkbaar is dat daarvoor in sommige gevallen nodig is dat er bijvoorbeeld testresultaten of een wetenschappelijk leer in de aanvrage wordt geopenbaard. Het hof wijst erop dat dan niet zozeer sprake is van een strengere eis (in de zin van een andere toets) als wel dat er onder de gegeven omstandigheden dan meer nodig is voor de gemiddelde vakman om aan de toets van G2/21 te voldoen. Deze beoordeling – de feitelijke invullig van de G2/21 criteria aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval – is derhalve te onderscheiden van het altijd vereisen van (aannemelijk) bewijs in de aanvrage dat het technische effect zich daadwerkelijk voordoet alvorens aan post-filed evidence kan worden toegekomen, zoals Sandoz c.s. ten onrechte voorstaat.
6.15
In dit geval is voor de beoordeling of aan de door G2/21 gestelde criteria wordt voldaan, van belang dat de aanvrage het relevante effect uitdrukkelijk en specifiek als de primaire doelstelling van het octrooi noemt. Het met het octrooi bereikte technische effect waarop BMS zich beroept is verbeterde factor Xa remming. Naar Sandoz c.s. terecht opmerkt dient ‘verbeterde’ te worden begrepen als ‘verbeterd ten opzichte van de in WO 131 geopenbaarde verbindingen’. Dat effect staat in de navolgende passage van de aanvragen, waarin de doelstelling van de uitvinding wrdt beschreven ten opzichte van de daarvoor beschreven stand van de techniek, waaronder WO 131 (WO 652 p. 6):
Therefore, efficacious and specific inhibitors of factor Xa are needed as potentially valuable therapeutic agenst for the treatment of thromboembolic disorders. It is thus desirable to discover new factor Xa inhibitors,. In addition, it is also desirable to find new compounds with known factor Xa inhibitors. For example, it is preferred to find new compounds with improved factor Xa inhibitory activity and selectivity for factor Xa versus other serine proteases (i.e., trypsin). It is also desirable and
6.16
Anders dan in enkele andere zaken waarin de aannemelijkheid van een effect ter discussie stond (bijvoorbeeld TKB 10 april 2019, T 235/13, Nakao, en gerechtshof Den Haag 7 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:4029, Leo Pharma/Sandoz), hoeft niet te worden beoordeeld of de gemiddelde vakman het gestelde effect op basis van zijn algemene vakkennis in zou lezen in de aanvraag.
6.17
Daarnaast onderscheidt deze zaak zich van zaken waarin de breedte van de claim bij de gemiddelde vakman twijfel opriep of de aanvraag leert dat het gestelde effect kan worden gerealiseerd over de volle breedte van de claim van het octrooi (bijvoorbeel TKB 2 september 1995, T 0939/92 AgrEvo). De conclusies van EP 415 omvatten immers geen grote groepen verbindingen, maar slechts één specifieke verbinding, apixaban. Sandoz c.s. heeft ook niet aangevoerd dat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis het gestelde effect bij de geclaimde verbinding onaannemelijk zou zochten (zoals bijvoorbeeld het geval was in TKB 28 juni 2005, T 1329/04, John Hopkins)
6.18
Verder is van belang dat tussen partijen vast staat dat de aanvrage een test openbaart waarmee de gemiddelde vakman de gunstige Ki-waarde van apixaban en daarmee het gestelde effect eenvoudig zelf kan vaststellen.
6.19
Deze omstandigheden, in combinatie beschouwd, brengen naar voorlopig oordeel mee dat de gemiddelde vakman met zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum uit de aanvrage een technische leer zal afleiden die omvat dat het gestelde effect met apixaban kan worden gerealiseerd, als de gemiddelde vakman uit de aanvrage kan afleiden dat apixaban daarvoor een veelbelovende kandidaat is. Dat is volgens BMS om de volgende redenen afleidbaar uit de aanvrage.
6.2
De in aanmerking te nemen algemene vakkennis van de gemiddelde vakman is onbestreden de volgende.
6.20.1
Factor Xa-remming is een effectievere en veiligere route dan thrombin-remming. Eén factor Xa molecuul genereert duizenden thrombin-moleculen.
6.20.2
Du Pont was bezig met het ontwikkelen van factor Xa remmers.
6.20.3
Er waren al factor Xa remmers geïdentificeerd met Ki-waarden in het nanomolaire bereik. Deze waren nog niet tot klinische ontwikkeling gekomen vanwege onvoldoende voordelige farmacokinetische eigenschappen.
6.20.4
In een onderzoeksproject is na identificatie van een factor Xa remmer de eerstvolgende stap in vitro tests voor factor Xa remming, en andere serineproteases voor selectiviteit.
6.20.5
Zulke in vitro tests zijn eenvoudig op te zetten (commerciële kits waren beschikbaar voor factor Xa en andere enzymen in 2001), werken snel en zijn gemakkelijk te controleren.
6.20.6
De vervolgstap is ‘oral bioavailability’ tests. Daarvoor is een hoeveelheid van 1 tot 50 mg nodig.
6.20.7
Voor de vervolgstap van dierstudies is weer een grotere hoeveelheid nodig.
6.21
Met die algemene vakkennis zou de gemiddelde vakman volgens BMS vervolgens in de aanvrage lezen:
6.21.1
dat de doelstelling het ontwikkelen van effectieve factor Xa remmers met verbeterde factor Xa-remming, selectiviteit en overige farmacologische eigenschappen is (zie de hiervoor geciteerde passage (WO 652 p.6));
6.21.2
dat wat de Xa remming betreft gezocht werd naar verbindingen met (sub)nanomolaire werking met een Ki-waarde onder 0,001 µM, het in WO 652 genoemde voorkeursbereik;
6.21.3
dat de aanvrage een eenvoudig uit te voeren test openbaart om de Ki-waarde vast te stellen;
6.21.4
dat de uitvinders op zoek waren naar verbeterde factor Xa-remmers en deze hebben gevonden in de vorm van lactamhoudende verbindingen. Dit zou de gemiddelde vakman afleiden uit de titel van de aanvrage: ‘
Lactam-containing compounds and derivatives thereof as factor Xa inhibitors’, de ‘
Summary of the invention’ die volledig gaat over lactamhoudende verbindingen als zijnde factor Xa-remmers en de ‘
Background of the invention’. Die paragraaf gaat volledig over factor Xa-remming en daarin wordt ook uitgelegd hoe factor Xa-remming werkt en dat dit een efficiëntere aanpak is dan thrombin-remming:
Lactam-containing compounds and derivatives thereof as factor Xa inhibitors’, de ‘
Summary of the invention’ die volledig gaat over lactamhoudende verbindingen als zijnde factor Xa-remmers en de ‘
Background of the invention’. Die paragraaf gaat volledig over factor Xa-remming en daarin wordt ook uitgelegd hoe factor Xa-remming werkt en dat dit een efficiëntere aanpak is dan thrombin-remming:
6.21.5
dat de gemiddelde vakman uit “
Accordingly” zou afleiden dat de uitvinders het gestelde doel hebben bereikt door de ontwikkeling van lactamhoudende verbindingen. De gemiddelde vakman zou “
useful” in het licht van de doelstelling interpreteren als beantwoordend aan het gestelde doel:
Accordingly” zou afleiden dat de uitvinders het gestelde doel hebben bereikt door de ontwikkeling van lactamhoudende verbindingen. De gemiddelde vakman zou “
useful” in het licht van de doelstelling interpreteren als beantwoordend aan het gestelde doel:
6.21.6
dat blijkens WO 652 (p.168, r.15 – p.170, r.20) lactamhoudende verbindingen zijn gesynthetiseerd en getest;
6.21.7
dat de gemiddelde vakman uit voorbeeld 18 opmaakt dat apixaban op veel grotere schaal is gesynthetiseerd dan de andere lactamhoudende verbindingen die zijn gesynthetiseerd, in een hoeveelheid en zuiverheid (na twee herkristallisatiestappen) die voldoende is voor het doen van dierproeven;
6.21.8
dat apixaban specifiek wordt geclaimd in conclusie 8.
6.22
Naar voorlopig oordeel voert BMS terecht aan dat uit dat alles de gemiddelde vakman uit WO 652 kan afleiden dat apixaban de meest veelbelovende factor Xa-remmer is. Gelet op wat het hof hiervoor in r.o. 6.19 heeft overwogen is daarmee aan de toets van G2/21 voldaan.
6.23
Dit wordt bevestigd door de uitkomst van de bodemzaken in het buitenland
(…)
[Volgt bespreking van de Franse en Noorse bodemzaken, alsmede de door de Engelse en Zweedse rechter toegepaste toetsen, A-G]
(…)
Prioriteit
6.4
Teva c.s. heeft aangevoerd dat de BMS vennootschap die zich bij de WO 652 aanvrage heeft beroepen op de prioriteit van US 165, daartoe niet het (prioriteits)recht had. Daarmee wordt stand van de techniek van na die datum nieuwheidschadelijk en is EP 415 nietig.
6.41
Tussen BMS en Teva c.s. staat het navolgende vast.
6.41.1
Het prioriteitsdocument US 165 is op 21 september 2001 ingediend door Pinto en Quan, die op dat moment in dienst waren van DuPont Pharmaceuticals Company (hierna: DuPont);
6.41.2
DuPont is overgenomen door het Bristol-Myers Squibb concern, waarna de naam is gewijzigd in Bristol-Myers Squibb Pharma Company (hierna ook: BMS Pharma);
6.41.3
Pinto en Quan hebben hun rechten op US 165 op 3 november 2001 overgedragen aan BMS Pharma;
6.41.4
Bristol-Myers Squibb Company (hierna: BMS Company) heeft voor alle gedesigneerde landen, met uitzondering van de VS, op 17 september 2002 WO 652 aangevraagd met vermelding van Pinto en Quan als uitvinders en onder inroeping van prioriteit op basis van US 165. Voor de VS is WO 652 ingediend door Pinto en Quan.
6.42
BMS heeft onder verwijzing naar diverse verklaringen aangevoerd dat de ‘
beneficial ownership’ op het prioriteitsrecht van BMS Pharma op BMS Company is overgegaan. Teva c.s. heeft dat niet, althans in het licht van de gemotiveerde stellingen van BMS niet voldoende gemotiveerd, bestreden. Evenmin heeft Teva c.s. aangevoerd dat het onder artikel 87 EOV niet mogelijk is dat de juridische eigendom en ‘
beneficial’ eigendom van het prioriteitsrecht bij verschillende vennootschappen berusten. Het verweer van Teva c.s. in onderhavige procedure is met name daarop gebaseerd dat voor de beoordeling van het recht om prioriteit in te roepen doorslaggevend is wie de juridische eigendom heeft en dat er voorafgaand aan de WO 652 aanvrage geen
overdrachtheeft plaatsgevonden van de
juridischeeigendom van het prioriteitsrecht door BMS Pharma aan BMS Company.
beneficial ownership’ op het prioriteitsrecht van BMS Pharma op BMS Company is overgegaan. Teva c.s. heeft dat niet, althans in het licht van de gemotiveerde stellingen van BMS niet voldoende gemotiveerd, bestreden. Evenmin heeft Teva c.s. aangevoerd dat het onder artikel 87 EOV niet mogelijk is dat de juridische eigendom en ‘
beneficial’ eigendom van het prioriteitsrecht bij verschillende vennootschappen berusten. Het verweer van Teva c.s. in onderhavige procedure is met name daarop gebaseerd dat voor de beoordeling van het recht om prioriteit in te roepen doorslaggevend is wie de juridische eigendom heeft en dat er voorafgaand aan de WO 652 aanvrage geen
overdrachtheeft plaatsgevonden van de
juridischeeigendom van het prioriteitsrecht door BMS Pharma aan BMS Company.
6.43
Naar voorshands oordeel van het hof komt het verweer van BMS op het volgende neer. Na de overname van DuPont is de juridische eigendom op het prioriteitsrecht bij BMS Pharma gebleven en is de ‘
beneficial ownership’ daarop overgegaan op BMS Company. Het hebben van
beneficial ownership(ook wel:
equitable title) is voldoende om prioriteitsrecht te mogen uitoefenen. Echter, ook als dat niet zo zou zijn, dan is in dit geval hoe dan ook aan de vereisten van artikel 87 EOV voldaan. Een
beneficial ownershipgeeft de eigenaar daarvan (BMS Company), naar het toepasselijke recht van de staat Delaware, het recht om op afroep ook de juridische eigendom overgedragen te krijgen door de juridisch eigenaar (BMS Pharma). Dat kan vormvrij plaatsvinden. Met de inroeping van het prioriteitsrecht door BMS Company heeft zij, als ‘
beneficial’ eigenaar, impliciet het recht uitgeoefend om (ook) de juridische eigendom van de prioriteitsrechten van BMS Pharma overgedragen te krijgen. Daarmee is naast de ‘
beneficial’ eigendom ook de juridische eigendom van het prioriteitsrecht in handen van BMS Company gekomen. Daarom heeft zij rechtsgeldig de prioriteit van US 165 ingeroepen, zo begrijpt het hof het standpunt van BMS.
beneficial ownership’ daarop overgegaan op BMS Company. Het hebben van
beneficial ownership(ook wel:
equitable title) is voldoende om prioriteitsrecht te mogen uitoefenen. Echter, ook als dat niet zo zou zijn, dan is in dit geval hoe dan ook aan de vereisten van artikel 87 EOV voldaan. Een
beneficial ownershipgeeft de eigenaar daarvan (BMS Company), naar het toepasselijke recht van de staat Delaware, het recht om op afroep ook de juridische eigendom overgedragen te krijgen door de juridisch eigenaar (BMS Pharma). Dat kan vormvrij plaatsvinden. Met de inroeping van het prioriteitsrecht door BMS Company heeft zij, als ‘
beneficial’ eigenaar, impliciet het recht uitgeoefend om (ook) de juridische eigendom van de prioriteitsrechten van BMS Pharma overgedragen te krijgen. Daarmee is naast de ‘
beneficial’ eigendom ook de juridische eigendom van het prioriteitsrecht in handen van BMS Company gekomen. Daarom heeft zij rechtsgeldig de prioriteit van US 165 ingeroepen, zo begrijpt het hof het standpunt van BMS.
6.44
Deze impliciete ‘toe-eigening’ van (ook) de juridische eigendom van de prioriteitsrechten is naar voorshands oordeel in overeenstemming met de afspraken die blijkens overgelegde verklaringen tussen BMS Pharma en BMS Company in het kader van de overname van DuPont zijn gemaakt, namelijk dat BMS Company de nieuwe octrooiaanvragen zou indienen. Daarmee is voorshands voldoende aannemelijk dat ingevolge gemaakte afspraken over welke van deze vennootschappen octrooiaanvragen zou indienen, zowel de economische als de juridische eigendom op het prioriteitsrecht van BMS Pharma op BMS Company voorafgaand aan de aanvrage WO 652 is overgegaan. Daarmee is naar voorshands oordeel voldaan aan de door artikel 87 EOV gestelde eisen voor het door BMS Company inroepen van de prioriteit van US 165. De door Teva c.s. aangevoerde stand van de techniek van na die datum is daarmee niet relevant voor de nieuwheid van EP 415.
6.45
In de Zweedse en Franse bodemprocedures hebben de Teva vennootschappen zich ook beroepen op een gebrek aan prioriteit en hebben partijen over en weer grotendeels dezelfde argumenten aangevoerd gebaseerd op grotendeels dezelfde deskundigenverklaringen, als in onderhavige procedure. In beide procedures is het verweer van de Teva vennootschap verworpen.
6.46
In de Zweedse procedure is daarover onder meer het navolgende overwogen (p. 21-27 van het vonnis):
US 165 was submitted by inventors [betrokkene 1] and [betrokkene 2] , 21 September 2001. The investigation in the case shows that they transferred the said patent application and certain additional rights associated with it to BMS Pharma on 3 November 2001. BMS Pharma has thus taken the place of the inventors as far as US 165 is concerned.
Under the Delaware legal order, a person can be the beneficial owner of property of which someone else is the legal owner. This also applies to inventions and intellectual property rights such as patents. It follows from the said legal order that it is the beneficial owner who has the ultimate decision-making power over the property. It does not require a special transfer from one owner to another for their various interests in the property to arise.
According to the Patent and Market Court, it is through the statements of [betrokkene 3] and [betrokkene 4] , which, according to the court, there is no reason to question, that there was a policy within the group regarding the decision-making of intellectual property rights at the time when WO 652 was filed and that this policy meant that BMS Company had actual control over the rights. Taking into account the internal guidelines and the fact that BMS Pharma was a wholly owned subsidiary - albeit indirectly owned through a subsidiary and a subsidiary – of BMS Company, the court finds that BMS Company at that time was the beneficial owner of US 165.
According to the Patent and Market Court, it is also clear that BMS Company, in the presence of the beneficial owner of US 165, has taken the place of BMS Pharma in the meaning referred to in Article 87 EPC when WO 652 was filed (cf. England and
From the foregoing, it is not shown that BMS Company lacked the right to invoke priority from US 165 when WO 652 was filed.
6.47
De Franse bodemrechter is tot dezelfde conclusie gekomen.
6.48
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, ziet het hof geen aanleiding om aan te nemen dat de Nederlandse bodemrechter tot een andere uitkomst zal komen.
(…)
Strijd met gesloten stelsel van rechtsmiddelen?
6.62
Sandoz heeft verder bezwaar gemaakt tegen de in de tweede kort gedingprocedure door BMS geformuleerde grieven (par. 5.21-5.26 MvG) tegen overwegingen van de voorzieningenrechter in (r.o. 6.12-6.16 van) het vonnis van 10 mei 2022, die volgens Sandoz c.s. los staan van de in G2/21 geformuleerde toets. Volgens Sandoz is het in strijd met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen indien het hof – niettegenstaande het feit dat BMS tegen dat eerste vonnis geen hoger beroep heeft ingesteld – die grieven in het onderhavige tweede kort geding zou beoordelen. Op dat bezwaar hoeft niet te worden beslist. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen komt het hof tot een andere uitkomst ten aanzien van de inventiviteit van het octrooi op grond van een andere uitleg van G2/21 dan die de voorzieningenrechter heeft gehanteerd. Het Vonnis zal reeds om die reden worden vernietigd. Aan de grieven waartegen Sandoz bezwaar maakt wordt niet toegekomen.
Conclusie en vorderingen
6.63
De conclusie is dat het hoger beroep van BMS slaagt. Naar voorshands oordeel is er geen gerede kans dat de bodemrechter EP 145 of het ABC ongeldig zal achten. Dat de generieke apixaban producten van Sandoz c.s. onder de beschermingsomvang van het ABC vallen, staat niet ter discussie. Het oordeel van de voorzieningenrechter kan daarom niet in stand blijven en [lees: daarom, A-G] zal het hof het Vonnis vernietigen.
6.64
Het gevorderde bevel inbreuk te staken zal worden toegewezen, evenals het bevel om het generieke apixaban uit de G-standaard te (laten) verwijderen. De aan overtreding van deze bevelen verbonden dwangsom zal worden gesteld op € 100.000 per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) of € 1000,- per product, zulks ter keuze van BMS.
(…)
6.66
De gevorderde opgave zal worden toegewezen zoals gevorderd, met uitzondering van de gevorderde informatie die betrekking heeft op de berekening van schadevergoeding of winstafdracht. Niet onderbouwd is waarom BMS daarbij spoedeisend belang zou hebben. De termijn voor verstrekking van de aan te leveren gegevens zal worden gesteld op twee weken na betekening van dit arrest. Voor een verklaring van een registeraccountant ziet het hof in het kader van deze kort geding procedure geen aanleiding, mede in aanmerking genomen de door BMS verlangde spoed. De aan het bevel op te leggen dwangsom wordt geacht reeds voldoende incentive op te leveren om volledig en juist aan het opgelegde bevel te voldoen.
(…)
7.Beslissing
Het hof:
vernietigt het Vonnis en opnieuw rechtdoende:
7.1
beveelt ieder van verweersters met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest, iedere inbreuk op het ABC in Nederland te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,= (zegge: honderdduizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van dag daaronder begrepen) dat desbetreffende verweerster het bevel geheel of gedeeltelijk niet nakomt of - ter vrije keuze van BMS - van € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor ieder inbreukmakend product waarmee desbetreffende verweerster het bevel geheel of gedeeltelijk niet nakomt;
7.2
beveelt ieder van verweersters met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest om haar generiek apixaban producten uit de G-standaard te (laten) verwijderen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,= (zegge: honderdduizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat desbetreffende verweerster het bevel geheel of gedeeltelijk niet nakomt;
7.3
beveelt ieder van verweersters om binnen twee (2) weken na betekening van dit arrest, aan het adres van de advocaten van BMS opgave te doen ten aanzien van:
7.3.1
de volledige namen en adressen van alle binnenlandse en buitenlandse afnemers waaraan de betreffende verweerster inbreukmakende producten, of wezenlijke onderdelen daarvan, heeft geleverd, met een specificatie van de hoeveelheid geleverde producten of wezenlijke onderdelen daarvan, en de datum van levering;
7.3.2
de volledige namen en adressen van alle binnenlandse en buitenlandse leveranciers van wie de betreffende verweerster de inbreukmakende producten of wezenlijke onderdelen daarvan heeft verkregen, met voor iedere leverancier een specificatie van de het aantal geleverde producten en de datum van levering;
7.3.3
het aantal van alle inbreukmakende producten die vervaardigd, gedistribueerd en/of in voorraad gehouden zijn door de betreffende verweerster;
één en ander gestaafd door middel van alle relevante ondersteunende documenten;
7.4
beveelt ieder van verweersters om binnen zeven (7) dagen na betekening van dit arrest, alle inbreukmakende producten die de betreffende verweerster heeft geleverd terug te nemen van al haar afnemers, niet zijnde eindgebruikers, onder restitutie van de betaalde koopprijs en vergoeding van de aan terugzending verbonden transportkosten;
7.5
veroordeelt ieder van verweersters tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,= (zegge: honderdduizend euro) voor iedere overtreding van, dan wel - ter vrije keuze van BMS - voor iedere dag dat in strijd wordt gehandeld met een onder 7.3 en 7.4 opgelegd bevel door desbetreffende verweerster;
(…)”.
3.9
Tegen het arrest van 15 augustus 2023 hebben Sandoz (23/0349) en Teva (23/03949) tijdig cassatieberoep ingesteld. In beide zaken heeft BMS geconcludeerd tot verwerping. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten waarna Sandoz en Teva ieder hebben gerepliceerd en BMS heeft gedupliceerd.
4.Juridisch kader inventiviteit
Inleiding inventiviteit en de problem solution approach (PSA)
4.1
Eén van de vereisten voor octrooieerbaarheid is inventiviteit. Er is ingevolge art. 56 EOV van inventiviteit sprake als de uitvinding voor de octrooirechtelijke maatpersoon ‘niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek’ [6] . Bij de beoordeling daarvan staat de octrooirechtelijke maatpersoon centraal, van oudsher ‘de gemiddelde vakman’ (
the person skilled in the art) genoemd, inmiddels in navolging van het EOV neutraler als ‘vakpersoon’ aangeduid [7] , een fictieve figuur die wel beschikt over (alle) ten tijde van de aanvraag of prioriteitsdatum bestaande ‘algemene vakkennis’ (
common general knowledge,wel (te kort) geparafraseerd als ‘handboekenkennis’), maar zelf niet in staat is tot inventieve arbeid [8] . De vakpersoon zal hier bijvoorbeeld meteen zien dat het in EP 415 om een zogenoemde ‘selectie-uitvinding’ gaat, omdat apixaban op de prioriteitsdatum al werd omvat door WO 00/39131, de meest nabije stand van de techniek [9] (iets dat niet aanstonds onder ‘handboekenkennis’ is te begrijpen, maar wel algemene vakkennis is). Toetsmoment is dat van de aanvrage (of de prioriteitsdatum) en dus niet wat de vakpersoon op een later tijdstip allemaal zou kunnen begrijpen en toepassen [10] . Het perspectief van de vakpersoon – dat wil zeggen het perspectief van de geadresseerde van het octrooischrift – is leidend voor octrooirechtelijke vragen van uitleg (waarbij bedacht moet worden dat octrooischriften, hoewel technisch van aard, juridische geschriften zijn waarvan de uiteindelijke uitleg aan de rechter is) over hoe een openbaarmaking door de ogen van de vakpersoon wordt begrepen met het vizier op nieuwheid, inventiviteit, nawerkbaarheid, prioriteit, duidelijkheid en beschermingsomvang [11] .
the person skilled in the art) genoemd, inmiddels in navolging van het EOV neutraler als ‘vakpersoon’ aangeduid [7] , een fictieve figuur die wel beschikt over (alle) ten tijde van de aanvraag of prioriteitsdatum bestaande ‘algemene vakkennis’ (
common general knowledge,wel (te kort) geparafraseerd als ‘handboekenkennis’), maar zelf niet in staat is tot inventieve arbeid [8] . De vakpersoon zal hier bijvoorbeeld meteen zien dat het in EP 415 om een zogenoemde ‘selectie-uitvinding’ gaat, omdat apixaban op de prioriteitsdatum al werd omvat door WO 00/39131, de meest nabije stand van de techniek [9] (iets dat niet aanstonds onder ‘handboekenkennis’ is te begrijpen, maar wel algemene vakkennis is). Toetsmoment is dat van de aanvrage (of de prioriteitsdatum) en dus niet wat de vakpersoon op een later tijdstip allemaal zou kunnen begrijpen en toepassen [10] . Het perspectief van de vakpersoon – dat wil zeggen het perspectief van de geadresseerde van het octrooischrift – is leidend voor octrooirechtelijke vragen van uitleg (waarbij bedacht moet worden dat octrooischriften, hoewel technisch van aard, juridische geschriften zijn waarvan de uiteindelijke uitleg aan de rechter is) over hoe een openbaarmaking door de ogen van de vakpersoon wordt begrepen met het vizier op nieuwheid, inventiviteit, nawerkbaarheid, prioriteit, duidelijkheid en beschermingsomvang [11] .
4.2
Om het gevaar van wijsheid achteraf of
hindsightte voorkomen bij de inventiviteitstoets wordt in de praktijk vaak als hulpmiddel gebruik gemaakt van de PSA [12] , zoals ook in het bestreden arrest. Volgens de
Guidelines for Examination in the European Patent Office(hierna: Guidelines) bestaat de PSA uit drie stappen: (i) het bepalen van de meest nabije stand van de techniek (
‘closest prior art’), wat wel
the most promising springboardwordt genoemd om tot de uitvinding te komen, (ii) het vaststellen van het objectieve technische probleem dat door het octrooi wordt opgelost, en (iii) vaststellen of de vakpersoon, vertrekkend vanuit de meest nabije stand van de techniek, dat probleem kan oplossen en tot de geclaimde uitvinding
zou(
would) komen – en niet: mogelijk zou kunnen komen (
could), zonder daarvoor inventieve arbeid te verrichten: als daarvoor
welinventieve arbeid nodig is, is de inventiviteitsdrempel gehaald. De PSA wordt in de Nederlandse (feiten)rechtspraak vaak toegepast, maar volgens de Hoge Raad (
[A] / [B] [13] en
Leo Pharma/Sandoz [14] ) is de rechter daartoe niet gehouden; het is slechts een hulpmiddel. Bepalend is immers of de uitvinding voor de vakpersoon niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De PSA is dan ook geen recht in de zin van art. 79 RO, maar hooguit
soft law [15] .
hindsightte voorkomen bij de inventiviteitstoets wordt in de praktijk vaak als hulpmiddel gebruik gemaakt van de PSA [12] , zoals ook in het bestreden arrest. Volgens de
Guidelines for Examination in the European Patent Office(hierna: Guidelines) bestaat de PSA uit drie stappen: (i) het bepalen van de meest nabije stand van de techniek (
‘closest prior art’), wat wel
the most promising springboardwordt genoemd om tot de uitvinding te komen, (ii) het vaststellen van het objectieve technische probleem dat door het octrooi wordt opgelost, en (iii) vaststellen of de vakpersoon, vertrekkend vanuit de meest nabije stand van de techniek, dat probleem kan oplossen en tot de geclaimde uitvinding
zou(
would) komen – en niet: mogelijk zou kunnen komen (
could), zonder daarvoor inventieve arbeid te verrichten: als daarvoor
welinventieve arbeid nodig is, is de inventiviteitsdrempel gehaald. De PSA wordt in de Nederlandse (feiten)rechtspraak vaak toegepast, maar volgens de Hoge Raad (
[A] / [B] [13] en
Leo Pharma/Sandoz [14] ) is de rechter daartoe niet gehouden; het is slechts een hulpmiddel. Bepalend is immers of de uitvinding voor de vakpersoon niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De PSA is dan ook geen recht in de zin van art. 79 RO, maar hooguit
soft law [15] .
4.3
In cassatie is van belang dat de beoordeling van inventiviteit van een uitvinding in belangrijke mate verweven is met waarderingen van feitelijke aard die in cassatie niet op juistheid is te toetsen [16] .
Plausibiliteit
4.4
Plausibiliteit is geen apart vereiste voor octrooieerbaarheid (geen ‘
specific patent law requirement’) en volgens de GKB zelfs geen separaat leerstuk (‘
does not amount to a distinctive legal concept’), aldus punt 92 van de Reasons uit G2/21, hiervoor geciteerd. In de praktijk is men van plausibiliteit gaan spreken bij de nawerkbaarheidsvraag (art. 83 EOV) en bij inventiviteit (art. 56 EOV), alhoewel het daarbij om verschillende, te onderscheiden toetsen gaat (
‘the issues of sufficiency of disclosure (Article 83 EPC) and inventive step (Article 56 EPC) and their assessment are clearly to be treated seperately and on their own’, aldus punt 74 van de Reasons uit G2/21, waaraan het hof refereert in rov. 6.8 [17] ). Speculatieve octrooien moeten worden vermeden: het is niet de bedoeling dat octrooi wordt verleend voor een uitvinding die in feite pas na de aanvrage wordt gedaan. Wanneer is een geclaimd technisch effect voldoende plausibel? Hoeveel is daarvoor nodig bij de aanvrage/op de prioriteitsdatum en kan je een geclaimd technisch effect ook met bewijs dat dateert van na de aanvrage/prioriteitsdatum onderbouwen? Als het technisch effect onderdeel is van de conclusie, zoals het therapeutisch effect bij een tweede medische indicatie conclusie, is de ruimte voor
post-filed evidence(bewijs dat dateert van na de aanvrage) beperkt: dat kan alleen als er al bewijs in de aanvrage zelf voorhanden is en zie je met name als bij gebreke van experimentele data onvoldoende geloofwaardig (‘
credible’) is dat het effect optreedt. Zo’n zelfde mechanisme geldt in beginsel niet bij inventiviteitsplausibiliteit, waar het in onze zaak over gaat. De vraag rijst of en onder welke omstandigheden
post-filed evidenceeen rol kan spelen bij de beoordeling van inventiviteit. Mag het daadwerkelijk optreden van het technische effect worden bewezen met een beroep op
post-published evidence? [18] Dat hangt ervan af.
specific patent law requirement’) en volgens de GKB zelfs geen separaat leerstuk (‘
does not amount to a distinctive legal concept’), aldus punt 92 van de Reasons uit G2/21, hiervoor geciteerd. In de praktijk is men van plausibiliteit gaan spreken bij de nawerkbaarheidsvraag (art. 83 EOV) en bij inventiviteit (art. 56 EOV), alhoewel het daarbij om verschillende, te onderscheiden toetsen gaat (
‘the issues of sufficiency of disclosure (Article 83 EPC) and inventive step (Article 56 EPC) and their assessment are clearly to be treated seperately and on their own’, aldus punt 74 van de Reasons uit G2/21, waaraan het hof refereert in rov. 6.8 [17] ). Speculatieve octrooien moeten worden vermeden: het is niet de bedoeling dat octrooi wordt verleend voor een uitvinding die in feite pas na de aanvrage wordt gedaan. Wanneer is een geclaimd technisch effect voldoende plausibel? Hoeveel is daarvoor nodig bij de aanvrage/op de prioriteitsdatum en kan je een geclaimd technisch effect ook met bewijs dat dateert van na de aanvrage/prioriteitsdatum onderbouwen? Als het technisch effect onderdeel is van de conclusie, zoals het therapeutisch effect bij een tweede medische indicatie conclusie, is de ruimte voor
post-filed evidence(bewijs dat dateert van na de aanvrage) beperkt: dat kan alleen als er al bewijs in de aanvrage zelf voorhanden is en zie je met name als bij gebreke van experimentele data onvoldoende geloofwaardig (‘
credible’) is dat het effect optreedt. Zo’n zelfde mechanisme geldt in beginsel niet bij inventiviteitsplausibiliteit, waar het in onze zaak over gaat. De vraag rijst of en onder welke omstandigheden
post-filed evidenceeen rol kan spelen bij de beoordeling van inventiviteit. Mag het daadwerkelijk optreden van het technische effect worden bewezen met een beroep op
post-published evidence? [18] Dat hangt ervan af.
4.5
Door de technische kamers van beroep van het EOB en ook door nationale rechters werd tot aan G2/21 verschillend geoordeeld over plausibiliteit [19] . Er waren volgens de verwijzende TKB in de G2/21 zaak drie stromingen in de rechtspraak te onderkennen (onder VI (6)-(8) samengevat in G2/21): (i)
post-published evidencewordt toegelaten als gelet op de aanvrage en zijn algemene vakkennis de vakpersoon op de aanvraagdatum reden heeft om aan te nemen dat het technisch effect wordt bereikt (
ab initio plausibility), (ii) dergelijk bewijs wordt toegelaten als de vakpersoon op die datum geen reden heeft om te twijfelen dat dat effect optreedt (
ab initio implausibility) of (iii) waarin het stellen van een plausibiliteitseis überhaupt wordt afgewezen (
no plausibility) [20] .
post-published evidencewordt toegelaten als gelet op de aanvrage en zijn algemene vakkennis de vakpersoon op de aanvraagdatum reden heeft om aan te nemen dat het technisch effect wordt bereikt (
ab initio plausibility), (ii) dergelijk bewijs wordt toegelaten als de vakpersoon op die datum geen reden heeft om te twijfelen dat dat effect optreedt (
ab initio implausibility) of (iii) waarin het stellen van een plausibiliteitseis überhaupt wordt afgewezen (
no plausibility) [20] .
4.6
In G2/21 zijn deze kwesties beoordeeld en die uitspraak is door het hof in onze zaak uitvoerig geanalyseerd en vervolgens op de zaak toegepast. Aan de GKB werden de vragen gesteld of (i)
post-published evidencemoet worden geweigerd als dit het enige bewijs is van een geclaimd technisch effect en, zo ja, of (ii) de
ab initio plausibility-test of (iii) de
ab initio implausibility-test dan moet worden gehanteerd.
post-published evidencemoet worden geweigerd als dit het enige bewijs is van een geclaimd technisch effect en, zo ja, of (ii) de
ab initio plausibility-test of (iii) de
ab initio implausibility-test dan moet worden gehanteerd.
4.7
De GKB heeft geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag in hoeverre op de aanvraag- of prioriteitsdatum het technisch effect waar de aanvrager of octrooihouder een beroep op doet aannemelijk moet zijn gemaakt [21] . De GKB geeft aan dat het uiteindelijk gaat om de vraag “
what the skilled person, with the common general knowledge in mind, understands at the filing date from the application as originally filed as the technical teaching of the claimed invention” (punt 71 van de Reasons) met als toets “
whether or not the technical effect relied upon by the patent applicant or proprietorwas derivablefor the person skilled in the art from the technical teaching of the application documents” (punt 72 van de Reasons, onderstreping A-G).
what the skilled person, with the common general knowledge in mind, understands at the filing date from the application as originally filed as the technical teaching of the claimed invention” (punt 71 van de Reasons) met als toets “
whether or not the technical effect relied upon by the patent applicant or proprietorwas derivablefor the person skilled in the art from the technical teaching of the application documents” (punt 72 van de Reasons, onderstreping A-G).
4.8
Het antwoord op de eerste vraag is dat
post-published evidenceniet kan worden geweigerd op de enkele grond dat dit niet publiek was op de aanvraagdatum.
post-published evidenceniet kan worden geweigerd op de enkele grond dat dit niet publiek was op de aanvraagdatum.
4.9
De GKB geeft in par. 2 van het dictum (zie ook punt 94 van de Reasons) de volgende regel voor het mee mogen wegen van een technisch effect bij de inventiviteitsbeoordeling:
“A patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed,
would derivesaid effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.” (Onderstreping A-G)
would derivesaid effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.” (Onderstreping A-G)
4.1
Uit G2/21 kan worden afgeleid dat het van de omstandigheden van het geval afhangt, zoals het technische veld, of en in hoeverre
post-published evidencemag worden gehanteerd ter ondersteuning van een geclaimd technisch effect bij de inventiviteitsbeoordeling [22] . In punt 95 van de Reasons overweegt de GKB namelijk het volgende:
post-published evidencemag worden gehanteerd ter ondersteuning van een geclaimd technisch effect bij de inventiviteitsbeoordeling [22] . In punt 95 van de Reasons overweegt de GKB namelijk het volgende:
“The Enlarged Board is aware of the abstractness of some of the aforementioned criteria. However, apart from the fact that the Enlarged Board, in its function assigned to it under Article 112(1) EPC, is not called to decide on a specific case, it is
the pertinent circumstances of each casewhich provide the basis on which a board of appeal or other deciding body is required to judge, and the actual outcome may well to some extent be influenced by the technical field of the claimed invention. Irrespective of the actual circumstances of a particular case, the guiding principles set out above should allow the competent board of appeal or other deciding body to take a decision on whether or not post-published evidence may or may not be relied upon in support of an asserted technical effect when assessing whether or not the claimed subject-matter involves an inventive step.” (Onderstreping A-G)
the pertinent circumstances of each casewhich provide the basis on which a board of appeal or other deciding body is required to judge, and the actual outcome may well to some extent be influenced by the technical field of the claimed invention. Irrespective of the actual circumstances of a particular case, the guiding principles set out above should allow the competent board of appeal or other deciding body to take a decision on whether or not post-published evidence may or may not be relied upon in support of an asserted technical effect when assessing whether or not the claimed subject-matter involves an inventive step.” (Onderstreping A-G)
4.11
In het kader van de inventiviteitsbenadering vanuit de PSA is de regel over plausibiliteit en
post-published evidencesinds G2/21 nu dus dat de octrooiaanvrager/octrooihouder zich in dat kader op een technisch effect kan beroepen wanneer de vakpersoon, die daarbij zijn algemene vakkennis gebruikt en vertrekt vanuit de oorspronkelijke aanvrage (of het prioriteitsdocument), inziet dat dit technisch effect wordt omvat door de
technical teaching [23] van die aanvrage en wordt belichaamd in (
embodied by) die oorspronkelijk geopenbaarde uitvinding. Hij moet dat kunnen afleiden uit de ‘technische leer’ van de aanvraag; het moet voor hem
derivablezijn. Daarbij ligt de focus op de specifieke omstandigheden van elke zaak met als belangrijke kanttekening dat plausibiliteit hier
niet als een soort nieuw vereistevoor inventiviteit geldt, maar als een nader hulpmiddel dat kan worden gebruikt binnen de PSA als er een technisch effect geclaimd wordt waarbij geleund wordt op bewijs daarvoor daterend van na de aanvraag- of prioriteitsdatum. De GKB heeft heel duidelijk gemaakt dat de toets voor inventiviteit zelf daardoor niet is veranderd en dat deze regel niet geld voor nawerkbaarheidsplausibiliteit (daar wijst ook s.t. BMS 21 op). Daarmee zijn niet alle problemen rond plausibiliteit bij inventiviteit opgelost, maar zijn we wel een stapje verder.
post-published evidencesinds G2/21 nu dus dat de octrooiaanvrager/octrooihouder zich in dat kader op een technisch effect kan beroepen wanneer de vakpersoon, die daarbij zijn algemene vakkennis gebruikt en vertrekt vanuit de oorspronkelijke aanvrage (of het prioriteitsdocument), inziet dat dit technisch effect wordt omvat door de
technical teaching [23] van die aanvrage en wordt belichaamd in (
embodied by) die oorspronkelijk geopenbaarde uitvinding. Hij moet dat kunnen afleiden uit de ‘technische leer’ van de aanvraag; het moet voor hem
derivablezijn. Daarbij ligt de focus op de specifieke omstandigheden van elke zaak met als belangrijke kanttekening dat plausibiliteit hier
niet als een soort nieuw vereistevoor inventiviteit geldt, maar als een nader hulpmiddel dat kan worden gebruikt binnen de PSA als er een technisch effect geclaimd wordt waarbij geleund wordt op bewijs daarvoor daterend van na de aanvraag- of prioriteitsdatum. De GKB heeft heel duidelijk gemaakt dat de toets voor inventiviteit zelf daardoor niet is veranderd en dat deze regel niet geld voor nawerkbaarheidsplausibiliteit (daar wijst ook s.t. BMS 21 op). Daarmee zijn niet alle problemen rond plausibiliteit bij inventiviteit opgelost, maar zijn we wel een stapje verder.
5.Bespreking van de cassatiemiddelen
5.1
De cassatiemiddelen bevatten na een inleiding onder A negen onderdelen onder B die in beide zaken inhoudelijk overeenkomen, afgezien van onderdeel 7. Onderdelen 1 en 2 zien op de maatstaf uit G2/21. Onderdelen 3, 4 en 5 bevatten motiveringsklachten dat aan de G2/21maatstaf is voldaan hier. Onderdeel 6 gaat over de
patent bargain. Onderdeel 7 van Teva c.s. gaat over prioriteit en onderdeel 7 van Sandoz over het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Onderdeel 8 betreft dwangsommen en wordt gevolgd door een voortbouwklacht in onderdeel 9.
patent bargain. Onderdeel 7 van Teva c.s. gaat over prioriteit en onderdeel 7 van Sandoz over het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Onderdeel 8 betreft dwangsommen en wordt gevolgd door een voortbouwklacht in onderdeel 9.
De maatstaf uit G2/21
5.2
Onderdeel 1is gericht tegen rov. 6.5-6.7 (het eerste deel van de uitleg door het hof van de inventiviteitstoets volgens G2/21) en 6.19-6.22 (waarin het hof komt tot zijn voorlopig oordeel dat de vakpersoon op de prioriteitsdatum uit de aanvrage een technische leer zal afleiden dat het technische effect met apixaban kan worden gerealiseerd, omdat die stof een veelbelovende kandidaat is, namelijk de meest veelbelovende facor Xa-remmer).
5.3
Onderdeel 1.1klaagt dat het hof de maatstaf uit G2/21 onjuist heeft uitgelegd; de door het hof gehanteerde maatstaf zou minder strikt zijn dan zou moeten. De klacht acht onjuist dat het hof het criterium
‘would derive’ (zou afleiden) uit par. 2 van de Order van G2/21 gelijkstelt met
‘derivable’ (afleidbaar of kan afleiden) in de bestreden passages en ziet dat als eenzelfde (verboden) verschil als de bekende
could-would-dichotomie uit stap iii) van de PSA [24] : het gaat erom wat de vakman
would deriveen niet wat hij
could derive,aldus in de kern deze rechtsklacht.
‘would derive’ (zou afleiden) uit par. 2 van de Order van G2/21 gelijkstelt met
‘derivable’ (afleidbaar of kan afleiden) in de bestreden passages en ziet dat als eenzelfde (verboden) verschil als de bekende
could-would-dichotomie uit stap iii) van de PSA [24] : het gaat erom wat de vakman
would deriveen niet wat hij
could derive,aldus in de kern deze rechtsklacht.
5.4
Daargelaten dat dit een rechtsklacht is over een plausibiliteitsinvulling van een element uit de PSA, dat als gezegd geen recht is in de zin van art. 79 RO (zo ook s.t. BMS 23), lijkt mij de klacht ook inhoudelijk geen doel te kunnen treffen.
Could-wouldspeelt in stap iii) van de PSA (zie hiervoor in 4.2) en ziet op iets anders dan hier aan de orde (in gelijke zin BMS’ s.t. 28; we bevinden ons in stap ii) van de PSA). Waar het om gaat, is dat het geclaimde technische effect ‘omvat is door de technische leer van de aanvrage’ en zodoende (al) is belichaamd in die uitvinding. In G2/21 worden deze begrippen ook als synoniemen gehanteerd, zo volgt uit punt 72 van de Reasons, zoals BMS’ s.t. 24 terecht signaleert (en in weerwil van wat de klacht van subonderdeel 1.1 daarover te berde brengt onder d): in s.t. nrs. 25-27 wijst BMS erop dat ook in de vervolguitspraak van de TKB na het G2/21-oordeel van de GKB, te weten T116/18 van 23 juli 2023 [25] , de TKB naar par. 2 van de Order van G2/21 verwijst (waarin gesproken wordt over
would derive) en dat vervolgens als
derivableparafraseert: ‘
that the effect must be derivable als being embodied by the same originally disclosed invention’. Ook latere rechtspraak van de TKB’s volgend op G2/21 begrijpt dat in deze zin, zo illustreert BMS in haar s.t. 27, voetnoot 22 (hier in de voetnoot van de conclusie aangevuld met nog twee recentere TKB-uitspraken uit 2024, waarin hetzelfde gebeurt) [26] . BMS’ s.t. 24 wijst verder nog op een oordeel van de Haagse kortgedingrechter die ook voorshands uit G2/21 afleidt dat met ‘would derive’, ‘derivable’, ‘would understand’ en ‘would consider’ in G2/21 ‘steeds hetzelfde (wordt) bedoeld’ [27] – en dus niet een soort ‘gold standard’ zoals die geldt voor toegevoegde materie, waar de klacht op hint.
Could-wouldspeelt in stap iii) van de PSA (zie hiervoor in 4.2) en ziet op iets anders dan hier aan de orde (in gelijke zin BMS’ s.t. 28; we bevinden ons in stap ii) van de PSA). Waar het om gaat, is dat het geclaimde technische effect ‘omvat is door de technische leer van de aanvrage’ en zodoende (al) is belichaamd in die uitvinding. In G2/21 worden deze begrippen ook als synoniemen gehanteerd, zo volgt uit punt 72 van de Reasons, zoals BMS’ s.t. 24 terecht signaleert (en in weerwil van wat de klacht van subonderdeel 1.1 daarover te berde brengt onder d): in s.t. nrs. 25-27 wijst BMS erop dat ook in de vervolguitspraak van de TKB na het G2/21-oordeel van de GKB, te weten T116/18 van 23 juli 2023 [25] , de TKB naar par. 2 van de Order van G2/21 verwijst (waarin gesproken wordt over
would derive) en dat vervolgens als
derivableparafraseert: ‘
that the effect must be derivable als being embodied by the same originally disclosed invention’. Ook latere rechtspraak van de TKB’s volgend op G2/21 begrijpt dat in deze zin, zo illustreert BMS in haar s.t. 27, voetnoot 22 (hier in de voetnoot van de conclusie aangevuld met nog twee recentere TKB-uitspraken uit 2024, waarin hetzelfde gebeurt) [26] . BMS’ s.t. 24 wijst verder nog op een oordeel van de Haagse kortgedingrechter die ook voorshands uit G2/21 afleidt dat met ‘would derive’, ‘derivable’, ‘would understand’ en ‘would consider’ in G2/21 ‘steeds hetzelfde (wordt) bedoeld’ [27] – en dus niet een soort ‘gold standard’ zoals die geldt voor toegevoegde materie, waar de klacht op hint.
5.5
In 2.7 van de s.t.’s stellen de generieken dat de GKB de norm in G2/21 zou hebben ontwikkeld voor de situatie waarin een octrooihouder als gevolg van de herformulering van het objectieve technische probleem zich genoodzaakt ziet een beroep te doen op andere, voordelige technische effecten van de uitvinding (wat redelijk voorkomt), maar de onderhavige zaak niet zo’n geval is, zodat rechtvaardiging voor het ten tijde van de aanvrage niet delen van het bewijs volledig ontbreekt.
5.6
Dit betoog mist de concluderende formulering in punt 95 van de Reasons uit G2/21 waarin de GKB juist uiteen zet dat in de beslissing zijn geformuleerd wat zij het noemt ‘leidende beginselen in abstracto’ die de beslissende instanties in staat moeten stellen om in concrete gevallen aan de hand van de
specifieke omstandigheden van het gevalte beoordelen of
post-published evidencetoelaatbaar is of niet. Die
guiding principleszijn dan ook juist
niettoegespitst op, laat staan alleen bedoeld voor situaties als hier aangeduid door de generieken. Dat argument gaat niet op.
specifieke omstandigheden van het gevalte beoordelen of
post-published evidencetoelaatbaar is of niet. Die
guiding principleszijn dan ook juist
niettoegespitst op, laat staan alleen bedoeld voor situaties als hier aangeduid door de generieken. Dat argument gaat niet op.
5.7
In 2.15 van de s.t.’s voeren de generieken aan dat het toepassen van de norm uit G2/21 ‘in afgezwakte vorm’ ertoe leidt dat in de ogen van de vakpersoon speculatieve octrooien toch inventief zouden worden bevonden, omdat technische effecten in de inventiviteitsbeoordeling worden betrokken die op de effectieve datum (nog) niet uitgevonden waren en/of (nog) niet met het publiek waren gedeeld.
5.8
Dit mist feitelijke grondslag, omdat van het toepassen van de norm uit G2/21 ‘in afgezwakte vorm’ door het hof geen sprake is, zo is hiervoor besproken. Bovendien heeft het hof blijkens rov. 6.12 onderkend dat speculatieve octrooien vermeden moeten worden en voorshands geoordeeld dat EP 415 geen speculatief octrooi is, omdat BMS onbetwist heeft aangevoerd dat de uitvinders al voorafgaand aan de octrooiaanvrage de gunstige affiniteit en selectiviteit van apixaban proefondervindelijk hadden vastgesteld.
5.9
Bij Repliek onder 2 lijken de generieken aan te voeren dat het hof alleen heeft beoordeeld of de vakpersoon de gestelde technische effecten kan afleiden uit de aanvrage. Ook dat mist feitelijke grondslag. Het hof heeft in rov. 6.19 voorshands geoordeeld dat de vakpersoon uit de aanvrage een technische leer zal afleiden die omvat dat het gestelde effect met apixaban kan worden gerealiseerd. Daarvoor is volgens het voorlopige hofoordeel voldoende dat de gemiddelde vakman uit de aanvrage kan afleiden dat apixaban daarvoor een veelbelovende kandidaat is en dat is volgens het hof in rov. 6.20-6.22 inderdaad afleidbaar uit de aanvrage.
5.1
Onderdeel 1 kan niet tot cassatie leiden.
Technical teaching
5.11
Onderdeel 2.1klaagt over de hofuitleg van ‘technical teaching’. Voor zover het hof daarmee een ‘aan de vakpersoon gerichte
instructieover hoe een bepaald technisch probleem met technische middelen kan worden opgelost’, of de enkele stelling ‘dat een effect optreedt’ heeft gelijkgesteld, is sprake van een onjuiste rechtsopvatting volgens de klacht [28] . Als aan de vakpersoon een instructie wordt gericht over hoe het technische probleem met technische middelen kan worden opgelost [29] , is niet al sprake van een technische leer, omdat het daarbij gaat om wat een aanvrage de vakpersoon (daadwerkelijk) ‘leert’, dus om wat hij begrijpt als de beweerdelijke uitvinding die de aanvrager onder bescherming probeert te stellen [30] . Een ‘blote’ instructie of stelling dat een effect optreedt, is daarmee niet gelijk te stellen.
instructieover hoe een bepaald technisch probleem met technische middelen kan worden opgelost’, of de enkele stelling ‘dat een effect optreedt’ heeft gelijkgesteld, is sprake van een onjuiste rechtsopvatting volgens de klacht [28] . Als aan de vakpersoon een instructie wordt gericht over hoe het technische probleem met technische middelen kan worden opgelost [29] , is niet al sprake van een technische leer, omdat het daarbij gaat om wat een aanvrage de vakpersoon (daadwerkelijk) ‘leert’, dus om wat hij begrijpt als de beweerdelijke uitvinding die de aanvrager onder bescherming probeert te stellen [30] . Een ‘blote’ instructie of stelling dat een effect optreedt, is daarmee niet gelijk te stellen.
5.12
Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat het hof niet heeft geoordeeld zoals de klacht veronderstelt, maar in rov. 6.10 onder verwijzing naar punt 24 van de Reasons in G1/19 [31] heeft aangegeven wat onder ‘technical teaching’ moet worden verstaan, in welke Grote Kamerzaak de GKB dit heeft overwogen:
“The claimed subject-matter must have a "technical character", or, more precisely, involve a "technical teaching", i.e. an instruction addressed to a skilled person as to how to solve a particular technical problem using particular technical means (Basic Proposal for the Revision of the EPC, document MR/2/00, page 43, no. 4).”
De door het hof gehanteerde definitie van ‘technische leer’ is dus een letterlijke vertaling van deze definitie van de GKB van ‘technical teaching’: onder de technische leer van een octrooi wordt verstaan hetgeen aan de vakpersoon wordt geleerd over hoe het technische probleem met technische middelen kan worden opgelost, zo terecht s.t. BMS 31. De klacht vat het instructie-element in de klacht te geïsoleerd op. Het hof heeft er in voetnoot 1 daarnaast blijkens het citaat terecht op gewezen dat de GKB in die uitspraak verwijst naar punt 4 op p. 43 van genoemd ‘Basic proposal’ [32] , waarin hetzelfde staat (nl. in punt 4 van de verklarende opmerkingen bij art. 52 EOV). Eenzelfde omschrijving wordt ook door de TKB’s gehanteerd [33] . Technical character is een
condicio sine qua nonvoor een uitvinding in het octrooirecht.
condicio sine qua nonvoor een uitvinding in het octrooirecht.
5.13
In punt 3.3 van de s.t.’s lichten de generieken de klacht nog zo toe dat een enkele instructie over hoe een bepaald technisch probleem met technische middelen kan worden opgelost, vagelijk gekoppeld aan een algemene stelling dat ‘voordelige technische effecten wenselijk zijn’, geen ‘technische leer’ is en dat de deskundige van BMS zelf heeft erkend dat het voor de vakpersoon op basis van zijn vakkennis op de effectieve datum onvoorspelbaar was of (één of meer van de geclaimde) stoffen één of meer van de gestelde verbeterde eigenschappen vertonen en dat dat pas zou kunnen worden vastgesteld na testen [34] .
5.14
Als eerder besproken heeft het hof anders geoordeeld in rov. 6.19-6.22 en dat oordeel behelst veel meer dan een enkele instructie of algemene stelling in de door de klacht bedoelde zin. Ook heeft het hof geoordeeld dat er geen sprake is van een speculatief octrooi, omdat de uitvinders al voorafgaand aan de indiening van de octrooiaanvraag de gunstige affiniteit en selectiviteit van apixaban proefondervindelijk hadden vastgesteld (rov. 6.12). De verwijzing naar het partijdeskundigenrapport bij s.t. vormt ten opzichte van de PI een nieuwe klacht en moet als tardief buiten beschouwing blijven (zo ook Dupliek onder 6); het is ook geen loutere uitwerking van de klacht uit onderdeel 2.1 in de PI (en er ontbreken in de s.t.’s ook nog eens verwijzingen naar de betreffende stellingname in feitelijke instanties). Het is een ongeoorloofd novum in cassatie [35] .
5.15
Onderdeel 2 is tevergeefs voorgesteld.
Motiveringsklachten over het hofoordeel wat uit de aanvrage afleidbaar is
5.16
Onderdeel 3klaagt in de kern dat de beoordeling in rov. 6.19-6.22 ontoereikend is gemotiveerd, omdat de stellingen van Teva c.s. en Sandoz niet kenbaar in de beoordeling zijn betrokken en de stellingen van BMS zijn gevolgd, met een opsomming van stellingen van de generieken waaraan niet zonder nadere motivering voorbij had mogen worden gegaan. Volgens
onderdeel 3.1is het hof met deze motivering door de bodem gezakt van de minimumeis dat er tenminste zodanig moet worden gemotiveerd, dat voldoende inzicht wordt verschaft in de aan het oordeel ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als derden – met inbegrip van de cassatierechter – controleerbaar en aanvaardbaar te maken. In
onderdeel 3.2geven Teva c.s. onder a-g en Sandoz onder a-l de door hen in feitelijke instanties ingenomen essentiële stellingen weer die het hof volgens hen zonder kenbare motivering heeft gepasseerd. Met hun beroep op deze stellingen betogen de generieken dat zij gemotiveerd hebben gesteld dat en waarom voor de vakpersoon uit WO 652 niet is af te leiden dat apixaban een ten opzichte van de in WO 131 geopenbaarde verbindingen verbeterde factor Xa-remmer is en dat het hof zonder daarop in te gaan een onvoldoende gemotiveerd oordeel heeft gegeven.
onderdeel 3.1is het hof met deze motivering door de bodem gezakt van de minimumeis dat er tenminste zodanig moet worden gemotiveerd, dat voldoende inzicht wordt verschaft in de aan het oordeel ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als derden – met inbegrip van de cassatierechter – controleerbaar en aanvaardbaar te maken. In
onderdeel 3.2geven Teva c.s. onder a-g en Sandoz onder a-l de door hen in feitelijke instanties ingenomen essentiële stellingen weer die het hof volgens hen zonder kenbare motivering heeft gepasseerd. Met hun beroep op deze stellingen betogen de generieken dat zij gemotiveerd hebben gesteld dat en waarom voor de vakpersoon uit WO 652 niet is af te leiden dat apixaban een ten opzichte van de in WO 131 geopenbaarde verbindingen verbeterde factor Xa-remmer is en dat het hof zonder daarop in te gaan een onvoldoende gemotiveerd oordeel heeft gegeven.
5.17
Zoals de generieken ook zelf onderkennen in de PI onder 3.1, is niet vereist dat hof expliciet op alle aangevoerde stellingen ingaat om tot een toereikend gemotiveerde uitspraak te komen. Het is ook mogelijk dat uit de beoordeling blijkt dat de stellingen zijn meegewogen, maar dat het hof tot een ander oordeel is gekomen. Dat is hier ook het geval, waarbij bedacht moet worden dat dit een kort geding is, waarvan de aard meebrengt dat in beginsel minder strenge motiveringseisen gelden vanwege het voorlopige karakter van de beslissing en de daarbij door de rechter te betrachten spoed [36] .
5.18
Het hof heeft zijn voorlopig oordeel intussen zeer uitvoerig gemotiveerd en wel als volgt. In rov. 6.14 wordt uiteengezet dat uit G2/21 volgt dat het voor de invulling van de ‘vrij abastracte’ criteria die G2/21 formuleert
afhangt van de specifieke omstandigheden van het gevalwat er nodig is voor de vakpersoon om uit de aanvrage te kunnen afleiden dat het gestelde technische effect ‘werd omvat door de technische leer van die aanvrage’. Daarvoor onderscheidt het hof vijf elementen:
afhangt van de specifieke omstandigheden van het gevalwat er nodig is voor de vakpersoon om uit de aanvrage te kunnen afleiden dat het gestelde technische effect ‘werd omvat door de technische leer van die aanvrage’. Daarvoor onderscheidt het hof vijf elementen:
- 1) In rov. 6.15 oordeelt het hof dat daarvoor in deze zaak van belang is dat de aanvrage het relevante effect
expliciet en specifiek als de primaire doelstelling van het octrooinoemt, te weten (volgens BMS): verbeterde factor Xa remming, waarmee bedoeld is, zoals de generieken terecht aangeven: verbeterd ten opzichte van de in WO 131 geopenbaarde verbindingen.
expliciet en specifiek als de primaire doelstelling van het octrooinoemt, te weten (volgens BMS): verbeterde factor Xa remming, waarmee bedoeld is, zoals de generieken terecht aangeven: verbeterd ten opzichte van de in WO 131 geopenbaarde verbindingen.
- 2) Het hof citeert vervolgens in rov. 6.15 waar het dat technische effect beschreven vindt in WO 652, p. 6 en
- 3) zet die situatie in rov. 6.16 af tegenover het type zaken waarin de vakpersoon het gestelde effect op grond van zijn algemene vakkennis moet
inlezen in de aanvraag– dat doet zich hier niet voor.
inlezen in de aanvraag– dat doet zich hier niet voor.
- 4) Het is volgens rov. 6.17 ook geen
AgrEvotype zaak waarin de breedte van de claim bij de vakpersoon twijfels oproept of het gestelde technische effect over de volle breedte daarvan wordt gerealiseerd;
AgrEvotype zaak waarin de breedte van de claim bij de vakpersoon twijfels oproept of het gestelde technische effect over de volle breedte daarvan wordt gerealiseerd;
- 4a) het gaat hier namelijk maar om
één stof, apixabanen
één stof, apixabanen
- 4b) de generieken hebben ook niet gesteld dat de vakpersoon op grond van zijn algemene vakkennis het geclaimde effect onaannemelijk zouden vinden, weer een ander type zaken dus waar het hof de onze tegen afbakent in rov. 6.17.
- 5) Ten slotte stelt het hof in rov. 6.18 vast dat
communis opiniois dat de aanvrage een test openbaart waarmee de vakpersoon het gestelde effect van apixaban eenvoudig zelf kan vaststellen.
communis opiniois dat de aanvrage een test openbaart waarmee de vakpersoon het gestelde effect van apixaban eenvoudig zelf kan vaststellen.
Die omstandigheden 1) t/m 5) bij elkaar (‘in combinatie beschouwd’, rov. 6.19) brengen het hof tot zijn voorlopig oordeel dat de vakpersoon met zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum uit de aanvrage een technische leer kan afleiden die omvat dat het gestelde effect met apixaban kan worden gerealiseerd, als de vakpersoon uit de aanvrage kan afleiden dat apixaban daarvoor een
veelbelovende kandidaatis, zo rov. 6.19. Vervolgens somt het hof in rov. 6.20-6.21 de redenen op die
volgens BMSmaken dat uit de aanvrage inderdaad is af te leiden dat apixaban die veelbelovende kandidaat is. Daartoe somt het hof:
veelbelovende kandidaatis, zo rov. 6.19. Vervolgens somt het hof in rov. 6.20-6.21 de redenen op die
volgens BMSmaken dat uit de aanvrage inderdaad is af te leiden dat apixaban die veelbelovende kandidaat is. Daartoe somt het hof:
- A) eerst in rov. 6.20 de
zeven onbestreden [37] elementen van de hier relevante algemene vakkennisvan de vakpersoon op (rov. 6.20.1 t/m 6.20.7),
zeven onbestreden [37] elementen van de hier relevante algemene vakkennisvan de vakpersoon op (rov. 6.20.1 t/m 6.20.7),
- B) om vervolgens in rov. 6.21
in acht elementen aan te geven wat de vakpersoon gewapend met die algemene vakkennis in de aanvrage zou lezen volgens BMS(rov. 6.21.1 t/m 6.21.8).
in acht elementen aan te geven wat de vakpersoon gewapend met die algemene vakkennis in de aanvrage zou lezen volgens BMS(rov. 6.21.1 t/m 6.21.8).
5.19
Dat leidt dan in rov. 6.22 tot het voorshandse hofoordeel in kort geding dat BMS’ positie dat de vakpersoon uit WO 652 kan afleiden dat apixaban de meest veelbelovende factor Xa-remmer is, zodat – nu daarmee aan de voorwaarde rov. 6.19 is voldaan – aan de toets van G2/21 is voldaan. In rov. 6.23-6.33 analyseert het hof vervolgens zeer uitvoerig dat deze uitkomst in lijn is met de buitenlandse bodemrechtspraak over apixaban.
5.2
Het hof heeft zich met dit oordeel in rov. 6.19-6.22 zodoende minutieus onderbouwd aangesloten bij de opvatting van BMS over wat uit de aanvrage is af te leiden en is daarmee niet meegegaan met het andersluidende standpunt van de generieken. Het oordeel over wat uit de aanvrage is af te leiden, is van feitelijke aard en dat kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst en voor een hernieuwde beoordeling van de stellingen van partijen is in cassatie evenmin ruimte.
5.21
Met de stellingen uit onderdeel 3.2 betogen de generieken in wezen dat (i) in WO 652 een veelheid aan klassen verbindingen en talloze voorbeelden worden genoemd en dat niet kenbaar is dat voorbeeld 18/apixaban een voorkeursverbinding is (Teva c.s. onder a-b, f-g, Sandoz onder a-l) en (ii) WO 652 geen technische informatie, (biologische) data, testgegevens of theoretische onderbouwing bevat (Teva c.s. onder c-g, Sandoz onder a-b, d, l).
5.22
Uit rov. 6.21.1-6.21.8 volgt dat het hof deze stellingen heeft verworpen. Het hof oordeelt namelijk dat in de aanvrage is te lezen dat de doelstelling is het ontwikkelen van effectieve factor Xa remmers met verbeterde factor Xa-remming, selectiviteit en overige farmacologische eigenschappen (WO 652, p. 6, rov. 6.21.1), dat de uitvinders op zoek waren naar verbeterde factor Xa-remmers en deze hebben gevonden in de vorm van lactamhoudende verbindingen (rov. 6.21.4-6.21.5) en dat deze lactamhoudende verbindingen zijn gesynthetiseerd en getest (WO 652, p. 168, r. 15-p. 170, r. 20, rov. 6.21.6). Het hof heeft in rov. 6.14 (in het licht van G2/21: terecht) voorop gesteld dat het afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van het geval wat nodig is voor de vakpersoon om uit de aanvrage af te kunnen leiden dat het gestelde technische effect wordt omvat door de ‘technical teaching’ en vervolgens geoordeeld dat in de specifieke omstandigheden van dit geval daarvoor niet was vereist dat de aanvrage testgegevens een wetenschappelijke leer openbaart. Ik kom daar nog op terug bij de bespreking van onderdeel 4. Hiermee heeft het hof voldoende gerespondeerd op de stellingen bedoeld in 5.21 onder (ii).
5.23
Vervolgens neemt het hof de positie van BMS over dat de vakpersoon uit voorbeeld 18 opmaakt dat apixaban op veel grotere schaal is gesynthetiseerd dan de andere lactamhoudende verbindingen die zijn gesynthetiseerd, in een hoeveelheid en zuiverheid (na twee herkristallisatiestappen) die voldoende is voor het doen van dierproeven (rov. 6.21.7) en dat apixaban specifiek wordt geclaimd in conclusie 8 (rov. 6.21-8). Hiermee heeft het hof de argumentatie onder (i) van de generieken genoemd in 5.21 verworpen. Zeker voor kort geding is hier naar mijn mening sprake van een toereikend gemotiveerde verwerping van de positie van de generieken, zodat de motiveringsklacht faalt. De stellingen van de generieken zijn blijkens de uitvoerige motivering van het oordeel dat de vakpersoon in apixaban de meest veelbelovende factor Xa-remmer is, meegewogen, maar kennelijk te licht bevonden. Dit is een feitelijk en niet onbegrijpelijk oordeel. Ik zal op enkele stellingen nog nader ingaan bij de bespreking van onderdeel 4.
5.24
Onderdeel 3 ketst op het voorgaan de af.
Specifieke motiveringsklachten over wat uit de aanvrage afleidbaar is
5.25
In
onderdeel 4,werken de generieken hun klachten van onderdeel 3 nog nader uit, beginnend in onderdeel 4.1 met de algemene klacht dat de beoordeling in rov. 6.22 ontoereikend gemotiveerd is dat uit hetgeen de vakpersoon, behebt met de algemene vakkennis vastgesteld in rov. 6.20.1 t/m 6.21.7, volgens BMS in 6.21.1 t/m 6.21.8 zou lezen in de aanvrage volgt dat de vakpersoon uit de aanvrage kan afleiden dat apixaban de meest veelbelovende factor Xa-remmer is. Die algemene klacht wordt uitgewerkt in de onderdelen 4.1.1 t/m 4.2.4.
onderdeel 4,werken de generieken hun klachten van onderdeel 3 nog nader uit, beginnend in onderdeel 4.1 met de algemene klacht dat de beoordeling in rov. 6.22 ontoereikend gemotiveerd is dat uit hetgeen de vakpersoon, behebt met de algemene vakkennis vastgesteld in rov. 6.20.1 t/m 6.21.7, volgens BMS in 6.21.1 t/m 6.21.8 zou lezen in de aanvrage volgt dat de vakpersoon uit de aanvrage kan afleiden dat apixaban de meest veelbelovende factor Xa-remmer is. Die algemene klacht wordt uitgewerkt in de onderdelen 4.1.1 t/m 4.2.4.
5.26
Een opmerking vooraf bij deze klachten is dat voor zover deze in wezen aandragen dat inventiviteit ontbreekt omdat in de aanvrage geen bewijs (zoals concrete testresultaten) is opgenomen, dit blijk geeft van het hanteren van een onjuiste maatstaf. Zoals het hof in rov. 6.8 heeft overwogen - onbestreden in cassatie - houdt de toets van G2/21
nietin dat
altijd vereistis dat al in de aanvrage bewijs is opgenomen dat het gestelde technische effect zich daadwerkelijk voordoet. Het hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval, zoals het hof in rov. 6.14 terecht uit G2/21 afleidt, wat er voor nodig is om de vakpersoon uit de aanvrage te kunnen laten afleiden dat het gestelde effect wordt omvat door de ‘technical teaching’ van die aanvraag. Daarvoor kan in sommige gevallen nodig zijn dat er testresultaten of een wetenschappelijke leer in de aanvrage wordt geopenbaard. Uit rov. 6.15-6.19 volgt zoals hiervoor besproken dat het hof hier heeft geoordeeld dat dit, gelet op de algemene vakkennis van de vakpersoon en met inachtneming van wat G2/21 heeft verduidelijkt, in de specifieke omstandigheden van dit geval
niet is vereist. Hier is naar het voorlopig oordeel van het hof in dit kort geding voldoende als de vakpersoon aldus gewapend met zijn algemene vakkennis uit de aanvrage kan afleiden dat apixaban een veelbelovende kandidaat is om het gestelde remmingseffect te realiseren – en de vakpersoon zal volgens het hof hieruit afleiden dat apixaban zelfs de meest veelbelovende Xa-remmer is (ondanks dat de aanvrage bestaat uit 438 pagina’s met een grote reeksen verbindingen, zoals de klacht van de generieken bij onderdeel 3 voorop stelt).
nietin dat
altijd vereistis dat al in de aanvrage bewijs is opgenomen dat het gestelde technische effect zich daadwerkelijk voordoet. Het hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval, zoals het hof in rov. 6.14 terecht uit G2/21 afleidt, wat er voor nodig is om de vakpersoon uit de aanvrage te kunnen laten afleiden dat het gestelde effect wordt omvat door de ‘technical teaching’ van die aanvraag. Daarvoor kan in sommige gevallen nodig zijn dat er testresultaten of een wetenschappelijke leer in de aanvrage wordt geopenbaard. Uit rov. 6.15-6.19 volgt zoals hiervoor besproken dat het hof hier heeft geoordeeld dat dit, gelet op de algemene vakkennis van de vakpersoon en met inachtneming van wat G2/21 heeft verduidelijkt, in de specifieke omstandigheden van dit geval
niet is vereist. Hier is naar het voorlopig oordeel van het hof in dit kort geding voldoende als de vakpersoon aldus gewapend met zijn algemene vakkennis uit de aanvrage kan afleiden dat apixaban een veelbelovende kandidaat is om het gestelde remmingseffect te realiseren – en de vakpersoon zal volgens het hof hieruit afleiden dat apixaban zelfs de meest veelbelovende Xa-remmer is (ondanks dat de aanvrage bestaat uit 438 pagina’s met een grote reeksen verbindingen, zoals de klacht van de generieken bij onderdeel 3 voorop stelt).
5.27
Onderdeel 4.1.1klaagt over het oordeel in rov. 6.21.2 dat de vakpersoon in de aanvrage zou lezen dat ‘wat de Xa remming betreft gezocht werd naar verbindingen met (sub)nanomolaire werking met een Ki-waarde onder 0,001 µM, het in WO 652 genoemde voorkeursbereik’. Dat is ontoereikend gemotiveerd, omdat het hof daarmee niet kenbaar gerespondeerd heeft op de essentiële stellingen van de generieken die erop neerkomen dat WO 652 nergens vermeldt dat zulke verbindingen ook zijn gevonden [38] .
5.28
In feitelijke instanties waren partijen het erover eens dat het ging om verbindingen met een Ki-waarde onder 10 µM: ‘
Compounds tested in the above assay are considered to be active if they exhibit a Ki of ≤ 10 µM.’De Ki-waarde onder 0,001 µM werd genoemd als een waarde van ‘
still more preferred compounds of the present invention’. Anders dan in ieder geval Sandoz lijkt te stellen in onderdeel 4.1.1, ging het de generieken er niet om dat uit de aanvrage niet blijkt dat verbindingen met een Ki-waarde onder 0,001 µM zijn gevonden, maar dat niet duidelijk uit de aanvrage blijkt welke verbindingen zijn getest, dat er geen
in vitrodata in de aanvrage staan en dat er voor geen verbinding Ki-waarden zijn gegeven. Hiermee wilden zij aangeven dat het voor de vakpersoon niet duidelijk was dat apixaban een veelbelovende kandidaat was [39] .
Compounds tested in the above assay are considered to be active if they exhibit a Ki of ≤ 10 µM.’De Ki-waarde onder 0,001 µM werd genoemd als een waarde van ‘
still more preferred compounds of the present invention’. Anders dan in ieder geval Sandoz lijkt te stellen in onderdeel 4.1.1, ging het de generieken er niet om dat uit de aanvrage niet blijkt dat verbindingen met een Ki-waarde onder 0,001 µM zijn gevonden, maar dat niet duidelijk uit de aanvrage blijkt welke verbindingen zijn getest, dat er geen
in vitrodata in de aanvrage staan en dat er voor geen verbinding Ki-waarden zijn gegeven. Hiermee wilden zij aangeven dat het voor de vakpersoon niet duidelijk was dat apixaban een veelbelovende kandidaat was [39] .
5.29
Het hof heeft de stellingen dat nergens uit blijkt dat de betreffende verbindingen zijn gevonden toereikend gemotiveerd verworpen. In rov. 6.22 is voorshands geoordeeld dat de vakpersoon uit WO 652 kan afleiden dat apixaban de meest veelbelovende factor Xa-remmer is. Het hof heeft daartoe als bouwstenen genomen in rov. 6.21.2 dat er wat betreft de Xa remming werd gezocht naar genoemde verbindingen, in rov. 6.21.4 dat de vakpersoon uit de titel van de aanvrage, uit de samenvatting van de uitvinding en de achtergrond zou afleiden dat uitvinders deze hebben gevonden in de vorm van lactamhoudende verbindingen, waarna in rov. 6.21.6 wordt aangegeven dat de vakpersoon uit WO 652 haalt dat lactamhoudende verbindingen zijn gesynthetiseerd en getest en maakt de vakpersoon volgens het hof in rov. 6.21.7 uit voorbeeld 18 op dat apixaban op veel grotere schaal is gesynthetiseerd dan andere lactamhoudende verbindingen, waarna het hof in rov. 6.21.8 markeert dat apixaban specifiek wordt geclaimd in conclusie 8. Hiermee heeft het hof aangegeven dat de gemiddelde vakman dus
weluit de aanvrage kan afleiden dat apixaban een veelbelovende kandidaat was. Het hof heeft de betreffende stelling van de generieken onder ogen gezien, maar is minutieus onderbouwd tot een ander oordeel gekomen, waarmee die stelling is verworpen. Dat is voor kort geding meer dan toereikend gemotiveerd, zodat deze klacht geen doel treft.
weluit de aanvrage kan afleiden dat apixaban een veelbelovende kandidaat was. Het hof heeft de betreffende stelling van de generieken onder ogen gezien, maar is minutieus onderbouwd tot een ander oordeel gekomen, waarmee die stelling is verworpen. Dat is voor kort geding meer dan toereikend gemotiveerd, zodat deze klacht geen doel treft.
5.3
Onderdeel 4.1.2klaagt over rov. 6.21.4 waarin het hof heeft overwogen ‘dat de uitvinders op zoek waren naar verbeterde factor Xa-remmers en deze hebben gevonden in de vorm van lactamhoudende verbindingen. Dit zou de gemiddelde vakman afleiden uit de titel van de aanvrage: ‘
Lactam-containing compounds and derivatives thereof as factor Xa inhibitors’, de ‘
Summary of the invention’ die volledig gaat over lactamhoudende verbindingen als zijnde factor Xa-remmers en de ‘
Background of the invention’. De generieken betogen dat deze overweging onbegrijpelijk is, omdat noch uit de titel van de aanvrage, noch uit de samenvatting, noch uit de achtergrond kenbaar is dat de uitvinders verbeterde factor Xa-remmers hebben
gevondenin de vorm van lactamhoudende verbindingen. Zij wijzen erop dat WO 652 integendeel stelt dat gevonden zijn verbindingen met micromolaire werking met een Ki-waarde kleiner of gelijk aan
10µM [40] .
Lactam-containing compounds and derivatives thereof as factor Xa inhibitors’, de ‘
Summary of the invention’ die volledig gaat over lactamhoudende verbindingen als zijnde factor Xa-remmers en de ‘
Background of the invention’. De generieken betogen dat deze overweging onbegrijpelijk is, omdat noch uit de titel van de aanvrage, noch uit de samenvatting, noch uit de achtergrond kenbaar is dat de uitvinders verbeterde factor Xa-remmers hebben
gevondenin de vorm van lactamhoudende verbindingen. Zij wijzen erop dat WO 652 integendeel stelt dat gevonden zijn verbindingen met micromolaire werking met een Ki-waarde kleiner of gelijk aan
10µM [40] .
5.31
Van ontoereikende motivering is ook hier geen sprake. Het is niet onbegrijpelijk dat het hof heeft geoordeeld dat de vakpersoon uit de betreffende delen van de aanvrage kan afleiden dat verbeterde Xa-remmers zijn
gevonden. Het hof heeft in rov. 6.21.4 en 6.21.5 uitvoerig uitgewerkt waaruit dit af te leiden is. Het hof heeft de tekst uit de ‘
Background’ over Xa-remming geciteerd en heeft aangegeven dat de vakpersoon uit het woord ‘
Accordingly’ uit de ‘
Summary of the invention’zou afleiden dat de uitvinders het gestelde doel hebben bereikt en dat hij het woord ‘
useful’in het licht van de doelstelling zou interpreteren als beantwoordend aan het gestelde doel. Mogelijk klinkt in deze klacht door dat hier testresultaten moeten worden verlangd, maar zoals hiervoor besproken is dat afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval en in lijn met G2/21 is daarover hier (voor kort geding voldoende steekhoudend onderbouwd) feitelijk anders geoordeeld door het hof. Voor zover de klacht daarop uit zou zijn, is die ook tevergeefs.
gevonden. Het hof heeft in rov. 6.21.4 en 6.21.5 uitvoerig uitgewerkt waaruit dit af te leiden is. Het hof heeft de tekst uit de ‘
Background’ over Xa-remming geciteerd en heeft aangegeven dat de vakpersoon uit het woord ‘
Accordingly’ uit de ‘
Summary of the invention’zou afleiden dat de uitvinders het gestelde doel hebben bereikt en dat hij het woord ‘
useful’in het licht van de doelstelling zou interpreteren als beantwoordend aan het gestelde doel. Mogelijk klinkt in deze klacht door dat hier testresultaten moeten worden verlangd, maar zoals hiervoor besproken is dat afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval en in lijn met G2/21 is daarover hier (voor kort geding voldoende steekhoudend onderbouwd) feitelijk anders geoordeeld door het hof. Voor zover de klacht daarop uit zou zijn, is die ook tevergeefs.
5.32
Ik memoreer dat het hof in rov. 6.23-6.30 steun heeft gezocht en gevonden voor zijn voorlopig oordeel in beslissingen van buitenlandse bodemrechters in parallelle zaken over hetzelfde octrooi. Met name uit de Franse en Noorse bodemoordelen, waarin goeddeels dezelfde argumentatie is aangedragen door de generieke producenten van apixaban, volgt dat voor de vakpersoon met gebruikmaking van zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum uit de aanvrage afleidbaar was dat werd gezocht naar een verbeterde factor Xa remmer ten opzichte van de in WO 131 geopenbaarde Xa-remmers, dat de in die aanvrage geïndividualiseerde stof apixaban de meest veelbelovende kandidaat daarvoor was en dat er geen reden was voor de vakpersoon om te betwijfelen dat met apixaban het doel kon worden bereikt, terwijl niet vereist werd in die beslissingen dat daarvoor enig bewijs in de aanvrage was opgenomen – geheel parallel aan het voorshandse hofoordeel in onze zaak dus. Anders dan de generieken stellen bij Repliek onder 7 (onder overige punten), heeft het hof daarmee niet gesuggereerd dat er een ‘Europa-brede consensus’ bestaat over de vraag of EP415 geldig is (er zijn ook andersluidende uitspraken, die het hof ook bespreekt.) Buitenlandse bodemoordelen over hetzelfde Europese octrooi (waarbij bedacht moet worden dat het materiële octrooirecht in de EOV landen vrijwillig is geharmoniseerd) zijn voor een (appel)kortgedingrechter in Nederland natuurlijk relevante oriëntatiepunten. Het hof heeft daarmee dan ook alleen (voor kort geding zeer uitvoerig) geschetst dat in die procedures in grote lijnen dezelfde inventiviteitsbezwaren en verweren zijn (op)gevoerd als in dit kort geding dat die buitenlandse bodemoordelen in dezelfde richting gaan als het hofoordeel in kort geding, een als gezegd alleszins relevant gezichtspunt.
5.33
Onderdeel 4.1.3klaagt over ontoereikende motivering in rov. 6.21.4 ‘dat de gemiddelde vakman uit “
Accordingly” zou afleiden dat de uitvinders het gestelde doel hebben bereikt door de ontwikkeling van lactamhoudende verbindingen.
Accordingly” zou afleiden dat de uitvinders het gestelde doel hebben bereikt door de ontwikkeling van lactamhoudende verbindingen.
5.34
Volgens Teva c.s. heeft het hof hiermee niet kenbaar gerespondeerd op de essentiële stellingen dat de aanvrage op geen enkele manier inzichtelijk maakt
dat en waarombepaalde groepen stoffen de voorkeur verdienen en welke stoffen binnen die groep de voorkeur zouden verdienen [41] .
dat en waarombepaalde groepen stoffen de voorkeur verdienen en welke stoffen binnen die groep de voorkeur zouden verdienen [41] .
5.35
Dit vormt min of meer een herhaling van zetten uit onderdeel 4.1.1 en strandt op hetgeen bij de bespreking daarvan naar voren is gebracht. Van niet inzichtelijk maken waarom apixaban in de ogen van de vakpersoon de meest geschikte Xa-remmer is, is geen sprake.
5.36
Volgens Sandoz heeft het hof met de door onderdeel 4.1.3 bestreden overweging niet kenbaar gerespondeerd op de essentiële stellingen dat (i) het woord ‘
Accordingly’ terugslaat op het BACKGROUND deel als zodanig en niet specifiek op de passage over de categorieën van eigenschappen [42] , (ii) het woord ‘
Accordingly’ in WO 652 terugslaat op iets anders dan het woord ‘
Accordingly’ in het prioriteitsdocument US 165 [43] . Daarmee is miskend dat vertrekkende vanaf de prioriteitsdatum de gemiddelde vakman niet zou afleiden dat de uitvinders enig doel hebben bereikt.
Accordingly’ terugslaat op het BACKGROUND deel als zodanig en niet specifiek op de passage over de categorieën van eigenschappen [42] , (ii) het woord ‘
Accordingly’ in WO 652 terugslaat op iets anders dan het woord ‘
Accordingly’ in het prioriteitsdocument US 165 [43] . Daarmee is miskend dat vertrekkende vanaf de prioriteitsdatum de gemiddelde vakman niet zou afleiden dat de uitvinders enig doel hebben bereikt.
5.37
Voor een toereikende motivering was het hier niet nodig om op deze stellingen te responderen, omdat die zijn ingenomen in een ander partijdebat. Sandoz heeft zich daarmee namelijk verweerd tegen de stelling van BMS dat het woord ‘
Accordingly’ terugverwijst naar bepaalde categorieën (te weten (a)-(g)) en dat dat (mede) maakt maken dat de verbinding van Voorbeeld 18 één (of meer) van de kenmerken uit deze categorieën bezit [44] . Dat is volgens Sandoz onjuist, omdat ‘
Accordingly’ terugslaat op het BACKGROUND deel
als zodanigen niet specifiek op de passage over de categorieën van eigenschappen. Het woord sloot volgens Sandoz aan op een zin die een andere behoefte uitdrukt, namelijk dat het wenselijk is om nieuwe factor Xa-remmers te ontdekken [45] . Door in rov. 6.21.5 vast te stellen dat de vakpersoon uit ‘
Accordingly’ en de tekst die daarop volgt zou afleiden dat de uitvinders het gestelde doel hebben bereikt door de ontwikkeling van lactamhoudende verbindingen, is geen ontoereikend gemotiveerd oordeel gegeven, maar is de stelling van Sandoz, dat ‘
Accordingly’ zou slaan op de ‘
Background’ als geheel verworpen. Ook de stelling van Sandoz dat ‘
Accordingly’ in US 165 op iets anders zou slaan, maakt niet dat hier van een motiveringsgebrek sprake is, omdat leidend is wat de vakpersoon uit de aanvrage kan afleiden, zoals rov. 6.19 terecht voorop stelt. De klacht van onderdeel 4.1.3 van Sandoz slaagt dan ook evenmin.
Accordingly’ terugverwijst naar bepaalde categorieën (te weten (a)-(g)) en dat dat (mede) maakt maken dat de verbinding van Voorbeeld 18 één (of meer) van de kenmerken uit deze categorieën bezit [44] . Dat is volgens Sandoz onjuist, omdat ‘
Accordingly’ terugslaat op het BACKGROUND deel
als zodanigen niet specifiek op de passage over de categorieën van eigenschappen. Het woord sloot volgens Sandoz aan op een zin die een andere behoefte uitdrukt, namelijk dat het wenselijk is om nieuwe factor Xa-remmers te ontdekken [45] . Door in rov. 6.21.5 vast te stellen dat de vakpersoon uit ‘
Accordingly’ en de tekst die daarop volgt zou afleiden dat de uitvinders het gestelde doel hebben bereikt door de ontwikkeling van lactamhoudende verbindingen, is geen ontoereikend gemotiveerd oordeel gegeven, maar is de stelling van Sandoz, dat ‘
Accordingly’ zou slaan op de ‘
Background’ als geheel verworpen. Ook de stelling van Sandoz dat ‘
Accordingly’ in US 165 op iets anders zou slaan, maakt niet dat hier van een motiveringsgebrek sprake is, omdat leidend is wat de vakpersoon uit de aanvrage kan afleiden, zoals rov. 6.19 terecht voorop stelt. De klacht van onderdeel 4.1.3 van Sandoz slaagt dan ook evenmin.
5.38
Onderdeel 4.1.4klaagt vervolgens over rov. 6.21.7 waarin het hof heeft overwogen ‘dat de gemiddelde vakman uit voorbeeld 18 opmaakt dat apixaban op veel grotere schaal is gesynthetiseerd dan de andere lactamhoudende verbindingen die zijn gesynthetiseerd, in een hoeveelheid en zuiverheid (na twee herkristallisatiestappen) die voldoende is voor het doen van dierproeven’. De generieken achten dit ontoereikend gemotiveerd, nu daarmee niet kenbaar is gerespondeerd op de essentiële stellingen dat het feit dat de verbinding van voorbeeld 18 is gesynthetiseerd in een hoeveelheid van 3,07 gram, weinig zegt en dat daaruit (in ieder geval) niet de conclusie kan worden getrokken dat de gesynthetiseerde verbinding een goede activiteit en selectiviteit als Xa-remmer heeft [46] . Zo kan de gesynthetiseerde stof bijvoorbeeld zijn gebruikt als uitgangsmateriaal voor verdere syntheses, waaronder die van voorbeelden 96 en 99 [47] . Van een groot deel van de 140 verbindingen uit de voorbeelden is in WO 652 überhaupt niet vermeld hoeveel ervan gesynthetiseerd is [48] , zodat niet is uitgesloten dat BMS daarvan soortgelijke of nog grotere hoeveelheden gesynthetiseerd heeft. Daar voegt Sandoz nog aan toe dat het hof ook niet kenbaar heeft gerespondeerd op de essentiële stellingen van Sandoz dat WO 652 niet vermeldt waarom deze twee herkristallisatiestappen zijn uitgevoerd, zodat de gemiddelde vakman daaruit geen conclusies kan trekken [49] .
5.39
De bestreden overweging moet niet in isolement worden bezien, maar in context. De vakpersoon leidt volgens het hof uit de aanvrage af dat dat de uitvinders het gestelde doel van verbeterde Xa-remming hebben bereikt door de synthese van lactamhoudende verbindingen en in dat licht is het gegeven dat apixaban op grotere (gram-)schaal is gesynthetiseerd voor de vakpersoon iets dat wordt opgemerkt, waarbij het hof verwijst naar hetzelfde oordeel van buitenlandse bodemrechters hierover in rov. 6.27. Die gramschaal is qua hoeveelheid en zuiverheid voldoende voor dierproeven, de derde fase na
in vitrotests en tests op ‘oral bioavailability’, zo volgt uit rov. 6.21.4-6.21.7. Daar komt dan nog bij dat apixaban in de aanvrage in voorbeeld 18 en conclusie 8 specifiek is geopenbaard/geclaimd (rov. 6.21.7-6.21-8). Ook al zou de vakpersoon niet meteen conclusies kunnen trekken uit voorbeeld 18 afzonderlijk beschouwd, dan maakt dat nog niet dat uit de gehele aanvrage niet is af te leiden dat apixaban een veelbelovende kandidaat is. Door met betrekking tot voorbeeld 18 de visie van BMS te volgen over wat de vakpersoon daaruit opmaakt (in deze context), is het andersluidende standpunt van de generieken verworpen. Dat de synthesehoeveelheid op zich niets zegt over activiteit en selectiviteit, doet er niet aan af dat de vakpersoon uit hetgeen het hof aandraagt kan afleiden dat apixaban een veelbelovende Xa-remmer is. Dat geldt ook voor de stelling dat een alternatieve verklaring mogelijk is en dat van een deel van de verbinden uit de aanvrage geen synthesehoeveelheden zijn vermeld. Ook in dat licht is het aangevallen oordeel niet ontoereikend gemotiveerd, mede vanwege de verwijzing naar overeenkomstige uitspraken van buitenlandse bodemrechters hierover. Subonderdeel 4.1.4 faalt.
in vitrotests en tests op ‘oral bioavailability’, zo volgt uit rov. 6.21.4-6.21.7. Daar komt dan nog bij dat apixaban in de aanvrage in voorbeeld 18 en conclusie 8 specifiek is geopenbaard/geclaimd (rov. 6.21.7-6.21-8). Ook al zou de vakpersoon niet meteen conclusies kunnen trekken uit voorbeeld 18 afzonderlijk beschouwd, dan maakt dat nog niet dat uit de gehele aanvrage niet is af te leiden dat apixaban een veelbelovende kandidaat is. Door met betrekking tot voorbeeld 18 de visie van BMS te volgen over wat de vakpersoon daaruit opmaakt (in deze context), is het andersluidende standpunt van de generieken verworpen. Dat de synthesehoeveelheid op zich niets zegt over activiteit en selectiviteit, doet er niet aan af dat de vakpersoon uit hetgeen het hof aandraagt kan afleiden dat apixaban een veelbelovende Xa-remmer is. Dat geldt ook voor de stelling dat een alternatieve verklaring mogelijk is en dat van een deel van de verbinden uit de aanvrage geen synthesehoeveelheden zijn vermeld. Ook in dat licht is het aangevallen oordeel niet ontoereikend gemotiveerd, mede vanwege de verwijzing naar overeenkomstige uitspraken van buitenlandse bodemrechters hierover. Subonderdeel 4.1.4 faalt.
5.4
Sandoz voegt daar in
onderdeel 4.1.5nog een motiveringsklacht aan toe over rov. 6.21.8 (dat apixaban specifiek wordt geclaimd in conclusie 8), omdat daarmee niet kenbaar is gerespondeerd op Sandoz’ essentiële stelling dat voorbeeld 18 slechts één van de 140 voorbeelden is en dat deze verbinding weliswaar wordt geclaimd in conclusie 8 van WO 652 maar dat die conclusie 8 daarnaast nog 74 andere verbindingen claimt [50] .
onderdeel 4.1.5nog een motiveringsklacht aan toe over rov. 6.21.8 (dat apixaban specifiek wordt geclaimd in conclusie 8), omdat daarmee niet kenbaar is gerespondeerd op Sandoz’ essentiële stelling dat voorbeeld 18 slechts één van de 140 voorbeelden is en dat deze verbinding weliswaar wordt geclaimd in conclusie 8 van WO 652 maar dat die conclusie 8 daarnaast nog 74 andere verbindingen claimt [50] .
5.41
Dit is een te geïsoleerde beschouwing van rov. 6.21.8, die immers deel uitmaakt van de andere door het hof benoemde elementen die maken dat de aandacht van de vakman naar apixaban wordt getrokken als meest veelbelovende Xa-remmer (in rov. 6.21.6-6.21.7). Het specifiek claimen van die stof draagt daar aan bij – niettegenstaande dat ook (veel) andere stoffen worden geclaimd. Van ontoereikende motivering is geen sprake, wel van te geïsoleerde lezing van rov. 6.21.8 door deze klacht.
5.42
Onderdeel 4 kan niet tot cassatie leiden.
Hindsight
5.43
Onderdeel 5bevat twee subonderdelen onder 5.1 a-b in beide zaken, waaraan Sandoz in haar PI nog een derde toevoegt onder 5.1.c, en richt een rechtsklacht tegen rov. 6.19-6.22 waarin het hof tot het oordeel is gekomen dat BMS terecht aanvoert dat de gemiddelde vakman uit WO 652 kan afleiden dat apixaban de meest veelbelovende factor Xa-remmer is. De in subonderdelen uitgewerkte hoofdklacht uit
onderdeel 5.1is dat wat de vakpersoon met gebruikmaking van zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum uit de aanvrage zou afleiden over het gestelde technische effect niet mag worden beantwoord door achteraf – voorzien van kennis die na indiening van de aanvraag is bijgebracht – te zoeken naar aanwijzingen waaruit kan worden afgeleid dat het gestelde technische effect door de technische leer daarvan wordt omvat en dezelfde daarin geopenbaarde uitvinding belichaamt. In plaats daarvan gaat er bij die beoordeling om of de vakpersoon met gebruikmaking van zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum uit de aanvrage zou afleiden dat het gestelde technische effect door de technische leer daarvan wordt omvat en dezelfde daarin geopenbaarde uitvinding belichaamt. Uit hetgeen in onderdelen 5.1.a-c wordt aangekaart, volgt volgens de generieken dat dit onderscheid is miskend door het hof.
onderdeel 5.1is dat wat de vakpersoon met gebruikmaking van zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum uit de aanvrage zou afleiden over het gestelde technische effect niet mag worden beantwoord door achteraf – voorzien van kennis die na indiening van de aanvraag is bijgebracht – te zoeken naar aanwijzingen waaruit kan worden afgeleid dat het gestelde technische effect door de technische leer daarvan wordt omvat en dezelfde daarin geopenbaarde uitvinding belichaamt. In plaats daarvan gaat er bij die beoordeling om of de vakpersoon met gebruikmaking van zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum uit de aanvrage zou afleiden dat het gestelde technische effect door de technische leer daarvan wordt omvat en dezelfde daarin geopenbaarde uitvinding belichaamt. Uit hetgeen in onderdelen 5.1.a-c wordt aangekaart, volgt volgens de generieken dat dit onderscheid is miskend door het hof.
5.44
Onderdeel 5.1 aklaagt dat voorwerp van onderzoek van het hof is of de vakpersoon uit de aanvrage kan afleiden dat apixaban een veelbelovende kandidaat is voor het realiseren van het gestelde effect en dat alleen al deze focus op apixaban te midden van honderd quadriljoen verbindingen en 140 voorbeelden van
hindsightgetuigt [51] .
Onderdeel 5.1 bherhaalt de bezwaren uit onderdeel 4.1.4 gericht tegen 6.21.7 (mate van synthetisering van apixaban zegt niets over de activiteit ervan, van het grootste deel van de verbindingen wordt niet vermeld hoeveel daarvan is gesynthetiseerd, zodat daarvan nog veel meer kan zijn gemaakt, de aanvrage vermeldt niet waarom 2 kristallisatiestappen zijn uitgevoerd, zodat daaruit geen conclusies zijn te trekken), zodat het oordeel dat de vakpersoon desondanks bijzondere aandacht voor voorbeeld 18 zou hebben berust op
hindsight [52] .
Onderdeel 5.1. cvan Sandoz voegt daar aan toe dat de passage in rov. 6.21.8 dat apixaban specifiek wordt geclaimd in conclusie 8 ook op
hindsightberust, omdat conclusie 8 nog 74 andere verbindingen claimt [53] .
hindsightgetuigt [51] .
Onderdeel 5.1 bherhaalt de bezwaren uit onderdeel 4.1.4 gericht tegen 6.21.7 (mate van synthetisering van apixaban zegt niets over de activiteit ervan, van het grootste deel van de verbindingen wordt niet vermeld hoeveel daarvan is gesynthetiseerd, zodat daarvan nog veel meer kan zijn gemaakt, de aanvrage vermeldt niet waarom 2 kristallisatiestappen zijn uitgevoerd, zodat daaruit geen conclusies zijn te trekken), zodat het oordeel dat de vakpersoon desondanks bijzondere aandacht voor voorbeeld 18 zou hebben berust op
hindsight [52] .
Onderdeel 5.1. cvan Sandoz voegt daar aan toe dat de passage in rov. 6.21.8 dat apixaban specifiek wordt geclaimd in conclusie 8 ook op
hindsightberust, omdat conclusie 8 nog 74 andere verbindingen claimt [53] .
5.45
Onwelwillend gelezen vormen deze rechtsklachten in wezen een herhaling van zetten van de motiveringsklachten van onderdelen 3 en 4, maar nu onder de noemer van ‘blijk geven van verboden wijsheid achteraf’ (van wetenschap van de uitvinding, dus te zeer de uitvinding op het netvlies gehouden bij de inventiviteitsbeoordeling). Dat zou dan in wezen een poging zijn om feitelijke materie (wat leest de vakpersoon in de aanvrage?) in een rechtsklacht te manoeuvreren, iets dat in cassatie niet vaak succes oplevert. Maar van selectieve argumentselectie ‘
tainted with hindsight’ door het hof lijkt mij hier geen sprake, waar deze klachten op af zouden moeten ketsen – al is dat een beoordelingsmoment. Ik beoordeel het zo dat het hof zorgvuldig en stap voor stap de gelet op G2/21 uit te voeren toets voorop stelt in rov. 6.19, in rov. 6.20 aangeeft van welke onbetwiste algemene vakkennis de vakpersoon hier uitgaat en daarna in rov. 6.21 langs de argumentatie-elementen loopt van BMS ten betoge dat, heel kort gezegd, de specifieke omstandigheden van deze zaak maken dat de vakpersoon in de aanvrage leest dat apixaban tussen alles wat in die aanvrage over de vakpersoon wordt uitgestort de meest veelbelovende Xa-remmer is, welke beoordeling het hof vervolgens onderschrijft in rov. 6.22. Het verwijt dat de klachten maken kun je ook omkeren: het zijn deze klachten die op zoek gaan naar elementen in de hofredenering die zouden kunnen wijzen op
hindsight,maar dat doet naar ik meen geen recht aan de hier aangevallen minutieus onderbouwde redenering van het hof. Van ‘achteraf, voorzien van
kennis die na indiening van de aanvrage is bijgebracht, zoeken naar aanwijzingen waaruit kan worden afgeleid dat het gestelde effect door de ‘technical teaching’ daarvan wordt omvat en dezelfde daarin geopenbaarde uitvinding belichaamt’, zoals de hoofdklacht luidt, is hierbij in mijn ogen geen sprake; de argumentatie daarvoor uit onderdelen 5.1.a-c overtuigt niet. De hofbeoordeling is volgens mij conform de eerste twee stappen van de PSA, een hulpmiddel dat juist wordt gehanteerd om
hindsightzo veel mogelijk uit te bannen, al blijft dat een hulpmiddel en kun je wel kritiek hebben op de enigszins artificiële exercitie die de PSA nogal eens behelst waar enige vorm van
hindsightniet vreemd aan is, maar dat wordt dan onvermijdelijk geacht. Aan de PSA is namelijk inherent dat de
geclaimde uitvinding uitgangspuntis, zowel in stap i), de bepaling van de meest nabije stand van de techniek, als in stap ii), waarin het op te lossen objectieve technische probleem wordt geformuleerd – vast te stellen aan de hand van de verschilmaatregelen tussen hetgeen in het octrooi wordt geclaimd en de meest nabije stand van de techniek. Dat levert geen
ontoelaatbare hindsightop (zo ook s.t.’s BMS 55 met in voetnoot 33 verwijzing naar rechtspraak).
tainted with hindsight’ door het hof lijkt mij hier geen sprake, waar deze klachten op af zouden moeten ketsen – al is dat een beoordelingsmoment. Ik beoordeel het zo dat het hof zorgvuldig en stap voor stap de gelet op G2/21 uit te voeren toets voorop stelt in rov. 6.19, in rov. 6.20 aangeeft van welke onbetwiste algemene vakkennis de vakpersoon hier uitgaat en daarna in rov. 6.21 langs de argumentatie-elementen loopt van BMS ten betoge dat, heel kort gezegd, de specifieke omstandigheden van deze zaak maken dat de vakpersoon in de aanvrage leest dat apixaban tussen alles wat in die aanvrage over de vakpersoon wordt uitgestort de meest veelbelovende Xa-remmer is, welke beoordeling het hof vervolgens onderschrijft in rov. 6.22. Het verwijt dat de klachten maken kun je ook omkeren: het zijn deze klachten die op zoek gaan naar elementen in de hofredenering die zouden kunnen wijzen op
hindsight,maar dat doet naar ik meen geen recht aan de hier aangevallen minutieus onderbouwde redenering van het hof. Van ‘achteraf, voorzien van
kennis die na indiening van de aanvrage is bijgebracht, zoeken naar aanwijzingen waaruit kan worden afgeleid dat het gestelde effect door de ‘technical teaching’ daarvan wordt omvat en dezelfde daarin geopenbaarde uitvinding belichaamt’, zoals de hoofdklacht luidt, is hierbij in mijn ogen geen sprake; de argumentatie daarvoor uit onderdelen 5.1.a-c overtuigt niet. De hofbeoordeling is volgens mij conform de eerste twee stappen van de PSA, een hulpmiddel dat juist wordt gehanteerd om
hindsightzo veel mogelijk uit te bannen, al blijft dat een hulpmiddel en kun je wel kritiek hebben op de enigszins artificiële exercitie die de PSA nogal eens behelst waar enige vorm van
hindsightniet vreemd aan is, maar dat wordt dan onvermijdelijk geacht. Aan de PSA is namelijk inherent dat de
geclaimde uitvinding uitgangspuntis, zowel in stap i), de bepaling van de meest nabije stand van de techniek, als in stap ii), waarin het op te lossen objectieve technische probleem wordt geformuleerd – vast te stellen aan de hand van de verschilmaatregelen tussen hetgeen in het octrooi wordt geclaimd en de meest nabije stand van de techniek. Dat levert geen
ontoelaatbare hindsightop (zo ook s.t.’s BMS 55 met in voetnoot 33 verwijzing naar rechtspraak).
5.46
Hier ketsen de klachten van onderdeel 5 naar ik meen op af.
Patent bargain
5.47
Onderdeel 6bestaat uit twee subonderdelen gericht tegen het tweede deel van rov. 6.12, waarin is geoordeeld dat er geen sprake is van een speculatief octrooi, omdat de uitvinders al voorafgaand aan de indiening van de octrooiaanvraag de gunstige affiniteit en selectiviteit van apixaban proefondervindelijk hadden vastgesteld.
5.48
Onderdeel 6.1klaagt dat BMS bewust informatie die al op de prioriteitsdatum voorhanden was [54] niet in WO 652 heeft vermeld die voor de vakpersoon noodzakelijk was om vast te stellen welke uitvinding hier überhaupt was gedaan en of deze uitvinding inventief is [55] . Het hof heeft miskend dat de octrooiaanvrager die in zijn aanvrage niet openbaart welke uitvinding hij heeft gedaan c.q. welke bijdrage daarmee wordt geleverd aan de stand van de techniek, ook geen aanspraak behoort te hebben op een octrooi. Dat zou immers indruisen tegen de rechtvaardiging voor octrooiverlening, de zogenaamde
patent bargain: de aanvrager verkrijgt zijn tijdelijke monopolie in ruil voor openbaarmaking van de uitvinding, waarmee de technologische ontwikkeling wordt gestimuleerd, is het idee [56] .
patent bargain: de aanvrager verkrijgt zijn tijdelijke monopolie in ruil voor openbaarmaking van de uitvinding, waarmee de technologische ontwikkeling wordt gestimuleerd, is het idee [56] .
5.49
Onderdeel 6.2richt een rechtsklacht tegen dit tweede deel van rov. 6.12 dat overigens vaststaat dat bij EP 415 geen sprake was van een speculatief octrooi, omdat BMS onbetwist heeft aangevoerd dat de uitvinders al voorafgaand aan de indiening van de octrooiaanvraag de gunstige affiniteit en selectiviteit van apixaban proefondervindelijk hadden vastgesteld, nu daarmee is miskend dat de vraag of sprake is van een speculatief octrooi moet worden beantwoord vanuit het perspectief van de vakpersoon met zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum. Of de uitvinders al voorafgaand aan de indiening van de octrooiaanvraag de gunstige affiniteit en selectiviteit van apixaban proefondervindelijk hadden vastgesteld, brengt daarom niet met zich dat geen sprake is van een speculatief octrooi: waar het om gaat, is of de uitvinding in de aanvrage is
geopenbaard.
geopenbaard.
5.5
De klachten missen feitelijke grondslag voor zover deze veronderstellen dat het hof zou hebben geoordeeld dat de uitvinding niet in de aanvrage geopenbaard zou zijn. Het hof heeft immers in rov. 6.19-6.22 geoordeeld dat de vakpersoon uit WO 652 een technische leer zal afleiden die omvat dat het gestelde technische effect met apixaban kan worden gerealiseerd, nu hij uit de aanvrage kan afleiden dat apixaban de meest veelbelovende factor Xa-remmer is. De hiertegen gerichte klachten van onderdelen 3-5 treffen zoals hiervoor besproken geen doel. Nu de uitvinding volgens het hof in de aanvrage is geopenbaard, is verder niet relevant of er nog meer informatie beschikbaar was die niet in de aanvrage is geopenbaard.
5.51
Bovendien lijken deze klachten gericht tegen een niet dragende passage uit rov. 6.12, in het eerste deel waarvan hof immers de stellingname van de generieken verwerpt dat de voorgestane uitleg van G2/21 een vrijbrief zou zijn voor speculatieve octrooien, waartoe het hof dit overweegt: ‘Dat bescherming wordt verleend op basis van een louter speculatief octrooi voor een uitvinding die pas daarna wordt gedaan, wordt immers voorkomen doordat vereist is dat het technisch effect reeds door de technische leer van de aanvrage wordt omvat en dezelfde uitvinding die daarin is geopenbaard belichaamt.’ Dat draagt zelfstandig de verwerping van het bezwaar van de generieken dat de door het hof voorgestane uitleg van G2/21 een vrijbrief zou verschaffen voor speculatieve octrooien. Rov. 6.12 vervolgt dan met: ‘
Overigensstaat vast dat bij EP 415 geen sprake is van een speculatief octrooi’ etc. Daarmee ontberen de generieken belang bij de klachten tegen dat tweede, niet zelfstandig dragende deel, lijkt mij, nu het zelfstandig dragende deel van de verwerping van het speculatieve octrooien bezwaar niet met succes wordt bestreden in cassatie.
Overigensstaat vast dat bij EP 415 geen sprake is van een speculatief octrooi’ etc. Daarmee ontberen de generieken belang bij de klachten tegen dat tweede, niet zelfstandig dragende deel, lijkt mij, nu het zelfstandig dragende deel van de verwerping van het speculatieve octrooien bezwaar niet met succes wordt bestreden in cassatie.
5.52
In zoverre ten overvloede hierover nog dit: zoals Teva c.s. ook heeft onderkend in feitelijke instanties, is de
patent bargaingeen separaat vereiste voor octrooieerbaarheid [57] . De
patent bargainhoudt in dat tegenover een in tijd beperkt exclusief monopolie voor de uitvinder/octrooihouder deze als
trade-offde uitvinding aan de openbaarheid moet prijsgeven (alternatief zonder octrooi te vragen is de uitvinding geheim houden). Het octrooirecht geeft zo aan de uitvinder een exclusief recht om anderen te verbieden de geoctrooieerde uitvinding toe te passen of om anderen toe te staan aan de octrooihouder voorbehouden handelingen te verrichten. Daar staat tegenover dat degene die zijn uitvinding wil octrooieren verplicht is om die uitvinding openbaar te maken, zodat deze aan het publiek ter beschikking wordt gesteld, dat op de aldus geopenbaarde techniek kan voortbouwen vervolgens. De verschillende vereisten van octrooieerbaarheid zijn een uitwerking van het principe van deze uitruil. Als aan alle vereisten voor octrooieerbaarheid is voldaan, dan is daarmee gewaarborgd dat de uitruil plaatsvindt [58] . Het hof hoefde dan ook niet apart na te gaan of de aanvrage aan de
patent bargainvoldeed. Ook zo bezien zijn de klachten uit onderdeel 6 tevergeefs.
patent bargaingeen separaat vereiste voor octrooieerbaarheid [57] . De
patent bargainhoudt in dat tegenover een in tijd beperkt exclusief monopolie voor de uitvinder/octrooihouder deze als
trade-offde uitvinding aan de openbaarheid moet prijsgeven (alternatief zonder octrooi te vragen is de uitvinding geheim houden). Het octrooirecht geeft zo aan de uitvinder een exclusief recht om anderen te verbieden de geoctrooieerde uitvinding toe te passen of om anderen toe te staan aan de octrooihouder voorbehouden handelingen te verrichten. Daar staat tegenover dat degene die zijn uitvinding wil octrooieren verplicht is om die uitvinding openbaar te maken, zodat deze aan het publiek ter beschikking wordt gesteld, dat op de aldus geopenbaarde techniek kan voortbouwen vervolgens. De verschillende vereisten van octrooieerbaarheid zijn een uitwerking van het principe van deze uitruil. Als aan alle vereisten voor octrooieerbaarheid is voldaan, dan is daarmee gewaarborgd dat de uitruil plaatsvindt [58] . Het hof hoefde dan ook niet apart na te gaan of de aanvrage aan de
patent bargainvoldeed. Ook zo bezien zijn de klachten uit onderdeel 6 tevergeefs.
Prioriteit (onderdeel 7 Teva c.s.)
5.53
Dit onderdeel gaat over de vraag of het recht op voorrang, prioriteitsrecht, rechtsgeldig is overgedragen. Als een aanvrager van een octrooi de ‘prioriteit’ van een eerdere aanvrage kan inroepen, is de relevante datum voor de beoordeling van de geldigheid van het octrooi niet de aanvraagdatum, maar de prioriteitsdatum, die maximaal twaalf maanden voor de indieningsdatum ligt. Dit zorgt ervoor dat de aanvrager niet in alle octrooistelsels op hetzelfde moment een octrooiaanvrage hoeft te doen. Het recht om aanspraak te maken op prioriteit voor een Europese octrooiaanvrage is vastgelegd in art. 87-89 EOV. Art. 87 lid 1 EOV, welke bepaling een implementatie is van art. 4D van het Unieverdrag van Parijs (VvP), bepaalt het volgende (onderstreping toegevoegd; A-G):
“
Degene dieop regelmatige wijze (…) een aanvrage heeft ingediend voor een octrooi, een gebruiksmodel of een gebruikscertificaat,
of zijn rechtsopvolger, geniet voor het indienen van een Europese octrooiaanvrage voor dezelfde uitvinding een recht van voorrang gedurende een termijn van twaalf maanden vanaf de datum van indiening van de eerste aanvrage.”
Degene dieop regelmatige wijze (…) een aanvrage heeft ingediend voor een octrooi, een gebruiksmodel of een gebruikscertificaat,
of zijn rechtsopvolger, geniet voor het indienen van een Europese octrooiaanvrage voor dezelfde uitvinding een recht van voorrang gedurende een termijn van twaalf maanden vanaf de datum van indiening van de eerste aanvrage.”
De indiener van de latere aanvrage kan alleen een beroep doen op prioriteit als aan hem ook een prioriteitsrecht toekomt. Dit wordt ook wel een formele prioriteitsaanspraak genoemd (dat staat tegenover de materiële prioriteit, het vereiste dat het in het prioriteitsdocument en de opvolgende aanvrage om dezelfde uitvinding moet gaan). Het prioriteitsrecht kan aan een ander toebehoren dan degene die de oorspronkelijke aanvrage heeft gedaan; het prioriteitsrecht kan worden overgedragen [59] . Het prioriteitsrecht brengt mee dat de datum waarop de prioriteitsaanvrage is gedaan geacht wordt de indieningsdatum te zijn voor de latere aanvrage waarin rechtsgeldig beroep wordt gedaan op prioriteit (art. 89 EOV), zodat de peildatum voor de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit maximaal een jaar eerder komt te liggen.
5.54
Onderdeel 7.2werpt de vraag op naar welk recht moet worden bepaald of er sprake is van een geldige prioriteitsrechtoverdracht. In 2023 heeft de GKB in zaken G1/22 en G2/22 hierover uitspraak gedaan [60] . De bottomline van die uitspraak is dat er een (weerlegbaar) vermoeden van geldigheid van een beroep op prioriteit moet worden aangenomen en dat er bij gezamenlijke aanvragen waarbij beroep op prioriteit wordt gedaan impliciete overeenstemming wordt aangenomen dat het recht is toegekend om het prioriteitsrecht in te roepen, tenzij er substantiële feitelijke aanwijzingen zijn van het tegendeel (I en II van de Order, het dictum van G1/22 en G2/22). Voor overdrachtskwesties, waarvoor naar veel nationale rechtsstelsels geldt dat dat vormvrij kan gebeuren, heeft volgens de GKB te gelden dat er een zo laag mogelijke drempel moet worden aangenomen en dat informele en stilzwijgende overdracht in de meeste gevallen moet worden aanvaard (punt 99 van de Reasons, hierna nog te citeren). Dat zet vrij duidelijk de toon voor wat de bedoeling is bij de beoordeling van prioriteitsoverdrachtskwesties en zet de gedachtestappen hierover uit de uitspraak nog even op een rijtje.
5.55
De GKB heeft in deze zaak uitgemaakt dat het prioriteitsrecht onder het EOV als autonoom EOV-recht moet worden aangemerkt dat door EOV-recht wordt beheerst, los van het recht van nationale staten. Dat betekent dat niet alleen het ontstaan, bestaan en de gevolgen van het prioriteitsrecht door het autonome EOV-recht wordt beheerst, maar ook de overdracht van dit recht. Nationale regels zijn dus niet van toepassing op de beoordeling van de geldigheid van een
overdracht van het recht op voorrang(anders dan bij de overdracht van een octrooi(aanvrage), dat goederenrechtelijk door nationaal recht wordt beheerst):
overdracht van het recht op voorrang(anders dan bij de overdracht van een octrooi(aanvrage), dat goederenrechtelijk door nationaal recht wordt beheerst):
“84. For the subsequent application, priority rights are governed exclusively by Articles 87 to 89 EPC (see above point 25). It may be discussed whether the priority right with the priority applicant is established under Article 87(1) EPC or under the Paris Convention. In any case,
no national laws are involved when a priority right is created or claimed for a subsequent application. This is a significant difference to the title to a European patent application or patent, which depends upon national laws(for example, employment law or property law).
no national laws are involved when a priority right is created or claimed for a subsequent application. This is a significant difference to the title to a European patent application or patent, which depends upon national laws(for example, employment law or property law).
85. Since the creation, the existence and the effects of the priority right are governed only by the EPC (and by the Paris Convention through its relationship with the EPC),
priority rights are autonomous rights under the EPC and should be assessed only in the context of the EPC, regardless of any national laws.
priority rights are autonomous rights under the EPC and should be assessed only in the context of the EPC, regardless of any national laws.
86. Consequently,
the entitlement to claim priority (and any related assignments of priority rights) should also be assessed under the autonomous law of the EPC. There are decisions that have approached the transfer of priority rights under autonomous rules (see above point 68 for the requirement that the priority right is assigned before the filing of the subsequent application and point 69 for the requirement of a written agreement). The Enlarged Board endorses the assessment of priority entitlement under the autonomous law of the EPC but not necessarily all rules discussed in this context in the existing case law.
The autonomous requirements for the valid transfer of priority rights should not be stricter than national rules applicable to the transfer of priority rights or other property rights. As the referring board noted,
the EPC does not impose any formal requirements for the transfer of the priority right by agreement(referring decision, Reasons, point 38).” (Onderstrepingen A-G)
the entitlement to claim priority (and any related assignments of priority rights) should also be assessed under the autonomous law of the EPC. There are decisions that have approached the transfer of priority rights under autonomous rules (see above point 68 for the requirement that the priority right is assigned before the filing of the subsequent application and point 69 for the requirement of a written agreement). The Enlarged Board endorses the assessment of priority entitlement under the autonomous law of the EPC but not necessarily all rules discussed in this context in the existing case law.
The autonomous requirements for the valid transfer of priority rights should not be stricter than national rules applicable to the transfer of priority rights or other property rights. As the referring board noted,
the EPC does not impose any formal requirements for the transfer of the priority right by agreement(referring decision, Reasons, point 38).” (Onderstrepingen A-G)
5.56
Wat betreft de vereisten voor een geldige prioriteitsrechtoverdracht heeft de GKB geoordeeld dat daarvoor een
lage latgeldt en dat informele of stilzwijgende overdrachten onder vrijwel alle omstandigheden moeten worden geaccepteerd:
lage latgeldt en dat informele of stilzwijgende overdrachten onder vrijwel alle omstandigheden moeten worden geaccepteerd:
“
Consequences for the autonomous assessment of transfer of priority rights
Consequences for the autonomous assessment of transfer of priority rights
99. In most jurisdictions, rights to obtain a patent can be transferred without any written agreement or other formalities (e.g. from an employee inventor to the employer who wishes to obtain patent protection in multiple territories).
The right to priorityautomatically follows the title to the subsequent patent application in many jurisdictions and
may thus also be transferred informally. If national laws establish low or no formal requirements for the transfer of priority rights, the autonomous law of the EPC should not establish higher formal requirements than those established under national lawsthat may be relevant in the context of a European application.
To the contrary, the EPO should adapt itself to the lowest standards established under national laws and accept informal or tacit transfers of priority rights under almost any circumstances.” [61] (Onderstrepingen A-G)
The right to priorityautomatically follows the title to the subsequent patent application in many jurisdictions and
may thus also be transferred informally. If national laws establish low or no formal requirements for the transfer of priority rights, the autonomous law of the EPC should not establish higher formal requirements than those established under national lawsthat may be relevant in the context of a European application.
To the contrary, the EPO should adapt itself to the lowest standards established under national laws and accept informal or tacit transfers of priority rights under almost any circumstances.” [61] (Onderstrepingen A-G)
5.57
Daarnaast heeft de GKB geoordeeld dat er een weerlegbaar vermoeden geldt dat aanspraak bestaat op het inroepen van het prioriteitsrecht met omkering van de bewijslast [62] :
“105. The Enlarged Board comes to the conclusion that entitlement ot priority should in principle be presumed to exist to the benefit of the subsequent applicant of the European pant application if the applicant claism priority in accordance with Article 88(1) EPC and the corresponding Implementing Regulations. This conclusion is reached taking into account “(i) that the
priority applicant or its legal predecessor must under normal circumstances be presumed to accept the subsequent applicant’s reliance on the priority right, (ii) the lack of formal requirements for the transfer of priority rights and (iii) the necessary cooperation of the priority applicant with the subsequent applicant in order to allow the latter to rely on the priority right.”
priority applicant or its legal predecessor must under normal circumstances be presumed to accept the subsequent applicant’s reliance on the priority right, (ii) the lack of formal requirements for the transfer of priority rights and (iii) the necessary cooperation of the priority applicant with the subsequent applicant in order to allow the latter to rely on the priority right.”
110.
The rebuttable presumption involves the reversal of the burden of proof, i.e. the party challenging the subsequent applicant’s entitlement to priority has to prove that this entitlement is missing. If there is a strong presumption, the hurdle for rebutting it is higher than in the case of a weak presumption (see T 63/06, Reasons, point 3.2. for the rebuttal of the presumption of sufficiency of disclosure).
The presumption that the subsequent applicant is entitled to the priority right is a strong presumption under normal circumstancessince the other priority requirements (which establish the basis for the presumption of priority entitlement) can usually only be fulfilled with the consent and even cooperation of the priority applicant (see above points 104 ff).
The party challenging the entitlement to priority can thus not just raise speculative doubts but must demonstrate that specific facts support serious doubts about the subsequent applicant’s entitlement to priority.” (Onderstrepingen A-G)
The rebuttable presumption involves the reversal of the burden of proof, i.e. the party challenging the subsequent applicant’s entitlement to priority has to prove that this entitlement is missing. If there is a strong presumption, the hurdle for rebutting it is higher than in the case of a weak presumption (see T 63/06, Reasons, point 3.2. for the rebuttal of the presumption of sufficiency of disclosure).
The presumption that the subsequent applicant is entitled to the priority right is a strong presumption under normal circumstancessince the other priority requirements (which establish the basis for the presumption of priority entitlement) can usually only be fulfilled with the consent and even cooperation of the priority applicant (see above points 104 ff).
The party challenging the entitlement to priority can thus not just raise speculative doubts but must demonstrate that specific facts support serious doubts about the subsequent applicant’s entitlement to priority.” (Onderstrepingen A-G)
5.58
Ook deze materie wordt beheerst door autonoom EOV-recht, zodat bij het hanteren van dit vermoeden en de weerlegging daarvan geen ruimte bestaat voor toepassing van nationale regels [63] . Alleen in zeldzame, uitzonderlijke gevallen (
rare exceptional cases) kunnen gegronde redenen (
legitimate reasons) bestaan om de aanspraak op prioriteit te ontzeggen. Die volgens de GKB bijvoorbeeld te maken hebben met kwade trouw van de latere aanvrager of met de uitkomst van nationale aanspraakprocedures (
litigation before the national courts about the title to the subsequent application) [64] .
rare exceptional cases) kunnen gegronde redenen (
legitimate reasons) bestaan om de aanspraak op prioriteit te ontzeggen. Die volgens de GKB bijvoorbeeld te maken hebben met kwade trouw van de latere aanvrager of met de uitkomst van nationale aanspraakprocedures (
litigation before the national courts about the title to the subsequent application) [64] .
5.59
Resumerend geldt dat aan betwisting van aanspraak op prioriteit zodoende behoorlijk zware eisen worden gesteld in het autonome EOV-recht, die alleen in zeldzame, uitzonderlijke gevallen kunnen leiden tot ontzegging van de veronderstelde aanspraak op prioriteit. De geldigheidspresumptie ervan passeer je niet (meer) door maar wat te roepen (
just raise speculative doubts), nee, daarvoor moet men van goeden huize komen: de opposant moet daarvoor
specifieke feitenaanvoeren die
ernstige twijfels doen rijzenover de geldigheid van de aanspraak op formele prioriteit [65] .
just raise speculative doubts), nee, daarvoor moet men van goeden huize komen: de opposant moet daarvoor
specifieke feitenaanvoeren die
ernstige twijfels doen rijzenover de geldigheid van de aanspraak op formele prioriteit [65] .
5.6
Teva c.s. haalt deze hoge lat voor betwisting van BMS’ aanspraak op prioriteit wat mij betreft bepaald niet en de cassatieklachten over het voorlopige prioriteitsoordeel van het hof treffen geen doel.
5.61
Onderdeel
7 van Teva c.s.bestaat na een inleiding onder a-b uit vijf subonderdelen en is gericht tegen het oordeel in rov. 6.40-6.48 dat BMS Company rechtsgeldig de prioriteit van US 165 heeft ingeroepen.
7 van Teva c.s.bestaat na een inleiding onder a-b uit vijf subonderdelen en is gericht tegen het oordeel in rov. 6.40-6.48 dat BMS Company rechtsgeldig de prioriteit van US 165 heeft ingeroepen.
5.62
Onderdeel 7.1klaagt dat het oordeel dat BMS Company zich (ook) de juridische eigendom van de prioriteitsrechten heeft toegeëigend (nadat zij al gerechtigd was tot de economische eigendom)
ontoereikend is gemotiveerd, omdat het hof hiermee onvoldoende gemotiveerd voorbij is gegaan aan de essentiële stelling van Teva c.s. dat BMS Pharma de rechten op het prioriteitsdocument US 165 pas op 23 april 2007 aan BMS Company heeft overgedragen [66] . Als deze stelling gegrond is, dan kan dat leiden tot de conclusie dat van de door het hof aangenomen impliciete ‘toe-eigening’ van de juridische eigendom van de prioriteitsrechten geen sprake is geweest.
ontoereikend is gemotiveerd, omdat het hof hiermee onvoldoende gemotiveerd voorbij is gegaan aan de essentiële stelling van Teva c.s. dat BMS Pharma de rechten op het prioriteitsdocument US 165 pas op 23 april 2007 aan BMS Company heeft overgedragen [66] . Als deze stelling gegrond is, dan kan dat leiden tot de conclusie dat van de door het hof aangenomen impliciete ‘toe-eigening’ van de juridische eigendom van de prioriteitsrechten geen sprake is geweest.
5.63
Deze klacht kan niet slagen. BMS heeft zich primair verweerd met de stelling dat de
beneficial ownershipvan het prioriteitsrecht voldoende is om het prioriteitsrecht uit te mogen oefenen. Als dat niet zo zou zijn, is die
beneficial ownershipop afroep (en dat kan vormvrij naar het recht van de staat Delaware) overgegaan in overdracht van ook de juridische eigendom en dat is hier impliciet (vormvrij) gebeurd door inroeping van het prioriteitsrecht door BMS Company. Het hof is ingegaan op de vraag op welk moment het prioriteitsrecht van BMS Pharma op BMS Company is overgegaan door in rov. 6.44 te overwegen dat de impliciete ‘toe-eigening’ van (ook) de juridische eigendom van de prioriteitsrechten voorshands in overeenstemming wordt geacht met de gemaakte afspraken tussen BMS Pharma en BMS Company, namelijk dat Company de nieuwe octrooiaanvragen zou indienen. Het hof acht voorshands voldoende aannemelijk dat
zowel de economische als de juridische eigendomop het prioriteitsrecht van BMS Pharma op BMS Company voorafgaand aan de aanvrage WO 652 is overgegaan. Daarmee is de stellingname van Teva c.s. verworpen en het verweer van BMS op dit punt gehonoreerd.
beneficial ownershipvan het prioriteitsrecht voldoende is om het prioriteitsrecht uit te mogen oefenen. Als dat niet zo zou zijn, is die
beneficial ownershipop afroep (en dat kan vormvrij naar het recht van de staat Delaware) overgegaan in overdracht van ook de juridische eigendom en dat is hier impliciet (vormvrij) gebeurd door inroeping van het prioriteitsrecht door BMS Company. Het hof is ingegaan op de vraag op welk moment het prioriteitsrecht van BMS Pharma op BMS Company is overgegaan door in rov. 6.44 te overwegen dat de impliciete ‘toe-eigening’ van (ook) de juridische eigendom van de prioriteitsrechten voorshands in overeenstemming wordt geacht met de gemaakte afspraken tussen BMS Pharma en BMS Company, namelijk dat Company de nieuwe octrooiaanvragen zou indienen. Het hof acht voorshands voldoende aannemelijk dat
zowel de economische als de juridische eigendomop het prioriteitsrecht van BMS Pharma op BMS Company voorafgaand aan de aanvrage WO 652 is overgegaan. Daarmee is de stellingname van Teva c.s. verworpen en het verweer van BMS op dit punt gehonoreerd.
5.64
Dit voorlopig oordeel over de geldigheid van de overdracht lijkt mij in lijn met de G1/22 en G2/22 uitspraak dat er
lage latgeldt voor de beoordeling van geldigheid van overdracht van prioriteitsrechten en dat
informele of stilzwijgende overdrachten onder vrijwel alle omstandigheden moeten worden geaccepteerd(zie hiervoor in 5.56). Het oordeel is overeenkomstig dat van de Zweedse en Franse bodemrechters hierover, zoals het hof laat zien onder aanhaling van de Engelse vertaling van die bodemuitspraken in rov. 6.46 en 6.47, waarover het hof in rov. 6.45 overweegt dat partijen in die buitenlandse zaken over en weer grotendeels dezelfde argumenten hebben aangevoerd gebaseerd op dezelfde deskundigenverklaringen, als in de onderhavige procedure. Het betreft hier bovendien een intra-concern overdracht en afspraken gemaakt in het kader van de overname van DuPont, waarbij bedacht moet worden dat de ratio van prioriteitsrechten is het vergemakkelijken van het doen van octrooiaanvragen in internationale situaties. De teneur van de G1/22 en G2/22 uitspraak lijkt bepaald mee te brengen dat naar een dergelijke overdracht van prioriteitsrechten (zeer) welwillend moet worden gekeken en dat een opposant er hier slechts in
zeldzame, uitzonderlijke omstandighedenin kan slagen om de geldigheidspresumptie van het prioriteitsrecht onderuit te krijgen. Er zijn hier weliswaar
specifieke feitenaangevoerd door Teva c.s. (pas later schriftelijk overgedragen aan Company), maar gelet op de geschetste context van overnameafspraken en intra-concernverhoudingen doen die wat mij betreft gelet op het verweer van BMS
geen ernstige twijfels rijzenover de geldigheid van BMS’ aanspraak op formele prioriteit – zo daartoe al niet het
beneficiairy ownershipvan Company zou volstaan. De motivering van het hof schiet hier (het is een kort geding) bepaald niet tekort in mijn ogen, mede gelet op de onderbouwde verwijzing naar de overeenkomstige oordelen van twee buitenlandse bodemrechters hierover. Daar stuit de klacht op af [67] .
lage latgeldt voor de beoordeling van geldigheid van overdracht van prioriteitsrechten en dat
informele of stilzwijgende overdrachten onder vrijwel alle omstandigheden moeten worden geaccepteerd(zie hiervoor in 5.56). Het oordeel is overeenkomstig dat van de Zweedse en Franse bodemrechters hierover, zoals het hof laat zien onder aanhaling van de Engelse vertaling van die bodemuitspraken in rov. 6.46 en 6.47, waarover het hof in rov. 6.45 overweegt dat partijen in die buitenlandse zaken over en weer grotendeels dezelfde argumenten hebben aangevoerd gebaseerd op dezelfde deskundigenverklaringen, als in de onderhavige procedure. Het betreft hier bovendien een intra-concern overdracht en afspraken gemaakt in het kader van de overname van DuPont, waarbij bedacht moet worden dat de ratio van prioriteitsrechten is het vergemakkelijken van het doen van octrooiaanvragen in internationale situaties. De teneur van de G1/22 en G2/22 uitspraak lijkt bepaald mee te brengen dat naar een dergelijke overdracht van prioriteitsrechten (zeer) welwillend moet worden gekeken en dat een opposant er hier slechts in
zeldzame, uitzonderlijke omstandighedenin kan slagen om de geldigheidspresumptie van het prioriteitsrecht onderuit te krijgen. Er zijn hier weliswaar
specifieke feitenaangevoerd door Teva c.s. (pas later schriftelijk overgedragen aan Company), maar gelet op de geschetste context van overnameafspraken en intra-concernverhoudingen doen die wat mij betreft gelet op het verweer van BMS
geen ernstige twijfels rijzenover de geldigheid van BMS’ aanspraak op formele prioriteit – zo daartoe al niet het
beneficiairy ownershipvan Company zou volstaan. De motivering van het hof schiet hier (het is een kort geding) bepaald niet tekort in mijn ogen, mede gelet op de onderbouwde verwijzing naar de overeenkomstige oordelen van twee buitenlandse bodemrechters hierover. Daar stuit de klacht op af [67] .
5.65
Onderdeel 7.2richt een rechtsklacht tegen rov. 6.43-6.44, omdat de vraag of en zo ja onder welke voorwaarden BMS Company het recht van voorrang kan inroepen, niet moet worden beantwoord naar het recht van de staat Delaware (als
lex contractusof
lex originis), maar uitsluitend wordt beheerst door het EOV zelf (als
lex loci protectionis).
lex contractusof
lex originis), maar uitsluitend wordt beheerst door het EOV zelf (als
lex loci protectionis).
5.66
Deze klacht gaat uit van een onjuiste lezing van het arrest, zodat het feitelijke grondslag mist. Het hof heeft niet geoordeeld dat het recht van de staat van Delaware van toepassing is op de vraag of er sprake is van een geldige overdracht van het
prioriteitsrecht.
prioriteitsrecht.
5.67
In rov. 6.43 is duidelijk alleen het standpunt van BMS uiteengezet, ingeleid met de zinsnede dat het verweer van BMS op het volgende neerkomt en afgesloten met de zinsnede dat het hof aldus het standpunt van BMS begrijpt. Waar het hof in rov. 6.43 spreekt over het toepasselijke recht van de staat Delaware, gaat het dus om het standpunt van BMS. BMS heeft in feitelijke instanties aangevoerd dat de vraag wie het prioriteitsrecht kan inroepen wordt beheerst door het EOV-recht [68] . Wat betreft het recht van de staat Delaware heeft het hof van belang geacht dat volgens dat recht mogelijk is dat een
beneficial ownershipde eigenaar daarvan het recht geeft om op afroep informeel ook de juridische eigendom overgedragen te krijgen door de juridisch eigenaar.
beneficial ownershipde eigenaar daarvan het recht geeft om op afroep informeel ook de juridische eigendom overgedragen te krijgen door de juridisch eigenaar.
5.68
Het hof heeft in rov. 6.44 met de woorden ‘deze impliciete ‘toe-eigening’’ verwezen naar dit hiervoor in 5.61 besproken standpunt van BMS. Het hof heeft dus acht geslagen op de manier waarop naar het recht van de staat Delaware juridische eigendom kan worden overgedragen (door middel van impliciete ‘toe-eigening’), maar hiermee heeft het hof
niette kennen gegeven dat dat recht van toepassing is
op de vraag of aan BMS Company het prioriteitsrecht toekomt. Dat is iets anders. Het hof heeft het recht van de staat Delaware alleen relevant geacht bij het achterhalen van de afspraken tussen partijen en de partijbedoelingen. Om die reden heeft het hof dan ook overwogen dat deze impliciete ‘toe-eigening’ van (ook) juridisch eigendom van de prioriteitsrechten naar voorshands oordeel in overeenstemming is met de afspraken die blijkens overgelegde verklaringen tussen BMS Pharma en BMS Company in het kader van de overname van DuPont zijn gemaakt, namelijk dat BMS Company de nieuwe octrooiaanvragen zou indienen. Vervolgens is het hof tot het oordeel gekomen dat het voorshands voldoende aannemelijk is dat ingevolge gemaakte afspraken zowel de economische als de juridische eigendom op het prioriteitsrecht (tijdig) op BMS Company is overgegaan. Daarmee is volgens het hof voldaan aan de vereisten die gelden voor een geldige overdracht onder art. 87 EOV. Ook dit is in lijn met G1/22 en G2/22 dat het prioriteitsrecht onder het EOV als een autonoom recht moet worden beschouwd en dat nationale regels niet van toepassing zijn bij de beoordeling van de geldigheid van overdracht van dit recht. En andermaal geldt hiervoor meerbedoelde lage lat uit die G1/22 en G2/11 uitspraak voor de beoordeling van geldigheid van overdracht van prioriteitsrechten en dat informele of stilzwijgende overdrachten
onder vrijwel alle omstandighedenmoeten worden geaccepteerd en dat de EOV-vereisten voor geldige overdracht van prioritietsrechten
niet striktermoeten zijn dan nationale vereisten (zoals die naar het recht van de staat Delaware in dit geval). Ook van belang is dat de GKB heeft geoordeeld dat
alleen in zeldzame uitzonderlijke gevallen gegronde redenen kunnen bestaan om de aanspraak op prioriteit te ontzeggenen dat een opposant hiervoor
specifieke feiten moet aanvoeren. Ik verwijs ook naar een recente uitspraak van de TKB waarin de beginselen van G1/22 en G2/22 zijn toegepast uitmondend in het oordeel dat een impliciete overdracht en een overdracht met terugwerkende kracht voldoende was in dat geval [69] .
niette kennen gegeven dat dat recht van toepassing is
op de vraag of aan BMS Company het prioriteitsrecht toekomt. Dat is iets anders. Het hof heeft het recht van de staat Delaware alleen relevant geacht bij het achterhalen van de afspraken tussen partijen en de partijbedoelingen. Om die reden heeft het hof dan ook overwogen dat deze impliciete ‘toe-eigening’ van (ook) juridisch eigendom van de prioriteitsrechten naar voorshands oordeel in overeenstemming is met de afspraken die blijkens overgelegde verklaringen tussen BMS Pharma en BMS Company in het kader van de overname van DuPont zijn gemaakt, namelijk dat BMS Company de nieuwe octrooiaanvragen zou indienen. Vervolgens is het hof tot het oordeel gekomen dat het voorshands voldoende aannemelijk is dat ingevolge gemaakte afspraken zowel de economische als de juridische eigendom op het prioriteitsrecht (tijdig) op BMS Company is overgegaan. Daarmee is volgens het hof voldaan aan de vereisten die gelden voor een geldige overdracht onder art. 87 EOV. Ook dit is in lijn met G1/22 en G2/22 dat het prioriteitsrecht onder het EOV als een autonoom recht moet worden beschouwd en dat nationale regels niet van toepassing zijn bij de beoordeling van de geldigheid van overdracht van dit recht. En andermaal geldt hiervoor meerbedoelde lage lat uit die G1/22 en G2/11 uitspraak voor de beoordeling van geldigheid van overdracht van prioriteitsrechten en dat informele of stilzwijgende overdrachten
onder vrijwel alle omstandighedenmoeten worden geaccepteerd en dat de EOV-vereisten voor geldige overdracht van prioritietsrechten
niet striktermoeten zijn dan nationale vereisten (zoals die naar het recht van de staat Delaware in dit geval). Ook van belang is dat de GKB heeft geoordeeld dat
alleen in zeldzame uitzonderlijke gevallen gegronde redenen kunnen bestaan om de aanspraak op prioriteit te ontzeggenen dat een opposant hiervoor
specifieke feiten moet aanvoeren. Ik verwijs ook naar een recente uitspraak van de TKB waarin de beginselen van G1/22 en G2/22 zijn toegepast uitmondend in het oordeel dat een impliciete overdracht en een overdracht met terugwerkende kracht voldoende was in dat geval [69] .
5.69
Te betogen valt ook, zoals de s.t. van BMS onder 61 doet, dat geen belang bestaat bij deze klacht, omdat het EOV geen hogere eisen stelt aan overdracht van het prioriteitsrecht dan het recht van Delaware.
5.7
Op dit één en ander ketst deze rechtsklacht af.
5.71
Onderdeel 7.3klaagt dat in rov. 6.43-6.44 is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, omdat is miskend dat het EOV eist dat ten minste duidelijk moet zijn dat een overdracht is overeengekomen en wat wordt overgedragen [70] . Het hof heeft miskend dat van die duidelijkheid in dit geval geen sprake is, omdat in het oordeel van het hof het recht van voorrang kennelijk bij BMS Pharma berust tot het moment van (nota bene:) ‘
impliciete toe-eigening’. Dat betekent dat zolang BMS Company het recht van voorrang niet heeft ingeroepen, kennelijk ook BMS Pharma dit recht kan inroepen [71] . Dit is in strijd met art. 87 EOV waaruit volgt dat niet meer dan één partij tegelijkertijd gerechtigd kan zijn tot het recht van voorrang [72] .
impliciete toe-eigening’. Dat betekent dat zolang BMS Company het recht van voorrang niet heeft ingeroepen, kennelijk ook BMS Pharma dit recht kan inroepen [71] . Dit is in strijd met art. 87 EOV waaruit volgt dat niet meer dan één partij tegelijkertijd gerechtigd kan zijn tot het recht van voorrang [72] .
5.72
Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat het hof duidelijk niet heeft geoordeeld dat er meer dan één partij tegelijkertijd formeel prioriteitsgerechtigd kan zijn en zijn oordeel heeft dat ook niet tot gevolg. Het hof heeft in rov. 6.44 voldoende aannemelijk geacht dat zowel de economische als de juridische eigendom van het prioriteitsrecht voorafgaand aan de aanvrage WO 652 is overgegaan van BMS Pharma op BMS Company. Dat betekent dat volgens het hof op het relevante moment, te weten voorafgaand aan de aanvrage van WO 652, aan BMS Company de formele prioriteitsaanspraak toekomt en dat impliceert niet dat op enig moment zowel Company als Pharma dat recht tegelijkertijd zouden hebben. Dat het overdrachtsmoment van het prioritietsrecht vormvrij kan geschieden hier (in de vorm van impliciete toe-eigening), maakt dat niet anders; tot aan het moment van overdracht is partij A formeel prioriteitsgerechtigd, vanaf dat moment is partij B dat, niets bijzonders. Van ongewisheid of een overdracht is overeengekomen of onduidelijkheid over wat is overgedragen (het prioritietsrecht) is helemaal geen sprake. De klacht faalt.
5.73
Onderdeel 7.4klaagt dat het oordeel in rov. 6.42 dat Teva c.s. niet (voldoende gemotiveerd) heeft bestreden dat de ‘
beneficial ownership’ op het prioriteitsrecht van Pharma op Company is overgegaan, ontoereikend is gemotiveerd, nu het hof daarmee ongemotiveerd voorbij is gegaan aan de essentiële stelling van Teva c.s., onder inroeping van de verklaring van [betrokkene 5], dat naar het recht van de staat van Delaware geen sprake is van een rechtsgeldige overdracht, omdat naar dat recht een moedermaatschappij geen onbeperkte of absolute rechten heeft in haar dochtermaatschappij [73] .
beneficial ownership’ op het prioriteitsrecht van Pharma op Company is overgegaan, ontoereikend is gemotiveerd, nu het hof daarmee ongemotiveerd voorbij is gegaan aan de essentiële stelling van Teva c.s., onder inroeping van de verklaring van [betrokkene 5], dat naar het recht van de staat van Delaware geen sprake is van een rechtsgeldige overdracht, omdat naar dat recht een moedermaatschappij geen onbeperkte of absolute rechten heeft in haar dochtermaatschappij [73] .
5.74
Hier is geen essentiële stelling gepasseerd, aangezien die niet ziet op de overdracht van
‘beneficial ownership’ waar rov. 6.42 over gaat. Teva c.s. heeft in hoger beroep alleen aangevoerd dat geen sprake is van een rechtsgeldige overdracht omdat naar het recht van de staat Delaware een moedermaatschappij geen onbeperkte of absolute rechten heeft in haar dochtermaatschappij [74] . Hieruit volgt niet dat het Teva c.s. ging om het ‘
beneficial ownership’, maar om de juridische eigendom, aangezien zij verwijst naar de verklaring van [betrokkene 5] waarin hij verklaart dat het feit dat een dochtermaatschappij eigenaar is van een octrooi niet voldoende is om te bewerkstelligen dat de moedermaatschappij
juridischeigenaar is van het octrooi van de dochter [75] . Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat het hof rov. 6.42 heeft overwogen dat Teva c.s. niet gemotiveerd heeft bestreden dat de ‘
beneficial ownership’op het prioriteitsrecht van Pharma op Company is overgegaan en dat het verweer van Teva c.s. in deze zaak met name daarop gebaseerd is dat het doorslaggevend is wie de juridische eigendom heeft en dat er geen overdracht heeft plaatsgevonden van de juridische eigendom van het prioriteitsrecht. Dit geldt te meer nu BMS in de procedure dit standpunt uit de verklaring van [betrokkene 5] al als niet relevant had afgedaan, omdat [betrokkene 5] verklaarde over de begrenzing van zeggenschap binnen een concern en nergens beweerde dat er geen basis zou zijn voor ‘
beneficial ownership’van BMS Company [76] . Ook deze klacht kan niet tot cassatie leiden.
‘beneficial ownership’ waar rov. 6.42 over gaat. Teva c.s. heeft in hoger beroep alleen aangevoerd dat geen sprake is van een rechtsgeldige overdracht omdat naar het recht van de staat Delaware een moedermaatschappij geen onbeperkte of absolute rechten heeft in haar dochtermaatschappij [74] . Hieruit volgt niet dat het Teva c.s. ging om het ‘
beneficial ownership’, maar om de juridische eigendom, aangezien zij verwijst naar de verklaring van [betrokkene 5] waarin hij verklaart dat het feit dat een dochtermaatschappij eigenaar is van een octrooi niet voldoende is om te bewerkstelligen dat de moedermaatschappij
juridischeigenaar is van het octrooi van de dochter [75] . Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat het hof rov. 6.42 heeft overwogen dat Teva c.s. niet gemotiveerd heeft bestreden dat de ‘
beneficial ownership’op het prioriteitsrecht van Pharma op Company is overgegaan en dat het verweer van Teva c.s. in deze zaak met name daarop gebaseerd is dat het doorslaggevend is wie de juridische eigendom heeft en dat er geen overdracht heeft plaatsgevonden van de juridische eigendom van het prioriteitsrecht. Dit geldt te meer nu BMS in de procedure dit standpunt uit de verklaring van [betrokkene 5] al als niet relevant had afgedaan, omdat [betrokkene 5] verklaarde over de begrenzing van zeggenschap binnen een concern en nergens beweerde dat er geen basis zou zijn voor ‘
beneficial ownership’van BMS Company [76] . Ook deze klacht kan niet tot cassatie leiden.
5.75
Onderdeel 7.5klaagt over ontoereikende motivering van het oordeel in rov. 6.42 dat Teva c.s. niet (voldoende gemotiveerd) heeft bestreden dat het onder art. 87 EOV niet mogelijk is dat de juridische eigendom en ‘
beneficial’ eigendom van het prioriteitsrecht bij verschillende vennootschappen berusten, omdat daarmee ongemotiveerd voorbij is gegaan aan Teva c.s.’ stelling dat op grond van art. 87 EOV, dat de octrooiaanvrager ‘of zijn rechtsopvolger’ aanwijst als voorrangsgerechtigde, niet meer dan één partij tegelijkertijd gerechtigd kan zijn tot het recht van voorrang [77] .
beneficial’ eigendom van het prioriteitsrecht bij verschillende vennootschappen berusten, omdat daarmee ongemotiveerd voorbij is gegaan aan Teva c.s.’ stelling dat op grond van art. 87 EOV, dat de octrooiaanvrager ‘of zijn rechtsopvolger’ aanwijst als voorrangsgerechtigde, niet meer dan één partij tegelijkertijd gerechtigd kan zijn tot het recht van voorrang [77] .
5.76
Deze stelling van Teva c.s. ziet niet op de vraag of het mogelijk is dat de juridische eigendom en
‘beneficial ownership’ bij verschillende vennootschappen berusten. Daarmee is het geen essentiële stelling in cassatie-technisch opzicht. Teva c.s. heeft in feitelijke instanties betoogd dat twee personen een beroep kunnen doen op een recht van voorrang, namelijk degene die de aanvrage heeft ingediend en zijn rechtsopvolger, en dat bij overdracht van het recht de een het recht verliest en de ander dat verkrijgt [78] . Dat klopt op zich, maar Teva c.s. heeft daarmee niets gesteld over de nuancering dat de economische en juridische eigendom op het prioriteitsrecht bij verschillende vennootschappen kunnen berusten. Daar gaat de klacht al op mank. Daar komt bij dat belang bij de klacht ontbreekt (zo ook s.t. BMS 66), omdat het aangevallen oordeel niet relevant is voor het zelfstandig dragende en niet succesvol in cassatie bestreden oordeel in rov. 6.44 dat ook de juridische eigendom tijdig is overgegaan naar Company. De klacht treft daarom geen doel.
‘beneficial ownership’ bij verschillende vennootschappen berusten. Daarmee is het geen essentiële stelling in cassatie-technisch opzicht. Teva c.s. heeft in feitelijke instanties betoogd dat twee personen een beroep kunnen doen op een recht van voorrang, namelijk degene die de aanvrage heeft ingediend en zijn rechtsopvolger, en dat bij overdracht van het recht de een het recht verliest en de ander dat verkrijgt [78] . Dat klopt op zich, maar Teva c.s. heeft daarmee niets gesteld over de nuancering dat de economische en juridische eigendom op het prioriteitsrecht bij verschillende vennootschappen kunnen berusten. Daar gaat de klacht al op mank. Daar komt bij dat belang bij de klacht ontbreekt (zo ook s.t. BMS 66), omdat het aangevallen oordeel niet relevant is voor het zelfstandig dragende en niet succesvol in cassatie bestreden oordeel in rov. 6.44 dat ook de juridische eigendom tijdig is overgegaan naar Company. De klacht treft daarom geen doel.
5.77
Onderdeel 7 van Teva c.s. kan niet tot cassatie leiden.
Strijd met gesloten stelsel van rechtsmiddelen (onderdeel 7 Sandoz)
5.78
Onderdeel 7 van Sandozbevat na een inleiding onder a één klacht gericht tegen het oordeel in rov. 6.62 over strijd met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Het hof heeft daarin het volgende overwogen:
“
Strijd met gesloten stelsel van rechtsmiddelen?
Strijd met gesloten stelsel van rechtsmiddelen?
6.62
Sandoz heeft verder bezwaar gemaakt tegen de in de tweede kort gedingprocedure door BMS geformuleerde grieven (par. 5.21-5.26 MvG) tegen overwegingen van de voorzieningenrechter in (r.o. 6.12-6.16 van) het vonnis van 10 mei 2022, die volgens Sandoz c.s. los staan van de in G2/21 geformuleerde toets. Volgens Sandoz is het in strijd met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen indien het hof - niettegenstaande het feit dat BMS tegen dat eerste vonnis geen hoger beroep heeft ingesteld - die grieven in het onderhavige tweede kort geding zou beoordelen. Op dat bezwaar hoeft niet te worden beslist. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen komt het hof tot een andere uitkomst ten aanzien van de inventiviteit van het octrooi op grond van een andere uitleg van G2/21 dan die de voorzieningenrechter heeft gehanteerd. Het Vonnis zal reeds om die reden worden vernietigd. Aan de grieven waartegen Sandoz bezwaar maakt wordt niet toegekomen.”
5.79
Onderdeel 7.1klaagt dat dit oordeel ontoereikend is gemotiveerd, omdat het hof niet kenbaar heeft gemotiveerd in welk opzicht zijn uitleg van G 2/21 verschilt van die van de voorzieningenrechter. Anders dan het hof heeft overwogen, heeft het hof niet zozeer een andere uitleg van G 2/21 dan de voorzieningenrechter gehanteerd, maar veeleer de vraag of de vakpersoon met zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum uit de aanvrage kon afleiden dat het doel van het vinden van een verbinding met verbeterde factor Xa remming, selectiviteit en farmacologische eigenschappen, met apixaban zou kunnen worden bereikt, anders gewaardeerd dan de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter was immers van oordeel dat dit niet kon worden afgeleid uit de aanvrage [79] , terwijl het hof heeft geoordeeld dat dat wel kon. Dit is wel degelijk het onderwerp van BMS’ grief 4 (‘
Het gunstig effect is uit de aanvrage af te leiden’) [80] waarop het bezwaar van Sandoz ziet [81] . Het hof heeft dus ten onrechte en in weerwil van het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, wel degelijk de feitelijke beslissingen in het eerste kortgedingvonnis tussen partijen heroverwogen, zodat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is.
Het gunstig effect is uit de aanvrage af te leiden’) [80] waarop het bezwaar van Sandoz ziet [81] . Het hof heeft dus ten onrechte en in weerwil van het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, wel degelijk de feitelijke beslissingen in het eerste kortgedingvonnis tussen partijen heroverwogen, zodat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is.
5.8
De klacht dat het hof niet heeft gemotiveerd in welk opzicht zijn uitleg van G 2/21 verschilt met die van de voorzieningenrechter, faalt bij gebrek aan belang. Het gaat erom dat het hof tot een andere uitkomst ten aanzien van de inventiviteit is gekomen, zodat het vonnis al om die reden werd vernietigd en niet behoeft te worden toegekomen aan de grieven waartegen Sandoz bezwaar maakt. Hierbij is niet relevant of het hof een andere uitleg van G 2/21 dan de voorzieningenrechter heeft gehanteerd.
5.81
Bovendien verzet het gesloten stelsel van rechtsmiddelen zich niet tegen het vorderen van hetzelfde in een tweede kort geding, waarna vervolgens van de uitspraak in het tweede kort geding in appel worden gekomen – daargelaten misbruik van procesrecht, waarover in cassatie niets wordt aangevoerd [82] ; in het tweede kort geding voor het eerst in hoger beroep komen, staat dus vrij [83] .
5.82
Onderdeel 7 van Sandoz faalt ook.
Dwangsommen
5.83
Onderdeel 8bestaat na een inleiding onder a-c uit vier subonderdelen gericht tegen rov. 6.64 en rov. 6.66 en punt 7.1 t/m 7.5 van het dictum, waarin het hof geen maximum heeft verbonden aan de opgelegde dwangsommen.
5.84
Onderdeel 8.1richt hier een motiveringsklacht tegen: deze beslissing is niet gemotiveerd, zodat de gronden voor het gebruik van de bevoegdheid om de dwangsommen niet te maximeren niet kenbaar en controleerbaar zijn [84] . Daarmee voldoet deze beslissing niet aan de minimumnorm voor motivering, die tenminste zodanig moet zijn dat zij voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden – de cassatierechter daaronder begrepen – controleerbaar en aanvaardbaar te maken. Hiermee is ook zonder kenbare motivering voorbij gegaan aan het verweer van Sandoz dat de dwangsomoplegging moet worden gemaximeerd.
5.85
Onderdeel 8.2klaagt dat dit te meer klemt nu:
b. het hof niet heeft vastgesteld dat Sandoz zich zo heeft opgesteld dat het achterwege laten van een maximering aangewezen is, bijvoorbeeld door een eerder inbreukverbod te overtreden;
c. BMS weliswaar heeft gevorderd dwangsommen op te leggen, maar niet gemotiveerd heeft betoogd dat en waarom aan die dwangsommen geen maximum zou moeten worden verbonden [86] .
5.86
Onderdeel 8.3 van Sandoz(een klacht die door Teva c.s. niet wordt voorgesteld) klaagt dat als het hof van oordeel is geweest dat het niet gehouden was acht te slaan op het verweer van Sandoz in onderdeel 8.1 omdat dit in eerste aanleg is aangevoerd, het hof de positieve zijde van de devolutieve werking van het verweer heeft miskend.
5.87
Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking.
5.88
De rechter heeft een discretionaire bevoegdheid om aan een veroordeling een dwangsom te verbinden [87] . Uit art. 611a lid 1 Rv volgt dat de rechter op vordering van een van de partijen beslist of de wederpartij een dwangsom wordt opgelegd en wat de hoogte daarvan zal zijn. Ambtshalve oplegging van dwangsommen is niet mogelijk. De rechter is niet alleen vrij om de dwangsomhoogte te bepalen, maar kan ook naar eigen inzicht daaraan verschillende modaliteiten verbinden, zoals verbeurte ineens of per tijdseenheid of per overtreding en maximering, zo volgt uit art. 611b Rv [88] . De rechter hoeft in beginsel zijn beslissing over dwangsommen niet te motiveren [89] . Alleen wanneer het partijdebat daartoe aanleiding geeft, moet de rechter rekenschap afleggen van de wijze waarop hij van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik heeft gemaakt [90] . Vanwege de ruime beslissingsvrijheid en beperkte motiveringsplicht is de toetsingsruimte in cassatie hier beperkt [91] .
5.89
De rechter heeft ook discretionaire bevoegdheid in het al dan niet maximeren van de dwangsom [92] . Anders dan in het bestuursrecht (art. 5:32 lid 2 Awb), bestaat er geen maximeringsplicht voor dwangsommen [93] . Hoewel die verplichting niet bestaat, wordt in de praktijk aan dwangsommen die per tijdseenheid of overtreding kunnen oplopen meestal wel een maximum verbonden [94] , maar volgens de Hoge Raad bestaat daartoe geen verplichting en in cassatie kunnen slechts de gronden voor het gebruik van de bevoegdheid om de dwangsommen al dan niet te maximeren worden getoetst [95] . In de betreffende zaak had het hof maximering achterwege gelaten en daarvoor als reden gegeven dat de eerdere veroordeling met een aanzienlijke dwangsom “slechts een zeer beperkt gevolg heeft gekend en in ieder geval niet als resultaat heeft gehad dat aangenomen kan worden dat [eiser] zijn verplichting […] is nagekomen.” Daarnaast had het hof in aanmerking genomen dat onduidelijk is hoe groot het financiële belang is dat eiser bij de niet-nakoming van die verplichting heeft. De daartegen gerichte cassatieklachten zijn verworpen.
5.9
In een arrest van twee jaar later heeft de Hoge Raad ook de motivering over het opleggen van dwangsommen getoetst en achtte toen een tegenstrijdigheid in de overwegingen en het dictum onbegrijpelijk. Het hof had in het lichaam van het arrest overwogen dat het de gevorderde dwangsom (van € 50.000,- per dag(deel) van ingebreke blijven tot een maximum van € 1 miljoen) ambtshalve zou matigen, terwijl in het dictum de dwangsom per dag gelijk was aan gevorderde € 50.000,- per dag(deel), maar de maximering op € 5 miljoen was gezet [96] . Nu het hof, hoewel daartoe niet gehouden, was overgegaan tot motivering van de dwangsomoplegging (in het lichaam overwogen dat ambtshalve zou worden gematigd), terwijl in het dictum het dwangsomverbeuringsmaximum vervolgens flink werd geplust, was er hier wel ruimte voor cassatiecontrole: die tegenstrijdigheid maakte de beslissing over de hoogte van de dwangsom onbegrijpelijk, zo oordeelde de Hoge Raad [97] .
5.91
In onze zaak hebben partijen in feitelijke instanties een zeer beperkt debat gevoerd over de dwangsommaximering. Teva c.s. heeft geen maximeringsverweer gevoerd en Sandoz heeft alleen gesteld dat de door BMS gevorderde dwangsommen disproportioneel zijn en dienen te worden gematigd
en gemaximeerd, zonder die gestelde disproportionaliteit nader toe te lichten. Ten aanzien van de vordering van BMS om aan de vorderingen een dwangsom te koppelen van “EUR 100.000,= (…) voor iedere dag of gedeelte van de dag dat gedaagde het bevel geheel of gedeeltelijk niet nakomt of – ter vrije keuze van BMS – van EUR 10.000,= (…) voor ieder inbreukmakend product waarmee gedaagde het bevel geheel of gedeeltelijk niet nakomt” heeft Sandoz alleen dit verweer gevoerd:
en gemaximeerd, zonder die gestelde disproportionaliteit nader toe te lichten. Ten aanzien van de vordering van BMS om aan de vorderingen een dwangsom te koppelen van “EUR 100.000,= (…) voor iedere dag of gedeelte van de dag dat gedaagde het bevel geheel of gedeeltelijk niet nakomt of – ter vrije keuze van BMS – van EUR 10.000,= (…) voor ieder inbreukmakend product waarmee gedaagde het bevel geheel of gedeeltelijk niet nakomt” heeft Sandoz alleen dit verweer gevoerd:
“De door BMS gevorderde dwangsommen zijn disproportioneel en dienen te worden gematigd en gemaximeerd, bijvoorbeeld tot EUR 25.000 per overtreding van het verbod met een maximum van EUR 1.000.000, dan wel EUR 1.000 voor ieder product met een maximum van EUR 1.000.000, althans tot door U.E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedragen.” [98]
5.92
Nadat de voorzieningenrechter de vorderingen van BMS had afgewezen, waarbij dan ook geen dwangsommen aan de orde waren, heeft Sandoz in hoger beroep naar haar bespreking van de vorderingen in eerste aanleg verwezen, daaronder begrepen het geciteerde verweer tegen dwangsomoplegging [99] .
5.93
Het hof is gedeeltelijk aan dit verweer van Sandoz tegemoet gekomen door in rov. 6.64 (en punt 7.1 van het dictum) een dwangsomveroordeling op te leggen van € 100.000,- per dag of € 1000,- per product, zulks ter keuze van BMS. Nu dat minder is dan gevorderd was (matiging dwangsom per inbreukmakend product met een factor tien), is hieruit af te leiden dat het hof acht heeft geslagen op het dwangsomverweer van Sandoz – er is tot gedeeltelijke matiging overgegaan, maar niet tot maximering – zodat de positieve zijde van de devolutieve werking mij niet lijkt te zijn miskend hier, waar de klacht van onderdeel 8.3 op afketst.
5.94
Voor nadere motivering van de dwangsomoplegging en de modaliteiten daarvan bestond hier volgens mij geen aanleiding. Teva c.s. heeft daartegen überhaupt geen verweer gevoerd en Sandoz heeft alleen gesteld dat de gevorderde dwangsommen disproportioneel zijn met het verzoek tot matiging en maximering (met suggestie van lagere bedragen), waarna het hof wel (deels) heeft gematigd, maar de dwangsomverbeuring niet heeft gemaximeerd. Het geschetste summiere partijdebat vormt geen aanleiding tot motivering bij die stand van zaken. Daar lijkt mij onderdeel 8.1 op mank te gaan, ook al is hier het verweer gepasseerd dat dwangsommaximering moet worden toegepast door het hof; dat verweer is op niet meer gebaseerd dan een enkele stelling, namelijk dat de gevorderde dwangsomoplegging ‘disproportioneel’ zou zijn – zonder nadere duiding van die disproportionaliteit.
5.95
De omstandigheid genoemd in onderdeel 8.2 onder a dat het achterwege laten van een maximering ‘in het algemeen niet zonder bezwaren is’, maakt lijkt mij niet dat de besproken hoofdregel uit de Hoge Raad rechtspraak dat er geen maximerings
plichtbestaat voor de rechter bij dwangsomoplegging in het civiele recht hier zou moeten wijken, al wordt in de literatuur wel bepleit dat non-maximering motivering zou behoeven [100] . Daarop stuit de klacht van onderdeel 8.2 onder b dan ook af in mijn ogen. Voor de klacht van onderdeel 8.2 onder c dat het aan BMS was om gemotiveerd te onderbouwen dat aan de dwangsomversterking geen maximum zou moeten worden verbonden, geldt dat ons recht zo’n regel niet kent, nu dwangsombeslissingen ter discretie zijn van de rechter, wiens oordeel daarover dus niet afhankelijk is van de standpunten van partijen [101] . Daarmee zie ik onderdeel 8.2 niet slagen.
plichtbestaat voor de rechter bij dwangsomoplegging in het civiele recht hier zou moeten wijken, al wordt in de literatuur wel bepleit dat non-maximering motivering zou behoeven [100] . Daarop stuit de klacht van onderdeel 8.2 onder b dan ook af in mijn ogen. Voor de klacht van onderdeel 8.2 onder c dat het aan BMS was om gemotiveerd te onderbouwen dat aan de dwangsomversterking geen maximum zou moeten worden verbonden, geldt dat ons recht zo’n regel niet kent, nu dwangsombeslissingen ter discretie zijn van de rechter, wiens oordeel daarover dus niet afhankelijk is van de standpunten van partijen [101] . Daarmee zie ik onderdeel 8.2 niet slagen.
5.96
Dat betekent dat ook de klachten van subonderdelen 8.1 en 8.2 geen doel treffen.
5.97
Onderdeel 8.4 van Sandoz, dat gelijk is aan
onderdeel 8.3 van Teva c.s., klaagt dat het hof helemaal niet heeft gemotiveerd dat of waarom enige dwangsom moet worden opgelegd ter zake van de
recall(rov. 6.67 jo. dictum, punt 7.4). De beslissing in punt 7.5 van het dictum ten aanzien van dit bevel is daarmee onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, aldus deze klacht.
onderdeel 8.3 van Teva c.s., klaagt dat het hof helemaal niet heeft gemotiveerd dat of waarom enige dwangsom moet worden opgelegd ter zake van de
recall(rov. 6.67 jo. dictum, punt 7.4). De beslissing in punt 7.5 van het dictum ten aanzien van dit bevel is daarmee onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, aldus deze klacht.
5.98
Deze klacht is tevergeefs. Besproken is dat voor dwangsomversterking een beperkte motiveringsplicht geldt en dat alleen als het partijdebat daartoe aanleiding geeft de rechter dienaangaande moet motiveren. De generieken hebben over dwangsomversterking met betrekking tot
recall-nevenvordering geen verweer gevoerd in feitelijke instanties (de PI noemt hier ook geen vindplaatsen voor), zodat het hof zijn oordeel hierover niet hoefde te motiveren. Daar ketst ook deze klacht op af.
recall-nevenvordering geen verweer gevoerd in feitelijke instanties (de PI noemt hier ook geen vindplaatsen voor), zodat het hof zijn oordeel hierover niet hoefde te motiveren. Daar ketst ook deze klacht op af.
5.99
Onderdeel 8 kan evenmin tot cassatie leiden.
5.1
Onderdeel 9is een louter voortbouwende klacht, waarvan afzonderlijke bespreking niet nodig is.
Onderdeel 9is een louter voortbouwende klacht, waarvan afzonderlijke bespreking niet nodig is.
6.Proceskosten
6.1
Partijen hebben in beide zaken overeenstemming bereikt over de hoogte van de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. In zaak 23/03949 is dat € 60.000,- en in zaak 23/03951 € 55.000,- [102] .
7.Conclusie
Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep in beide zaken.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden
A-G