ECLI:NL:RBDHA:2024:6178

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

Team Handel

Zaaknummer: C/09/636323 / HA ZA 22-849

Vonnis van 24 april 2024

in de zaak van

PAYPORTER ODEME HIZMETLERI VE ELEKTRONIK PARA A.S., voorheen
Hizlipara Odeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.S.,

te Istanbul (Turkije),

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,

advocaat: mr. S. Kara te Rotterdam,

tegen

1.MORPARA B.V.,

te Rotterdam,
2.
MORPARA RETAIL SERVICES B.V.,

te Rotterdam,

gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie,

advocaat: mr. M.C. Coops te Amsterdam.

Eiseres in conventie zal hierna Hizlipara genoemd worden. Gedaagden in conventie zullen gezamenlijk worden aangeduid als Morpara.

1.Inleiding: waar gaat deze zaak over?

1.1.

Hizlipara heeft in de periode 2017 – 2020 samengewerkt met Morpara. Hizlipara is houder van een Uniebeeldmerk met woordelement ‘PayPorter’. Na het stuklopen van de samenwerking wil Hizlipara het gebruik van (tekens gelijk aan) het Uniemerk aan Morpara verbieden. Morpara verweert zich met een beroep op een ouder recht van plaatselijke betekenis. In reconventie vordert Morpara een verbod voor Hizlipara om het Uniemerk in Nederland te gebruiken, vernietiging van het Uniemerk en schadevergoeding.

1.2.

De voorzieningenrechter heeft bij kortgedingvonnis van 10 februari 2022 Hizlipara voorshands in het gelijk gesteld. In de huidige bodemprocedure heeft Morpara haar verweer uitgebreid. De rechtbank oordeelt dat Morpara voldoende heeft onderbouwd dat zij de naam PayPorter met het PayPorter logo in Nederland heeft gebruikt vóórdat Hizlipara haar Uniemerk deponeerde. Hizlipara kan Morpara het gebruik van de handelsnaam PayPorter dus niet verbieden. De vorderingen van Hizlipara in conventie worden daarom afgewezen. De nietigheid- en verbodsvorderingen van Morpara in reconventie slagen ook niet. De vordering tot schadevergoeding van Morpara in reconventie wordt wel gedeeltelijk toegewezen.

2.De procedure

2.1.

Op 15 februari 2023 heeft de rechtbank in een door Morpara ingesteld incident tot schorsing van de hoofdzaak ingevolge artikel 132 lid 1 UMVo^[1]beslist dat in de hoofdzaak zal worden voortgeprocedeerd, aangezien de
Second Board of Appealvan het EUIPO^[2]inmiddels haar procedure heeft geschorst teneinde de Nederlandse bodemrechter eerst te laten beslissen. Morpara is veroordeeld in de proceskosten in het incident.

2.2.

Het (verdere) verloop van de procedure blijkt uit:

- het incidenteel vonnis van 15 februari 2023 met de daarin genoemde stukken betreffende schorsing van de procedure,
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie van 12 april 2023 met producties GP1 tot en met GP45,

- de conclusie van antwoord in reconventie van 28 juni 2023 met producties EP22 en EP23,

- het emailbericht van 14 december 2023 van Morpara met verzoek om pleidooi en verlengde spreektijd,

- het emailbericht van de rechtbank van 14 december 2023 waarin 15 minuten spreektijd wordt toegestaan,

- het emailbericht van 2 januari 2024 van Hizlipara met het verzoek de stukken uit de kortgedingprocedure tussen partijen te beschouwen als herhaald en ingelast in de bodemprocedure,

- het emailbericht van 3 januari 2024 van Morpara met kostenstaat,

- de brief van 4 januari 2024 van Hizlipara met overlegging producties EP24 t/m EP45 en digitaal procesdossier,

- het emailbericht van de rechtbank van 8 januari 2024 inzake inbreng stukken kortgedingprocedure,

- het B8-formulier van 12 januari 2024 met aanvullend kostenoverzicht van Morpara,

- het B8-formulier van 12 januari 2024 met aanvullend kostenoverzicht en nog te maken onkosten van Hizlipara,

- het B8-formulier van 14 januari 2024 van Hizlipara met de pleitnota, en overzicht aanvullende onkosten.

2.3.

Tijdens de mondelinge behandeling op 15 januari 2024 hebben partijen vragen van de rechtbank beantwoord en hun standpunten, aan de hand van pleitnotities, nader toegelicht. De griffier heeft zittingsaantekeningen gemaakt. De pleitnotities van partijen en de zittingsaantekeningen van de griffier zijn toegevoegd aan het griffiedossier.

2.4.

Vonnis is vervolgens (nader) bepaald op vandaag.

2.5.

Na afloop van de mondelinge behandeling en de vonnisbepaling hebben partijen op 18 respectievelijk 19 januari 2024 aanvullende/geactualiseerde kostenoverzichten aan de rechtbank toegezonden. De rechtbank heeft deze, mede gelet op artikel 5.2 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken, niet in aanmerking genomen bij de in dit vonnis opgenomen proceskostenveroordeling.

3.De feiten

3.1.

Hizlipara is opgericht op 26 januari 2016 in Istanbul, Turkije, en is actief op het gebied van internationale geldovermakingen.

3.2.

PayPorter B.V. (nu geheten: Morpara B.V.) is opgericht op 12 april 2017. Eén van de bestuurders is [naam 1] (hierna: [naam 1] ). Enig middellijk aandeelhoudster van Morpara B.V. was [naam 2] , echtgenote van [naam 1] , (hierna: [naam 2] ). Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten van Morpara B.V. onder meer uit het verlenen van betaaldiensten, waaronder geldtransfers in binnen- en buitenland.

3.3.

[naam 2] heeft op 14 februari 2017 de domeinnaam verkregen en haar vennootschap [bedrijf] op 30 mei 2017 de domeinnaam .

3.4.

Op een door Morpara overgelegde
printscreenvan de website van 22 juni 2017 is het volgende te zien:

3.5.

[naam 1] heeft vanaf mei 2017 werkzaamheden verricht voor Hizlipara. Vanaf toen is ook gewerkt aan het opstarten van een duurzame samenwerking tussen Hizlipara en Morpara. [naam 1] is op 6 januari 2018 benoemd tot lid van de raad van bestuur van Hizlipara en werd op 5 maart 2018 algemeen directeur van Hizlipara. In dezelfde periode was hij ook (indirect) bestuurder van Morpara B.V..

3.6.

Op 17 augustus 2017 heeft Morpara B.V. bij De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) een aanvraag gedaan voor een Europese vergunning om daarmee bevoegd als betaaldienstverlener binnen Europa te opereren. Deze vergunning (PSD^[3]-1) is per 26 juli 2018 verleend. Op 19 februari 2019 is de vergunning omgezet naar PSD-2 (waarbij wordt voldaan aan strengere vereisten).

3.7.

In de brief van Morpara B.V. aan DNB van 27 september 2017 met aanvullende informatie is gebruik gemaakt van de naam PayPorter met een oranje figuratief element (hierna: het PayPorter logo):

In het bij die brief als bijlage gevoegde businessplan van Morpara werd eveneens gebruik gemaakt van de naam PayPorter en het PayPorter logo.

3.8.

In de periode van 8 juni 2017 tot en met 12 december 2017 hebben [naam 2] en een ontwerpster, [naam 3] , via WhatsApp gesproken over het ontwerp van twee logo’s.

Op 8 juni 2017 schrijft de ontwerpster aan [naam 2] :

“Please note that i will need to know:

(…)

All these infos will make me to target for you the adequat Logo that will fit perfectly with the Philosophy of your business and company”

Op 12 juni 2017 schrijft de ontwerpster aan [naam 2] :

“I will start working on it as soon as we are ok.

Please note, that as you are a Friend of [naam 4] , i will take only 450 Euros for the Logo + design of paper A4 (complimentary)

And 250 Euros to design: Business card+ American Enveloppe + Envelop A5 + Folder.

For another need, please let me know then i can give you the price.

I am delighted to start working for your project...

I will do 2 différents proposal of Logo and when you choose i can do other works.

Finally, please note that i take 50% before starting and 50% at the end.”

Diezelfde dag schrijft [naam 2] aan de ontwerpster:

“
We discussed it and we would like to start out with only the logo and your design of the A4 paper. (…) Am looking foreward to see what you will come up with..”

Op 1 juli 2017 schrijft de ontwerpster aan [naam 2] :

“I really enjoyed working with you and I am so glad that you like the logo. Please feel free to contact me for another need.”

Op 11 december 2017 schrijft [naam 2] aan de ontwerpster:

“We are busy setting our business and preparing for our first office opening in January. (…) We have had a team design our Turkish brand logo but we are not really happy with it.. So I was wondering if you have time to work out another logo for our brand..

In short: The name of our Turkish company is called ‘Hizli para’. (…)

I hope you can find the time to take this project as we are so happy with our Payporter design.”

De ontwerpster antwoordt diezelfde dag als volgt:

Hello [naam 5] , it’s so nice to hear from you.

I wish you a successful launch and all the best for your new projet. I will be glad to collaborate with you again.

I understood from you that the new logo for ‘Hızlı Para’:

- should means fast transfert

- should be close to ‘Dollar’ pantone

Also i need to know if there’s a connection between this new Logo and Pay Porter, i mean they will be print in the same paper one day like 2 brands from the same Holding or are they completely different businesses with absolutely no connection?

Waarop [naam 2] aldus reageert:

They are two different identities..so no connection between them.

One is Eurooean market, the other Turkish market..but aiming for the Russian, African, Bulgarian people in Turkey.,

De conversatie op die dag is geëindigd met de mededeling van [naam 2] dat besloten is de naam PayPorter en het PayPorter logo ook te gaan gebruiken voor de activiteiten van Hizlipara. [naam 2] schreef:

“(…) After a long day of brainstorming we decided to go for a general name for both countries… It will be PayPorter for both including your designs etc. (…)”

3.9.

Op 14 december 2017 zijn op naam van Hizlipara de volgende merken gedeponeerd bij het “Türk Patent” (de Turkse overheidsorganisatie op het gebied van Intellectuele Eigendom) (hierna: de Turkse merken):

- het woord-/beeldmerk met nummer 2017/114332, zoals hieronder afgebeeld, ingeschreven voor waren en diensten in klassen 9, 14, 35 en 36:

- het woord-/beeldmerk met nummer 2017/114325, zoals hieronder afgebeeld, ingeschreven voor waren en diensten in klassen 14, 35 en 36:

3.10.

In januari 2018 heeft Hizlipara een filiaal geopend in Istanbul en is zij de naam PayPorter gaan gebruiken. Op de gevel van het pand in Istanbul is/zijn (varianten van) het PayPorter logo aangebracht. Voor de verwerking van grensoverschrijdende betalingen/geldovermakingen maakt Hizlipara gebruik van een eigen geautomatiseerd systeem dat zij het ‘PayPorterSystem’ noemt.

3.11.

Vanaf maart 2018 is Hizlipara de domeinnaam gaan gebruiken. Deze was vanaf dat moment gesteld in de Turkse taal en gericht op Turks publiek.

3.12.

Op 12 maart 2018 is bij Morpara B.V. een
Sales Managerin dienst getreden.

3.13.

Morpara heeft kopieën van de volgende flyers als productie overgelegd waarop, met vermelding van de naam PayPorter en het PayPorter logo, open dagen op respectievelijk 9 juni en 6 en 7 juli 2018 worden aangekondigd:

3.14.

Op 26 maart 2019 is PayPorter Retail Services B.V. (nu geheten: Morpara Retail Services B.V., hierna te noemen: Retail) opgericht. [naam 1] en [naam 2] waren de bestuurders van Retail. Enig middellijk aandeelhoudster was [naam 2] . Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bevinden de activiteiten van Retail zich op het gebied van het verlenen van IT-diensten, het outsourcen en vermarkten van software, advisering, marketing en callcenteractiviteiten.

3.15.

Op 13 september 2019 vond de eerste transactie van Retail als betaaldienstverlener plaats. Vanaf dat moment was zij ook aangesloten op het PayPorterSystem.

3.16.

In november 2019 is in Rotterdam het fysieke kantoor van Retail geopend.

3.17.

In de periode van 26 november 2019 tot en met 13 december 2019 is er gecorrespondeerd tussen [naam 1] en een medewerker van het merkenbureau Intellectueeleigendom.nl.

Op 26 november 2019 heeft [naam 1] geschreven, voor zover van belang:

“(…) Onze Nederlandse website is nog niet live, maar wij heb wel de .com en .nl domein namen van PayPorter. De .com is wel live maar deze gebruik ik in Turkije. Wij zijn een betaalinstelling met nu nog 1 kantoor in Nederland, en gaan over een tijd onze diensten ook aanleveren via de website en mobiel.

PayPorter had ik al geruime tijd geleden in Turkije geregistreerd (zie bijlage), maar nu we ook actief zijn in Nederland en later ook in andere EU landen wil ik deze ook hier registreren. (…)”

Op 27 november 2019 heeft [naam 1] geschreven:

“Ik wil PayPorter ook registreren voor EU, maar niet via ons bedrijf in Turkije maar via ons bedrijf in Nederland. Deze is momenteel nog niet geregistreerd. Ik wil graag weten wat de procedure en de kosten zijn. (…)”

3.18.

In de periode november – december 2019 heeft mevrouw [naam 6] (hierna: [naam 6] ), werkzaam bij Hizlipara, per email correspondentie gevoerd met de Turkse merkengemachtigde [naam 7] (hierna: [naam 7] ) van het bureau Interpatent over de aanvraag van een Europese merkregistratie voor het teken ‘PayPorter’. Die correspondentie eindigt (vertaald in het Engels) als volgt:

(verwijderd i.v.m. privacyredenen)

3.19.

Op 27 december 2019 is op naam van Hizlipara een Uniebeeldmerk met woordelement aangevraagd en op 29 mei 2020 geregistreerd onder nummer 018172653 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 42 (hierna: het Uniemerk). Het Uniemerk is hieronder afgebeeld:

3.20.

Tussen partijen zijn vanaf omstreeks mei 2020 diverse conflicten ontstaan over de wijze waarop de beoogde samenwerking (verder) zou worden vormgegeven. Zo was er geen overeenstemming over het (gedeeltelijk) aandeelhouderschap in (één van) partijen en over wie de kosten/investeringen samenhangend met de activiteiten van Morpara had gedragen en/of zou moeten dragen. Deze conflicten hebben ertoe geleid dat in juni 2020 de – met het oog op de voorgenomen samenwerking – reeds bestaande gezamenlijke activiteiten van Hizlipara en Morpara zijn geëindigd. Morpara is sindsdien niet meer aangesloten op het PayPorterSystem en is destijds in Nederland verder gegaan met haar activiteiten onder de naam Payporter en met gebruikmaking van het PayPorter logo.

3.21.

Eén en ander heeft aanleiding gegeven tot meerdere juridische procedures over en weer in Nederland en Turkije.

3.22.

[naam 1] is per 24 juni 2020 uit dienst getreden als bestuurder van Hizlipara.

3.23.

Bij email van 4 juni 2020 heeft Hizlipara aan Morpara een sommatie gestuurd waarin - onder meer - is opgenomen dat Hizlipara houdster is van het Uniemerk en dat Morpara de naam PayPorter enkel mag gebruiken wanneer een licentieovereenkomst wordt gesloten. Bij brief van 21 augustus 2020 heeft Hizlipara Morpara gesommeerd om – kort gezegd - ieder gebruik van het teken PayPorter te staken.

3.24.

Per 19 december 2023 is de statutaire naam van Hizlipara gewijzigd van Hizlipara Odeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.S. in Payporter Odeme Hizmetleri ve Elektronik Aara A.S.

Andere procedures tussen partijen

3.25.

Morpara B.V. heeft op 2 september 2020 bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk aanhangig gemaakt. Zij heeft daarbij een beroep gedaan op artikel 60 lid 1 onder c jo artikel 8 lid 4 UMVo (ouder recht van meer dan alleen plaatselijke betekenis) en artikel 59 lid 1 onder b UMVo (aanvraag te kwader trouw). Bij beslissing van 14 september 2021 is de vordering door de
Cancellation Divisionvan het EUIPO afgewezen.

3.26.

Morpara B.V. heeft tegen deze beslissing op 21 oktober 2021 beroep aangetekend. Uit een
interim decisionvan de
Second Board of Appealvan het EUIPO van 20 oktober 2022 blijkt dat de beroepsprocedure is geschorst totdat er een in kracht van gewijsde gegaan vonnis is van de Nederlandse rechter waarin definitief wordt beslist over de vraag of Morpara B.V. zich met succes kan beroepen (jegens Hizlipara) op een ouder (handelsnaam)recht in Nederland, dan wel of sprake is van een depot te kwader trouw door Hizlipara.

3.27.

Hizlipara heeft Morpara bij dagvaarding van 17 december 2021 betrokken in een kortgedingprocedure om – kort gezegd – de beweerdelijk inbreukmakende gedragingen van Morpara op het Uniemerk van Hizlipara een halt toe te roepen. Bij vonnis van 10 februari 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:988) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de vorderingen van Hizlipara grotendeels toegewezen, voorshands oordelend dat de verweren van Morpara niet konden slagen en in kort geding dus ervan moest worden uitgegaan dat het Uniemerk geldig is en dat Hizlipara gerechtigd was zich daarop jegens Morpara te beroepen. Tegen genoemd kortgedingvonnis heeft Morpara hoger beroep ingesteld. Dit hoger beroep is niet doorgezet.

3.28.

Op 17 februari 2022 heeft Hizlipara het vonnis van de voorzieningenrechter aan Morpara laten betekenen. Op 23 februari 2022 zijn de proces- en executiekosten van € 15.640,86 betaald aan (de advocaat van) Hizlipara. Morpara heeft per 9 maart 2023 de statutaire namen en handelsnamen van haar vennootschappen gewijzigd naar Morpara B.V. en Morpara Retail Services B.V.

3.29.

Hizlipara heeft, binnen de aan haar door de voorzieningenrechter daartoe geboden termijn van zes maanden, met de onderhavige procedure een eis in de hoofdzaak ingesteld zoals bedoeld in artikel 1019i Rv^[4].

3.30.

De rechtbank is ambtshalve bekend met drie tussenvonnissen van de rechtbank Rotterdam die zijn gewezen tussen partijen, van 30 maart 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:2519), 2 februari 2023 ((nog) niet gepubliceerd) en 16 augustus 2023 ((nog) niet gepubliceerd). Tijdens de mondelinge behandeling op 15 februari 2024 is hierover met partijen gesproken. Ondanks meerdere bewijsopdrachten (aan beide partijen) is in die procedure geen duidelijkheid gekomen over de wijze waarop de samenwerking tussen Hizlipara enerzijds en Morpara anderzijds zou worden vormgegeven en wie de kosten/investeringen van de activiteiten van Morpara zou moeten dragen/heeft gedragen.

4.Het geschil

In conventie

4.1.

Hizlipara vordert om, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, bij vonnis:

I. gedaagden elk hoofdelijk te veroordelen om ieder gebruik binnen de Europese Unie van het Uniemerk of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;

II. gedaagden elk hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan eiseres van een dwangsom ten bedrage van € 25.000,- voor ieder gebruik van het Uniemerk of een daarmee overeenstemmend teken in strijd met de veroordeling sub 1 hiervóór, te vermeerderen met een dwangsom ten bedrage van € 2.500,- per dag of gedeelte van een dag dat zodanig gebruik voortduurt, althans van in goede justitie te bepalen dwangsommen;

III. gedaagden elk hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan eiseres van een schadevergoeding voor de door eiseres ten gevolge van de inbreuk van gedaagden op het Uniemerk van eiseres dan wel ten gevolge van het onrechtmatig handelen van gedaagden geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met wettelijke rente ex artikel 6:119a BW^[5], althans artikel 6:119 BW, over dit bedrag vanaf 24 juni 2020 (zijnde de datum dat de zakelijke relatie tussen partijen is beëindigd), althans vanaf datum van dagvaarding tot aan de dag der voldoening;

IV. gedaagden elk hoofdelijk te veroordelen / bevelen om binnen twee weken na betekening van dit vonnis (schriftelijk en gemotiveerd) over te leggen aan de advocaat van eiseres door een accountant goedgekeurde, gedetailleerde jaarrekeningen per datum oprichting van de bedoelde ondernemingen van gedaagden tot heden (sinds 2017 tot heden);

V. te bepalen dat gedaagden hij overtreding van de onder IV geformuleerde bevelen een dwangsom verbeurt/verbeuren van € 5.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) met een maximum van € 250.000,-, althans van in goede justitie te bepalen dwangsommen;

VI. gedaagden elk hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding aan eiseres van de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten, een en ander te voldoen binnen een termijn van veertien dagen na de datum van het vonnis in dezen en, bij gebreke van voldoening binnen deze termijn,— te vermeerderen met de wettelijke rente hierover.

4.2.

Aan haar vorderingen legt Hizlipara het volgende ten grondslag. Zij heeft het Uniemerk geregistreerd ten tijde van de samenwerking tussen partijen, waarbij PayPorter (Morpara) was bedoeld te fungeren als Nederlands filiaal van Hizlipara. Morpara had (impliciete) toestemming om het woord PayPorter en het PayPorter logo te gebruiken; na beëindiging van de samenwerking mocht Hizlipara die toestemming intrekken. Door het woord en het logo te blijven gebruiken na beëindiging van de samenwerking maakt Morpara inbreuk op het Uniemerk en handelt zij, mede vanwege de voormalige ‘dubbelrol’ van [naam 1] als (indirect) bestuurder van beide vennootschappen van Morpara en als bestuurder van Hizlipara, onrechtmatig.

4.3.

Morpara voert verweer. Daartoe voert zij aan dat Hizlipara jegens haar geen aanspraak kan maken op (bescherming van) haar Uniemerk, omdat Morpara een handelsnaamrecht heeft (een plaatselijk recht in de zin van artikel 138 lid 3 UMVo) dat ouder is dan het merk dat Hizlipara inroept. Morpara heeft immers, onafhankelijk van Hizlipara en voordat voorbereidingen werden getroffen voor een samenwerking, zowel de naam PayPorter als het PayPorter logo bedacht en als eerste gebruikt. Morpara betwist dat zij onrechtmatig zou hebben gehandeld. Zij concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Hizlipara, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Hizlipara, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Hizlipara in de kosten van deze procedure, vermeerderd met de wettelijke rente.

In reconventie

4.4.

Morpara vordert om, uitvoerbaar bij voorraad, bij vonnis:

1. Hizlipara te verbieden het Uniemerk, dan wel een ander teken dat verwarringwekkend overeenstemt met het oudere recht van plaatselijke betekenis van Morpara, te gebruiken in Nederland;

2. te bepalen dat Hizlipara aan gedaagden een dwangsom verbeurt bij iedere overtreding

van het onder 1. verzochte verbod van € 5.000,- per dag of gedeelte daarvan, met

een maximum van € 100.000,-;

3. het Uniemerk van Hizlipara nietig te verklaren;

4. Hizlipara te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding ad € 42.538,96,

althans een door uw rechtbank te bepalen bedrag, met bepaling dat als deze

vergoeding niet binnen zeven dagen na dagtekening van het te wijzen vonnis wordt

voldaan, daarover vanaf de achtste dag na dagtekening van het vonnis wettelijke

rente verschuldigd is; en

5. Hizlipara te veroordelen in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv (inclusief de nakosten) met bepaling dat als de kosten niet binnen zeven dagen na dagtekening van het te wijzen vonnis worden voldaan, daarover vanaf de achtste dag na

dagtekening van het vonnis wettelijke rente verschuldigd is.

4.5.

Aan haar vorderingen legt Morpara het volgende ten grondslag. Morpara heeft een ouder recht van meer dan alleen plaatselijke betekenis, zodat zij bezwaar kan maken tegen gebruik van het Uniemerk in Nederland door Hizlipara. Gelet op dit recht is er ook een grondslag om het merk nietig te doen verklaren (artikel 60 lid 1 sub c jo artikel 8 lid 4 UMVo). Daarnaast is het depot van het Uniemerk te kwader trouw verricht, op grond waarvan het merk nietig kan worden verklaard. Als gevolg van dit alles heeft Morpara schade geleden in de vorm van de kosten van rechtsbijstand in de kort geding procedure en de kosten van de nietigheidsprocedure die zij heeft moeten starten bij het EUIPO. Hizlipara is voorts schadeplichtig jegens Morpara wegens onrechtmatige executie van het kort geding vonnis van 10 februari 2022.

4.6.

Hizlipara voert verweer conform haar standpunten in conventie en betwist dat zij jegens Morpara schadeplichtig is. Hizlipara concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Morpara, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Morpara, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Morpara in de kosten van deze procedure, vermeerderd met de wettelijke rente.

4.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna nader ingegaan, voor zover voor de beoordeling nodig.

5.De beoordeling

In conventie

5.1.

In conventie verweert Morpara zich tegen de vorderingen van Hizlipara met een beroep op een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis. Dit verweer van Morpara slaagt, zodat de vorderingen van Hizlipara zullen worden afgewezen. Daartoe is het volgende redengevend.

Vereisten ‘ouder recht van slechts plaatselijke betekenis’

5.2.

Op grond van artikel 138 lid 3 UMVo kan de merkhouder niet optreden tegen het gebruik in het economisch verkeer van een overeenstemmend teken dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van de betrokken lidstaat.

5.3.

Kort samengevat zijn er vier vereisten voor het hebben van een ‘ouder recht’. Ten eerste moet het recht worden gebruikt in het economische verkeer. Ten tweede moet het recht ouder zijn. Ten derde moet het slechts plaatselijke betekenis hebben en ten vierde moet het recht worden erkend in de wetgeving van de betrokken lidstaat.

5.4.

In dit geval gaat het om een door Morpara aangevoerd ouder handelsnaamrecht. Op basis van Nederlands recht moet dus beoordeeld worden of Morpara een handelsnaamrecht op een overeenstemmend teken heeft dat ouder is dan het Uniemerk van Hizlipara, dat zij dit gebruikt heeft in het economisch verkeer en dat het slechts plaatselijke betekenis heeft. Het vereiste van plaatselijke betekenis houdt vooral in dat het plaatselijke oudere recht geografisch gezien geen betrekking mag hebben op een even groot gebied als het ingeschreven merk.^[6]

Handelsnaamgebruik

5.5.

Het recht op een handelsnaam in de zin van de Hnw^[7]ontstaat door feitelijk gebruik in het economisch verkeer, zodanig dat de handelsnaam voor het publiek kenbaar is. Voor het verkrijgen van het recht op een handelsnaam kan onder omstandigheden ook voldoende zijn dat noodzakelijke voorbereidingshandelingen worden getroffen in de aanloop naar het daadwerkelijk drijven van de onderneming.^[8]

5.6.

Het doel van de voorbereidingshandelingen moet zijn om uiteindelijk te resulteren in duurzaam publiek gebruik van die naam. Daarbij kan worden gedacht aan gebruik door een onderneming van de handelsnaam in contacten met de overheid, banken, leveranciers en toekomstige afnemers in de fase voorafgaand aan de fase waarin daadwerkelijk op regelmatige wijze bedrijfsmatige activiteiten worden uitgevoerd^[9]. Ook in die ‘voorfase’ moet dat op zodanige wijze gebeuren dat voor een zeker extern publiek duidelijk is dat een bepaalde handelsnaam wordt gebruikt c.q. gebruikt gaat worden, al is dat publiek mogelijk niet de eindgebruiker van de uiteindelijk door de onderneming aan te bieden producten of diensten.

Morpara heeft ouder handelsnaamrecht

5.7.

Artikel 1 Hnw verstaat onder ‘handelsnaam’ de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het begrip ‘naam’ ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek een identiteit te geven^[10]. Weliswaar maakt de vormgeving van een naam als zodanig geen onderdeel uit van de handelsnaam van een onderneming. Bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen ondernemingen is te duchten, zoals bedoeld in artikel 5 Hnw, moeten evenwel alle omstandigheden van het geval worden meegewogen^[11]. De schrijfwijze of vormgeving kan dan dus wel meewegen. Dit geldt naar het oordeel van de rechtbank in deze zaak ook bij de vraag of - in de context van artikel 138 lid 3 UMVo - sprake is van een ouder overeenstemmend teken. Zeker nu in dit geval beide partijen jegens de ander rechten inroepen op de combinatie van de naam PayPorter met het PayPorter logo.

5.8.

Tussen partijen is niet in geschil dat de naam PayPorter in combinatie met het PayPorter logo enerzijds en het Uniemerk anderzijds overeenstemmende tekens zijn.

5.9.

Tussen partijen staat verder vast dat Morpara, via Retail, vanaf 13 september 2019 aan het publiek geldtransferdiensten is gaan aanbieden via het PayPorterSystem onder de naam PayPorter met het PayPorter logo. Vanaf dat moment was dus in ieder geval sprake van gebruik in Nederland van de handelsnaam PayPorter. Een vraag die partijen verdeeld houdt, is of dit gebruik moet worden toegeschreven aan Morpara of aan Hizlipara. Volgens Hizlipara – zo begrijpt de rechtbank – moet het handelsnaamrechtelijk relevante gebruik van de naam PayPorter met het PayPorter logo door Morpara worden gezien in het kader van haar samenwerking met (en volgens Hizlipara: als filiaal van) Hizlipara. Morpara betoogt daarentegen dat zij nooit heeft gefungeerd als filiaal van Hizlipara en dat zij vanaf de oprichting van (destijds) PayPorter B.V. zelfstandig onder de naam PayPorter, en kort daarna ook met het PayPorter logo, in het economisch verkeer in Nederland is opgetreden en aldus eigen handelsnaamrechten heeft verworven.

5.10.

De rechtbank stelt vast dat vanaf mei 2017 is gewerkt aan het opstarten van een duurzame samenwerking tussen Hizlipara en Morpara en [naam 1] voor beide ondernemingen actief was. Los van de vraag hoe de beoogde samenwerking precies in het vat zou worden gegoten – waarover partijen getuige deze procedure en de procedure bij de rechtbank Rotterdam in meerdere opzichten van mening verschillen –, geldt dat partijen juridisch gezien, ook in de periode van de (voorbereiding van de) samenwerking, zelfstandige ondernemingen zijn gebleven. De beoogde fusie, participatie of duurzame samenwerking is immers niet van de grond gekomen. Het gevolg hiervan is dat Hizlipara enerzijds en Morpara anderzijds zelfstandig (al dan niet) handelsnaam- en merkrechten hebben verworven, die zij (al dan niet) aan de andere partij kunnen tegenwerpen.

5.11.

Bij de beantwoording van de vraag wie – kort gezegd – de oudste rechten op de naam PayPorter en het PayPorter logo toekomt, acht de rechtbank relevant wanneer en door wie de naam en het logo voor het eerst zijn gebruikt. Daarvoor is onder meer van belang hetgeen blijkt uit de door Morpara overgelegde uitdraai van WhatsAppgesprekken tussen [naam 2] en een ontwerpster. Hizlipara heeft hierover gezegd dat dit gesprekjes zijn tussen twee vriendinnen waaraan niet te veel waarde moet worden gehecht. Wat er ook zij van de relatie of band tussen [naam 2] en de ontwerpster, Hizlipara heeft de juistheid van de inhoud van de gesprekken die uit de overgelegde uitdraai blijkt, niet betwist. De rechtbank leidt uit de (deels in r.o. 3.10 weergegeven) WhatsAppgesprekken af dat [naam 2] op 12 juni 2017 opdracht gaf een logo te ontwerpen voor de onderneming PayPorter, dat dit logo in juli 2017 gereed was, dat [naam 2] in december 2017 verzocht om ook voor Hizlipara een logo te ontwerpen omdat het Turkse ontwerpbureau dat door Hizlipara was ingeschakeld niet naar tevredenheid had geleverd en dat uiteindelijk (op 11 december 2017) is besloten dat Hizlipara ook de naam PayPorter en het PayPorter logo zou gaan gebruiken. Verder blijkt uit de WhatsAppgesprekken dat ook destijds in de visie van Morpara de onderneming van Hizlipara los stond van de onderneming van PayPorter, waarbij PayPorter zich richtte op de Europese markt en Hizlipara op de Turkse, Afrikaanse, Russische en Bulgaarse markt.

5.12.

Over de vraag of Morpara een beroep toekomt op een ouder (handelsnaam)recht van slechts plaatselijke betekenis overweegt de rechtbank verder als volgt.

5.13.

Tussen partijen is niet in geschil dat Hizlipara aanvankelijk in Turkije handelde onder de naam Hizlipara. Uit de hiervoor genoemde WhatsAppgesprekken tussen [naam 2] en de ontwerpster blijkt, zoals gezegd, dat Hizlipara eind 2017 bezig was met het laten ontwerpen van een eigen logo bij de naam Hizlipara, maar dat uiteindelijk is besloten dat Hizlipara ook de naam PayPorter en het daarbij in juni 2017 ontworpen PayPorter logo zou gaan gebruiken. Vanaf januari 2018 trad Hizlipara onder de handelsnaam PayPorter naar buiten.

5.14.

Aangezien Morpara B.V. als ‘PayPorter B.V.’ is opgericht in april 2017, is het eerste gebruik van de naam PayPorter in Nederland aan Morpara toe te schrijven. De enkele inschrijving in het Handelsregister is een aanwijzing voor handelsnaamgebruik, maar op zichzelf niet voldoende voor handelsnaamgebruik in de zin van de Hnw.

5.15.

Ter onderbouwing van haar beroep op een ouder recht in de zin van artikel 138 lid 3 UMVo heeft Morpara er ook op gewezen dat zij sinds de oprichting van Morpara B.V. gebruik maakt van de domeinnamen en en heeft zij een schermafbeelding overgelegd van de website van 22 juni 2017 (zie r.o. 3.6). Uit die schermafbeelding blijkt niet dat Morpara B.V. op dat moment bedrijfsactiviteiten onder de domeinnaam uitoefende. Wel is zichtbaar dat sprake is van meer dan de enkele registratie van een domeinnaam. Zoals blijkt uit de schermafbeelding werd op de website immers de naam PayPorter gebruikt (
“Welcome to PayPorter”en onderaan de pagina
“PayPorter B.V.”) en werd een beschrijving gegeven van de toekomstige diensten van de onderneming (
“Money transfers”en
“Payment services”). Ook werd vermeld dat nog geen bankvergunning was verleend (
“License pending”). De website bood bovendien de mogelijkheid om via een formulier contact op te nemen met PayPorter. Uit dit geheel blijkt dat Morpara zich op dat moment (22 juni 2017) onder de naam PayPorter presenteerde aan een potentieel in haar diensten geïnteresseerd publiek, waaronder toekomstige afnemers.

5.16.

De door Morpara overgelegde WhatsAppgesprekken over het ontwerp van het PayPorter logo in juni 2017 (aangehaald in r.o. 3.10), ondersteunen, net als het arbeidscontract tussen Morpara B.V. (destijds PayPorter B.V.) en de
Sales Managervan Morpara B.V. uit maart 2018 ook het standpunt van Morpara, dat zij ruim vóór de aanvraag van het Uniemerk door Hizlipara (in december 2019) bedrijfsactiviteiten ontwikkelde onder de handelsnaam PayPorter, althans voorbereidingen trof voor de uiteindelijke bedrijfsactiviteiten.

5.17.

Verder heeft Morpara gewezen op correspondentie met DNB uit 2017 en 2018, startend met de aanvraag van de PSD-1 vergunning van 17 augustus 2017. Hieruit blijkt – en Hizlipara heeft dat op zichzelf ook niet bestreden – dat Morpara in die periode voorbereidende handelingen voor haar diensten verrichtte onder de naam PayPorter met het PayPorter logo. Deze voorbereidende handelingen waren ook noodzakelijk, omdat Morpara haar diensten zonder de vergunning van DNB niet kon aanbieden aan haar uiteindelijke publiek. Deze voorbereidende handelingen waren kenbaar voor betrokkenen in de branche, welke betrokkenen een ‘extern publiek’ vormen in de eerder bedoelde zin (zie r.o. 5.6).

5.18.

De door Morpara overgelegde flyers (zie r.o. 3.15) komen in dit verband eveneens (enige) betekenis toe. De rechtbank gaat voorbij aan het standpunt van Hizlipara dat deze flyers bedoeld waren voor “intern gebruik”. Ter zitting heeft [naam 1] verklaard dat de flyers huis aan huis zijn verspreid in de toenmalige kantooromgeving van Morpara in Rotterdam. Het bereik van deze flyers moet dus (zeer) beperkt worden geacht, maar niet nihil. Hiermee heeft Morpara zich derhalve in de zomer van 2018 naar buiten toe gepresenteerd als een onderneming onder de naam PayPorter met het PayPorter logo.

5.19.

De rechtbank constateert verder dat Hizlipara in haar conclusie van antwoord in reconventie betoogt dat de feitelijke werkzaamheden van Morpara zijn gestart in mei 2019. Morpara heeft dus in ieder geval vanaf die datum onbetwist gebruik gemaakt van de handelsnaam PayPorter, wat zeven maanden vóór de Uniemerkaanvraag door Hizlipara is. In beginsel kan ook die relatief korte termijn voldoende zijn voor rechtscheppend handelsnaamgebruik door Morpara^[12]. Retail was toen inmiddels ook opgericht en maakte onderdeel uit van de onderneming die Morpara dreef onder de handelsnaam PayPorter.

5.20.

Dit alles in samenhang bezien, leidt ertoe dat de rechtbank van oordeel is dat Morpara rechtscheppend (voorbereidend) gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam PayPorter vóór de datum van de aanvraag van het Uniemerk. Daarbij is meegewogen dat Morpara haar handelsnaamrecht in deze zaak in conventie niet handhavend gebruikt (in welk geval de beschermenswaardige bekendheid van een handelsnaam moet worden aangetoond), maar dat zij haar oudere handelsnaamrechten inroept ter afwering van het door Hizlipara gevorderde - op haar jongere Uniemerk gebaseerde - verbod.

5.21.

Morpara heeft de naam PayPorter met het PayPorter logo voorbereidend gebruikt in de periode vanaf omstreeks juli 2017 tot mei 2019. Vanaf toen was niet langer sprake van voorbereidend gebruik, maar van het rechtmatig voeren van de handelsnaam PayPorter in het economisch verkeer ter aanduiding van haar onderneming en diensten, totdat Morpara dat ingevolge het vonnis van de voorzieningenrechter van 10 februari 2022 niet langer was toegestaan. Morpara had ten tijde van de aanvraag van het Uniemerk dus een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis in de zin van artikel 138 lid 3 UMVo op een met het Uniemerk overeenstemmend teken. Hizlipara kon Morpara het gebruik van dat teken niet verbieden op grond van haar Uniemerk.

5.22.

Niet is komen vast te staan dat Morpara na wijziging van de namen van haar vennootschappen per 9 maart 2022 nog gebruik heeft gemaakt van de naam PayPorter, het PayPorter logo of daarmee overeenstemmende tekens in het economisch verkeer. [naam 1] en [naam 2] hebben verklaard dat er – anders dan is vermeld in randnummer 4.12 van de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie – bij Morpara ook geen voornemen bestaat om opnieuw de naam PayPorter en/of het PayPorter logo te gaan gebruiken. Dat betekent dat Morpara sinds de naamswijziging geen rechten op de handelsnaam PayPorter op grond van de Hnw en/of artikel 138 UMVo kan doen gelden. Maar dat betekent ook dat niet is komen vast te staan dat sindsdien sprake is van een (dreigende) inbreuk op het Uniemerk, zoals Hizlipara stelt, maar niet heeft onderbouwd. Voor een – naar de toekomst gericht – inbreukverbod ziet de rechtbank daarom geen grond.

(Geen) onrechtmatige daad

5.23.

Naast haar merkrechten, heeft Hizlipara haar vorderingen gebaseerd op (overig) onrechtmatig handelen door Morpara in de zin van artikel 6:162 BW. Zij stelt dat de voortzetting van het gebruik van de naam PayPorter en het PayPorter logo door Morpara na de beëindiging van de (voorbereiding van de) samenwerking met Hizlipara in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Daartoe voert Hizlipara aan dat de (indirect) bestuurder van Morpara, [naam 1] , als voormalig bestuurder van Hizlipara betrokken was bij de oprichting van Morpara, dat hij wist of behoorde te weten dat de merkrechten met betrekking tot de naam PayPorter en het PayPorter logo aan Hizlipara toebehoorden en dat Morpara op kosten van Hizlipara is opgericht.

5.24.

De rechtbank volgt Hizlipara hierin niet, nog los van de vraag naar de juistheid van de stellingen van Hizlipara (zie ook r.o. 3.32). Hiervoor is reeds geoordeeld dat Morpara als zelfstandige onderneming (oudere) handelsnaamrechten heeft verworven waardoor Hizlipara haar (jongere) Uniemerk niet jegens Morpara B.V. of Retail kon inroepen. Het (inmiddels gestaakte) gebruik door Morpara van een met het Uniemerk overeenstemmend teken wordt niet alsnog onrechtmatig door de betrokkenheid van [naam 1] bij alle drie de ondernemingen.

Conclusie in conventie

5.25.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het verweer van Morpara slaagt. Morpara heeft voldaan aan de vereisten van artikel 138 lid 3 UMVo (zie r.o. 5.3) en zij kan een beroep doen op de beschermende werking van dat artikel. Dit brengt mee dat Hizlipara Morpara niet kon verbieden gebruik te maken van de naam PayPorter en het PayPorter logo voor haar diensten in Nederland, zolang Morpara PayPorter als handelsnaam voerde. Van een (dreigende) inbreuk op het Uniemerk na het wijzen van het kortgedingvonnis van 10 februari 2022 en sinds de naamswijziging per 9 maart 2022 is niet gebleken. Evenmin is sprake van onrechtmatig handelen van Morpara, waarvoor zij schadeplichtig zou zijn jegens Hizlipara. Hierop stuiten alle vorderingen van Hizlipara in conventie af.

In reconventie

(Geen) bezwaar tegen gebruik Uniemerk op grond van artikel 138 lid 1 UMVo

5.26.

In reconventie vordert Morpara op grond van artikel 138 lid 1 UMVo Hizlipara het gebruik in Nederland van het Uniemerk te verbieden. Aan deze vordering heeft Morpara mede ten grondslag gelegd dat het gebruik van het Uniemerk door Hizlipara verwarring wekt met de oudere handelsnaam van Morpara.

5.27.

Zoals hiervoor reeds is overwogen, heeft Morpara met ingang van 9 maart 2022 de namen van haar vennootschappen gewijzigd en bestaat er géén voornemen om opnieuw de naam PayPorter met het PayPorter logo te gaan voeren. Zoals hiervoor ook is overwogen (r.o. 5.22), kan Morpara bij die stand van zaken geen handelsnaamrechten met betrekking tot ‘PayPorter’ (meer) doen gelden. De verbodsvordering en de daarmee samenhangende dwangsomvordering zullen dan ook worden afgewezen.

(Geen) nietigheid Uniemerk op grond van een ouder recht van méér dan alleen plaatselijke betekenis

5.28.

Morpara vordert in reconventie eveneens nietigverklaring van het Uniemerk op de voet van artikel 60 lid 1 sub c jo 8 lid 4 UMVo. Ook die vordering zal worden afgewezen. Hiervoor is het volgende redengevend.

5.29.

Om de nietigheid van een merk in te roepen op grond van artikel 8 lid 4 aanhef en sub a en b UMVo, moet aan de voorwaarde zijn voldaan dat de houder van een ouder recht van méér dan plaatselijke betekenis gebruik van een jonger merk kan verbieden in meerdere lidstaten. Hiertoe moet die houder stellen, en zo nodig bewijzen, dat zij in elk van die lidstaten, naar het recht van die lidstaten, het recht heeft om het gebruik van een later merk te verbieden.

5.30.

De rechtbank heeft reeds geoordeeld (zie r.o. 5.21 en 5.25) dat het beroep van Morpara op artikel 138 lid 3 UMVo slaagt, maar dat Morpara gebruik van het Uniemerk aan Hizlipara niet kan verbieden in Nederland (zie r.o. 5.27). De rechtbank is verder van oordeel dat Morpara onvoldoende onderbouwd heeft dat zij in andere landen van de Europese Unie kan beschikken over een oudere handelsnaam of een ander recht van plaatselijke betekenis waarmee zij gebruik van het jongere Uniemerk kan verbieden in die lidstaten. In ieder geval is de enkele stelling van Morpara, dat zij onder de naam PayPorter actief is in verschillende Europese landen en/of dat zij bevoegd is om in heel Europa agenten aan te wijzen die gebruik kunnen maken van haar Europese betaaldienst, daarvoor onvoldoende.

5.31.

De rechtbank komt tot de conclusie dat niet voldaan wordt aan alle voorwaarden van artikel 8 lid 4 UMVo. De hierop gebaseerde reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk zal dan ook worden afgewezen.

(Geen) nietigheid Uniemerk op grond van aanvraag te kwader trouw

5.32.

Morpara voert verder aan dat het merkdepot van Hizlipara te kwader trouw is verricht en (ook) op die grond moet worden vernietigd. De rechtbank volgt haar hierin evenmin en legt hierna uit waarom.

5.33.

Het begrip kwade trouw is een autonoom begrip van Unierecht, dat eenvormig moet worden uitgelegd^[13]. Van nietigheid op grond van kwade trouw is sprake wanneer blijkt dat de aanvraag niet is ingediend om op eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die vallen onder de functies van het merk, met name de herkomstfunctie^[14]. Als van een dergelijk oogmerk sprake is, kan de inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten, kwade trouw opleveren^[15]. Het (subjectieve) oogmerk van de aanvrager moet op objectieve wijze worden vastgesteld. Hierbij is niet vereist dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt waardoor gevaar voor verwarring bestaat^[16].

5.34.

Kwade trouw moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waarbij wordt uitgegaan van het moment van indiening van de aanvraag^[17]. Met name moet rekening gehouden worden met:

– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;

– het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten; en

– de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.

Ten aanzien van het eerst genoemde criterium geldt dat die omstandigheid op zichzelf niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager en dat het als tweede genoemde criterium tevens in aanmerking moet worden genomen.^[18]

5.35.

Morpara heeft onvoldoende onderbouwd dat de merkaanvraag van Hizlipara is ingediend met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden, en niet om op eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging. De derde in kwestie was immers Morpara zelf en de aanvraag om inschrijving van het PayPorter teken als Uniemerk lag in het verlengde van de samenwerking zoals die op dat moment (december 2019) bestond en/of beoogd werd tussen Hizlipara en Morpara. Beide partijen verkeerden ten tijde van de aanvraag nog in de veronderstelling dat zij samenwerkten, althans dat een duurzame samenwerking tot stand zou komen, en beide naar buiten zouden treden als PayPorter. Hieruit volgt dat geen sprake was van de aanvraag van een merk zonder dat Hizlipara enig voornemen had het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten. In zoverre had Hizlipara dus een legitiem belang bij de registratie van het Uniemerk.

5.36.

Ook volgt de rechtbank Morpara niet in haar stelling dat de merkaanvraag door Hizlipara zich buiten het zicht van Morpara heeft voltrokken. Uit de overgelegde correspondentie (zie r.o. 3.19) tussen [naam 1] en het merkenbureau ‘Intellectueeleigendom.nl’ blijkt dat [naam 1] zich in november 2019 persoonlijk bezighield met de beoogde registratie van het woordmerk/beeldmerk PayPorter als Uniemerk. [naam 1] heeft die correspondentie verzonden vanaf het emailadres [email-adres] . Het webdomein werd op dat moment gebruikt door Hizlipara, hetgeen pleit voor de stelling van Hizlipara dat [naam 1] als bestuurder van Hizlipara bij de merkaanvraag betrokken was.

5.37.

Dat Morpara in de persoon van [naam 1] nauw betrokken was bij de merkaanvraag, vindt ook bevestiging in de overgelegde correspondentie tussen [naam 6] van Hizlipara met de Turkse merkengemachtigde [naam 7]
.In die correspondentie is [naam 1] in ‘cc’ opgenomen, zodat hij op de hoogte moet worden geacht van de inhoud daarvan. Hieruit blijkt tevens dat hij zich niet daartegen heeft verzet. Dat de email van [naam 6] van 19 december 2019 (aangehaald in r.o. 3.20) [naam 1] pas op een later ogenblik zou hebben bereikt (omdat toen een ander emailadres van [naam 1] zou zijn gebruikt dan bij de eerdere emails aan [naam 7] ) en dat de definitieve opdracht tot de merkaanvraag zich buiten het zicht van [naam 1] zou hebben afgespeeld – zoals Morpara stelt en Hizlipara betwist – is in het kader van de beoordeling van het beroep op kwade trouw niet doorslaggevend. [naam 1] was in een belangrijk deel van de correspondentie over merkregistraties wel betrokken of zelfs penvoerder en was ook in de gelegenheid om het merk aan te vragen op naam van Morpara B.V. of Retail. Van die mogelijkheid hebben [naam 1] en/of Morpara naar eigen zeggen uiteindelijk geen gebruik gemaakt.

5.38.

Morpara heeft geen andere feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat Hizlipara de merkregistratie van het Uniemerk heeft verricht met een ander oogmerk dan deelname aan het economisch verkeer door Hizlipara en/of Hizlipara en Morpara in het kader van de beoogde samenwerking. Van een merkinschrijving uitsluitend om Morpara dwars te zitten is in ieder geval niet gebleken.

5.39.

De slotsom luidt dan ook dat niet is komen vast te staan dat sprake is geweest van een merkdepot te kwader trouw door Hizlipara. De daarop gebaseerde reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk zal dan ook worden afgewezen.

Schadevergoeding

5.40.

Morpara vordert vergoeding van geleden schade, bestaande uit de kosten die zij heeft moeten maken doordat – kort samengevat – Hizlipara het Uniemerk ten onrechte jegens haar heeft ingeroepen, daarover is gaan procederen en Morpara heeft genoopt een nietigheidsprocedure in te stellen. Morpara stelt dat haar schade bestaat uit:

de proceskosten van Hizlipara tot betaling waarvan Morpara in kort geding is veroordeeld van € 15.640,86;

de kosten voor naamswijziging van € 3.158,10, in verband met het vervangen van een uitsteekbord en het voorzien van het pand van Morpara van de gewijzigde naam;

de kosten voor haar rechtsbijstand in het tussen partijen gevoerde kort geding van

€ 14.354,16;

4. de kosten voor haar rechtsbijstand in de EUIPO-procedure van € 9.385,84.

5.41.

De rechtbank oordeelt hierover als volgt.

5.42.

Ter onderbouwing van de hiervoor onder 1. en 2. genoemde posten heeft Morpara aangevoerd dat Hizlipara op 17 februari 2022 het vonnis van de voorzieningenrechter aan haar heeft laten betekenen. Naar aanleiding daarvan heeft Morpara de proceskostenveroordeling voldaan. Tevens heeft Morpara binnen de termijn van het dictum het gebruik van de naam PayPorter en het PayPorter logo gestaakt en de namen van haar vennootschappen gewijzigd, zodat daarin niet meer het woord PayPorter voorkomt.

5.43.

Volgens vaste rechtspraak heeft in beginsel diegene die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de desbetreffende handelingen onthield. Gegeven de aard van het kort geding vonnis, mag ervan worden uitgegaan dat diegene die als voormeld met executie dreigde wist, althans behoorde te weten, dat hij zijn handelen baseerde op een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden.^[19]De betekening van het vonnis aan de wederpartij, zoals door Hizlipara op 17 februari 2022, is in beginsel voldoende om aan te nemen dat sprake is van dreiging met executie. Door die betekening geeft Hizlipara als de executant immers te kennen nakoming van het vonnis te verlangen.^[20]

5.44.

Nu de rechtbank in de onderhavige bodemprocedure tot het oordeel komt dat - kort gezegd - het verweer van Morpara (wel) slaagt en Hizlipara Morpara het gebruik van de naam PayPorter en het PayPorter logo niet kan verbieden, moet de (dreiging met) executie van het (andersluidende) kort geding vonnis worden beschouwd als onrechtmatig. De schade die Morpara daardoor heeft geleden komt voor vergoeding in aanmerking.

5.45.

Morpara heeft gesteld dat deze schade onder meer bestaat uit het betalen van de proceskosten van Hizlipara en de kosten voor de naamswijziging. Hizlipara heeft niet betwist dat Morpara deze schade heeft geleden als gevolg van (dreiging met) executie van het kort geding vonnis en zij heeft evenmin de omvang van deze schadeposten, die Morpara heeft gestaafd met bescheiden, betwist. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van de schadeposten 1. en 2. van € 15.640,86 en € 3.158,10 (tezamen € 18.798,96) dan ook toewijzen. Omdat de rechtbank op basis van de stukken en hetgeen is besproken ter zitting niet kan vaststellen of Morpara B.V. dan wel Retail de betreffende kosten heeft gedragen, zal zij bepalen dat Hizlipara bevrijdend betaalt door voldoening van het bedrag aan één van hen.

5.46.

Voor de eigen proceskosten die Morpara in de kortgedingprocedure heeft gemaakt (hierboven genoemd onder 3.), ligt dat anders. De vordering tot vergoeding van de eigen kosten in de procedure bij de voorzieningenrechter als schade in de huidige procedure, zou alleen voor toewijzing in aanmerking komen wanneer sprake is geweest van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door Hizlipara. Dat kan het geval zijn als het instellen van de vordering bij de voorzieningenrechter, gelet op de evidente kansloosheid ervan, met het oog op de daarbij betrokken belangen van de wederpartij, achterwege had moeten blijven. Daarvan zou sprake zijn als de eiser, in casu Hizlipara, feiten of omstandigheden aan haar vordering ten grondslag had gelegd waarvan zij de onjuistheid kende of behoorde te kennen of stellingen waarvan zij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.^[21]De omstandigheid dat Hizlipara in de huidige bodemprocedure in het ongelijk is gesteld, betekent niet dat zij zich van de kort geding procedure had moeten onthouden. Anderszins onrechtmatig handelen van Hizlipara in dit verband is niet gesteld of gebleken. De gevorderde kosten van de eigen rechtsbijstand van Morpara in het kort geding zullen dan ook worden afgewezen.

5.47.

De post kosten voor rechtsbijstand in de EUIPO-procedure (hierboven genoemd onder 4.) komt evenmin voor vergoeding in aanmerking. Morpara is eigener beweging die (momenteel geschorste) procedure gestart en zal daarin op grond van dit vonnis in het ongelijk worden gesteld (de rechtbank komt immers tot het oordeel dat het Uniemerk niet nietig is). De kosten die Morpara in die procedure heeft gemaakt, moeten dan ook voor haar eigen rekening blijven.

5.48.

De slotsom is dat de reconventionele vordering van Morpara tot vergoeding van schade gedeeltelijk zal worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente zoals is vermeld in de beslissing.

Proceskosten

5.49.

Hizlipara is, in conventie en reconventie, de partij die grotendeels ongelijk krijgt en zij zal daarom in de proceskosten van haar wederpartij worden veroordeeld. Morpara vordert proceskosten op de voet van 1019h Rv en heeft een (deels geschat) bedrag van € 47.699,50 aan honorarium advocaten en € 667,-- aan griffierecht opgevoerd en gespecificeerd. Omdat Hizlipara zowel in conventie als in reconventie de overwegend in het ongelijk gestelde partij is, en daarom zowel in conventie als in reconventie zal worden veroordeeld in de proceskosten, zal de rechtbank geen onderverdeling maken in kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de procedure in conventie en kosten die zijn gemaakt met betrekking tot de reconventie.

5.50.

Deze zaak gaat grotendeels over de handhaving van handelsnaamrechten en merkrechten waarop artikel 1019h Rv van toepassing is. Dat geldt ook voor de reconventionele nietigheidsvorderingen. Deze vorderingen kunnen worden aangemerkt als inbreukverweer tegen handhaving van IE-rechten. Het aandeel in het totaal van deze procedure van de reconventionele vordering tot schadevergoeding, die een andere grondslag heeft dan de handhaving van IE-rechten, en het door Hizlipara in conventie gestelde onrechtmatig handelen van [naam 1] als (indirect) bestuurder van Morpara, stelt de rechtbank op 10%.

5.51.

Bij de vaststelling van de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv gaat het om redelijke en evenredige kosten, waarbij de rechtbank voor wat betreft het honorarium uitgaat van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt als uitgangspunt voor de advocaatkosten genomen het (maximum) tarief behorend bij een normale bodemzaak na aanvullende akte-/conclusiewisseling en/of pleidooi, te weten € 20.000,00. Dat betekent voor deze zaak dat 90% van dat bedrag aan advocaatkosten wordt toegewezen. De advocaatkosten voor het niet-IE gedeelte van deze zaak zullen worden begroot op 10% van het toepasselijke liquidatietarief.

5.52.

Tot aan dit vonnis worden de proceskosten aan de zijde van Morpara als volgt vastgesteld:

Griffierecht

€ 667,00

Honorarium (1019h Rv)

€ 18.000,00

Advocaatkosten liquidatietarief

€ 122,80 (2 punten maal tarief II x 10%)

Nakosten (conventie en reconventie)

€ 278,00 (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)

Totaal

€ 19.067,80

5.53.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen zoals is vermeld in de beslissing.

6.De beslissing

De rechtbank

in conventie

6.1.

wijst de vorderingen van Hizlipara af;

in reconventie

6.2.

veroordeelt Hizlipara tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Morpara te betalen een bedrag van € 18.798,96, te vermeerderen met de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW als dit bedrag niet binnen veertien dagen na aanschrijving is voldaan, tot de dag van volledige betaling;

6.3.

bepaalt dat Hizlipara voormeld bedrag bevrijdend betaalt door voldoening van dat bedrag aan Morpara B.V. of Retail;

in conventie en in reconventie

6.4.

veroordeelt Hizlipara in de proceskosten, aan de zijde van Morpara tot dit vonnis vastgesteld op € 19.067,80, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Als Hizlipara niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet Hizlipara € 92,00 extra betalen, plus de kosten van betekening;

6.5.

veroordeelt Hizlipara tot betaling van de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald;

6.6.

verklaart de veroordelingen onder 6.2, 6.4 en 6.5 uitvoerbaar bij voorraad;

6.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Kelkensberg in samenwerking met mr. E.E. de Vos, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 april 2024.