ECLI:NL:RBDHA:2022:988

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/622237 / KG ZA 21-1205

Vonnis in kort geding van 10 februari 2022

in de zaak van

de rechtspersoon naar Turks recht

HIZLIPARA ODEME HIZMETLERI VE ELEKTRONIK PARA A.S.,

te Istanbul, Turkije,

eiseres,

advocaat mr. S. Kara te Rotterdam,

tegen

1.PAYPORTER B.V.,

te Rotterdam,

2.
PAYPORTER RETAIL SERVICES B.V.,

te Rotterdam,

gedaagden,

advocaat mr. M.C. Coops te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Hizlipara en PayPorter c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk PayPorter BV en PayPorter Retail. De zaak is voor Hizlipara inhoudelijk behandeld door mr. Kara voornoemd en voor PayPorter c.s. door mr. Coops voornoemd.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 17 december 2021, met producties EP01 tot en met EP16;
de productielijst van PayPorter c.s., ingekomen ter griffie op 30 december 2021, met producties GP01 tot en met GP19;
het productieoverzicht reactieve producties van Hizlipara, ingekomen ter griffie op 5 januari 2022, met producties EP18 tot en met EP29;
het productieoverzicht van Hizlipara, ingekomen ter griffie op 10 januari 2022, met productie EP30;
de productielijst van PayPorter c.s., ingekomen ter griffie op 10 januari 2022, met producties GP21 tot en met GP30;
de pleitnota van Hizlipara en productie EP17 (proceskostenoverzicht), ingekomen ter griffie op 11 januari 2022;
de pleitnota van PayPorter c.s., ingekomen ter griffie op 11 januari 2022;
productie GP20 (proceskostenoverzicht) van PayPorter c.s., ingekomen ter griffie op 12 januari 2022;
de ten behoeve van de mondelinge behandeling nogmaals ingediende productie EP13 met markeringen van Hizlipara, ingekomen ter griffie op 13 januari 2022;
de digitale mondelinge behandeling via videoverbinding op 13 januari 2022, waarbij de voorzieningenrechter vragen heeft gesteld aan partijen en zij mondeling hebben mogen re- en dupliceren.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Op 26 januari 2016 is Hizlipara opgericht. De grootaandeelhouder van Hizlipara is de heer [naam 1] (hierna: [naam 1]). Hizlipara is actief op het gebied van internationale geldovermakingen.

2.2.

PayPorter BV is opgericht op 12 april 2017. Eén van de bestuurders is de heer [naam 2] (hierna: [naam 2]). Enig middellijk aandeelhoudster (via Seber Holding B.V.) van PayPorter BV is mevrouw [naam 3] (hierna: [naam 3]), echtgenote van [naam 2]. Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister bestaan de activiteiten van PayPorter BV onder meer uit het verlenen van betaaldiensten, waaronder geldtransfers en moneytransfers in binnen- en buitenland.

2.3.

Op 26 maart 2019 is PayPorter Retail opgericht. [naam 2] en [naam 3] zijn de bestuurders van PayPorter Retail. Enig middellijk aandeelhoudster (via PayPorter Group Holding B.V.) is [naam 3]. Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister bevinden de activiteiten van PayPorter Retail zich op het gebied van het verlenen van IT-diensten, het outsourcen en vermarkten van software, advisering, marketing en callcenteractiviteiten.

2.4.

[naam 3] heeft een factuur van 14 februari 2017 ontvangen van Your Hosting B.V. voor de registratie van de domeinnaam payporter.nl.

2.5.

[naam 1] en [naam 2] waren al voor de oprichting van partijen bekenden van elkaar. Omstreeks mei 2017 is [naam 2] werkzaamheden gaan verrichten voor Hizlipara. [naam 2] is onder meer betrokken geweest bij het verkrijgen van de benodigde vergunning bij de Banking Regulation and Supervision Agency van de Republiek Turkije.

2.6.

Op 30 mei 2017 heeft Seber B.V., op naam van [naam 3], een factuur van DN Capital Inc. ontvangen voor de aankoop van de domeinnaam payporter.com.

2.7.

[naam 2] heeft op 8 juni 2017 van “GoDaddy” een e-mail ontvangen met het onderwerp “Bevestiging transfer van payporter.com”.

2.8.

Omstreeks medio-eind 2017 is een ontwerp gemaakt voor een logo met daarbij het woord PayPorter in een specifiek lettertype, met gebruik van de kleuren oranje, wit en zwart (hierna: het PayPorter logo). Er zijn verschillende varianten van dit logo, waarvan een aantal hieronder is afgebeeld.

2.9.

Vanaf omstreeks eind juni 2017 is via de domeinnaam payporter.com een website gehouden, waarop de naam PayPorter wordt geïntroduceerd in combinatie met betaaldiensten en waar wordt verwezen naar PayPorter BV.

2.10.

Op 21 juni 2017 is de onder 2.5 bedoelde vergunning aan Hizlipara verleend.

2.11.

Enige tijd na het verkrijgen van de vergunning is Hizlipara gestart met haar activiteiten, te weten het faciliteren van grensoverschrijdende betalingen/geldovermakingen.

2.12.

PayPorter BV heeft op 17 augustus 2017 bij De Nederlandse Bank (hierna: DNB) een aanvraag gedaan in het kader van de Wet op het financieel toezicht voor de Europese vergunningverlening voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener binnen

Europa.

2.13.

Een e-mailbericht van [naam 2] aan een medewerker van het Turkse bedrijf Arasta van 11 december 2017 houdt onder meer in:

If you remember I mentioned PayPorter, this is the company we established for the European structuring. As the process started to accelerate there, we decided to use the same logo today. We’re wasting a lot of time and we’re running out of time. Thus, we will have invested in the same brand both in Turkey and in Europe.

I am sending the PayPorter information attached.

There will be 2 requests from you:

1) Can you rework the counter?

2) The exterior of the building we rented in Aksaray will be covered with vinyl, can you do an exterior work? I am sharing pictures of the building both old and currently under construction.

2.14.

Op 14 december 2017 zijn op naam van Hizlipara de volgende merken gedeponeerd bij het “Türk Patent” (de Turkse overheidsorganisatie op het gebied van Intellectuele Eigendom) (hierna: de Turkse merken):

- het woord-/beeldmerk met nummer 2017/114332, zoals hieronder afgebeeld, ingeschreven voor waren en diensten in klassen 9, 14, 35 en 36:

- het woord-/beeldmerk met nummer 2017/114325, zoals hieronder afgebeeld, ingeschreven voor waren en diensten in klassen 14, 35 en 36:

2.15.

[naam 2] is op 6 januari 2018 bij Hizlipara in dienst getreden, vanaf 5 maart 2018 in de functie van CEO/algemeen directeur.

2.16.

Omstreeks januari 2018 heeft Hizlipara een filiaal geopend te Istanbul. Op de gevel van dat pand zijn onder meer (varianten van) het PayPorter logo aangebracht.

2.17.

Omstreeks maart 2018 is Hizlipara de website onder de domeinnaam payporter.com gaan gebruiken.

2.18.

PayPorter BV heeft op de naam PayPorter gestelde facturen gedateerd 20 april, 28 juni en 17 december 2018 ontvangen in verband met een stand/expositieruimte op de beurs Money Europe 20/20 gehouden in juni 2018 en juni 2019. Voor de beurs in 2018 betrof dit onder meer € 27.500,- en € 300,-.

2.19.

Tussen Hizlipara (vertegenwoordigd door [naam 2]) en Payporter BV (vertegenwoordigd door [naam 3]) is een “Sponsorship Sales Contract” gesloten betreffende onder meer de terbeschikkingstelling van stand/expositieruimte op de beurs Money Europe 20/20 van juni 2018, tegen betaling van € 27.500,- en € 300,-. Hizlipara heeft van Payporter BV een factuur gedateerd 2 mei 2018 ontvangen betreffende die beurs voor een bedrag van € 27.800,-.

2.20.

Op 26 juli 2018 is door DNB de door PayPorter BV aangevraagde vergunning verleend (een zogenoemde PSD 1-vergunning).

2.21.

DNB heeft PayPorter BV op 19 februari 2019 een zogenoemde PSD 2-vergunning verleend, waarmee PayPorter BV ruimere bevoegdheden zijn toegekend.

2.22.

PayPorter BV heeft omstreeks november 2019 een kantoor geopend in Rotterdam.

2.23.

Een e-mailbericht van [naam 2] aan een medewerker van het bedrijf intellectueleeigendom.nl van 26 november 2019 houdt - onder meer - in:

Onze Nederlandse website is nog niet live, maar we hebben wel de .com en .nl domein namen van PayPorter. De .com is wel live maar deze gebruik ik in Turkije. Wij zijn een betaalinstelling met nu nog 1 kantoor in Nederland, en gaan over een tijd onze diensten ook aanleveren via de website en mobiel.

PayPorter had ik al geruime tijd geleden in Turkije geregistreerd (zie bijlage), maar nu we ook actief zijn in Nederland en later ook in andere EU landen wil ik deze ook hier registreren.

2.24.

Op 27 november 2019 schrijft [naam 2] vervolgens: - onder meer -

Ik wil PayPorter ook registreren voor EU, maar niet via ons bedrijf in Turkije maar via ons bedrijf in Nederland, deze is momenteel nog niet geregistreerd. Ik wil graag weten wat de procedure en de kosten zijn.

2.25.

Op 27 december 2019 is - met tussenkomst van de Duitse firma Lichtnecker & Lichtnecker - op naam van Hizlipara een Uniewoord-/beeldmerk aangevraagd en op 29 mei 2020 geregistreerd onder nummer 018172653 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 42 (hierna: het Uniemerk). Het Uniemerk is hieronder afgebeeld:

2.26.

Omstreeks medio/eind 2019 zijn Hizlipara en PayPorter BV hetzelfde - met betrokkenheid van [naam 2] ontwikkelde - geautomatiseerde systeem gaan gebruiken voor de verwerking van internationale geldovermakingen, genaamd PayPorterSystem.

2.27.

Op 30 december 2019 is op naam van Hizlipara bij Türk Patent gedeponeerd een woord-/beeldmerk met nummer 2019/135289, bestaande uit het woord “PayPortersystem” gecombineerd met beeldelement van het PayPorter logo, ingeschreven voor waren en diensten in klassen 9, 14, 35 en 36.

2.28.

Tussen partijen, dan wel [naam 1] enerzijds en [naam 2] en [naam 3] anderzijds, zijn vanaf omstreeks mei 2020 diverse conflicten ontstaan. Onderwerp van deze conflicten zijn onder meer - heel kort gezegd - een eventuele voorgenomen fusie/overname tussen partijen dan wel deelname in (één van) partijen en kosten/investeringen samenhangend met de activiteiten van PayPorter c.s. Deze conflicten hebben aanleiding gegeven tot meerdere juridische procedures in Nederland en Turkije.

2.29.

Bij brief van 5 juni 2020 heeft Hizlipara PayPorter c.s. een sommatie gestuurd waarin - onder meer - is opgenomen dat Hizlipara houdster is van het Uniemerk en dat PayPorter c.s. “PayPorter” enkel mag gebruiken wanneer een licentieovereenkomst wordt gesloten.

2.30.

Per 24 juni 2020 is [naam 2] uit dienst getreden bij Hizlipara. Sindsdien gebruikt enkel Hizlipara het PayPorterSystem en is PayPorter c.s. daar niet meer op aangesloten. Verder gebruikt sindsdien alleen PayPorter c.s. de domeinnaam payporter.com. Hizlipara is daarna de domeinnaam payporter.com.tr gaan gebruiken.

2.31.

Bij brief van 21 augustus 2020 heeft Hizlipara PayPorter c.s. - onder meer - gesommeerd het gebruik van de domeinnamen waarin het woord PayPorter voorkomt te staken en deze domeinnamen over te dragen aan Hizlipara, en het gebruik van PayPorter als merk en logo en anderszins te staken.

2.32.

Hizlipara heeft op 10 september 2020 bij de WIPO^[1]een procedure tegen de partij(en) “Privacy Protected Hostnet”/Seber Holding B.V. aanhangig gemaakt tot overdracht van de domeinnaam payporter.com aan Hizlipara. Bij beslissing van
13 november 2020 is deze vordering afgewezen.

2.33.

PayPorter BV heeft op 2 september 2020 bij het EUIPO^[2]een vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk aanhangig gemaakt. Zij heeft daarbij een beroep gedaan op artikel 60 lid 1 onder c in verbinding met 8 lid 4 UMVo^[3](ouder recht) en artikel 59 lid 1 onder b UMVo (aanvraag te kwader trouw). Bij beslissing van 14 september 2021 is de vordering door de
Cancellation Divisionvan het EUIPO afgewezen. PayPorter c.s. heeft tegen deze beslissing op 21 oktober 2021 beroep aangetekend.

2.34.

Op 27 september 2021 heeft de advocaat van Hizlipara aan PayPorter c.s. een sommatiebrief gestuurd.

3.Het geschil

3.1.

Hizlipara vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis

I. PayPorter c.s. elk zal veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik binnen de Europese Unie van het Uniemerk of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het gebruik van het woord PayPorter of een daarmee overeenstemmend woord als (onderdeel van) haar statutaire bedrijfsnaam, handelsnaam, en internet domeinnamen, alsmede het gebruik van het logo/figuratieve element dat onderdeel is van het Uniemerk;

II. PayPorter c.s. elk zal veroordelen tot betaling aan Hizlipara van een dwangsom ten bedrage van € 25.000,- voor ieder gebruik van het Uniemerk of een daarmee overeenstemmend teken in strijd met de veroordeling sub I hiervóór, te vermeerderen met een dwangsom ten bedrage van € 2.500,- per dag of gedeelte van een dag dat zodanig gebruik voortduurt, althans van in goede justitie te bepalen dwangsommen;

III. PayPorter c.s. hoofdelijk zal veroordelen tot vergoeding aan Hizlipara van de kosten van dit geding ten bedrage van € 26.851,75,- (vermeerderd met p.m. kosten zie productie EP17^[4]) overeenkomstig artikel 1019h Rv^[5], althans van de in goede justitie te begroten kosten van dit geding, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,- zonder betekening, dan wel € 199,- in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen een termijn van veertien dagen na de datum van dit vonnis en – bij gebreke van voldoening binnen deze termijn – te vermeerderen met de wettelijke rente hierover;

IV. de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt zal bepalen op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;

V. dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad zal verklaren.

3.2.

Ter onderbouwing van haar (neven)vorderingen stelt Hizlipara dat PayPorter c.s. inbreuk maakt op het Uniemerk in de zin van artikel 9 lid 2 onder a en/of b UMVo door tekens te gebruiken die identiek zijn aan dan wel overeenstemmen met het Uniemerk, te weten als bedrijfsnaam, handelsnaam, domeinnaam en als logo/figuratief element, voor (financiële) diensten die (nagenoeg) identiek zijn aan de financiële diensten die Hizlipara aanbiedt en waarvoor het Uniemerk is ingeschreven. Daarnaast is het gebruik van voornoemde tekens door PayPorter c.s. onrechtmatig ten opzichte van Hizlipara, aldus Hizlipara.

3.3.

PayPorter c.s. voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover Hizlipara aan haar vorderingen inbreuk op haar Uniemerk ten grondslag heeft gelegd, is de voorzieningenrechter bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 jo 131 lid 2 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu PayPorter BV en PayPorter Retail hun vestigingsplaats in Nederland hebben.

4.2.

Voor zover de vorderingen van Hizlipara gegrond zijn op onrechtmatig handelen is de voorzieningenrechter al bevoegd omdat PayPorter c.s. deze bevoegdheid niet heeft bestreden.

Merkinbreuk

4.3.

Tussen partijen is niet in geschil dat PayPorter c.s. gebruik maakt van het woord Payporter en het PayPorter logo voor haar betaaldiensten. Ook is niet in geschil dat daarmee sprake is van gebruik van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met het Uniemerk voor diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven in de zin van artikel 9 lid 2 onder a en/of b UMVo. Ten slotte is niet in geschil dat sprake is van verwarringsgevaar (artikel 9 lid 2 onder b UMVo).

Verweer

4.4.

Als verweer voert PayPorter c.s. aan dat het merkdepot van Hizlipara te kwader trouw is verricht. Op grond van artikel 59 lid 1 onder b UMVo komt een te kwader trouw aangevraagd Uniemerk geen gelding toe, zodat Hizlipara volgens PayPorter c.s. in de onderhavige procedure geen beroep op het Uniemerk kan doen.

4.5.

PayPorter c.s. stelt voorts dat de vorderingen van Hizlipara moeten worden afgewezen op grond van de aanvullende werking van artikel 6:162 BW^[6], op basis waarvan een oudere handelsnaam bescherming biedt tegen een jonger overeenstemmend merk dat tot

verwarring leidt. PayPorter c.s. verwijst in dat verband naar een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.^[7]

Merkaanvraag te kwader trouw

4.6.

In het kader van een kort geding als het onderhavige wordt in beginsel uitgegaan van de geldigheid van het Uniemerk. Dat is anders als de voorzieningenrechter een serieuze, niet te verwaarlozen kans aanwezig acht dat het Uniemerk vernietigd zal worden in een bodemprocedure, dan wel een procedure bij het EUIPO.

4.7.

Voorop wordt gesteld dat het Uniemerkrecht uitgaat van een registerstelsel, waarbij een merkrecht wordt verkregen door eerste depot, en derhalve niet door gebruik. Een aanvraag te kwader trouw in de zin van artikel 59 lid 1 onder b UMVo vormt een uitzondering op dit beginsel. Het begrip kwade trouw is een autonoom begrip van Unierecht, dat eenvormig moet worden uitgelegd.^[8]Het Hof van Justitie heeft in dat verband overwogen dat, terwijl dit begrip in de omgangstaal veronderstelt dat sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, het voorts moet worden begrepen in de context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. De regels over het Uniemerk beogen in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie. Daarin moet elke onderneming tekens als merk kunnen inschrijven die de consument in staat stellen de waren of diensten van die onderneming zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Van nietigheid op grond van kwade trouw is sprake wanneer blijkt dat de aanvraag niet is ingediend om op eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die vallen onder de functies van het merk, met name de hiervoor genoemde herkomstfunctie.^[9]Als van een dergelijk oogmerk sprake is, kan de inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten kwade trouw opleveren.^[10]Het (subjectieve) oogmerk van de aanvrager moet op objectieve wijze worden vastgesteld. Kwade trouw moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waarbij wordt uitgegaan van het moment van indiening van de aanvraag.^[11]Hierbij is niet vereist dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt waardoor gevaar voor verwarring bestaat.^[12]

4.8.

PayPorter c.s. heeft ter onderbouwing van haar beroep op kwade trouw aangevoerd dat zij de naam PayPorter en het PayPorter-logo al geruime tijd voor de aanvraag van het Uniemerk gebruikte. Daartoe wijst zij op de registratie van de domeinnaam payporter.nl in februari 2017 en de aankoop van de domeinnaam payporter.com in mei 2017, waarna op een website onder laatstgenoemde domeinnaam de naam PayPorter is gebruikt. Verder wijst zij erop dat op 14 april 2017 PayPorter BV de naam PayPorter officieel is gaan gebruiken, zoals vermeld in het Handelsregister. PayPorter c.s. heeft voorts verwezen naar een app-conversatie en mailwisseling in de periode juni, juli en december 2017 tussen [naam 3] en een ontwerpster, over het ontwerp van het PayPorter logo. PayPorter c.s. beroept zich verder op het gebruik van de naam PayPorter in de aanvraag bij DNB, op de op haar naam gestelde facturen van april, juni en december 2018 betreffende de beurs Money Europe 20/20, in de stand/expositieruimte op die beurs, gehouden in juni 2018 en juni 2019, en in het kader van sponsoring van een theatervoorstelling in januari 2020. Dat Hizlipara het Uniemerk te kwader trouw heeft gedeponeerd, volgt volgens PayPorter c.s. uit alle omstandigheden van deze zaak. Hizlipara was op de hoogte van het eerdere merk- en handelsnaamgebruik van PayPorter BV, aangezien partijen het voornemen hadden tot samenwerken. Hizlipara heeft heimelijk, zonder de vereiste toestemming van PayPorter c.s., de Turkse merken en het Uniemerk geregistreerd. Hieruit volgt dat Hizlipara het oogmerk had om met kwade bedoelingen PayPorter c.s. het gebruik van haar eigen naam en logo te verbieden, aldus nog steeds PayPorter c.s.

4.9.

Hizlipara betwist dat sprake is van een depot te kwader trouw. Volgens haar is PayPorter c.s. opgericht met de bedoeling dat dit uiteindelijk de Nederlandse vestiging van Hizlipara zou worden. Om dit te bewerkstelligen, zijn partijen gaan samenwerken en is [naam 2] in dienst getreden bij Hizlipara. De Turkse merken en het Uniemerk zijn door Hizlipara
- met medeweten van PayPorter c.s. - geregistreerd. De feitelijke samenwerking tussen Hizlipara en PayPorter c.s. impliceerde dat PayPorter c.s., met toestemming van Hizlipara, de handelsnaam PayPorter, het merk, het logo en daarvan afgeleide tekens gebruikte. Nadat tussen partijen conflicten zijn ontstaan, is de feitelijke samenwerking in juni 2020 definitief verbroken, waarna het gebruik door PayPorter c.s. van tekens die overeenstemmen met het Uniemerk inbreukmakend is geworden. Dat het Uniemerk niet te kwader trouw is gedeponeerd, volgt ook uit de beslissing van het EUIPO, aldus Hizlipara.

4.10.

Naar voorlopig oordeel kan niet worden vastgesteld dat Hizlipara het Uniemerk te kwader trouw heeft aangevraagd. Daartoe is het volgende redengevend.

4.11.

Beide partijen stellen dat zij het PayPorter logo hebben laten ontwerpen. Ook als er vanuit zou worden gegaan dat [naam 3] de naam PayPorter heeft bedacht en de opdracht heeft gegeven voor het ontwerpen van het logo - en dat PayPorter BV daar op enig moment rechten aan heeft kunnen ontlenen - maakt dat in dit geval echter niet dat kwade trouw van Hizlipara moet worden aangenomen. In de onderhavige situatie is geen sprake van twee los van elkaar staande bedrijven, waarbij het ene bedrijf al een teken gebruikt en het andere bedrijf een Uniemerk inschrijft dat gelijk is aan of overeenstemt met het teken voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten, waardoor verwarringsgevaar kan ontstaan.^[13]In deze zaak is juist sprake van een intensief samenwerkingsverband tussen partijen, waarbij gedurende die samenwerking de merkaanvraag is gedaan.

4.12.

Ook in het geval met PayPorter c.s. wordt aangenomen dat zij aanvankelijk, bijvoorbeeld ten tijde van de registratie en aankoop van de domeinnamen en het ontwerp van het logo, de bedoeling had om de naam PayPorter voor zichzelf te gaan gebruiken, geldt dat daartegenover staat dat, gaandeweg de intensivering van de samenwerking en met instemming van beide partijen, Hizlipara deze naam (en het logo) is gaan gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de, onder 4.8 genoemde, door PayPorter c.s. overgelegde appcorrespondentie tussen [naam 3] en een ontwerpster, waarvan PayPorter c.s. stelt dat zij het PayPorter logo heeft ontworpen. Hizlipara betwist dat (uit die correspondentie blijkt dat) deze ontwerpster het PayPorter logo heeft ontworpen. De voorzieningenrechter kan dit in het midden laten, nu uit die correspondentie in elk geval is af te leiden dat in december 2017 besloten is de naam PayPorter en het logo zowel voor het bedrijf in Nederland als in Turkije te gaan gebruiken. Zo verzoekt [naam 3] op 11 december 2017 aanvankelijk om nóg een logo te ontwerpen, namelijk een logo voor het bedrijf in Turkije (Hizlipara), maar laat zij daarna weten dat is besloten in beide landen dezelfde naam te gebruiken. [naam 3] schrijft onder meer:

We are busy setting up business and preparing for our first office opening in January.. So we are very exited..

We have had a team design our Turkish brand logo but we are not really happy with it..

So I was wondering if you have time to work out another logo for our brand..

In short: The name of our Turkish company is called ‘Hızlı para’ which means ‘fast money’ as hızlı means fast and para means money..

We were thinking in order of colour to use the dollar colour of green if possible. The business is again money transfer. As we want an easy approach for our clients we want something that suits that attitute..

They are two different identities..so no connection between them.
One is Eurooean market, the other Turkish market..but aiming for the Russian, African, Bulgarian people in Turkey.,

after a long day of brainstorming we decided to go for a general name for both countries.. It will be PayPorter for both including your designs etc.

4.13.

Aansluitend hierop heeft [naam 2] aan het Turkse bedrijf Arasta verzocht aan de hand van het PayPorter-logo een ontwerp te maken voor het in- en exterieur van het filiaal van Hizlipara in Istanbul, zo is af te leiden uit het hiervoor onder 2.13 weergegeven e-mailbericht van 11 december 2017. In opdracht van [naam 2] heeft Arasta tevens aan de hand van het PayPorter logo een zogenoemde
corporate identityontworpen. Deze bestaat onder meer uit briefpapier en visitekaartjes met daarop een (variant van het) PayPorter logo, in combinatie met de naam en het adres van Hizlipara. Dat dit alles op basis van een door PayPorter BV aan Hizlipara verleende licentie/toestemming is gebeurd is, anders dan PayPorter c.s. stelt, niet uit de overgelegde correspondentie van 11 december 2017 af te leiden.

4.14.

Het filiaal in Istanbul is vervolgens omstreeks januari 2018 geopend en Hizlipara is vanaf ongeveer maart 2018 gebruik gaan maken van de website www.payporter.com. In dezelfde periode heeft Hizlipara de Turkse merken gedeponeerd. Daaruit kan in beginsel worden afgeleid dat partijen Hizlipara destijds als gerechtigde tot die merken in Turkije zagen. PayPorter c.s. heeft echter aangevoerd dat zij niet wist van die aanvragen. Binnen het kader van dit kort geding kan de juistheid van die stelling niet worden vastgesteld. Voorshands ziet de voorzieningenrechter ook geen aanknopingspunten voor die stelling, eerder voor het tegendeel. Uit de hiervoor onder 2.23 en 2.24 weergegeven e-mailberichten van [naam 2] aan intellectueleeigendom.nl van 26 en 27 november 2019 zou voorshands oordelend kunnen worden afgeleid dat hij wel op de hoogte was van de registratie van de Turkse Merken. Hierin schrift hij immers:

PayPorter had ik al geruime tijd geleden in Turkije geregistreerd (zie bijlage), maar nu we ook actief zijn in Nederland en later ook in andere EU landen wil ik deze ook hier registreren.

en:

Ik wil PayPorter ook registreren voor EU, maar niet via ons bedrijf in Turkije maar via ons bedrijf in Nederland, Deze is momenteel nog niet geregistreerd. Ik wil graag weten wat de procedure en kosten zijn.

4.15.

Bovengenoemde correspondentie illustreert ook de intensieve wijze van samenwerken tussen partijen. Hieruit komt naar voren dat [naam 3] en [naam 2] in de communicatie naar derde partijen Hizlipara en PayPorter c.s. veeleer als een gezamenlijke onderneming hebben gepresenteerd. Hoewel [naam 3] spreekt van “two different identities, so no connection between them” wanneer het gaat over de aanvankelijke aanvraag voor een logo specifiek voor Turkije, spreekt zij ook van “our Turkish brand logo”, “our Turkish company” en later van “a general name for both countries”. [naam 2] refereert aan PayPorter als “the company we established for the European structuring” en “we will have invested in the same brand both in Turkey and in Europe”. Voorts spreekt hij over domeinnamen die “we” hebben en “deze gebruik ik in Turkije” en over “ons bedrijf in Turkije” en “ons bedrijf in Nederland”.

4.16.

Het Uniemerk is op 27 december 2019 aangevraagd op naam van Hizlipara. PayPorter c.s. stelt dat zij ook van deze merkaanvraag niet op de hoogte was. Ook de juistheid van die stelling kan in het kader van dit kort geding niet worden vastgesteld. Hizlipara heeft aangevoerd dat het niet mogelijk is dat [naam 2] als CEO van Hizlipara niet van de aanvraag op de hoogte is geweest. Zij heeft e-mailcorrespondentie overgelegd - waarin het e-mailadres van [naam 2] onder “cc” is vermeld - tussen een medewerker van Hizlipara en het Turkse Merkenbureau Interpatent/Marka Patent Merkezi, over een merkaanvraag voor de EU. Voorts heeft zij zich beroepen op documenten van dat merkenbureau, waarop de naam van [naam 2], al dan niet met daaronder een handtekening, als vertegenwoordiger van Hizlipara is opgenomen. Hetgeen PayPorter c.s. daartegenover heeft gesteld, te weten dat niet het juiste adres van Hizlipara op die documenten is vermeld en dat Hizlipara beschikt over een elektronische handtekening van [naam 2], is in het beperkte kader van dit kort geding onvoldoende om aan te kunnen nemen dat de aanvraag heimelijk dan wel frauduleus heeft plaatsgevonden. Daar komt bij dat [naam 2] in november 2019 - aansluitend op de opening van het filiaal in Rotterdam - wel heeft geïnformeerd omtrent de bescherming van het merk in Europa (zie hiervoor onder 2.23 en 2.24), en wel op naam van PayPorter BV, maar dat hieraan verder geen opvolging meer is gegeven. Dat [naam 2] pas zes maanden later, na het verbreken van de samenwerking, heeft vernomen dat het Uniemerk op naam van Hizlipara was aangevraagd ligt - ook vanuit commercieel oogpunt - naar voorlopig oordeel niet voor de hand.

4.17.

Het gebruik van de naam PayPorter en het PayPorter logo waarop PayPorter c.s. zich beroept, hangt grotendeels samen met de samenwerking tussen partijen. Op de beurs in 2018 en 2019 lijken partijen zich gezamenlijk te hebben gepresenteerd, hetgeen onder meer is af te leiden uit het “Sponsorship Sales Contract” uit 2018 en het door PayPorter BV voor de beurs in 2018 aan Hizlipara gefactureerde bedrag, dat overeenkomt met de facturen die zij zelf heeft ontvangen. Op de door partijen overgelegde foto’s van de stand in 2018 is voorts de (statutaire) naam van Hizlipara te zien, evenals de naam van de onder 2.5 genoemde Turkse financiële autoriteit en een Turkse associatie van betaalinstellingen. Verder wordt verwezen naar een betaalcentrum in het centrum van Istanbul en lijkt zelfs het filiaal in Istanbul te zijn afgebeeld. Ook op de overgelegde foto’s van de stand in 2019 zijn zowel de namen van de genoemde Turkse financiële instanties als die van DNB zichtbaar. De sponsoring van een theatervoorstelling waarop PayPorter c.s. zich beroept - waarbij op de overgelegde foto overigens alleen het PayPorter logo en geen specifieke verwijzing naar PayPorter c.s. zichtbaar is - heeft voorts pas in januari 2020 plaatsgevonden, derhalve na de aanvraag van het Uniemerk.

4.18.

Het enige gebruik van de naam PayPorter dat mogelijk buiten (voor) het gezamenlijk gebruik van de naam en het logo is te plaatsen, zijn handelingen van [naam 3] en [naam 2] met betrekking tot het registeren en aankopen van domeinnamen, het oprichten en inschrijven van PayPorter BV en de vergunningsaanvraag door PayPorter BV bij DNB. Dit zijn echter geen commerciële handelingen ten opzichte van consumenten. Met economische activiteiten in de zin van betaaldiensten aan consumenten is PayPorter c.s. pas begonnen na dan wel enkele maanden voor de (officiële) opening van het filiaal in Rotterdam in november 2019. Hizlipara gebruikte de naam PayPorter en het PayPorter logo al voor betaaldiensten vanaf de opening van het filiaal in Istanbul in januari 2018.

4.19.

Aangenomen kan worden dat op het moment van de aanvraag van het Uniemerk op 27 december 2019 tussen partijen sprake was van een verregaande vorm van samenwerking, waarbij zij van dezelfde website gebruik maakten, een gezamenlijk betaalsysteem ontwikkelden en gebruikten, zich naar derden als een gezamenlijke onderneming presenteerden, een bestuurder van PayPorter c.s. ook werkzaamheden verrichte voor en bestuurder was van Hizlipara en voornemens bestonden tot het juridisch en/of feitelijk samengaan. Binnen deze samenwerking maakten beide partijen gebruik van de naam PayPorter en het PayPorter logo, waarbij - voor zover het gaat om het daadwerkelijk verrichten van betaaldiensten aan consumenten - Hizlipara dit eerder deed dan PayPorter c.s. en op haar naam in Turkije de Turkse merken zijn ingeschreven. Over het gebruik van de naam en het logo hebben partijen geen (expliciete) afspraken gemaakt. Hizlipara was voorts met medeweten van PayPorter c.s. in Turkije actief onder de naam PayPorter en het PayPorter logo, verrichte ook betalingen naar en met behulp van agenten in de Europese Unie en was voornemens om, in samenwerking met PayPorter c.s., haar activiteiten uit te breiden naar de Europese Unie. Het aanvragen van het Uniemerk past in die doelstelling en komt commercieel logisch voor. Uitgaande van deze situatie kan, ondanks dat ook PayPorter c.s. de naam PayPorter en het PayPorter logo gebruikten, naar voorlopig oordeel niet worden gezegd dat Hizlipara op 27 december 2019 te kwader trouw is geweest bij het aanvragen van het Uniemerk op haar naam.

4.20.

PayPorter c.s. heeft nog aangevoerd dat de Uniemerkaanvraag is ingediend, voorzien van een handtekening van [naam 2], terwijl [naam 2] volgens de statuten van Hizlipara niet alleen vertegenwoordigingsbevoegd was. Voor zover PayPorter c.s. daarmee heeft bedoeld te betogen dat de aanvraag (en daarmee het Uniemerk) vernietigbaar is, kan dit niet slagen. Voor zover sprake zou zijn van vertegenwoordigingsonbevoegdheid, is het naar voorlopig oordeel Hizlipara die daarop een beroep zou kunnen doen en niet PayPorter c.s. Voor zover PayPorter c.s. hiernaast nog een beroep heeft gedaan op beschikkingsonbevoegdheid van Hizlipara ten aanzien van het merk, waardoor zij geen geldig merkdepot zou kunnen doen, stuit dit voorlopig oordelend al af op het hiervoor genoemde registerstelsel, op grond waarvan een merkrecht eerst ontstaat door registratie.

4.21.

Gelet op het voorgaande, alsmede de uitspraak in eerste aanleg bij het EUIPO, is de voorzieningenrechter van oordeel dat geen sprake is van een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het Uniemerk in een bodemprocedure of bij het EUIPO zal worden vernietigd.

Oudere handelsnaam versus jonger overeenstemmend merk

4.22.

PayPorter c.s. heeft zich er verder nog op beroepen dat de vorderingen van Hizlipara moeten worden afgewezen op grond van de aanvullende werking van artikel 6:162 BW, op basis waarvan een oudere handelsnaam bescherming biedt tegen een jonger overeenstemmend merk dat tot verwarring leidt. In dat kader heeft PayPorter c.s. aangevoerd dat het buiten kijf staat dat de handelsnaam van PayPorter BV ouder is dan het Uniemerk en dat sprake is van verwarringsgevaar gelet op de gelijkenissen tussen de handelsnaam en het Uniemerk.

4.23.

Voorop wordt gesteld dat bij een dergelijk beroep op onrechtmatige daad alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen. De omstandigheden in dit geval wijken wezenlijk af van de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de arresten^[14]waarop PayPorter c.s. zich beroept. In die zaken was sprake van twee afzonderlijke bedrijven, waarbij een bedrijf dat in Nederland langdurig een handelsnaam voerde werd geconfronteerd met een partij die later een overeenstemmend merk deponeerde. Voor zover er al vanuit zou moeten worden gegaan dat PayPorter c.s. onafhankelijk van de samenwerking met Hizlipara een handelsnaamrecht heeft verkregen, geldt dat tegen de achtergrond van die hiervoor omschreven intensieve samenwerking, waarbinnen beide partijen van een met die naam overeenstemmend teken gebruik hebben gemaakt, het vervolgens aanvragen van het (overeenstemmende) Uniemerk door Hizlipara naar voorlopig oordeel niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt.

Slotsom verweren

4.24.

Nu de verweren van PayPorter c.s. niet kunnen slagen, moet er in dit kort geding van worden uitgegaan dat het Uniemerk geldig is en dat Hizlipara gerechtigd is zich hierop ten opzichte PayPorter c.s. te beroepen.

De vorderingen

Verbod

4.25.

Uit het voorgaande volgt dat het in 3.1 onder I genoemde verbod moet worden toegewezen. Daarbij verwerpt de voorzieningenrechter het verweer van PayPorter c.s. dat het verbod tot gebruik van de handelsnaam niet kan worden toegewezen, omdat het merkenrecht die mogelijkheid niet zou bieden. Het merkenrecht biedt deze mogelijkheid juist uitdrukkelijk, te weten in artikel 9 lid 3 UMVo.

4.26.

Om PayPorter c.s. in de gelegenheid te stellen aan het verbod zoals Hizlipara dat heeft gevorderd te voldoen en om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen PayPorter c.s. de inbreuk moet staken, worden bepaald op 30 dagen na de betekening van dit vonnis.

Dwangsom

4.27.

PayPorter c.s. heeft aangevoerd dat de door Hizlipara gevorderde dwangsom (zoals opgenomen in 3.1 onder II) exorbitant is en dat deze moet worden bepaald op maximaal
€ 100,- per overtreding.

4.28.

De voorzieningenrechter zal de dwangsom in die zin matigen dat deze wordt bepaald op € 2.500,- per overtreding, te vermeerderen met € 500,- per (gedeelte van een) dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 250.000,-.

Proceskosten

4.29.

PayPorter c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld die volgens artikel 1019h Rv zijn vast te stellen. Hizlipara heeft een specificatie van haar kosten overgelegd van in totaal € 29.658,95 (€ 26.851,75,- + € 2.807,20) inclusief BTW. Deze kosten vallen uiteen in een bedrag van € 28.656,84 aan honorarium advocaat en een bedrag van € 1.003,11 aan verschotten (deurwaarderskosten, vertalingskosten en griffierecht). Om de redelijkheid en evenredigheid van het opgevoerde honorarium te kunnen beoordelen, zoekt de voorzieningenrechter aansluiting bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie van 1 april 2017). Met PayPorter c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat onderhavige zaak onder de in die Indicatietarieven genoemde categorie ‘normaal kort geding’ valt. Aan die categorie is een maximumtarief van € 15.000,- voor honoraria verbonden. Met Hizlipara zal de voorzieningenrechter ervan uitgaan dat 95% van de gemaakte kosten zien op de merkenrechtelijke grondslag en 5% op onrechtmatige daad. Dat betekent dat de proceskosten worden begroot op (95% van € 15.000,-) € 14.250 en (5% van € 1.016,-) € 50,80, derhalve € 14.300,80, vermeerderd met € 1.003,11 aan verschotten, in totaal dus op € 15.303,91. In zoverre wordt de vordering genoemd in 3.1 onder III toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde nakosten en wettelijke rente.

Artikel 1019i Rv

4.30.

De voorzieningenrechter zal de in 1019i Rv genoemde termijn, conform de vordering in 3.1 onder IV, bepalen op zes maanden.

Uitvoerbaar bij voorraad verklaring

4.31.

PayPorter c.s. heeft verzocht dit vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, vanwege de desastreuze gevolgen voor PayPorter c.s., omdat bij toewijzing van het gevorderde verbod de hele onderneming haar identiteit moet veranderen en bijvoorbeeld de vergunning bij DNB opnieuw moet worden aangevraagd.

4.32.

Vooropgesteld wordt dat in het algemeen in kort geding vanwege de vereiste spoed uitvoerbaar bij voorraadverklaring is aangewezen. Dat geldt te meer gezien de in deze zaak bestaande voortdurende merkinbreuk en de omstandigheid dat Hizlipara de vernietigingsprocedure in eerste aanleg bij het EUIPO heeft afgewacht alvorens haar vorderingen in kort geding in te stellen. Het belang van Hizlipara bij het niet ook hoeven afwachten van een hogerberoepsprocedure in dit kort geding dient te prevaleren boven het belang van PayPorter c.s. De voorzieningenrechter zal gezien de door PayPorter c.s. geschetste omstandigheden wel de termijn waarbinnen aan het verbod moet worden voldaan stellen op 30 dagen na betekening (zie hiervoor onder 4.26).

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt PayPorter c.s. elk om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik binnen de Europese Unie van het Uniemerk of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het gebruik van het woord PayPorter of een daarmee overeenstemmend woord als (onderdeel van) haar statutaire bedrijfsnaam, handelsnaam, en internet domeinnamen, alsmede het gebruik van het logo/figuratieve element dat onderdeel is van het Uniemerk;

5.2.

veroordeelt PayPorter c.s. elk tot betaling aan Hizlipara van een dwangsom ten bedrage van € 2.500,- voor ieder gebruik van het Uniemerk of een daarmee overeenstemmend teken in strijd met de veroordeling onder 5.1, te vermeerderen met een dwangsom ten bedrage van € 500,- per dag of gedeelte van een dag dat zodanig gebruik voortduurt, met een maximum van in totaal € 250.000,-;

5.3.

veroordeelt PayPorter c.s. hoofdelijk in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Hizlipara begroot op € 15.303,91, te vermeerderen met de nakosten van € 131,- zonder betekening, dan wel € 199,- in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen een termijn van veertien dagen na de datum van dit vonnis en – bij gebreke van voldoening binnen deze termijn – te vermeerderen met de wettelijke rente hierover;

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na heden;

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 10 februari 2022.