Uitspraak
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
CIVIELE KAMER
Nummer19/04586
Datum19 februari 2021
PREJUDICIËLE BESLISSING
In de zaak van
DOC DAIRY PARTNERS B.V.,
gevestigd te Hoogeveen,
gevestigd te Hoogeveen,
VERZOEKSTER in hoger beroep,
hierna: DOC,
niet verschenen in de prejudiciële procedure,
tegen
DAIRY PARTNERS LIMITED,
gevestigd te Stonehouse, Verenigd Koninkrijk,
gevestigd te Stonehouse, Verenigd Koninkrijk,
VERWEERSTER in hoger beroep,
hierna: Dairy Partners,
niet verschenen in de prejudiciële procedure.
1. De prejudiciële procedure
Bij tussenbeschikking in de zaak 200.237.947/01 van 4 oktober 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op de voet van art. 392 Rv prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld.
Na daartoe desgevraagd in de gelegenheid te zijn gesteld, hebben F.E. Vermeulen, namens L.R. Bekke, J.M. Boelens en R.C.K. van Oerle, allen advocaat bij NautaDutilh N.V., T. Cohen Jehoram, namens R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, A.M. van Aerde, namens advocatenkantoor Windt Le Grand Leeuwenburg en M.E. Bruning, namens de deelnemers aan het IE Legal Forum, op de voet van art. 393 lid 2 Rv schriftelijke opmerkingen ingediend.
De conclusie van de Advocaat-Generaal B.J. Drijber strekt tot beantwoording van de prejudiciële vragen als vermeld in de conclusie onder 3.30 respectievelijk 3.35.
2.Beantwoording van de prejudiciële vragen
Inleiding, feiten en procesverloop
2.1
Deze uitspraak gaat over de vraag of voor de bescherming op de voet van art. 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw) van beschrijvende handelsnamen, voldoende is dat verwarringsgevaar bestaat, of dat daarvoor bijkomende omstandigheden zijn vereist. Daarbij speelt een rol op welke wijze bij de toepassing van art. 5 Hnw rekening kan worden gehouden met het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (hierna ook: de vrijhoudingsbehoefte).
2.2
De prejudiciële vragen zijn gesteld in een procedure waarin de volgende feiten zijn vastgesteld:
(i) Dairy Partners is een Britse kaasproducent. Zij produceert zogenaamde geknede kazen, waaronder mozzarella, voor de zakelijke markt in 23 landen, waaronder Nederland. Zij is een grote en bekende speler op die markt.
(ii) Dairy Partners handelt sinds 2007 onder de handelsnaam ‘Dairy Partners’. Deze naam – de Engelse aanduiding voor: ‘zuivel partners’ – komt ook voor in haar logo en in haar domeinnaam ‘dairypartners.co.uk’.
(iii) DOC is een Nederlands bedrijf dat in 2016 is ontstaan uit een fusie tussen een Nederlandse kaasproducent en een Duitse zuivelproducent. Het richt zich op de Benelux en Frankrijk.
(iv) Sinds 2016 handelt DOC onder de handelsnaam ‘DOC Dairy Partners’. Deze naam komt ook voor in haar logo en in haar domeinnaam ‘docdairypartners.nl’.
(v) Dairy Partners en DOC profileren zich beide op internationale beurzen, die worden bezocht door in Nederland gevestigde zuivelbedrijven.
2.3.1
Dairy Partners heeft de kantonrechter op de voet van art. 6 Hnw verzocht DOC te veroordelen om haar handelsnaam (evenals haar domeinnaam) zodanig te wijzigen dat daarin de woorden ‘Dairy Partners’ niet meer voorkomen. Aan dit verzoek heeft Dairy Partners ten grondslag gelegd dat zij, vanwege haar activiteiten in Nederland, beschikt over een handelsnaamrecht op de naam ‘Dairy Partners’ en dat het gebruik van deze naam door DOC Dairy Partners verwarringsgevaar oplevert als bedoeld in art. 5 Hnw.
2.3.2
DOC heeft het gestelde verwarringsgevaar betwist. Zij heeft aangevoerd dat de handelsnaam ‘Dairy Partners’ beschrijvend is voor een onderneming die zuivelproducten verkoopt en daarbij partnerschap zoekt met haar afnemers. Het publiek is deskundig en in staat de bedrijven uit elkaar te houden. Het beschrijvende karakter van de handelsnaam brengt volgens DOC bovendien mee dat het gebruik daarvan niet kan worden verboden, althans dat daarvoor naast verwarringsgevaar bijkomende omstandigheden zijn vereist, die in dit geval ontbreken.
2.3.3
De kantonrechter heeft DOC bevolen haar handelsnaam (evenals haar domeinnaam) zodanig te wijzigen dat daarin het woord ‘Partners’ niet meer voorkomt. Volgens de kantonrechter is dat woord niet beschrijvend voor de activiteiten van partijen en heeft de handelsnaam in zoverre onderscheidend vermogen. (rov. 4.5) Tegen die achtergrond kan het gebruik van de naam ‘DOC Dairy Partners’ tot verwarring tussen de beide ondernemingen leiden, mede nu zij nagenoeg dezelfde producten aan dezelfde klanten aanbieden. (rov. 4.6) Het woord ‘Dairy’ behoeft niet te worden verwijderd, nu dat louter beschrijvend is voor de producten die door partijen worden geleverd. Juist de combinatie van het beschrijvende ‘Dairy’ met het niet-beschrijvende ‘Partners’ maakt dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is. (rov. 4.8)
2.4.1
Het hof heeft in zijn tussenbeschikking [1] het voornemen uitgesproken om op de voet van art. 392 e.v. Rv prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Hieraan heeft het hof, samengevat, de volgende overwegingen ten grondslag gelegd.
DOC stelt zich op het standpunt dat voor het verbieden van een beschrijvende handelsnaam, naast het gestelde verwarringsgevaar, bijkomende omstandigheden zijn vereist. Dairy Partners heeft dit standpunt bestreden en bovendien betwist dat haar handelsnaam (louter) beschrijvend is. (rov. 5.3)
Ook beschrijvende handelsnamen kunnen ingevolge art. 5 Hnw bescherming genieten tegen het gebruik van dezelfde of een overeenstemmende handelsnaam, indien daardoor bij het publiek verwarring tussen de betrokken ondernemingen is te duchten. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen. (rov. 5.5 en 5.6)
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 december 2015 (Artiestenverloning), in een geschil over domeinnamen, geoordeeld dat het gebruik van een louter beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. (rov. 5.7)
Het gerechtshof Den Haag heeft in zijn arrest van 19 september 2017 (Parfumswinkel) geoordeeld dat de door de Hoge Raad in zijn arrest van 11 december 2015 geformuleerde regel voor domeinnamen ook van toepassing is op louter beschrijvende handelsnamen. (rov. 5.8)
Uit de verwijzingen in het arrest Artiestenverloning naar eerdere rechtspraak van de Hoge Raad volgt niet, althans niet eenduidig, dat de in dat arrest geformuleerde regel ook zou gelden in de context van art. 5 Hnw. (rov. 5.9-5.11) Voor handelsnamen is, anders dan voor domeinnamen, een specifiek wettelijk toetsingskader voorhanden. (rov. 5.12) Bovendien is onduidelijk of de regel uit het arrest Artiestenverloning ook geldt voor handelsnamen die in zekere mate, maar niet louter beschrijvend van aard zijn. (rov. 5.13)
2.4.2
“1. Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden (in aanvulling op verwarringsgevaar) in geval van een louter beschrijvende handelsnaam?
2. Luidt het antwoord op de eerste vraag anders indien de ingeroepen oudere (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnaam door gebruik (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven?
3. Indien geen nadere vereisten gelden zoals onder (1) bedoeld, hoe dienen dan het (in meer of mindere mate) beschrijvende of niet onderscheidende karakter van de ingeroepen handelsnaam, en het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door een ieder vrij kunnen worden gebruikt, te worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet?”
2.4.3
Op 20 april 2020 heeft de advocaat van DOC de Hoge Raad bericht dat DOC haar hoger beroep had ingetrokken in verband met een tussen partijen getroffen schikking. De Hoge Raad heeft op de voet van art. 393 lid 9 Rv besloten de door het hof gestelde vragen toch te zullen beantwoorden.
De bescherming van handelsnamen in het algemeen
2.5.1
De bescherming van handelsnamen is geregeld in de Handelsnaamwet. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (art. 1 Hnw). Het begrip ‘naam’ ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek een identiteit te geven. [3] Ook geheel of ten dele beschrijvende namen kunnen als handelsnaam worden gekozen: namen die geheel of ten dele bestaan uit aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten.
2.5.2
De keuze voor een bepaalde handelsnaam geeft geen exclusief recht op het gebruik daarvan. Wel biedt de wet, in het belang van het publiek en het belang van de oudste gebruiker, [4] bescherming tegen misleiding (art. 3, 4 en 5b Hnw) en tegen het gevaar voor verwarring (art. 5 en 5a Hnw). De prejudiciële vragen hebben betrekking op art. 5 Hnw. Dat luidt:
“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”
Volgens deze bepaling is dus noodzakelijk en voldoende voor een verbod op het voeren van een handelsnaam, dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam wil gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). [5] Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. [6] Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. [7] Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo’s en eventuele andere visuele vormgeving. [8] Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment.
De vrijhoudingsbehoefte
2.6
De prejudiciële vragen stellen aan de orde hoe in dit wettelijke stelsel recht kan worden gedaan aan het algemene belang dat het voor een ieder mogelijk moet zijn zich te bedienen van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten. [9]
Deze vrijhoudingsbehoefte heeft in het merkenrecht een duidelijke plaats: volgens de diverse regelingen worden merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten, niet ingeschreven dan wel, indien toch ingeschreven, op een daartoe strekkende vordering nietig verklaard, tenzij zij door inburgering onderscheidend vermogen hebben gekregen. Voorts kan de houder van een merk met beschrijvende elementen zich niet verzetten tegen het gebruik in het economische verkeer door een derde van met die elementen overeenstemmende aanduidingen, voor zover sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
In de Handelsnaamwet is de vrijhoudingsbehoefte niet uitdrukkelijk geregeld. Deze behoefte heeft sinds de totstandkoming van die – uit 1921 stammende – wet aan betekenis gewonnen. Veel ondernemingen hebben tegenwoordig, in het bijzonder door de komst van het internet, een landelijk werkgebied. In die gevallen speelt de in art. 5 Hnw als relevante omstandigheid genoemde plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen geen rol. Bovendien is door de komst van internet het gebruik van beschrijvende aanduidingen toegenomen, omdat dit de vindbaarheid van ondernemingen op internet bevordert.
Het arrest Artiestenverloning
2.7.1
In de zaak Artiestenverloning heeft de Hoge Raad over het gebruik van de, door het hof voor de aard van de betrokken ondernemingen als louter beschrijvend aangemerkte, aanduiding ‘artiestenverloning’ als domeinnaam, het volgende overwogen:
“3.4.3 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt.
3.4.4 (…).
Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien
bijkomende omstandigheden dat meebrengen.”
2.7.2
Mede in verband met de verwijzing, in rov. 3.4.4 van het arrest, naar de beschikking in de zaak Bouwcentrum, die betrekking had op een handelsnaam, is de vraag gerezen of de Hoge Raad daarmee tevens heeft beslist dat bij het voeren van louter beschrijvende handelsnamen slechts onder bijkomende omstandigheden aanspraak kan worden gemaakt op bescherming op de voet van art. 5 Hnw. Dat is niet het geval. Rov. 3.4.4 van het arrest in de zaak Artiestenverloning verwijst naar de, ook voor het handelsnaamrecht geldende, vrijhoudingsbehoefte, maar bevat voor het handelsnaamrecht geen maatstaf. De vraag of en, zo ja, in welke gevallen bij beschrijvende handelsnamen de eis van bijkomende omstandigheden geldt om aanspraak te kunnen maken op bescherming, is door de Hoge Raad dus niet eerder beantwoord.
De vrijhoudingsbehoefte en art. 5 Hnw
2.8.1
Aan de vrijhoudingsbehoefte kan, zoals de Advocaat-Generaal in zijn weergave van rechtspraak en literatuur heeft geschetst (zie de conclusie onder 2.21-2.34), langs meer dan een weg recht worden gedaan. Denkbaar is voor de bescherming van handelsnamen die enkel bestaan uit beschrijvende aanduidingen en die ook anderszins geen onderscheidend vermogen hebben (verworven), ook niet door ‘inburgering’, dezelfde eisen te laten gelden als voor de bescherming van (niet ook als handelsnamen gebruikte) domeinnamen die enkel bestaan uit beschrijvende aanduidingen, te weten dat naast gevaar voor verwarring sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden (zie hiervoor in 2.7.1-2.7.2 en hierna in 2.10.1-2.10.2). [10] Denkbaar is ook de vrijhoudingsbehoefte te betrekken bij de beoordeling van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de betrokken ondernemingen te duchten is. Deze laatste benadering verdient om de hierna vermelde redenen de voorkeur.
2.8.2
De wetgever heeft in de hiervoor in 2.6 genoemde ontwikkelingen tot op heden geen aanleiding gezien de Handelsnaamwet te wijzigen. Gevaar voor verwarring is daarin nog steeds de enige maatstaf.
Die maatstaf biedt voldoende ruimte om geen, of slechts geringe bescherming te bieden aan handelsnamen die, respectievelijk voor zover zij beschrijvend zijn. De vraag of verwarring tussen de betrokken ondernemingen te duchten is, moet immers worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval (zie hiervoor in 2.5.2).
In de eerste plaats impliceert de eis dat verwarring te duchten valt, dat het relevante publiek de oudere handelsnaam kent en deze in verband brengt met de onderneming ten gunste waarvan de bescherming wordt ingeroepen. Een geheel beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen, tenzij het publiek een zodanige naam door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met de onderneming die haar voert (‘inburgering’).
Voorts is van belang dat, nu het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen (zie hiervoor in 2.6), aangenomen mag worden dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen. Omgekeerd kan worden aangenomen dat, naarmate een handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft, eerder verwarring te duchten valt. [11] Het is immers aannemelijk dat het publiek in dat geval, bij kennisneming van eenzelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam, die naam eerder in verband zal brengen met de onderneming die de oudere handelsnaam voert.
2.8.3
De hiervoor in 2.8.2 bedoelde wijze van beoordeling van de vraag of gevaar voor verwarring bestaat, waarborgt in voldoende mate dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij kunnen worden gebruikt. Om die reden bestaat er wat betreft beschrijvende handelsnamen zonder onderscheidend vermogen onvoldoende aanleiding om bijkomende omstandigheden te vereisen. Daaraan kleeft bovendien het nadeel dat dan een scherp onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen gevallen waarin wel, en gevallen waarin geen sprake is van handelsnamen die in relevante mate onderscheidend vermogen missen.
Antwoord op de prejudiciële vragen
2.9
Gelet op hetgeen hiervoor in 2.7.2 en 2.8.1-2.8.3 is overwogen, worden de prejudiciële vragen als volgt beantwoord. Bij de toepassing van art. 5 Hnw gelden geen nadere, niet in die bepaling genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist. Aan het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, kan in voldoende mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.
Ten overvloede: gevallen die niet onder art. 5 Hnw vallen
2.10.1
Art. 5 Hnw biedt de gebruiker van een handelsnaam bescherming tegen het gebruik van dezelfde of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam als handelsnaam. Onder het toepassingsbereik van die bepaling valt ook een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen tevens als handelsnamen worden gebruikt. Onder het toepassingsbereik van die bepaling valt niet een geschil tussen een gebruiker van een handelsnaam en een gebruiker van een domeinnaam, of een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen niet tevens als handelsnamen worden gebruikt. In laatstgenoemde gevallen kan art. 6:162 BW bescherming bieden tegen het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam als dat gebruik verwarring wekt. [12] In het arrest Artiestenverloning is geoordeeld dat het gebruik als domeinnaam van een beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen (zie hiervoor in 2.7.1). De vraag rijst hoe het hiervoor in 2.9 gegeven antwoord op de prejudiciële vragen zich verhoudt tot de zojuist genoemde toetsingsmaatstaf voor gevallen die niet onder het toepassingsbereik van art. 5 Hnw vallen. De Hoge Raad overweegt daarover als volgt.
2.10.2
Hetgeen hiervoor in 2.8.2 is overwogen, kan ook in het kader van een vordering uit onrechtmatige daad in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring door het gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam. Indien de uitkomst van die beoordeling is dat geen sprake is van verwarringsgevaar, zal het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam niet op die grond onrechtmatig zijn, zodat dan niet meer van belang is of sprake is van andere, bijkomende omstandigheden. Is wel sprake van verwarringsgevaar, dan zullen andere, bijkomende omstandigheden nodig zijn om het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam onrechtmatig te kunnen achten. Daarbij gaat het steeds om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging. Zo kan worden gedacht aan een geval waarin een of meer domeinnamen in gebruik worden genomen die zo dicht mogelijk aanliggen tegen de (handels)naam van een concurrent om, met gebruikmaking van diens bekendheid of reputatie en met de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, op misleidende wijze klanten bij die concurrent weg te lokken.
3.Beslissing
De Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen op de hiervoor in 2.9 weergegeven wijze.
Deze beslissing is gegeven door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek, C.H. Sieburgh en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op
19 februari 2021.
19 februari 2021.