ECLI:NL:GHARL:2019:5012

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.237.947/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 6550713 \ OV VERZ 17-69)

beschikking van 14 juni 2019

in de zaak van:

DOC Dairy Partners B.V.,

gevestigd te Hoogeveen,

verzoekster,

in eerste aanleg: gerekwestreerde,

hierna:
DOC,

advocaat: mr. M.A.V. van Aardenne, kantoorhoudend te Dordrecht,

tegen

Dairy Partners Limited,

gevestigd te Stonehouse, Verenigd Koninkrijk,

gerekwestreerde,

in eerste aanleg: verzoekster,

hierna:
Dairy Partners,

advocaat: mr. H.T.L. Stockmann, kantoorhoudend te Amersfoort.

1.Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de beschikking van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen van 23 maart 2018.

2.Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit:

- het verzoekschrift in hoger beroep van DOC,

- het verweerschrift van Dairy Partners met een productie,

- de brieven van mr. Stockmann van 3 en 10 januari 2019 met kostenoverzichten,

- de brief van mr. van Aardenne van 10 januari 2019 met kostenspecificatie,

- de mondelinge behandeling van 15 januari 2019, waarbij door beide partijen spreekaantekeningen zijn overgelegd en waarvan proces-verbaal is opgemaakt.

3.De vaststaande feiten

3.1

Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.5 van de (bestreden) beschikking van 23 maart 2018. Die feiten - voor zover van belang en aangevuld door het hof - komen op het volgende neer.

3.2

Dairy Partners is in 1994 in het Verenigd Koninkrijk opgericht onder de naam Offredi The Cheese Ltd. Op 4 september 2007 heeft zij haar handelsnaam gewijzigd in "Dairy Partners". Sindsdien handelt zij onder die naam. De naam komt ook voor in haar logo (zie onderstaand fig.) en in haar domeinnaam dairypartners.co.uk.

3.3

Dairy Partners produceert zogenaamde geknede kazen (pasta filata), zoals mozzarella en pizzakaas. Dairy Partners verkoopt haar geknede kazen aan de zakelijke markt in 23 landen, waaronder Nederland. Zij is een grote en bekende speler. In Nederland verkoopt zij niet alleen haar kaasproducten maar koopt zij tevens de grondstoffen daarvoor in.

3.4

Op haar website omschrijft Dairy Partners zichzelf als volgt:

"Dairy Partners are a long established family owned British dairy company supplying UK and overseas markets.
We manufacture a range of pasta filata cheese products including mozzarella and pizza cheese in various formats for some of the leading food companies across the globe. We work in close partnership with British dairy farmers as well as customers delivering healthy cheese and other dairy products.
A local company with global reach".

3.5

DOC is op 20 april 2016 opgericht als gevolg van een fusie tussen DOC Kaas en de DMK Group. DMK Group is het grootste zuivelconcern in Duitsland en in meer dan 100 landen actief. Op de website van DMK (dmk.de) wordt over de fusie het volgende gemeld:

"
DOC Dairy Partners: new marketing & sales company for the Benelux countries and France

German dairy company DMK GROUP and Dutch cheese manufacturer DOC Kaas joined forces as of 1 April of this year, aiming to tap synergies, develop new international markets and serve existing markets even better. One of their first steps following the merger was to form the marketing and sales company DOC Dairy Partners B.V.
The Dutch subsidiary of the DMK GROUP, which has its headquarters in Hoogeveen, is focused on marketing genuine Dutch cheese with the protected geographical indication label which is called Gouda Holland and on the DMK GROUP's extensive product portfolio. Its key markets are the Benelux countries and France. “Because our new marketing and sales company is based in the Netherlands, customers in the Benelux countries and France benefit from its proximity to the market. The company emphasises the Dutch origins of the relevant product ranges, and can also offer quality Made in Germany”, says Michael Feller, Managing Director for Marketing & Sales DMK CONSUMER. "That makes DOC Dairy Partners an attractive option for retailers, particularly in the Benelux countries. Retail partners have a single source for a high-quality extensive range of milk and cheese products from the entry-level price segment to the high value assortment".

3.6

DOC gebruikt de woorden Dairy Partners ook in haar logo (zie afb.) en in haar domeinnaam docdiaryproducts.nl.

3.7

Dairy Partners en DOC profileren zich beiden op diverse internationale beurzen, waaronder de SIAL Paris. De beurzen worden bezocht door in Nederland gevestigde zuivelbedrijven.

4.Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4.1

Tegen de achtergrond van de hiervoor genoemde feiten heeft Dairy Partners de kantonrechter op de voet van artikel 6 van de Handelsnaamwet (Hnw) verzocht DOC te veroordelen haar handelsnaam DOC Dairy Partners, waaronder het gebruik van de domeinnaam docdairypartners.nl, op straffe van een dwangsom zodanig te wijzigen dat daarin de woorden "Dairy Partners" niet meer voorkomen, zodat de onrechtmatigheid wordt opgeheven.

4.2

Aan haar verzoek heeft Dairy Partners, kort samengevat, het volgende ten grondslag gelegd. Vanwege haar activiteiten in Nederland, beschikt Dairy Partners in Nederland over een handelsnaamrecht op de handelsnaam Dairy Partners. De handelsnaam DOC Dairy Partners wijkt slechts in geringe mate af van de handelsnaam Dairy Partners, waardoor er verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen te duchten is. Dit gevaar voor verwarring wordt in de hand gewerkt doordat beide partijen in het Engels communiceren, zich profileren op dezelfde internationale beurzen en dezelfde zakelijke klanten hebben. De verwarring heeft zich ook geconcretiseerd doordat een Engelse onderneming dacht dat Dairy Partners was overgenomen door DOC Kaas.

4.3

DOC heeft zich tegen deze vordering gemotiveerd verweerd. DOC betwist dat er verwarringsgevaar te duchten is bij het publiek. Daarbij betoogt zij dat het publiek deskundig en dus beter in staat is beide bedrijven uit elkaar te houden. DOC meent bovendien dat beide handelsnamen voldoende afwijken. DOC beroept zich daarnaast erop dat de naam Dairy Partners voor een onderneming die zuivel producten verkoopt en daarbij partnerschap zoekt met haar afnemers beschrijvend is, zodat het gebruik daarvan niet kan worden verboden. Het beschrijvende karakter van de handelsnaam brengt verder mee dat naast verwarringsgevaar bijkomende omstandigheden zijn vereist om een verbod te rechtvaardigen, en die ontbreken volgens DOC.

4.4

De kantonrechter heeft in zijn beschikking van 23 maart 2018 geoordeeld dat de handelsnaam "Dairy Partners" niet uitsluitend beschrijvend is in relatie tot de diensten en producten van Dairy Partners (rov. 4.5). Ten aanzien van het verwarringsgevaar heeft de kantonrechter geoordeeld dat gelet op het feit dat beide partijen nagenoeg dezelfde producten aan dezelfde klanten aanbieden het gebruik van de naam DOC Dairy Partners tot (directe) verwarring tussen beide ondernemingen kan leiden (rov 4.6). De kantonrechter heeft het subsidiaire verweer van DOC dat een inbreuk op artikel 5 Hnw niet rechtvaardigt dat het beschrijvende deel van de handelsnaam "Dairy" wordt verboden (rov. 4.8), gehonoreerd. De kantonrechter heeft DOC uitvoerbaar bij voorraad en op straffe van een dwangsom bevolen haar handelsnaam "DOC Dairy Partners", waaronder het gebruik van de domeinnaam docdairypartners.nl, zodanig te wijzigen dat daarin het woord "Partners" niet voorkomt.

4.5

De beschikking is door partijen in afwachting van het hoger beroep niet ten uitvoer gelegd.

5.Het geschil in hoger beroep

5.1

DOC heeft zes grieven tegen de bestreden beschikking geformuleerd. Het hof stelt ambtshalve vast, voor inhoudelijk in te gaan op de grieven, dat de kantonrechter op grond van artikel 4 lid 1 van de Brussel I-bis Verordening bevoegd was en het hof als aangewezen appelinstantie van de kantonrechter bevoegd is, kennis te nemen van het door Dairy Products ingestelde verzoek tegen DOC. Tussen partijen is niet in geschil dat dit verzoek dient te worden beoordeeld aan de hand van de (in Nederland toepasselijke) Handelsnaamwet.

5.2

Met de eerste vier grieven komt DOC op tegen de feitelijke beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar door de kantonrechter. DOC stelt, kort gezegd, dat de activiteiten van beide ondernemingen niet nagenoeg vergelijkbaar zijn (grief I) en dat door toevoeging van de afkorting DOC het voor het publiek, dat deskundig is, duidelijk zal zijn dat het om twee verschillende ondernemingen gaat (grieven III en IV). Onder grief II betwist DOC dat de handelsnaam Dairy Partners niet louter beschrijvend is. DOC richt geen grieven tegen de feitelijke vaststellingen van de kantonrechter dat de handelsnaam Dairy Partners door Dairy Partners sinds 2007 in Nederland rechtmatig wordt gevoerd en een grote bekendheid geniet. Ook het hof zal daarvan in zijn beoordeling uitgaan.

5.3

In de grieven ligt besloten dat DOC het niet eens is met de kantonrechter gehanteerde maatstaf voor het beoordelen van de vraag of er sprake is van een in artikel 5 Hnw verboden handelsnaam, waarop het verzoek van Dairy Partners tot het wijzigen van de handelsnaam van DOC is gebaseerd. DOC stelt zich op het standpunt dat de naam Dairy Products voor een zuivelproducent die in partnerschap met haar afnemers kaas verhandelt uitsluitend beschrijvend is en dat als gevolg daarvan aan DOC niet kan worden verboden deze louter beschrijvende aanduidingen in haar handelsnaam te gebruiken, tenzij er sprake zou zijn van bijkomende omstandigheden die een verbod rechtvaardigen (zie het verweerschrift in eerste aanleg, paragaaf 6). Zij verwijst daartoe naar het arrest van het gerechtshof Den Haag van
19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (‘Parfumswinkel’). Dairy Partners heeft tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep op 15 januari 2019 nadrukkelijk bestreden dat bijkomende omstandigheden zijn vereist. Dairy Partners bestrijdt tevens dat haar handelsnaam Dairy Partners (louter) beschrijvend is.

5.4

Het hof zal eerst ingaan op de rechtsvraag of voor een succesvol beroep op artikel
5 Hnw in geval van (een in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnaam aanvullende voorwaarden gelden naast het in dat artikel genoemde verwarringsgevaar.

5.5

Tussen partijen is (terecht) niet in geschil dat de handelsnaam Dairy Partners een handelsnaam is als bedoeld in artikel 1 Hnw, namelijk de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. De Handelsnaamwet stelt, anders dan bijvoorbeeld het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom aan het Benelux-merk, geen vereisten aan het onderscheidend vermogen van een handelsnaam, zodat ook (volledig) beschrijvende handelsnamen, handelsnamen zijn in de zin van deze wet die op grond van artikel 5 Hnw bescherming kunnen genieten tegen het gebruik van een dezelfde of van een overeenstemmende handelsnaam, indien daardoor bij het publiek tussen die ondernemingen verwarring is te duchten.

5.6

Het is vaste rechtspraak dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar zoals bedoeld in artikel 5 Hnw alle omstandigheden van het geval te dienen worden meegewogen (zie HR 28 maart 1963,
NJ1963/262, bevestigd in ECLI:NL:HR:2015:3477).

5.7

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3554, "Artiestenverloning") waarbij de houder van de domeinnaam artiestenverloningen.nl zich verzette tegen het gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl, geoordeeld dat het gebruik van een louter beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Daartoe heeft de Hoge Raad, voor zover hier van belang, als volgt overwogen:

"3.4.2 De handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet. Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam (vgl. onder meer HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, NJ 2009/583 (Euro-Tyre)).

3.4.3

Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt.

3.4.4

Naar de in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, is de aanduiding ‘artiestenverloning’ louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren. Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen".

5.8

Het gerechtshof Den Haag heeft in zijn arrest van 19 september 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, "Parfumswinkel") de door de Hoge Raad in 3.4.4 geformuleerde regel ook van toepassing verklaard op louter beschrijvende handelsnamen. Het gerechtshof Den Haag heeft immers geconcludeerd (rov. 3.9) dat het Artiestenverloning-arrest moet worden uitgelegd als (mede) inhoudend dat artikel 5 Hnw voor een louter beschrijvende handelsnaam alleen met vrucht kan worden ingeroepen wanneer, naast verwarringsgevaar, sprake is van bijkomende omstandigheden.

5.9

Het hof vraagt zich af of het Artiestenverloning-arrest op deze wijze moet worden geïnterpreteerd, omdat dit arrest betrekking heeft op de bescherming van een domeinnaam tegen dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam en niet op de bescherming van een handelsnaam. De twee verwijzingen in het Artiestenverloning-arrest naar het handelsnaamrecht bieden op dit punt onvoldoende duidelijkheid.

5.1

In rechtsoverweging 3.4.2 wordt de parallel getrokken met aanvullende bescherming van handelsnamen onder art. 6:162 BW (tegen gebruik van een aanduiding anders dan als handelsnaam); een soortgelijke bescherming acht de Hoge Raad aanwezig bij gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam (r.o. 3.4.3). Deze overwegingen betreffen niet de gevolgen die zouden moeten worden verbonden aan het (in meer of mindere mate) beschrijvende karakter van de ingeroepen handels- of domeinnaam.

5.11

In rechtsoverweging 3.4.4 noemt de Hoge Raad het beginsel dat het voor iedereen mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten en producten (de zogenaamde vrijhoudingsbehoefte of Freihaltebedürfnis), en refereert hij ter vergelijking aan rechtsoverweging 3.6 van het arrest Bouwcentrum. In die overweging in het arrest Bouwcentrum wordt inderdaad verwezen naar het belang van ondernemers om een woord in zijn algemeen gebruikelijke betekenis te kunnen opnemen in hun handelsnaam, dus naar de vrijhoudingsbehoefte, maar dat belang wordt daar afgezet tegen een door de oorspronkelijk eiser klaarblijkelijk ingeroepen belang zich te kunnen verzetten tegen
verwatering, zelfs als geen sprake zou zijn van verwarring. Deze verwijzing lijkt dus bedoeld om te illustreren dat de vrijhoudingsbehoefte ook is erkend in de context van het handelsnaamrecht. Daaruit volgt niet (althans niet eenduidig) dat de verdere redenering gevolgd in rechtsoverweging 3.4.4 - te weten dat gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig kan zijn indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen - ook zou gelden in de context van artikel 5 Hnw.

5.12

Verder kan men zich afvragen of het aangewezen is de norm van het arrest Artiestenverloning toe te passen indien,anders dan in die zaak het geval was, al een specifiek wettelijk toetsingskader voorhanden is, te weten artikel 5 Hnw.

5.13

Tenslotte moet worden vastgesteld dat in de zaak Artiestenverloning sprake was van een
louterbeschrijvende aanduiding, en dat de daar geformuleerde norm uitsluitend op dergelijke gevallen van toepassing lijkt te zijn. Ook als men deze norm zou willen toepassen in de context van artikel 5 Hnw blijft dus de vraag bestaan hoe om te gaan met handelsnamen die in zekere mate, maar niet louter, beschrijvend zijn, en hoe in die situatie recht moet worden gedaan aan de Vrijhoudingsbehoefte. Ook dit geeft het hof aanleiding tot enige terughoudendheid bij de toepassing van de leer van Artiestenverloning in het handelsnaamrecht.

5.14

In de rechtspraak en de literatuur is over de hiervoor genoemde punten verdeeldheid ontstaan. Het hof ziet daarin aanleiding voor het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad op de voet van artikel 392 Rv en verder. Het hof stelt voor de navolgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen:

Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden (in aanvulling op verwarringsgevaar) in geval van een louter beschrijvende handelsnaam?

Indien geen nadere vereisten gelden zoals onder (1) bedoeld, hoe dienen dan het (in meer of mindere mate) beschrijvende of niet onderscheidende karakter van de ingeroepen handelsnaam, en het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door een ieder vrij kunnen worden gebruikt, te worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet?

5.15

Het antwoord op deze vragen is naar het oordeel van het hof van belang om te kunnen oordelen of het bestreden vonnis van de kantonrechter al dan niet in stand kan blijven.

5.16

Het hof zal partijen in de gelegenheid stellen om zich bij akte uit te laten over het voornemen om genoemde prejudiciële vragen te stellen en de inhoud van deze vragen. In afwachting daarvan zal iedere verdere beoordeling worden aangehouden.

6.De Beslissing

Het gerechtshof, rechtdoende in hoger beroep:

- verwijst de zaak naar
12 juli 2019voor akte uitlating aan de zijde van beide partijen inzake hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 5.14 is overwogen;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. M. Willemse en mr. M. Schut en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 juni 2019 in aanwezigheid van de griffier.