ECLI:NL:RBDHA:2020:3369

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/570754 / HA ZA 19-305

Vonnis van 8 april 2020

in de zaak van

WEGTER CONSUMENTEN B.V., te Hengelo,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. W.J.G. Maas te Amsterdam,

behandelend advocaten: mrs. W.J.G. Maas, N.H.A. Kampschreur en D.M. Mulder te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
ROYAL BOCH SPRL, te Vottem, Herstal (België),

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat: mr. M.E. Verwoert te Amsterdam,

behandelend advocaten: mr. M.E. Verwoert en mr. R.J. Dolk te Amsterdam.

Partijen worden aangeduid als Wegter en Royal Boch.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 26 februari 2019;
de akte overlegging producties van Wegter van 27 maart 2019, met producties 1 t/m 29;
de conclusie van antwoord van 8 mei 2019, met producties 1 t/m 15;
het tussenvonnis van 10 oktober 2018 waarin een comparitie van partijen is gelast;
de ter comparitie genomen conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende akte wijziging van eis en wijziging grondslag van eis met producties 30 t/m 44 en de aktes aanvullende producties met producties 45 t/m 52;
de ter comparitie door Royal Boch genomen aktes aanvullende producties met producties 16 t/m 23;
het proces-verbaal van comparitie van 12 november 2019, de tijdens de zitting voorgedragen pleitnotities en de opmerkingen van partijen bij het met hun instemming buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal.

1.2.

Vervolgens is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

Wegter is een sinds 1916 bestaand familiebedrijf dat zich bezig houdt met totaaldienstverlening van conceptontwikkeling en productie tot marketing en sales voor de
consumer retail market.Wegter is gespecialiseerd in serviesgoed en keukengerei voor consumenten.

2.2.

S&AM heeft in 2009 de activiteiten van de toen failliet verklaarde Royal Boch aardewerkfabriek (hierna: de Aardewerkfabriek) overgenomen. De Aardewerkfabriek in La Louvière in Wallonië (België), was opgericht in 1841 en produceerde aardewerk, onder meer crèmekleurig servies, dat hierna wordt aangeduid als Royal Boch Classic/Kitchen. In de jaren ’60 van de vorige eeuw is daaraan ‘Boerenbont’ servies toegevoegd.

2.3.

Royal Boch heeft in 2018 de hierna onder 2.4 tot en met 2.7 te noemen merken overgenomen van S&AM en heeft de rechten en plichten van S&AM onder de hierna onder 2.9 te noemen licentieovereenkomst overgenomen.

2.4.

Royal Boch houdt de volgende merken (hierna: de Royal Boch-merken):

( a) het Uniemerk met registratienummer 004524625, geregistreerd op 3 juli 2006 voor waren in de klassen 8, 16, 21, en 35;

( b) het Uniemerk met registratienummer 006405781, geregistreerd op 16 september 2008 voor waren in de klassen 8, 16, 21, en 35 en het Beneluxmerk met registratienummer 0840633, geregistreerd op 5 juni 2008 voor waren in de klassen 8, 21 en 24;

( c) het Beneluxmerk met registratienummer 0070100, geregistreerd op 28 juni 1990 voor waren in de klassen 8, 14, 16, 21, 24, 28 en 34.

2.5.

Royal Boch houdt voorts – voor zover hier van belang – de volgende Beneluxbeeldmerken (hierna: de Boerenbont-merken):

( a) registratienummer 0895234, geregistreerd op 5 september 1984 voor waren in de klassen 8, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25 en 26;

( b) registratienummer 0895235, geregistreerd op 1 juni 1992 voor waren in de klassen 8, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25 en 26;

( c) registratienummer 0895232, geregistreerd op 5 september 1984 voor waren in de klassen 8, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25 en 26;

( d) registratienummer 0400442, geregistreerd op 5 september 1984 voor waren in de klasse 29;

e) registratienummer 0895233, geregistreerd op 5 september 1984 voor waren in de klasse 8, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25 en 26 en
f) registratienummer 0400441, geregistreerd op 5 september 1984 voor waren in de klasse 29;

2.6.

Royal Boch houdt ook het op 24 april 2013 voor waren in klassen 21 24 en 25 geregistreerde Beneluxbeeldmerk met registratienummer 09371111.

2.7.

Royal Boch houdt ook de volgende Beneluxbeeldmerken (hierna: de Royal Boch Fleurs-merken):

( a) registratienummer 0994554, geregistreerd op 19 april 2016 voor waren in de klassen 8, 21 en 24;

( b) registratienummer 0994554, geregistreerd op 19 april 2016 voor waren in de klassen 8, 21 en 24;

2.8.

Begin 2011 heeft Wegter de na het faillissement van de Aardewerkfabriek resterende voorraden, die waren overgenomen door S&AM, gekocht van S&AM. De na faillissement aan Wegter verkochte voorraad betrof uitsluitend Royal Boch Classic/Kitchen. Wegter kreeg daarbij toestemming de gekochte producten op de Nederlandse markt te verkopen. Zij behoefde daarover geen royalty’s te betalen.

2.9.

Op 8 maart 2011 hebben S&AM en Wegter een Engelstalige licentieovereenkomst (hierna de ‘Licentieovereenkomst’) gesloten. Artikel 1 luidt als volgt:

2.10.

Het in Annex III vermelde territorium is Nederland. Annex I bevat de ‘
Intellectual Property Rights’ waarop de licentieovereenkomst ziet en vermeldt de Boerenbont-merken:

2.11.

Annex II vermeldt de ‘
Products/Services’waarop de licentieovereenkomst ziet:

2.12.

De royalty’s staan in Annex IV. In een Addendum van 4 februari 2016 (hierna: Addendum I) is de royalty-afspraak gewijzigd naar:

2.13.

De afspraken over betaling van de royalty’s zijn neergelegd in artikel 3 van de licentieovereenkomst, dat bepaalt:

2.14.

Artikel 7.1 bepaalt dat de licentieovereenkomst geldt voor de periode van 15 maart 2011 tot 15 maart 2021. Deze periode is in Addendum I verlengd, met als nieuwe einddatum 31 december 2025. Artikel 7.2 van de licentieovereenkomst bepaalt het volgende:

2.15.

Artikel 12.4 van de licentieovereenkomst bepaalt:

2.16.

In 2011 heeft Wegter met Unilever en V&D een loyaliteitsactie (“Boerenbont & Bonter”) ontwikkeld voor de promotie van Unox:

2.17.

Toen de uit het faillissement gekochte handelsvoorraad Royal Boch Classic/Kitchen producten opraakte, heeft Wegter nieuw Royal Boch Classic/Kitchen servies laten produceren, waarop de Royal Boch-merken waren aangebracht.

2.18.

In 2013 hebben Wegter en S&AM e-mailberichten uitgewisseld over het betalen van royalty’s. Per mail van 4 juni 2013 heeft S&AM aan Wegter geschreven:

2.19.

Wegter heeft per mail van 13 juni 2013 aan S&AM geschreven:

2.20.

In een mail van 17 juni 2013 van S&AM aan Wegter staat – voor zover van belang:

2.21.

Wegter heeft de omzet over de door haar Royal Boch Classic/Kitchen producten opgenomen in de overzichten die zij aan S&AM verstrekte en heeft daarover royalty’s betaald aan S&AM.

2.22.

Op 21 november 2014 heeft Wegter de merkgemachtigde van S&AM onder meer het volgende geschreven:

2.23.

Op 17/22 december 2014 heeft Wegter een sublicentie verstrekt voor onbepaalde aan Comello B.V. (hierna: Comello) voor gebruik van de Boerenbont-merken voor (onder meer) agenda’s en (verjaardags)kalenders.

2.24.

Op 3 april 2015 ontving Wegter een e-mail namens S&AM, waarin stond:

“
De Hobbit (verhandelaar van inbreukmakende scheurkalenders): volgens Caluwaerts verkeerde De Hobbit in de veronderstelling dat de Boerenbont-/Royal Boch-merken vrij mochten worden gebruikt. Ondertussen begrijpt De Hobbit dat dit niet zo is. De Hobbit heeft aangegeven graag een licentie te krijgen van [A] [ [A] , advocaat] voor de toekomstige verhandeling van scheurkalenders. [A] is in afwachting van een voorstel van De Hobbit voor een dergelijke licentie. Caluwaerts heeft aangegeven dat [A] geen licentie zal verlenen aan De Hobbit voordat hij dit met Wegter heeft afgestemd.”

2.25.

Op 7 april 2015 heeft de merkgemachtigde van S&AM onder meer het volgende geschreven aan Wegter:

2.26.

Op 11 augustus 2015 heeft Wegter het volgende geschreven aan S&AM:

2.27.

Wegter heeft per mail van 1 september 2016 ontwerpen van glazen onder een Royal Boch-merk toegezonden aan S&AM, met onder meer de volgende afbeelding. Wegter heeft de afgebeelde glazen onder de Royal Boch-merken in productie genomen en verkocht in Nederland.

2.28.

Begin oktober 2016 hebben S&AM en Wegter gesproken over uitbreiding van de licentieovereenkomst. Dat heeft geleid tot toezending van een voorstel voor een tweede addendum door S&AM per mail van 13 oktober 2016. Dit concept luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

2.29.

Daarop heeft Wegter in een mail van 14 oktober 2016 aan S&AM geschreven:

2.30.

Per mail van 24 november 2016 heeft Wegter – voor zover hier van belang – het volgende geschreven aan S&AM:

2.31.

S&AM heeft bij e-mail van 30 november 2016 een gewijzigd tweede addendum bij de licentieovereenkomst (hierna: Addendum II) ter ondertekening aan Wegter toegezonden. Dit, door S&AM en Wegter ondertekende Addendum II dat eindigt met “
All other terms of the contract remain unchanged” luidt – voor zover van belang – als volgt:

2.32.

Verder houden de afspraken in Addendum II in:

2.33.

Op 3 januari 2017 heeft Royal Boch het volgende geschreven aan Wegter:

2.34.

Verder heeft op 4 en 5 januari 2017 in opdracht van S&AM een audit plaatsgehad bij Wegter. Dit heeft geleid tot een correctienota S&AM van 9 januari 2017:

2.35.

De bijlage vermeldt:

2.36.

Op 16 januari 2017 is namens S&AM aan Wegter geschreven:

2.37.

Hierop hebben Wegter en Comello de sublicentie-overeenkomst per 31 december 2016 ontbonden.

2.38.

Op 3 februari 2017 heeft S&AM ingestemd met de verkoop door Wegter van Royal Boch glaswerk in België.

2.39.

Op 21 februari 2017 heeft Wegter het volgende geschreven aan S&AM:

2.40.

In 2017 heeft S&AM een advocaat ingeschakeld in verband met het uitblijven van betaling van de factuur van 25 mei 2017 met betrekking tot royalty’s over de periode van januari tot en met mei 2017. Deze factuur is in 2017 volledig betaald.

2.41.

Op 18 januari 2018 heeft Wegter opgave gedaan van de omzet over december 2017.

2.42.

Op 26 januari 2018 heeft Wegter de royalty’s over december 2017 voldaan. Op dat moment had zij alle royalty’s over de periode vóór 2018 voldaan.

2.43.

Op 7 maart 2018 heeft Wegter opgave gedaan van de omzet over januari 2018. Zij moest voor de maand januari 2018 € 11.722,03 aan royalty’s betalen.

2.44.

Op 16 maart 2018 heeft S&AM op de voet van artikel 12.7 van de licentieovereenkomst aan Wegter laten weten dat de rechten uit de licentieovereenkomst waren overgedragen aan Royal Boch.

2.45.

Royal Boch heeft in samenwerking met Loyalty Solutions N.V. (hierna: Loyalty Solutions) een loyalteitsactie georganiseerd. Van 4 maart 2018 tot en met 5 mei 2018 heeft een spaaractie gelopen bij de Vomar van door Royal Boch geleverde Royal Boch keukenmessen, met gebruikmaking van Royal Boch-merken (hierna: de messenactie):

2.46.

Royal Boch ontving een licentievergoeding van € 14.000 in verband met de messenactie.

2.47.

Op 9 april 2018 heeft Wegter opgave gedaan van de omzet over februari 2018. Zij moest voor de maand februari 2018 € 10.975,46 aan royalty’s betalen.

2.48.

Wegter, die in april 2018 op de hoogte is geraakt van de messenactie, heeft bij brief van 12 april 2018 Royal Boch laten weten dat zij de messenactie in strijd achtte met de licentieovereenkomst en heeft Royal Boch gesommeerd deze actie met onmiddellijke ingang te beëindigen. De brief vermeldt onder meer:

2.49.

In de daaropvolgende correspondentie heeft Royal Boch laten weten dat niet zij, maar Wegter is tekortgeschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst.

2.50.

Op 20 april 2018 heeft Wegter opgave gedaan van de omzet over maart 2018. Zij moest € 1.061,76 aan royalty’s betalen over de maand maart 2018.

2.51.

Op 14 mei 2018 heeft Royal Boch aan Wegter geschreven:

2.52.

Op 21 mei 2018 heeft Wegter opgave gedaan van de omzet over april 2018. Zij moest over de maand april 2018 € 2.290,64 aan royalty’s voldoen.

2.53.

Op 30 mei 2018 heeft Royal Boch de royalty’s over april 2018 gefactureerd aan Wegter. Die dag heeft Royal Boch ook aan Wegter geschreven:

2.54.

Royal Boch heeft Wegter bij brief van 20 juni 2018 in gebreke gesteld en haar tot 30 juni 2018 de tijd gegeven om de door Royal Boch genoemde tekortkomingen ongedaan te maken. Samengevat en voor zover hier van belang gaat het om de volgende tekortkomingen in de nakoming van de licentieovereenkomst:

a) gebruik van niet in licentie gegeven merken;
b) in strijd met de licentieovereenkomst verstrekken van sub-licenties (in het loyalty segment);
c) onrechtmatig opschorten van royalty betalingen.

2.55.

Op 25 juni 2018 heeft Royal Boch de royalty’s over mei 2018 ten bedrage van € 3.288,08 gefactureerd aan Wegter.

2.56.

Op 28 juni 2018 heeft Royal Boch het volgende geschreven aan Wegter:

2.57.

Op 4 juli 2018 heeft Wegter de royalty’s over de maanden januari tot en met maart 2018 voldaan aan Royal Boch.

2.58.

Op 25 juli 2018 heeft Royal Boch de royalty’s over juni 2018 gefactureerd aan Wegter.

2.59.

Op 27 juli 2018 heeft Royal Boch aan Wegter geschreven:

2.60.

Op 7 augustus 2018 heeft Wegter de omzetten over mei en juni 2018 aan Royal Boch opgegeven. Die zelfde dag heeft Royal Boch geantwoord:

2.61.

Partijen hebben op 3 september 2018 gesproken over een nader uit te werken minnelijke regeling. Wegter heeft na dit gesprek een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling, dat zij op 5 oktober 2018 heeft ingetrokken in de onder 2.70 bedoelde brief, in verband met de hierna te noemen glazenactie.

2.62.

Royal Boch heeft in samenwerking met Loyalty Solutions een tweede loyaliteitsactie bij de Vomar georganiseerd. Deze actie liep van 9 september t/m 24 november 2018, met betrekking tot rechtstreeks door Royal Boch geleverde Royal Boch glazen, met gebruikmaking van de Royal Boch-merken (hierna: de glazenactie).

2.63.

Royal Boch heeft een licentievergoeding ontvangen van € 12.771,80 in verband met de glazenactie.

2.64.

Op 10 september 2018 ontving Wegter het volgende verzoek van SOHO House & Co te London:

2.65.

In de daaropvolgende mailwisseling met een medewerker van de ‘export department’ van Wegter op 11 september 2018 is het volgende geschreven aan SOHO House & Co:

2.66.

Bij e-mailbericht van 27 september 2018 heeft Royal Boch de facturen van de royalty’s over de maanden mei en juni 2018 aan Wegter gezonden. Die dag heeft Royal Boch ook een e-mail geschreven aan Wegter, waarin staat:

2.67.

Op 2 oktober 2018 heeft Wegter opgave gedaan van haar omzet over juli, augustus en september 2018.

2.68.

Bij e-mailbericht van 3 oktober 2018 heeft Royal Boch het volgende geschreven aan Wegter:

2.69.

Géén van de hiervoor bedoelde facturen van royalty’s van Royal Boch bevat een betalingstermijn.

2.70.

Bij brief van 5 oktober 2018 heeft Wegter Royal Boch laten weten dat zij de glazenactie in strijd met de licentieovereenkomst acht en Royal Boch gesommeerd deze actie te beëindigen. Zij heeft voorts (nogmaals) haar betaling van royalty’s opgeschort in verband met de schade die zij stelt te lijden als gevolg van de glazenactie.

2.71.

In de hierna gevoerde correspondentie hebben Wegter en Royal Boch elkaar over en weer beticht van wanprestatie onder de licentieovereenkomst.

2.72.

Royal Boch heeft Wegter bij brief van 12 oktober 2018 in gebreke gesteld in verband met de door haar gestelde tekortkomingen in de nakoming van de licentieovereenkomst door Wegter. Zij heeft Wegter een termijn gesteld tot 19 oktober 2018 om de gestelde gebreken ongedaan te maken. Royal Boch heeft hierbij aangekondigd over te gaan tot ontbinding van de licentieovereenkomst als Wegter de gestelde termijn ongebruikt zou laten.

2.73.

Bij brief van 12 oktober 2018 heeft Royal Boch ook gevraagd om een audit bij Wegter, die daar niet mee heeft ingestemd.

2.74.

Op 26 oktober 2018 heeft Royal Boch de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden. Namens haar is onder meer het volgende geschreven aan Wegter:

(…)

2.75.

Bij brief van 12 december 2018 heeft Royal Boch de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, subsidiair met inachtneming van een termijn van 2,5 maand, per 1 maart 2019, op de volgende gronden:

2.76.

Deze brief vermeldt verder:

2.77.

Op 25 februari 2019 heeft een audit plaatsgehad bij Wegter. Daarbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

2.78.

Wegter heeft haar royalty-betalingen vanaf de periode april 2019 hervat. Het totaal van de door Wegter opgeschorte royalty-betalingen bedraagt € 62.302,31.

2.79.

Het navolgende schema geeft weer wanneer Wegter in de periode waarin zij haar betalingsverplichtingen had opgeschort, opgave van haar omzet heeft gedaan:

2.80.

Op 1 december 2018 gemaakte schermafdrukken van HRS Loyalty B.V. vermelden:

2.81.

Bij ‘wie zijn wij’ staat:

2.82.

Een Instagram account vermeldt het volgende:

2.83.

Wegter en Sunshine Loyalty hebben het volgende persbericht uitgebracht:

2.84.

Naar aanleiding van dit persbericht heeft Royal Boch op 27 augustus 2019 een sommatiebrief gestuurd aan Wegter.

2.85.

Op 27 augustus 2019 heeft Royal Boch ook een sommatiebrief aan Sunshine Loyalty gestuurd, waarin onder meer staat:

2.86.

Bij brief van 3 september 2019 heeft Wegter Royal Boch gesommeerd te stoppen met het onrechtmatig wapperen.

2.87.

Op 19 oktober 2019 heeft Sunshine Loyalty aan Wegter geschreven:

2.88.

Een print screen van de Facebook-pagina van Inno, in België, van 28 oktober 2019 ziet er als volgt uit:

3.Het geschil

3.1.

Wegter vordert
in conventie– na wijziging van eis – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. te verklaren voor recht dat de (buitengerechtelijke) ontbinding van de licentieovereenkomst door Royal Boch geen rechtsgevolg heeft (gehad);

II. te verklaren voor recht dat de beëindigings- en/of opzeggingsverklaring van de licentieovereenkomst door Royal Boch geen rechtsgevolg heeft (gehad);

III. te verklaren voor recht dat Royal Boch jegens Wegter tekortschiet, althans te kort is geschoten, in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst, in het bijzonder door in strijd met het exclusiviteitsbeding in artikel 1.1 van de licentieovereenkomst in Nederland producten te koop aan te bieden en te leveren, althans door daarbij behulpzaam te zijn en/of daarvoor licenties te verstrekken, die vallen onder de reikwijdte van de aan Wegter in licentie gegeven merken genoemd in het bij die licentieovereenkomst behorende Addendum II;

IV. Royal Boch te bevelen de licentieovereenkomst onverkort en volledig na te komen totdat aan deze overeenkomst een einde zal zijn gekomen, in het bijzonder door niet op enigerlei wijze in strijd met artikel 1.1 van de licentieovereenkomst te handelen door producten aan te bieden, te leveren en/of daarbij behulpzaam te zijn die onder andere de exclusief in licentie gegeven merken ‘Boerenbont’ en/of ‘Royal Boch’ dragen, althans door aan anderen dan Wegter licenties te verstrekken voor het gebruik van die merken;

Royal Boch te verbieden (potentiële) afnemers van Wegter te benaderen met mededelingen met de strekking dat Wegter inbreuk zou maken op de merkenrechten en/of op één of meer niet nader gespecificeerde exclusieve rechten van Royal Boch en/of zou wanpresteren jegens Royal Boch en/of dat deze (potentiële) afnemers zouden profiteren van de vermeende wanprestatie van Wegter;

V. Royal Boch te veroordelen inzage te verschaffen omtrent haar omzet en winsten, die zij heeft genoten als gevolg van de verhandeling van Boerenbont en/of Royal Boch producten in Nederland, althans door daarbij behulpzaam te zijn dan wel door daartoe licenties te verstrekken aan anderen dan Wegter, binnen vier weken na betekening van dit vonnis door aan Wegter gegevens te verschaffen, waaruit de hoogte blijkt van de als gevolg van de hiermee behaalde bruto en netto winsten van Royal Boch, hetgeen in ieder geval een volledige opgave bevat van:

a) de hoeveelheid en verkoopprijs van de verkochte of anderszins geleverde producten die onder andere de exclusief aan Wegter in licentie gegeven merken en merknamen ‘Boerenbont’ en/of ‘Royal Boch’ dragen, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder facturen;

b) de namen en adressen van alle bij de verhandelingen van deze producten betrokken (rechts)personen, als ook de namen en adressen van de (rechts)personen aan welke deze producten zijn geleverd en/of aan wie voor de (verdere) verhandeling daarvan licenties zijn verstrekt;

althans met vermelding van zodanige gegevens als de Rechtbank, in afwijking van het eerder gevorderde, passend zal achten;

VI. Royal Boch te bevelen aan Wegter per overtreding van de in sub IV, sub IV.a en/of sub V bedoelde geboden en verboden aan Wegter een dwangsom te betalen van

€ 5.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dan wel, ter keuze van Wegter, aan Wegter een dwangsom te betalen van € 1.000,- per betrokken product, dat de betrokkenheid van Royal Boch bij de schending van het exclusiviteitsbeding na de betekening van het in deze te wijzen vonnis zal voortduren, tot een maximum van € 1.000.000,- is bereikt;

VII. Royal Boch te veroordelen om aan Wegter te vergoeden de schade die zij heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden ten gevolge van de schending van het exclusiviteitsbeding in artikel 1.1 van de licentieovereenkomst door Royal Boch, een en ander tot op heden begroot op € 615.000,-, dan wel op te maken bij staat, in welk geval Wegter aanspraak maakt op een voorschot op schadevergoeding van

€ 300.000,- en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 maart 2018, althans vanaf 9 september 2018, althans vanaf een door uw Rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening of, zulks exclusief ter keuze van Wegter, de door Royal Boch met de hier aan de orde zijnde handelingen genoten winsten aan Wegter af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 maart 2018, althans vanaf 9 september 2018, althans vanaf een door de Rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;

Royal Boch te veroordelen om aan Wegter te vergoeden de schade die zij heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden ten gevolge van de onrechtmatige beëindiging van de licentieovereenkomst door Royal Boch, en aansluitend het wapperen, een en ander tot op heden begroot op € 200.386,34, dan wel op te maken bij staat, in welk geval Wegter aanspraak maakt op een voorschot op schadevergoeding van € 100.000,- en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 december 2019, althans vanaf een door uw Rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;

VIII. Royal Boch te veroordelen tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van voornoemde kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente daarover;

IX. Royal Boch te veroordelen in de kosten van deze procedure, de nakosten daaronder begrepen, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente daarover, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 1019h Rv.^[1]

3.2.

Wegter stelt daartoe het volgende:

a) Royal Boch heeft het in artikel 1.1 neergelegde exclusiviteitsbeding geschonden en is aldus toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van de licentieovereenkomst, die ook ziet op de Royal Boch-merken;
b) de buitengerechtelijke ontbinding/beëindiging van de licentieovereenkomst door Royal Boch heeft niet het beoogde rechtsgevolg, aangezien:

(1) primair: Wegter niet tekortgeschoten is in de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van de licentieovereenkomst;

(2) subsidiair: Wegter ten tijde van de buitengerechtelijke ontbinding niet in verzuim verkeerde en

(3) meer subsidiair: de gestelde tekortkomingen van Wegter gezien hun gering betekenis niet de buitengerechtelijke ontbinding rechtvaardigen;

c) Royal Boch ‘wappert’ op jegens Wegter onrechtmatige wijze met de merken die onder de nog altijd geldende licentieovereenkomst vallen;
d) Royal Boch is gehouden tot nakoming van de licentieovereenkomst en tot vergoeding van de schade die Wegter heeft geleden als gevolg van het tekortschieten van Royal Boch, de ontbinding/beëindiging van de licentieovereenkomst en het onrechtmatig ‘wapperen’.

3.3.

Royal Boch voert verweer
in conventieen vordert
in reconventiebij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a.
primair:te verklaren voor recht dat Royal Boch de licentieovereenkomst rechtsgeldig met onmiddellijke ingang heeft opgezegd door middel van haar brief van 12 december 2018 en

(i) dat de uitverkoopperiode tot en met 31 maart 2019 een redelijke termijn is als bedoeld in art. 7.3(iii) licentieovereenkomst dan wel,

(ii) dat de uitverkoopperiode tot een door uw Rechtbank in goede justitie te bepalen einddatum een redelijke termijn vormt als bedoeld in art. 7.3(iii) licentieovereenkomst;

subsidiair:de licentieovereenkomst te ontbinden op grond van wanprestatie met ingang van 12 december 2018, althans een zodanige datum als de rechtbank in goede justitie redelijk zal oordelen;

b. Wegter te veroordelen tot betaling binnen tien werkdagen van de tot de datum van vonnis onbetaald gebleven facturen en verschuldigde royalties, inclusief (wettelijke) rente vanaf de datum van opeisbaarheid tot de datum van algehele voldoening;

c. Wegter te veroordelen om, binnen tien werkdagen na de betekening van dit vonnis, de winst (verkoop minus uitsluitend productiekosten, importheffingen en transportkosten) die door Wegter met de verkoop van de inbreukmakende Boerenbont en Royal Boch producten is gerealiseerd aan Royal Boch af te dragen;

d. Wegter te veroordelen om binnen tien werkdagen na de betekening van dit vonnis, aan Royal Boch een schriftelijke en gedetailleerde verklaring te verstrekken, door een registeraccountant opgesteld, vergezeld van duidelijk leesbare kopieën van alle financiële bescheiden ter staving van die verklaring, betreffende:

I. de totale hoeveelheid bij de gedaagde en/of bij derden voor hem in voorraad gehouden producten, onderverdeeld per product;

II. de aantallen, per product, van de door of namens Wegter bestelde en/of ingekochte (maar nog niet aan Wegter geleverde) producten;

III. de aantallen, per product, van deze door of namens Wegter aangeboden, verkochte, geleverde of anderszins verhandelde Boerenbont en Royal Boch producten;

IV. het totale bedrag en de berekening van de door Wegter als gevolg van het verhandelen van deze Boerenbont en Royal Boch producten gerealiseerd omzet;

V. de inkoopprijzen van deze Boerenbont en Royal Boch producten;

VI. de verkoopprijzen van deze Boerenbont en Royal Boch producten; en,

VII. het totale bedrag en de berekening van de door Wegter als gevolg van het verhandelen van de Boerenbont en Royal Boch producten genoten bruto- en nettowinst;

Wegter te veroordelen om, op eerste verzoek daartoe van Royal Boch en op zijn kosten, alle medewerking te verlenen aan een onderzoek door een door Royal Boch aan te wijzen onafhankelijke (register)accountant, die op basis van zelfstandig verricht onderzoek een gecertificeerde verklaring aan Royal Boch en Wegter zal verstrekken over de juistheid van de onder d bedoelde en verstrekte gegevens;

Wegter te veroordelen om, binnen tien werkdagen na de betekening van dit dezen vonnis en op zijn kosten, alle in voorraad zijnde Boerenbont en Royal Boch producten af te geven aan Royal Boch, op een door Royal Boch schriftelijk nader aan Wegter aan te geven locatie, ter vernietiging of overhandiging aan Royal Boch;

Wegter te veroordelen tot vergoeding van de schade – nader op te maken bij staat – die Royal Boch als gevolg van de tekortkomingen van Wegter en door Wegter gepleegde merkinbreuken heeft geleden en nog zal lijden;

Wegter te bevelen na verloop van twee weken na betekening van dit vonnis, dan wel (indien deze datum na het vonnis zal zijn) vanaf de datum waarop de licentieovereenkomst zal zijn geëindigd, elk gebruik van de aan Royal Boch toekomende in de licentieovereenkomst (inclusief annexen en addenda) genoemde merken en daarmee overeenstemmende tekens, te staken binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis;

i. Wegter te veroordelen te voldoen aan bovenstaande sub c-h onder een dwangsom van € 5.000,- per dag of dagdeel dat Wegter geheel of gedeeltelijk niet aan een of meerdere van de veroordelingen voldoet.

een en ander met veroordeling van Wegter in de volledige kosten van deze procedure op basis van art. 1019h Rv, dan wel een door uw Rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Royal Boch heeft gemaakt.

3.4.

Royal Boch baseert haar vorderingen op (i) tekortkomingen door Wegter in de nakoming van verplichtingen onder de Licentieovereenkomst en (ii) merkinbreuk als gevolg van het gebruik door Wegter van niet in licentie gegeven merken en het verhandelen van gemerkte producten buiten het overeengekomen territorium. Royal Boch stelt daartoe het volgende:

a) Royal Boch heeft op 12 december 2018 de licentieovereenkomst – die niet zag op de Royal Boch-merken – rechtsgeldig ontbonden op grond van artikel 7.2 sub c van de licentieovereenkomst, dan wel rechtsgeldig opgezegd op grond van wanprestatie, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn en uitverkoopperiode overeenkomstig artikel 7.3 van de licentieovereenkomst.
b) Er is sprake van de volgende tekortkomingen van Wegter:

(1) Wegter is bij herhaling tekortgeschoten in de nakoming van haar betalingsverplichtingen onder artikel 3 van de licentieovereenkomst;

(2) Wegter verstrekt in strijd met het bepaalde van artikel 3 van de licentieovereenkomst structureel niet tijdig omzetoverzichten;

(3) Het gebruik door Wegter van de Royal Boch-merken is in strijd met de licentieovereenkomst en vormt inbreuk op deze aan Royal Boch toekomende rechten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a en/of sub b BVIE;^[2]

(4) Wegter maakt zich schuldig aan het verstrekken van onvolledige en onjuiste omzetoverzichten in strijd met art. 3 Licentieovereenkomst

(5) Wegter heeft in strijd met artikel 1.2 van de licentieovereenkomst sublicenties afgegeven en heeft geen of onvoldoende royalty’s afgedragen voor de onder sublicentie verkochte producten;

(6) Wegter heeft in strijd met artikel 1.1 van de licentieovereenkomst producten buiten het exclusieve geografische gebied verkocht.

( c) Subsidiair rechtvaardigen de verstoorde verhoudingen tussen partijen volgens Royal Boch ontbinding op grond van artikel 6:256 lid 1 BW.^[3]

3.5.

Wegter voert verweer in reconventie.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid en toepasselijk recht

4.1.

Tijdens de comparitie hebben partijen te kennen gegeven dat zij, indien en voor zover nodig, een expliciete forumkeuze voor deze rechtbank doen en dat zij kiezen voor Nederlands recht als toepasselijk recht op alle vorderingen en geschilpunten.

Inleiding

4.2.

Wegter stelt in conventie dat Royal Boch aansprakelijk en schadeplichtig is vanwege tekortkomingen in de nakoming van de licentieovereenkomst. Beslissend daarvoor is of de licentieovereenkomst ook ziet op de Royal Boch-merken. Daar waar het gaat om de rechtsgeldigheid van de ontbinding dan wel beëindiging van de licentieovereenkomst zijn de vorderingen en het geschil in conventie en reconventie grotendeels spiegelbeeldig aan elkaar. Partijen twisten over en weer over de vraag of Royal Boch de licentieovereenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden vanwege de gestelde tekortkomingen van Wegter, subsidiair onvoorziene omstandigheden dan wel of zij de licentieovereenkomst rechtsgeldig heeft beëindigd. Het oordeel over de rechtsgeldigheid van de ontbinding dan wel beëindiging van de licentieovereenkomst hangt af van de vraag of de verwijten van Royal Boch aan het adres van Wegter aangaande het tekortschieten in de nakoming van de licentieovereenkomst al dan niet opgaan. Gezien het verwijt (3) van Royal Boch dat Wegter zonder toestemming de Royal Boch-merken heeft gebruikt, is ook hier de vraag aan de orde of de licentieovereenkomst ziet op deze merken. Tot slot stelt Wegter in conventie dat Royal Boch aansprakelijk en schadeplichtig is vanwege onrechtmatig wapperen.

4.3.

Achtereenvolgens komen aan de orde de vraag of (a) de licentieovereenkomst ook ziet op de Royal Boch-merken, (b) Royal Boch is tekortgeschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst, (c) Wegter is tekortgeschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst, (d) Royal Boch de licentieovereenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden of beëindigd. Dan komt (e) het door Wegter gesteld onrechtmatig wapperen aan de orde. Tot slot worden onder (f) de vorderingen besproken.

(a) Ziet de licentieovereenkomst ook op de Royal Boch-merken?

4.4.

De Royal Boch-merken zijn niet genoemd in de licentieovereenkomst of de bijbehorende addenda en Wegter is niet in de merkregisters bij de Royal Boch-merken als licentiehouder aangetekend. De aan haar verleende licentie is wel in de merkregisters aangetekend bij de Boerenbont-merken en de Royal Boch Fleurs-merken.

4.5.

Het ontbreken van een aantekening van de licentie bij de registratie van de Royal Boch-merken is niet doorslaggevend voor de vraag of de licentieovereenkomst zich ook uitstrekt over deze merken. Zo’n aantekening is namelijk geen constitutief vereiste voor een geldige licentie op een merk. Aantekening van de licentie in het register leidt alleen ertoe dat deze kan worden tegengeworpen aan derden. Uit de door Royal Boch benadrukte omstandigheid dat Wegter nooit iets heeft gezegd over het ontbreken van die aantekening bij de Royal-Boch merkregistratie en daar ook nooit om heeft gevraagd, kan dus ook niet worden afgeleid dat S&AM en Wegter die licentie niet zijn overeengekomen. Dit kan ook niet zonder meer worden gezien als een contra-indicatie voor de door Wegter gestelde reikwijdte van de licentieovereenkomst, zoals Royal Boch betoogt.

4.6.

De rechtbank volgt Royal Boch ook niet in haar betoog dat moet worden geconcludeerd dat geen licentie is verleend, omdat zij de merkhouder is – zodat Wegter alleen met haar toestemming de merken mag gebruiken – en zij het bestaan van de licentie betwist. Die conclusie is alleen gerechtvaardigd indien dat het gevolg is van uitleg van de licentieovereenkomst met toepassing van de hierna onder 4.7 weergegeven maatstaf.

4.7.

Bij beantwoording van de vraag of S&AM en Wegter een licentie zijn overeengekomen voor de Royal Boch-merken, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van de licentieovereenkomst mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.^[4]Ook gedragingen van partijen na het sluiten van de overeenkomst kunnen van belang zijn voor de aan die overeenkomst te geven uitleg.^[5]

4.8.

De licentieovereenkomst is gesloten nadat Wegter het Royal Boch Classic/Kitchen servies had gekocht van S&AM, die het bij het faillissement van de Aardewerkfabriek had overgenomen. Met Royal Boch is de rechtbank van oordeel dat uit de toestemming van S&AM om de gekochte handelsvoorraad in Nederland te verkopen, geen conclusies kunnen worden getrokken over de inhoud van de vervolgens gesloten licentieovereenkomst.

4.9.

Met het sluiten van de licentieovereenkomst, hebben Wegter en S&AM de tussen hen gemaakte afspraken over het Royal Boch Classic/Kitchen servies uitgebreid naar het Boerenbont-servies. Uit de onder 2.18 tot en met 2.20 bedoelde berichten volgt dat Wegter en S&AM de royalty-afspraken uit de licentieovereenkomst zijn gaan toepassen op het door Wegter nieuw geproduceerde Royal Boch Classic/Kitchen servies, waarvoor zij in hun onderlinge communicatie verschillende termen gebruikten, waarin steeds het woord Kitchen en/of Classic voorkwam, soms met de toevoeging Blanc en/of crème. In het onder 2.18 bedoelde bericht vraagt S&AM immers naar een rapportage over Royal Boch Classic/Kitchen (daar aangeduid als
kitchen Blanc crème) ‘
die nu nieuw door jullie geproduceerd zijn’. Als Wegter reageert met het bericht dat de afspraak toch was dat er geen royalty’s zouden worden afgedragen over de gekochte handelsvoorraad (zie onder 2.20), antwoordt S&AM dat dit klopt, maar dat er wel royalty’s moesten worden afgedragen voor de nieuw geproduceerde producten. Vaststaat voorts dat Wegter de omzet over de door haar Royal Boch Classic/Kitchen producten heeft opgenomen in de overzichten die zij aan S&AM verstrekte en daarover royalty’s heeft betaald aan S&AM.

4.10.

Gezien de onder 4.9 bedoelde omstandigheden houdt redelijke uitleg van de licentieovereenkomst in dat deze de toestemming omvat voor het opnieuw produceren van het Royal Boch Classic/Kitchen servies. Nu volgens de niet weersproken toelichting van Wegter tijdens de comparitie van partijen achterop het Royal Boch Classic/Kitchen servies altijd één van de Royal Boch-merken staat, moet het ervoor worden gehouden dat de licentieovereenkomst ook op deze merken ziet.

4.11.

Het andersluidende standpunt van Royal Boch, strookt niet met de onder 4.9 bedoelde verzoeken van S&AM om omzetoverzichten van Royal Boch Classic/Kitchen en de weergave van de afspraak die S&AM toen heeft gegeven aan Wegter.

4.12.

In 2016 hebben partijen nadere afspraken vastgelegd in Addendum II. Volgens Royal Boch is daarin de licentie uitgebreid met de bij de eerste twee bolletjes genoemde Fleurs-merken voor de bij het derde bolletje genoemde productgroepen “
Royal Boch Kitchen/classic, Royal Boch Glaswerk; Royal Boch Bestek”. Royal Boch miskent hiermee dat de drie bolletjes een opsomming vormen en dat het bij het derde bolletje genoemde ‘
Royal Boch Kitchen/Classic’ aansluit bij de terminologie die Wegter en S&AM in hun onderlinge communicatie gebruikten voor het door Wegter onder de Royal Boch-merken verkochte Royal Boch Classic/Kitchen servies. Dit derde bolletje ziet daarmee onmiskenbaar op de onder deze merken verkochte producten. Daarmee is met zoveel woorden bepaald wat al gold, namelijk dat de licentieovereenkomst ook ziet op het Royal Boch Classic/Kitchen servies en daarmee op de onlosmakelijk daaraan verbonden Royal Boch merken. Met de daarna genoemde ‘
Royal Boch glaswerk en Royal Boch bestek’wordt deze licentie in Addendum II uitgebreid naar glaswerk en bestek onder de Royal Boch-merken.

4.13.

De berichten die Wegter en S&AM in oktober en november 2016 hebben uitgewisseld voorafgaand aan de totstandkoming van Addendum II (zie onder 2.28 tot en met 2.30), die hebben geleid tot het gewijzigde voorstel voor Addendum II van S&AM (zie 2.31) bevestigen deze uitleg. Daarin wordt gesproken over de licentie voor ‘
geheel Royal Boch’ en niet alleen de Royal Boch Fleurs-merken. In deze berichten komt dezelfde opsomming van de Royal Boch-merken (al dan niet uitgesplist naar productgroepen) en de twee Royal Boch Fleurs-merken voor.

4.14.

Verder strookt deze uitleg, waarbij ieder bolletje in de opsomming in Addendum II staat voor een van de drie (groepen) merken waarop de licentieovereenkomst ziet, met de door partijen gehanteerde driedeling in de royalty’s, bestaande uit BB (producten onder de Boerenbont-merken), Classic (producten onder de Royal Boch-merken) en Fleurs (producten onder de Royal Boch Fleurs-merken).

4.15.

Volgens Addendum II ziet de aan Wegter verstrekte licentie niet alleen op servies, glaswerk en bestek, maar omvat deze (
includes) alle ‘
non food consumer goods based on above mentioned decors and productgroups’. Uit Addendum II volgt dus dat het gebruik van de Royal Boch-merken voor alle non-food producten onder de licentie valt. Hiermee is – voor zover nodig – voldaan aan het in artikel 12.4 van de licentieovereenkomst neergelegde vereiste van schriftelijke vastlegging van eventuele wijzigingen van de licentieovereenkomst.

4.16.

De conclusie luidt dat de licentieovereenkomst betrekking heeft op gebruik van de Royal Boch-merken voor servies in Nederland en (in ieder geval) sinds eind 2016 op gebruik van deze merken voor alle non-food producten in Nederland. Niet ter discussie staat dat de in de licentieovereenkomst aan Wegter verstrekte licentie exclusief is voor de in de licentieovereenkomst aangeduide territoria. S&AM heeft zich op geen enkele manier het recht op enig eigen merkgebruik in het door de licentieovereenkomst bestreken territorium voorbehouden. Met de onder 2.38 bedoelde afspraak is het Wegter verder toegestaan glas onder de Royal Boch-merken in België te verkopen.

(b) Tekortkomingen Royal Boch?

4.17.

Nu Wegter een exclusieve licentie had voor Nederland voor gebruik van de Royal Boch-merken voor non-food producten, heeft zij het gelijk aan haar zijde met haar stelling dat Royal Boch met de messenactie en de glazenactie is tekortgeschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst en de schade die Wegter daardoor heeft geleden moet vergoeden.

4.18.

Wegter stelt deze schade op € 615.000, opgebouwd uit misgelopen marge (€ 475.000), een geschatte afschrijving op bestaande voorraad (€ 100.000), een geschat margeverlies over de waardevermindering van de voorraad (€ 25.000) en ontwikkelkosten van de glazen (€ 15.000).

4.19.

Volgens Wegter zijn de ontwikkelkosten die zij heeft gemaakt voor de glazen onder het Royal Boch-merk, als gevolg van de glazenactie nodeloos gemaakt; in de glazenactie werden andere modellen glazen aangeboden onder de Royal Boch-merken. Wegter zou mogelijk gelijk kunnen hebben, als zij daardoor geheel niet meer in staat was glazen meer onder de Royal Boch-merken af te zetten. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is er geen enkele reden om dat te kunnen aannemen. De ontwikkelkosten van de glazen (€ 15.000) kunnen dan ook niet als schade worden toegerekend aan de glazenactie.

4.20.

Wegter noemt verder zonder toelichting of onderbouwing bedragen aan gemiste omzet (€ 750.000 voor de messen en € 1.000.000 voor de glazen) en de waarde van haar handelsvoorraad (€ 200.000). Ook heeft zij niet inzichtelijk gemaakt waarom een afschrijving van de door haar gestelde omvang moest plaatsvinden. Deze door Royal Boch betwiste geschatte bedragen kunnen dus geen basis vormen voor een veroordeling tot betaling van schadevergoeding. Daarbij komt dat Royal Boch onweersproken wijst op een grote loyalty actie met glazen die Wegter in 2019 bij 300 Avia tankstations in Nederland. Dit is een reden temeer om te betwijfelen dat Wegter een incourante voorraad glazen heeft die moet worden afgeschreven als gevolg van de glazenactie. Deze gestelde schadepost is dan ook niet aannemelijk.

4.21.

De rechtbank acht het echter wel aannemelijk dat Wegter schade heeft geleden door de messenactie en de glazenactie, omdat zij daardoor omzet en daarmee winst is misgelopen. Zonder de tekortkomingen, bestaande uit schendingen van het exclusief aan haar verleende recht om de Royal Boch-merken in Nederland te gebruiken voor non-food producten, had Wegter de messen onder de Royal Boch-merken voor de messenactie kunnen leveren en de glazen onder de Royal Boch-merken voor de glazenactie. Wegter had daarmee omzet kunnen genereren, waarover zij royalty’s aan Royal Boch had moeten afdragen. Het verweer van Royal Boch dat Wegter geen schade heeft geleden als gevolg van de messenactie, omdat zij geen messen verkoopt onder de Royal Boch merken, gaat eraan voorbij dat de messenactie had moeten geschieden in samenwerking met Wegter, die op grond van de licentieovereenkomst het exclusieve recht had om de Royal Boch-merken in Nederland te gebruiken voor non food producten. Aannemelijk is dus dat Wegter door deze twee acties schade heeft geleden in de vorm van gederfde winst over deze gemiste omzet.

4.22.

De rechtbank zal deze schade voorshands begroten. Uitgaande van (a) de bedragen aan royalty’s die Royal Boch heeft ontvangen voor de messenactie (€ 14.000) en de glazenactie (€ 12.771,80) en (b) het met Wegter afgesproken royalty percentage voor deze producten (5% van de omzet), kan – schattenderwijs – worden verondersteld dat een omzet van € 280.000 is gegenereerd met de messenactie en een omzet van € 255.543,60 met de glazenactie. Nu Royal Boch de door Wegter genoemde marges van 30% voor messen en 25% voor glazen heeft betwist, gaat de rechtbank bij het voorshands begroten van de schade van Wegter uit van een lagere marge van 20% voor beide producten. Daarvan uitgaande, zou Wegter € 56.000 aan marge hebben gemist in verband met de messenactie en € 51.108,72 in verband met de glazenactie. Voorshands begroot de rechtbank de schade van Wegter als gevolg van deze twee acties op deze bedragen per actie en in totaal op € 107.108,72. De precieze schade zal in de schadestaatprocedure moeten worden begroot.

4.23.

Niet ter discussie staat dat het glaswerk dat onder de Royal Boch-merken wordt verkocht bij de Inno in België (zie 2.88), niet van Wegter afkomstig is. Of Wegter, zoals Royal Boch aanvoert, in België alleen maar ongemerkte blanco glazen mocht verkopen in losse stuks, kan onbesproken blijven. Gesteld noch gebleken is namelijk dat Wegter het exclusieve recht heeft verkregen om Royal Boch glaswerk in België te verkopen. Daarmee belet de aan Wegter gegeven toestemming om glas onder de Royal Boch merken te verkopen in België, Royal Boch niet om dat (ook) te doen.

4.24.

Uit het onder 2.36 bedoelde bericht leidt Wegter af dat S&AM in 2015 of later, in strijd met het exclusiviteitsbeding in artikel 1.1 van de licentieovereenkomst, alsnog een licentie heeft verleend aan De Hobbit voor het uitbrengen van scheurkalenders onder het merk Boerenbont. Royal Boch heeft dit niet weersproken. Niet ter discussie staat dat deze licentie in strijd is met de licentieovereenkomst. Wegter licht echter toe dat zij in 2017, gezien de beperkte omzet van de scheurkalenders, geen aanleiding heeft gezien om een punt te maken van deze schending van de licentieovereenkomst. De impact van de schending van de gemaakte licentieafspraken is echter volgens Wegter voor wat betreft de messen en glazen zo aanzienlijk, dat zij zich genoodzaakt voelt om Royal Boch nu wel te houden aan de gemaakte licentieafspraken. Hieruit leidt de rechtbank af dat Wegter de door Royal Boch aan De Hobbit verstrekte licentie voor kalenders niet aan haar vorderingen ten grondslag legt.

(c) Tekortkomingen Wegter?

4.25.

De rechtbank komt nu toe aan bespreking van de door Royal Boch gestelde tekortkomingen in de nakoming van de licentieovereenkomst door Wegter.

(c1) te late opgaves en betalingen (verwijt 1 en 2)

4.26.

Royal Boch wijst op de betalingsachterstanden uit 2017, in verband waarmee S&AM een advocaat heeft ingeschakeld (zie 2.40). Wegter heeft deze betalingsachterstanden echter in 2017 volledig ingelopen. Met Wegter is de rechtbank van oordeel dat zij deze betalingsachterstand uit het verleden als afgewikkeld kon en mocht beschouwen, nu deze volledig was ingelopen. Nu Royal Boch de te late betalingen van de openstaande termijnen zonder voorbehoud heeft geaccepteerd was het in 2017 bestaande verzuim van Wegter, begin 2018 volledig gezuiverd.

4.27.

Wegter erkent dat zij niet altijd op tijd opgave deed en ook te laat betaalde. Wegter voert aan dat hier in het verleden nooit een punt van is gemaakt. Ook hiervoor geldt dat eventueel in het verleden bestaand verzuim begin 2018 was gezuiverd: in januari 2018 heeft Wegter opgave gedaan van de omzet in december 2017 en heeft zij de royalty’s voor die maand betaald. Zij had toen alle omzetten vóór 2018 opgegeven en had tot en met 2017 voldaan aan haar betalingsverplichtingen.

4.28.

Het komt daarmee aan op de te late opgaves en betalingen uit 2018, waarop Royal Boch wijst. Voor beslechting van het geschil daarover, moet eerst de vraag worden beantwoord welke verplichtingen artikel 3 van de licentieovereenkomst op Wegter legde. Dat vergt uitleg van deze bepaling aan de hand van de onder 4.7 genoemde maatstaf.

4.29.

Nu de maandelijkse opgave van de omzet bepalend is voor de omvang van de per maand te betalen royalty’s, zijn de in artikel 3 van de licentieovereenkomst geregelde opgave en royalty-betalingsverplichtingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naar de letter van artikel 3 van de licentieovereenkomst moest Wegter tegelijk met de opgave, voor of op de 25ste van iedere maand, royalty’s over de voorgaande maand conform die opgave voldoen. Royal Boch stelt dat de 25ste van de maand een fatale termijn is, zowel voor het doen van de opgave als voor het betalen van de royalty’s conform de opgave.

4.30.

Deze door Royal Boch voorgestane letterlijke uitleg van de bewoordingen van de van artikel 3 van de licentieovereenkomst strookt niet met de toe te passen uitlegnorm, waarbij niet alleen wordt uitgegaan van de bewoordingen en waarbij ook rekening kan worden gehouden met gedragingen van partijen van na het sluiten van de overeenkomst, zoals de van meet af aan door S&AM/Royal Boch en Wegter gevolgde praktijk bij de toepassing van deze bepaling.

4.31.

Vaststaat S&AM van meet af aan een factuur opstelde voor de royalty’s naar aanleiding van de opgave van Wegter en dat Wegter daarna betaalde. Deze praktijk wordt bevestigd door de onder de feiten opgenomen e-mails, waarbij Royal Boch de facturen van de royalty’s aan Wegter toezendt. Nu Royal Boch daarin steeds vraagt om betaling van de facturen, kan zij niet worden gevolgd in haar betoog dat dit alleen maar pro forma facturen waren, die verder zonder betekenis waren.

4.32.

Gezien deze van meet af aan bestaande praktijk bij de toepassing van deze bepaling, houdt redelijke uitleg van artikel 3 van de licentieovereenkomst in dat de daarin opgenomen termijn voor het tegelijk met de opgave betalen van de royalty’s alleen voor het doen van opgave een fatale termijn is in de zin van artikel 6:83 aanhef en onder a BW. Voor de royalty betalingen is dit geen fatale termijn. Wegter was op grond van artikel 3 van de licentieovereenkomst gehouden de royalty’s op de factuur voldoen. Nu de facturen geen betalingstermijn vermeldden, kon Wegter terstond de daarin vermelde royalty’s betalen en mocht S&AM terstond nakoming eisen.^[6]Toezending van de factuur moet daarom bij toepassing van artikel 3 van de licentieovereenkomst worden opgevat als het terstond eisen van nakoming van de verplichting de in de factuur vermelde royalty’s te betalen. Dat betekent dat Wegter moet betalen binnen de tijd die zij redelijkerwijs nodig heeft voor het verrichten van de gefactureerde royalty betaling en dat zij geen aanspraak kan maken op enig uitstel. Betaalt Wegter later, dan schiet zij tekort in de nakoming van artikel 3 van de licentieovereenkomst. Voor het intreden van verzuim ter zake van de royalty betalingen is een ingebrekestelling vereist.

4.33.

Royal Boch betoogt dat Wegter S&AM/Royal Boch feitelijk als kredietverschaffer gebruikte, omdat zij opgave deed en betaalde wanneer het haar uitkwam. Naar aanleiding daarvan overweegt de rechtbank dat de hiervoor gegeven uitleg van artikel 3 van de licentieovereenkomst Royal Boch niet overlevert aan de grillen van Wegter. Royal Boch hoeft namelijk de opgave van Wegter niet af te wachten voor zij een royalty factuur verzendt. Zij kan ook – zoals zij herhaald heeft gedaan – als tijdige opgave uitblijft, op de 25ste van de maand een factuur aan Wegter zenden voor de (geschatte) royalty’s van de maand daarvoor. Wegter dient die royalty’s op de factuur te voldoen. In voorkomend geval kan het geschatte bedrag naar aanleiding van de opgave van Wegter worden bijgesteld.

4.34.

Toen Wegter op 12 april 2018 haar royalty betalingen opschortte, had zij haar omzet over januari en februari 2018 opgegeven (op 7 maart 2018 respectievelijk 9 april 2018). Zij hoefde de omzet over maart 2018 nog niet op te geven. Onduidelijk is wanneer Royal Boch de royalty’s over deze maanden heeft gefactureerd; de onder 2.54 bedoelde brief van Royal Boch van 20 juni 2018 vermeldt facturen van 25 februari 2018 en 25 maart 2018, die kennelijk betrekking hebben op de maanden januari en februari 2018, maar dateren van vóór de opgave van de omzet over deze maanden. Royal Boch factureerde als niet tijdig opgave was gedaan, soms op de 25ste van de maand de royalty’s. Na de opgave verzond zij soms de factuur op de dag van opgave, terwijl het ook voorkwam dat dit ruim een week duurde. Hiervan uitgaande wordt aangenomen dat Wegter op 12 april 2018 in ieder geval tekortgeschoten was in haar betalingsverplichting voor januari 2018 en mogelijk ook voor februari 2018. Over deze twee maanden was Wegter € 22.697,49 aan royalty’s verschuldigd.

4.35.

Niet ter discussie staat dat deze tekortkoming toerekenbaar is aan Wegter, die zich echter beroept op opschorting van haar royalty betalingsverplichting in verband met de messenactie. Volgens Royal Boch kon Wegter haar betalingsverplichting niet opschorten, omdat Wegter toen in schuldeisersverzuim verkeerde. Dit betoog van Royal Boch gaat niet op, omdat voor schuldeisersverzuim ook vereist is dat Royal Boch op die grond de nakoming van haar verbintenis jegens Wegter bevoegdelijk heeft opgeschort^[7]en opschorting door Royal Boch gesteld noch gebleken is. Wegter verkeerde dus niet in schuldeisersverzuim toen zij op 12 april 2018 haar royalty betalingsverplichting opschortte vanwege de messenactie.

4.36.

Het ligt op de weg van degene die zich op het opschortingsrecht beroept, zijn gestelde tegenvordering en de omvang daarvan voldoende te onderbouwen, mede in het licht van hetgeen zijn wederpartij dienaangaande aanvoert. De rechter die over een opschortingsverweer dient te oordelen, zal moeten onderzoeken of de gestelde tegenvordering bestaat en of en in hoeverre deze het beroep op een opschortingsrecht kan rechtvaardigen. Daarbij zal hij moeten volstaan met een voorshands oordeel omtrent (de omvang van) die tegenvordering indien nog bewijslevering of een afzonderlijke procedure moet volgen voordat (de omvang van) de tegenvordering vaststaat. Indien (later) wordt vastgesteld dat Wegter geen vordering heeft, heeft zij zich op eigen risico van haar opschortingsbevoegdheid bediend. Hier is van belang dat een beroep op opschorting ter verrekening mede het karakter heeft van zekerheid voor de voldoening door middel van verrekening van deze tegenvordering, waaraan in het rechtsverkeer behoefte bestaat.^[8]

4.37.

Het op 12 april 2018 openstaande bedrag aan royalty’s is lager dan de voorshands begrote vordering van Wegter in verband met de messenactie. Daarmee is sprake van een gegrond en proportioneel beroep op opschorting door Wegter, dat met zich meebrengt dat Royal Boch in verzuim kwam te verkeren voor deze vordering.

4.38.

Wegter heeft haar royalty betalingen hervat bij de royalty’s over mei 2019. Daarbij heeft zij te kennen gegeven dat zij haar beroep op opschorting om proportionaliteitsredenen beperkt. Wegter heeft met haar betaling van de royalty’s over januari tot en met maart 2018 op 4 juli 2018 haar opschorting van 12 april 2018 en de daaropvolgende opschorting van betaling van de royalty’s over maart 2018 ongedaan gemaakt. Gezien haar vordering in verband met de messenactie kon zij, gelijk ze heeft gedaan, betaling van de op 30 mei 2018 aan haar gefactureerde royalty’s over april 2018 opschorten. Wegter had deze betaling bevoegdelijk opgeschort toen Royal Boch haar bij brief van 20 juni 2018 in gebreke stelde voor deze royalty betaling. Zij is dus niet in verzuim geraakt bij het ongebruikt laten verstrijken van de door Royal Boch bij deze ingebrekestelling gestelde termijn. Gezien de omvang van de vordering in verband met de messenactie, kon Wegter ook de daarna opengevallen royalty betalingen opschorten.

4.39.

Toen Wegter op 4 oktober 2018 haar betalingsverplichting (verder) opschortte in verband met de glazenactie, breidde zij de grondslag van opschortingsrecht uit met haar vordering van schade als gevolg van de glazenactie. De voorshands begrote vordering van Wegter in verband met de glazenactie overtreft het bedrag aan royalty’s over april tot en met september van in totaal € 23.759,25. Ook deze (uitbreiding van de) opschorting is bevoegdelijk en proportioneel geschied. Royal Boch is daarmee ook voor de vordering van Wegter in verband met de glazenactie in verzuim komen te verkeren.

4.40.

Wegters opschortingsbevoegdheid was niet beperkt tot de royalty’s over glas, zoals Royal Boch betoogt. Wegter kon haar royalty betalingen over de volle breedte uitoefenen, tot het (voorshands begrote) bedrag van haar vorderingen op Royal Boch vanwege de messenactie en de glazenactie.

4.41.

Royal Boch betoogt dat vanaf 26 oktober 2018 de opschortingsgrondslag wegviel, omdat zij toen aan Wegter heeft toegezegd dat zij geen loyalty acties meer zou toestaan in Nederland. Dit betoog gaat niet op. De rechtbank licht dat als volgt toe.

4.42.

Zoals is overwogen in het door Royal Boch hier aangehaalde arrest,^[9]strekt het opschortingsrecht ertoe druk op Royal Boch uit te oefenen om deze vordering na te komen, en heeft opschorting, voor het geval Royal Boch daarmee in gebreke zou blijven, mede het karakter van zekerheid voor de voldoening (door middel van verrekening) van de uit haar verzuim voortvloeiende schadevordering. Deze strekking van het opschortingsrecht was onverkort aan de orde toen Royal Boch op 26 oktober 2018 haar toezegging deed. Zoals hiervoor is overwogen, zal de rechter die over een opschortingsverweer dient te oordelen, moeten onderzoeken of de gestelde tegenvordering bestaat en of en in hoeverre deze het beroep op een opschortingsrecht kan rechtvaardigen. Hiervóór is reeds vastgesteld dat Wegter een vordering op Royal Boch heeft uit hoofde van wanprestatie, bestaande uit de messenactie en de glazenactie. De omvang daarvan was eind oktober 2018 voldoende om opschorting door Wegter van de toen opengevallen royalty’s te kunnen rechtvaardigen. Daarbij komt dat de Wegter ingeroepen opschorting niet op 26 oktober 2018 voor herstel vatbaar was; de twee acties waren toen afgelopen.

4.43.

Gelet op het voorgaande en nu de voorshands begrote vordering van Wegter het totaal bedrag aan opgeschorte royaltybetalingen overtreft, heeft Wegter het opschortingsrecht bevoegdelijk en proportioneel uitgeoefend. Dit betekent dat zij niet is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichting tot betaling van royalty’s.

4.44.

Uit het onder 2.79 weergegeven overzicht volgt dat Wegter haar opgaves over haar in 2018 en 2019 behaalde omzetten niet steeds op tijd heeft gedaan. Zij heeft haar verzuim echter steeds gezuiverd, met door Royal Boch zonder voorbehoud geaccepteerde opgaves.

4.45.

Royal Boch stelt dat Wegter na beëindiging van haar opschorting weer is tekortgeschoten in de nakoming van haar opgave- en betalingsverplichting. Uit het door haar verstrekte overzicht volgt dat Wegter in september 2019 over haar omzetten tot en met augustus 2019 opgave heeft gedaan. Voor zover zij dat niet op tijd heeft gedaan, heeft zij haar verzuim gezuiverd met een later gedane, door Royal Boch zonder voorbehoud geaccepteerde opgave. Wegter heeft de royalty’s over de maanden mei en juni 2019 betaald.

4.46.

Royal Boch heeft toegelicht dat zij vanwege haar beëindiging van de licentieovereenkomst uiterlijk per 1 juni 2019 geen facturen meer heeft verzonden over de periode vanaf juni 2019. Onder deze omstandigheden en met een verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen onder 4.31, kan Wegter niet worden tegengeworpen dat zij geen royalty’s meer heeft voldaan over de periode vanaf juli 2019.

4.47.

Hieruit volgt dat verwijt 1 en 2 geen doel treffen.

(c2) gebruik van de Royal Boch-merken (verwijt 3)

4.48.

Nu hiervoor is geoordeeld dat de licentieovereenkomst mede ziet op de Royal Boch-merken, gaat verwijt (3) over het gebruik van de Royal Boch-merken niet op. Wegter was gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst exclusief bevoegd deze merken in Nederland te gebruiken. Daarmee is ook geen sprake van de door Royal Boch gestelde merkinbreuk door Wegter.

(c3) onjuiste en onvolledige opgaves van de omzet (verwijt 4)

4.49.

Royal Boch stelt dat Wegter vanwege de onjuiste en onvolledige opgave in het verleden genoodzaakt is geweest tot het doen van een substantiële nabetaling ter correctie, onder meer ten aanzien van Wegters jarenlange (ongeautoriseerde) samenwerking met Comello. Royal Boch stelt dat zij ook in het duister tast ten aanzien van omzet behaald via HRS Loyalty, Royal Boch glaswerk en Boerenbont en Bonter.

4.50.

De nabetaling waarop Royal Boch doelt, is neergelegd in de onder 2.34 bedoelde correctienota uit 2017. De rechtbank onderschrijft het standpunt van Wegter dat de onjuiste en onvolledige opgaves uit het verleden zijn afgedaan met de correctie en voldoening van de correctienota in 2017, die – naar Wegter onweersproken naar voren heeft gebracht – zonder enig voorbehoud is geaccepteerd door S&AM/Royal Boch. Met Wegter is de rechtbank van oordeel dat Royal Boch deze, in 2017 afgedane kwestie, niet als tekortkoming ten grondslag kan leggen aan ontbinding of beëindiging van de licentieovereenkomst. Ten tijde van de ontbinding van de licentieovereenkomst in oktober 2018 was Wegter bij met het opgeven van de omzet over de daaraan voorafgaande maanden. Ook daarna heeft zij de omzet tot en met augustus 2019 opgegeven. Voor zover zij dat later heeft gedaan dan de 25ste van de maand, is een eventueel verzuim gezuiverd door de daarna gedane opgave over de desbetreffende maand.

4.51.

Het verwijt aangaande de te late opgaves faalt dus. De door Royal Boch gestelde onvolledigheid van de na de correctie uit 2017 gedane opgaves komt neer op een bij haar levend vermoeden, dat echter zonder nadere concretisering of onderbouwing onvoldoende is om te kunnen concluderen dat de opgaves onvolledig zijn. Royal Boch wijst in dit verband onder meer op de initiële weigering van Wegter om mee te werken aan een audit en betoogt dat Wegter in de tijd die tussen haar toestemming voor de audit en de uitvoering daarvan alle gelegenheid heeft gehad om haar administratie op orde te krijgen. Ook als dat zo zou zijn – wat in het midden kan blijven – is daarmee niet gezegd dat de opgaves van Wegter onvolledig en onjuist zijn. Ook overigens heeft Royal Boch dit, tegenover de gemotiveerde betwisting door Wegter, onvoldoende concreet gesteld.

(c4) Sublicenties (verwijt 5)

4.52.

Royal Boch stelt dat Wegter in strijd met artikel 1.2 van de licentieovereenkomst sublicenties heeft verstrekt aan Comello, SMID Lifestyle, HRS Loyalty en Sunshine Loyalty.

(c4i) Comello

4.53.

Vaststaat dat Wegter een, per 31 december 2016 beëindigde, sublicentie heeft verstrekt aan Comello. Royal Boch stelt dat S&AM hiervan niet op de hoogte was en deze sublicentie nooit heeft geautoriseerd. Volgens Wegter heeft zij deze sublicentie echter in overleg met en na toestemming van S&AM verstrekt, waarbij is afgesproken dat Wegter een royaltyvergoeding zou verlangen van Comello van 10%, waarvan Wegter 7% zou afdragen aan Royal Boch en zij 3% mocht houden voor haar inspanningen.

4.54.

Wegter kan niet worden gevolgd in haar betoog dat S&AM op de hoogte was va de sublicentie vanwege de onder 2.23 bedoelde melding van Wegter aan de merkgemachtigde van S&AM van de verkoop van Boerenbont-scheurkalenders door De Hobbit en het daarop volgende optreden daartegen van S&AM. Zowel de melding als de sommatie aan De Hobbit hebben namelijk plaatsgehad vóórdat Wegter de sublicentie aan Comello verstrekte. Overigens kan – als de sublicentie eerder was verstrekt – uit dit bericht niet worden afgeleid dat S&AM daarvan op de hoogte was; Wegter stelt S&AM alleen op de hoogte van de in haar ogen inbreukmakende gedragingen van De Hobbit en de schade die zij en S&AM daardoor kunnen leiden. Op geen enkele manier kan de lezer hieruit opmaken dat Wegter een sublicentie heeft verleend aan Comello.

4.55.

Anders dan Wegter betoogt, volgt uit de onder 2.25 en 2.26 bedoelde berichten evenmin dat S&AM op de hoogte was van de sublicentie aan Comello. Daarin valt alleen te lezen dat S&AM stappen heeft ondernomen tegen De Hobbit en dat zij in overleg zal treden met Wegter als zij een licentie aan De Hobbit verleent.

4.56.

Wegter heeft wel het gelijk aan haar zijde met haar standpunt dat uit de onder 2.27 bedoelde e-mail van 11 augustus 2015 kan worden afgeleid dat S&AM op de hoogte was van de sublicentie aan Comello. Wegter geeft daarin van Comello doorgekregen omzet door. Dit doorkrijgen van de omzet impliceert dat Comello – en niet Wegter – de kalenders heeft verkocht. Daaruit kan de lezer van dit bericht – impliciet – afleiden dat Wegter, die deze gegevens doorgeeft, daarvoor toestemming heeft gegeven en dat dus sprake is van een sublicentie. Met haar betoog dat uit deze mail hooguit kan worden afgeleid dat de boekhouder van Wegter op 11 augustus 2015 in een heel kort mailtje de omzetgegevens Comello 2013 en 2014 doorgeeft, gaat Royal Boch hier ten onrechte aan voorbij.

4.57.

Volgens Royal Boch had [A] , de bestuurder van S&AM, geen idee waar dit mailtje over ging en werd het hem pas toen hij een deel van de schaduwboekhouding van Wegter kreeg duidelijk dat er kennelijk een sublicentie was verleend. Dit betoog van Royal Boch doet niet af aan het onder 4.56 overwogene. Verder kan de omstandigheid dat [A] geen opheldering heeft gevraagd, toen hij niet wist waar de mail over ging, niet worden tegengeworpen aan Wegter.

4.58.

Gezien het voorgaande en nu Wegter de sublicentie met ingang van 31 december 2016 op verzoek van S&AM heeft beëindigd (zie 2.36 en 2.37), kan Royal Boch deze sublicentie niet aan Wegter tegenwerpen als grond voor ontbinding.

(c4ii) SMID Lifestyle

4.59.

Royal Boch stelt dat Wegter en SMID Lifestyle in 2011 een samenwerking zijn aangegaan – inclusief het verstrekken van een (ongeautoriseerde) sublicentie – ten behoeve van de onder 2.16 bedoelde loyalty actie voor de promotie van UNOX, waarbij het Boerenbont & Bonter servies is geïntroduceerd. Volgens Royal Boch is het servies van deze eenmalige actie uit 2011 nog volop beschikbaar bij diverse wederverkopers van Wegter. Zij acht het gezien het tijdsverloop van acht jaar zeer aannemelijk dat Wegter het servies ten behoeve van deze eenmalige actie is blijven produceren zonder daarover met Royal Boch af te rekenen.

4.60.

Wegter betwist deze gestelde sublicentie gemotiveerd door aan te voeren dat SMID Lifestyle, met wie zij in 2011 de loyaliteits actie heeft georganiseerd, en V&D, die het Boerenbont en Bonter servies verkocht, ‘gewone’ klanten van Wegter zijn, aan wie Wegter onder de licentie producten heeft verkocht waarover zij royalty’s heeft afgedragen. Hiermee is de stelling aangaande de sublicentie aan SMID Lifestyle weerlegd. Royal Boch, op wiens weg dat ligt, heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit de door haar gestelde sublicentie volgt. Daarmee faalt haar verwijt op dit punt.

(c4iii) HRS Loyalty en Sunshine Loyalty

4.61.

Royal Boch stelt onder verwijzing naar de site van HRS Loyalty (zie onder 2.80 en 2.81) dat Wegter een deel van haar activiteiten in sublicentie heeft gegeven (ongeautoriseerd door Royal Boch) aan HRS Loyalty voor het organiseren van loyalty acties

4.62.

De onder 2.81 bedoelde ‘wie zijn wij’-uitleg van HRS Loyalty, waarin wordt gesproken over het ‘in eigendom’ of in licentie hebben van de gevoerde merken, wekt in samenhang met de onder 2.80 bedoelde webpagina waarop Boerenbont servies te zien is, de suggestie dat HRS Loyalty (van Wegter) een sublicentie heeft verkregen voor de Boerenbont-merken. Wegter betwist dit echter door aan te voeren dat zij slechts binnen de grenzen van de licentieovereenkomst producten aan HRS Loyalty heeft verkocht en geleverd. Deze, niet door Royal Boch weersproken toelichting staat eraan in de weg dat op basis van de ‘wie zijn wij’-uitleg wordt aangenomen dat Wegter in strijd met de licentieovereenkomst een sublicentie heeft verstrekt aan HRS Loyalty. Royal Boch, op wiens weg dat ligt, heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit de door haar gestelde sublicentie volgt. Daarmee faalt haar verwijt op dit punt.

4.63.

De door Royal Boch gestelde sublicentie aan Sunshine Loyalty gaat ervan uit dat een sublicentie is verleend aan HRS Loyalty, die haar activiteiten heeft overgedragen aan HRS Loyalty. Gezien het hiervoor gegeven oordeel over de gestelde sublicentie aan HRS Loyalty, faalt het verwijt van Royal Boch op dit punt ook. De rechtbank voegt daaraan toe dat de bewoordingen van het onder 2.83 bedoelde persbericht waar Royal Boch op wijst (exclusieve samenwerking) niet zonder meer duiden op een sublicentie, maar ook kunnen betekenen dat Wegter alleen (exclusief) met Sunshine Loyalty samenwerkt bij loyalty acties met betrekking tot producten onder de haar in licentie gegeven merken.

4.64.

Verwijt 5 gaat dus ook niet op.

(c5) Verkoop buiten het exclusieve geografische gebied (verwijt 6)

4.65.

Royal Boch stelt dat Wegter zich in strijd met art. 1.1 van de licentieovereenkomst en Annex III niet heeft gehouden aan de geografische beperking onder de licentieovereenkomst door actief Boerenbont-producten te verkopen aan (a) Soho House & Co in Groot Brittannië en (b) DM Textiles en Nowa Polish Pottery in Zuid Korea.

(c4i) Soho House & Co, Groot Brittannië

4.66.

Royal Boch wijst hier op de onder 2.64 en 2.65 bedoelde e-mailcorrespondentie tussen Wegter en Soho House & Co. Zij wijst erop dat uit de ondertekening van de medewerker van de export afdeling, volgt dat Wegter een speciale export afdeling heeft, die kennelijk ook de export van Royal Boch producten voor haar rekening neemt.

4.67.

Wegter heeft uiteengezet dat geen waarde moet worden gehecht aan de term ‘
export department’bij de handtekening onder dit bericht van haar medewerker, nu Wegter licenties houdt van meer merken dan de Royal Boch-, Boerenbont-, en Royal Boch Fleurs-merken, die niet territoriaal beperkt zijn tot Nederland.

4.68.

Verder wijst Wegter met juistheid erop dat de mailwisseling met Soho House & Co een (reactie op) een verzoek om informatie betreft. Hoewel de onder 2.65 bedoelde e-mail zou kunnen worden opgevat als een aanbod tot levering in London, is gesteld noch gebleken dat deze mailwisseling daadwerkelijk tot een transactie heeft geleid.

4.69.

De slotsom luidt dus dat uit deze mails niet kan worden afgeleid dat Wegter in strijd met de licentieovereenkomst Boerenbont servies in Groot Brittannië heeft geleverd.

(c4ii) DM Textiles en Nowa Polish Pottery in Zuid Korea

4.70.

Onder verwijzing naar het onder 2.82 bedoelde bericht stelt Royal Boch dat Wegter de licentieovereenkomst heeft geschonden door Boerenbont servies in Zuid Korea te leveren.

4.71.

Wegter stelt daar tegenover dat zij nooit onder de licentieovereenkomst vallende producten heeft geleverd aan DM Textiles. Wel heeft zij in het verleden Boerenbont-producten in Nederland geleverd aan Nowa Polish Pottery. Wegter voert aan dat zij destijds dacht dat deze leveringen waren toegestaan onder de licentieovereenkomst, dat zij steeds royalty’s over deze verkopen heeft afgedragen aan S&AM en dat zij deze verkopen heeft gestaakt nadat S&AM zich bij haar had beklaagd hierover. Daarmee is ook hier sprake van een kennelijk in het verleden spelend, afgedaan punt.

(d) Rechtsgeldige ontbinding dan wel beëindiging van de licentieovereenkomst?

4.72.

Nu de hiervoor besproken verwijten van Royal Boch geen doel treffen dan wel afgedane kwesties uit het verleden betreffen, kunnen zij geen grond vormen voor ontbinding dan wel (voor wat betreft de royalty-betalingen) beëindiging van de licentieovereenkomst.

Verstoorde verhoudingen?

4.73.

De tussen partijen over en weer spelende kwesties zullen ongetwijfeld niet bevorderlijk zijn geweest voor de verhoudingen tussen Wegter en Royal Boch. De rechtbank bespeurt ergernis bij Royal Boch over het door haar gestelde ‘op de stoel van de merkhouder gaan zitten’ door Wegter. Daarmee miskent Royal Boch echter dat zij een exclusieve licentie aan Wegter heeft verstrekt, zonder een voorbehoud de merken zelf te gebruiken. De rechtbank ziet verder in de stellingname van Royal Boch wantrouwen over kwesties zoals de volledigheid en de juistheid van de aangeleverde omzetgegevens. Dat kan mogelijk worden verklaard en begrepen door kwesties die in het verleden hebben gespeeld en die eind 2017 allemaal waren afgedaan. Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – is dat echter onvoldoende om te concluderen dat hier sprake is van verstoorde verhoudingen die van dien aard zijn dat zij een onvoorziene omstandigheid vormen, waardoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet verwacht mag worden. De subsidiaire gestelde grondslag voor ontbinding gaat daarmee niet op.

4.74.

Het voorgaande geldt zowel voor de ontbinding en beëindiging buiten rechte als voor de door Royal Boch gestelde nu bestaande grond voor ontbinding van de licentieovereenkomst.

(e) Onrechtmatig wapperen?

4.75.

Partijen twisten tot slot over de vraag of Royal Boch, zoals Wegter stelt, zich met de onder 2.85 bedoelde brief aan Sunshine Loyalty schuldig maakt aan onrechtmatig wapperen.

4.76.

Bij de beoordeling heeft als uitgangspunt te gelden dat het verzenden van een sommatiebrief of een andere waarschuwing door de rechthebbende van een intellectueel eigendomsrecht teneinde inbreuk op dat recht te voorkomen of tegen te gaan, in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet als die sommatie of waarschuwing aan (potentiële) afnemers van de beweerdelijk inbreukmaker is gericht. Onder omstandigheden kan dit evenwel anders zijn. In ieder geval is dat zo indien de rechthebbende niet te goeder trouw is, bijvoorbeeld omdat hij wist dat de aangeschreven partij geen inbreuk maakt op het ingeroepen recht althans zulks in redelijkheid niet heeft kunnen menen. Ook is daarvan sprake als hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat zijn recht geen stand zal houden in een procedure. De rechthebbende handelt dan immers tegen beter (hebben moeten) weten in, hetgeen onzorgvuldig is. Of hiervan sprake is moet steeds beoordeeld worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval.^[10]

4.77.

Dit verwijt gaat niet op. Gezien de feiten en de hiervoor onder (a) vervatte beoordeling van de vraag of de Royal Boch-merken onder de licentieovereenkomst vielen en de onder (c) en (d) vervatte beoordeling van de vraag of Royal Boch in verband met de door haar gestelde tekortkoming van Wegter de licentieovereenkomst rechtsgeldig had ontbonden dan wel beëindigd, kan niet worden gezegd dat Royal Boch tegen beter weten in het standpunt heeft ingenomen en uitgedragen dat de licentieovereenkomst ontbonden/beëindigd was, in welk geval Wegter niet gerechtigd was producten onder de merken van Royal Boch te verkopen.

(f) Bespreking van de vorderingen

4.78.

De voorgaande beoordeling onder (a) tot en met (d) heeft tot gevolg dat de vorderingen a tot en met g en de daarmee samenhangende vordering i in reconventie worden afgewezen.

4.79.

Vordering h en de daarmee samenhangende vordering i in reconventie moeten ook worden afgewezen, reeds omdat gesteld noch gebleken is welk belang Royal Boch heeft bij het nu reeds opleggen van een stakingsbevel voor de periode na beëindiging van de licentieovereenkomst.

4.80.

De onder (e) vervatte beoordeling van het gesteld onrechtmatig wapperen, leidt tot afwijzing van de daaraan verbonden vorderingen IVa en VIIa (voor zover gestoeld op deze grondslag) in conventie.

4.81.

De voorgaande beoordeling onder (a) tot en met (d) leidt tot toewijzing van vordering I en II in conventie. In het verlengde daarvan ligt vordering IV in conventie tot nakoming van de licentieovereenkomst voor toewijzing gereed.

4.82.

Ook vordering III dient te worden toegewezen, waarbij voor recht zal worden verklaard dat Royal Boch in Nederland met de messenactie en de glazenactie jegens Wegter tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst. Voor toewijzing van de concreet onder VII gevorderde schade is geen plaats, wel voor veroordeling (op vordering VII) tot vergoeding van schade, op te maken bij staat.

4.83.

Het verweer van Royal Boch dat de door Wegter onder VII gevorderde winstafdracht een op grond van artikel 2.21 lid 4 BVIE aan de merkhouder – niet aan de licentienemer – toekomende vordering is, gaat reeds niet op omdat Wegter haar vordering tot winstafdracht baseert op artikel 6:104 BW. Nu Royal Boch – naar niet ter discussie staat – winst heeft genoten als gevolg van de vastgestelde tekortkomingen in de nakoming van de licentieovereenkomst, kan de rechtbank op vordering van Wegter haar schade als gevolg van de glazenactie begroten op het bedrag van de winst van Royal Boch of een gedeelte daarvan. De vordering tot winstafdracht wordt daarom toegewezen, zoals gevorderd, ter keuze van Wegter, die met deze alternatieve vordering met juistheid onderkent dat dezelfde tekortkoming niet kan leiden tot begroting van schade zowel in de vorm van winstderving als van winstafdracht.

4.84.

De aan de ingangsdata van de messenactie en de glazenactie gekoppelde ingangsdata van de wettelijke rente zullen worden toegewezen ten aanzien van de schade/winstafdracht met betrekking tot deze acties.

4.85.

Nu aannemelijk is dat Wegter schade heeft geleden en de schade als gevolg van de messenactie en de glazenactie voorshands is begroot, bestaat grond voor toewijzing van het onder VII gevorderde voorschot op deze schade, met dien verstande dat het bedrag van het voorschot gezien het bedrag van de voorshands begrote schade als gevolg van de messenactie en de glazenactie naar beneden moet worden bijgesteld. De rechtbank bepaalt het voorschot op € 80.000. De ingangsdata van de wettelijke rente zullen worden toegewezen, zoals hierna te melden.

4.86.

Met juistheid stelt Wegter dat de exacte omvang van de schade kan worden vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk door Royal Boch aan Vomar ten behoeve van de glazenactie geleverde aantallen. Vordering V, die ertoe strekt daarin inzicht te krijgen, ligt eveneens voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de veroordeling wordt toegespitst op de messenactie en de glazenactie. Voorts is toewijzing van sub b) van deze vordering niet nodig, aangezien Wegter de namen en adressen van de bij deze acties betrokken rechtspersonen kent.

4.87.

De rechtbank zal de onder VI gevorderde dwangsom toewijzen, met dien verstande dat zij het bedrag per product en het maximum matigt, zoals hierna te melden.

4.88.

De rechtbank zal vordering VIIa ook toewijzen in de vorm van een veroordeling tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat. De rechtbank acht het voldoende aannemelijk dat Wegter schade heeft geleden als gevolg van de niet rechtsgeldige ontbinding en beëindiging van de licentieovereenkomst. Dat zij eind 2019 een omvangrijke glazenactie is gestart bij Avia, zoals Royal Boch aanvoert, maakt dat niet anders, hoewel daarin wel een aanwijzing kan worden gevonden dat deze schadepost wellicht betrekkelijk beperkt van omvang is. Wel is de rechtbank met Royal Boch van oordeel dat het door Wegter begrote concrete schadebedrag onvoldoende is onderbouwd. Bij gebreke van voldoende inzicht in de omvang van deze schadepost, die gezien de glazenactie wel eens beperkt zal kunnen zijn, ziet de rechtbank onvoldoende grond om een voorschot toe te kennen.

Proceskosten

4.89.

Zowel in conventie als in reconventie wordt Royal Boch als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten van Wegter.

4.90.

Partijen zijn het eens over de door Wegter voorgestelde verdeling van de proceskosten, die luidt: 75% ten aanzien van de omvang en geldigheid van de licentieovereenkomst (in conventie en reconventie), 20% ten aanzien van de nakomingsvorderingen van Wegter in conventie en 5% ten aanzien van het aanvullend gevorderde wapperverbod.

4.91.

Met juistheid nemen partijen tot uitgangspunt dat de zaak in reconventie, waarin de reconventionele vorderingen ertoe strekken bescherming van Royal Boch als houder van de Royal Boch-, Boerenbont- en Royal Boch Fleurs-merken te verzekeren, hoewel voor de toewijsbaarheid van de vorderingen vragen van het algemene verbintenissenrecht beslissend waren.

4.92.

Voor zover in de zaak in conventie spiegelbeeldig dezelfde onderwerpen aan de orde waren als in de zaak in reconventie, vallen de vorderingen binnen het bereik van artikel 1019h Rv. Naar analogie van het geval een nietigheidsprocedure wordt gevoerd als vooruitgeschoven verweer tegen inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht,^[11]kunnen de gevorderde verklaringen voor recht over de rechtsgeldige ontbinding en beëindiging van de licentieovereenkomst worden aangemerkt als vooruitgeschoven verweer tegen de inbreuk op de merkrechten van Royal Boch. Het door Wegter in conventie gevorderde wapperverbod valt ook binnen het bereik van artikel 1019h Rv.^[12]

4.93.

Niet binnen de reikwijdte van artikel 1019h Rv valt de in conventie aan de orde zijnde vordering tot nakoming van de licentieovereenkomst en de schadevordering uit hoofde van wanprestatie onder de licentieovereenkomst. Dat deze onderwerpen nauw samenhangen met de hiervoor bedoelde onderwerpen die binnen de reikwijdte van artikel 1019h Rv vallen, maakt dat niet anders. Het gaat hier om algemeen verbintenisrechtelijke kwesties, die buiten de reikwijdte vallen van wat kan worden aangemerkt als vooruitgeschoven verweer tegen inbreuk op de merkrechten van Royal Boch. In hun verdeling van de proceskosten over de onderwerpen, hebben partijen de schadevordering in verband met wanprestatie in conventie ten onrechte buiten beschouwing gelaten. De rechtbank, die ambtshalve dient te oordelen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan,^[13]stelt de verdeling van de proceskosten in conventie als volgt bij: 50% 237-proceskosten en 50% 1019h-proceskosten.

4.94.

Met Royal Boch is de rechtbank van oordeel dat deze zaak een normale zaak is in de zin van de Indicatietarieven,^[14]waarvoor een maximaal tarief van € 17.500 geldt. Er heeft één schriftelijke ronde en een comparitie van partijen plaatsgehad. Daarin zijn processtukken van een normale omvang geproduceerd en is een overzichtelijk aantal producties in het geding gebracht. Vanwege de lange periode waarover het geschil zich uitstrekt en de verwijten over en weer, is het feitencomplex betrekkelijk omvangrijk. Over de feiten als zodanig bestond niet of nauwelijks discussie. De juridische geschilpunten, zoals de uitleg van de licentieovereenkomst en de rechtsgeldigheid van de ontbinding dan wel beëindiging, hebben de complexiteit van een normale zaak, niet van een complexe zaak.

4.95.

Het bedrag aan advocaatkosten volgens de door Wegter ingediende specificatie ligt boven het maximale bedrag voor een normale zaak. Gezien het voorgaande komt in conventie komt op de voet van artikel 1019h Rv € 8.750 voor vergoeding in aanmerking.

De overige advocatenkosten (50% van deze kosten volgens het toepasselijk liquidatietarief, te weten 2 punten tarief VII) worden begroot op € 3.099. Daarnaast dient Royal Boch in conventie het door Wegter betaalde griffierecht te voldoen (€639) en de dagvaardingskosten (€ 80,81). Daarmee komt de proceskostenveroordeling in conventie uit op € 12.649,64.

4.96.

De kostenveroordeling als bedoeld in art. 237 lid 1 Rv heeft betrekking op zowel de voor als de na de uitspraak gemaakte kosten, en levert dus voor alle kosten een executoriale titel op.^[15]De nakosten op deze titel zijn nu reeds bekend en kunnen uitgaande van 50% van het daarvoor geldende liquidatietarief worden begroot op € 77,85 aan salaris advocaat, zonder betekening, te verhogen met € 41 met betekening.

4.97.

Vanwege de samenloop van de onderwerpen in conventie en reconventie ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten in reconventie voor 50% op nihil te stellen. Daarmee komt de proceskostenveroordeling in reconventie op de helft van het hiervoor reeds genoemde indicatietarief, derhalve € 8.750.

4.98.

De buitengerechtelijke kosten zijn verdisconteerd in de proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. Voor het overige geldt (in conventie) dat niet blijkt van kosten die niet zijn begrepen in de reguliere proceskostenveroordeling, zodat in conventie geen grond bestaat voor veroordeling van Royal Boch in de door Wegter gevorderde buitengerechtelijke kosten.

4.99.

De door Wegter gevorderde wettelijke rente over de proceskostenveroordelingen ligt als onweersproken voor toewijzing gereed. De ingangsdatum wordt gesteld op twee weken na betekening van dit vonnis.

5.De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

verklaart voor recht dat de (buitengerechtelijke) ontbinding van de licentieovereenkomst door Royal Boch geen rechtsgevolg heeft (gehad);

5.2.

verklaart voor recht dat de beëindigings- en/of opzeggingsverklaring van de licentieovereenkomst door Royal Boch geen rechtsgevolg heeft (gehad);

5.3.

verklaart voor recht dat Royal Boch met de messenactie en de glazenactie jegens Wegter in Nederland is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst;

5.4.

beveelt Royal Boch de licentieovereenkomst onverkort en volledig na te komen totdat aan deze overeenkomst een einde zal zijn gekomen, in het bijzonder door niet op enigerlei wijze in strijd met artikel 1.1 van de licentieovereenkomst te handelen door producten aan te bieden, te leveren en/of daarbij behulpzaam te zijn die onder andere de exclusief in licentie gegeven merken ‘Boerenbont’ en/of ‘Royal Boch’ dragen, althans door aan anderen dan Wegter licenties te verstrekken voor het gebruik van die merken;

5.5.

veroordeelt Royal Boch inzage te verschaffen omtrent haar omzet en winsten, die zij heeft genoten als gevolg van de messenactie en de glazenactie, door binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan Wegter gegevens te verschaffen, waaruit de hoogte blijkt van de hiermee behaalde bruto en netto winsten van Royal Boch, hetgeen in ieder geval een volledige opgave bevat van de hoeveelheid en verkoopprijs van de verkochte of anderszins geleverde messen en glazen voor deze acties, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder facturen;

5.6.

beveelt Royal Boch aan Wegter per overtreding van de onder 5.4 en 5.5 bedoelde veroordelingen een dwangsom te betalen van € 5.000 per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dan wel, ter keuze van Wegter, aan Wegter een dwangsom te betalen van € 100 per betrokken product, dat de betrokkenheid van Royal Boch bij de schending van het exclusiviteitsbeding na de betekening van het in deze te wijzen vonnis zal voortduren, tot een maximum van € 500.000 is bereikt;

5.7.

veroordeelt Royal Boch om aan Wegter te vergoeden de schade die zij heeft geleden als gevolg van de messenactie en de glazenactie, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, of zulks exclusief ter keuze van Wegter, de door Royal Boch met de voorgaande tekortkomingen genoten winsten aan Wegter af te dragen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 maart 2018 (schade/winstafdacht in verband met de messenactie) en 9 september 2018 (schade/winstafdracht in verband met de glazenactie);

5.8.

veroordeelt Royal Boch tot betaling van een voorschot op de onder 5.7 bedoelde schade van € 80.000, vermeerderd met de wettelijke rente over € 40.000 vanaf 4 maart 2018 en de wettelijke rente over de andere € 40.000 vanaf 9 september 2018;

5.9.

veroordeelt Royal Boch om aan Wegter te vergoeden de schade die zij heeft geleden en zal lijden ten gevolge van de niet rechtsgeldige ontbinding en beëindiging van de licentieovereenkomst door Royal Boch op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 december 2019;

5.10.

veroordeelt Royal Boch in de proceskosten van Wegter, die tot aan deze uitspraak zijn begroot op € 12.649,64, vermeerderd met wettelijke rente over dit bedrag vanaf twee weken na betekening van dit vonnis;

5.11.

begroot de nakosten op € 77,85 aan salaris advocaat, zonder betekening, te verhogen met € 41 met betekening;

5.12.

verklaart de onder 5.4 t/m 5.11 bedoelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.13.

wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

5.14.

wijst de vorderingen af;

5.15.

veroordeelt Royal Boch in de proceskosten van Wegter, die tot aan deze uitspraak zijn begroot op € 8.750, vermeerderd met wettelijke rente over dit bedrag vanaf twee weken na betekening van dit vonnis;

5.16.

verklaart de onder 5.15 bedoelde veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 8 april 2020.