ECLI:NL:RBDHA:2023:1364

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/543862 / HA ZA 17-1230

Vonnis van 8 februari 2023

in de zaak van

1.de vennootschap naar vreemd rechtKABUSHIKI KAISHA NIKON (NIKON CORPORATION),

te Tokyo (Japan),

2.
NIKON EUROPE B.V.,

te Amsterdam,

eiseressen,

advocaat: mr. F.W. Gerritzen te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

PRIMARY HOLDINGS LIMITED,

te Gibraltar,

gedaagde,

advocaat mr. R. Klöters te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Nikon c.s. genoemd worden en afzonderlijk Nikon Corp en Nikon Europe. Gedaagde zal worden aangeduid als PHL.

De zaak is voor Nikon c.s. behandeld door mr. Gerritzen voornoemd en mrs. S.M. van Asten en C.T.M.M. Robbers, advocaten te Amsterdam. Voor PHL is de zaak behandeld door mr. Klöters voornoemd.

1.Waar gaat deze zaak over?

1.1.

Nikon Corp is houdster van drie Uniemerken. Deze merken worden door de Nikon Group, waartoe Nikon Corp en ook Nikon Europe behoren, aangebracht op – onder meer – fotocamera’s en fotocamera-accessoires. Volgens Nikon c.s. heeft PHL in het verleden inbreuk gemaakt op de merkrechten van Nikon Corp door via verschillende websites fotocamera’s en fotocamera-accessoires, voorzien van tekens gelijk aan de merken van Nikon Corp, te koop aan te bieden en te verkopen. PHL doet dit nog steeds, aldus Nikon c.s.. Nikon c.s. wil dat PHL de merkinbreuk definitief staakt. Ook wil zij dat PHL haar voorraad producten waarmee merkinbreuk is gemaakt, afgeeft. Nikon c.s. wenst verder informatie van PHL te ontvangen, zodat zij kan nagaan door welke onderneming(en) deze producten op de markt zijn gebracht, via welke onderneming(en) ze bij PHL terecht zijn gekomen, welke weg ze vervolgens zijn gegaan en wat de handel in die producten PHL heeft opgeleverd. Ook moet PHL volgens Nikon c.s. de schade die Nikon c.s. heeft geleden als gevolg van de verhandeling door PHL van de betreffende producten, vergoeden of de winst die zij met die verhandeling heeft gemaakt, afdragen.

1.2.

De rechtbank beslist in dit vonnis dat PHL merkinbreuk heeft gemaakt. De vorderingen van Nikon c.s. worden daarom vrijwel geheel toegewezen.

1.3.

De rechtbank legt hierna uit hoe en waarom zij tot dit oordeel is gekomen. Onder het kopje ‘de procedure’ wordt verwezen naar een bijlage bij dit vonnis waarin wordt weergegeven wat het verloop van de procedure is geweest. Vervolgens staat onder ‘de feiten’ waar partijen het over eens zijn en wat vast staat dat in de aanloop naar deze procedure tussen hen is gebeurd. De rechtbank gaat in haar oordeel van die feiten uit. Daarna wordt onder ‘het geschil’ weergegeven wat de vorderingen van Nikon c.s. precies zijn. Uiteindelijk licht de rechtbank onder ‘de beoordeling’ haar oordeel op alle vorderingen toe. De beslissingen die daaruit volgen worden bij elkaar weergegeven onder ‘de beslissing’.

2.De procedure

2.1.

Aan dit vonnis gaat een lang procedureverloop vooraf. Dit procedureverloop is om die reden opgenomen in een bijlage bij dit vonnis (bijlage I). Deze bijlage moet geacht worden integraal onderdeel uit te maken van het vonnis in de zin van artikel 230 lid 1 Rv^[1].

2.2.

De rechtbank heeft bepaald dat er vandaag vonnis wordt gewezen.

3.De feiten

3.1.

Nikon Corp en Nikon Europe behoren beide tot de Nikon Group. De Nikon Group is een groep van ondernemingen die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van optische en elektronische apparatuur, waaronder (digitale) fotocamera’s en fotocamera-accessoires (hierna: de Nikon-producten). Nikon Corp is binnen de Nikon Group de (groot)moedermaatschappij van de overige groepsvennootschappen, waaronder Nikon Europe. Nikon Europe legt zich – onder meer – toe op de verkoop en promotie van
– in het algemeen elders geproduceerde – Nikon-producten in Europa.

3.2.

Nikon Corp is houdster van – onder meer – de volgende merken (hierna gezamenlijk aangeduid als: de Uniemerken of de Nikon-merken);

het Uniewoordmerk NIKON, op 8 september 2000 geregistreerd (onder registratienummer 392548) voor – onder meer – waren in de klasse 6, 7, 9 (waaronder fotografische instrumenten), 10 en 11;
het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk, op 17 mei 2005 geregistreerd (onder registratienummer 2539591) voor waren in de klasse 7, 9 en 10;
het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk, op 2 juni 2012 geregistreerd (onder registratienummer 10415214) voor – onder meer – waren in de klasse 7, 9 en 10:

3.3.

De Uniemerken worden door de Nikon Group aangebracht op de Nikon-producten.

3.4.

Ieder Nikon-product dat op de markt wordt gebracht, heeft een serienummer. In de databases die de Nikon Group gebruikt, kan door het invoeren van dit serienummer worden nagegaan waar het desbetreffende product is geproduceerd, aan welke entiteit binnen de Nikon Group het product voor het eerst is uitgeleverd en wanneer dit is gebeurd. De entiteiten waaraan de producten voor het eerst worden uitgeleverd, vertegenwoordigen afzonderlijke geografische markten. Zo zijn Nikon-producten die voor het eerst worden uitgeleverd aan Nikon Europe, bestemd voor de Europese markt.

3.5.

PHL heeft het beheer over de volgende domeinnamen; rhinocamera.com, rhinocamera.nl, rhinocamera.be, rhinocamera.fr, rhinocamera.de, rhinocamera.pl, rhinocamera.it, rhinocamera.pt, rhinocamera.es, rhinocamera.at, rhinocamera.si, rhinocamera.dk en rhinocamera.se. De websites die aan deze domeinnamen zijn gekoppeld, zijn, met uitzondering van de daarop gehanteerde taal (die correspondeert met de taal van het land waarop de extensie van de desbetreffende domeinnaam ziet), qua inhoud identiek. Op deze websites (hierna: de rhinocamera-websites) worden fotocamera’s en daaraan gerelateerde producten van verschillende merken te koop aangeboden.

3.6.

PHL behoort niet tot het officiële dealernetwerk van de Nikon Group. Zij heeft ook geen licentie verkregen van Nikon Corp om de Uniemerken te gebruiken.

3.7.

Bij e-mailbericht van 26 juni 2014 heeft de advocaat van de Nederlandse vestiging van Nikon GmbH PHL bericht dat door één van de Nederlandse Nikon-distributeurs in december 2013, bij wijze van test, een Nikon D800E-camera is gekocht via de website www.rhinocamera.nl, dat onderzoek heeft uitgewezen dat de verkoop zonder toestemming van Nikon Corp heeft plaatsgevonden en dat dus inbreuk is gemaakt op de Nikon-merken. In verband hiermee is PHL gesommeerd dit handelen te staken en gestaakt te houden. In bedoeld e-mailbericht wordt verder – onder meer – het volgende vermeld:
‘
Resellers who have been appointed by Nikon or any of Nikon’s affiliated companies in the European Union (“EU”) as authorized distributor, based on a written selective distribution agreement – which contains qualitative and quantitative criteria – are allowed to offer, promote, sell, deliver and/or distribute those SD1-products[het product in kwestie behoorde tot dit assortiment aan Nikon-producten, toevoeging rechtbank]
in the EU.’

3.8.

PHL heeft in reactie op genoemd e-mailbericht laten weten niet te zullen stoppen met de verhandeling van producten voorzien van de Uniemerken omdat volgens haar van merkinbreuk geen sprake is.

3.9.

In de aard en inhoud van klachten die Nikon c.s. nadien bereikten over verkopen door PHL, heeft Nikon c.s. aanleiding gezien in 2017 verschillende testaankopen te laten uitvoeren, die hieronder nader zijn beschreven:

- Testaankoop I
Deze testaankoop is uitgevoerd op 24 maart 2017 via de website www.rhinocamera.fr. Het betreft een Nikon D750 cameratoestel met een op dat toestel passende Nikon 24-85mm F3.5-4.5 G ED VR-lens, die op 21 maart 2017 op de betreffende website te koop werden aangeboden. Het aankoopbedrag bedraagt € 2.079,--.

- Testaankoop II
Deze testaankoop is uitgevoerd op 8 februari 2017 via de website www.rhinocamera.de. Het betreft een Nikon D7100 cameratoestel (zonder lens), die op 7 februari 2017 op genoemde website te koop werd aangeboden. Het aankoopbedrag bedraagt € 669,--.
- Testaankoop III
Deze testaankoop is uitgevoerd op 1 maart 2017 via de website www.rhinocamera.nl. Het betreft een D750 cameratoestel (zonder lens), die op diezelfde datum op genoemde website te koop werd aangeboden. Het aankoopbedrag bedraagt € 1.649,--.

- Testaankoop IV
Deze testaankoop is uitgevoerd in augustus 2017 via de website www.rhinocamera.nl. Het betreft een Nikon 35mm F1.8G AF-S DX lens, die op diezelfde datum op genoemde website te koop werd aangeboden. Het aankoopbedrag bedraagt € 215,--.

De testaankopen worden hierna verder aangeduid als ‘testaankoop I’, ‘testaankoop II’, testaankoop III’ en testaankoop IV’.

3.10.

Op 4 september 2017 heeft Nikon Corp aan Nikon Europe een procesvolmacht afgegeven, waarin, voor zover hier van belang, het volgende wordt vermeld:
‘
2. Nikon Corp hereby appoints Nikon Europe B.V. (…) to be its true and lawful

attorney with the full power and authority of Nikon Corp (…) to enforce the Nikon

Trade Marks[dit betreft de Uniemerken, toevoeging rechtbank]
in the Netherlands

in its own name (which may include taking part in court proceedings as a (co)

plaintiff).

3. In such court proceedings, Nikon Europe may claim all possible relief and/or

damages in respect of any infringement or unauthorized use of the Nikon Trade

Marks by any party, whether occurring before, on, or after the date of this Power

of Attorney.’

3.11.

Op 18, 19 en 20 september 2017 werden op de rhinocamera-websites – onder
meer – fotocamera’s en toebehoren voorzien van tekens gelijk aan de Uniemerken te koop aangeboden. Op 19 september 2017 betrof het aanbod op de website www.rhinocamera.nl
– onder meer – een Nikon D750 cameratoestel. De prijs voor dit product bedroeg € 1.599,--. Op diezelfde datum werd dit toestel via officiële dealers van de Nikon Group in Nederland verkocht voor een bedrag van minimaal € 2.029,--.

3.12.

Bij brief van 7 september 2017 heeft de advocaat van Nikon Corp PHL – onder meer – gesommeerd de inbreuk op de Uniemerken van Nikon Corp te staken en gestaakt te houden. In reactie op deze brief heeft PHL – onder meer – te kennen gegeven te betwisten merkinbreuk te maken.

3.13.

Ook op 1 augustus 2019 en op 8 januari 2020 werden op de verschillende rhinocamera-websites producten als omschreven in de eerste zin van 3.11 te koop aangeboden.

4.Het geschil

4.1.

Nikon c.s. vordert dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;

(1) PHL beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de Nikon-merken in de Europese Unie, waaronder in het bijzonder het promoten, aanbieden, verkopen, leveren en/of in voorraad houden van Nikon-producten die zonder toestemming van Nikon c.s. in de EER^[2]in het verkeer zijn gebracht of daartoe bestemd zijn (de Inbreukmakende Producten);

(2) PHL beveelt binnen tien werkdagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van Nikon c.s. de beschikbare informatie te verstrekken met betrekking tot de herkomst en het distributiekanaal van de Inbreukmakende Producten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, de naam of namen van betrokken (tussen)handelaren en vervoerders, onder gelijktijdige toezending van de bescheiden waaruit de juistheid van deze gegevens blijkt;

(3) PHL beveelt binnen tien werkdagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van Nikon c.s. schriftelijk opgave te doen van:
(a) het totale aantal door PHL ingekochte Inbreukmakende Producten;
(b) het totale aantal Inbreukmakende Producten dat aan PHL is geleverd;
(c) het totale aantal Inbreukmakende Producten dat nog aan PHL geleverd moet worden;
(d) het totale aantal Inbreukmakende Producten dat reeds door PHL is verkocht;
(e) de prijs waarvoor PHL de Inbreukmakende Producten respectievelijk heeft ingekocht en heeft verkocht; en
(f) de winst die PHL heeft gerealiseerd ten aanzien van de verkoop van de Inbreukmakende Producten,
een en ander onder gelijktijdige toezending van bescheiden waaruit de juistheid van de opgave blijkt (zoals, maar niet beperkt tot: inkooporders, facturen, pakbonnen, vervoersdocumentatie, etcetera);

(4) PHL beveelt binnen vijftien werkdagen na betekening van het vonnis de volledige voorraad Inbreukmakende Producten als ook (daarbij behorende) brochures en enige andere promotiemiddelen die zijn voorzien van de Nikon-merken af te staan aan Nikon c.s., door deze te verzenden aan Nikon Europe B.V., Burgerweeshuispad 101 (1076 ER) Amsterdam;

(5) PHL beveelt aan Nikon c.s. een dwangsom te betalen van € 10.000,-- voor iedere dag, daaronder begrepen een dagdeel, dat PHL in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan (één of meerdere) van de hierboven gevorderde bevelen te voldoen;

(6) PHL veroordeelt (i) tot vergoeding van de schade die Nikon c.s. lijden en hebben geleden door de verhandeling van de Inbreukmakende Producten en de inbreuk op de Nikon-merken, te vereffenen volgens de wet en op te maken bij staat of, zulks ter keuze van Nikon c.s., (ii) de door PHL met de verhandeling van de Inbreukmakende Producten genoten winsten aan Nikon c.s. af te dragen;

(7) PHL veroordeelt in de volledige door Nikon c.s. gemaakte kosten van deze procedure, inclusief advocaatkosten, dan wel een ander door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten die Nikon c.s. heeft gemaakt, op de voet van artikel 1019h Rv.

4.2.

Op hetgeen Nikon c.s. aan deze vorderingen ten grondslag legt en het verweer van PHL tegen die vorderingen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5.De beoordeling

Bevoegdheid

5.1.

Dat de rechtbank internationaal en relatief bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van Nikon c.s., is reeds vastgesteld in het vonnis van deze rechtbank van 1 augustus 2018 in het door PHL opgeworpen bevoegdheidsincident, welk vonnis door het gerechtshof Den Haag in het arrest van 5 oktober 2021 (ECLI:NL:GHDHA:2021:2856) is bekrachtigd (zie ook bijlage I bij dit vonnis). De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie.

Merkinbreuk?

5.2.

Nikon c.s. grondt haar vorderingen op artikel 9 lid 2 sub a UMVo^[3]. In dat artikelonderdeel is neergelegd dat de houder van een Uniemerk gerechtigd is iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven. Volgens Nikon c.s. komt haar dit verbodsrecht toe omdat PHL stelselmatig en op grote schaal, in meerdere Europese landen, via de rhinocamera-websites, producten te koop aanbiedt én verkoopt die zijn voorzien van de Uniemerken van Nikon Corp, terwijl die producten niet door en/of met toestemming van Nikon Corp binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

5.3.

Anders dan PHL kennelijk meent, kan Nikon c.s. met deze stelling volstaan en is het woord vervolgens aan PHL voor het voeren van verweer.

5.4.

PHL betwist niet dat op de producten die zij op genoemde websites te koop heeft aangeboden en via die websites heeft verkocht, tekens zijn aangebracht die identiek zijn aan de Uniemerken van Nikon Corp en evenmin dat die producten gelijk zijn aan de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven. Aldus staat vast dat PHL in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van de Uniemerken van Nikon Corp voor de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven.

5.5.

PHL stelt echter dat Nikon c.s. zich niet kan verzetten tegen dit gebruik omdat de producten die PHL heeft aangeboden ter verkoop en de producten die zij heeft verkocht, uitgeputte producten betreffen, dat wil zeggen producten die door Nikon Corp of met toestemming van Nikon Corp in de EER in de handel zijn gebracht. Dat, als hiervan sprake is, de merkhouder dit niet mag verbieden, is neergelegd in artikel 15 lid 1 UMVo. Deze uitputtingsregel is een uitzondering op het exclusieve recht van de merkhouder. Hoofdregel is dat degene die zich op uitputting beroept, moet bewijzen dat aan de voorwaarden wordt voldaan^[4]. Dit bewijs moet zien op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd^[5].

5.6.

PHL betoogt dat er, in afwijking van de hoofdregel, aanleiding is Nikon c.s./Nikon Corp te belasten met het bewijs dat de door PHL te koop aangeboden/verkochte producten door Nikon Corp of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Hiertegenover heeft Nikon c.s. betoogd dat voor een omkering van de bewijslast geen plaats is.

5.7.

Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dat voor bewijslastomkering aanleiding bestaat wanneer een derde er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij uitputting zelf moet bewijzen^[6]. Ingevolge artikel 150 Rv zou omkering van de bewijslast voorts mogelijk kunnen zijn op grond van de redelijkheid en billijkheid. Van deze laatste mogelijkheid moet terughoudend en slechts in bijzondere omstandigheden gebruik worden gemaakt.

5.8.

PHL heeft allereerst gewezen op hetgeen in het onder 3.7 weergegeven

e-mailbericht van 26 juni 2014 van de advocaat van de Nederlandse vestiging van Nikon GmbH wordt vermeld over het distributiesysteem van de Nikon Group. Volgens PHL roept de Nikon Group met dit systeem een reëel gevaar in het leven dat nationale markten worden afgeschermd voor een groot aantal partijen dat niet voldoet aan de onduidelijke kwalitatieve en kwantitatieve wensen van de Nikon Group. PHL heeft dit betoog echter van geen enkele nadere toelichting en onderbouwing voorzien. Het is gebleven bij deze enkele stelling. Een nadere toelichting/onderbouwing lag wel op de weg van PHL, temeer nu Nikon c.s. een en ander heeft weersproken.

5.9.

PHL stelt verder dat de Nikon-Group ongeoorloofde prijsafspraken maakt en daarmee de markt afschermt. Ook deze stelling mist echter, zeker waar het gaat om het ‘marktafschermings-gedeelte’, tegenover de betwisting van Nikon c.s., iedere nadere onderbouwing. In het bijzonder heeft PHL niet onderbouwd dat sprake zou zijn van een (verkapte) beperking van de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie. Hierbij weegt de rechtbank mee dat prijsverschillen, waarop PHL ter onderbouwing van vermeende prijsafspraken wijst (dat wil zeggen prijsverschillen tussen producten van de Nikon Group en die van andere marktdeelnemers) diverse oorzaken kunnen hebben en als zodanig niet voldoende bewijs vormen van markafscherming in de zin van geografische opsplitsing. Gelet hierop kan in het midden blijven of PHL het bestaan van prijsafspraken/prijsverschillen wél (voldoende) heeft onderbouwd, hetgeen Nikon c.s. (ook) bestrijdt.

5.10.

Gelet op het voorgaande, is omkering van de bewijslast op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie dan ook niet aan de orde.

5.11.

De rechtbank ziet, met inachtneming van het voorgaande, ook geen reden om de bewijslast ter zake uitputting om te keren op grond van redelijkheid en billijkheid. PHL stelt in dit verband, zo begrijpt de rechtbank, dat zij een te goede trouw handelende in- en verkopende partij is. De rechtbank volgt PHL hierin niet. PHL heeft niet gesteld, en dit blijkt ook nergens uit, dat door haar enige controle is uitgevoerd op de herkomst van de

van de producten die zij te koop aanbiedt/heeft verkocht.

5.12.

De vraag die dan ter beantwoording resteert, is of PHL is geslaagd in het bewijs van uitputting.

5.13.

Wat betreft de door Nikon c.s. verrichte testaankopen overweegt de rechtbank als volgt. Daarbij neemt zij tot uitgangspunt dat de betreffende producten alle van PHL als verkoper afkomstig zijn. Weliswaar heeft PHL dit, wat testaankoop I betreft, betwist, echter het enige dat zij daarvoor heeft aangedragen is dat zij in haar administratie geen nadere gegevens over het betreffende product heeft aangetroffen. Dit echter is, tegenover de door Nikon c.s. overgelegde stukken betreffende de testaankoop (e-mailverkeer tussen de koper en [X] die communiceert via het e-mailadres info@rhinocamera.fr, het aanbod op de website www.rhinocamera.fr op het moment dat de e-mails werden uitgewisseld, de door PHL uitgeschreven factuur (met vermelding van het betreffende product) en het verzoek om het aankoopbedrag over te maken op een bankrekening op naam van PHL) onvoldoende om aan te nemen dat zij niet als de verkoper kan worden aangemerkt.

5.14.

Van belang bij de beoordeling van het uitputtingsverweer van PHL betreffende de testaankopen is dat Nikon c.s. ter betwisting daarvan gemotiveerd heeft aangevoerd (middels het overleggen van verklaringen van [A] , ‘vice-president’ van Nikon Europe en [B] , ‘VP & Deputy Imaging Business Head’ van Nikon Europe) dat uit de databases van de Nikon Group volgt dat de betreffende producten met toestemming van Nikon Corp voor het eerst in Japan (dit betreft de testaankopen I tot en met III) respectievelijk in China (dit betreft testaankoop IV) op de markt zijn gebracht en niet bestemd waren voor de EER-markt. Dat desalniettemin sprake is van uitputting, heeft PHL niet (voldoende) onderbouwd. Documentatie betreffende testaankoop I heeft PHL niet aangedragen; zij heeft, zoals hiervoor al is overwogen, over het betreffende product in haar administratie geen nadere gegevens kunnen vinden. Wat betreft de testaankopen II tot en met IV heeft PHL drie van Ebay afkomstige documenten overgelegd waarin wordt vermeld dat WSC Solutions (een tussenpersoon van PHL, zo stelt PHL):
- op 8 februari 2017 een ‘Nikon D7100 24.1 MP Digital SLR Camera Body’ heeft gekocht van ‘britishdeals’, gevestigd in Londen (Verenigd Koninkrijk);
- op 2 maart 2017 een ‘Nikon D750 SLR Body (kit box)’ heeft gekocht van
‘progadgets-online’, gevestigd in Londen (Verenigd Koninkrijk); en
- op 25 augustus 2017 een ‘Nikon AF-S 35mm 1.8G Lens’ heeft gekocht van ‘digiwideinternationalstudio, gevestigd in Dublin (Ierland).

5.15.

Allereerst blijkt uit deze stukken niet dat de producten die daarin worden vermeld de specifieke producten betreffen die voorwerp waren van de testaankopen II tot en met IV van Nikon c.s. Afgezien hiervan, betreft het slechts orderbevestigingen van derden. Daaruit valt niet op te maken dat Nikon Corp (impliciet) toestemming heeft gegeven voor de (verdere) verhandeling van de desbetreffende producten in de EER. Dat het om bonafide verkopers/derden zou gaan, zoals PHL ook stelt, maakt dit niet anders.

5.16.

Wat betreft de op de verschillende rhinocamera-websites te koop aangeboden producten heeft Nikon c.s. er op gewezen dat de prijzen van deze producten aanmerkelijk lager liggen dan de prijzen waartegen officiële Nikon-dealers Nikon-producten aanbieden. Dat de aangeboden producten niettemin uitgeputte producten betreffen, heeft PHL gesteld, maar bewijs voor dat verweer heeft zij niet aangedragen.

5.17.

Dit leidt ertoe dat het ervoor moet worden gehouden dat de producten die PHL heeft aangeboden en heeft verkocht, niet zijn uitgeput. Gelet op het voorgaande, is voor bewijslevering door PHL betreffende de gestelde uitputting geen plaats.

5.18.

PHL heeft nog aangevoerd dat zij de producten die zij heeft aangeboden/heeft verkocht niet zelf in de Europese Unie heeft geïmporteerd en dat daarom van merkinbreuk geen sprake kan zijn. Dit betoog faalt. Het zonder toestemming van de merkhouder in de Europese Unie aanbieden en verkopen van producten die zijn voorzien van tekens die identiek zijn de merken van die merkhouder en die zijn aangebracht op producten soortgelijk aan de producten waarvoor die merken zijn ingeschreven, vormt ook (al) inbreuk.

5.19.

Het betoog van PHL dat zij uitsluitend ‘refererend’ gebruik maakt van de Uniemerken van Nikon Corp faalt ook. Op het gebruik van merken op een dergelijke manier kan alleen een beroep kan worden gedaan als het gaat om producten die door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht. Dat het in deze zaak om dergelijke producten gaat, heeft PHL, zoals hiervoor is overwogen, niet dan wel onvoldoende onderbouwd.

5.20.

Nikon c.s. heeft ook nog betoogd dat zelfs al zouden de testaankopen uitgeputte producten betreffen, Nikon c.s. zich tegen de verdere verhandeling daarvan kan verzetten omdat zij daarvoor gegronde redenen heeft als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo. De testaankopen waren namelijk, zo stelt Nikon c.s., op een zodanig gebrekkige wijze verpakt dat gezegd kan worden dat de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, is gewijzigd of verslechterd. Haar vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording en haar vordering tot vergoeding van schade dan wel afdracht van winst grondt Nikon c.s. ook hierop.

5.21.

Nikon c.s. heeft de testaankopen tijdens de mondelinge behandeling aan de rechtbank getoond. Zij heeft er op gewezen dat:
- de testaankopen I en III waren verpakt in een doos die voor een ander Nikon-product dan het gekochte product bestemd is;
- in de dozen met daarin de testaankopen I en II verloopstekkers aanwezig waren die niet van de Nikon Group afkomstig zijn;
- in de doos met daarin testaankoop III een verloopstekker aanwezig was die bestemd is voor de Amerikaanse markt;
- in de dozen van de testaankopen I en II een geprinte handleiding aanwezig was met daar doorheen een nietje, terwijl de Nikon Group handleidingen in boekvorm aan afnemers verstrekt;
- de doos waarin testaankoop III was verpakt, beschadigd was;
- op de doos van de lens van testaankoop I en op de doos van testaankoop IV een sluitzegel met Chinese tekens aanwezig was, hetgeen er op duidt dat deze producten voor de Chinese en/of Japanse markt bestemd zijn.

5.22.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft PHL deze constateringen van Nikon c.s. niet bestreden. Met Nikon c.s. is de rechtbank van oordeel dat, door de producten als hiervoor omschreven te verpakken, sprake is van wijziging of verslechtering van de waar als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo. Het schaadt alleen al de presentatie van het product waar het om gaat, wat afbreuk doet aan de reputatie van de Nikon-merken.

5.23.

Nu PHL verder niets ten verwere heeft aangevoerd, moet de conclusie zijn dat Nikon c.s. zich, zelfs wanneer sprake zou zijn van uitgeputte waar, tegen de verhandeling van bedoelde testaankopen kan verzetten.

De vorderingen van Nikon c.s.

De vordering onder (1)

5.24.

Uit het voorgaande volgt dat sprake is geweest van inbreukmakend gebruik door PHL van de Nikon-merken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo, waartegen Nikon c.s. zich kan verzetten. Dit gebruik bestaat uit:
- het verkopen via de websites www.rhinocamera.fr, www.rhinocamera.de en www.rhinocamera.nl van drie camera’s en vier lenzen voorzien van tekens gelijk aan de Nikon-merken;
- het aanbieden ter verkoop via de rhinocamera-websites van camera’s en aanverwante producten voorzien van tekens gelijk aan de Nikon-merken.

Het gaat hier steeds om producten die niet door of met toestemming van Nikon Corp in de EER in het verkeer zijn gebracht.

5.25.

De vastgestelde merkinbreuk rechtvaardigt toewijzing van de vordering om PHL te bevelen iedere inbreuk op de Uniemerken van Nikon Corp te staken en gestaakt te houden. De rechtbank ziet geen aanleiding om de geografische reikwijdte van het bevel, zoals PHL heeft verzocht, te beperken tot óf de Benelux óf de landen waar Nikon c.s. de testaankopen heeft gedaan (Nederland, Duitsland en Frankrijk) óf de landen waarop PHL zich met haar websites richt (Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië, Portugal, Spanje, Oostenrijk. Slovenië, Denemarken en Zweden), nu PHL niet heeft toegelicht waarom hiertoe in dit geval moet worden overgegaan. Een dergelijke toelichting had wel op haar weg gelegen, mede gelet op het arrest van het Hof van Justitie in de zaak DHL/Chronopost^[7], waarin is neergelegd in welke gevallen een territoriale beperking als door PHL bepleit, kan worden aangebracht en wat in dit verband moet worden gesteld en, bij betwisting, moet worden onderbouwd/bewezen.

5.26.

PHL heeft nog aangevoerd dat van de in dit onderdeel van de vordering opgenomen handelingen die PHL volgens Nikon c.s. niet (meer) mag verrichten, omdat zij aan de merkhouder zijn voorbehouden, de handeling ‘promoten’ te algemeen is. Nu de rechtbank niet inziet – en Nikon c.s. ook niet heeft toegelicht – waarin ‘promoten’ verschilt van ‘aanbieden’ (een handeling die ook in dit onderdeel van de vordering is opgenomen), zal zij deze handeling niet in het op te leggen bevel opnemen.

5.27.

Nikon c.s. heeft het inbreukverbod gevorderd voor het grondgebied van de Europese Unie op het moment van het instellen van haar vordering (bij dagvaarding van 25 oktober 2017), derhalve ook voor het Verenigd Koninkrijk, dat sinds 31 januari 2020 geen onderdeel meer uitmaakt van die Unie. Uit artikel 54, eerste lid aanhef en onder a) van het Terugtrekkingsakkoord volgt dat de houder van Uniemerkrechten die voor het eind van de overgangsperiode (31 december 2020) zijn ingeschreven of verleend, zonder een nieuw onderzoek van deze rechten, houder wordt van vergelijkbare rechten die in het Verenigd Koninkrijk krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven en afdwingbaar zijn (hierna: VK-merken). Hangende deze procedure is Nikon Corp dus houder geworden van VK-merken die identiek zijn aan haar voor deze zaak relevante Uniemerken. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Nikon c.s. desgevraagd te kennen gegeven dat het door haar gevorderde stakingsbevel geen betrekking heeft op het Verenigd Koninkrijk. De rechtbank begrijpt dit aldus dat Nikon c.s. niet van de rechtbank vraagt dat bevel ook uit te spreken met betrekking tot de tijdens de procedure van de Uniemerken van Nikon Corp afgesplitste VK-merken.

5.28.

De rechtbank zal de woorden ‘of daartoe bestemd zijn’ niet, zoals ook door Nikon c.s. gevorderd, in het op te leggen stakingsbevel opnemen, nu Nikon c.s. niet heeft toegelicht wat zij hiermee bedoelt.

5.29.

Omdat in het vonnis van 11 maart 2020 (zie bijlage I bij dit vonnis) reeds een provisioneel stakingsbevel aan PHL is opgelegd, kan het thans op te leggen bevel onmiddellijk na betekening van het vonnis ingaan.

5.30.

Aan het op te leggen stakingsbevel zal, als prikkel tot nakoming, een dwangsom worden verbonden. De rechtbank ziet, gelet op het aantal websites waarop door PHL producten te koop worden aangeboden (en daarmee het aantal producten dat in potentie kan zijn aangeboden/verkocht), geen aanleiding om de dwangsom vast te stellen op een lager bedrag dan € 10.000,-- voor iedere dag/ieder dagdeel dat PHL het bevel niet naleeft. Aan het totaal van te verbeuren dwangsommen zal wel een maximum worden verbonden.

De vordering onder (6)

5.31.

De rechtbank ziet aanleiding om, alvorens de vorderingen onder (2), (3) en (4) te bespreken, in te gaan op de vordering onder (6) omdat het antwoord op de vraag naar de toewijsbaarheid daarvan deels invloed heeft op de toewijsbaarheid van de vorderingen onder (2), (3) en (4).

5.32.

Met de vordering onder (6) vordert Nikon c.s. – onder meer – dat PHL wordt veroordeeld tot het vergoeden van de schade die Nikon c.s. heeft geleden en nog zal lijden door het aanbieden ter verhandeling/de verhandeling van producten waarmee inbreuk is gemaakt op de Uniemerken van Nikon Corp, op te maken bij staat. Zoals hiervoor is overwogen, heeft PHL inbreuk gemaakt op de merkrechten van Nikon Corp. Dat Nikon c.s. als gevolg daarvan mogelijk schade heeft geleden, acht de rechtbank aannemelijk. Er is voldoende gesteld voor verwijzing naar de schadestaatprocedure. De vordering onder (6) is in zoverre toewijsbaar.

5.33.

Nikon c.s. heeft alternatief veroordeling van PHL tot het afdragen van winst gevorderd (naar keuze in plaats van een veroordeling tot vergoeding van schade).

5.34.

Een veroordeling tot afdracht van winst kan alleen worden uitgesproken als de merken door PHL te kwade trouw zijn gebruikt. Volgens PHL is dit niet aan de orde.

5.35.

Van kwade trouw is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk en dat doet zich voor als degene wiens handelwijze achteraf inbreukmakend wordt geacht, zich ten aanzien van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Van bewust handelen is geen sprake als de beweerdelijke inbreukmaker zich verweert op een wijze die niet bij voorbaat kansloos wordt geacht^[8]. In het onderhavige geval is het verweer van PHL, inhoudende dat zij uitsluitend uitgeputte producten heeft aangeboden ter verkoop en heeft verkocht, verworpen. Gelet op (de gronden van) deze verwerping van het uitputtingsverweer, wordt PHL niet gevolgd in haar betoog dat dit verweer
nietbij voorbaat kansloos was. De conclusie moet dus zijn dat PHL te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de merken van Nikon Corp. De met de vordering onder (6) ook gevorderde veroordeling tot winstafdracht is daarmee toewijsbaar, zij het binnen de door de Hoge Raad uitgezette grenzen waar het cumulatie met schadevergoeding betreft^[9]. Het debat over winstafdracht kan in de schadestaatprocedure aan de orde komen. De rechtbank zal dit in het dictum van dit vonnis tot uitdrukking brengen.

De vorderingen onder (2) tot en met (5)

5.36.

Ten aanzien van de vorderingen onder (2), (3) en (4) heeft PHL allereerst aangevoerd dat, voor zover deze vorderingen betrekking hebben op de via de
rhinocamera-websites aangeboden producten, deze niet kunnen worden toegewezen omdat Nikon c.s. eerst zal moeten onderbouwen dat daarmee merkinbreuk is gemaakt. Dit betoog kan, gelet op hetgeen hiervoor onder 5.5 tot en met 5.11 is overwogen over de bewijslastverdeling in deze zaak, niet worden gevolgd.

5.37.

De onder (4) gevorderde afgifte van voorraad, brochures en andere promotiemiddelen is verder niet bestreden, zodat deze zal worden toegewezen.

5.38.

Wat de vorderingen onder (2) en (3) betreft, heeft PHL nog aangevoerd dat deze niet pan-Europees kunnen worden toegewezen. De rechtbank volgt PHL daarin niet.

5.39.

Op grond van artikel 2.22 lid 4 BVIE^[10]kan een vermeende inbreukmaker worden gelast al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de goederen waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt. Op grond van artikel 2.21 lid 4 BVIE kan een vermeende inbreukmaker worden bevolen rekening en verantwoording af te leggen over de ten gevolge van de inbreuk genoten winst. Deze bepalingen gelden, via artikel 129 lid 2 UMVo, ook in het geval van een inbreuk op Uniemerken. De territoriale werking van bedoelde maatregel wordt bepaald door zowel de territoriale bevoegdheid van de rechtbank die deze maatregelen gelast als door de territoriale omvang van het uitsluitende recht van de houder van een Uniemerk waaraan afbreuk wordt gedaan door (dreigende) inbreuk, zoals deze omvang voortvloeit uit de UMVo. Zowel die territoriale bevoegdheid als die territoriale omvang strekken zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie.

5.40.

Gelet op de vastgestelde inbreuk en de toewijsbaarheid van winstafdracht en afgifte van de voorraad producten, brochures en promotiemiddelen waarmee merkinbreuk is gemaakt, heeft Nikon c.s. ook recht op en belang bij de gevorderde pan-Europese opgave van in- en verkoopgegevens (de vordering onder (2)).

5.41.

PHL heeft aangevoerd dat de vordering onder (2) te onbepaald is en er daarom executiegeschillen dreigen, nu onduidelijk is welke vorm van informatie over herkomst en distributiekanalen Nikon c.s. wenst te ontvangen (schriftelijke en/of mondelinge informatie). De rechtbank volgt PHL ook hierin niet. Uit de formulering van de betreffende vordering kan worden opgemaakt dat het Nikon c.s. gaat om op schrift gestelde informatie waaruit zij kan opmaken waar PHL de producten heeft ingekocht en aan welke professionele afnemers zij heeft doorverkocht.

5.42.

De rechtbank gaat er van uit (omdat Nikon c.s. geen recall vordert) dat PHL haar producten alleen (rechtstreeks) aan consumenten levert en niet ook aan professionele afnemers. Informatie over de distributiekanalen behoeft PHL dus niet te verstrekken. Waarom PHL ook informatie over vervoerders zou moeten verstrekken, ziet de rechtbank niet in. De vordering onder (2) is dus uitsluitend toewijsbaar voor zover het gaat om informatie over de herkomst van de producten waarmee merkinbreuk is gemaakt.

5.43.

Anders dan PHL is de rechtbank van oordeel dat Nikon c.s., wat de testaankopen betreft, nog niet beschikt over alle informatie betreffende bedoelde herkomst. Over testaankoop I heeft PHL, zoals hiervoor is overwogen, Nikon c.s. op dit punt in het geheel nog geen gegevens verstrekt. Wat de testaankopen II tot en met IV betreft, beschikt Nikon c.s. alleen over (enkele) gegevens betreffende de partijen bij wie PHL (dan wel haar tussenpersoon) de betreffende producten heeft gekocht (en aan wie zij ze heeft verkocht, namelijk Nikon c.s.), maar niet over gegevens van partijen hogerop in de keten.

5.44.

Wat de vordering onder (2) betreft, overweegt de rechtbank voorts dat PHL ook gehouden is informatie te verstrekken over de herkomst van de producten waarmee merkinbreuk is gemaakt die zij via de rhinocamera-websites te koop heeft aangeboden, dit voor zover deze aanbiedingen daadwerkelijk hebben geleid tot aankopen door PHL (bij andere partijen).

5.45.

Nikon c.s. heeft in de vorderingen onder (2) en (3) niet tot uitdrukking gebracht vanaf welk moment PHL informatie moet verstrekken over de herkomst van de producten waarmee merkinbreuk is gemaakt en zij rekening en verantwoording betreffende die producten moet afleggen. Zoals deze vorderingen thans zijn geformuleerd, kennen ze geen limiet in tijd. De in de artikelen 2.22 lid 4 BVIE, 2.21 lid 4 BVIE juncto artikel 129 lid 2 UMVo bedoelde informatie- en verantwoordingsplicht kan zich echter niet uitstrekken over de periode vóór de eerste door de merkhouder bewezen inbreuk op diens recht^[11]. De rechtbank zal daarom aansluiten bij de datum waarop het product waarvan de eerste testaankoop van Nikon c.s. voorwerp was, te koop werd aangeboden. Dat was op 7 februari 2017. Het aanbod van PHL op de rhinocamera-websites dateert van hierna, dus dat valt (voor zover er sprake is geweest van aankoop) hier onder.

5.46.

De rechtbank passeert het verweer van PHL dat zij, als de vorderingen onder (2) en (3) worden toegewezen (ook bij limitering in tijd), disproportioneel wordt belast. PHL is actief in de parallelhandel en valt niet binnen het normale verdeelcircuit van de Nikon Group. Daarmee neemt zij bewust het bedrijfsrisico dat zij informatie moet verstrekken over transacties waarmee zij inbreuk heeft gemaakt op de Uniemerken van Nikon Corp. Als zij dat op grote schaal heeft gedaan, zal de informatie- en verantwoordingsplicht navenant omvangrijk zijn. Dat komt voor haar rekening en risico.

5.47.

Nu PHL tegen het soort gegevens waarvan Nikon c.s. opgave vordert, geen verweer heeft gevoerd, zal de rechtbank bij de formulering daarvan aansluiting zoeken bij de vordering onder (2).

5.48.

Gelet op de tijd die mogelijk gemoeid zal zijn met het achterhalen van de informatie die PHL moet verstrekken, zal de rechtbank een termijn van drie maanden bepalen voor het voldoen aan de informatie- en verantwoordingsplicht.

5.49.

Ook aan de bevelen tot het verstrekken van informatie omtrent herkomst, tot het afleggen van rekening en verantwoording en het afgeven van de voorraad, brochures en andere promotiemiddelen, zal, als prikkel tot nakoming, een dwangsom worden verbonden. De rechtbank zal de dwangsom wel op een lager bedrag vaststellen dan gevorderd en zij zal aan het totaal van te verbeuren dwangsommen een maximum verbinden, een en ander als vermeld in het dictum.

De proceskosten (in de hoofdzaak en in de incidenten)

5.50.

Wat nog resteert, is een beslissing over de proceskosten in de hoofdzaak en, omdat in het vonnis in het bevoegdheidsincident van 1 augustus 2018 en in het vonnis in incident van 11 maart 2020 de beslissingen over de proceskosten (in eerste aanleg) zijn aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak, een beslissing over díe kosten. Hierbij tekent de rechtbank aan dat uit het arrest van het gerechtshof Den Haag van 5 oktober 2021 in het bevoegdheidsincident kan worden opgemaakt dat daarin niet de proceskosten in eerste aanleg zijn meegenomen.

5.51.

Nikon c.s. heeft primair verzocht de landelijk vastgestelde Indicatietarieven in
IE-zaken, de rechtbank begrijpt in zowel de hoofdzaak als in de incidenten, buiten toepassing te laten en de door Nikon c.s. gemaakte proceskosten volledig aan haar toe te wijzen. Dit komt, aldus Nikon c.s., neer op een bedrag van in totaal (voor de hoofdzaak en incidenten) van, afgerond, € 160.000,--. Aan dit verzoek heeft Nikon c.s. ten grondslag gelegd dat PHL onnodige proceshandelingen heeft verricht en voortdurend vertragingstactieken heeft toegepast. Meer in het bijzonder heeft Nikon c.s. gewezen op de volgende handelingen van PHL (zie ook bijlage I bij dit vonnis):
- het opwerpen van een bevoegdheidsincident in reactie op de dagvaarding;
- het maken van bezwaar tegen het verzoek van Nikon c.s. aan de rechtbank om een provisionele voorziening ex artikel 223 Rv in te mogen stellen (welk bezwaar is gehonoreerd, waarna de beslissing van de rolrechter van deze rechtbank in deze is ‘teruggedraaid’ door het gerechtshof Den Haag, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot het vonnis van deze rechtbank van 11 maart 2020);

- het in reactie op het verzoek om het treffen van een provisionele voorziening als hiervoor bedoeld opnieuw opwerpen van een bevoegdheidsincident.

5.52.

Een vordering tot veroordeling van de wederpartij in de volledige proceskosten is toewijsbaar in geval van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. Bij het aannemen hiervan past terughoudendheid. Er kan pas sprake van zijn als gezegd zou kunnen worden, toegespitst op de onderhavige zaak, dat PHL de door haar opgeworpen bevoegdheidsincidenten en haar bezwaar tegen het verzoek om het treffen van een provisionele voorziening baseerde op stellingen waarvan zij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de bevoegdheid van een procespartij de rechter van de onjuistheid van een eerder oordeel van een andere rechter te overtuigen. Het betoog van Nikon c.s. spitst zich hierop echter niet toe en faalt reeds daarom.

5.53.

Nikon c.s. verzoekt de rechtbank subsidiair om (in de hoofdzaak en in de incidenten) een proceskostenveroordeling op basis van voornoemde Indicatietarieven.

5.54.

In de hoofdzaak geldt PHL als de in het ongelijk gestelde partij. Zij zal daarom met de door Nikon c.s. gemaakte proceskosten worden belast. Naar het oordeel van de rechtbank moet de hoofdzaak, gelet op de omvang van het relevante feitencomplex, de grondslagen van de vorderingen, de omvang van het verweer en het aantal proceshandelingen en relevante producties, worden aangemerkt als een ‘normale bodemzaak’ in de zin van voornoemde Indicatietarieven. De Indicatietarieven betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de advocaat/advocaten. Voor een ‘normale bodemzaak’ geldt een indicatietarief, een bedrag dat als redelijk en evenredig wordt beschouwd, van maximaal € 17.500,--. Dit bedrag zal voor de advocaatkosten aan Nikon c.s. worden toegewezen.

5.55.

De door Nikon c.s. betaalde verschotten bestaan, zo begrijpt de rechtbank, uit een bedrag van € 618,-- aan griffierecht en een bedrag van € 80,42 aan dagvaardingskosten.

5.56.

De slotsom is dat aan Nikon c.s. in de hoofdzaak een bedrag van € 18.198,42 zal worden toegewezen.

5.57.

In het door PHL, in reactie op de dagvaarding, opgeworpen bevoegdheidsincident wordt PHL, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten in eerste aanleg. Aan de zijde van Nikon c.s. worden deze kosten, in lijn met voornoemde Indicatietarieven, begroot op het maximumtarief voor een complex incident, te weten € 5.000,--.

5.58.

In het door Nikon c.s. opgeworpen incident tot het treffen van een provisionele voorziening en in het in het kader daarvan door PHL opgeworpen bevoegdheidsincident, geldt PHL als de in het ongelijk gestelde partij. Deze incidenten typeert de rechtbank beide als ‘normaal’ in de zin van voornoemde Indicatietarieven. Dit betekent dat een bedrag van in totaal € 5.000,-- (2x € 2.500,--) aan Nikon c.s. zal worden toegewezen. Hierbij heeft de rechtbank ook de gedeeltelijke overlap tussen het verzoek tot het treffen van een provisionele voorziening en de hoofdzaak en tussen het verweer tegen het in dat kader door PHL opgeworpen bevoegdheidsincident en het verweer tegen het eerdere door PHL opgeworpen bevoegdheidsincident, meegewogen.

Bezwaar tegen uitvoerbaarverklaring bij voorraad

5.59.

PHL heeft de rechtbank verzocht om het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, zodat haar bedrijfsvoering niet onnodig in gevaar wordt gebracht en zij de mogelijkheid heeft desgewenst hoger beroep in te stellen tegen het vonnis.

5.60.

Bij de beoordeling van de vordering tot een uitvoerbaar bij voorraadverklaring moeten de belangen van partijen worden afgewogen in het licht van de omstandigheden van het geval. Daarbij dient een kans van slagen van een aan te wenden rechtsmiddel buiten beschouwing te blijven. PHL heeft haar stelling dat haar bedrijfsvoering onnodig in gevaar zou worden gebracht met de uitvoerbaarverklaring, niet nader toegelicht. De rechtbank gaat aan die stelling daarom voorbij, mede nu de verhandeling van producten voorzien van de Nikon-merken, zo kan uit de rhinocamera-websites worden afgeleid, maar een klein deel vormt van het totaal aantal producten dat PHL verhandelt. De rechtbank zal de gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring dan ook toewijzen.

6.De beslissing

De rechtbank:

In de hoofdzaak:

6.1.

beveelt PHL met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de Nikon-merken in de Europese Unie, waaronder in het bijzonder het aanbieden, verkopen, leveren en/of in voorraad houden van
Nikon-producten die niet door dan wel zonder toestemming van Nikon Corp in de EER in het verkeer zijn gebracht (de Inbreukmakende Producten);

6.2.

beveelt PHL aan Nikon c.s. een dwangsom te betalen van € 10.000,-- voor iedere dag, daaronder begrepen een dagdeel, dat PHL in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan het bevel zoals verwoord onder 6.1 te voldoen, met een maximum van € 500.000,--;

6.3.

beveelt PHL om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Nikon c.s. over de periode vanaf 7 februari 2017 de beschikbare (schriftelijke) informatie te verstrekken met betrekking tot de herkomst van de aangeboden en/of verhandelde Inbreukmakende Producten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, de naam of namen van betrokken (tussen)handelaren, onder gelijktijdige toezending van de bescheiden waaruit de juistheid van deze gegevens blijkt;

6.4.

beveelt PHL om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Nikon c.s. over de periode vanaf 7 februari 2017 schriftelijk opgave te doen van:
(a) het totale aantal door PHL ingekochte Inbreukmakende Producten;
(b) het totale aantal Inbreukmakende Producten dat aan PHL is geleverd;
(c) het totale aantal Inbreukmakende Producten dat nog aan PHL geleverd moet worden;
(d) het totale aantal Inbreukmakende Producten dat reeds door PHL is verkocht;
(e) de prijs waarvoor PHL de Inbreukmakende Producten respectievelijk heeft ingekocht en heeft verkocht; en
(f) de winst die PHL heeft gerealiseerd ten aanzien van de verkoop van de Inbreukmakende Producten,
een en ander onder gelijktijdige toezending van bescheiden waaruit de juistheid van de opgave blijkt (zoals, maar niet beperkt tot; inkooporders, facturen, pakbonnen, vervoersdocumentatie, etcetera);

6.5.

beveelt PHL binnen vijftien werkdagen na betekening van het vonnis de volledige voorraad Inbreukmakende Producten alsook (daarbij behorende) brochures en enige andere promotiemiddelen die zijn voorzien van de Nikon Merken af te staan aan Nikon c.s., door deze te verzenden aan Nikon Europe B.V., Burgerweeshuispad 101 (1076 ER) Amsterdam;

6.6.

beveelt PHL aan Nikon c.s. een dwangsom te betalen van € 2.500,-- voor iedere dag, daaronder begrepen een dagdeel, dat PHL in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan (één of meerdere) van de bevelen zoals verwoord onder 6.3 tot en met 6.5 te voldoen, met een maximum van € 250.000,--;

6.7.

veroordeelt PHL (i) tot vergoeding van de schade die Nikon c.s. lijden en hebben geleden door de verhandeling van de Inbreukmakende Producten en de inbreuk op de Nikon Merken, of, zulks ter keuze van Nikon c.s., (ii) de door PHL met de verhandeling van de Inbreukmakende Producten genoten winsten aan Nikon c.s. af te dragen, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

6.8.

veroordeelt PHL in de volledige door Nikon c.s. gemaakte kosten van deze procedure, inclusief advocaatkosten, aan de zijde van Nikon c.s. tot op heden begroot op een bedrag van € 18.198,42;

6.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.10.

wijst het meer of anders gevorderde af.

In het bevoegdheidsincident:

6.11.

veroordeelt PHL in de volledige door Nikon c.s. gemaakte kosten van deze procedure, inclusief advocaatkosten, aan de zijde van Nikon c.s. begroot op een bedrag van € 5.000,--;

6.12.

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

In het incident tot het treffen van een provisionele voorziening en het daarmee samenhangende bevoegdheidsincident:

6.13.

veroordeelt PHL in de volledige door Nikon c.s. gemaakte kosten van deze procedure, inclusief advocaatkosten, aan de zijde van Nikon c.s. begroot op een bedrag van € 5.000,--;

6.14.

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken op 8 februari 2023.

Bijlage I

1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 25 oktober 2017, met producties EP1 tot en met EP14;
- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid ex artikel 11 Rv^[12], met producties 1 tot en met 3;
- de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident, met producties EP15 tot en met EP20;

- het vonnis in het bevoegdheidsincident van 1 augustus 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:9926), waarbij de rechtbank, voor zover hier van belang, het gevorderde heeft afgewezen;

- het vonnis in het incident van 5 september 2018 waarin, voor zover hier van belang, tussentijds hoger beroep tegen het vonnis in het bevoegdheidsincident van 1 augustus 2018 is toegestaan;
- de rolbeslissing van 6 november 2018 waarbij het verzoek van Nikon c.s. tot het instellen van een incident voorlopige voorziening is afgewezen;

- de brief van Nikon c.s. van 17 juli 2019 met een B6-formulier en als bijlage een
proces-verbaal van de pleidooizitting bij en de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 13 juni 2019^[13]waarbij namens Nikon c.s. verzocht wordt de zaak op de continuatierol van 14 augustus 2019 te plaatsen teneinde op die datum een vordering strekkende tot een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv in te stellen;

- de rolbeslissing van 17 juli 2019 waarbij het opbrengverzoek van Nikon c.s. is toegestaan;
- het faxbericht van PHL van 18 juli 2019 waarin PHL aangeeft inhoudelijk te willen reageren op het verzoek van Nikon c.s. van 17 juli 2019 en de mededeling dat die reactie uiterlijk op 24 juli 2019 zal volgen;
- het e-mailbericht van Nikon c.s. van 24 juli 2019 met daaraan gehecht een brief aan de rechtbank (abusievelijk) gedateerd op 23 juli 2019;
- het faxbericht van Nikon c.s. van 24 juli 2019 waarbij Nikon c.s. reageert op de reactie van PHL van dezelfde datum;
- de mededeling van de griffier aan partijen van 26 juli 2019 dat de rolbeslissing van 17 juli 2019 onverkort wordt gehandhaafd;
- de conclusie in het incident houdende voorlopige voorziening ex 223 Rv van Nikon c.s., met producties EP21 tot en met EP65;
- de incidentele conclusie van eis houdende exceptie van onbevoegdheid ex artikel 11 Rv en tevens antwoordconclusie in incident houdende voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv van PHL, met producties 4 tot en met 27;
- de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident van Nikon c.s., met producties EP66 tot en met EP74;

- de akte houdende overlegging aanvullende producties in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening en het bevoegdheidsincident van Nikon c.s., met producties EP75 tot en met EP77;
- het faxbericht van PHL van 6 februari 2020, met als bijlage productie 19B (aanvullende proceskostenspecificatie)^[14];
- het e-mailbericht van Nikon c.s. van 10 februari 2020 met een opgave en specificatie van aanvullende proceskosten;
- het faxbericht van PHL van 10 februari 2020, met als bijlage productie 19C (aanvullende proceskostenspecificatie)^[15];

- het pleidooi van 11 februari 2020 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Nikon c.s. en PHL;

- het vonnis in incident van 11 maart 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:2161), waarbij de door Nikon c.s. gevorderde voorlopige voorziening is getroffen voor de duur van de onderhavige procedure (kort gezegd bestaande uit een bevel om in de Europese Unie merkinbreuk te staken en gestaakt te houden), de vordering van PHL die ertoe strekte dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren van de vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening kennis te nemen dan wel de in het geding voorliggende rechtsvragen bij wijze van prejudiciële vragen voor te leggen aan de Hoge Raad, is afgewezen en de hoofdzaak naar de parkeerrol is verwezen;

- het door Nikon c.s. op 26 november 2021 ingediende B12-formulier waarin wordt vermeld dat het gerechtshof Den Haag bij arrest van 5 oktober 2021 het vonnis van de rechtbank van 1 augustus 2018 heeft bekrachtigd en het verzoek van PHL om de in het geding bij het gerechtshof voorliggende rechtsvragen bij wijze van prejudiciële vragen voor te leggen aan de Hoge Raad heeft afgewezen, het gerechtshof het verzoek van PHL om tussentijds cassatieberoep te mogen instellen, ook heeft afgewezen (ECLI:NL:GHDHA:2021:2856) en waarin wordt verzocht de zaak op de continuatierol te plaatsen (voor het nemen van een conclusie van antwoord door PHL);

- de conclusie van antwoord, met producties GP1 tot en met GP8^[16];
- het tussenvonnis van 4 mei 2022, waarin een mondelinge behandeling is bepaald voor 4 juli 2022;
- de akte houdende aanvullende producties voor mondelinge behandeling van Nikon c.s., met producties EP78 tot en met EP82;
- de akte overlegging nadere producties van PHL, met productie GP9 (specificatie proceskosten ex 1019h Rv);
- de finale proceskostenspecificatie voor mondelinge behandeling van Nikon c.s., overgelegd met een e-mailbericht van 1 juli 2022;
- de akte overlegging nadere productie van PHL, met productie GP10 (finale specificatie proceskosten ex 1019h Rv).

2. Na afloop van de mondelinge behandeling zijn partijen overeengekomen dat de behandeling van de zaak zal worden aangehouden om te bekijken of partijen een schikking kunnen bereiken. Vervolgens is de behandeling van de zaak op verzoek van partijen nog meermalen nader aangehouden. Bij rolbeslissing van 2 november 2022, na wederom een verzoek van partijen om nadere aanhouding van de behandeling van de zaak, is de zaak ambtshalve naar de parkeerrol verwezen. Met een rolbericht van 29 november 2022 hebben partijen de rechtbank verzocht de zaak van de parkeerrol af te halen, deze op de continuatierol van 30 november 2022 te plaatsen en vonnis te wijzen.

3. De rechtbank heeft vervolgens proces-verbaal opgemaakt van de mondelinge behandeling van 4 juli 2022. Reeds tijdens de mondelinge behandeling hadden partijen ermee ingestemd dat dit buiten hun aanwezigheid mocht gebeuren. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om de rechtbank te wijzen op eventuele feitelijke onjuistheden in dat proces-verbaal. Met een B16-formulier van 13 december 2022 heeft PHL de rechtbank een verduidelijking verstrekt van hetgeen tijdens de mondelinge behandeling door PHL over productie GP10 naar voren was gebracht.