Uitspraak
kantoorhoudende te Tilburg,
gevestigd te Boston, Massachussets, Verenigde Staten van Amerika,
hierna: Converse,
gevestigd te Weert,
hierna: Kesbo,
2.Uitgangspunten en feiten
Bewijslastverdeling
Van Doren/Lifestylevan 8 april 2003 (C-244/00) heeft het Europees Hof van Justitie als volgt geoordeeld. Een bewijsregel op grond waarvan de uitputting van het merkrecht in principe moet worden bewezen door de derde die zich op uitputting beroept, is toegestaan. De vereisten van de bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij uitputting moet bewijzen, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dit is met name aan de orde wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. Indien dat bewijs door de merkhouder wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen van betreffende waren binnen de EER heeft ingestemd.
Converse-distributeurs in feite (...) bestelden wat zij maar wilden. De Converse-fabrieken in Azië produceerden vervolgens de schoenen en de Converse-distributeurs konden de schoenen binnen Europa vrij verhandelen. Infinity heeft daar gretig gebruik van gemaakt (en wellicht Sportland ook) maar door Converse werd daar (anders dan het opleggen van een incidentele boete) niet tegen opgetreden.” (…) en ook dat “
Converse haar distributeurs niet onder controle had – en dat wist – maar daartegen niet daadwerkelijk optrad.” (…), hetgeen op gespannen voet lijkt te staan met zijn stellingen omtrent het reële gevaar voor marktafscherming. Uit het door de curator aangehaalde artikel 3.3. uit de licentieovereenkomst met Infinity (…) blijkt voorts door de verwijzing naar artikel 4.8 dat verkoop buiten het eigen territorium in bepaalde gevallen juist wel is toegestaan, en wel aan de aangegeven “accounts”. Ook uit artikel 4.6 onder b) van betreffende overeenkomst blijkt deze uitzondering: “
except as otherwise precluded in Paragraph 4.8 below, exports or causes to be exported Licensed Articles[onderstreping hof]
bearing the Converse Marks outside the Territory without prior written authorisation from Converse”. Artikel 4.8 ziet op levering en export naar Territory Pan Regional Accounts. Uit appendix A (“Definitions”) bij dit contract blijkt wat dit zijn:
“Territory Pan Regional Accounts” shall mean pan regional accounts which are based in the Territory and have an outlet in one or moreadditional countries[onderstreping hof]
outside the Territory”'. Hoe verschillende distributeurs / licentienemers de relatie met Converse hebben ervaren – zoals blijkt uit de diverse overgelegde verklaringen – is niet beslissend. Contractuele beperkingen (in de vorm van een distributiestelsel) zijn immers tot op zekere hoogte toegestaan en uit de verklaringen blijkt slechts dat Converse in voorkomend geval haar licentienemers aan de gemaakte afspraken hield. Van volledige marktafscherming door middel van het merkenrecht blijkt daardoor niet.
3.Beoordeling van het middel in het principale beroep
Deze uitleg van het arrest Van Doren/Lifestyle is in overeenstemming met de uitleg die aan dit arrest is gegeven in buitenlandse (hoogste) rechtspraak en in (de meerderheid van) de nationale rechtspraak (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.11 respectievelijk 2.12-2.13).
4.Beoordeling van het middel in het incidentele beroep
5.Proceskosten in cassatie
6.Beslissing
in het incidentele beroep:
in het principale en het incidentele beroep:
23 december 2022.