Uitspraak
RECHTBANK DEN HAAG
1.De procedure
- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 9 mei 2016 waarbij HE Licenties verlof is verleend VG Colours te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken (hierna: VRO-procedure);
- de dagvaarding van 11 mei 2016;
- de akte houdende overlegging producties met producties EP
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie met producties GP1 t/m 20;
- de conclusie van antwoord in reconventie met producties EP33 t/m 36b;
- de akte overlegging nadere producties van HE Licenties met producties EP37 t/m 39;
- de akte overlegging nadere producties van VG Colours met producties GP21 t/m 23;
- de brief van HE Licenties van 2 mei 2017 met productie EP40 (proceskostenopgave);
- een kostenopgave van VG Colours ontvangen op 2 mei 2017;
- de e-mail van 11 mei 2017 van mr. Varela waarin melding wordt gemaakt van een tussen partijen overeengekomen afspraak over de proceskosten;
- de e-mail van mr. van Haperen van 11 mei 2017 16:43 bevattende een eenstemmig verzoek van partijen om het pleidooi uit te stellen dan wel aan te houden omdat partijen kort daarvoor een advies ex artikel 84 ROW
- de e-mail van mr. Overdijk van 11 mei 2017 17:06 waarin hij het voorgaande bevestigt;
- de email van de rechtbank van 11 mei 2017 17:03 met de mededeling dat de zitting van 12 mei 2017 doorgang zal vinden en ter zitting, na bespreking met partijen, zal worden besloten welke (processuele) gevolgen er aan het beschikbaar komen van het Advies verbonden moeten worden;
- de rolbeslissing ter zitting van 12 mei 2017 om het pleidooi doorgang te laten vinden;
- de ter zitting van 12 mei 2017 door partijen gehanteerde pleitnotities, met dien verstande dat randnummers 56, 79-82, 115-117, 123 en 125-132 in de pleitnotities van mrs. Van Haperen en Varela en randnummers 4.1.1, laatste twee alinea’s, 4.1.7 vanaf alinea 5, 4.1.9 alinea’s 2 en 3, 5.7. 5.8 en 5.9, laatste alinea, in de pleitnota van mr. Overdijk zijn doorgehaald omdat deze niet zijn gepleit;
- de akte uitlating geldigheidsadvies OCNL tevens houdende overlegging productie GP40
- de akte houdende uitlating over advies OCNL van VG Colours van 14 juni 2017;
- een brief van mr. Overdijk ontvangen op 19 juni 2017 met het verzoek om de akte van HE Licenties te weigeren;
- de reactie van mr. Van Haperen op voornoemde brief ontvangen op 19 juni 2017;
- het per e-mail van 28 juni 2017 verzonden bericht van de griffier van de rechtbank aan partijen waarbij aan partijen is bericht dat is beslist dat de akte wordt toegelaten en dat VG Colours bij akte kan reageren op de akte van HE Licenties;
- de antwoord-akte inzake uitlating over advies octrooicentrum Nederland van VG Colours van 26 juli 2017.
2.De feiten
Substance introduction method for plant and plant obtained therewith”. NL 904 bevat zowel werkwijze- als voortbrengsel-conclusies. Het octrooi is verleend op 30 maart 2015, op een aanvraag van 3 augustus 2014, met inroeping van prioriteit van het Nederlandse octrooi NL1040416 van 27 september 2013.
Werkwijze voor het introduceren van een substantie in een plant, in het bijzonder een potplant, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:
- het vormen van een definitief gat in een stam van een plant, waarbij het definitieve gat toegankelijk is via een opening in een buitenoppervlak van de stam, en waarbij het definitieve gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsrichting van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in deze richting parallel aan de langsrichting van de stam;
- het onderwerpen van het inwendige van het definitieve gat aan de substantie door het introduceren van de substantie door de opening.
Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het vormen van het definitieve gat omvat de stappen van het vormen van een initieel gat met overeenkomstige opening in de stam van de plant en het vervolgens vergroten van de grootte van het initiële gat via de reeds gemaakte opening in de stam van de plant.
Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het vormen van het definitieve gat een of meer van de volgende bewerkingen omvat: boren, snijden, zuigen, verdampen, chemisch etsen en doorboren.
Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het initiële gat wordt gevormd door het introduceren van een gereedschap in de stam in een richting loodrecht aan een langsas van de stam, en waarbij de grootte van het initiële gat wordt vergroot door het introduceren van een gereedschap via de opening in de stam in een richting die een scherpe hoek maakt met de langsas van de stam.
Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de grootte van het initiële gat wordt vergroot in ten minste een richting weg van de wortels van de plant.
Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de grootte van het initiële gat ook wordt vergroot in een richting naar de wortels van de plant.
Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het vormen van het initiële gat omvat het inbrengen van een injectienaald met een afgeschuind uiteinde in de stam en het vervolgens roteren van de naald rond zijn langsas, waarbij gedurende deze stappen de langsas van de naald loodrecht staat op een langsas van de stam.
Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het vergroten van de grootte van het initiële gat omvat het inbrengen van een injectienaald met afgeschuind uiteinde via de opening in de stam en het vervolgens roteren van de naald rond zijn langsas, waarbij gedurende deze stappen de langsas van de naald een scherpe hoek maakt met een langsas van de stam, bij voorkeur een hoek tussen 30 en 60 graden, bij meer voorkeur 45 graden.
Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het vergroten van de grootte van het initiële gat omvat het inbrengen van een instrument of gereedschap met snijders in het initiële gat via de opening, het uitstrekken van de snijders in een richting parallel aan de langsrichting van de stam van de plant, het terugtrekken van de snijders, en het terugtrekken van het instrument of gereedschap uit het gat.
Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het vormen van het definitieve gat omvat het verwijderen van plantweefsel uit de stam van de plant, bij voorkeur gedurende de vorming van een initieel gat en additioneel of alternatief gedurende het vergroten van de grootte van het initiële gat.
Plant, in het bijzonder een potplant, voorzien van een gat in zijn stam, waarbij het gat toegankelijk is via een opening in een buitenste oppervlak van de stam, en waarbij het gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam.
Plant volgens conclusie 11, waarbij in langsrichting van de stam van de plant gezien het gat zich uitstrekt ten minste in een richting weg van de wortels van de plant.
Plant volgens conclusie 12, waarbij het gat zich ook uitstrekt in een richting naar de wortels van de plant.
Plant volgens conclusie 11, waarbij de inwendige wand van het gat bedekt is met een laag materiaal dat voorkomt dat de inwendige wand uitdroogt.
Plant volgens conclusie 11, waarbij het definitieve gat gevuld is met wax om de opening in het buitenste oppervlak van de stam af te sluiten.
Substance introduction method for plant”. EP 278 bevat uitsluitend werkwijze-conclusies. De voortbrengsel-conclusies zijn afgesplitst in een – nog aanhangige – aanvrage (EP 3081076).
forming a final hole into a stem (S) of the plant (P), wherein the final hole is accessible via an opening (OP) in an outer surface (OS) of the stem (S);
subjecting the interior of the final hole to the substance by introducing the substance through the opening (OP),
Tree injection system” en toont onder meer de volgende figuur 7:
Apparatus and method for retaining injection fluids in a tree”, is een vervolg aanvrage op US 773.
Structure and method for connecting cremation ashes with living plants”, heeft betrekking op het aanbrengen van een capsule met gecremeerde resten in de stam van een levende plant. De beschijving van CA 325 bevat de volgende passage:
Method for changing colors of flowers and leaves”. Van TW 265 is alleen een Engelse vertaling van de samenvatting beschikbaar. Deze luidt:
Werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een potplant en potplant met gekleurde bloem”, is op 17 oktober 2012 verleend aan VG Colours. Zij heeft afstand gedaan van NL 581 na een advies van OCNL strekkende tot nietigheid van alle conclusies. NL 581 openbaart een werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een potplant, die uit de volgende stappen bestaat:
- i) het verschaffen van een injecteermiddel dat is voorzien van een injectienaald,
- ii) het vullen van het injecteermiddel met een hoeveelheid voor de potplant niet-giftige kleurvloeistof,
- iii) het aanbrengen in de steel van de bloem van een boring waarvan de diameter correspondeert met de diameter van de injectienaald,
- iv) het inbrengen van de injectienaald in de boring,
- v) het injecteren van de steel met de hoeveelheid kleurvloeistof, en
- vi) het na het injecteren uitnemen van de injectienaald uit de steel,
Bij het uitvoeren van de opdracht is vastgesteld dat de opening aan de buitenzijde bij alle planten en alle bloemstelen kleiner is dan de opening aan de binnenzijde.”
Bij geen van de doorgesneden stelen heb ik een kamer in de steel geconstateerd die groter is dan de boring.”
Bij geen van de doorgesneden stelen van de planten waarin geen kleurstof is gespoten heb ik een holte in de steel geconstateerd die groter is dan de boring. Bij de, met kleurstof ingespoten planten, heb ik een holte in de steel geconstateerd die beduidend groter is dan de boring.”
In de tweede helft van 2013 was ik samen met mijn kantoorgenoot [de kantoorgenoot]
van VG Colours. Op 26 augustus 2013 bracht ik samen met [de kantoorgenoot] een bezoek aan een productiehal op het adres Zijtwende 19 2678 NL De Lier. Een doel van het bezoek was om de toen door VG Colours in de praktijk toegepaste werkwijze voor het kleuren van een potplant-orchidee te bekijken (…)
In het algemeen hebben alle zes de planten één lange steel met veel blauwkleurige bloemen en 1 a 2 korte stelen. (…) Voor alle planten geldt dat er in de lange steel twee inkepingen zitten boven elkaar maar aan verschillende zijdes van de steel (…).Voor zover er een korte steel zit aan de plant dan zit er één inkeping in. Alle inkepingen zijn afgedekt met was.
Op 11 augustus 2015 heb ik bij geen van de doorgesneden stelen van de planten waarin kleurstof is gespoten, enkele minuten nadat de plant is dichtgemaakt met wax, een holte in de steel geconstateerd die groter is dan de boring. Deze constatering is gelijk aan de constatering van 13 juli 2015. De wijze waarop de stelen in de lengte zijn doorgesneden is verschillend geweest maar de constatering is dezelfde — geen holte in de stelen.
5.1 De ingeroepen voortbrengselconclusies 11 en verder van het octrooi zijn naar
Zoals jullie allemaal weten wordt er al enige tijd gekeken om VG Colours bv te stoppen om inbreuk te maken op ons patent in Nederland.
Bij het uitvoeren van de opdracht is vastgesteld dat er in de stengel naast de boorgaten geen holte aanwezig is. Dit geldt voor alle ontvangen bloemstelen van deze opdracht.”
De werkwijze en constateringen komen overeen met die van 13, 16 en 17 juli 2015 en 11
3.Het geschil
in conventie
.Mede gelet op de omkering van de bewijslast van artikel 70 lid 8 ROW, brengt dit mee dat tevens inbreuk wordt gemaakt op de geoctrooieerde werkwijze.
- voor recht te verklaren dat HE Licenties jegens VG Colours onrechtmatig heeft gehandeld door het verspreiden van berichten dat VG Colours met de verhandeling van haar gekleurde orchideeën inbreuk maakt op NL 904,
- HE Licenties te veroordelen tot vergoeding van de dientengevolge door VG Colours geleden schade, nader op te maken bij staat,
4.De beoordeling
bevoegdheid
- dat conclusies 1-10 van het octrooi nieuw en inventief zijn;
- dat conclusies 11-13 van het octrooi niet nieuw zijn op basis van CA325, US773 en US215;
- dat conclusies 14-15 van het octrooi niet nieuw zijn op basis van CA325;
- (…)
- dat conclusies 1-10 van het hulpverzoek nieuw en inventief zijn;
- dat conclusies 11-15 van het hulpverzoek alleen niet nieuw zijn indien er sprake is van openbaar voorgebruik met de Royal Blue potorchideeën; (…)
Werkwijze voor het introduceren van een substantie in een plantuit de orchideeënfamilie (Orchidaceae),in het bijzonder een potplant,waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:
- het vormen van een definitief gat in een stam van de plant, waarbij het definitieve gat toegankelijk is via een opening in een buitenoppervlak van de stam, en waarbij het definitieve gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsrichting van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in deze richting parallel aan de langsrichting van de stam;
- het onderwerpen van het inwendige van het definitieve gat aan de substantie door het introduceren van de substantie door de opening.
Plantuit de orchideeënfamilie (Orchidaceae),in het bijzonder een potplant,voorzien van een gat in zijn stam, waarbij het gat toegankelijk is via een opening in een buitenste oppervlak van de stam, en waarbij het gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam.
ab initiote zijn vervallen [8] . Voor afstand is inschrijving in het octrooiregister het enige constitutief vereiste (art. 63 lid 2 ROW).
Het bureau schrijft de akte niet in zolang er personen zijn, die krachtens in het octrooiregister ingeschreven stukken rechten op het octrooi of licenties hebben verkregen of rechtsvorderingen, het octrooi betreffende, hebben ingesteld en deze personen tot de afstand geen toestemming hebben verleend.”, in combinatie met het gegeven dat de licentie van HE Licenties (sinds 2015) is ingeschreven (zie 2.4). Ook het verweer van VG Colours dat de afstand buiten beschouwing moet blijven omdat de akte van afstand, noch een afschrift van de inschrijving daarvan, in het geding zijn gebracht, kan haar niet baten. VG Colours betwist de openbare registratie van de afstand, die zij kon raadplegen, niet, zodat de stelling van HE Licenties op dit punt volstaat.
initial hole’(IH) is aangebracht, waarbij wordt opgemerkt dat een ingebrachte substantie de binnen wand (‘
interior wall’IW) van het gat moet passeren om (het transportsysteem van) de plant te bereiken. Die beschrijving, vormt, anders dan HE Licenties lijkt te suggereren, in de context van de beschrijving geen aanwijzing dat dit een uitvoeringsvariant betreft waarbij de substantie direct in het IH kan wordt ingebracht en dientengevolge het ‘
final hole’ afgebeeld in figuur 3 wordt gevormd. Een dergelijke uitleg is ook niet verenigbaar met de uitvindingsgedachte, die eruit bestaat dat het vergrote gat aan de binnenzijde ervoor zorgt dat de oppervlakte van de plant die wordt blootgesteld aan de ingebrachte substantie groter is, met als effect een verbeterde opname van de geïntroduceerde substantie, zoals volgt uit de beschrijving (p. 3, r. 31-35). De regel dat stappen in een werkwijze conclusie uitwisselbaar zijn, geldt in ieder geval niet wanneer een andere volgorde technisch niet plausibel is, zoals ook uit de door HE Licenties aangehaalde uitspraak volgt: “
Method steps merely define functions which can be performed at any time,unless in the context of the claimed subject-matter, this were technically implausible.” (onderstreping rechtbank). In dit geval is het technisch niet mogelijk om het inwendige van het definitieve gat te onderwerpen aan de substantie, zoals kenmerk 1.5 voorschrijft, wanneer dat definitieve gat nog moet worden gevormd (kenmerk 1.2). De conclusie moet dan ook zo worden gelezen dat eerst een definitief gat wordt gevormd en vervolgens de substantie wordt ingebracht in dat gat.
initial hole) zoals weergegeven in figuur 2, in plaats van een definitief gat getoond in figuur 3 van EP 904. Er is op het moment van inbrengen van de kleurstof derhalve geen definitief gat gevormd in de zin van kenmerken 1.2 en 1.4, zodat niet is voldaan aan kenmerk 1.5. De constatering dat nadien, in ieder geval bij het inbrengen van de door VG Colours gebruikte blauwe kleurstof, alsnog een definitief gat wordt gevormd dat beantwoordt aan kenmerk 1.4 maakt dit niet anders. Zoals hiervoor in 4.20 overwogen, valt een werkwijze met stappen in die volgorde buiten de beschermingsomvang van het conclusie 1.
dat[haar]
ook de kans ontnomen[is]
om nader aan te voeren dat zij geen inbreuk maakt op conclusie 11 zoals deze luidt na afstand.” Daarbij suggereert zij dat deelkenmerk 11.3 gewijzigd is, in die zin dat daar nu staat dat het gat in de steel toegankelijk moet zijn via een opening in een buitenste oppervlak van de stam. Gelet op de door haar toegepaste waxdichting, is dat bij haar orchideeën niet het geval, zodat zij geen inbreuk maakt. Aan deze stelling – nog daar gelaten of deze houdbaar is; HE Licenties heeft zich daarover niet kunnen uitlaten – gaat de rechtbank voorbij. Anders dan VG Colours betoogt, is de tekst van deelkenmerk 11.3 niet gewijzigd door de afstand en valt niet in te zien dat de beperkte afstand meebrengt dat haar de kans is ontnomen om dit argument te voeren. Dit niet-inbreuk argument had zij reeds bij conclusie van antwoord kunnen, en gelet op het geconcentreerde karakter van de VRO-procedure ook moeten, voeren. Zij is op dit punt niet in haar procesbelang geschaad als gevolg van de afstand. Nu de beweerdelijk inbreukmakende producten planten uit de orchideeënfamilie zijn, valt ook niet in te zien hoe de beperking van conclusie 11 tot orchideeën (wijziging van kenmerk 11.1) gevolgen kan hebben voor haar inbreuk-argumenten, afgezien van nietigheidsweren. Dit heeft zij ook niet aangevoerd.
NL 581
CA 325
living plant’, in het bijzonder een boom, met een capsule met gecremeerde resten opgenomen in een gat in de stam. Ook bij deze publicatie is het de vraag of kenmerk 11.4 wordt geopenbaard. Dat is volgens VG Colours het geval in de figuren 5b, 6a en 6b van CA 325. Die figuren tonen echter een boom waarin de capsule is opgenomen, waarbij de opening, zo blijkt uit randnummer [0017] van de beschrijving, na verloop van tijd dichtgroeit en daardoor een kleinere dimensie in de zin van kenmerk 11.4 verkrijgt. HE Licenties heeft onweersproken gesteld dat alleen bomen het regeneratieve vermogen hebben om op die wijze de opening te dichten; potplanten zoals orchideeën niet. Deze figuren openbaren voor de vakman dan ook niet duidelijk en ondubbelzinnig een
plant uit de orchideeënfamiliedie voldoet aan kenmerk 11.4. Dat geldt ook voor figuur 11a van CA 325. Die figuur laat weliswaar een plant zien, maar die figuur toont niet (de vorm van) de opening in de steel van die plant, noch de vorm van een achterliggende ruimte. Kenmerk 11.4 wordt daarin derhalve niet geopenbaard. Daarmee is conclusie 11 van NL 904 nieuw ten opzichte van CA 325.
TW 265
openbaar voorgebruik
belang nieuwe nietigheidsargumenten
.De rechthebbende handelt dan immers tegen beter (hebben moeten) weten in, hetgeen onzorgvuldig is. Of hiervan sprake is moet steeds beoordeeld worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval.
final holedat toegankelijk (
accessible) is via een opening in het
outer surfacevan de stam, en waarbij een substantie wordt geïntroduceerd door die opening in de
final holeen de
final holeeen grotere dimensie in de langsrichting heeft dan de opening. Immers, in de Arborjet-publicatie valt het definitieve gat samen met de opening in het buitenoppervlak van de stam.