ECLI:NL:RBDHA:2017:15395

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/525864 / HA ZA 17-102

Vonnis van 27 december 2017

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

SCA TISSUE FRANCE SAS,

gevestigd te Saint-Ouen, Frankrijk

eiseres in de hoofdzaak in conventie, in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening en in het exhibitie incident,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

OĞUZHAN PLASTİK KALIP SANAYİ,

tevens handelend onder de naam
VIALLI,

gevestigd te Istanbul, Turkije

gedaagde in conventie in de hoofdzaak, in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening en in het exhibitie incident,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J.M.J.A. Krens te Eindhoven.

Partijen zullen hierna SCA en Vialli genoemd worden.

De zaak is voor SCA inhoudelijk behandeld door mr. F.W.E. Eijsvogels, advocaat te Amsterdam en dr. J.H.J. Den Hartog, octrooigemachtigde. Voor Vialli is de zaak behandeld door mr. W.J.G. Maas en mr. E.T. Bergsma, advocaten te Eindhoven.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 6 juli 2016 waarbij verlof is verleend te dagvaarden volgens de regeling voor de versnelde bodemprocedure in octrooizaken,

- de dagvaarding tevens houdende incidentele vorderingen van 7 juli 2016,

- de akte houdende overlegging producties van 25 januari 2017 met producties EP1 t/m 8, die tevens een correctie/vermindering van eis bevat,

- de conclusie van antwoord in het incident ex art. 1019a juncto 843a Rv^[1]van 22 februari 2017,

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens antwoord in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening, tevens eis in reconventie van 5 april 2017, met producties GP01 t/m GP12 (hierna: cva/eir),

- de conclusie van antwoord in reconventie van 31 mei 2017, met producties EP9 t/m 13-4b,

- de akte houdende overlegging nadere producties van 12 juli 2017 van Vialli met producties GP13a-i t/m GP17b,

- de akte houdende overlegging producties van SCA van 12 juli 2017 met producties EP14 t/m 18,

- de akte houdende overlegging nadere producties van 11 augustus 2017 van SCA, met producties EP19 t/m 21,

- de bij brief van 30 augustus 2017 door SCA toegezonden kostenspecificatie,

- de akte overlegging nadere productie van 30 augustus 2017 van Vialli met productie GP18 (proceskostenspecificatie),

- de akte overlegging nadere productie van 6 september 2017 van Vialli met productie GP19 (nadere proceskostenspecificatie),

- het pleidooi van 8 september 2017, de ter gelegenheid daarvan door SCA overgelegde

pleitnotities en de ter gelegenheid daarvan door Vialli overgelegde pleitnotities, waarvan de nrs. 24 t/m 31, 38 t/m 44, 51 t/m 55, 57 t/m 63, 68 t/m 93, 100 (vanaf “..en US 473. In US 473….” tot het einde) en 104 t/m 108 zijn doorgehaald omdat die - naar aanleiding van de mededeling van de rechtbank dat nieuwe inventiviteitsaanvallen (meer in het bijzonder op basis van octrooischrift US 6,109,473 (productie GP 15) en US 5,785,274 (GP04)) bij de beoordeling als tardief buiten beschouwing zullen blijven - niet zijn gepleit.

1.2.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

SCA maakt deel uit van de wereldwijd opererende SCA-groep, die zich onder meer bezighoudt met de productie en verhandeling van producten op het gebied van persoonlijke hygiëne (“personal care”), waaronder toiletpapier onder de merknaam LOTUS en papierdispensers onder het merk SMART ONE.

2.2.

Vialli houdt zich eveneens bezig met de productie en verhandeling van producten op het gebied van persoonlijke hygiëne, waaronder dispensers voor toiletpapier. Tot haar assortiment behoren “Centerpoint Toilet Tissue Dispensers” type K5, K5T en K5M (hierna allen: de K5 dispensers), waarbij de nadere aanduiding T en M staan voor
Transparentrespectievelijk
Metal. Hieronder is een (deel van een) screenshot opgenomen van de website vialli.com, waarop een K5 dispenser is afgebeeld.

2.3.

SCA is houdster van Europees Octrooi 1 799 083 B1 (hierna ook: EP 083) met de titel “Distributeur de papier toilette dans lequel est logé un rouleau, le rouleau de papier de toilette et le distributeur” (Toilet paper dispenser housing a roll, toilet paper roll and dispenser). Het octrooi is verleend op 14 april 2010 op een aanvraag van Georgia-Pacific France (thans: SCA) van 21 juli 2005, met een beroep op de prioriteitsdatum 30 juli 2004.

De conclusies luiden in de oorspronkelijke Franse taal als volgt:

Distributeur de papier, comprenant un boîtier (6) dans lequel est logé un rouleau (3) d'une bande de papier (2), qui comprend des prédécoupes (4) transversales à la bande (2) définissant des feuilles de papier rectangulaires (5), dont la largeur (I) est transversale et la longueur (L) longitudinale, le boîtier (6) comportant un orifice de distribution (10), par lequel la bande de papier (2) est dévidée, la largeur (I) d’une feuille (5) étant comprise entre 125 mm et 180 mm et le rapport de la largeur (I) d’une feuille (5) sur sa longueur (L) étant compris entre 0,45 et 1, de préférence entre 0,5 et 0,65,
caractérisé en ce queledit papier est un papier toilette et ledit distributeur comporte une buse (9) avec ledit orifice de distribution (10), ladite buse (9) et ledit rouleau de papier 3 étant agencés pour que les feuilles de papier (5) se dévident une à une et sortent avec un froissement réduit à la sortie de la buse (9), le papier étant consommé de façon optimale et agréable.

Distributeur selon la revendication 1, dans lequel le dévidage se fait à partir du centre du rouleau (3).

Distributeur selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel la buse (9) est de forme tronconique, son orifice de petit diamètre étant l'orifice de distribution (10), situé à l'extérieur de la buse (9) par rapport au boîtier (6).

Distributeur selon l'une des revendications 1 à 3 dans lequel, le boîtier (6) étant fixé sur un support (7), l'axe du rouleau (3) est perpendiculaire à ce support (7).

Distributeur selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la largeur (I) des feuilles (5) est comprise entre 135 at 150 mm.

Distributeur selon la revendication 5, dans lequel le diamètre de l'orifice de distribution (10) de la buse (9) est compris entre 6 et 8 mm, de préférence égal à 7 mm.

Distributeur selon l'une des revendications 5 et 6, dans lequel le taux de perforation des prédécoupes (4) de la bande (2) est compris entre 12 et 30%, de préférence entre 14 et 20%.

Distributeur selon l'une des revendications 5 à 7, dans lequel le rapport de la force d'extraction du papier toilette hors de la buse (9) sur la force de déchirure des tenons maintenant deux feuilles adjacentes (5) de la bande (2) est supérieur strictement à 1, de préférence compris entre 1,1 et 2.

Distributeur selon l'une des revendications 5 à 8, dans lequel le papier toilette est un papier à un ou deux plis, en ouate de cellulose, chaque pli ayant un grammage compris entre 14 et 30 g/m2, de préférence entre 15 et 20 g/m2.

In de - onbestreden - Engelse vertaling luiden de conclusies als volgt :

Paper dispenser, comprising a housing (6) in which a roll (3) of a paper strip (2) is housed, which comprises precuts (4) transverse to the strip (2) and defining rectangular paper sheets (5), of which the width (I) is transverse and the length (L) is longitudinal, the housing (6) comprising a dispensing orifice (10) through which the paper strip (2) is unwound, the width (I) of a sheet (5) being between 125 mm and 180 mm and the ratio of the width (1) of a sheet (5) to its length (L) being between 0.45 and 1, preferably between 0.5 and 0.65,
characterized in thatthe said paper is a toilet paper and the said dispenser comprises a nozzle (9) with the said dispensing orifice (10), the said nozzle (9) and the said roll of paper (3) being designed so that the paper sheets (5) are unwound one at a time and emerge with less crumpling at the outlet of the nozzle (9), the paper being consumed in an optimum and pleasant manner.

Dispenser according to Claim 1, in which unwinding takes place from the centre of the roll (3).

Dispenser according to either of Claims 1 and 2, in which the nozzle (9) has a frustoconical shape, its small-diameter orifice being the dispensing orifice (10) situated on the outside of the nozzle (9) with respect to the housing (6).

Dispenser according to one of Claims 1 to 3, in which, with the housing (6) being fixed to a support (7), the axis of the roll (3) is perpendicular to this support (7).

Dispenser according to one of Claims 1 to 4, in which the width (I) of the sheets (5) is between 135 and 150 mm.

Dispenser according to Claim 5, in which the diameter of the dispensing orifice (10) of the nozzle (9) is between 6 and 8 mm, preferably 7 mm.

Dispenser according to either of Claims 5 and 6, in which the degree of perforation of the precuts (4) of the strip (2) is between 12 and 30%, preferably between 14 and 20%.

Dispenser according to one of Claims 5 to 7, in which the ratio of the force for extracting the toilet paper from the nozzle (9) to the force for tearing the non-perforated parts holding two adjacent sheets (5) of the strip (2) together is strictly greater than 1, preferably between 1.1 and 2.

Dispenser according to one of Claims 5 to 8, in which the toilet paper is a one-ply or two-ply paper made of tissue, each ply having a basis weight of between 14 and 30 g/m2, preferably between 15 and 20 g/m2.

2.4.

In de - eveneens onbestreden - Nederlandse vertaling luidt conclusie 1:

1. Papierverdeler, bevattende een behuizing (6) waarin een rol (3) voor een papierband (2) is opgenomen die in overdwarse richting ten opzichte van de band (2) perforaties (4) bevat die rechthoekige bladen (5) papier definiëren waarvan de breedte (I) dwars is en de lengte (L) langs, waarbij de behuizing (6) een opening voor het verdelen (10) bevat waardoor de papierband (2) wordt afgewikkeld, waarbij de breedte (I) van een blad (5) begrepen is tussen 125 mm en 180 mm en de verhouding van de breedte (I) van een blad (5) ten opzichte van de lengte (L) ervan begrepen is tussen 0,45 en 1, bij voorkeur tussen 0,5 en 0,65, daardoor gekenmerkt dat het genoemde papier een toiletpapier is en de genoemde verdeler een tuit (9) bevat met de genoemde opening voor het verdelen (10), waarbij de genoemde tuit (9) en de genoemde papierrol (3) op een zodanige wijze zijn geordend dat de papierbladen (5) één na één worden afgewikkeld en naar buiten komen na een beperkt kreukelen aan de uitgang van de tuit (9), zodat het papier wordt verbruikt op een optimale en aangename wijze.

2.5.

Bij EP 083 horen de volgende figuren.

2.6.

In de beschrijving van EP 083 - waarvoor in navolging van partijen de Engelstalige versie wordt gehanteerd - is onder meer het volgende opgenomen (de door de rechtbank toegevoegde paragraafnummering correspondeert met die in de oorspronkelijke Franse versie):

[001] The invention relates to a toilet paper dispenser in which a roll is housed.

[002] In public places, in particular, toilet paper dispensers usually comprise a housing in which a roll of paper strip is installed that is unwound through a dispensing orifice. The paper strip comprises precuts transeverse tot the direction of its unrolling, defining rectangular sheets which can be detached individually. The toilet paper is made of tissue paper, that is flexible and soft on the surface, comprising one of more plies the basis weight of which is usually between approximately 14 g/cm2 and 30 g/cm2.

[003] The most common dispensers comprise an aperture, or window, at least as wide as the toilet paper, placed in a low position on the dispenser, through which the paper is unwound. The unwinding takes place by pulling on the free end of the paper which corresponds to the outer layer of the roll: in this instance it is called peripheral unwinding of the paper. When the user has a certain quantity of paper, he can cut it by virtue, for example, of a cutting edge of the aperture of the dispenser.

[004] For the operator of the paper dispenser, and consequently for its designer, one of the main issues in the definition of the features of the dispenser and of its roll is the minimization of paper consumption. The drawback of the device described above is the freedom that the user of the paper has to unwind a large quantity of paper sheets by pulling on the end of the strip continuously. This user facility results statistically in a considerable waste of paper, since the user unwinds more paper than he requires.

[005] A solution consists in forcing the user to unwind the paper sheet by sheet. The prior art proposes, in the field of kitchen or wiping paper, that is to say paper which is, by comparison with toilet paper, thicker, in which the sheets have larger dimensions, and are less flexible and less soft, sheet-by-sheet dispensers with central unwinding. In the latter, the paper is unwound from the centre of the roll and extracted through the orifice of a nozzle placed in the axis of the roll or on the periphery of the dispenser, the nozzle usually having a small cross-section and frustoconical shape of outlet in order to force dispensing sheet-by-sheet. This is called central unwinding of the paper, in this instance sheet-by-sheet. An example of such a dispenser is described in document FR 2,761,252.

[006] It is of value to note at once that sheet-by-sheet dispensing is conditional upon the ratio of the force necessary to extract the sheet through the nozzle to the force necessary to tear the non-perforated parts holding between them two adjacent sheets of the paper strip; the section of the outlet orifice of the nozzle has an influence on this ratio: the smaller it is, the higher the probability of cutting a sheet on each extraction.

[007] The application to toilet paper of the principle of the central-unwinding dispensers of wiping paper, forcing a sheet-by-sheet dispensing by virtue of the orifice of the nozzle, could seem evident. However, its use comes up against a series of drawbacks which culminate in an impasse, particularly if the minimal consumption criterion has to be respected.

[008] Specifically, because of the features inherent in standard toilet paper, in the field of away-from-home products, in which the usual width of the sheets is close to 100 mm and the length to 350 mm, a dispenser has been proposed with a nozzle having an outlet orifice of very small diameter, in order to ensure sheet-by-sheet dispensing. The drawback of such a nozzle was, first of all, the difficulty of initially inserting the paper into the nozzle, then, the fact that on leaving such a nozzle, the toilet paper was totally crumpled and took the form of a unpleasant string for the user, who had to uncrease the exiting sheet to be able to use it. To prevent the paper from crumpling, the outlet section of the nozzle was increased; but then, dispensing was no longer sheet by sheet with the same regularity and the problem of overconsumption of paper reappeared. Toilet paper in the format of wiping paper has also been used with a larger nozzle outlet orifice, which ensured, as in document FR 2,761,252, sheet-by-sheet dispensing; but then, the format of the sheets was too large for the use that was made thereof and the problem of overconsumption of paper again occurs. Moreover, it was not possible to reduce the width of the sheets.

[009] Document US 3,973,695 describes a dispenser of a roll of wet wipes made of nonwoven or specific tissue paper (a substitute for the nonwoven which has the same strength characteristics). This dispenser with no nozzle allows sheet-by-sheet unwinding because of the aperture orifice that combines a portion of circular shape and a proportionally-dimensioned slot. (…)

[0010] The object of the invention is to propose a sheet-by-sheet toilet paper dispenser with a dispensing nozzle which delivers sheets of paper that are not very crumpled at the outlet of the nozzle, which makes them pleasant to use, while ensuring minimal paper consumption.

2.7.

Het in paragraaf [009] van de beschrijving van EP 083 genoemde document US 3,973,695 (hierna: US 695) is een op 10 augustus 1976 verleend en gepubliceerd Amerikaans octrooi met als titel: “Dispenser for moist tissues”. Het bevat onder meer de volgende figuren.

In de beschrijving van US 695 is onder meer het volgende opgenomen.

kolom 1, r. 3-27:

BACKGROUND OF THE INVENTION

The present invention relates as indicated to a dispenser for moist tissues, and relates more particularly to a dispenser in which a treated perforated tissue web is placed within the dispenser and in which a single tissue is dispensed by severing the forward-most, partially exposed tissue from the remainder of the web. Moist tissues or towelettes of the type here concerned are becoming increasingly popular for the purpose of providing a means by which suitable cleansing can be effected without access to normal cleaning facilities, such as bathrooms or the like. Moist tissues are particularly useful during periods of travel where the occupants of the vehicle are without cleaning facilities between stops.

As previously indicated, the perforated web of tissues is disposed in the container, and the dispensing operation must be such that a single tissue can be separated from the web, and such operation consistently repeated. Accordingly, a friction dispensing outlet of some type is required, that is, an outlet in which the free dispensing of the tissue is restricted by frictional resistance encountered by the web through the dispensing outlet.

kolom 3, r. 54-58:

The web of tissues is preferably premoistened prior to placement in the container
10although it will

be understood that a moisturizing liquid can be contained within the body
12for contact with the web

kolom 4, r. 16 t/m 33:

As noted, the web
Wis provided in roll form, with the roll varying in width, for example, from 5 to 12 inches depending upon the size of the container, with the web being perforated at spaced increments along the length of the roll. The spacing between perforations will vary depending upon the width of the roll, with perforations every 6 to 9 inches being typical. The tissue is preferably comprised of non-woven fabric or paper material having the necessary web strength characteristics to satisfactorily absorb the tension applied to the web during the dispensing operation in which the leading tissue is separated along the perforations from the succeeding tissue. Again, the present invention is not directed to the particular material used, and in this regard it should be noted that the dispensing outlet of the present invention works equally well with wet or dry tissues. A non-woven fabric can be used and special papers are commercially available (…).

kolom 4, r. 55 t/m kolom 5 r. 3:

After pulling or threading the lead end of the tissue through the enlarged portion
28of the dispensing outlet, the tissue is pulled upwardly and outwardly so that the tissue passes through the slot
30toward and into the circular portion
28of the dispensing outlet and into the circular portion
32of the outlet. At this point, the tissue is located entirely within the circular portion
32and the adjacent end of the slot
30of the dispensing outlet, and when the leading tissue is completely exterior of the container, as can be visually seen from the presence of the perforations which separate the tissues, the leading tissue is pulled radially outwardly of the container as shown in FIG.
5whereby the leading tissue is separated at the perforations from the next tissue. The leading end of the next tissue remains exposed exteriorly of the dispensing outlet whereby the dispensing of the next tissues can be effected simply by pulling the next tissue upwardly and outwardly as described.

2.8.

Document US 5,065,924 (hierna: US 924) betreft een op 19 november 1991 verleend en gepubliceerd Amerikaans octrooi met als titel “Paper towel dispenser with central unwinding”. In het betreffende octrooischrift staat onder meer:

ABSTRACT

A dispenser comprising a casing
(1)of a general internal cylindrical form with a bottom wall
(1a)for fixing
(1b)to any support surface and a front wall forming a loading door
(2),the latter being provided with an axial opening
(2f)for the passage and outlet of a strip
(R)of material unwound from the inside and separated by a cutting device
(12)associated to the opening, the strip coming from a roll of material
(R)positioned in the casing with its horizontal axis of symmetry, the roll of material, regardless of its degree of use, being retained without any risk of deformation and collapsing at the end of unwinding, by one or several devices associated to the casing acting by applying pressure to all or part of the sides of the roll.

kolom 1, r. 48-54:

One of the aims of the invention is to produce a paper towel dispenser with central unwinding which is compact with a simple shape and inexpensive to produce even with rolls of large diameters.

Another aim is to produce a dispenser which considerably reduces or limits the waste of strips of material pulled.

kolom 2, r. 22-29:

Another aim of the invention is to dispense strips of material which are not creased and have the correct appearance.

With this in mind, according to another characteristic, the axial opening for the passage and outlet of the strip of material has a chimney inside the door, provided to straighten the material previously put into helical form and creased by central unwinding.

Bij US 924 horen onder meer de volgende figuren:

2.9.

Document US 6,082,663 (hierna: US 663) betreft een op 4 juli 2000 verleend en gepubliceerd Amerikaans octrooi met als titel: “Dispenser for horizontally dispensed centerflow sheet products”. In de beschrijving van dit octrooi is onder meer opgenomen:

kolom 1, r. 4-40:

BACKGROUND OF THE INVENTION

Products are available for dispensing centerflow sheet products, for example toilet tissue, paper towels, and the like in a horizontal mode wherein an end of the sheet product is pulled out from the center of the roll. In other words the roll does not contain a central core member, but a center space or void that increases in size as the sheet product is pulled from the center of the roll.

A concern with the conventional horizontal dispensing centerflow products is that support must be provided to the outermost lavers of the rolled product to prevent collapse of the roll onto itself within the dispenser, thereby causing the product to clump and jam in the dispenser. This concern has been addressed by others in the art. For example, U.S. Pat. No. 5,065,924 discloses a dispenser wherein the roll is retained within a casing or housing purportedly without risk of deformation or collapsing by a device associated with the casing that applies pressure to all or part of the sides of the roll. In one embodiment, the device for applying pressure is a spring loaded back plate that constantly pushes the roll against the forward face or door. U.S. Pat. No. 5,582,362 describes another type of centerflow dispenser wherein a cover engaged with the housing member compresses the paper roll against the base, thereby allegedly preventing sag of the layered paper product as the void in the paper product grows.

There are distinct disadvantages noted with the conventional devices that support centerflow rolled products by compression. For example, the rolled products may vary in width to such a degree that certain roll products cannot be used with the dispensers. The compression device or material or material also tends to wear or loose its effectiveness over time.

The present invention provides an improved centerflow rolled product dispenser that does not rely on a device or mechanism for compressing the roll within the housing.

kolom 2, r. 1-14:

An opening is disposed through the front side so that the end of the rolled sheet product can be withdrawn through the front side. In one preferred embodiment, this opening is defined by a flexible membrane with slits disposed there through that further define flexible members through which the sheet product is pulled. The flexible members impart a degree of retaining tension or friction to the sheet product that allows the sheet product to be easily separated at perforation lines defined in the product. In other words, the flexible members retain the sheet product to a degree necessary so that a quick pull or tug will cause the rolled product to separate along the perforations without pulling additional unwanted lengths of the rolled sheet product out of the dispenser.

kolom 3, r. 52-61:

As illustrated in FIG.
1,the rolled product is pulled through flexible members
52wherein

flexible members
52impart a retaining frictional force to the rolled product. In this regard, the sheet product can be separated along perforation lines formed therein with an easy tug or pull on the end
14.Flexible members
52provide enough of a retaining force on the sheet product so that additional lengths of the product are not pulled from the dispenser when trying to separate or tear the product along the perforation lines.

Bij US 663 hoort onder meer de volgende figuur:

2.10.

Tegen EP 083 is oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau en vervolgens beroep tegen de beslissing tot verwerping van de oppositie. In beroep is onder meer aangevoerd dat conclusie 1 niet nawerkbaar is en dat de conclusies inventiviteit ontberen in het licht van US 695. Het beroep is bij beslissing van 13 oktober 2014 door de Technische Kamer van Beroep (TKB) verworpen. In (de Engelse vertaling van) de beslissing is door de TKB met betrekking tot het beroep op niet-nawerkbaarheid overwogen:

“3.1 In relation to claim 1, the central question is how the skilled worker understands the terms "comes out with reduced wrinkling" and "the paper being consumed in an optimal and enjoyable manner". In accordance with the jurisprudence, when examining a claim, the skilled worker must strive, with emphasis on compiling reports, to demonstrate a constructive and non-destructive manner to provide an interpretation of the claim that gives a meaningful technical point of view that takes into account all invention information contained in the patent (case la (sic) A.II. 6.1, 7th edition, 2007).

` 3.2 The first term is the fact that the paper should come out with a reduced crumpling. This statement should be interpreted by the skilled person, taking into account the overall understanding of the patent. Paragraph [0008] sets out, in relation to the technical status, "the disadvantage of such a nozzle was...that out of such a nozzle the toilet paper was completely crumpled and presented as a string shape that was unpleasant for the user, who has to unfold the sheet when it came out to use it." Paragraph [0010] then states: "The invention aims to propose a single sheet toilet paper dispenser with a distribution nozzle that supplies sheets of paper crumpled through the nozzle exit..." In the context of the disadvantages set out in the technical status and due to the purpose of the invention, that the terms "a little crumpled" or "reduced crumpling", therefore comes to qualify a sheet coming out of a nozzle with a lesser amplitude of crumpling than standard paper distributed on a sheet by sheet basis. Specifically, it is necessary to avoid the paper being "totally crumpled" or "in the form of an unpleasant string shape" (paragraph [0008]) and also having to unfold the sheet prior to using it.

- With regard to the second expression on the optimal and comfortable manner, paragraph [0010] cited above also provides information to the skilled worker: "what makes them comfortable to use" is directly linked to the "slightly crumpled" nature (see also [0008] mention of a "form of an unpleasant string"). Optimal consumption refers to optimised consumption, i.e. a reduced consumption of paper.

The contextual and concise reading of the indications supplied in the description of the patent, and specifically in paragraphs [0008] and [0010] therefore allow the skilled worker to remove the information necessary for the interpretation of the terms "reduced crumpling" and "being used in an optimal and comfortable manner" and to give them a meaning.”

2.11.

Op 12 mei 2016 heeft SCA, uit hoofde van een beschikking van diezelfde datum van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, conservatoir bewijsbeslag en beslag tot afgifte laten leggen op dispensers en reclamematerialen die aanwezig waren in een stand van Vialli op de zogeheten ISSA/interclean beurs, die in mei 2016 plaatsvond in Amsterdam (hierna ook: de ISSA beurs). Het proces-verbaal van de deurwaarder van 12 mei 2016 vermeldt (onder meer) dat in conservatoir beslag tot afgifte zijn genomen en aan de gerechtelijk bewaarder zijn afgegeven:

- 2 x Toilet Tissue Dispenser (Centerpoint), K5, grijs/wit;

- 2 x Toilet Tissue Dispenser (Centerpoint), K5M, grijs;

- 1 x Toilet Tissue Dispenser (Centerpoint), K5T, blauw transparant/grijs;

reclamemateriaal:

- 156 brochures;

en in conservatoir bewijsbeslag genomen:

- 1 x Toilet Tissue Dispenser (Centerpoint), K5, grijs/wit;

- 1 x Toilet Tissue Dispenser (Centerpoint), K5M, grijs;

- 1 x Toilet Tissue Dispenser (Centerpoint), K5T, blauw transparant/grijs;

reclamemateriaal:

- 1 brochure.

2.12.

In een verklaring van 30 juni 2016 hebben twee medewerkers - een zogeheten IP Director en een octrooigemachtigde - van SCA Hygiene Products AB (hierna: de SCA-medewerkers), met verwijzing naar diverse foto’s, verklaard, kort samengevat, dat zij op 9 mei 2016 de stand van Vialli op de ISSA beurs in Amsterdam hebben bezocht, dat zij daar K5 dispensers hebben aangetroffen en brochures met afbeeldingen van die dispensers hebben verkregen. Verder hebben zij verklaard:

“Paper samples were collected from the K5 dispensers. The samples were collected by each of the undersigned on May 9, 2016. The paper sheets are unwound one at the time. The toilet paper is a two-ply paper made of tissue.

On site rudimentary measurements were conducted and these are marked in ink on the respective sheets (see the picture below). The width of the sheet is 135 mm, and the length is 195 mm. The ratio of the width to its length is 0,69.

Measurements on the paper samples have been redone to ensure more exact numbers. The width and length of the K5 paper was measured using a ruler.

The exact measurements of the samples pulled from the K5 dispensers are:

Width=138 mm

Length=196 mm

Ratio=0,71

The basis weight of one ply has been measured: 16,88 g/m2”

3.Het geschil

in conventie

in de hoofdzaak en in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening

3.1.

SCA vordert na correctie/vermindering van eis samengevat - zowel provisioneel als in de hoofdzaak - i) een verbod op betrokkenheid van Vialli bij (directe en/of indirecte) inbreuk op EP 083 en voorts in de hoofdzaak ii) een verklaring voor recht dat de papierdispensers van Vialli waarop beslag is gelegd onder de beschermingsomvang van EP 083 vallen, iii) een bevel tot het doen van opgave van alle afnemers van Vialli van onder de beschermingsomvang van EP 083 vallend(e) papierdispensers en/of toiletpapier, iv) een bevel om de beslagen papierdispensers en het beslagen reclamemateriaal ter vernietiging af te (laten) geven aan een door SCA aan te wijzen vertegenwoordiger en om de vernietiging te gehengen en te gedogen, v) veroordeling van Vialli tot vergoeding van bij staat op te maken schade en/of tot afdracht van door Vialli genoten winst, vermeerderd met wettelijke rente vi) een bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording over de winst, vii) alle hiervoor genoemde verboden en bevelen - ook het provisionele verbod - op straffe van een dwangsom, viii) met veroordeling van Vialli in de op de voet van artikel 1019h Rv te begroten proceskosten in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening en in de hoofdzaak, met zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis.

3.2.

Aan haar vorderingen legt SCA samengevat ten grondslag dat Vialli op de ISSA beurs K5 dispensers beschikbaar heeft gehad, waarbij in het huis van een aantal van die dispensers een rol toiletpapier was opgenomen. Met laatstbedoelde dispensers maakt Vialli directe inbreuk op in ieder geval conclusies 1 tot en met 6 van EP 083, althans heeft zij dat gedaan of dreigt dat te doen. SCA stelt zich daarbij op het standpunt dat Vialli de K5 dispensers voor haar bedrijf heeft gebruikt, dan wel deze verhandelt of daartoe aanbiedt, invoert of in voorraad heeft. Voorts stelt SCA dat Vialli op voormelde conclusies indirecte inbreuk maakt, althans heeft gemaakt of dreigt te maken, door de K5 dispensers - door middel van de productcatalogus die op de beurs aan bezoekers werd uitgedeeld - afzonderlijk (de rechtbank leest: zonder toiletpapier) aan te bieden en/of te leveren in Nederland, nu deze dispensers een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding zijn en Vialli weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is dat die dispensers geschikt en bestemd zijn voor toepassing van EP 083 in Nederland. Bovendien handelt Vialli onrechtmatig jegens SCA, door de inbreuk op EP 083 te bevorderen, dan wel niet te voorkomen en daarvan te profiteren.

3.3.

Ter zitting heeft SCA toegelicht dat de provisionele vordering voorwaardelijk is ingesteld, namelijk voor het geval de rechtbank een tussenvonnis wijst en de procedure wordt vertraagd.

in het exhibitie-incident

3.4.

SCA vordert in het exhibitie-incident, uitvoerbaar bij voorraad, zakelijk weergegeven, dat zij door afgifte de beschikking krijgt over de in bewijsbeslag genomen dispensers en dat Vialli deze afgifte op straffe van een dwangsom dient te gehengen en te gedogen, met veroordeling van Vialli in de proceskosten begroot op de voet van artikel 1019h Rv.

3.5.

SCA heeft ter zitting toegelicht dat ook deze vordering voorwaardelijk is ingesteld, de voorwaarde zijnde dat de rechtbank voor de gestelde inbreuk nader bewijs omtrent de K5 dispensers nodig acht. Aan de vordering legt zij, kort gezegd, ten grondslag dat zij de inbreuk op EP 083 door Vialli voldoende aannemelijk heeft gemaakt en dat zij haar inbreukstellingen aan de hand van het inbeslaggenomen materiaal, dat voldoende is bepaald, nader kan onderbouwen.

3.6.

Vialli voert in de hoofdzaak en de incidenten gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.7.

Op grond van haar ook in conventie betrokken stelling dat EP 083 nietig is vanwege een gebrek aan nawerkbaarheid en inventiviteit (uitgaande van US 633, US 924 dan wel US 695) vordert Vialli - samengevat - dat de rechtbank het Nederlands deel van EP 083 vernietigt, met veroordeling van SCA in de proceskosten begroot op de voet van artikel 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente.

3.8.

SCA voert gemotiveerd verweer.

3.9.

Op de stellingen van partijen in conventie en reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

De rechtbank bespreekt eerst de geldigheid van EP 083, waarbij met partijen wordt uitgegaan van de Engelstalige versie van conclusie 1, onderverdeeld in de volgende kenmerken:

1.1.

Paper dispenser, comprising a housing

1.2.

in which a roll of a paper strip is housed,

1.3.

which comprises precuts transverse to the strip and defining rectangular paper sheets,

1.4.

of which the width is transverse and the length is longitudinal,

1.5.

the housing comprising a dispensing orifice through which the paper strip is unwound,

1.6.

the width of a sheet being between 125 mm and 180 mm

1.7.

and the ratio of the width of a sheet to its length being between 0.45 and 1, preferably between 0.5 and 0.65,

1.8.

characterized in that the said paper is a toilet paper,

1.9.

and the said dispenser comprises a nozzle with the said dispensing orifice,

1.10.

the said nozzle and the said roll of paper being designed so that the paper sheets are unwound one at a time

1.11.

and emerge with less crumpling at the outlet of the nozzle

1.12.

the paper being consumed in an optimum and pleasant manner.

nawerkbaarheid

4.2.

Vialli betoogt dat de uitvinding door de gemiddelde vakman niet kan worden toegepast omdat de kenmerken 1.11 en 1.12 zo onduidelijk zijn dat ze de gemiddelde vakman niet in staat stellen om te bepalen of hij een inrichting heeft gemaakt die onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. SCA heeft zich op het standpunt gesteld dat deze kenmerken als beschrijvende onderdelen nadere betekenis aan de rest van de conclusies geven, maar niet dienen om de uitvinding van de stand van de techniek af te bakenen. Voorts heeft zij gewezen op de beslissing van de TKB, waarin onder meer is geoordeeld dat paragrafen [0008] en [0010] van het octrooi de vakman in staat stellen om deze kenmerken betekenis te geven (zie r.o. 2.10). Vialli heeft dat niet (gemotiveerd) weersproken. Zij heeft slechts aangevoerd dat nog steeds niet duidelijk is wat precies aangemerkt kan worden als “minder gekreukeld” (“less crumpled”). De gemiddelde vakman weet niet waar precies de scheidslijn ligt tussen minder gekreukeld en helemaal niet gekreukeld of volledig gekreukeld en een vergelijkbare argumentatie geldt voor “optimum and pleasant manner”, aldus Vialli. Daarmee heeft Vialli echter niet gesteld, althans niet onderbouwd, dat het octrooi de vakman niet in staat stelt om een dispenser met toiletpapier te vervaardigen die aan de conclusiekenmerken voldoet. Haar betoog behelst in wezen een beroep op onduidelijkheid als bedoeld in artikel 84 EOV. Dat is echter geen nietigheidsgrond, zodat het betoog van Vialli faalt.

4.3.

Voor zover Vialli heeft betoogd dat de kenmerken 1.11 en 1.12 door de octrooihouder ‘verzonnen’ technische effecten zijn en dat sprake is van een - in de sleutel van nawerkbaarheid te plaatsen - gebrek aan plausibiliteit van die effecten, gaat de rechtbank hieraan voorbij. Dit betoog is voor het eerst ter zitting naar voren gebracht, en daarmee vanuit het oogpunt van de goede procesorde te laat.

inventiviteit

4.4.

Bij de beoordeling van de vraag of de uitvinding voor de gemiddelde vakman op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek en EP 083 aldus inventiviteit ontbeert, zoals door Vialli is gesteld en door SCA is bestreden, zal de rechtbank uitgaan van de door Vialli gehanteerde PSA^[2]-methode. Als meest nabije stand van de techniek dient te worden aangemerkt het document dat het geschiktste uitgangspunt vormt om tot de uitvinding te komen. Dat zal als regel het document zijn dat zich bezighoudt met hetzelfde probleem en de meeste met de uitvinding overeenstemmende kenmerken openbaart. Dat laat onverlet dat een octrooi(conclusie) (nieuw en) inventief behoort te zijn ten opzichte van elke openbaarmaking die onderdeel vormt van de stand van de techniek.

4.5.

Vialli heeft betoogd dat, gelet op SCA’s standpunt dat kenmerken 1.11 en 1.12 van conclusie 1 van EP 083 niet dienen om de uitvinding van de stand van de techniek af te bakenen, deze bij de beoordeling van de inventiviteit buiten beschouwing moeten blijven. SCA heeft zich daartegen niet verzet en ter zitting desgevraagd verklaard zich in het kader van de inventiviteit niet (meer) op de betreffende kenmerken te beroepen. De rechtbank zal deze dan ook niet in de beoordeling betrekken.

-
US 633

4.6.

Vialli heeft in de eerste plaats aangevoerd dat conclusie 1 inventiviteit mist indien wordt uitgegaan van US 633 als meest nabije stand van de techniek. Zij stelt zich daarbij op het standpunt dat de enige verschilkenmerken tussen US 633 en conclusie 1 van EP 083 kenmerken 1.6 en 1.7 zijn. SCA heeft aangevoerd dat ook kenmerk 1.8 een verschilkenmerk vormt omdat US 633 geen (dispenser voor) toiletpapier openbaart. De rechtbank verwerpt dat betoog. Niet valt in te zien dat de vakman onder “toilet tissue” in de context van US 633 (enkel) papieren doekjes verstaat om de handen of het gezicht te reinigen, althans daarvoor ontbreekt een onderbouwing. In de opsomming in kolom 1 van US 663 (zie r.o. 2.9) wordt “toilet tissue” gevolgd door “paper towels”, wat er juist op wijst dat US 663 niet alleen op papieren doekjes betrekking heeft.

4.7.

SCA heeft wel terecht betoogd dat in US 633 geen sprake is van een samenstel van papier en tuit dat ervoor zorgt dat de papiervellen steeds één voor één worden afgegeven (kenmerk 1.10). Weliswaar laat ook de dispenser van US 663 vel voor vel afgifte toe, maar uit het betreffende octrooischrift volgt dat het de gebruiker is die dat in de hand heeft: hoeveel vellen ineens worden afgegeven - oftewel, bij welke perforatielijn het papier wordt afgescheurd - wordt niet bepaald door het formaat van het papier in combinatie met de tuit van de dispenser, maar door de wijze en kracht waarmee de gebruiker aan het papier op de rol trekt, vgl. kolom 2 (r.o 2.9): “In other words, the flexible members retain the sheet product to a degree necessary so that a quick pull or tug will cause the rolled product to separate along the perforations without pulling additional unwanted lengths of the rolled sheet product out of the dispenser.” Een en ander volgt evenzeer uit het door Vialli aangehaalde citaat uit r. 52-61 van kolom 3 van de beschrijving (r.o 2.9). Dat bij rustig trekken meerdere vellen uit de dispenser volgens US 663 worden verkregen, heeft Vialli ook niet gemotiveerd bestreden. Van een dispenser die de vellen noodzakelijkerwijs steeds één voor één afgeeft is gelet op het voorgaande geen sprake. Met SCA, en anders dan Vialli, beschouwt de rechtbank derhalve de kenmerken 1.6, 1.7 en 1.10 als verschilkenmerken.

4.8.

Het technisch effect van de verschilkenmerken 1.6, 1.7 en 1.10 - die alle betrekking hebben op de afmetingen van het papier en de afgifte per vel - is dat er minder papier per persoon wordt verbruikt, zodat de levensduur van de papierrol in de dispenser langer wordt en deze minder vaak hoeft te worden vervangen (ofwel: de ‘autonomie’ van de dispenser wordt vergroot). Het op te lossen technische probleem is dan hoe te komen tot efficiënter gebruik van het toiletpapier in de dispenser zodat de papierrol in de dispenser langer meegaat. Het door Vialli op basis van (het technisch effect van) de verschilkenmerken 1.6. en 1.7, geformuleerde probleem, ‘hoe kan een rol toiletpapier worden verkregen waarmee de autonomie c.q. de levensduur van de rol kan worden vergroot waarbij het toiletpapier per vel wordt afgewikkeld’, moet worden verworpen. Ten onrechte ligt in die probleemstelling de oplossing van het probleem reeds besloten omdat de afgifte per vel daarin is opgenomen.

4.9.

Vialli heeft aangevoerd dat de vakman, uitgaande van US 663, op basis van zijn vakkennis, dan wel de combinatie met US 695 zoekend, tot aanpassing van de afmetingen van het papier binnen de in EP 083 beschreven reikwijdte zou komen. Daargelaten de juistheid daarvan, heeft Vialli niet aangevoerd of onderbouwd dat en waarom de gemiddelde vakman op basis van zijn vakkennis of combinatie met US 695, zo hij daar al naar zou kijken, de stap zou maken van een door de gebruiker te bepalen lengte papier, naar de in EP 083 geclaimde gedwongen vel-voor-vel afgifte. Het standpunt van Vialli dat de in conclusie 1 neergelegde uitvinding voor de gemiddelde vakman op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit US 633, wordt daarom verworpen.

-
US 924

4.10.

Vialli heeft voorts betoogd dat EP 083 inventiviteit mist als wordt uitgegaan van US 924 als meest nabije stand van de techniek. Volgens Vialli openbaart US 924 met uitzondering van kenmerken 1.3, 1.6, 1.7 en 1.10, alle kenmerken van conclusie 1 van EP 083, en heeft het gezien kolom 1, r. 52-54 en kolom 2, r. 22-25 (zie r.o.2.8) bovendien betrekking op dezelfde probleemoplossing als EP 083. Op basis van zijn algemene vakkennis zou de vakman herkennen dat het nadeel van US 924 is, dat de gebruiker zelf bepaalt hoeveel papier hij uit de dispenser trekt, en zou hij komen tot de oplossing van het octrooi. De rechtbank volgt Vialli niet in dat betoog. Zelfs als ervan moet worden uitgegaan dat US 924 ziet op toiletpapier (kenmerk 1.8), hetgeen SCA uitdrukkelijk betwist, dan heeft US 924 niet meer en ook geen andere kenmerken gemeen met EP 083 dan US 633. Niet valt in te zien dat de vakman vanuit US 924, in tegenstelling tot US 633, wel tot de uitvinding zou komen. Dat het de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum bekend was dat toiletpapier zeer vaak over perforaties beschikt (kenmerk 1.3) staat buiten kijf, maar Vialli’s stelling dat de vakman met die kennis ‘direct zou ontdekken dat geperforeerde vellen papier door het gebruik van de tuit - Vialli doelt daarmee op de “chimney” van US 924 - per vel worden afgewikkeld’, is op geen enkele wijze onderbouwd. Evenmin is gesteld of gebleken dat US 924 een aanwijzing bevat die de vakman zou aansporen om dat te onderzoeken. Deze stelling is bovendien moeilijk te rijmen met de stelling van Vialli dat de vakman die op het voorgaande voortborduurt,
vervolgenstot de juiste afmetingen van de vellen zou komen
zodatafwikkeling per vel mogelijk kan worden (cva/eir nr. 155). Het betoog dat de vakman op basis van US 924 in combinatie met zijn algemene vakkennis tot de uitvinding zou komen wordt dan ook bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing verworpen.

4.11.

Een zelfde lot treft Vialli’s betoog dat de vakman vanuit US 924 de combinatie met US 695 zou maken en alsdan tot de uitvinding zou komen. Vialli heeft in dit verband gesteld dat de vakman uit US 695 zou leren dat de dispenser kan voorzien in het afwikkelen per vel en dat dit nauw samenhangt met de frictie/wrijving die op de vellen papier moet worden uitgeoefend. Uitgaande van de reeds aanwezige “chimney” in US 924, heeft Vialli vervolgens gewezen op de in kolom 4 van US 695 genoemde afmetingen van het tissuemateriaal, om vervolgens te concluderen dat de vakman ‘simpelweg de rol papier in US 695’ op zal nemen in een dispenser conform US 924 en aldus - met eventuele aanpassing van de “chimney” - tot de uitvinding zou komen. Deze redenering kan niet worden gevolgd.

4.12.

Wat betreft de in kolom 4, r. 16-22 van US 695 genoemde maatvoering van het tissuemateriaal, wordt vooropgesteld dat, anders dan Vialli bij voormelde redenering tot uitgangspunt heeft genomen, deze deels buiten het bereik valt van de waarden genoemd in kenmerken 1.6 en 1.7. Vialli heeft - kennelijk per abuis - met een verkeerde inchmaat omgerekend. SCA heeft onweersproken aangevoerd dat de waarden in kolom 4 van US 695 omgerekend neerkomen op een breedte van 12,7 cm - 30,5 cm en een lengte van ca. 15.2 -22.9 cm, waardoor - naar evenmin weersproken is - de verhouding breedte/lengte neerkomt op 0,5 -1,8. Aan de maatvoering in kolom 4 van US 695 komt voorts geen bijzondere betekenis toe, althans zulks volgt niet uit de stellingen van Vialli. De in kolom 4 bij wijze van voorbeeld genoemde maten worden, wat de breedte betreft, slechts afhankelijk gesteld van de grootte van de in US 695 geclaimde container. Zo de vakman al naar US 695 zou kijken, dan valt gelet op het voorgaande niet in te zien dat hij “the rolled sheet product” genoemd in US 695 in de dispenser van US 924 zou opnemen en aldus tot de uitvinding zou komen. US 695 bevat daarvoor geen enkele aansporing, nog daargelaten dat, zoals hierna aan de orde komt, US 695 niet op toiletpapier ziet.

-
US 695

4.13.

Vialli heeft verder betoogd dat EP 083 inventiviteit mist als wordt uitgegaan van US 695 als meest nabije stand van de techniek. Zij stelt zich daarbij op het standpunt dat het enkele verschilkenmerk met conclusie 1 van EP 083 de in kenmerk 1.9 bedoelde tuit is. Dat standpunt gaat niet op. US 695 openbaart een “dispensing outlet”, specifiek een slotvormige opening die weliswaar is bedoeld om één tissue per keer te kunnen verkrijgen, maar die - zoals SCA onbestreden heeft aangevoerd - nog steeds toelaat dat meerdere tissues per keer worden verkregen, met name afhankelijk van in welke richting (van het slot) aan het tissuemateriaal wordt getrokken. Van een gedwongen vel-voor-vel afgifte kan derhalve niet worden gesproken. Ook kenmerk 1.10 heeft daarom als verschilkenmerk te gelden.

4.14.

Daarnaast is de rechtbank met SCA van oordeel dat US 695 niet op een dispenser voor gebruik van (droog) toiletpapier ziet als bedoeld in kenmerk 1.8 van EP 083. US 695 ziet op een dispenser voor vochtig tissuemateriaal. Voor zover US 695 betrekking heeft op papier, gaat het blijkens de beschrijving om papier dat vochtig gemaakt wordt vóór gebruik en dat derhalve voldoende sterk dient te zijn om dit in natte toestand uit de dispenser te trekken. US 695 spreekt in dit verband ook over “special paper” (zie kolom 4, r. 16 t/m 33 en voorts de titel van US 695, kolom 1, r. 3-18, kolom 3, r. 54-58 in r.o 2.7). Zoals door SCA onweersproken is gesteld zou toiletpapier, dat vrijwel geen ‘natsterkte’ heeft, in stukjes uiteenvallen zodra geprobeerd wordt dit vochtig uit een container volgens US 695 te trekken. De uitvinding volgens US 695 zou dan dus niet werken. Gelet op het voorgaande zou de vakman onder het in US 695 beschreven tissuemateriaal op de prioriteitsdatum geen (droog) toiletpapier verstaan. Daaraan doet niet af dat de vakman op de prioriteitsdatum op basis van andere publicaties zou weten dat onder de term “moist tissues” en (schoonmaak)papier tevens toiletpapier wordt begrepen en dat ook SCA op haar website met “tissue” (mede) aan toiletpapier refereert. Het gaat er in dit verband immers slechts om wat de vakman onder de betroken termen verstaat in de context van US 695, anders gezegd of met de term “moist tissues” tevens het type toiletpapier van kenmerk 1.8 impliciet is geopenbaard.

4.15.

Nu, zoals hiervoor in 4.12 al is overwogen, ook kenmerken 1.6 en 1.7 niet in US 695 worden geopenbaard, vormen de kenmerken 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 en 1.10 de verschilkenmerken met US 695.

4.16.

De vraag of US 695, nu dat octrooischrift niet op een dispenser voor toiletpapier ziet, als een reëel vertrekpunt voor de inventiviteitsbenadering kan worden gezien, kan in het midden blijven. Zelfs als dat zo zou zijn, dan heeft Vialli niet alle verschilkenmerken met het octrooi in haar inventiviteitsredenering betrokken, zodat deze mank gaat. Het technisch effect van de verschilkenmerken 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 en 1.10 is een dispenser voor een andere toepassing, toiletpapier, met een grotere autonomie c.q. langere levensduur van het toiletpapier. Vialli heeft niet uitgelegd hoe en waarom de gemiddelde vakman, gesteld voor de vraag hoe tot een dergelijke dispenser te komen, zou uitkomen bij de kenmerken van conclusie 1 van EP 083.

conclusie inventiviteit

4.17.

De inventiviteitsaanvallen van Vialli treffen gelet op de bovenstaande beoordeling geen doel. De tussen partijen gevoerde discussie of het werkgebied van de gemiddelde vakman zich bepekt tot sanitair (droog) papier of zich mede uitstrekt tot vochtige sanitaire doekjes maakt voor die beoordeling geen verschil. Voor zover Vialli het gestelde gebrek aan inventiviteit nog heeft willen baseren op US 6,109,473 of US 5,785,274 als meest nabije stand van de techniek, komt de rechtbank aan bespreking daarvan niet toe, omdat het beroep daarop pas bij pleidooi is gedaan, waarmee het in strijd met de goede procesorde komt omdat SCA daarop niet meer bij conclusie van antwoord in reconventie kon reageren (zie ook onder 1.1. over de niet gepleite onderdelen van de pleitnota van Vialli). Voor zover Vialli ten slotte nog heeft aangevoerd dat sprake is van een in de sleutel van inventiviteit te plaatsen gebrek aan plausibiliteit, gaat de rechtbank hieraan eveneens als tardief voorbij. Verwezen wordt naar r.o. 4.3.

4.18.

De slotsom is dat moet worden uitgegaan van de geldigheid van conclusie 1 van EP 083 en de daarvan afhankelijke conclusies. De rechtbank kom daarmee toe aan de beoordeling van de door SCA gestelde inbreuk.

inbreuk

4.19.

Vialli heeft onweersproken aangevoerd dat zij geen toiletpapier verkoopt, produceert of met haar K5 dispensers meelevert. De rechtbank ziet hierin aanleiding eerst te beoordelen of Vialli met het aanbieden van enkel de K5 dispensers, indirecte inbreuk op EP 083 maakt.

4.20.

Vialli betwist in dit verband dat de K5 dispenser een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding volgens conclusie 1 van EP 083 vormt. Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 31 oktober 2003 ECLI:NL:HR:2003:AI0346 (Sara Lee/ Intergro) heeft zij betoogd dat van een wezenlijk bestanddeel als bedoeld in artikel 73 ROW pas sprake is op het moment dat het middel een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand van de techniek. Dat element wordt in dit geval met name gevormd door de afmetingen en proporties van het papier en niet door de dispenser, aldus Vialli. De rechtbank volgt Vialli daarin niet. SCA heeft terecht gesteld dat het papier met de tuit van de dispenser in de conclusies een samenstel vormt, door welk samenstel de dispenser slechts één vel toiletpapier per keer afgeeft (zie met name kenmerk 1.9 en 1.10). Voor zover Vialli heeft willen stellen dat een dergelijke dispenser voor toiletpapier in de stand van de techniek al bekend was, heeft Vialli geen deugdelijke onderbouwing daarvoor gegeven. Het voorgaande leidt derhalve tot de conclusie dat ook de kenmerken die zien op de dispenser behoren tot de kenmerken die zich onderscheiden van de stand van de techniek en dat, uitgaande van de door Vialli gehanteerde maatstaf, (ook) de dispenser een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Of de Hoge Raad in het arrest Sara Lee/Intergro een algemene, voor alle gevallen geldende maatstaf heeft gegeven - hetgeen SCA met verwijzing naar de (ten tijde van de zitting overgelegde maar nog niet gepubliceerde) conclusie van de Advocaat-Generaal in de zaak MSD/Teva^[3]bestrijdt - kan bij deze stand van zaken in het midden blijven. De door SCA voorgestane minder strikte uitleg van het in die zaak inmiddels gewezen arrest^[4]zou immers niet Vialli, maar SCA baten en derhalve niet tot een andere uitkomst leiden.

4.21.

Vialli heeft niet weersproken dat zij op de ISSA beurs K5 dispensers heeft aangeboden door het uitdelen van reclamemateriaal (productcatalogi/brochures). Zij bestrijdt echter dat de dispensers geschikt en bestemd zijn voor toepassing van de uitvinding, dan wel dat zij daarvan wetenschap heeft. Dit verweer faalt, op de navolgende gronden.

4.22.

Voorop gesteld wordt dat SCA bij dagvaarding, met verwijzing naar de door de SCA-medewerkers op de ISSA beurs aangetroffen K5 dispensers, heeft gesteld dat deze dispensers zijn ontwikkeld voor gebruik met toiletpapier met de in EP 083 geclaimde kenmerken en dat K5 dispensers voorzien van dat toiletpapier aan alle kenmerken van conclusie 1 van dat octrooi voldoen. Vialli heeft dat vervolgens onvoldoende weersproken. Het enkele verweer dat het door de SCA-medewerkers op de ISSA beurs verkregen toiletpapier niet noodzakelijkerwijs uit een K5 dispenser afkomstig is (nr. 238 cva/eir), volstaat daartoe niet. Reeds hierom moet worden aangenomen dat de K5 dispensers geschikt zijn voor toepassing van de uitvinding. Dat wordt niet anders door Vialli’s stelling dat de K5 dispensers, indien gebruikt met toiletpapier volgens het octrooi, niet voldoen aan de kenmerken 1.11 en 1.12 van conclusie 1. Zij heeft die stelling pas tijdens het pleidooi naar voren gebracht. Dat is - in elk geval in deze VRO-procedure - voor het voeren van een nieuw niet-inbreuk verweer te laat. Mede gelet op het daartegen door SCA gemaakte bezwaar, wordt deze stelling van Vialli daarom wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing gelaten.

4.23.

Reeds uit het betoog van Vialli dat de K5 dispensers bestemd zijn voor nagenoeg ieder willekeurig toiletpapier, volgt dat de K5 dispensers ook geschikt en bestemd zijn voor papier met de maatvoering volgens conclusie 1 van EP 083. Ook volgt dit uit de omstandigheid dat afnemers van de K5 dispensers van Vialli, getuige productie EP17 van SCA, deze enkel aanbieden in combinatie met toiletpapier dat aan de maatvoering van conclusie 1 voldoet en vice versa. Eén van die aanbieders vermeldt bij de dispenser “The dispensers use a specific centre feed roll to ensure the efficiency of the units”, terwijl bij het toiletpapier wordt vermeld: “Designed to be used in specialised 1 sheet centrefeed toilet roll dispensers.” Vialli’s stelling dat zij geen informatie verstrekt over het toiletpapier dat in de dispensers dient te worden gebruikt, doet er niet aan af dat dit kennelijk in de markt bekend is. Stukken waaruit blijkt dat K5 dispensers in combinatie met ander, generiek, toiletpapier (dat een andere maatvoering heeft) worden aangeboden, heeft Vialli niet overgelegd. Zij heeft (enkele van) haar K5 dispensers op de ISSA beurs bovendien ook zelf uitgerust met toiletpapier waarvan de maatvoering in het bereik van conclusie 1 valt, zo volgt uit de verklaring van de medewerkers van SCA. Aan de betwisting van die verklaring door Vialli, enkel bij wege van speculaties en beweerdelijk gebrek aan wetenschap (vgl. hiervoor r.o. 4.22), zelfs na aanvullende verklaringen en toelichting zijdens SCA, gaat de rechtbank als ongemotiveerd voorbij. Mede gezien het op de beurs gelegde beslag, is niet aannemelijk dat Vialli zelf niet meer zou weten welk papier zij ter beurze in de K5 dispensers heeft geplaatst. De rechtbank gaat in het licht van het voorgaande evenzeer voorbij aan Vialli’s stelling dat zij er geenszins van op de hoogte is, en zij ook geen reden heeft om aan te nemen dat haar dispensers worden gebruikt in combinatie met een specifiek toiletpapier dat voldoet aan de kenmerken van het octrooi. De rechtbank komt op grond van voormelde omstandigheden tot het oordeel dat het Vialli duidelijk moet zijn dat de door haar aangeboden K5 dispensers geschikt en bestemd zijn voor toepassing van de uitvinding.

4.24.

Vialli heeft de stelling van SCA dat de K5 dispensers op de beurs in Amsterdam werden aangeboden en/of geleverd voor toepassing van de uitvinding
in Nederland, niet betwist. Het voorgaande betekent dat Vialli met het aanbieden van K5 dispensers op de ISSA beurs indirecte inbreuk heeft gemaakt op (conclusie 1 van) EP 083.

4.25.

Bij beoordeling van de vraag of Vialli ook
directeinbreuk heeft gemaakt op EP 083, heeft SCA naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende belang, nu daartoe als enige relevante handeling is aangevoerd het op de ISSA beurs aanwezig hebben van enkele K5 dispensers gevuld met toiletpapier (hetgeen volgens SCA kwalificeert als gebruik voor eigen bedrijf). De aanwezigheid van die dispensers kan evenwel worden aangemerkt als promotie van de in de productcatalogi opgenomen K5 dispensers en daarmee behorend tot het aanbieden daarvan, zodat het voorhanden hebben van die dispensers reeds onder het hierna toe te wijzen verbod op indirecte inbreuk valt. Gelet op dat toe te wijzen verbod heeft SCA naar het oordeel van de rechtbank evenmin voldoende belang bij beoordeling van haar stelling dat Vialli onrechtmatig handelt door – kort gezegd – inbreuk uit te lokken althans deze niet te voorkomen. SCA heeft een afzonderlijk belang hierbij ook niet gesteld, althans niet toegelicht.

de vorderingen in de hoofdzaak in conventie

4.26.

Het door SCA gevorderde verbod terzake van indirecte inbreuk op EP 083 in Nederland, zal op na te melden wijze worden toegewezen.

4.27.

Gegeven vorenbedoeld verbod, heeft SCA bij de gevorderde verklaring voor recht dat de in beslag genomen dispensers onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen onvoldoende belang. Zij heeft ter zitting ook geen afzonderlijk belang gesteld voor de situatie dat een verbod wordt opgelegd. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

4.28.

De vordering tot opgave van afnemers van de K5 dispensers zal worden toegewezen, met dien verstande dat deze - in lijn met wat partijen daarover hebben opgemerkt - wordt beperkt tot Nederland en niet-consumenten, dat wil zeggen afnemers die de K5 dispensers in of voor hun bedrijf in Nederland gebruiken. Uit de hiervoor vastgestelde (indirecte) inbreuk volgt dat Vialli opgave dient te doen van alle K5 dispensers die zij in Nederland heeft verkocht, verhuurd of geleverd, ongeacht de vraag of zij bekend is met de wijze van gebruik door iedere afnemer van een dispenser. De rechtbank ziet in het door Vialli gestelde dan ook geen aanleiding om de opgaveverplichting nader te clausuleren. Hetzelfde geldt voor de hierna te melden opgave van de met de indirecte inbreuk behaalde winst. De rechtbank ziet wel aanleiding de opgaveverplichting in de tijd te beperken, namelijk vanaf 9 mei 2016, de dag waarop de SCA medewerkers Vialli’s stand op de ISSA beurs hebben bezocht, omdat met ingang van die datum de (indirecte) inbreuk op het octrooi kan worden vastgesteld. Gesteld noch gebleken is dat er aanwijzingen zijn dat Vialli de K5 dispensers ook al voor die datum in Nederland heeft aangeboden.

4.29.

De door SCA gevorderde afgifte en vernietiging van de inbeslaggenomen dispensers en het reclamemateriaal zal op na te melden wijze worden toegewezen. Het enkele verweer van Vialli dat door de vernietiging van die zaken een onomkeerbare situatie ontstaat, vormt geen reden om het vonnis op dit punt niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

4.30.

SCA heeft naar aanleiding van het door Vialli gevoerde verweer opgemerkt geen bezwaar te hebben tegen alternatieve toewijzing van de gevorderde schadevergoeding en winstafdracht. Voor toewijzing van wettelijke rente per 31 mei 2015, ziet de rechtbank geen grond, nu gesteld noch gebleken is dat reeds op die datum sprake van inbreuk is geweest, laat staat dat daarmee toen reeds winst zou zijn behaald. De vordering zal daarom op na te melden wijze worden toegewezen.

4.31.

De gevorderde opgave van de met de indirecte inbreuk behaalde winst zal worden toegewezen, met dien verstande dat geen gegevens behoeven te worden verstrekt over het aantal vervaardigde, aan Vialli geleverde en door haar in voorraad gehouden K5-dispensers, nu zonder nadere toelichting niet valt in te zien dat deze relevant zijn voor de berekening van de door Vialli met de indirecte inbreuk behaalde winst. Voorts zal de opgave wat de verkochte of anderszins geleverde K5 dispensers betreft worden beperkt tot Nederland en zal de opgave worden beperkt tot de periode vanaf 9 mei 2016. Voor een verdere beperking of clausulering ziet de rechtbank geen aanleiding. Verwezen wordt naar r.o. 4.28.

4.32.

De bij de opgave gevorderde verklaring door een registeraccount zal niet worden toegewezen. Voor zover SCA met die verklaring beoogt zekerheid te krijgen dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt, betreft dat namelijk een vorm van
assurancedie een registeraccount niet kan geven. Een enkel rapport van feitelijke bevindingen biedt naar het oordeel van de rechtbank aan SCA geen extra zekerheid ten aanzien van de juistheid van de opgave, nu de accountant daarin volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. Gelet hierop en op het feit dat aan de veroordeling tot het doen van opgave een dwangsom wordt verbonden, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die met de inschakeling van een registeraccountant gemoeid zijn, althans heeft SCA zulks niet inzichtelijk gemaakt^[5].

4.33.

Het in r.o. 4.26 bedoelde verbod en de in r.o. 4.28, 4.29 en 4.31 bedoelde bevelen zullen worden versterkt met een dwangsom. Deze zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

de vorderingen in reconventie

4.34.

Omdat het octrooi niet ongeldig is bevonden, worden de vorderingen in reconventie afgewezen.

de vorderingen in de incidenten

4.35.

De aan de vordering tot exhibitie en de provisionele vordering gekoppelde voorwaarden doen zich niet voor, zodat aan deze vorderingen niet wordt toegekomen.

proceskosten

4.36.

De rechtbank ziet geen aanleiding om voor de incidenten, waaraan niet is toegekomen, tot een proceskostenveroordeling te komen. In de hoofdzaak in conventie en in reconventie, zal Vialli als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van SCA. SCA heeft een totaalbedrag van € 100.349,47 aan kosten opgegeven. Partijen zijn het er over eens - en de rechtbank volgt hen daarin - dat artikel 1019h Rv van toepassing is, met uitzondering van de (in conventie) gemaakte kosten voor het onderdeel onrechtmatige daad (OD), welk deel - ook daar zijn partijen het over eens - kan worden begroot op 2% van de totale kosten (in dit geval dus € 2.007,-). SCA heeft voorts toegelicht dat 50% van de opgegeven kosten kan worden toegerekend aan de procedure in conventie en de rest aan de procedure in reconventie. Vialli heeft dat niet weersproken en ook de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte kosten niet bestreden.

4.37.

Het voorgaande in aanmerking nemend, worden de kosten van SCA in conventie voor het IE-deel begroot op € 50.174, 74 - € 2.007 = € 48.167,74 en voor het OD-deel op € 36,16 (2% x € 1.808,- (4 punten ad 452,- per punt conform het liquidatietarief)), in totaal derhalve op € 48.203,90.

4.38.

SCA’s kosten in reconventie worden begroot op € 50.174,74 te vermeerderen met de wettelijke rente als onweersproken gevorderd. Blijkens de gevraagde kostenveroordeling in reconventie maakt SCA ook aanspraak op nakosten. De kostenveroordeling levert naar vaste rechtspraak ook voor nakosten een executoriale titel op. De rechtbank ziet, bij gebreke van een daartoe strekkende opgave, geen aanleiding deze reeds nu te begroten.

5.De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

verbiedt Vialli om indirecte inbreuk te maken op EP 083 in Nederland,

5.2.

beveelt Vialli om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de K5 dispensers en het reclamemateriaal waarop door SCA beslag is gelegd aan een door SCA aan te wijzen vernietiger af te geven ter vernietiging, althans aan die afgifte door de bewaarder of anderszins haar medewerking te verlenen, en beveelt Vialli voorts de vernietiging van die dispensers en dat reclamemateriaal te gehengen en te gedogen,

5.3.

beveelt Vialli om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan SCA een schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers aan wie Vialli vanaf 9 mei 2016 in Nederland K5 dispensers heeft verkocht, verhuurd of afgeleverd, met dien verstande dat het gaat om afnemers die de K5 dispensers in of voor hun bedrijf gebruiken (niet-consumenten),

5.4.

beveelt Vialli om binnen vier weken na betekening van dit vonnis opgave te doen van de door haar vanaf 9 mei 2016 met de indirecte inbreuk behaalde winst, vergezeld van een volledige opgave van de hoeveelheid, en van de in- en verkoopprijzen, van de door Vialli verkochte en/of geleverde K5 dispensers in Nederland, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder facturen,

5.5.

bepaalt dat Vialli bij iedere overtreding van het verbod onder 5.1. en/of de bevelen onder 5.2. t/m 5.4. aan SCA een dwangsom verbeurt van € 10.000,- per overtreding, dan wel, ter keuze van SCA, € 5.000,- per betrokken product of per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat de betreffende overtreding voortduurt met een maximum van

€ 500.000,-,

5.6.

veroordeelt Vialli om aan SCA te vergoeden de door SCA als gevolg van de indirecte inbreuk geleden schade, inclusief wettelijke rente, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of, zulks ter keuze van SCA, de met de indirecte inbreuk behaalde winst aan SCA af te dragen, vermeerderd met wettelijke rente over het af te dragen winstbedrag vanaf de dag van dagvaarding,

5.7.

Veroordeelt Vialli in de proceskosten in conventie, welke kosten aan de zijde van SCA worden begroot op € 48.203,90,

5.8.

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.10.

wijst de vorderingen af,

5.11.

veroordeelt Vialli in de proceskosten in reconventie, welke kosten aan de zijde van SCA worden begroot op € 50.174,74, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na dagtekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening,

5.12.

verklaart de kostenveroordeling onder 5.11 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, mr. C.T. Aalbers en mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 27 december 2017.