Uitspraak
31 oktober 2003
Eerste Kamer
Nr. C02/227HR
JMH/HJH
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
SARA LEE/DE N.V.,
gevestigd te Joure,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mrs. T. Cohen Jehoram en G. Kuipers,
t e g e n
1. COÖPERATIEVE INKOOPVERENIGING INTERGRO B.A.,
gevestigd te Hoofddorp,
2. VOMAR VOORDEELMARKT B.V.,
gevestigd te IJmuiden,
VERWEERSTERS in cassatie,
advocaat: mrs. W.E. Pors en A. Killan.
1. Het geding in feitelijke instanties
Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Sara Lee - heeft bij exploit van 19 november 2001 verweersters in cassatie - verder te noemen: Intergro c.s. - in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Intergro c.s. te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij indirecte inbreuk op het Europese octrooi 0 904 717 B1, in het bijzonder door hen te verbieden de ten processe bedoelde O'Lacy's koffiepads te leveren of aan te bieden, op straffe van een dwangsom van ƒ 250.000,-- per dag waarop, of ƒ 50,-- per betrokken verpakking van 18 O'Lacy's koffiepads waarmee, na de betekening van het te wijzen vonnis dit verbod wordt overtreden.
Intergro c.s. hebben de vordering bestreden.
De president heeft bij vonnis van 18 januari 2002 de vordering toegewezen, dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard en de termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 van Pro het TRIPS-verdrag bepaald op zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
Tegen dit vonnis hebben Intergro c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Sara Lee heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.
Bij arrest van 6 juni 2002 heeft het hof in het principaal appel het vonnis van 18 januari 2002 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vordering van Sara Lee afgewezen en in het incidenteel appel het beroep verworpen.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof heeft Sara Lee beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Intergro c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.
De advocaten van Sara Lee hebben bij brief van 4 juli 2003 op die conclusie gereageerd. De advocaat van Intergro c.s. heeft zich bij brief van 4 juli 2003 over die reactie uitgelaten.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Sara Lee is houdster van het Europees octrooi 0.904.717 B1, dat is verleend op een aanvrage d.d. 30 september 1998 met prioriteitsdatum 30 september 1997, voor een Assembly for use in a coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said assembly, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 11 juli 2001. Het octrooi is verleend voor onder andere Nederland. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt:
'An assembly (1) for use in a coffee machine for preparing coffee, comprising a container (2) having a bowl-shaped inner space (6) bounded by a bottom (8) having at least one outlet opening (12) and a vertical sidewall (10) and, included in the inner space (6) of the container, a pill-shaped pouch (4) manufactured from filtering paper and filled with ground coffee, which pouch rests on the bottom (8) and extends over the bottom (8) to a position adjacent the sidewall (10), while provided in the bottom (8) are a number of channel-shaped grooves (14) extending in radial direction of the bowl-shaped inner space (6) to the at least one outlet opening (12) and, in use, hot water is fed under pressure to a top side of the container (2) by means of the coffee machine causing the hot water to be pressed from a top side of the pouch through the pouch for extracting the ground coffee included in the pouch, the coffee extract formed flowing from a bottom side of the pouch and from the container via the at least one outlet opening, characterised in that each of said grooves extends from a position (18) located at a distance from the sidewall (10) in a direction away from the sidewall (10)'.
Op de eerste conclusie volgen de conclusies 2 - 22, die afhankelijk zijn van de eerste conclusie, alsmede conclusie 23, die is gericht op een 'pill shaped pouch' (pilvormige buil), en conclusie 24, die is gericht op een 'container for use in a coffee machine'.
(ii) Vomar brengt in Nederland onder de naam 'O'Lacy's koffiepads' koffiebuiltjes in het verkeer, welke zij betrekt van Intergro, van welke coöperatieve inkoopvereniging zij lid is.
3.2 Sara Lee heeft in het onderhavige kort geding gevorderd Intergro c.s. te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de indirecte inbreuk op haar octrooi, in het bijzonder door O'Lacy's koffiepads te leveren of aan te bieden. Het hof heeft deze vordering afgewezen. Hiertegen en tegen de overwegingen die het hof aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd, richt zich het middel, dat de vraag aan de orde stelt of Intergro c.s. door het in Nederland in het verkeer brengen van de ten processe bedoelde koffiebuiltjes (in de stukken ook wel aangeduid als koffiepads) indirect inbreuk maken in de zin van art. 73 lid 1 Rijksoctrooiwet Pro 1995 (hierna: ROW 1995) op het octrooi van Sara Lee, en in het bijzonder of de bedoelde builtjes zijn te beschouwen als 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding'. In cassatie kan, als door Sara Lee gesteld en door het hof in het midden gelaten, veronderstellenderwijs ervan worden uitgegaan dat de builtjes door Intergro c.s. worden aangeboden en geleverd voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding.
3.3.1 Zoals het hof in rov. 5 met juistheid heeft vooropgesteld, wordt ingevolge art. 69 lid 1 Europees Pro Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij behorende Protocol de beschermingsomvang van het Europees octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Het hof heeft dan ook terecht overeenkomstig deze maatstaf de inhoud van de conclusies vastgesteld. Het heeft aan het octrooi een uitleg gegeven (rov. 6-10) die, voor zover hier van belang, erop neerkomt dat het octrooi leert dat het bij koffiemachines volgens de stand der techniek optredende 'bypass'-verschijnsel - waarmee het hof doelt op het verschijnsel dat het hete water langs de zijrand van de koffiebuil kan stromen, waardoor het koffie-extract wordt gemengd met (een overigens niet controleerbare hoeveelheid) water dat niet de koffie in de buil is gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenst geringere sterkte zal krijgen - kan worden vermeden door de in de bodem van de houder van de koffiebuil aangebrachte radiale groeven zich niet te doen uitstrekken tot de zijwand van de houder, doch te doen eindigen op enige afstand daarvan. Het hof heeft daaraan toegevoegd dat voor de juiste werking van een samenstel volgens het octrooi blijkens de beschrijving nodig is dat de koffiebuil zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand van de houder, doch dat zulks ook geldt voor het bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi dat in het octrooischrift wordt genoemd.
3.3.2 Bij de beoordeling van de klachten die het middel in zijn onderscheiden onderdelen richt tegen de hiervoor kort weergegeven uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven, moet worden vooropgesteld dat deze uitleg, die van feitelijke aard is, in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst.
3.4.1 Onderdeel I van het middel keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 13-15 van het bestreden arrest. De klacht in onderdeel I(i) houdt in dat het hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat het octrooi de nadelen van het Amerikaanse octrooi, waarvan het in het octrooischrift is afgebakend, opheft door wijziging van de houder van het samenstel en niet (ook) door aanpassing van de koffiebuil en daaruit heeft afgeleid dat de desbetreffende koffiebuil, die in de stand van de techniek als zodanig, dan wel als onderdeel van een ander samenstel, bekend was, niet als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding heeft aangemerkt.
3.4.2 Voor zover het onderdeel klaagt over de uitleg die het hof aldus aan het octrooi heeft gegeven, stuit het af op hetgeen hiervoor onder 3.3.2 is overwogen. Ook overigens faalt het. De enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de geoctrooieerde inrichting brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Kennelijk en in het licht van de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel geweest dat de bij de houder passende koffiebuil niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek. Dat oordeel geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting.
3.5 Onderdeel I(ii), dat klachten bevat voor het geval het hof tot uitdrukking mocht hebben willen brengen dat met 'uitvinding' in de zin van art. 73 ROW Pro 1995 gedoeld wordt op de uitvindingsgedachte, dan wel het wezen van de uitvinding, en niet op het samenstel van de bestanddelen zoals in de conclusie omschreven, mist feitelijke grondslag, aangezien, zoals reeds overwogen, het hof dat begrip heeft opgevat met inachtneming van art. 69 lid 1 EOV Pro en het daarbij behorende Protocol.
3.6.1 Voor zover onderdeel I(iii) voortbouwt op de voorgaande klachten, deelt het het lot daarvan. Het bevat voorts de klacht dat het hof zijn oordeel mede heeft doen steunen op zijn vaststelling (in rov. 10) dat volgens het Amerikaanse octrooi het bypass-effect zal worden versterkt indien de gebruikte koffiebuil kleiner is dan de houder, aangezien dat octrooi, zo betoogt het middel, niets leert omtrent de rol die de specifieke vorm, afmetingen of eigenschappen van de buil in combinatie met de bodem van de houder spelen bij het voorkomen van het bypass-effect. In zoverre is het hof bovendien buiten de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen getreden.
3.6.2 Het hof is op grond van zijn uitleg van het Amerikaanse octrooi, zoals toegelicht in de beschrijving en de tekeningen, in samenhang met hetgeen het octrooi van Sara Lee omtrent het Amerikaanse octrooi vermeldt, tot de slotsom gekomen dat ook voor het Amerikaanse octrooi geldt dat de afmetingen van de koffiebuil op de houder moeten zijn afgestemd - hetgeen overigens ook voor de hand ligt - en dat dit gegeven derhalve behoort tot de stand van de techniek. Dit een en ander geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De klacht tegen de vaststelling van het hof stuit hierop af. Derhalve faalt ook de klacht dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd van partijen is getreden, nu hetgeen het hof omtrent het Amerikaanse octrooi heeft overwogen, mede is ontleend aan de beschrijving van het octrooi van Sara Lee.
3.7 Ook onderdeel I(iv), dat klaagt over hetgeen in de tweede en volgende zinnen van rov. 13 is overwogen, kan niet tot cassatie leiden. Voor zover het klaagt over 's hofs oordeel dat de koffiebuil niet een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt, stuit het af op hetgeen hiervoor onder 3.4.2 is overwogen. Voor zover het zich keert tegen de nadere motivering van dat oordeel mist het doel, aangezien die motivering 's hofs beslissing niet zelfstandig draagt.
3.8 Onderdeel I(v) richt zich tegen een door het hof ten overvloede gegeven overweging en kan derhalve niet tot cassatie leiden.
3.9.1 Onderdeel II van het middel behelst in de eerste plaats de klacht dat het hof niet ervan blijk heeft gegeven de conclusies 16 tot en met 19 van het octrooi in zijn oordeel te hebben betrokken. Voorts klaagt het onderdeel dat hetgeen het hof in rov. 6 tot en met 10 en 12 heeft overwogen de beslissing niet kan dragen, nu Sara Lee zich mede op de genoemde conclusies heeft beroepen.
3.9.2 De eerste klacht van het onderdeel mist feitelijke grondslag, nu het hof blijkens rov. 4 die conclusies in zijn beoordeling heeft betrokken. Ook de tweede klacht mist doel. Het hof heeft kennelijk in die conclusies niet iets anders gelezen dan hetgeen het in rov. 12 en 13 tot uitdrukking heeft gebracht. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof geoordeeld dat de beschrijving van het octrooi geen enkele aanwijzing bevat voor de opvatting dat in die conclusies 16 tot en met 19 met 'afmetingen' ('dimensions') op andere eigenschappen van de buil gedoeld wordt dan de diameter daarvan, en wat betreft de vorm ('shape') van de buil niets anders leert dan dat de bodem daarvan correspondeert met die van de houder, waaruit het hof de hiervoor onder 3.3.1 vermelde conclusie heeft getrokken, waarbij het hof kennelijk mede in aanmerking heeft genomen dat Sara Lee de onafhankelijke conclusie 23 die louter op de koffiebuil ziet, niet mede aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd.
3.10 Onderdeel III bouwt in zijn eerste klacht voort op de onderdelen I en II, zodat het in zoverre het lot daarvan moet delen. De overige klachten richten zich tegen de wijze waarop het hof de incidentele grief 1 van Sara Lee ongegrond heeft geoordeeld. Die grief heeft het hof verworpen daar het zich verenigde met de in die grief bestreden overweging van de voorzieningenrechter, zulks op grond van hetgeen het overwoog in rov. 12 en 13. Voor zover de klachten zich tegen die motivering richten, stuiten zij af op hetgeen hiervoor naar aanleiding van de onderdelen I en II is overwogen.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Sara Lee in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Intergro c.s. begroot op € 301,34 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren H.A.M. Aaftink, A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 31 oktober 2003.