ECLI:NL:GHDHA:2024:312

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummers hof : 200.315.070/01 en 200.315.145/01
Zaaknummer rechtbank : C/10/638489/KG XA 22-393

Arrest van 20 februari 2024

in de zaak 200.315.145/01 van

DMARCIAN, Inc.,

gevestigd te Brevard (North Carolina), Verenigde Staten,

appellante,

advocaat: mr. T.S. Jansen, kantoorhoudend in Amsterdam,

tegen

DMARC Advisor B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

verweerster,

advocaat: mrs. A.P. Meijboom, kantoorhoudend in Amsterdam;

en in de zaak 200.315.070/01 van

DMARC Advisor B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

appellante

advocaat: mrs. A.P. Meijboom, voornoemd;

tegen

[verweerster]

wonende te

[woonplaats] , Verenigde Staten van Amerika

advocaat: mr. T.S. Jansen, voornoemd.

Het hof zal partijen hierna Dmarcian, Advisor en [verweerster] noemen.

1.De zaak in het kort

1.1

Dit kort geding gaat over een stukgelopen samenwerking tussen een Amerikaanse en een Nederlandse softwareonderneming, Dmarcian en Advisor, voor de exploitatie van door Dmarcian ontwikkelde software. Gedurende de samenwerking heeft Advisor softwareontwikkelaars ingeschakeld voor werkzaamheden aan de software en is een geschil ontstaan over de vraag of Advisor daardoor mede-auteursrechthebbende is geworden op de doorontwikkelde software. Dit heeft tot diverse procedures in Nederland en Amerika geleid. De vorderingen in het onderhavige kort geding strekken ertoe dat Dmarcian de gestelde exclusiviteit van de exploitatiebevoegdheid van Advisor in Europa, Rusland en Afrika respecteert. Advisor beroept zich hierbij op een mondeling overeengekomen eeuwigdurende exclusieve licentie en op gemeenschappelijk auteursrecht. Jegens de bestuurder van Dmarcian, [verweerster] , vordert Advisor (onder meer) dat zij in persoon wordt veroordeeld ervoor zorg te dragen dat Dmarcian de gevraagde veroordelingen van Dmarcian in dit kort geding zal nakomen.

1.2

De rechtbank heeft de jegens Dmarcian gevorderde voorzieningen gedeeltelijk toegewezen en de vorderingen jegens [verweerster] afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis in de zaak tegen [verweerster] . In de zaak tegen Dmarcian vernietigt het hof het vonnis gedeeltelijk en wijst het de vorderingen van Advisor deels ruimer en deels voor een geringer deel toe.

2.Procesverloop in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure in hoger beroep in de
zaak 200.315.145/01blijkt uit de volgende stukken:

de dagvaarding van 12 augustus 2022 waarmee Dmarcian in hoger beroep is gekomen van het tussen Advisor en Dmarcian gewezen vonnis van de kortgedingrechter in de rechtbank Rotterdam van 18 juli 2022;
de incidentele memorie tot voeging van Advisor;
de incidentele memorie tot voeging van Dmarcian;
de memorie van grieven van Dmarcian, met producties;
de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep van Advisor, met producties;
de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep van Dmarcian.

2.2

Het verloop van de procedure in hoger beroep in de
zaak 200.315.070/01blijkt uit de volgende stukken:

de dagvaarding van 12 augustus 2022 waarmee Advisor in hoger beroep is gekomen van het tussen Advisor en [verweerster] gewezen vonnis van de kortgedingrechter in de rechtbank Rotterdam van 18 juli 2022;
de incidente conclusie tot voeging, met producties;
de incidentele conclusie van antwoord;
de memorie van grieven van Advisor, met producties;
de memorie van antwoord van [verweerster] .

2.3

Op 14 december 2023 heeft in beide (op de rol) gevoegde zaken een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarbij is akte verleend van het in het geding brengen van de producties 109 tot en met 116 en 117 tot en met 134 van Dmarcian en van de producties 94 t/m 106 van Advisor. De partijen hebben hun zaak doen bepleiten aan de hand van overgelegde pleitnotities. Vervolgens is arrest gevraagd.

2.4

Bij e-mail van 18 januari 2024 15:37 uur, naar eigen zeggen met instemming van Dmarcian (artikel 5.5 Procesreglement), heeft Advisor zich tot het hof gewend met een inhoudelijke reactie op een onderdeel van het pleidooi van Dmarcian, en het verzoek dat onderdeel buiten beschouwing te laten. Bij e-mail van 22 januari 2024 15:25 uur heeft Dmarcian daarop gereageerd met kort gezegd de mededeling dat zij ervan uitgaat dat het hof het verzoek van Advisor naast zich neer zal leggen, en dat zij de inhoud van het bericht niet onderschrijft. Bij e-mail van diezelfde dag, 20:55 uur, heeft Advisor daarop weer gereageerd met de (herhaalde) stelling dat Dmarcian (wel degelijk) heeft ingestemd met de verzending van het bericht van Advisor van 18 januari 2024 15:37 uur.

3.Feitelijke achtergrond

3.1

Dmarcian heeft onder de
grieven 6 tot en met 9 in principaal hoger beroepenkele door de kortgedingrechter vastgestelde feiten betwist en aanvullende feiten gesteld. Op die aanvullende feiten en stellingen zal, voor zover van belang, bij beoordeling worden ingegaan. Voor het overige gaat het hof, met inachtneming van de bezwaren tegen de feitenvaststelling in het bestreden vonnis, uit van de volgende feiten.

3.2

Advisor is op 21 maart 2013 opgericht. Zij heette tot 15 februari 2017 Mailmerk B.V. en tot 28 januari 2022 dmarcian Europe B.V. The Digital Xpedition Holding B.V. (hierna: TDX) was tot juli 2018 enig aandeelhouder en bestuurder van Advisor. De aandelen van TDX worden sedert de oprichting van TDX, via hun persoonlijke holdings, gehouden door de heren [aandeelhouder 1] (hierna: [aandeelhouder 1] ) en [aandeelhouder 2] (hierna: [aandeelhouder 2] ).

3.3

Dmarcian is op 19 september 2014 opgericht, met [X] als CEO. [verweerster] is, samen met haar echtgenoot [X] , meerderheidsaandeelhouder van Dmarcian.

3.4

Advisor en Dmarcian houden zich bezig met het leveren van producten en diensten op het gebied van identiteitsbeveiliging van e-mailadressen.

3.5

Advisor en Dmarcian hebben in januari 2016 een mondelinge overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik en de distributie van de door Dmarcian ontwikkelde Dmarcian-software (hierna: de Software). Op grond van deze overeenkomst ontving Advisor een licentie voor het gebruik van de Software en mocht zij (abonnementen op) de Software verkopen in Europa, Rusland en Afrika (hierna: het Territoir). Dmarcian en/of [X] verkreeg een optierecht op een meerderheidsbelang in Advisor.

3.6

Bij e-mail van 7 december 2016 heeft Dmarcian aan Advisor een Mutual Non Disclosure Agreement (hierna: MNDA) en een ‘Proprietary Information and Invention Agreement’ (hierna: PIIA) gestuurd. De MNDA strekte tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie en de PIIA tot toedeling van alle IE-rechten aan Dmarcian. Geen van deze documenten is door Advisor getekend.

3.7

In de praktijk wordt de Software aangeboden als SaaS-dienst (Software as a Service). Deze is toegankelijk via de website van Dmarcian (www.dmarcian.com). Dmarcian en Advisor maakten gezamenlijk gebruik hiervan. Potentiële klanten uit het Territoir werden via deze site (al dan niet via een platform dat in Europa werd gehost) als ‘leads’ doorgeleid naar Advisor. Andere klanten werden doorgeleid naar Dmarcian.

3.8

Op 13 juli 2018 heeft [X] het in 3.5 genoemde optierecht uitgeoefend en 50,01% van de aandelen in Advisor verkregen. Tegelijkertijd zijn [X] en TDX een ‘exit agreement’ overeengekomen. Artikel 4 daarvan bepaalt dat iedere aandeelhouder het recht heeft om de samenwerking tussen de aandeelhouders te beëindigen door een bod uit te brengen op de aandelen van de andere aandeelhouder. Indien de andere aandeelhouder dat bod niet accepteert, heeft die aandeelhouder de verplichting om de eerste aandeelhouder uit te kopen tegen dezelfde prijs (per aandeel) die de eerste aandeelhouder heeft geboden.

3.9

In mei 2017 heeft Advisor met instemming van Dmarcian het Bulgaarse bedrijf BeLean EOOD (hierna: BeLean) ingeschakeld om twee ontwikkelaars te leveren voor de doorontwikkeling van de Software. Vanaf november 2018 is het team van Bulgaarse programmeurs uitgebreid en ondergebracht in de door Advisor opgerichte vennootschap dmarcian Bulgaria EOOD (hierna: dmarcian Bulgaria). De doorontwikkeling heeft geleid tot de Software versie 2.0. Eind 2018 is versie 1.0 uitgefaseerd en vanaf november 2019 is alleen nog versie 2.0 te verkrijgen.

3.1

[aandeelhouder 1] heeft op 4 december 2019 een e-mail, met bijlage, gestuurd aan [X] . In die e-mail staat onder meer:

“
This document describes the current situation that software owned by dmarcian Europe BV can’t be sold by dmarcian, Inc. nor Dmarcian Asia Pacific Pty Ltd to customers as there’s no license agreement in place to do so. Before this problem is solved new software including but not limited to DMARC delegation can’t go live on other instances than the EU instance. This document describes a solution for the above problem as well.”

De bijlage bevat een document dat de inhoud van de, volgens [aandeelhouder 1] , in januari 2016 tussen Advisor en Dmarcian gemaakte afspraken inhoudt. In het document staat verder dat het in de e-mail genoemde probleem kan worden opgelost door het verstrekken van een eeuwigdurende licentie door Advisor aan Dmarcian in ruil voor bepaalde aandelenoverdrachten.

3.11

[X] heeft op diezelfde dag op de voorstellen van [aandeelhouder 1] gereageerd. Hij schrijft onder meer:

“
I agree we’ll need a licensing agreement to be put into place. Without going into details over email, it makes sense to reflect the perpetual and exclusive license that Europe BV has enjoyed. (…) The proposed solution (…) isn’t something I can support (…)”.

3.12

Op 6 december 2019 heeft [X] in een e-mail aan onder meer [aandeelhouder 1] enkele “
rather unpleasant surprises” uit het document aan de orde gesteld. Hij heeft daarbij opgemerkt: “
The initial terms described around 22 January 2016 are either wrong or inaccurate”, waarna hij zijn visie heeft gegeven op wat in 2016 is overeengekomen. In de afsluiting van zijn e-mail staat dat de fouten in het document van [aandeelhouder 1] “
have raised serious red flags” en dat het document “
issues that cannot be ignored” heeft doen ontstaan.

3.13

Op 6 december 2019 heeft Dmarcian de toegang van Advisor tot de gemeenschappelijke systemen geblokkeerd. Deze blokkade is na 48 uur weer opgeheven.

3.14

[X] heeft bij e-mail van 3 juli 2020 verzocht een aandeelhoudersvergadering van Advisor bijeen te roepen, met op de agenda het voorstel TDX als bestuurder te ontslaan en een andere door [X] aan te wijzen vennootschap als bestuurder te benoemen.

3.15

De aandeelhoudersvergadering van Advisor stond gepland op 13 augustus 2020. TDX is daarop een enquêteprocedure tegen Advisor gestart bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, waarna de aandeelhoudersvergadering niet meer is doorgegaan. [X] heeft zich als belanghebbende in de OK-procedure gevoegd.

3.16

Bij beschikking van 7 september 2020 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Advisor over de periode van 1 januari 2016 tot 20 augustus 2020 bevolen. Daartoe heeft zij onder meer het volgende overwogen:

“(…)

3.4

De Ondernemingskamer overweegt als volgt. De controverse over de intellectuele eigendomsrechten op de door dmarcian Europe (en dmarcian Bulgaria) ontwikkelde software(applicaties) vormt de kern van het geschil tussen partijen. (…) De Ondernemingskamer stelt voorop dat voor de juridische beoordeling van dat geschil slechts de gewone burgerlijke rechter bevoegd is. Wel kan de Ondernemingskamer constateren dat dit geschil ontwrichtend is voor de onderneming van dmarcian Europe; het ontwikkelen en verkopen van software is haar core business en de samenwerking met dmarcian Inc. is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Desondanks is deze samenwerking noch in het algemeen, noch ter zake van de intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde en te ontwikkelen software(applicaties) en (de reikwijdte van) de in verband daarmee verleende/te verlenen licenties in het bijzonder, door partijen voldoende geregeld. Hierover zijn geen eenduidig vastgelegde afspraken voorhanden, met als gevolg dat de samenwerking op het spel is komen te staan door de huidige discussie daarover, hetgeen een serieuze belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van dmarcian Europe. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer levert het bestaan van voornoemde situatie voldoende gegronde redenen op om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van dmarcian Europe. De Ondernemingskamer zal, gelijk door zowel TDX als [ [X] , hof] [verweerster] is verzocht, een onderzoek gelasten naar het beleid en de gang van zaken van dmarcian Europe, en wel vanaf 1 januari 2016 tot 20 augustus 2020.

(…)”.

3.17

Bij beschikking van 10 september 2020 heeft de Ondernemingskamer mr. [bestuurder Advisor] (hierna: [bestuurder Advisor] ) aangewezen als (zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd en van doorslaggevende stem voorziene) bestuurder van Advisor en mr. [beheerder aandelen] als beheerder van alle aandelen minus één per aandeelhouder.

3.18

Op 14 september 2020 heeft Dmarcian de toegang van Advisor tot haar systemen opnieuw geblokkeerd. Na enkele dagen is de toegang tot de meest essentiële systemen hersteld.

3.19

Bij brief van 22 januari 2021 heeft Dmarcian aan Advisor bericht dat zij de samenwerking per 1 februari 2021 wenst te beëindigen en dat zij Advisor vanaf die datum geen toegang meer verschaft tot haar systemen, tenzij Advisor haar auteursrecht op de nieuwe software aan Dmarcian overdraagt in ruil voor een licentie op grond waarvan zij 80% van haar inkomsten uit de verkoop van de software aan Dmarcian afstaat.

3.2

Op 22 januari 2021 heeft Dmarcian de toegang van Advisor tot haar systemen opnieuw geblokkeerd. Advisor heeft sindsdien geen (directe) toegang meer tot de gegevens van het overgrote deel van haar klanten.

3.21

Bij brief van 22 januari 2021 aan TDX heeft [X] een beroep gedaan op artikel 4 van de tussen hen overeengekomen exit agreement. In die brief doet [X] een bod om de aandelen van TDX in Advisor over te nemen tegen de prijs van € 445.956,30. [X] stelt daarbij als ontbindende voorwaarde dat Advisor akkoord gaat met de eisen van Dmarcian opgenomen in de brief als omschreven in 3.19. De brief eindigt als volgt:

“Please inform me whether DME [Advisor, hof] will agree to the attached agreements before 1 februari 2021, 17:00h CET. If the agreements are not in place by then, dmarcian will terminate the cooperation between the parties with immediate effect as per 1 februari 2021. This means that, from that day on, all access to the dmarcian systems will be terminated and the use of the dmarcian brand name, domain names, other IP rights and materials is no longer allowed.”

3.22

Bij brief van 10 februari 2021 heeft Dmarcian Advisor meegedeeld dat, nu op 1 februari 2021 geen overeenstemming was bereikt op basis van het door haar gedane voorstel, de samenwerking ‘has effectively ended’.

3.23

Bij brief van 19 maart 2021 heeft TDX aan [X] medegedeeld dat zij zijn (hiervoor onder 3.21 bedoelde) bod niet accepteert en dat TDX daarmee op de voet van artikel 4 van de exit agreement wordt geacht de aandelen van [X] in Advisor over te nemen tegen de prijs van € 446.134,72. In de brief wordt [X] verzocht de aandelen binnen een maand over te dragen aan TDX. Op 8 september 2021 heeft [X] de aandelen in Advisor overgedragen aan TDX. Sindsdien is TDX weer enig aandeelhouder van Advisor. De koopprijs is door TDX op een kwaliteitsrekening gezet waarop zij eigenbeslag heeft gelegd in verband met een beroep op verrekening met volgens haar verbeurde dwangsommen.

3.24

Op 27 januari 2021 heeft [bestuurder Advisor] de Ondernemingskamer verzocht een onderzoeker aan te stellen om het onderzoek naar het bij Advisor tussen 1 januari 2016 tot 20 augustus 2020 gevoerde beleid te starten. De Ondernemingskamer heeft vervolgens mr. [onderzoeker] (hierna: [onderzoeker] ) als onderzoeker benoemd.

3.25

Op 29 januari 2021 heeft Advisor Dmarcian en [X] gedagvaard om op

1 februari 2021 te verschijnen voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. Op laatstgenoemde dag is de zaak behandeld waarna dezelfde dag een verstekvonnis is gewezen, dat is verbeterd bij vonnis van 2 februari 2021. Met dit (verbeterde) vonnis is Dmarcian, bij wijze van ordemaatregel, geboden om, gedurende het door de Ondernemingskamer gelaste onderzoek, de tussen partijen bestaande overeenkomst na te komen en is het haar verboden de overeenkomst gedurende die periode op te zeggen. Dmarcian is voorts geboden om de blokkade van (de medewerkers van) Advisor tot het SaaS-platform op te heffen. [X] is veroordeeld zich te onthouden van iedere handeling die de bedrijfsvoering van Advisor belemmert, een en ander in afwachting van duidelijkheid over de inhoud en reikwijdte van de licentieovereenkomst tussen Advisor en Dmarcian en de eigendom van IE-rechten op de software.

3.26

Op 9 februari 2021 is [X] teruggetreden als CEO van Dmarcian en is [verweerster] als CEO benoemd.

3.27

[bestuurder Advisor] heeft Dmarcian meermaals verzocht een einde te maken aan de blokkade. Aan deze sommaties heeft Dmarcian niet voldaan. Advisor heeft vervolgens de bestanden (inclusief de gezamenlijk ontwikkelde software) die nodig zijn om haar bedrijf te blijven voeren op een aparte ‘instance’ geplaatst. Deze eigen instance is op 8 maart 2021 live gegaan.

3.28

Op 6 april 2021 hebben [X] en Dmarcian verzet ingesteld tegen het verstekvonnis van 1 februari 2021. Bij vonnis in verzet van 31 mei 2021 is Dmarcian geboden om de blokkade van (de medewerkers van) Advisor tot het SaaS-platform op te heffen, onder de voorwaarde dat Advisor vanaf 1 juni 2021 maandelijks 20% van de inkomsten uit de verkoop van de Software aan Dmarcian afdraagt. Voor het overige is het verstekvonnis van 1 februari 2021 bekrachtigd.

3.29

Op 28 juni 2021 heeft Dmarcian hoger beroep ingesteld tegen het verzetvonnis. Advisor heeft op haar beurt incidenteel appel ingesteld tegen (onder meer) het oordeel van de voorzieningenrechter dat zij in ruil voor nakoming van de overeenkomst een percentage van haar inkomsten moet afdragen en dat nog niet kon worden vastgesteld dat sprake was van exclusiviteit. Bij arrest van 23 mei 2023 heeft dit hof zowel het verstek- als verzetvonnis gedeeltelijk vernietigd en de vorderingen van Advisor alsnog bij gebrek aan spoedeisend belang afgewezen. Daarbij overwoog het hof dat dit belang ook heeft ontbroken ten tijde van het wijzen van het verzetvonnis.

3.3

Op enig moment na 1 februari 2021 zijn de heren [A] (hierna: [A] ) en [B] (hierna: [B] ) voor Dmarcian Europese klanten gaan bedienen. Die klanten werden op dat moment niet meer via de website doorgeleid naar Advisor.

3.31

Bij vonnis van 23 april 2021 van de rechtbank Noord-Holland (dat op 7 mei 2021 is aangevuld met gronden) heeft de voorzieningenrechter [A] en [B] kort gezegd veroordeeld hun activiteiten in het Territoir te staken, geen gebruik te maken van offertes en andere zakelijke documentatie waarvan het ontwerp is ontleend aan Advisor, gebruikers in het Territoir door te sturen naar Advisor en opgave te doen van alle gebruikers in het Territoir met wie zij vanaf 22 januari 2021 contact hebben gehad. [A] en [B] hebben hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

3.32

Op 30 april 2021 heeft de advocaat van [A] en [B] aan de advocaat van Advisor bericht dat zijn cliënten op 23 april 2021 direct de toegang tot de IT-systemen van Dmarcian, en daarmee tot commerciële informatie, is ontzegd. Onderaan het e-mailbericht staan de namen van 11 bedrijven en overheidsinstanties in Nederland en daarbuiten waarvan [A] en [B] stellen zich te kunnen herinneren dat zij daarmee vanaf 22 januari 2021 in contact waren ter zake van het gebruik van de Software.

3.33

Op 11 oktober 2021 heeft Advisor een bodemprocedure aanhangig gemaakt jegens Dmarcian en [X] . Daarin vordert Advisor (samengevat):

1. voor recht te verklaren dat:

a. a) de overeenkomst van 2016 onder meer inhoudt dat Dmarcian aan Advisor het eeuwigdurende, exclusieve recht heeft verschaft om de Software in het Territoir te distribueren zonder dat Advisor daarvoor een nadere vergoeding aan Dmarcian is verschuldigd;

b) Dmarcian is gehouden om de creditcardbetalingen van klanten uit het Territoir die Dmarcian vanaf 2016 heeft verwerkt aan Advisor af te dragen en ter zake rekening en verantwoording af te leggen;

c) de beëindiging van de overeenkomst door Dmarcian zonder rechtsgrond is geschied en derhalve geen effect heeft;

d) Dmarcian jegens Advisor toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst dan wel onrechtmatig handelt door sinds 22 januari 2021 klanten in het Territoir te verwerven of bestaande klanten van Advisor te bewegen een overeenkomst met Dmarcian aan te gaan, en dat Dmarcian en [X] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die Advisor als gevolg daarvan heeft geleden en nog lijdt;

d) de drie blokkades door Dmarcian van de toegang van Advisor tot de gezamenlijke computersystemen te kwalificeren als een tekortkoming danwel dat ze jegens Advisor onrechtmatig zijn, en dat Dmarcian en [X] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die Advisor als gevolg daarvan heeft geleden en nog lijdt;

2. voor recht te verklaren dat:

Advisor enig auteursrechthebbende is op de in de dagvaarding genoemde computerprogramma’s en onderdelen van de softwarecode van de Dmarcian- software versie 2.0;

Advisor en Dmarcian gezamenlijk auteursrecht hebben op de in de dagvaarding genoemde onderdelen van de softwarecode van de Dmarcian-software versie 2.0;

3. voor recht te verklaren dat:

a)Dmarcian wegens het niet nakomen van de vonnissen van de voorzieningenrechter van 1 februari en 31 mei 2021 dwangsommen heeft verbeurd ten bedrage van € 1.000.000,-;

b) [X] wegens het niet nakomen van de vonnissen van de voorzieningenrechter van 1 februari en 31 mei 2021 dwangsommen heeft verbeurd ten bedrage van € 1.000.000,-;

4. Dmarcian en [X] te veroordelen om aan Advisor de schade die Advisor heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de handelwijze van Dmarcian en [X] als bedoeld onder 1. te vergoeden, nader op te maken bij staat;

5. Dmarcian te veroordelen om rekening en verantwoording af te leggen van alle door haar ontvangen creditcardbetalingen van klanten uit het Territoir vanaf 2016, op straffe van een dwangsom;

6. met ingang van de datum van het vonnis op de voet van artikel 3:178 BW de gemeenschap van Dmarcian en Advisor ter zake van computerprogramma’s waarop zij gemeenschappelijk auteursrecht hebben te verdelen, zodat ieder van partijen het volledige auteursrecht heeft om deze computerprogramma’s naar eigen inzicht te verveelvoudigen en openbaar te maken in alle landen ter wereld;

7. veroordeling van Dmarcian in de proceskosten, waarvan de helft volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.34

Dmarcian heeft in die procedure een incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid en niet-ontvankelijkheid, tevens houdende een subsidiair verzoek tot aanhouding ingediend. De rechtbank heeft op 14 december 2022 vonnis gewezen in het bevoegdheidsincident en zich op grond van art. 7 lid 1 Rv bevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen van Advisor jegens Dmarcian en [X] . Een door beide partijen in verband met de Amerikaanse procedures gedaan beroep op connexiteit en litispendentie werd door de rechtbank verworpen. In de bodemprocedure staat de zaak thans voor (tussen)vonnis.

3.35

In maart 2021 heeft Dmarcian voor de
United States District Court for the Western District of North Carolina Asheville Division(hierna: de USDC) een procedure aanhangig gemaakt tegen Advisor, onder meer vanwege een beweerdelijke inbreuk op IE-rechten van Dmarcian. In die zaak (met zaaknummer 1:21-cv-00067-MR) zijn meerdere beslissingen genomen, waaronder de volgende:

- Bij ‘Order and Preliminary Injunction’ van 26 mei 2021 heeft de USDC kort gezegd Advisor:

1. verboden om diensten te leveren aan klanten buiten het Territoir;

2. geboden om deze klanten door te sturen aan Dmarcian;

3. verboden om wijzigingen aan te brengen in ‘the copyrighted software’;

4. verboden het merk ‘dmarcian’ te gebruiken, tenzij de in de ‘Order’ nader aangeduide disclaimer wordt opgenomen;

5. verboden om de handelsnaam ‘dmarcian’ op de website van Advisor te tonen, tenzij de in de ‘Order’ nader aangeduide disclaimer wordt opgenomen;

6. verboden om klanten te bewegen om van Dmarcian over te stappen naar Advisor of klanten te bewegen de gebruikte betaalmethode te wijzigen;

7. verboden zich in het openbaar uit te laten over Dmarcian;

en tevens bepaald dat Advisor vanaf de datum van de Order (verzegelde) documenten met betrekking tot haar inkomsten, uitgaven en netto-inkomen aan de USDC dient te verstrekken.

- Bij ‘Order’ van 11 augustus 2021 (doc. 80) heeft de USDC kort gezegd bepaald dat Advisor
‘is held in civil contempt of the Court’s Preliminary Injunction [doc. 39]’ en:

1. vanaf 29 mei 2021 een boete verbeurt van $ 5.000,- voor iedere dag dat Advisor gebruik maakt van de domeinnamen van Dmarcian;

2. een afschrift van de ‘Order’ moet verstrekken aan de gerechtelijke instantie bij iedere procedure tussen partijen in Nederland.

- Bij ‘Order’ van 11 augustus 2021 (doc. 81) heeft de USDC de Order van 26 mei 2021 onder 6. gewijzigd, in die zin dat het Advisor wordt verboden om klanten te bewegen de ontvanger van hun betaling te veranderen van Dmarcian naar Advisor en, voor zover de huidige dienstverlener (Dmarcian of Advisor) van de klant een andere is dan de ontvanger van de betaling voor die klant, het de partij die diensten aan de klant verleent (Dmarcian of Advisor) wordt verboden deze eenzijdig te beëindigen of anderszins te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de USDC.

- Bij ‘Memorandum of Decision and Order’ van 9 juni 2022 (doc. 124) heeft de USDC bepaald dat Advisor:

1. aan proceskosten een bedrag van $ 27.712,21 dient te betalen aan Dmarcian;

2. een bedrag van $ 335.000,- dient te betalen aan Dmarcian ‘as a sanction for its contemptuous conduct as found in the Court’s August 11, 2021 Order’.

- Bij ‘Order’ van 9 juni 2022 (doc. 125) heeft de USDC geoordeeld dat Advisor niet heeft voldaan aan de veroordeling van de Order van 26 mei 2021 (doc. 39) voor wat betreft het overleggen van stukken en heeft zij bepaald dat Advisor de identiteit van alle klanten die betalingen aan Advisor hebben verricht en het inkomen dat daaruit is gegenereerd vanaf 26 mei 2021 openbaar dient te maken.

3.36

In hoger beroep heeft het United States Court of Appeals 4th Cir. bij arrest van 14 februari 2023 de beslissingen van het USDC grotendeels bekrachtigd.

3.37

[onderzoeker] heeft het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen Advisor afgerond en zijn bevindingen neergelegd in een onderzoeksverslag. Bij zijn onderzoek heeft hij zich laten bijstaan door de heer C. [deskundige 3], een IT-deskundige.

3.38

Bij beschikking van 14 november 2022 heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat uit het verslag van de door hem benoemde onderzoeker blijkt dat T. [verweerster] verantwoordelijk is voor het wanbeleid van Advisor.

4.Procedure bij de rechtbank

4.1

Advisor heeft Dmarcian en [verweerster] in kort geding gedagvaard en gevorderd, samengevat, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Dmarcian te verbieden om binnen 24 uur nadat het te dezen te wijzen vonnis aan haar is toegestuurd:

i. de Software, al dan niet als SaaS, aan te bieden en/of te licentiëren en/of te doen licentiëren aan natuurlijke personen en/of rechtspersonen in Europa, Afrika en/of Rusland;

ii. natuurlijke personen en/of rechtspersonen ten behoeve van het werven, verlengen of vernieuwen van klanten voor haar software in Europa, Afrika en/of Rusland aan te stellen en/of te handhaven;

iii. wijzigingen in de Software aan te brengen, met uitzondering van de aanpassingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan andere geboden op grond van het te dezen te wijzen vonnis, alsmede aantoonbaar foutherstel;

iv. natuurlijke personen en/of rechtspersonen in Europa, Afrika en /of Rusland om te leiden, aan te moedigen of toe te staan om hun wederpartij en/of ontvanger van betaling te veranderen van Advisor naar Dmarcian of haar groepsondernemingen, dan wel hun contract met Advisor te beëindigen;

v. de diensten van natuurlijke personen en/of rechtspersonen in Europa, Afrika en Rusland die een contract hebben met Advisor maar nog gebruik maken van de SaaS platformen van Dmarcian, aan te passen of te beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke opdracht van Advisor;

vi. onware of diffamerende mededelingen over Advisor, haar software en haar diensten, aan derden te doen;

2. Dmarcian te gebieden om binnen vijf kalenderdagen nadat het te dezen te wijzen vonnis aan haar is toegestuurd:

i. de toegang tot haar websites en webpagina’s van haar SaaS platformen (inclusief maar niet beperkt tot registratiepagina’s zoals https://eu.dmarcian.com/accounts/ register) voor bezoekers met IP adressen uit Europa, Afrika of Rusland te blokkeren, en op de desbetreffende webpagina’s de volgende goed leesbare tekst te publiceren, zonder toevoegingen, of een tekst door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen:

“it looks like you are visiting this website from Europe, Africa or Russia. Please note that dmarcian, Inc. is not allowed to provide any DMARC related services in Europe, Russia and Africa. For services in these regions, please contact DMARC Advisor at https://dmarcadvisor.com”

ii. het SaaS platform dat aan klanten van Cisco in Europa, Afrika en/of Rusland ter beschikking is gesteld te verwijderen en verwijderd te houden;

iii. haar bestaande distributeurs en/of agenten en/of vertegenwoordigers ten behoeve van het werven van, dan wel de levering van de Software aan klanten in Europa, Afrika en/of Rusland op briefpapier van Dmarcian een brief (in het Nederlands en het Engels) te sturen met de volgende inhoud, of een tekst door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen:

“Bij vonnis van [datum] 2022 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam ons bedrijf bevolen te stoppen met het aanbieden en/of in licentie geven van de dmarcian software, al dan niet als SaaS en/of via distributeurs, agenten en/of vertegenwoordigers, aan bedrijven in Europa, Afrika en/of Rusland. Het is u dan ook niet langer toegestaan enige verdere activiteiten met betrekking tot de dmarcian software te ontplooien ten aanzien van partijen in Europa, Afrika en/of Rusland en de licentie van klanten in Europa, Afrika en/of Rusland die zij van of via u hebben verkregen, komt te vervallen. De voorzieningenrechter heeft ons bevolen om de toegang van deze partijen in Europa, Afrika en/of Rusland tot het dmarcian platform uiterlijk vijf kalenderdagen na genoemd vonnis te blokkeren. DMARC Advisor (https://dmarcadvisor.com) is bereid om de bestaande licenties over te nemen. Ik verzoek u bedoelde klanten hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Hoogachtend

[verweerster] , CEO”

iv. opgave te doen aan de raadsman van Advisor van de namen, adressen en contactgegevens van alle natuurlijke personen of rechtspersonen uit Europe, Afrika en Rusland met wie Dmarcian, haar resellers, agenten en/of vertegenwoordigers vanaf 22 januari 2021 contact hebben of hebben gehad ter zake van gebruik van de Software, waaronder de aanschaf, verlenging en vernieuwing van de Software, onder gelijktijdige overlegging van relevante kopieën van correspondentie, offertes, facturen en licentieovereenkomsten;

3. Dmarcian te gebieden om de overeenkomst met Advisor (inclusief de in dat verband overeengekomen exclusiviteit) onverkort na te komen;

4. Dmarcian te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- per dag dat zij niet, of niet volledig voldoet aan een of meer van de verboden en geboden van het onder 1. sub i. tot en met vii., 2. sub i. tot en met iv. en onder 3. gevorderde;

5. [verweerster] te gebieden om binnen 24 uur nadat het te dezen te wijzen vonnis aan haar is toegestuurd:

i. ervoor zorg te dragen dat Dmarcian voldoet aan de veroordelingen van het te dezen te wijzen vonnis op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per dag dat Dmarcian niet aan de veroordelingen van voornoemde vonnissen voldoet; en

ii. zich te onthouden van het direct of indirect doen van onware of diffamerende mededelingen aan derden over Advisor, haar software en haar diensten, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per overtreding;

6. Dmarcian te veroordelen in de proceskosten en de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de datum van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

4.2

De kortgedingrechter heeft zich in een door Dmarcian en [verweerster] opgeworpen bevoegdheidsincident internationaal bevoegd verklaard en de vordering tot onbevoegdverklaring in het incident afgewezen. In de hoofdzaak heeft de kortgedingrechter Dmarcian verboden de software aan te bieden aan klanten die Advisor op 1 juni 2021 had en nog steeds heeft en om zulke klanten aan te moedigen het contract met Advisor te beëindigen. Verder heeft de kortgedingrechter Dmarcian verboden, zoals gevorderd, om zonder instemming van Advisor de Software te wijzigen. Tevens veroordeelde de kortgedingrechter Dmarcian om onderbouwd met stukken opgave te doen van de namen van klanten van Advisor met wie Dmarcian en/of haar vertegenwoordigers vanaf 22 januari 2021 contact hebben gehad, een en ander op straffe van een (niet gemaximeerde) dwangsom. De overige vorderingen, waaronder de vorderingen jegens [verweerster] , werden afgewezen en de kosten gecompenseerd.

4.3

Dmarcian is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft verschillende grieven tegen het vonnis aangevoerd en wil dat het hof de vorderingen van Advisor alsnog geheel afwijst. Advisor komt in incidenteel hoger beroep op tegen de gedeeltelijke afwijzing van haar vorderingen en wil dat het hof haar vorderingen alsnog geheel toewijst. Ook in de zaak tegen [verweerster] vordert Advisor dat het hof de vorderingen alsnog toewijst.

5.Beoordeling in hoger beroep

In beide zaken:

Internationale bevoegdheid

5.1

De
grieven 1 tot en met 5 in principaal hoger beroepvan Dmarcian keren zich tegen het oordeel in eerste aanleg in het bevoegdheidsincident dat de Nederlandse rechter bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. Ook los van deze grieven is het hof gehouden in beide zaken ambtshalve te onderzoeken of de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is. Anders dan Advisor in de zaak tegen [verweerster] heeft betoogd, behoefde zij tegen het vonnis waarin de vorderingen van Advisor tegen haar waren afgewezen, geen incidenteel hoger beroep in te stellen tegen de afwijzing van haar vorderingen in het bevoegdheidsincident.

5.2

Omdat de (oorspronkelijk) gedaagden in de Verenigde Staten gevestigd respectievelijk woonachtig zijn, moet de internationale bevoegdheid worden beoordeeld aan de hand van de commune regels voor internationale rechtsmacht (art. 1 – 14 Rv). Voor de uitleg van deze regels moet in beginsel aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak van het HvJEU over de (voorlopers van) de Verordening Brussel I-bis. Uit die rechtspraak volgt dat de rechter bij het onderzoek of hem bevoegdheid toekomt zich niet dient te beperken tot de stellingen van de eisende partij, maar ook acht moet slaan op alle hem ter beschikking staande gegevens over de werkelijk tussen partijen bestaande rechtsverhouding en, in voorkomend geval, op de stellingen van de verwerende partij. Indien de verwerende partij de stellingen van eiser betwist, behoeft de rechter in het kader van de bepaling van zijn bevoegdheid geen gelegenheid te geven voor bewijsvoering (HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:443).

5.3

Op grond van art. 6 sub a jo. 6a Rv heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht in zaken betreffende verbintenissen uit overeenkomst tot verstrekking van diensten, indien de diensten volgens de overeenkomst in Nederland verstrekt werden of verstrekt hadden moeten worden. De bevoegdheid strekt zich in dat geval uit tot elke uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis.

5.4

In dit geval staat vast dat Advisor op grond van een in 2016 mondeling met Dmarcian gesloten overeenkomst op exclusieve basis aan klanten in het Territoir (Europa, Afrika en Rusland) abonnementen verkocht voor het gebruik van de Software. In het Territoir gevestigde klanten die zich op het platform van Dmarcian aanmeldden, werden daarbij (al dan niet via het SaaS platform in Europa) doorgeleid naar Advisor. Advisor sloot vervolgens de abonnementscontracten met de klanten in het Territoir, verleende bijbehorende diensten (ondersteuning bij de implementatie, supportdiensten) aan de klanten en ontving de abonnementsvergoedingen en vergoedingen voor overige diensten van de klanten met wie zij had gecontracteerd. Een aanvankelijk gedaan voorstel van Dmarcian waarin Advisor 30% van de inkomsten zou afdragen, heeft Advisor niet aanvaard. Partijen hebben uiteindelijk gekozen voor een model waarin Advisor geen (omzetgerelateerde) licentievergoeding betaalde en waarin Dmarcian en/of [X] een optierecht op een meerderheidsaandeel in Advisor verkreeg. Ook het hof is voorshands van oordeel dat deze constructie in ieder geval mede diende als tegenprestatie voor de aan Advisor verleende recht om softwareabonnementen te verkopen.

5.5

Deze hiervoor beschreven overeenkomst, waarin Advisor op basis van een daartoe verleende verkooplicentie met eindgebruikers in het Territoir abonnementscontracten afsloot waardoor deze toegang kregen tot de Software en Advisor voor deze klanten supportdiensten verrichtte, is een distributieovereenkomst en daarmee een overeenkomst tot het verstrekken van diensten in de zin van art. 6a Rv. De door Advisor verrichte diensten werden (hoofdzakelijk) verricht vanuit het in Dordrecht gelegen hoofdkantoor van Advisor. Op grond hiervan is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, alsook van de met de overeenkomst samenhangende op onrechtmatige daad gebaseerde verbintenissen.

5.6

Voor zover Advisor haar vorderingen jegens Dmarcian heeft gebaseerd op (gemeenschappelijk) auteursrecht, stellende dat de exploitatie van de Software versie 2.0 in het Territoir op dat auteursrecht inbreuk maakt, geldt het volgende.

5.7

Uit rechtspraak met betrekking tot (thans) art. 7 aanhef en onderdeel 2 Brussel I-bis Verordening, waarop art. 6 sub e Rv is gebaseerd, volgt (samengevat) dat wanneer een auteursrechtinbreuk wordt aangevoerd met betrekking tot inbreukmakende exemplaren die worden aangeboden via een website die ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter, deze rechter bevoegd is te oordelen over de door de auteursrechthebbende ingeleide aansprakelijkheidsvordering. In dit kader is niet vereist dat de betrokken activiteit (van de beweerdelijk inbreukmaker) “gericht is op” de lidstaat van de aangezochte rechter. De op deze grond internationaal bevoegde rechter is daarbij uitsluitend bevoegd te oordelen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat, omdat de rechters in andere lidstaten het best geplaatst zijn te beoordelen of de auteursrechten zijn geschonden en om de aard van de schade vast te stellen (HvJEU 22 januari 2015, C-441/13 (Hejduk), HvJEU 3 oktober 2013, zaaknr. C-170/12 (Pinckney/KDG Mediatech). Hoewel het HvJEU bij deze laatste beperking niet de verbodsvordering noemt, volgt uit de bewoordingen van het arrest (‘het best geplaatst om te beoordelen of de auteursrechten zijn geschonden’) dat een (alleen) krachtens art. 7 aanhef en onderdeel 2 Brussel I-bis Vo bevoegde rechter niet bevoegd is om over auteursrechtinbreuken in andere lidstaten te oordelen. Daaruit volgt dat ook de bevoegdheid om op die grond een grensoverschrijdend verbod uit te spreken ontbreekt (aldus ook eerder dit hof, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466; ECLI:NL:GHDHA:2023:142).

5.8

Volgens Advisor pleegt Dmarcian auteursrechtinbreuk doordat zij zelf via haar internetplatform softwareabonnementen aan klanten in het Territoir verkoopt zonder dat zij die klanten doorgeleidt naar Advisor. Dmarcian heeft ter zitting onweersproken aangevoerd dat (het in Amsterdam gevestigde) Cisco inmiddels niet langer als distributeur van de Software optreedt. Dit laat onverlet dat de Software thans via het SaaS-platform van Dmarcian online wordt aangeboden en – ook in Nederland – gedistribueerd, aldus dat in Nederland gevestigde klanten langs die weg toegang (kunnen) krijgen tot de Software. Op grond van de onder 5.7 genoemde rechtspraak bestaat daarom alleen bevoegdheid voor zover van inbreuk in Nederland sprake is en/of de schade in Nederland is ingetreden. De op deze grond (art. 6 sub e Rv) bevoegde Nederlandse rechter is niet bevoegd tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen.

5.9

De vorderingen jegens [verweerster] zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, waarvan de (gestelde) schade in Nederland is ingetreden. De Nederlandse rechter is daarmee krachtens art. 6 sub e Rv bevoegd van de vorderingen jegens [verweerster] kennis te nemen.

5.1

Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of het hof in dit geval op grond van de afstemmingsregel is gehouden bevoegdheid aan te nemen omdat de bodemrechter bevoegdheid jegens Dmarcian heeft aangenomen op grond van art. 7 Rv in verband met haar bevoegdheid ten opzichte van de – niet in het onderhavige kort geding betrokken – gedaagde [X] .

5.11

Uit het voorgaande volgt dat (in de zaak 200.315.145) de
grieven 1 tot en met 5 in principaal hoger beroepfalen. De Nederlandse rechter komt rechtsmacht toe in beide zaken, met uitzondering van de gevraagde op auteursrecht gebaseerde verboden voor zover deze grensoverschrijdend zijn.

Toepasselijk recht

5.12

In geen van beide zaken zijn grieven gericht tegen het oordeel van de kortgedingrechter dat zowel de op nakoming van de overeenkomst als de op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen moeten worden beoordeeld naar Nederlands recht. Ook het hof zal de toewijsbaarheid van de vorderingen van Advisor beoordelen aan de hand van het Nederlandse recht.

Toetsingskader kort geding

5.13

Het hof stelt bij de beoordeling van de grieven voorop dat voor de toewijsbaarheid van in kort geding gevorderde voorzieningen moet worden beoordeeld of voldoende aannemelijk is geworden dat tussen partijen een rechtsverhouding bestaat op grond waarvan de verwerende partij tot de verlangde prestatie(s) is gehouden. Bij de beantwoording van de vraag of een in kort geding verlangde voorziening voor toewijzing in aanmerking komt, dient mede te worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van de uitspraak bij die voorziening een spoedeisend belang heeft. In kort geding is in beginsel geen plaats voor (nadere) bewijslevering door middel van het horen van getuigen.

In de zaak 200.315.145 (Dmarcian/Advisor):

Vorderingen tot nakoming van de (exclusiviteit van de) overeenkomst

5.14

Advisor vordert in dit kort geding, onder 3, onder meer dat Dmarcian wordt geboden de overeenkomst inclusief de daarin overeengekomen exclusiviteit onverkort na te komen. Ook de vorderingen 1 sub i, ii, iv, v en 2 heeft Advisor in de eerste plaats gebaseerd op het (voort)bestaan van de volgens haar met Dmarcian overeengekomen eeuwigdurende onopzegbare, althans niet rechtsgeldig opgezegde of anderszins beëindigde, exclusieve licentie. De
grieven I tot en met III in incidenteel hoger beroepstrekken ertoe dat genoemde vorderingen op deze contractuele basis toewijsbaar zijn. Dmarcian heeft deze grondslag betwist. Volgens haar is er geen eeuwigdurende onopzegbare licentie verleend en is de wél verleende licentie op 1 februari 2021 door opzegging rechtsgeldig geëindigd.

5.15

Het hof stelt bij de beoordeling het volgende voorop. Of en, zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. Op grond van art. 6:248 lid 1 BW kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat. Die eisen kunnen voorts in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding. Ook als de wet of een duurovereenkomst wel voorziet in een regeling van de opzegging, kunnen, indien de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen daarvoor ruimte laten, de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval op grond van art. 6:248 lid 1 BW meebrengen dat aan de opzegging nadere eisen gesteld worden. Een beroep op een uit de wet of een overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen kan op grond van art. 6:248 lid 2 BW onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn
.Het voorgaande neemt niet weg dat het mogelijk is dat een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar is. De wederpartij van degene die zich op de niet-opzegbaarheid beroept, kan daartegen, onder omstandigheden een beroep doen op, kort gezegd, de art. 6:248 lid 2 BW en 6:258 BW (HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141, met verdere verwijzingen)
.

5.16

Het hof verwijst allereerst naar hetgeen hiervoor in het kader van de internationale bevoegdheid over de inhoud van de in januari 2016 mondeling gesloten overeenkomst is overwogen. Dit komt erop neer dat tussen partijen in dit kort geding voldoende is komen vast te staan dat partijen handelden op grond van een mondeling overeengekomen (grotendeels) exclusieve distributierelatie waarin Advisor in het Territoir abonnementen op de Software verkocht. Het hof is voorshands van oordeel dat uit de feitelijke gang van zaken en gevoerde correspondentie volgt dat partijen ervan uitgingen dat het hierbij ging om een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Advisor mocht naar het voorlopig oordeel van het hof in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs (nog) niet verwachten dat de – nimmer formeel vastgelegde overeenkomst – onopzegbaar zou zijn. Dat Advisor in een slackbericht van 11 juni 2019 aan Dmarcian heeft gesproken over een ‘eternal and exclusive license’ en Dmarcian dat niet heeft weersproken, is voor een andersluidend oordeel voorshands onvoldoende. De door Dmarcian op 3 september 2019 aangebrachte aanpassing in het schema waarin de woorden ‘perpetual licencing agreement’ zijn gebruikt, vonden plaats in het kader van een procedure tegen de ontslagen medewerker Swenberg. Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat de na 2016 uitgewisselde voorstellen en stukken (waaronder de onder 3.6 genoemde op 7 december 2016 door Dmarcian aan Advisor gestuurde MNDA en PIIA) als een schriftelijke vastlegging van mondeling gemaakte afspraken kunnen worden gezien. Ten tijde van de opzegging in 2021 was de samenwerking nog niet schriftelijk geformaliseerd, terwijl feitelijk vanaf de door Advisor gestuurde e-mail van 4 december 2019 al sprake was van ernstig verstoorde verhoudingen. Overigens ligt ook bepaald niet voor de hand dat Dmarcian in 2016 aan haar eerste en enige distributeur mondeling een niet opzegbare eeuwigdurende exclusieve licentie zou verlenen en daarmee vergaand afstand zou doen van haar exploitatierechten. Advisor mocht daarop bij gebrek aan schriftelijke vastlegging in dit geval redelijkerwijs ook niet op vertrouwen. Dit is niet anders doordat aan Dmarcian en/of [X] een (optierecht op een) meerderheidsaandeel in Advisor was verleend. Vast staat dat Advisor ten tijde van het inroepen van de exitregeling in 2021 al ruim vijf jaar gebruik had gemaakt van de door Dmarcian aan haar verleende exclusieve licentie. Uit de gestelde feiten en omstandigheden volgt voorshands niet dat het (uitgeoefende) optierecht voor Dmarcian en/of [X] op het meerderheidsbelang in Advisor redelijkerwijs als volledige afkoopsom voor een eeuwigdurende niet opzegbare licentie kon gelden.

5.17

Het hof is verder met de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat (aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat) de opzegging door Dmarcian, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn in ieder geval thans, drie jaar na de opzegging, tot beëindiging van de ernstig verstoorde distributierelatie tussen partijen heeft geleid. Daarbij kan verder in het midden blijven aan welke partij die verstoring in de verhoudingen overwegend moet worden toegeschreven. Hetzelfde geldt voor de precieze duur van de (inmiddels verstreken) opzegtermijn en/of voor de hoogte van enige in dat verband te betalen schadevergoeding. Dat debat is in dit kort geding ook niet (voldoende) gevoerd en voor de toewijsbaarheid van de voorlopige voorzieningen niet beslissend. De conclusie is dat in kort geding niet voldoende aannemelijk is geworden dat tussen partijen nog steeds de gestelde exclusieve distributieovereenkomst bestaat op grond waarvan Dmarcian volgens Advisor tot de verlangde prestaties is gehouden.

5.18

Het voorgaande betekent dat de gevorderde voorzieningen niet toewijsbaar zijn, voor zover gebaseerd op de stelling dat Advisor op grond van de in 2016 gemaakte afspraken over een exclusieve eeuwigdurende (niet-opzegbare) licentie beschikt. Bij het voorgaande komt nog dat, voor zover de overeenkomst ertoe strekte dat Advisor door Dmarcian werd toegestaan de Software in auteursrechtelijke zin te exploiteren, zowel naar Amerikaans als naar (vanaf 2015 geldend) Nederlands recht voor een exclusieve auteursrechtlicentie een akte is vereist, zonder dat uit de in dit kort geding gestelde feiten volgt dat een dergelijke akte is getekend.

5.19

Het voorgaande laat onverlet dat na beëindiging van de distributierelatie sprake kan zijn van voortdurende postcontractuele verplichtingen. Naar het voorlopig oordeel van het hof is daarvan sprake waar het gaat om de migratie van klanten met wie Advisor vóór de opzegging van de overeenkomst softwareabonnementen heeft gesloten en van wie de gegevens zich nog op het voor Advisor niet langer toegankelijke platform van Dmarcian bevinden.

5.2

De grieven I tot en met III in incidenteel hoger beroep falen derhalve voor zover deze ertoe strekken dat de nakomingsvorderingen worden toegewezen op grond van een (nog bestaande) mondeling gesloten eeuwigdurende distributieovereenkomst. Ook de vordering sub 2i (bevel tot blokkeren toegang Dmarcian website voor bezoekers uit Territoir) is op deze grondslag niet toewijsbaar, zodat grief VI in incidenteel hoger beroep in zoverre faalt. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet dat Dmarcian ook na de opzegging gehouden is om klanten met wie Advisor ten tijde van de opzegging op 21 januari 2021 (voor de derde blokkade) reeds een overeenkomst had gesloten en van wie de gegevens zich, voor Advisor onbereikbaar, nog op het platform van Dmarcian bevinden, te migreren naar het platform van Advisor, althans Advisor toegang tot deze gegevens te verschaffen. In zoverre is de nakomingsvordering sub 3 toewijsbaar.

Benaderen klanten van Advisor en verstrekken gegevens (vorderingen 1.iv en 2.iv)

5.21

De kortgedingrechter heeft Dmarcian verboden de Software aan te bieden of te (doen) licentiëren aan klanten die Advisor op 1 juni 2021 had en nog steeds heeft in het Territoir, omdat Dmarcian op onrechtmatige wijze klanten van Advisor benadert met het doel het contract met die klanten over te nemen en daartoe klantgegevens gebruikt die Advisor in het systeem heeft gezet en
up to datehoudt (rov. 6.13 en 7.2 van het bestreden vonnis). In dat verband heeft de kortgedingrechter Dmarcian tevens bevolen gegevens van de klanten van Advisor die zij na 21 januari 2022 heeft benaderd te verstrekken.

5.22

Tegen deze veroordelingen en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen keren zich de
grieven 10 tot en met 12 in principaal hoger beroep. Volgens Dmarcian benaderde zij alleen klanten van wie de abonnementen afliepen, met gebruikmaking van de gegevens die deze klanten zelf op het platform hadden ingevoerd en is verder niet gebleken dat Advisor klanten heeft verloren die zij anders, bijvoorbeeld door verlenging, wel zou hebben gehad.

5.23

Advisor heeft de grieven bestreden. Volgens Advisor kan Dmarcian alleen klanten van Advisor benaderen, omdat zij zich na de derde blokkade de bestanden van Advisor heeft toegeëigend en is het een wonder dat Advisor nog bestaat. Bij het verstrekken van de gegevens van haar eigen klanten heeft Advisor (nog steeds) spoedeisend belang omdat zij schade lijdt door het handelen van Dmarcian en de opgave vooralsnog onvolledig is, aldus Advisor.

5.24

Het hof overweegt als volgt. Advisor heeft in het kader van het hier bedoelde onrechtmatig handelen (in incidenteel hoger beroep) geen grief gericht tegen de door de kortgedingrechter aangebrachte beperking tot klanten die Advisor op 1 juni 2021 had en nog steeds heeft, zodat ook het hof van die datum uitgaat. Vast staat dat Dmarcian vanaf februari 2021 Europese klanten van Advisor heeft benaderd die hun abonnement moesten verlengen, waarbij zij heeft vermeld dat die verlenging alleen mogelijk was door een nieuwe overeenkomst met Dmarcian af te sluiten omdat Advisor de (gebruiksrechten op de) Software niet meer zou mogen verkopen. Daargelaten of deze klanten voorafgaand aan de automatisch verstuurde lead op de website ten behoeve van een proefaccount zelf hun contactgegevens hadden ingevoerd, staat vast dat Advisor met haar verkoopteam de potentiële klanten die een proefabonnement hadden genomen, benaderde om betaalde abonnementen af te sluiten. Daarmee moet het er in dit kort geding voor worden gehouden dat de gegevens van de klanten die (na afloop van de proefabonnementen) betalende abonnees zijn en de data waarop hun abonnementen aan verlenging toe zijn, door toedoen van Advisor in het systeem zijn verwerkt. Verder heeft Dmarcian ook niet bestreden dat Advisor die gegevens in het systeem
up to datehield. Anders dan Dmarcian aanvoert, heeft zij bij het benaderen van de klanten met wie Advisor overeenkomsten had gesloten, dus wel gebruik gemaakt van gegevens waarvan de opname in het systeem aan Advisor moet worden toegeschreven. Aannemelijk is dat Advisor door de (met de producties 21, 31 t/m 45 en 47 t/m 53 voldoende onderbouwde en overigens niet voldoende weersproken) handelwijze van Dmarcian, bestaande klanten is kwijtgeraakt.

5.25

Het voert naar het oordeel van het hof te ver om Dmarcian nu nog op postcontractuele grondslag te verbieden om überhaupt Advisor-klanten in het Territoir te benaderen en te (doen) licentiëren vanwege de enkele omstandigheid dat zij over klantgegevens beschikt die zij, naar het voorlopig oordeel van het hof, niet mag gebruiken. Ook ten tijde van het bestreden vonnis strekte dat gevraagde verbod naar het voorlopig oordeel van het hof te ver. Waarom het gaat is dat Dmarcian deze gegevens niet mag gebruiken. Het hof zal het bestreden vonnis op dit punt daarom (slechts) bekrachtigen onder de beperking dat het verbod om Advisor-klanten (die dat op 1 juni 2021 ook waren) te benaderen en te licentiëren niet geldt voor zover Dmarcian bij het benaderen van die Advisor-klanten en in de verdere communicatie met hen op geen enkele wijze gebruik maakt van de klantgegevens waarover zij reeds op 21 januari 2021 beschikte. Het verbod geldt ook niet voor licentienemers binnen het Territoir die via creditcard betaalden of die anderszins zonder feitelijke tussenkomst van Advisor licentienemer zijn geworden en bleven: gegevens van deze partijen heeft Dmarcian niet met tussenkomst van Advisor verworven. Het verbod geldt evenmin voor klanten die Dmarcian al rechtstreeks had gecontracteerd voor het in 7.2 van het bestreden vonnis bedoelde moment (de dag waarop het vonnis aan Dmarcian is toegestuurd) ook als die contractering onrechtmatig was; een belangenafweging brengt mee dat de status quo op dit punt niet wordt doorbroken. Beantwoording van de vraag in hoeverre Advisor evengoed aanspraak zou kunnen maken op een (klant)vergoeding voor dergelijke categorieën klanten, kan in een bodemprocedure plaatsvinden
.De in 2.4 genoemde e-mailcorrespondentie leidt niet tot een andere beoordeling. Het in 7.5 van het bestreden vonnis gegeven gebod zal ook worden beperkt tot de hier bedoelde categorie klanten.

Verbod tot aanpassen wijzigen van via Saas-platform Dmarcian aan klanten van Advisor verstrekte diensten (vordering sub 1.v)

5.26

Volgens
grief IV incidenteel hoger beroepheeft de kortgedingrechter ten onrechte het sub 1v gevorderde verbod tot aanpassen/wijzigen van de diensten die op het Saas-platform van Dmarcian worden geleverd aan klanten in het Territoir afgewezen.

5.27

Uit de toelichting op de vordering en de grief volgt dat het hier (hoofdzakelijk) gaat om klanten met wie Advisor niet (rechtstreeks of via een lead) heeft gecontracteerd, maar om klanten uit het Territoir die rechtstreeks op de website van Dmarcian, zonder tussenkomst van Advisor, een met credit card rechtstreeks aan Dmarcian betaald abonnement hebben genomen en die hun diensten rechtstreeks vanaf het Saas-platform van Dmarcian geleverd kregen.

5.28

Dmarcian heeft gemotiveerd betwist dat deze groep met credit card betalende klanten volgens de (mondelinge) afspraken als klanten van Advisor zouden worden aangemerkt en naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Advisor daartoe ook onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld. Verder acht ook het hof niet aannemelijk dat Dmarcian de softwarelicenties van deze groep klanten, van wie zij reeds inkomsten genoot, zal beëindigen (of aanpassen). Daarmee is ook onvoldoende komen vast te staan dat Advisor spoedeisend belang heeft bij deze vordering, zodat deze zal worden afgewezen. De grief faalt derhalve.

Gemeenschappelijk auteursrecht

5.29

Grief 13 in principaal hoger beroeplegt de vraag voor of de vanaf 2017 plaatsgevonden werkzaamheden van de ‘Europese’ ontwikkelaars aan versie 2.0 van deSoftware ertoe hebben geleid dat Dmarcian en Advisor op die versie gezamenlijk auteursrechthebbenden zijn. Ter vermijding van misverstand: het hof spreekt hier, in navolging van partijen in de schriftelijke stukken, van versie 1.0 en 2.0, maar zonder hiermee als zodanig een inhoudelijk oordeel uit te spreken over de mate en aard van de wijzigingen die in ‘versie 2.0’ ten opzichte van ‘versie 1.0’ hebben plaatsgevonden. Het gaat dus slechts om een benaming, waardoor het (eerst) bij pleidooi door Dmarcian geformuleerde standpunt dat van een versie 2.0 nooit sprake is geweest in dit opzicht onbesproken kan blijven.

5.3

Vast staat dat vanaf begin 2017, met instemming van Dmarcian, ontwikkelaars uit Bulgarije alsmede Seller en [aandeelhouder 2] werkzaamheden hebben verricht die mede hebben geleid tot versie 2.0 van de Software. Tussen partijen is in geschil of de inbreng van deze ontwikkelaars voldoet aan het voor auteursrechtelijke bescherming geldende oorspronkelijkheidsvereiste van een “eigen intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan” (HvJEU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798,
Painer). Volgens Dmarcian bestaan de bijdragen van de softwareontwikkelaars uitsluitend in auteursrechtelijk irrelevante, zuiver functionele
refactoring, waarbij geen ruimte voor auteursrechtelijk relevante creatieve keuzes bestaat. Advisor heeft dit weersproken, stellende dat 80% van de toevoegingen na 2017 Europese code is en slechts een klein deel
refactoringbetreft. Partijen hebben zich ter onderbouwing van hun onderscheiden standpunten elk beroepen op elkaar tegensprekende deskundigenberichten (van [deskundige 1], respectievelijk prof. [deskundige 2]).

5.31

Of de door de Europese softwareontwikkelaars geleverde bijdragen oorspronkelijk zijn in auteursrechtelijke zin, vergt nader onderzoek waarvoor in dit kort geding geen plaats is en zal uiteindelijk in de bodemprocedure moeten worden uitgemaakt. Het hof acht evenwel voldoende aannemelijk dat (uiteindelijk zal worden vastgesteld) dat van een gemeenschappelijk werk sprake is. Voor gemeenschappelijk auteursrecht op versie 2.0 is immers niet vereist dat de bijdragen van de ontwikkelaars van gelijk gewicht zijn ten opzichte van de bijdrage van Dmarcian als maker van de aanvankelijke versie van de Software. Ook een geringe, van de overige elementen van het werk niet scheidbare, bijdrage die voldoet aan de oorspronkelijkheidseis is hiervoor reeds voldoende. Vast staat dat zes Bulgaarse softwareontwikkelaars en [aandeelhouder 2] vele maanden aan de ontwikkeling van versie 2.0 hebben gewerkt. Ook de door de Ondernemingskamer benoemde onderzoeker [onderzoeker] heeft samen met onafhankelijk IT-deskundige [deskundige 3] geconcludeerd dat mede gezien de (in het onderzoeksrapport beschreven) werkwijze van het (de facto) sinds mei 2017 bestaande software development team, de duur van de werkzaamheden van de ingeschakelde ontwikkelaars aan versie 2.0, de daarin gedane investeringen en het overzicht van de geleverde features, aannemelijk is dat de ontwikkelaars een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de broncode van de kernfunctionaliteit van versie 1.0 en 2.0. Zonder nadere toelichting, die Dmarcian niet heeft gegeven, valt ook niet in te zien dat de aangetrokken Europese ontwikkelaars nooit mede auteursrechthebbenden hadden kunnen worden omdat zij de Software ‘onder licentie’ ontwikkelden. Evenmin heeft Dmarcian in het licht van hetgeen hierover in het onderzoeksverslag is vermeld, voldoende toegelicht en onderbouwd dat de werkzaamheden van de Europese ontwikkelaars onder zodanig (voortdurende) leiding en toezicht van [X] geschiedde, dat deze als maker moet worden aangemerkt. Gelet op al het voorgaande acht het hof in dit kort geding voldoende aannemelijk dat de Europese ontwikkelaars tenminste in enige mate een onscheidbaar aandeel hebben gehad in versie 2.0 dat blijkt geeft van vrije creatieve keuzes in auteursrechtelijke zin waarmee (reeds) van gemeenschappelijk auteursrecht sprake is. Grief 13 faalt derhalve. Voor zover Dmarcian zonder toestemming van Advisor met betrekking tot het gemeenschappelijke werk exploitatiehandelingen verricht, is in beginsel sprake van auteursrechtinbreuk waartegen Advisor kan optreden.

Verbod tot exploitatie van de software in het territoir, blokkeren websites, verbod wijziging software

5.32

Advisor vordert (mede) op basis van dit gemeenschappelijk auteursrecht, dat Dmarcian wordt verboden de Software in het Territoir aan te bieden en/of in licentie te geven (vordering 1 sub i), Dmarcian wordt bevolen haar websites voor bezoekers uit het Territoir te blokkeren (vordering 2 sub i) en Dmarcian wordt verboden wijzigingen in de Software aan te brengen (vordering 1 sub iii). In haar pleitnota (onder 7.3) heeft Advisor hierbij aangegeven dat zij, om een
level playing fieldte creëren de uitoefening van haar auteursrecht beperkt tot het Territoir.

5.33

Zoals hiervoor onder 5.17 is geoordeeld, kan in dit kort geding niet ervan worden uitgegaan dat voor deze vorderingen (nog steeds) een contractuele grondslag bestaat. De vraag is daarom alleen of deze vorderingen op auteursrechtelijke grondslag toewijsbaar zijn. Hiervoor is reeds geoordeeld dat Dmarcian, voor zover zij zonder toestemming van Advisor met betrekking tot het gemeenschappelijke werk exploitatiehandelingen verricht, auteursrechtinbreuk pleegt. Advisor kan zulke exploitatie dan ook in beginsel verbieden.

5.34

Zoals onder 5.7 is overwogen, is de Nederlandse rechter die alleen op grond van art. 6 sub e Rv bevoegd is kennis te nemen van de op (gemeenschappelijk) auteursrecht gebaseerde vorderingen, niet bevoegd tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen. Het gevorderde verbod om de Software in het Territoir te exploiteren door dit aan te bieden en/of in licentie te geven kan daarom slechts worden beoordeeld voor zover het gaat om het aanbieden en licentiëren in Nederland. Hetzelfde geldt voor het bevel voor Dmarcian om haar website voor bezoekers uit het Territoir te blokkeren. Ook die vordering kan slechts worden beoordeeld voor zover het om klanten met een IP-adres in Nederland gaat.

5.35

Naar het voorlopig oordeel van het hof moet een belangenafweging er op dit moment toe leiden dat deze vorderingen, voor Nederland, worden afgewezen voor zover het om bestaande klanten van Dmarcian gaat, dat wil zeggen klanten in Nederland met wie Dmarcian rechtstreeks of althans zonder tussenkomst van Advisor heeft gecontracteerd. Hierbij is mede van belang dat Advisor in haar dagvaarding in de Nederlandse bodemprocedure (petitum sub 6) zodanige verdeling van het gestelde gemeenschappelijk auteursrecht nastreeft dat elk van partijen het onbeperkt mag exploiteren. Het antwoord op de vraag in hoeverre Dmarcian een (klant)vergoeding aan Advisor zou moeten betalen voor het (blijven) bedienen van bestaande klanten tot het moment van zodanige verdeling – en meer in het algemeen in hoeverre over en weer vergoedingsaanspraken zouden bestaan voor het gebruik van het gemeenschappelijk auteursrecht – kan in een bodemprocedure worden beantwoord. Voor het overige zal het gevraagde verbod worden toegewezen. De in 2.4 genoemde e-mailcorrespondentie leidt niet tot een andere beoordeling.
Grief VI in incidenteel hoger beroepis gedeeltelijk gegrond.

5.36

Naar het hof begrijpt gaat het bij de vordering om Dmarcian te verbieden om wijzigingen in de Software aan te brengen om een grensoverschrijdende maatregel. Advisor heeft immers niet toegelicht dat de te verbieden handelingen in Nederland plaatsvinden of zullen plaatsvinden, hetgeen ook niet voor de hand ligt nu Dmarcian in de Verenigde Staten is gevestigd. Nu de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in dit verband alleen op art. 6 sub e Rv is gebaseerd, bestaat als gezegd geen bevoegdheid tot het treffen van een zodanige grensoverschrijdende maatregel. Deze vordering is daarom niet toewijsbaar. Voor zover
grief 13 in principaal hoger beroepzich keert tegen de toewijzing van deze vordering door de voorzieningenrechter, slaagt de grief derhalve.

5.37

De sub 2 ii gevorderde veroordeling tot het verwijderen SaaS-platform aan klanten van Cisco is, evenals de desbetreffende
grief VII in incidenteel hoger beroep, ter zitting ingetrokken op grond van de mededeling van Dmarcian dat haar overeenkomst met Cisco intussen is opgezegd. Deze vordering en grief behoeven daarmee geen bespreking meer.

Rectificatie-brief (vordering 2 iii)

5.38

Het hof ziet onvoldoende grond voor toewijzing van het onder 2 sub iii gevorderde bevel tot het sturen van rectificatiebrieven aan haar distributeurs, agenten en vertegenwoordigers. Hiervoor heeft het hof, gelet op de in de bodemprocedure door Advisor nagestreefde verdeling van het gemeenschappelijk auteursrecht, het gevorderde verbod voor zover het gaat om bestaande klanten in dit kort geding afgewezen. Verder kan, zoals hiervoor is overwogen, er voorshands niet van worden uitgegaan dat nog steeds een contractuele grondslag voor de (nakomings)vorderingen van Advisor bestaat. Bovendien is de Nederlandse rechter, voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het (gemeenschappelijk) auteursrecht, niet bevoegd tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen. De gevorderde rectificatie waarin is opgenomen dat Dmarcian is verboden de Software in het Territoir te exploiteren, kan ook daarom als zodanig niet worden toegewezen. Mede gelet op de discretionaire bevoegdheid die de rechter toekomt bij de beoordeling of al dan niet een rectificatie moet worden bevolen, ziet het hof al met al onvoldoende grond voor het treffen van een desbetreffende voorziening.
Grief VIII in incidenteel hoger beroepfaalt derhalve.

Verbod doen van diffamerende uitlatingen over Advisor (vordering 1 sub vi)

5.39

Onder
grief V in incidenteel hoger beroepkomt Advisor tevergeefs op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het gevorderde, met dwangsommen te versterken, verbod om ‘onware of diffamerende mededelingen over Dmarc Advisor, haar Software en haar diensten aan derden te doen’, te onbepaald is om te kunnen worden toegewezen. Advisor heeft in hoger beroep weliswaar enkele beweerde onware mededelingen genoemd, maar heeft geen nadere precisering gegeven van het door haar verlangde bevel. Ook het hof is van oordeel dat de gevorderde voorziening te onbepaald is. De grief faalt.

Slotsom

5.4

De slotsom is dat het onder 1 sub i gevorderde verbod om de Software te exploiteren toewijsbaar is, voor zover beperkt tot Nederland en, op grond van de in 5.35 genoemde belangenafweging, met uitzondering van klanten in Nederland met wie Dmarcian al rechtstreeks/zonder tussenkomst van Advisor heeft gecontracteerd. Ook het 2 sub i gevorderde gebod is beperkt tot het blokkeren van de website van Dmarcian voor klanten met een IP adres in Nederland, eveneens met uitzondering van klanten in Nederland met wie Dmarcian al rechtstreeks/zonder tussenkomst van Advisor heeft gecontracteerd. Het onder 1 sub iv gevorderde verbod om klanten in het Territoir te werven is alleen toewijsbaar voor zover Dmarcian bij het benaderen van Advisor-klanten gebruik maakt van de klantgegevens waarover zij reeds op 21 januari 2021 beschikte. Voor het gevraagde verbod om klanten aan te moedigen het contract met Advisor te beëindigen, en het gevraagde gebod om gegevens en documenten met betrekking tot klanten te verschaffen geldt dezelfde beperking. De verboden en het gebod gelden niet voor licentienemers binnen het Territoir die via creditcard betaalden of die anderszins zonder feitelijke tussenkomst van Advisor licentienemer zijn geworden en bleven. Vordering sub 3 (nakoming van de overeengekomen exclusiviteit) is slechts toewijsbaar voor zover het gaat om (meehelpen met) het migreren van de voor Advisor ontoegankelijk gemaakte gegevens van klanten van Advisor. De desbetreffende veroordelingen zullen worden versterkt met dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Dmarcian met de nakoming in gebreke blijft.

5.41

Voor het overige zijn de gevorderde voorzieningen, waaronder het door de kortgedingrechter (onder 7.3) wel toegewezen verbod om wijzigingen in de Software aan te brengen, niet toewijsbaar.

In de zaak 200.315.070/01 (Advisor/ [verweerster] ):

Vorderingen (sub 5) jegens [verweerster]

5.42

Volgens
grief Imoeten de (onder 4.1 sub 5 weergegeven) vorderingen jegens [verweerster] wel worden toegewezen, omdat sprake is van een voldoende ernstig persoonlijk verwijt. Deze vorderingen komen erop neer dat haar wordt geboden ervoor zorg te dragen dat Dmarcian voldoet aan de in deze procedure jegens Dmarcian uitgesproken veroordelingen en zich te onthouden van het doen van onware of diffamerende mededelingen aan derden over Advisor, een en ander op straffe van een dwangsom.

5.43

Volgens Advisor heeft [verweerster] ernstig persoonlijk verwijtbaar gehandeld door: i) te bewerkstelligen dat Dmarcian de vonnissen in het eerste kort geding niet nakomt: ii) de nakoming door [A] en [B] van het vonnis in het tweede kort geding te frustreren; iii) e-mails aan (potentiële) klanten van Advisor te sturen die onwaar en in strijd met het vonnis in het eerste kort geding zijn, en iv) inbreuk te maken op de aan Advisor toegekende exclusiviteit, onder meer door het oprichten van een Europese entiteit – Dmarcian Limited – in Ierland met het kennelijke doel in strijd met de toegekende exclusiviteit de Software in Europa te distribueren. Gelet op de ervaringen in het eerste en tweede kort geding, is sprake van een reële dreiging dat [verweerster] zal besluiten opnieuw de uitspraken in dit kort geding niet (volledig) na te komen, hetgeen blijkt uit het feit dat v) zij na het vonnis van 18 juli 2022, tot op heden niet de volledige gegevens van de klanten heeft verstrekt met wie zij contact heeft gehad, onjuiste mededelingen doet en in strijd met het vonnis wijzigingen aan de Software doorvoert, aldus Advisor.

5.44

Naar Nederlands recht kan een bestuurder aansprakelijk zijn voor het handelen van de vennootschap, indien deze bewerkstelligt of toelaat dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichting jegens een derde niet nakomt en hem in dat kader persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt (ECLI:NL:HR:2006:AZ0758). Naar het voorlopig oordeel van het hof is ook in hoger beroep hetgeen door Advisor is aangevoerd niet voldoende voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder [verweerster] . Het hof licht dat als volgt toe.

5.45

Dat een bestuurder van een vennootschap het toelaat dat de vennootschap een rechterlijke uitspraak niet nakomt (verwijten i, ii en iii), levert niet zonder meer een persoonlijk ernstig verwijt op met persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder tot gevolg. Daarbij komt dat dit hof bij arrest in kort geding van 23 mei 2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:1029) heeft geoordeeld dat de in het eerste kort geding ingestelde (in verzet gewijzigde) vorderingen van Advisor niet toewijsbaar zijn en dat ook niet ten tijde van het verzetvonnis waren. Ook tegen deze achtergrond valt niet zonder meer in te zien dat [verweerster] een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt in de (gestelde) niet-naleving van de in die procedure in eerste aanleg gewezen vonnissen.

5.46

Naar het hof begrijpt heeft Advisor het verwijt, dat [verweerster] heeft toegelaten dat klanten en subdistributeurs per e-mail is meegedeeld dat Advisor een
former licenseewas en abonnementen moesten worden verlengd bij Dmarcian, met name ten grondslag gelegd aan het gevorderde verbod om diffamerende of onjuiste mededelingen aan derden te doen (vordering 5 sub ii). Zoals ook in de zaak tegen Dmarcian is geoordeeld, is een dergelijk verbod te vaag en ruim geformuleerd om in dit kort geding te kunnen worden toegewezen (zie hiervoor, 5.34).

5.47

Voor zover Advisor [verweerster] verwijt de uitvoering van het vonnis in het tweede kort geding te hebben gefrustreerd, waarin [A] en [B] werd verboden voor de duur van het door de Ondernemingskamer gelaste onderzoek Dmarcian te vertegenwoordigen en hen werd bevolen om Advisor gegevens van klanten met wie zij contact hadden gehad te verstrekken, is de drempel voor persoonlijke aansprakelijkheid evenmin gehaald. Dmarcian was geen partij in dat kort geding en daarin zijn dan ook geen veroordelingen jegens Dmarcian uitgesproken. Verder staat vast dat Dmarcian aan het vonnis heeft meegewerkt door [A] en [B] op hun verzoek van hun taken te ontheffen. Dat Dmarcian hen daarbij de toegang tot haar systemen heeft geblokkeerd is voorshands niet zonder meer onrechtmatig, laat staan dat [verweerster] in dit verband een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.

5.48

Ook het oprichten van de Europese entiteit Dmarcian Limited is naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende om persoonlijke aansprakelijkheid van [verweerster] aan te nemen. Die oprichting als zodanig was nog niet in strijd met de overeenkomst en de vonnissen. Bovendien is, zoals hiervoor in de zaak tegen Dmarcian is geoordeeld, niet aannemelijk dat Advisor thans nog een beroep kan doen op overeengekomen exclusiviteit met betrekking tot de verhandeling van de Dmarcian software in het Territoir. Nu Dmarcian op die grondslag reeds geen onrechtmatig handelen (meer) kan verweten, valt eens te minder in te zien dat [verweerster] in dit verband (verwijten iv en v) een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.

5.49

Voor zover Advisor [verweerster] aansprakelijk acht omdat Dmarcian in het onderhavige kort geding de veroordeling in het vonnis van 18 juli 2022 tot het verstrekken van klantgegevens aan Advisor niet volledig zou zijn nagekomen (verwijt v), kan uit dit uit de daartoe ter zitting in hoger beroep toegelichte overgelegde e-mailcorrespondentie (productie 89) nog niet worden geconcludeerd. Daaruit blijkt slechts dat de wederzijdse advocaten hebben gediscussieerd over de wijze waarop het vonnis met betrekking tot de gegevensverstrekking diende te worden uitgevoerd en dat mr. Hoeba toen kennelijk niet meer heeft gereageerd op een laatste mail van 24 augustus 2022 over de vraag of Advisor al dan niet toestemming moest geven aan Amerikaanse advocaten van Dmarcian. Hieruit volgt nog niet dat Dmarcian niet (volledig) aan het vonnis heeft voldaan en evenmin dat [verweerster] persoonlijk verantwoordelijk was voor de door de advocaten gevoerde discussie en in dat verband een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

5.5

Gelet op het voorgaande bestaat onvoldoende grond voor toewijzing van het jegens [verweerster] in persoon gevorderde gebod om ervoor zorg te dragen dat Dmarcian aan de in dit arrest uit te spreken veroordelingen voldoet (vordering 5i). Bovendien zijn in de zaak tussen Advisor en Dmarcian de veroordelingen van Dmarcian, zoals gevorderd, met dwangsommen versterkt. Gesteld noch gebleken is dat Dmarcian niet in staat is verschuldigde dwangsommen te voldoen en geen verhaal zal bieden. Ook het sub 5 ii gevorderde verbod om onware en diffamerende mededelingen over Advisor te doen zal worden afgewezen.

5.51

Uit het voorgaande volgt dat de grief en daarmee het hoger beroep in deze zaak faalt.

In beide zaken:

Conclusie en proceskosten

5.52

De conclusie is dat in de zaak Dmarcian/Advisor (200.315.145/01) zowel het principaal als het incidenteel hoger beroep gedeeltelijk slagen. In de zaak Advisor/ [verweerster] (200.315.070/01) slaagt het hoger beroep niet.

5.53

Daarom zal het hof het vonnis voor zover gewezen tussen Advisor en [verweerster] bekrachtigen en het vonnis voor zover gewezen tussen Advisor en Dmarcian (gedeeltelijk) vernietigen.

5.54

In de zaak tegen [verweerster] zal Advisor als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep. In de zaak tussen Dmarcian en Advisor zal het hof de kosten in hoger beroep compenseren. De beslissing van de kortgedingrechter over de kosten in eerste aanleg blijft in stand.
Grief IX in incidenteel hoger beroepfaalt.

6.Beslissing

Het hof:

in de zaak 200.315.070/01

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van 18 juli 2022;

- veroordeelt Advisor in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van [verweerster] begroot op € 343,- voor griffierecht en € 2.366,- voor salaris van de advocaat (2 pt x tarief II) en na vandaag begroot op € 173,- aan nasalaris, te vermeerderen met € 90,- ingeval Advisor veertien dagen na aanschrijving de tijd heeft gehad om in der minne aan deze kostenveroordelingen te voldoen en [verweerster] dit arrest heeft moeten laten betekenen, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na vandaag, respectievelijk, wat het bedrag van € 90,- betreft, na de datum van betekening;

In de zaak 200.315.145/01

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van 18 juli 2022 voor zover het gaat om het dictum onder 7.3;

- bekrachtigt het vonnis voor zover het gaat om het dictum onder 7.6 tot en met 7.9;

- bekrachtigt het dictum onder 7.2, 7.4, 7.5, voor zover de daarin gegeven veroordelingen de hieronder opnieuw geformuleerde veroordelingen niet te buiten gaan, vernietigt deze veroordelingen voor het overige en doet in zoverre opnieuw recht:

- verbiedt Dmarcian op grond van het (gemeenschappelijk) auteursrecht om de Software, al dan niet als SaaS, aan te bieden en/of te licentiëren en/of te doen licentiëren aan natuurlijke personen en/of rechtspersonen in Nederland, met uitzondering van klanten in Nederland met wie Dmarcian al rechtstreeks/zonder tussenkomst van Advisor heeft gecontracteerd;

- gebiedt Dmarcian op grond van het (gemeenschappelijk) auteursrecht haar website(s) waarop zij de Software aanbiedt te blokkeren voor bezoekers met een IP-adres in Nederland, met uitzondering van klanten in Nederland met wie Dmarcian al rechtstreeks/ zonder tussenkomst van Advisor heeft gecontracteerd;

- verbiedt Dmarcian op (post)contractuele grondslag om binnen het Territoir de Software, al dan niet als Saas, aan te bieden en/of te (doen) licentiëren aan klanten die Advisor op 1 juni 2021 en op de datum na die waarop het vonnis aan Dmarcian is toegestuurd had, voor zover zij daarbij gebruik maakt van de klantgegevens waarover Dmarcian reeds op 21 januari 2021 beschikte, en bepaalt dat dit verbod niet geldt voor klanten binnen het Territoir die via creditcard betaalden of die anderszins zonder feitelijke tussenkomst van Advisor licentienemer zijn geworden en zijn gebleven;

- beperkt het in 7.5 van het vonnis gegeven gebod (op (post)contractuele grondslag) om opgave te doen van gegevens, tot die gevallen waarbij gebruik is gemaakt van de klantgegevens waarover Dmarcian reeds op 21 januari 2021 beschikte, en bepaalt dat het gebod niet geldt met betrekking tot klanten binnen het Territoir die via creditcard betaalden of die anderszins zonder feitelijke tussenkomst van Advisor licentienemer zijn geworden en zijn gebleven;

- gebiedt Dmarcian (op (post)contractuele grondslag) binnen 30 werkdagen na toezending van dit arrest mee te werken aan de migratie althans het ter beschikking stellen van de gegevens van klanten met wie Advisor ten tijde van de opzegging op 21 januari 2021 reeds een overeenkomst had gesloten en van wie de gegevens zich, voor Advisor onbereikbaar, nog op het platform van Dmarcian bevinden;

- veroordeelt Dmarcian om aan Advisor een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij, na betekening van dit arrest, niet aan één van de hiervoor uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 200.000,- per veroordeling;

- compenseert de kosten van het hoger beroep aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt;

In beide zaken:

- verklaart bovenstaande veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, J.W. Frieling en R.S. Le Poole en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2024 in aanwezigheid van de griffier.

Hoger beroep kort geding tussen Amerikaanse en Nederlandse softwareondernemingen over exploitatie van software en auteursrechtelijke geschillen

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

1.De zaak in het kort

2.Procesverloop in hoger beroep

3.Feitelijke achtergrond

4.Procedure bij de rechtbank

5.Beoordeling in hoger beroep

6.Beslissing

In de zaak 200.315.145/01