ECLI:NL:GHDHA:2023:1029

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel Recht
Team Handel

zaaknummers : 200.296.959/01

zaak-/rolnummer rechtbank : C/10/616075/KG ZA 21-249

Arrest d.d. 23 mei 2023

in de zaak van:

l. de rechtspersoon naar vreemd recht
DMARCIAN INC.

gevestigd te Brevard, North-Carolina, Verenigde Staten van Amerika,

advocaat: mr. T.S. Jansen te Amsterdam,

2.
[appellant 2],

wonende te [woonplaats],

advocaat: mr. P.A. Josephus Jitta te Amsterdam,

appellanten, geïntimeerden in het incidenteel appel,

hierna te noemen: Inc en [appellant 2],

tegen

DMARCIAN EUROPE B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

geïntimeerde, appellante in het incidenteel appel,

advocaat: mr. A.P. Meijboom te Amsterdam,

hierna te noemen: DME.

Het verloop van het geding

Het verloop van het geding blijkt uit:

- het verzetvonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 31 mei 2021 en daaraan ten grondslag liggende stukken, waaronder:

* de inleidende dagvaarding van 29 januari 2021 van DME;

* het verstekvonnis van 1 februari 2021, verbeterd bij vonnis van 2 februari 2021;

* de verzetdagvaardingen van Inc en [appellant 2];

* de akte eiswijziging van DME;

- de appeldagvaarding van Inc van 28 juni 2021;

-. de appeldagvaarding van [appellant 2] van 28 juni 2021;

- de memorie van grieven van Inc (MvG-I), met de producties 1 t/m 108;

- de memorie van grieven van [appellant 2] (MvG-D);

- de memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel tevens akte houdende wijziging van eis (MvA/MvG-inc) van DME, met de producties 45 t/m 83;

- de memorie van antwoord in het incidenteel appel en akte houdende bezwaar tegen wijziging van eis van Inc (MvA-i-Inc);

- de memorie van antwoord in het incidenteel appel van [appellant 2] (MvA-i-D);

- de akte van DME met de producties 84 t/m 88;

- de akte van Inc met de producties 9 t/m 21;

- de pleitnota’s van Inc (PA-I), [appellant 2] (PA-D) en DME (PA-DME) die zijn overgelegd op de mondelinge behandeling van 15 september 2022.

De beoordeling

De feiten

1. De volgende feiten worden door het hof tot uitgangspunt genomen.

a. Inc is opgericht op 19 september 2014. [appellant 2] is aandeelhouder van Inc.

b. DME is opgericht op 21 maart 2013. Tot juli 2018 was The Digital Xpedition Holding B.V. (TDX) de enig aandeelhouder en bestuurder van DME. De aandelen in TDX worden, via hun persoonlijke holdings, gehouden door de heren [betrokkene 1] en [betrokkene 2].

c. DME en Inc houden zich bezig met het leveren van producten en diensten op het gebied van identiteitsbeveiliging van e-mailadressen.

d. In januari 2016 hebben DME en Inc een mondelinge overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik van het gebruik en de distributie van de door Inc ontwikkelde software (hierna: de Inc-software). Deze overeenkomst hield in ieder geval het volgende in:

- DME kreeg een eeuwigdurende licentie om de Inc-software te gebruiken en deze te verkopen in Europa, Rusland en Afrika;

- In ruil hiervoor kreeg Inc en/of [appellant 2] het recht om een meerderheidsbelang in DME te kopen voor € 1,- (het optierecht).

In de praktijk wordt de Inc-software aangeboden als SaaS (Software as a Service) dienst die toegankelijk is via de website dmarcian.com waar Inc en DME gezamenlijk gebruik van maken. Potentiële klanten worden via deze site doorgeleid naar DME als de klant uit Europa, Rusland of Afrika komt. Andere klanten worden doorgeleid naar Inc.

e. Op 13 juli 2018 heeft [appellant 2] het mede aan hem toegekende optierecht uitgeoefend en 50,01% van de aandelen in DME verkregen. Tegelijkertijd zijn [appellant 2] en TDX een ‘exit agreement’ (hierna: EA) overeengekomen. Artikel 4 daarvan bepaalt dat iedere aandeelhouder het recht heeft om de samenwerking tussen de aandeelhouders te beëindigen door een bod uit te brengen op de aandelen van de andere aandeelhouder. Indien de andere aandeelhouder dat bod niet accepteert, heeft die aandeelhouder de verplichting om de eerste aandeelhouder uit te kopen tegen dezelfde prijs (per aandeel) die de eerste aandeelhouder heeft geboden.

f. DME houdt 100% van de aandelen in dmarcian Bulgaria EOOD (hierna: DMB). Vanaf medio 2018 vindt (verdere) ontwikkeling van de Inc-software (ook) plaats door DME en DMB. Vanaf november 2019 is alleen nog de aldus aangepaste en uitgebreide versie van de Inc-software te verkrijgen.

g. Tussen TDX/DME /[betrokkene 1] en Inc/[appellant 2] is een geschil ontstaan over deze aangepaste en uitgebreide versie van de Inc-software (hierna: de +software). Volgens TDX/DME/[betrokkene 1] staat de +software los van de Inc-software, zodanig dat het auteursrecht daarop aan haar, en niet aan Inc toekomt. Volgens Inc/[appellant 2] omvat de +software niet meer dan aanvullende
featuresvoor verbeterd gebruik van de Inc-software, zodat het auteursrecht daarop bij Inc berust. De Inc-software en de +software zullen hierna gezamenlijk kortweg worden aangeduid als: de Software.

h. TDX heeftin 2020 een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het hof Amsterdam (OK) ingeleid. Bij beschikking van 7 september 2020 heeft de OK een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij DME over de periode 2016-2020 bevolen.

i. Bij brief van 22 januari 2021 heeft Inc aan DME bericht dat zij de samenwerking per 1 februari 2021 wenst te beëindigen en dat zij DME vanaf die datum geen toegang meer verschaft tot haar systemen tenzij DME haar auteursrecht op de +software aan Inc overdraagt in ruil voor een licentie op grond waarvan zij 80% van haar inkomsten uit de verkoop van de Software aan Inc afstaat.

j. Op 22 januari 2022 heeft Inc de toegang van DME tot haar systemen geblokkeerd. DME had daardoor geen (directe) toegang meer tot de gegevens van het overgrote deel van haar klanten.

k. Eveneens op 22 januari 2022 heeft [appellant 2] aan TDX op basis van artikel 4 EA een bod uitgebracht op de aandelen die TDX nog in DME had.

l. Inc heeft niet voldaan aan sommaties om een einde te maken aan de blokkade. DME heeft vervolgens de bestanden (inclusief de Software) die nodig zijn om haar bedrijf te blijven voeren op een aparte ‘
instance’geplaatst. Deze eigen ‘
instance’is op 8 maart 2021 ‘
live’gegaan.

De procedure in eerste aanleg

2.1

Bij het verstekvonnis van 1 februari 2021 zijn de vorderingen van DME in zoverre toegewezen dat Inc:

A. is geboden om, bij wijze van ordemaatregel gedurende het door de OK gelaste onderzoek, de overeenkomst na te komen en is verboden om deze gedurende die periode te beëindigen

B. is geboden om de blokkade op te heffen totdat de overeenkomst rechtsgeldig is geeïndigd;

en dat [appellant 2]:

C. is veroordeeld om zich te onthouden van iedere handeling – zelf of via Inc – die de bedrijfsvoering van DME belemmert, totdat duidelijkheid bestaat over de inhoud en reikwijdte van de aan DME verstrekte licentieovereenkomst en de eigendom van de IE-rechten op de software,

. alles op straffe van verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van Inc en [appellant 2] in de proceskosten.

De vorderingen waarop deze beslissingen zijn gebaseerd zullen hierna worden eveneens worden weergegeven met de hoofdletters waarmee deze beslissingen zijn aangeduid, dus: de vorderingen A, B en C.

2.2

Tijdens de verzetprocedure heeft DME haar eis gewijzigd, aldus dat zij vordert bekrachtiging van het verstekvonnis en daarnaast:

D. een gebod aan Inc om opgave te doen van gegevens van de personen uit Europa, Afrika en Rusland met wie Inc contact heeft gehad ter zake van het gebruik van de software;

E. veroordeling van Inc en [appellant 2] tot betaling van verbeurde dwangsommen die bij het verstekvonnis waren opgelegd.

Vordering D berust op de stelling dat DME een exclusieve licentie had verkregen om in Europa, Afrika en Rusland de Inc-software te gebruiken en te verkopen.

2.3

In het verzetvonnis van 31 mei 2021 heeft de voorzieningenrechter beslissing B aangepast, in die zin dat aan het opheffingsgebod een voorwaarde is verbonden en het verstekvonnis ten aanzien van de beslissingen A en C bekrachtigd, met compensatie van de kosten in de verzetprocedure, en onder afwijzing van het meer of anders gevorderde. Vordering D heeft de voorzieningenrechter afgewezen op de gronden dat niet is komen vast te staan dat sprake was van exclusiviteit en dat, nu DME de door haar benodigde bestanden op een aparte ‘
instance’heeft geplaatst, onvoldoende duidelijk is vanaf wanneer en in welke mate zij hinder heeft ondervonden van de blokkade. Vordering E heeft de voorzieningenrechter afgewezen op de grond dat een kort geding zich niet leent voor een definitief oordeel over de verschuldigdheid van dwangsommen.

Het hoger beroep; inleiding

3.1

Inc en [appellant 2] zijn tijdig in (principaal) hoger beroep gekomen van het verzetvonnis.

3.2

Inc heeft in de MvG-I onder meer aangevoerd dat:

- DME’s bedrijvigheid na de blokkade niet is weggevallen (punt 10.3 MvG-I, zie ook de punten 3.143 e.v. MvG-I en rov. 1.l van dit arrest);

- er geen objectieve rechtsgrond is om haar te gebieden de samenwerking en de licentieovereenkomst te herstellen en na te komen (punt 7.3 MvG-I) en dat zonder zo’n rechtsgrond geen ordemaatregel mocht worden opgelegd (punt 7.2 MvG-I).

3.3

[appellant 2] heeft in de MvG-D onder meer aangevoerd dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat Inc voorlopig gehouden is om de beëindigde licentieovereenkomst met DME voort te zetten (punten 9 en 10 MvG-D).

3.4

DME is in incidenteel hoger beroep opgekomen tegen de afwijzing van haar vorderingen D en E (de incidentele grieven 1 en 3) en tegen de verbinding van een voorwaarde aan de toewijzing van haar vordering B (incidentele grief 2). Daarnaast heeft DME in de MvA/MvG-inc haar eis vermeerderd, in de zin dat zij nu tevens vordert – als, zo begrijpt het hof, een uitbreiding van haar vordering A – een gebod aan Inc om de overeenkomst onverkort na te komen en haar te verbieden de overeenkomst te beëindigen totdat hierover in de bodemprocedure tussen Inc en DME bindend is beslist, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Deze uitbreiding zal hierna worden aangeduid als vordering A1. Het bezwaar van Inc tegen deze eisvermeerdering wordt verworpen nu deze geen strijd met de goede procesorde oplevert.

De beoordeling van het hoger beroep

4.1

Bij de mondelinge behandeling in hoger beroep van 15 september 2022 heeft [betrokkene 1], die indirect aandeelhouder is in TDX, verklaard dat DME na de blokkade op 22 januari 2021 erin is geslaagd om een eigen platform – de in rov. 1.l bedoelde ‘
instance’– op te zetten dat op 8 maart 2021 definitief in de lucht is gegaan, dat DME vervolgens haar klanten naar die
instanceis gaan migreren (hetgeen veel geld heeft gekost) en dat die migratie inmiddels is voltooid, waardoor DME Inc nu niet meer nodig heeft. Namens DME is door mr Meijboom op die mondelinge behandeling verder verklaard dat na de blokkade, die ervoor zorgde dat DME nergens meer bij kon, veel energie is gestoken in het opzetten van dat eigen platform en dat tegelijkertijd een juridisch traject is ingegaan om met een ordemaatregel Inc te verplichten om toegang te verlenen. In punt 3.6 PA-DME heeft DME opgemerkt dat zij het hoofd boven water heeft weten te houden, zij het dankzij haar eigen inspanningen en grote financiële offers.

4.2

Uit deze verklaringen volgt dat DME op dit moment geen voldoende (spoedeisend) belang heeft bij de met haar vorderingen A, A1, B en C gevraagde voorlopige maatregelen.

4.3

Met het oog op vordering E oordeelt het hof als volgt over de situatie ten tijde van het verzetvonnis. Op de datum van dat vonnis (31 mei 2021) was het eigen platform van DME al geruime tijd voltooid en was de migratie van klanten al bijna drie maanden gaande. Het juridische traject was hiernaast als ‘extraatje’ ingezet. Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van het hof – achteraf gezien – niet worden gezegd dat ten tijde van het verzetvonnis de daarin, door toewijzing van de vorderingen A, B en C getroffen ordemaatregelen nog waren geboden; DME had op de datum van dat vonnis de nadelige gevolgen van de blokkade immers al voor een groot deel zelf weten op te heffen, waardoor er ook toen al geen voldoende spoedeisend belang meer bij die vorderingen bestond. Of de kosten van deze door DME getroffen maatregelen ter voorkoming van de schade op Inc kunnen worden verhaald (artikel 6:96 lid 2a BW) is overigens een kwestie die zo nodig aan de orde kan komen in een bodemprocedure over de al dan niet rechtmatigheid van de blokkade. Uit het voorgaande volgt dat de voorzieningenrechter de in het verstekvonnis toegewezen vorderingen A, B en C in het verzetvonnis niet (wat vordering B betreft: deels) in stand had mogen laten. Op basis van het verstekvonnis zijn dus geen dwangsommen verbeurd. Reeds hierop loopt vordering E stuk.

4.4

Daar komt wat vorderingen A, A1, B en C betreft het volgende bij, dat ook relevant is voor vordering D. Met het oog op de mondelinge behandeling in hoger beroep van 15 september 2022 is door DME als productie 86 overgelegd een vonnis van de rechtbank Rotterdam van 18 juli 2022, gewezen in een kort geding tussen DMarc Advisor B.V. (zoals DME sinds 29 januari 2022 is genaamd) en Inc. In rov. 6.10 daarvan is het volgende te lezen (Dmarcian = Inc):

‘
[appellant 2] heeft op 8 september 2021 al zijn aandelen in Advisor overgedragen aan TDX, die sindsdien (weer) enig aandeelhouder is van Advisor. Daarmee is een cruciaal onderdeel van de overeenkomst – de vergoeding aan [appellant 2] c.q. Dmarcian voor het verkrijgen van het licentie- en verkooprecht door Advisor – weggevallen. Dat betekent dat nakoming van de overeenkomst, zoals die ooit gesloten is, niet mogelijk is. Advisor kan in redelijkheid niet van Dmarcian verlangen haar toe te staan (onder andere) het product van Dmarcian te verkopen en voorts gebruik te maken van de Software en het Dmarcian-platform zonder dat een vergoeding tegenover staat.’

Op de mondelinge behandeling van 15 september 2022 is deze passage ter sprake gekomen (zie punten 2.7, 3.3 en 3.4 PA-DME en punten 4.8 t/m 4.11 PA). Het hof begrijpt dat het volgende is voorgevallen. [appellant 2] had op 22 januari 2021 op grond van de in artikel 4 EA (weergegeven in rov. 1.e) een bod van € 445.956,30 uitgebracht op de aandelen die TDX nog in DME had (kennelijk: 49,99 %). Bij brief van 19 maart 2021 heeft TDX bericht dat zij dit bod niet accepteert en dat zij gebruik maakt van haar recht – eveneens op grond van artikel 4 EA – om het bod om te draaien. Vervolgens heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam in een vonnis van 3 augustus 2021 [appellant 2] veroordeeld om medewerking te verlenen aan overdracht van de door hem gehouden aandelen in DME (kennelijk 50,01 %, zie rov. 1.e) aan TDX tegen de prijs van € 446.134,72. Vervolgens zijn de aandelen door [appellant 2] aan TDX geleverd op 8 september 2021. Omdat deze aandelen in 2018 door TDX aan [appellant 2] waren geleverd, gaat het hier om een teruglevering.

4.5

Inc heeft, onder verwijzing naar de zojuist geciteerde passage uit het vonnis van 18 juli 2022, aangevoerd dat door deze teruglevering een essentieel onderdeel van de samenwerking – de vergoeding aan [appellant 2]/Inc voor het verkrijgen van het licentierecht door DME – is komen te vervallen en dat om die reden ‘nakoming van de samenwerking ongerechtvaardigd zou zijn’. Door [appellant 2] is, buiten zijn PA om, betoogd dat de waarde van de IE-rechten niet was verdisconteerd in de koopprijs van de aandelen. Inc en [appellant 2] betwisten kortom dat de overeenkomst nog steeds een rechtvaardiging vormt voor de door DME gevraagde voorzieningen. Hoewel dat op haar weg had gelegen als degene die voorzieningen op basis van de overeenkomst vraagt – zeker in het licht van de geciteerde passage uit het door haar overgelegde vonnis van 18 juli 2022 – heeft DME niet toegelicht dat in de door TDX aan [appellant 2] betaalde prijs voor teruglevering van de aandelen in DME (€ 446.134,72), de waarde van de afkoop van een eeuwigdurende licentie van de Inc-software was verdisconteerd. Anders dan DME lijkt te menen (punt 3.4 PA-DME), kan uit het feit dat deze terugleverprijs, door de werking van artikel 4 EA, is gebaseerd op de prijs die toen nog meerderheidsaandeelhouder [appellant 2] eerder had geboden op het minderheidspakket (49,99%) van TDX niet worden afgeleid dat daarin een tegenprestatie voor de afkoop van de licentierechten is begrepen. Er moet dus ernstig rekening mee worden gehouden dat de genoemde afkoopwaarde niet in de terugleverprijs was verdisconteerd. En wanneer dit niet het geval is, dan is het evenwicht in de overeenkomst – die een langlopende duurovereenkomst is – sinds die teruglevering fundamenteel verstoord en is (dus) aan serieuze twijfel onderhevig of in een bodemprocedure wel zal (kunnen) worden geoordeeld dat Inc nog gehouden is om haar verplichtingen uit die overeenkomst na te komen. Voor daartoe strekkende ordemaatregelen is bij deze stand van zaken naar het oordeel van het hof geen plaats. De vorderingen A, A1, B, C en D van DME stuiten – wat de eerste vier betreft: ook (zie rov. 4.2) –hierop af.

4.6

Zoals onder 4.2 en 4.3 tot uitdrukking is gebracht, had de voorzieningenrechter ten tijde van het verzetvonnis de vorderingen A, B en C niet toewijsbaar moeten achten. Indien vordering D door de voorzieningenrechter, naar de situatie ten tijde van het verzetvonnis, wel had moeten worden toegewezen, dan zou dat daarom niet tot een voor DME gunstiger proceskostenbeslissing in de eerste aanleg hebben geleid. Hooguit zouden onder deze omstandigheden de kosten zijn gecompenseerd, en dat is wat in het verzetvonnis ook is gebeurd. DME heeft daarom ook in verband met de proceskostenbeslissing in de eerste aanleg geen belang bij een beoordeling in hoger beroep van de vraag of vordering D in het verzetvonnis had moeten worden toegewezen. Vordering A1 was op dat moment overigens nog niet aan de orde; die is pas in hoger beroep ingesteld.

4.7.

De vorderingen van DME zijn, resumerend, op dit moment niet toewijsbaar en waren dat ook niet ten tijde van het verzetvonnis. De onder 3.2 en 3.3 weergegeven stellingen van Inc en [appellant 2] in het principaal appel treffen doel, terwijl de incidentele grieven van DME niet opgaan. Het verzetvonnis zal daarom worden bekrachtigd voor zover daarbij het meer of anders gevorderde (de vorderingen D en E) is afgewezen, en zal voor het overige worden vernietigd onder alsnog afwijzing van de andere vorderingen van DME (de vorderingen A, A1, B en C). Als de in het ongelijk gestelde partij zal DME worden veroordeeld in de kosten van de procedure in de eerste aanleg en in hoger beroep.

4.8

Bij een beoordeling van hun grieven met betrekking tot de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en het toepasselijk recht hebben Inc en [appellant 2] nu geen belang meer, zodat deze onbesproken kunnen blijven.

Beslissing

Het gerechtshof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen verzetvonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 31 mei 2021 voor zover daarbij onder 5.9 het meer of anders gevorderde is afgewezen, vernietigt dit vonnis voor het overige, en in zoverre opnieuw rechtdoende:

* bekrachtigt het tussen partijen gewezen verstekvonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 1 februari 2021 voor zover daarbij onder 3.10 het meer of anders gevorderde is afgewezen, vernietigt dit vonnis voor het overige, en in zoverre opnieuw rechtdoende:

* wijst de vorderingen van DME af;

- wijst af de door DME in hoger beroep ingestelde vordering;

- veroordeelt DME in de kosten van de procedure, in de eerste aanleg aan de zijde van Inc begroot op € 667,- voor griffierecht en € 1.689,- voor salaris, en in hoger beroep aan de zijde van Inc begroot op € 85,81 voor de dagvaarding, € 772,- voor griffierecht en € 4140,50 voor salaris, en op € 157,- voor nasalaris, nog te verhogen met € 82,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 82,-, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van genoemde termijn van veertien dagen;

- veroordeelt DME in de kosten van de procedure, in de eerste aanleg aan de zijde van [appellant 2] begroot op € 1.689,- voor salaris, en in hoger beroep aan de zijde van [appellant 2] begroot op € 103,83 voor de dagvaarding, € 338,- voor griffierecht en € 4.140,50,- voor salaris, en op € 157,- voor nasalaris, nog te verhogen met € 82,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 82,-, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van genoemde termijn van veertien dagen;

- verklaart dit arrest zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, H.M.H. Speyart van Woerden en J.N. de Blécourt; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 mei 2023 in aanwezigheid van de griffier.