ECLI:NL:RBDHA:2016:4399

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/506629 / KG ZA 16-285

Vonnis in kort geding van 22 april 2016

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

KARL DUNGS GMBH & CO KG,

gevestigd te Urbach, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. M.A. van den Hazenkamp te Veghel,

tegen

1.[A] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ITT HOLDING B.V.,

gevestigd te Barneveld,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ITT CONTROLS B.V.,

gevestigd te Barneveld,

gedaagden,

advocaat mr. F.J. Van Eeckhoutte te Amersfoort.

Eiseres zal hierna Karl Dungs worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk ITT Controls c.s. worden genoemd en afzonderlijk worden aangeduid als [A] , ITT Holding en ITT Controls.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 8 maart 2016 met producties 1 tot en met 12;
de gewijzigde productie 12 en productie 13 van Karl Dungs;
de producties 1 tot en met 9 van ITT Controls c.s.;
de mondelinge behandeling op 1 april 2016;
de pleitnota van Karl Dungs;
de pleitnota van ITT Controls c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Karl Dungs is een in Duitsland gevestigde producent van brandersystemen en brander managementsystemen, die zij internationaal verhandelt. De verkoop in Nederland vindt plaats via Karl Dungs B.V. Karl Dungs B.V. maakt net als Karl Dungs gebruik van het internetadres www.dungs.com. Diverse andere door Karl Dungs beheerde webpagina’s met landgebonden topleveldomeinnamen als dungs.at en dungs.ru worden doorgelinkt naar het internetadres www.dungs.com.

2.2.

Karl Dungs is houder van het Uniewoordmerk “DUNGS”, geregistreerd op 2 september 2011 onder nummer 009424061 voor waren in de klassen 9 en 42, waaronder meet- en regelapparatuur voor industriële faciliteiten (hierna ook: ‘het Merk’).

2.3.

[A] is sinds 20 maart 2012 houder van de domeinnaam ‘dungs.nl’ (hierna: ‘de domeinnaam’). In februari 2014 heeft [A] zijn eenmanszaak ingebracht in ITT Controls en de domeinnaam verkocht aan ITT Holding, die de domeinnaam op haar beurt heeft verhuurd aan ITT Controls. Beide ondernemingen zijn gerelateerd aan [A] . ITT Controls is actief op het gebied van de groothandel in meet- en regelapparatuur voor de olie- en gasindustrie.

2.4.

Onder het domein www.dungs.nl is op het internet een webpagina toegankelijk (hierna: ‘de webpagina’) die onderdeel uitmaakt van de website van ITT Controls (hierna: ‘de website’). Op de webpagina worden artikelen van het merk Dungs aangeboden. Op de webpagina zijn ook logo’s afgebeeld van andere leveranciers van producten in de olie- en gasindustrie. Bij het aanklikken daarvan wordt de bezoeker doorgeleid naar een webpagina op de website waarop de producten van het betreffende merk worden aangeprezen. Ook kunnen via het menu bovenaan de webpagina andere pagina’s met andere producten van ITT Controls worden bereikt.

2.5.

De gemachtigde van Karl Dungs heeft per brief van 5 november 2013, gericht aan [A] , bericht dat Karl Dungs houder is van het merk DUNGS en dat onder meer het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ door haar als inbreuk op dit merkrecht wordt beschouwd. [A] is gesommeerd om deze domeinnaam over te dragen aan Karl Dungs.

2.6.

Op 12 november 2013 heeft de gemachtigde van ITT Controls c.s. gereageerd en daarbij het standpunt verwoord dat [A] zich gerechtigd acht de domeinnaam te gebruiken omdat zij daadwerkelijk producten van DUNGS verkocht en de webpagina uitsluitend gebruikte voor het aanbieden van die producten.

2.7.

Karl Dungs heeft op 9 december 2013 op grond van de geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (hierna: ‘de Geschillenregeling’) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) een vordering ingediend bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) tot in de plaats stelling als houder van de domeinnaam (hierna: de WIPO-procedure). Karl Dungs heeft haar vordering gebaseerd op het Merk. Hiertegen heeft [A] op 16 januari 2014 gemotiveerd verweer gevoerd.

2.8.

Op 6 mei 2014 is uitspraak gedaan in deze WIPO-procedure. Geoordeeld is dat de domeinnaam “dungs.nl” dient te worden overgedragen aan Karl Dungs.

2.9.

[A] is vervolgens bij dagvaarding van 9 juli 2014 bij deze rechtbank een bodemprocedure tegen Karl Dungs begonnen waarin hij, kort gezegd, vorderde dat voor recht werd verklaard dat uitsluitend ITT Holding, althans [A] , de rechthebbende en domeinnaamhouder is van de domeinnaam ‘dungs.nl’, zonodig onder vernietiging van de beslissing van de WIPO geschillenbeslechter. ITT Holding en ITT Controls zijn eveneens een bodemprocedure tegen Karl Dungs begonnen waarin zij een identieke vordering hebben ingesteld. De procedures zijn door de rechtbank gevoegd behandeld (hierna samen: ‘de bodemprocedure’).

2.10.

ITT Controls c.s. stelde in de bodemprocedure dat de uitspraak in de WIPO-procedure onjuist was en dat Karl Dungs daarom onrechtmatig jegens haar handelde dan wel ongerechtvaardigd verrijkt werd als zij zich op grond van die uitspraak de domeinnaam liet overdragen. In de dagvaarding nam ITT Controls c.s. ook het standpunt in dat zij geen inbreuk op het Merk maakte.

2.11.

Bij vonnis van 16 december 2015 heeft de rechtbank uitspraak gedaan^[1](hierna: ‘het bodemvonnis’). In het bodemvonnis is geoordeeld dat Karl Dungs niet onrechtmatig zou handelen als zij de SIDN zou verzoeken over te gaan tot wijziging van de tenaamstelling van de registratie en dat er ook geen sprake zou zijn van ongerechtvaardigde verrijking. Daartoe overwoog de rechtbank dat de beslissing in de WIPO-procedure tot stand was gekomen overeenkomstig de daarvoor geldende procedurevoorschriften en niet evident onjuist moest worden geacht. Omdat ITT Controls c.s. in de dagvaarding had bestreden dat zij merkinbreuk maakte maar zich later beriep op onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking, heeft de rechtbank ten aanzien van het merkenrecht vervolgens nog als volgt overwogen:

“Merkenrecht

5.11.

Voor zover [A] c.s. toch bedoeld hebben aan hun vordering ten grondslag te leggen dat zij geen inbreuk maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs en een legitiem belang hebben bij het gebruik van het Merk in de domeinnaam omdat zij uitgeputte Dungs-producten verhandelen, geldt het volgende.

5.12.

Tussen partijen is niet in geschil dat [A] c.s. met het gebruik van de domeinnaam gebruik maken van het Merk in de zin van artikel 9 lid 1 aanhef en sub a of sub b GMVo. [A] c.s. betogen echter dat zij bij hun verhandeling van uitgeputte Dungs-producten gebruik mogen maken van het Merk in de domeinnaam, omdat zij daarmee niet de indruk wekken dat zij een commerciële band hebben met Karl Dungs.

5.13.

Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er een reële kans dat het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ bij het publiek de indruk wekt dat de onderneming van [A] c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is of anderszins een commerciële band heeft met Karl Dungs. Daarvoor is het volgende redengevend. De domeinnaam bestaat uitsluitend uit het Merk gevolgd door ‘.nl’. Het publiek is er aan gewend dat een website met een dergelijke domeinnaam wordt beheerd door of met toestemming van de merkhouder. Het feit dat [A] c.s. de handelsnaam ITT Controls gebruiken, die geen verband met Karl Dungs suggereert, neemt die indruk niet weg. Ook zelfstandige ondernemingen met afwijkende handelsnamen kunnen immers een commerciële band hebben met de merkhouder, bijvoorbeeld als distributeur. Dat de professionele consumenten van brandersystemen en brandermanagementapparatuur zouden weten dat daarvan in dit geval geen sprake is, hebben [A] c.s. onvoldoende onderbouwd. Ook het feit dat [A] c.s. een andere look and feel voor hun website gebruiken dan Karl Dungs doet, kan die indruk niet wegnemen. [A] c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat de gemiddelde consument van de betreffende producten de look and feel van de website van Karl Dungs zo goed kent, dat die bij het bezoek van de website van [A] c.s. zal opmerken dat deze een andere look and feel heeft. Bovendien kunnen ook ondernemingen die een ander ontwerp voor hun website gebruiken, een commerciële band hebben met de merkhouder. Die andere look and feel kan de indruk van een commerciële band dus niet wegnemen.

5.14.

Die indruk kan wel worden weggenomen als het relevante publiek in alle gevallen de disclaimer op de website van [A] c.s. zou lezen. Een niet te verwaarlozen deel van de bezoekers zal de betreffende disclaimer echter niet lezen, omdat die onderaan een lang stuk tekst is vermeld en daardoor niet onmiddellijk in het oog springt. De bezoeker die het wel leest is bovendien al op de website van [A] c.s. aangekomen, waardoor zij al een commercieel voordeel behalen met de aanvankelijk gewekte onjuiste indruk. Gelet op het voorgaande dient het gebruik van de domeinnaam te worden aangemerkt als deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs.”

2.12.

ITT Controls c.s. heeft op 3 februari 2016 hoger beroep tegen het bodemvonnis ingesteld.

2.13.

Omdat de SIDN niet meewerkt aan wijziging van een registratie waarover bij de WIPO dan wel de Nederlandse rechter een gerechtelijke procedure met betrekking tot het houderschap van een domeinnaam aanhangig is, kan Karl Dungs de uitspraak van de WIPO op dit moment niet effectueren.

3.Het geschil

3.1.

Karl Dungs vordert – samengevat – dat

I. ITT Controls c.s. wordt bevolen iedere inbreuk op haar Uniemerkrechten met betrekking tot de domeinnaam www.dungs.nl met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden;

II. primair, ITT Controls c.s. wordt bevolen om binnen één dag na betekening van dit vonnis en gedurende de periode dat de domeinnaam www.dungs.nl op grond van de door SIDN gehanteerde regels voor de duur van tussen partijen lopende procedures is bevroren, de website van de domeinnaam www.dungs.nl te verwijderen en op de domeinnaam www.dungs.nl enkel een website van één pagina in een neutrale stijl (witte achtergrond met zwarte letters in lettertype Times New Roman 12 of groter) en zonder toevoeging van andere tekst of verwijzingen en links naar andere pagina’s of websites te publiceren met daarop een rectificatietekst, althans subsidiair, ITT Controls c.s. te bevelen om binnen één dag na betekening van dit vonnis en gedurende de periode dat de domeinnaam www.dungs.nl door SIDN is bevroren de website van de domeinnaam www.dungs.nl te verwijderen en de domeinnaam www.dungs.nl verder niet te gebruiken waardoor de domeinnaam ‘op zwart’ gaat;

III. het onder I. verzochte verbod wordt toegewezen op straffe van een dwangsom;

IV. ITT Controls c.s. ieder hoofdelijk, wordt veroordeeld aan Karl Dungs binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis te betalen, bij wijze van voorschot op de totale door Karl Dungs geleden schade, een bedrag voorlopig begroot op € 15.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

V. primair
,wordt bepaald dat de door ITT Controls c.s. geëntameerde procedure, en meer specifiek het door ITT Controls c.s. aangezegde hoger beroep, in dit geval de procedure is die zal leiden tot een beslissing ten principale en artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in deze kwestie derhalve niet van toepassing is, althans bepaling van de redelijke termijn waarbinnen Karl Dungs een bodemprocedure aanhangig dient te maken zoals bedoeld in artikel 1019i Rv achterwege kan worden gelaten;subsidiair, dat de redelijke termijn waarbinnen Karl Dungs een bodemprocedure aanhangig dient te maken zoals bedoeld in artikel 1019i Rv wordt bepaald op 36 maanden na de datum van het ten deze te wijzen vonnis;

VI. ITT Controls c.s. ieder hoofdelijk, wordt veroordeeld in de volledige proceskosten van dit geding zoals bedoeld in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover.

3.2.

Karl Dungs stelt dat ITT Controls c.s. inbreuk maakt op haar merkrechten ter zake het Merk omdat zij dit teken gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het Merk is ingeschreven. Het gebruik van de domeinnaam www.dungs.nl kwalificeert daarbij niet als toegestaan “gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”. Het gebruik van het Merk in de aanduiding van de naam van de website wekt de onterechte indruk dat de onderneming van ITT Controls c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is. Van enige commerciële band is echter geen sprake.

3.2.1.

Karl Dungs stelt verder dat zij schade leidt door het voortgezet gebruik van de domeinnaam door ITT Controls c.s. Deze schade kan worden berekend aan de hand van gederfde licentievergoedingen van € 2.500,- per maand gedurende 31 maanden. Thans vordert zij een bedrag van € 15.000,- als voorschot hierop.

3.2.2.

Karl Dungs stelt voorts dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen omdat de inbreuk voortduurt en de schade oploopt. Reeds in november 2013 heeft zij daarom actie ondernomen door ITT Controls aan te schrijven en nadien de WIPO-procedure te beginnen. De WIPO geschillenbeslechter heeft haar vorderingen toegewezen, maar doordat ITT Controls c.s. een bodemprocedure bij de rechtbank is begonnen kan deze niet worden geëffectueerd. Nadat de rechtbank opnieuw in het voordeel van Karl Dungs heeft beslist is ITT Controls c.s. in hoger beroep gegaan, zodat effectuering van de WIPO-uitspraak nog steeds niet mogelijk is. Om die reden heeft Karl Dungs naar eigen zeggen een spoedeisend belang bij het treffen van een voorziening tot het moment dat in de bodemprocedure onherroepelijk is beslist.

3.2.3.

Omdat een voorziening wordt gevraagd voor de periode dat nog niet onherroepelijk is beslist in een reeds aanhangige bodemprocedure kan volgens Karl Dungs worden afgezien van toepassing van artikel 1019i Rv.

3.3.

ITT Controls c.s. voert verweer. Zij betwist dat de voorzieningenrechter bevoegd is van de onderhavige vordering in kort geding kennis te nemen, omdat deze rechtbank reeds eerder in de bodemprocedure over dezelfde rechtsvraag heeft geoordeeld. Ook betwist zij het spoedeisend belang van Karl Dungs. De webpagina is al jaren online en thans wordt voor het eerst een vordering tot staking van merkinbreuk ingesteld. Uit het tijdsverloop blijkt echter dat Karl Dungs hierbij geen spoedeisend belang heeft, aldus ITT Controls c.s. Dat schade wordt geleden, althans dat Karl Dungs een spoedeisend belang heeft bij een voorschot daarop, wordt eveneens betwist.

3.3.1.

Voor zover de voorzieningenrechter toch aan een inhoudelijke behandeling toekomt, dienen de vorderingen tegen [A] en ITT Holding te worden afgewezen, aangezien alleen ITT Controls de webpagina onder de domeinnaam beheert. ITT Controls maakt echter geen inbreuk op de merkenrechten van Karl Dungs. In het bodemvonnis heeft de rechtbank ten onrechte overwogen dat het publiek eraan gewend is dat een website met een merknaam als domeinnaam beheerd wordt door of met toestemming van de merkhouder, en op grond daarvan geconcludeerd dat de naam van de website de onterechte indruk wekt dat de onderneming van ITT Controls c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is. De rechtbank heeft daarbij onvoldoende oog gehad voor de omstandigheden van het geval. Die bestaan hierin dat de bezoekers van de webpagina professionele inkopers zijn, die gewoonlijk gericht zoeken naar producten van een bepaald merk. Als gezocht wordt via Google wordt in het zoekresultaat weergegeven dat het gaat om een webpagina waarop ITT Controls producten van Karl Dungs aanbiedt. Facturatie vindt ook plaats onder de naam van ITT Controls. Daar komt bij dat ITT Controls haar eigen logo prominent op de webpagina heeft vermeld en ook alle links op de webpagina doorverwijzen naar webpagina’s van ITT Controls. Bezoekers van de webpagina zullen daarom niet in de veronderstelling komen dat ITT Controls banden heeft met Karl Dungs. Subsidiair betwist ITT Controls de hoogte van de schade.

3.3.2.

ITT Controls c.s. betwist de hoogte van de door Karl Dungs gevorderde proceskosten en verzoekt ingeval van een toewijzend vonnis af te zien van uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Artikel 1019i Rv dient naar de mening van ITT Controls c.s. wel toegepast te worden.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Gelet op de door Karl Dungs aangevoerde grondslag van de vordering, dient de voorzieningenrechter haar bevoegdheid te bepalen aan de hand van de Uniemerkenverordening^[2](UMVo). Op grond van artikel 95 lid 1, 96 onder a, 97 lid 1 en 103 lid 1 en lid 2 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van de vorderingen kennis te nemen. Het betoog van ITT Controls c.s. dat de voorzieningenrechter onbevoegd is omdat in een bodemprocedure bij deze rechtbank en bij dezelfde rechter reeds over de thans voorliggende rechtsvraag een oordeel is gegeven, is geen wettelijke grond voor onbevoegdheid.

4.2.

Wat betreft de stelling van ITT Controls c.s. dat zij geen eerlijk proces kan verwachten omdat de voorzieningenrechter zich waarschijnlijk zal aansluiten bij het in de bodemprocedure gegeven oordeel, merkt de voorzieningenrechter het volgende op. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 7 januari 2011^[3]geoordeeld dat ingeval in kort geding moet worden beslist op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, de voorzieningenrechter in beginsel zijn vonnis dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of in een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht, alsook indien sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen. Deze door de Hoge Raad geformuleerde afstemmingsregel leidt ertoe dat iedere voorzieningenrechter, ongeacht van welke Nederlandse rechtbank, in beginsel gehouden is het eerder in de bodemprocedure gegeven oordeel als uitgangspunt voor zijn beslissing te nemen. Om die reden kan het bezwaar van ITT Controls c.s. ook niet op andere gronden dan onbevoegdheid worden gehonoreerd.

Spoedeisend belang

4.3.

ITT Controls c.s. betwist dat sprake is van een spoedeisend belang aan de zijde van Karl Dungs, nu de webpagina reeds sinds oktober 2012 toegankelijk is, Karl Dungs tot november 2013 heeft gewacht met het aantekenen van bezwaar hiertegen en nu pas een verbod op merkinbreuk vordert. Het tijdverloop tot op heden toont aan dat geen sprake is van spoedeisend belang, aldus ITT Controls c.s.

4.4.

Indien in kort geding een voorziening wordt gevraagd die ertoe strekt een einde te maken aan door de eisende partij als stelselmatige inbreuk op een haar toekomend subjectief recht aangemerkte handeling waarvan zij doorlopende schade stelt te ondervinden, ligt het voor de hand dat deze partij een spoedeisend belang bij een beoordeling van haar vordering heeft^[4]. De enkele omstandigheid dat Karl Dungs geruime tijd heeft laten verlopen voordat zij in kort geding een verbodsvordering instelde, behoeft de voorzieningenrechter niet ervan te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat.

4.5.

In de onderhavige zaak is de voorzieningenrechter van oordeel dat Karl Dungs voldoende spoedeisend belang bij de vordering heeft. Daarbij is van belang dat Karl Dungs onweersproken stelt in het najaar van 2013 van het gebruik van de domeinnaam voor de webpagina op de hoogte te zijn geraakt. ITT Controls c.s. heeft niet gesteld dat en waarom Karl Dungs het gebruik eerder moet hebben opgemerkt. Kort daarna, op 5 november 2013, heeft Karl Dungs een sommatiebrief aan ITT Controls c.s. toegezonden. Toen ITT Controls c.s. daarop afwijzend reageerde is op 9 december 2013 een
Complaintbij het WIPO ingediend, waarbij Karl Dungs met een beroep op het Merk de overdracht van de domeinnaam heeft gevorderd. Indien zij de domeinnaam zou verkrijgen, zou zij daarmee zelf het gebruik van die naam door ITT Controls c.s. kunnen beëindigen. Karl Dungs heeft met die handelwijze naar het oordeel van de voorzieningenrechter op dat moment voldoende voortvarend en voldoende proportioneel haar merkrechten gehandhaafd. Nadat Karl Dungs de WIPO-procedure had gewonnen, heeft zij afgewacht of ITT Controls c.s. zich daarbij zou neerleggen. Omdat ITT Controls c.s. de bodemprocedure aanspande, is de domeinnaam vervolgens bevroren gebleven. Het verweer van Karl Dungs in die bodemprocedure was gericht op afwijzing van de vorderingen van ITT Controls c.s. Ook na het vonnis in de bodemprocedure had ITT Controls c.s. zich daarbij neer kunnen leggen en had de beslissing van de WIPO geschillenbeslechter ten uitvoer gelegd kunnen worden. Dat ITT Controls c.s. nooit een indicatie heeft gegeven dat zij zich zou neerleggen bij een ongunstig bodemvonnis, betekent omgekeerd niet dat op dat moment al duidelijk was dat ITT Controls c.s. tegen het bodemvonnis in hoger beroep zou gaan. Nu ITT Controls c.s. dat wel hebben gedaan en de bevriezing van de domeinnaam naar verwachting nog geruime tijd in stand zal blijven, heeft Karl Dungs thans een spoedeisend belang bij het vorderen van een voorlopige voorziening. Van een stilzitten waarvoor geen redelijke verklaring is, is in dit geval geen sprake. Omdat het verweer in conventie in de bodemprocedure gericht was op beëindiging van het gebruik van de domeinnaam door ITT Controls c.s. en Karl Dungs zich daarbij beriep op het Merk, leidt ook het feit dat Karl Dungs heeft nagelaten een reconventionele vordering in te stellen in de bodemprocedure niet tot een ander oordeel.

Merkinbreuk

4.6.

Ingevolge de onder 4.2 genoemde afstemmingsregel dient de voorzieningenrechter haar oordeel af te stemmen op het in de bodemprocedure gegeven oordeel dat het gebruik van de domeinnaam voor de webpagina waarmee de domeinnaam zowel ten tijde van de bodemprocedure als op dit moment verbonden is, een merkinbreuk vormt. Dat na de uitspraak in de bodemprocedure sprake is geweest van een zodanige wijziging van die webpagina dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen is gesteld noch gebleken. Naar de voorzieningenrechter begrijpt is ITT Controls c.s. echter van mening dat de in het vonnis van de bodemrechter opgenomen overweging dat de reële kans bestaat “
dat het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ bij het publiek de indruk wekt dat de onderneming van [A] c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is of anderszins een commerciële band heeft met Karl Dungs” niet gesteund wordt door rechtspraak en literatuur. Volgens ITT Controls c.s. had de bodemrechter volgens bestendige rechtspraak bij zijn beoordeling rekening moeten houden met de omstandigheden van het geval, waaronder de inhoud van de webpagina en het in aanmerking te nemen publiek, hetgeen ertoe had moeten leiden dat geoordeeld was dat van verwarring ter zake het bestaan van een commerciële band geen sprake zou zijn.

4.7.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Een onjuiste beoordeling kan niet gelijk worden gesteld aan een klaarblijkelijke misslag. Van een klaarblijkelijke misslag is sprake in geval van een direct kenbare fout. De hiervoor in 4.6 weergegeven beoordeling in het bodemvonnis kan naar voorlopig oordeel niet als zodanig worden aangemerkt. Uit de aangevallen overwegingen 5.13 en 5.14 van het bodemvonnis, die in 2.11 zijn weergegeven, blijkt dat de rechtbank, anders dan ITT Controls c.s. betoogt, bij de beoordeling de door ITT Controls c.s. genoemde omstandigheden heeft meegewogen. Gelet daarop heeft ITT Controls c.s. onvoldoende gemotiveerd dat de beoordeling een klaarblijkelijke misslag bevat.

4.8.

Op basis van het voorgaande ziet de voorzieningenrechter derhalve geen aanleiding om af te wijken van het in de bodemprocedure gegeven oordeel dat het gebruik van de domeinnaam dungs.nl als webadres voor de website gebruik van een aan het Merk identiek teken voor identieke waren vormt in de zin van artikel 9 lid 1 aanhef en sub a en/of b Gemeenschapsmerkenverordening (thans artikel 9 lid 2 aanhef en sub a en/of b UMVo).

Inbreukmakende partij

4.9.

Tussen partijen is niet in geschil dat ITT Controls de website onder de domeinnaam dungs.nl beheert en daarmee gebruik maakt van het teken dungs.nl. Het gevorderde bevel tot staken van inbreukmakende handelingen zal derhalve jegens ITT Controls worden toegewezen. De hieraan te verbinden dwangsom zal worden gemaximeerd als na te melden.

4.10.

Door Karl Dungs is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat [A] en/of ITT Holding ook aan de merkhouder voorbehouden handelingen verrichten dan wel voornemens zijn dit te doen. Dat zij als (indirect) aandeelhouder/bestuurder van ITT Controls verantwoordelijk zijn voor het inbreukmakend handelen van ITT Controls, vormt onvoldoende grond om een (dreigende) merkinbreuk door deze twee partijen aan te kunnen nemen. Het bevel tot staken van de merkinbreuk en de daaraan verbonden nevenvorderingen zijn daarom niet jegens [A] en ITT Holding toewijsbaar.

4.11.

Karl Dungs heeft naast een algemeen bevel tot staking van inbreukmakende handelingen met betrekking tot de domeinnaam een temporeel beperkt bevel tot staking van het gebruik van de webpagina gevorderd. Gelet op hetgeen Karl Dungs heeft gesteld ter zake 1019i Rv, waarop hierna zal worden ingegaan, begrijpt de voorzieningenrechter dat beoogd is ook het algemene bevel tot staking van inbreukmakende handelingen temporeel te beperken. Het gevorderde zal daarom in die (beperkte) zin worden toegewezen jegens ITT Controls.

Nevenvorderingen

4.12.

Voor een bevel tot het plaatsen van een rectificatietekst op de webpagina ziet de voorzieningenrechter onvoldoende aanleiding. Karl Dungs heeft onvoldoende gemotiveerd dat zij, afgewogen tegen de belangen van ITT Controls, een voldoende zwaarwegend belang heeft bij een rectificatie naast het toe te wijzen gebod. Het in 3.1 onder II subsidiair gevorderde is deels toewijsbaar. Een gebod om de de website te verwijderen kan niet worden gegeven, omdat Karl Dungs niet heeft gesteld dat de website of de webpagina zonder gebruikmaking van de domeinnaam ook inbreuk op haar merkrechten maakt. Het bevel zal daarom worden beperkt tot het niet verder gebruiken van de domeinnaam voor de webpagina en de overige pagina’s van de website.

4.13.

Wat betreft de vordering ter zake een voorschot op schadevergoeding oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

4.14.

Karl Dungs heeft de hoogte van haar vordering onderbouwd met een verwijzing naar haar tarieven voor het verlenen van toestemming voor het gebruiken van haar merk. Karl Dungs heeft daarbij voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat die tarieven een reële maatstaf vormen voor het bepalen van de omvang van de schade. Ook heeft Karl Dungs haar spoedeisend belang bij dit onderdeel van haar vordering onvoldoende toegelicht. Het enkel wijzen op de mogelijkheid dat het businessmodel van ITT Controls c.s. niet lang meer rendabel zal zijn is daarvoor onvoldoende. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding zal dan ook niet worden toegewezen.

Temporele beperking en 1019i Rv

4.15.

Zoals hiervoor vermeld is, zullen de vorderingen van Karl Dungs, voor zover toewijsbaar, worden toegewezen met toepassing van de in de tweede verbodsvordering opgenomen temporele beperking. Deze temporele beperking hangt samen met de door de SIDN toegepaste ‘bevriezing’ van de domeinnaam gedurende de tijd dat over de vraag wie aanspraak kan maken op de domeinnaam een procedure aanhangig is, op grond van artikel 20 van de Geschillenregeling. De vorderingen zullen dan ook met die beperking worden toegewezen.

4.16.

Karl Dungs heeft zich in deze procedure op het standpunt gesteld dat het hoger beroep dat ITT Controls c.s. heeft ingesteld tegen het bodemvonnis aangemerkt kan worden als ‘de eis in de hoofdzaak’ in de zin van artikel 1019i Rv. [A] c.s betwist dat.

4.17.

Volgens vaste rechtspraak kan niet alleen een bodemprocedure waarin een inbreukverbod wordt gevorderd aangemerkt worden als een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv, maar ook een procedure waarin een verklaring voor recht van geen inbreuk wordt gevorderd. In de bodemprocedure heeft ITT Controls c.s. in eerste aanleg en in hoger beroep een verklaring voor recht gevorderd dat uitsluitend ITT Holding, althans [A] , de rechthebbende op de domeinnaam is, voor zover nodig onder vernietiging van de beslissing van de WIPO geschillenbeslechter. ITT Controls c.s. heeft in de bodemprocedure in eerste aanleg en in hoger beroep voorts veroordeling van Karl Dungs in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Aan die vorderingen heeft ITT Controls c.s. in ieder geval ten grondslag gelegd een onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking. In de bodemprocedure heeft ITT Controls c.s. aanvankelijk ook een merkenrechtelijke grondslag voor de vorderingen aangevoerd, maar zich ter comparitie beroepen op andere grondslagen. In hoger beroep heeft ITT Controls c.s. nog geen grieven genomen, zodat onduidelijk is of er in het hoger beroep een oordeel ten gronde gegeven zal worden over de vraag of het gebruik van de domeinnaam voor de webpagina een merkinbreuk vormt. Gelet daarop kan niet worden gezegd dat de bodemprocedure in appèl een procedure is waarin ten gronde beslist zal worden over de merkinbreuk die ten grondslag ligt aan de nu op te leggen voorlopige voorziening. Het feit dat ITT Controls c.s. in dat hoger beroep ook proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv vordert, is daarvoor onvoldoende. De voorzieningenrechter zal daarom een termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv verbinden aan het toe te wijzen verbod. Op dezelfde gronden ziet de voorzieningenrechter ook geen aanleiding om een langere termijn te bepalen dan de gebruikelijke termijn van zes maanden.

Proceskosten en uitvoerbaarverklaring bij voorraad

4.18.

ITT Controls zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Karl Dungs. ITT Controls c.s. heeft de redelijkheid en evenredigheid van de door Karl Dungs opgegeven volledige proceskosten bestreden. Gelet op die betwisting zullen deze worden toegewezen conform het Indicatietarief passend bij een eenvoudig kort geding, zijnde een bedrag van € 6.000,-. Aangezien de vordering van Karl Dungs slechts tegen één van de drie gedaagden is toegewezen zal een bedrag naar evenredigheid, derhalve € 2.000,-, worden toegewezen. Het griffierecht en de kosten van dagvaarding zullen volledig worden toegewezen, aangezien de hoogte daarvan onafhankelijk is van het aantal gedaagden.

4.19.

In de procedure tussen Karl Dungs enerzijds en ITT Holding en [A] anderzijds, geldt Karl Dungs als de in het ongelijk gestelde partij. Derhalve zal Karl Dungs worden veroordeeld in de proceskosten van deze partijen, begroot op een evenredig deel van de proceskosten van ITT Controls c.s., welke onbetwist zijn gesteld op € 6.743,90 aan kosten rechtsbijstand, derhalve ieder € 2.247,96. Nu door deze gedaagden geen extra griffierecht verschuldigd is geworden zal Karl Dungs niet in (een evenredig deel van) die kosten worden veroordeeld.

4.20.

Het verzoek van ITT Controls c.s. om bij (gedeeltelijke) toewijzing af te zien van uitvoerbaarverklaring bij voorraad wordt afgewezen, nu dit zich niet verdraagt met het spoedeisende karakter van een voorziening in kort geding.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt ITT Controls om binnen één dag na betekening van dit vonnis en voor de duur van de bevriezing van de domeinnaam dungs.nl op grond van de Geschillenregeling, iedere inbreuk in de Europese Unie op het Merk te staken en gestaakt te houden;

5.2.

beveelt ITT Controls om binnen één dag na betekening van dit vonnis en

voor de duur van de bevriezing van de domeinnaam dungs.nl op grond van de Geschillenregeling, de domeinnaam www.dungs.nl niet te gebruiken voor de webpagina en/of de website;

5.3.

beveelt ITT Controls aan Karl Dungs te voldoen ten titel van dwangsom een bedrag van € 2.500,-, voor iedere overtreding van het hiervoor onder 5.1 genoemde bevel en voor iedere dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,-;

5.4.

bepaalt de termijn voor het instellen van de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na de datum van dit vonnis;

5.5.

veroordeelt ITT Controls in de proceskosten aan de zijde van Karl Dungs, tot op heden begroot op € 2.000,- aan kosten rechtsbijstand, € 1.929,- aan griffierecht en

€ 88,36 aan kosten dagvaarding;

5.6.

veroordeelt Karl Dungs in de proceskosten aan de zijde van [A] en ITT Holding, tot op heden voor ieder van hen afzonderlijk begroot op € 2.247,96 aan kosten rechtsbijstand;

5.7.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 22 april 2016.