Uitspraak
11 juli 2008
Eerste Kamer
Nr. C07/034HR
RM/MD
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. de (voormalige) commanditaire vennootschap MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.,
gevestigd te Diemen,
2. METRO CASH & CARRY B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
3. REMO ZAANDAM B.V.,
gevestigd te Zaandam,
EISERESSEN tot cassatie,
advocaat: mr. H.J.W. Alt,
t e g e n
de besloten vennootschap naar Italiaans recht DIESEL S.P.A.,
gevestigd te Molvena (Vicenza), Italië,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr. K. Aantjes.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Makro c.s. en Diesel, eiseres onder 1 ook als Makro.
1. Het geding in feitelijke instanties
Diesel heeft bij exploot van 26 oktober 1999 Makro en haar beherend vennoot Deelnemingmij Nedema B.V. (hierna: Nedema) gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en gevorderd, kort gezegd, Makro en Nedema te verbieden verdere inbreuk te maken op haar auteurs- en merkrechten, met nevenvorderingen. Voorts vorderde Diesel schadevergoeding op te maken bij staat, alsmede een voorschot op die schade ten bedrage van ƒ 50.000,--.
Na een vrijwaringsincident, hebben Makro en Nedema B.V. de vorderingen bestreden.
De rechtbank heeft bij vonnis van 29 december 2004, LJN AT3893, de vorderingen grotendeels toegewezen. Zij verklaarde zich onbevoegd voorzover de vordering was gegrond op een Gemeenschapsmerk.
Tegen dit vonnis hebben Makro c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.
Bij arrest van 17 augustus 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof hebben Makro c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Diesel heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor Makro c.s. toegelicht door hun advocaat alsmede door mr. Th.C.J.A. van Engelen, advocaat te Utrecht, en voor Diesel door mrs. A.A. Quaedvlieg en S.A. Klos, advocaten te Amsterdam.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzoekt uitspraak te doen met betrekking tot vragen als in de conclusie onder 5 vermeld.
De advocaten van partijen hebben bij brieven van 25 april 2008 op die conclusie gereageerd.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Diesel is door depot met gelding voor de Benelux rechthebbende op het woordmerk DIESEL en voorts rechthebbende op het als Gemeenschapsmerk ingeschreven beeldmerk bestaande in een gestileerde letter D.
(ii) Het ontwerp van het DIESEL-beeldmerk is een werk in de zin van de Auteurswet en Diesel is te beschouwen als auteursrechthebbende hiervan.
(iii) Distributions Italian Fashion Sociedad Anonima (hierna: Difsa) was in Spanje, Portugal en Andorra de distributeur voor Diesel-producten. Difsa heeft op 29 september 1994 een exclusieve distributieovereenkomst gesloten met de Spaanse vennootschap Flexi Casual Sociedad Limitada (hierna: Flexi Casual). In die overeenkomst heeft Difsa aan Flexi Casual het recht verleend op alleenverkoop in Portugal, Andorra en Spanje van een aantal producten (waaronder schoenen) met onder meer het woordmerk DIESEL. Art. 1.4 van die overeenkomst bepaalt (in vertaling):
"1.4 Het is Flexi Casual toegestaan, opdat dit door Difsa aan Diesel kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst, om met schoeisel van HET MERK [= Diesel] en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GEBIED [= Portugal, Andorra en Spanje] passend mocht achten, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen."
(iv) Op 11 november 1994 heeft Difsa aan Flexi Casual een machtiging verleend, waarin is bepaald dat Flexi Casual bij wijze van monsterproefneming en marktverkenning schoenen van eigen ontwerp mag vervaardigen en distribueren opdat deze aangeboden kunnen worden voor distributie of voor "cessie van de licentie tot vervaardiging" aan Diesel.
(v) Op 21 oktober 1997 heeft [betrokkene 1], een bestuurder van Flexi Casual, aan Cosmos World S.L. (hierna: Cosmos) schriftelijk een machtiging verleend tot het vervaardigen en de verkoop van schoenen, tassen en riemen van het merk DIESEL. In dit geschrift is tevens bepaald dat de machtiging geschiedt op basis van de overeenkomst die Flexi Casual met Difsa heeft gesloten.
(vi) Cosmos heeft schoenen geproduceerd en in het verkeer gebracht, voorzien van de DIESEL-merken. De door Cosmos geproduceerde schoenen zijn nimmer ter fiattering aan Difsa en/of Diesel voorgelegd.
(vii) In de zomer van 1999 heeft Makro schoenen te koop aangeboden die waren voorzien van het woordmerk DIESEL en het DIESEL-beeldmerk. Makro heeft deze schoenen via een dochteronderneming afgenomen van een tweetal Spaanse ondernemingen. Deze hebben de schoenen op hun beurt afgenomen van Cosmos.
(viii) Bij vonnis van de rechter in eerste instantie te Valencia (Spanje) in een procedure tussen Diesel als eiseres en Flexi Casual, Cosmos en anderen als gedaagden is onder meer aan Flexi Casual en Cosmos bevolen inbreuk op de merkrechten van Diesel te staken.
Het Hof van Appel te Valencia heeft bij arrest van 18 december 2002 dit vonnis vernietigd en de vorderingen van Diesel alsnog afgewezen.
Diesel heeft tegen dit arrest beroep in cassatie ingesteld.
3.2 Diesel heeft in eerste aanleg, kort gezegd, gevorderd dat Makro c.s. wordt verboden inbreuk te maken op Diesels auteurs- en merkrechten, met veroordeling van Makro c.s. tot schadevergoeding. De rechtbank heeft deze vordering grotendeels toegewezen. Ten aanzien van de vorderingen die waren gegrond op een Gemeenschapsmerk verklaarde zij zich onbevoegd en heeft zij de zaak naar de rechtbank 's-Gravenhage verwezen.
Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.
3.3.1 De centrale, door Makro c.s. bevestigend en door Diesel ontkennend beantwoorde vraag in dit geding is, of de Beneluxmerkrechten waarop de vorderingen van Diesel berusten met betrekking tot de hiervoor in 3.1 (vii) bedoelde schoenen zijn uitgeput doordat Cosmos die schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer heeft gebracht in de zin van art. 13, onder A, lid 9 Benelux Merkenwet (BMW) (thans art. 2.23 lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom) en het aan die bepaling ten grondslag liggende art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), Pb. nr. L 40 van 11 februari 1989, p. 1, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992 (Pb. L 1 van 03.01.1994, p. 3), hierna: de Merkenrichtlijn.
3.3.2 Het hof heeft deze vraag in het bestreden arrest ontkennend beantwoord op gronden die, voor zover nodig, hierna aan de orde zullen komen. Het hof heeft voorts geoordeeld dat Makro ook op het auteursrecht van Diesel inbreuk heeft gemaakt.
Het cassatiemiddel, waarvan de onderdelen 1 en 2.4 geen zelfstandige betekenis hebben, stelt bij de bestrijding van deze oordelen drie kwesties aan de orde, te weten:
(a) de al of niet bindende kracht (het gezag van gewijsde) van de uitspraak van het Hof van Appel te Valencia (hierna in 3.4);
(b) de eventuele schending van het auteursrecht van Diesel op het beeldmerk (hierna in 3.5);
(c) de maatstaven die het hof met betrekking tot de toestemming van Diesel heeft aangelegd (hierna in 3.6).
3.4 (a) De al of niet bindende kracht (het gezag van gewijsde) van de uitspraak van het Hof van Appel te Valencia
3.4.1 Het meest verstrekkende verweer van Makro c.s. tegen de vorderingen van Diesel houdt in dat uit het hiervoor in 3.1 (viii) vermelde arrest van het Hof van Appel te Valencia waarbij de vorderingen van Diesel in die procedure zijn afgewezen, volgt dat Diesel afstand heeft gedaan van haar recht zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen van de door Cosmos geproduceerde schoenen en dat deze schoenen dus met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht. Het hof dient dan ook ieder verder onderzoek achterwege te laten.
3.4.2 Het hof heeft dienaangaande, voor zover thans van belang, overwogen dat, anders dan Makro c.s. hebben aangevoerd, uit het arrest van het hof te Valencia niet volgt dat door het Spaanse hof het hier toepasselijke, in de rechtspraak van het Hof van Justitie EG ontwikkelde criterium is aangelegd. Uit het arrest van het Spaanse hof (met name uit p. 10, tweede alinea) volgt veeleer dat dit de aan hem voorgelegde zaak aan de hand van het Spaanse recht heeft beoordeeld (rov. 4.9). Daarop laat het hof volgen:
"4.10 Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat dat arrest - dat is gewezen tussen enerzijds Cosmos, Flexi Casual en (een aantal van) haar bestuurders en anderzijds Diesel - de rechtsverhouding tussen Diesel en Makro c.s. bindend vaststelt. Makro c.s. hebben zich in dit verband weliswaar beroepen op artikel 33 van de EEX-Verordening en op het - volgens hen - uit die verordening voortvloeiende beginsel dat moet worden voorkomen dat er tegengestelde beslissingen in met elkaar samenhangende uitspraken worden gedaan (artikel 6 lid 1 jo. artikel 28 lid 3 EEX-Verordening), maar uit het een en ander vloeit niet voort dat het hof zich in het onderhavige geval zou moeten onthouden van een materiële beoordeling van het onderhavige geschil."
3.4.3 Hiertegen keert zich onderdeel 2.2 van het middel met een aantal, in de onderdelen 2.2.1-2.2.9 uitgewerkte klachten. Zij komen op het volgende neer.
Nu de Spaanse rechter heeft geoordeeld dat de schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht, zijn daardoor die schoenen rechtmatig binnen de EER in het verkeer gebracht hetgeen ook heeft te gelden voor de opvolgende eigenaars van die schoenen zoals Makro. Het merkrecht van Diesel is dan ook uitgeput. Het zou in strijd zijn met het effectieve vrij verkeer van goederen binnen de EER indien ten aanzien van in de ene lidstaat (Spanje) rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen de merkhouder zich tegen verhandeling daarvan in een andere lidstaat (Nederland) met succes zou kunnen verzetten. Het oordeel van het hof komt neer op een door art. 28 EG verboden kwantitatieve invoerbeperking dan wel maatregel van gelijke werking, welke niet gerechtvaardigd is uit hoofde van bescherming van industriële eigendom, zoals bedoeld in art. 30 EG.
In elk geval was voor een herbeoordeling van dat oordeel door het hof in dit geding tussen de merkhouder Diesel en Makro c.s. als afnemers van de door Cosmos in het verkeer gebrachte schoenen geen plaats, aangezien het hof was gebonden aan het oordeel van de Spaanse rechter. Tegenstrijdige uitspraken dienen immers zoveel mogelijk te worden tegengegaan. Uit art. 33 en 36 EEX-Verordening volgt daarom dat de Nederlandse rechter is gebonden aan het oordeel van de Spaanse rechter dat de schoenen met toestemming van Diesel in Spanje in het verkeer zijn gebracht, zodat het hof niet vrij was die kwestie opnieuw inhoudelijk te beoordelen.
3.4.4 Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat de vraag in hoeverre het gezag van gewijsde (bindende kracht) dat wordt toegekend aan de uitspraak van de Spaanse rechter, met vrucht kan worden ingeroepen in de onderhavige procedure, in de eerste plaats moet worden beantwoord aan de hand van art. 33 en 36 EEX-Verordening. Deze artikelen bepalen weliswaar dat in een lidstaat gegeven beslissingen in de overige lidstaten zonder vorm van proces worden erkend en dat in geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing. Zij beogen echter niet elders méér werking aan rechterlijke beslissingen te geven dan deze hebben in de lidstaat van herkomst. Niet voor redelijke twijfel vatbaar is dat de vraag naar de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van de Spaanse rechter toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van Spanje als het land waarin de beslissing is gegeven (vgl. HvJEG 4 februari 1988, 145/86, Jur. 1988, blz. 645, NJ 1990, 209 en HR 12 maart 2004, nr. C02/275, NJ 2004, 284). De bindende kracht die de Spaanse uitspraak in Nederland heeft, wordt dus in de eerste plaats door het Spaanse recht bepaald.
Uit de aangevallen rov. 4.10 van het bestreden arrest blijkt dat het hof een oordeel heeft gegeven over de omvang van het gezag van gewijsde van het arrest van het hof te Valencia en tot uitdrukking heeft gebracht dat dit gezag van gewijsde niet kan worden ingeroepen in een procedure waarin (deels) andere partijen procederen dan die welke partij zijn bij de uitspraak van de Spaanse rechter. Klaarblijkelijk berust dit oordeel op de uitleg die het hof geeft aan het Spaanse recht. Die uitleg kan ingevolge art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het middel bevat geen motiveringsklachten over dit oordeel.
Het is niet aan redelijke twijfel onderhevig dat de hiervoor bedoelde regel van Spaans procesrecht geen onderscheid maakt naar de herkomst van de ingevoerde goederen, niet tot doel heeft het handelsverkeer met de andere lid-staten te regelen, en dat de beperkingen die hij voor het vrije verkeer van goederen zou kunnen teweeg brengen, zo onzeker en indirect zijn, dat men van de op grond van die regel geldende beperking van de bindende kracht van een rechterlijk vonnis, als hier aan de orde is, niet kan zeggen dat zij de handel tussen de lid-staten belemmert (vgl. onder meer HvJEG 14 juli 1994, C-379/92, Jur. 1994, p.I-03453).
Op grond van een en ander falen alle klachten van de onderdelen 2.2 - 2.2.9.
Hetzelfde geldt voor de klachten van het hierna in 3.6.1 e.v. te behandelen onderdeel 2.1 die betogen dat het hof gebonden was aan het oordeel van de rechter te Valencia.
3.5 (b) De eventuele schending van het auteursrecht van Diesel op het beeldmerk
Hetgeen hiervoor in 3.4.4 is overwogen brengt mee dat ook onderdeel 2.3, dat zich keert tegen het oordeel van het hof in rov. 4.17-4.18 dat - kort gezegd - het verhandelen van de door Cosmos in het verkeer gebrachte schoenen een inbreuk meebrengt op het auteursrecht dat Diesel op haar beeldmerk heeft, faalt. De klachten van het onderdeel berusten namelijk op het, hiervoor verworpen, uitgangspunt dat het hof was gebonden aan de uitspraak van het hof te Valencia.
3.6 (c) De maatstaven die het hof met betrekking tot de toestemming van Diesel heeft aangelegd
3.6.1 Het hof heeft ten aanzien van de aan te leggen maatstaven het volgende, hier en daar samengevat, overwogen.
De vraag of Diesel toestemming heeft verleend voor het in het verkeer brengen van de door Cosmos geproduceerde schoenen in de EER, dient te worden beantwoord aan de hand van art. 13, onder A, lid 9 BMW, welke bepaling de uitvoering van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn vormt. De uitleg van deze bepaling wordt volgens het hof bepaald door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waaronder het arrest HvJEG 20 november 2001, C-414/99 tot en met C 416/99, Jur. 2001, p.I-8691, NJ 2002, 183, door het hof, en hierna, aangeduid als de "Davidoff-rechtspraak" (rov. 4.5).
Makro c.s. hebben in hoger beroep aangevoerd dat deze rechtspraak op het onderhavige geval niet van toepassing is. Hun betoog komt erop neer dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen de situatie dat de inbreukmakende goederen aanvankelijk buiten de EER op de markt zijn gebracht en vervolgens in een van de lidstaten van de EER zijn geïmporteerd, en de situatie dat de goederen direct binnen de EER op de markt zijn gebracht. De Davidoff-rechtspraak geldt, aldus Makro c.s., uitsluitend in de eerstgenoemde situatie. In het onderhavige geval zijn de schoenen oorspronkelijk in Spanje, dus binnen de EER op de markt gebracht. In die situatie moet volgens Makro c.s. de vraag of de merkhouder toestemming heeft verleend worden beoordeeld aan de hand van het recht van het land dat op die toestemming van toepassing is, in dit geval Spaans recht (rov. 4.6).
Het hof heeft dit betoog verworpen en daartoe overwogen dat noch uit de tekst van de Merkenrichtlijn, noch uit de rechtspraak van het Hof van Justitie kan worden opgemaakt dat het door Makro c.s. bedoelde onderscheid moet worden gemaakt. De enkele omstandigheid dat aan de rechtspraak van het Hof van Justitie steeds gevallen ten grondslag lagen waarin de goederen oorspronkelijk buiten de Europese Unie in het verkeer waren gebracht, is volgens het hof niet voldoende om anders te oordelen. Het hof achtte het veeleer voor de hand liggend dat in de twee door Makro c.s. onderscheiden gevallen hetzelfde criterium moet worden gebruikt, aangezien art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn en het daarop gebaseerde art. 13A lid 9 BMW het bedoelde onderscheid juist niet maken (rov. 4.7).
Het hof dient derhalve aan de hand van de Davidoff-rechtspraak te beoordelen of Diesel de bedoelde toestemming heeft verleend. Deze rechtspraak houdt, kort gezegd en voorzover hier relevant, in dat de toestemming van de merkhouder tot het in de EER verhandelen van van dat merk voorziene producten zowel expliciet als impliciet kan geschieden, en dat het erom gaat dat de nationale rechter met zekerheid kan vaststellen dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen (rov. 4.8).
3.6.2 Dit oordeel wordt bestreden in onderdeel 2.1, uitgewerkt in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.11. Makro c.s. betogen daarin opnieuw dat de Davidoff-rechtspraak niet van toepassing is en dat het hof de vraag of Diesel toestemming had gegeven, had dienen te beantwoorden naar het door de Merkenrichtlijn beheerste Spaanse merkenrecht aan de hand van het Spaanse contractenrecht dat van toepassing is op de contractuele relatie tussen Diesel en Cosmos.
3.6.3 Aldus stellen de onderdelen vragen van uitleg van het gemeenschapsrecht aan de orde die zich ertoe lenen op de voet van art. 234 EG aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te worden voorgelegd.
3.6.4.1 Ter toelichting op de vragen dient het volgende. De maatstaven die zijn gegeven in de Davidoff-rechtspraak zijn de volgende:
1) De toestemming van de merkhouder tot het in de EER verhandelen van van zijn merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, kan (behalve expliciet) impliciet zijn wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen.
2) Een impliciete toestemming kan niet voortvloeien:
- uit het feit dat de merkhouder niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de EER in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet;
- uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen;
- uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de EER te verhandelen.
3) Voor de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder is niet relevant:
- dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat deze waren in de EER in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of
- dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, ofschoon de merkhouder hen daarvan op de hoogte had gebracht.
Dat, zoals hier naar voren komt, deze maatstaven zijn gegeven enkel voor het geval dat de goederen eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, wordt bevestigd door hetgeen het Hof van Justitie nadien met betrekking tot het bewijs van de toestemming heeft overwogen in par. 29 van zijn arrest HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, Jur. 2003, p.I-2051, inzake Van Doren/Lifestyle:
"In die zaken, die het Hof ertoe hebben gebracht de kwestie van de wijze van uitdrukking en het bewijs van de toestemming van de merkhouder tot het binnen de EER in de handel brengen te onderzoeken, stond vast dat de litigieuze waren door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel waren gebracht en vervolgens door derden in de EER waren ingevoerd en in de handel gebracht. In de punten 46, 54 en 58 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft het Hof geoordeeld dat in dergelijke omstandigheden de toestemming van de merkhouder tot het in de EER in de handel brengen, niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn en dat de marktdeelnemer die zich erop beroept, het bestaan ervan dient aan te tonen."
Een en ander moet ongetwijfeld worden begrepen in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie (zoals samengevat in het genoemde Davidoff-arrest, onder 33) dat de Merkenrichtlijn de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht beperkt tot de gevallen waarin de waren in de EER in de handel worden gebracht, en de merkhouder toestaat zijn waren buiten die zone in de handel te brengen zonder dat dit de uitputting van zijn rechten binnen de EER meebrengt, en dat door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, de gemeenschapswetgever de merkhouder dus heeft toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren. De hier tot uitgangspunt genomen vrijheid van de merkhouder om zijn waren buiten de EER in het verkeer te brengen zonder dat daarmee de uitoefening binnen de EER van zijn uit het merkenrecht voortvloeiende rechten wordt aangetast, verklaart immers het nogal strikte karakter van de maatstaven die in de Davidoff-rechtspraak zijn gegeven om te kunnen vaststellen of de omstandigheid dat de merkhouder heeft toegestaan de van zijn merk voorziene waren buiten de EER in het verkeer te brengen, impliceert dat hij tevens toestemming heeft gegeven tot het in de EER in het verkeer brengen van diezelfde waren in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn.
Reeds daarmee rijst gerede twijfel of de maatstaven uit de Davidoff-rechtspraak vatbaar zijn voor toepassing in het onderhavige geval dat de goederen (voor het eerst) binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.
3.6.4.2 Die twijfel wordt gevoed door het volgende.
Art. 7 van de Merkenrichtlijn moet naar de rechtspraak van het Hof van Justitie worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en in het bijzonder met inachtneming van art. 36 (thans art. 30) EG. De beide bepalingen moeten, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, op identieke wijze worden uitgelegd. Voor de uitleg en toepassing van art. 7 moet worden aangeknoopt bij de rechtspraak die het hof bij de uitleg van art. 30 en 36 (oud, thans art. 28 en 30) EG heeft gevormd ten aanzien van het communautairrechtelijke beginsel van uitputting van het merkrecht (zie het "ompakkingsarrest" HvJEG 11 juli 1996, in de gevoegde zaken C-427/93, C-429/93, C-436/93, Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129, inzake Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova, onder respectievelijk 27-28, 31 en 40).
Op grond van die op art. 30 en 36 (oud) EG gevormde rechtspraak sorteert dit uitputtingsbeginsel effect wanneer de merkgerechtigde in de staat van invoer en de merkgerechtigde in de staat van uitvoer dezelfde persoon zijn, of wanneer zij verschillende personen zijn doch economisch met elkaar verbonden zijn. Daarbij acht het Hof verscheidene situaties denkbaar: de producten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouder, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenvertegenwoordiger. In die situaties brengt de vrijheid van invoer de functie van het merk in geen enkel opzicht in het gedrang. Het merk dient immers, aldus het Hof van Justitie, om zijn rol te kunnen vervullen, de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan (HvJEG 17 oktober 1990, C-10/89, Jur. 1990, p. I-3711, NJ 1992, 743). In alle zojuist genoemde gevallen is er volgens het Hof van Justitie sprake van controle door een en dezelfde eenheid. In het geval van een licentie kan de licentiegever de kwaliteit van de producten van de licentiehouder controleren door in de overeenkomst clausules op te nemen die de licentiehouder verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hemzelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren. Beslissend is uiteindelijk de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de producten en niet de daadwerkelijke uitoefening daarvan. Art. 30 en 36 (oud, thans art. 28 en 30) EG staan volgens het Hof van Justitie daarom in de weg aan de toepassing van nationale wettelijke regelingen op grond waarvan het merkenrecht kan worden ingeroepen ter belemmering van het vrije verkeer van een product dat is voorzien van een merk waarvan het gebruik door een en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd (zie voor een en ander HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995, 480 inzake IHT Danzinger/Ideal Standard, onder 34, 37, 38 en 39).
3.6.4.3 Aldus lijkt op grond van het ten tijde van de totstandkoming van de Merkenrichtlijn gevormde communautair acquis, dat bij de invoering van art. 7 zijn gelding heeft behouden, te kunnen worden geconcludeerd dat voor het aannemen van uitputting ten aanzien van goederen die eerder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht een, op de verwezenlijking van de functie van het merk als herkomst- en kwaliteitswaarborg georiënteerde, maatstaf bestaat, die ongetwijfeld ruimer is dan de, op controle door de merkhouder op de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER georiënteerde, maatstaven van de Davidoff-rechtspraak ten aanzien van goederen die eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en vervolgens in de EER worden geïmporteerd.
4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast
De Hoge Raad verwijst in de eerste plaats naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.
Hiernaast dienen, op grond van de in zoverre niet of tevergeefs in cassatie bestreden oordelen van het hof (rov. 4.13-14), als feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast, te worden beschouwd dat,
- Diesel of Difsa met het hiervoor in 3.1 (iii) geciteerde art. 1.4 van de overeenkomst van 29 september 1994 tussen Difsa en Flexi Casual, niet de bedoeling had aan Flexi Casual respectievelijk Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk Diesel;
- Makro c.s. niet hebben mogen begrijpen dat Flexi Casual respectievelijk Cosmos dit recht wel aan die overeenkomst kon ontlenen;
- voorzover Flexi Casual aan de hiervoor in 3.1 (iv) vermelde machtiging meer rechten kan ontlenen dan aan de overeenkomst van 29 september 1994, daaruit niet voortvloeit dat zij of Cosmos een algemeen recht tot het produceren van schoenen met het DIESEL-woordmerk hadden.
Deze oordelen die berusten op een aan het hof voorbehouden uitleg van de desbetreffende (rechts)handelingen en documenten, zijn niet afhankelijk van de maatstaven die moeten worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake was van toestemming van Diesel in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn.
Het onderhavige geval wordt dus feitelijk hierdoor gekenmerkt dat de schoenen in kwestie niet door Diesel en evenmin met haar uitdrukkelijke toestemming in de EER (Spanje) in het verkeer zijn gebracht.
5. Vragen van uitleg
1. Moeten, in het geval dat waren onder het merk van de merkhouder, maar niet door hem en evenmin met zijn uitdrukkelijke toestemming, eerder binnen de EER in de handel zijn gebracht, voor de beoordeling of dit is gebeurd met (impliciete) toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), dezelfde maatstaven worden aangelegd als in het geval dat zodanige waren eerder door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht?
2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: welke - al dan niet (mede) aan de hiervoor in 3.6.4.2 genoemde rechtspraak van het Hof van Justitie in zijn arrest van 22 juni 1994 C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995, 480, inzake IHT Danzinger/Ideal Standard, ontleende - maatstaven moeten dan in het in die vraag als eerste genoemde geval worden aangelegd voor de beoordeling of sprake is van (impliciete) toestemming van de merkhouder in de zin van de genoemde richtlijn?
6. Beslissing
De Hoge Raad:
verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
Dit arrest is gewezen door de raadsheren O. de Savornin Lohman, als voorzitter, A.M.J. van Buchem-Spapens, F.B. Bakels, C.A. Streefkerk, en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.D.H. Asser op 11 juli 2008.