ECLI:NL:GHDHA:2018:2057

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.182.178/01

zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/491438 /KG ZA 15-954

Arrest 26 juni 2018

1.
SPIRITS INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Luxemburg, Luxemburg,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht
ZHS IP EUROPE SARL.,

rechtsopvolger onder algemene titel van
SPI GROUP S.A.,

gevestigd te Nyon, Zwitserland,

appellanten in het principaal beroep, geïntimeerden in het incidenteel beroep,

hierna te noemen: Spirits en ZHS en tezamen Spirits c.s.,

advocaat: mr. R.P.J. Ribbert te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

RUSSISCHE STAATSONDERNEMING FKP SOJUZPLODOIMPORT,

gevestigd te Moskou, Russische Federatie,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

RUSSISCHE STAATSONDERNEMING FGUP VO SOJUZPLODOIMPORT,

gevestigd te Moskou, Russische Federatie,

geïntimeerden in het principaal beroep, appellanten in het incidenteel beroep,

hierna te noemen: FKP en FGUP en tezamen: FKP c.s.,

advocaat: mr. J.A Dullaart te Naaldwijk.

Het verloop van het geding

Bij exploot van 3 september 2015 is Spirits c.s. in hoger beroep gekomen van het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 7 augustus 2015. Bij memorie van grieven van 2 februari 2017 heeft Spirits acht grieven tegen het vonnis aangevoerd. Vervolgens heeft FKP c.s. bij memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel, met producties, van 30 mei 2017 de grieven bestreden en, incidenteel appellerende, zes grieven (de eerste vijf grieven door FKP en grief 6 door FGUP) tegen het vonnis aangevoerd en haar eis verminderd. Hierna heeft Spirits c.s. bij memorie van antwoord in incidenteel appel, tevens houdende akte bezwaar wijziging van eis van 11 juli 2017 de incidentele grieven bestreden en bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging en vervanging van de procespartij. Hierna hebben partijen op 25 juli 2017 ieder nog een akte genomen, Spirits c.s. met een productie. Ten slotte hebben partijen op 18 januari 2018 hun standpunten doen bepleiten, Spirits c.s. door haar voormelde advocaat en FKP door mrs. J.C.H. van Manen en L.E. Dijkman, advocaten te Amsterdam. Ter zitting heeft Spirits c.s. haar voormelde bezwaren tegen de eisvermindering en de vervanging van de procespartij ingetrokken. Voor het pleidooi heeft het hof de volgende stukken ontvangen:

van Spirits c.s. op 3 januari 2018: een akte met producties 17 en 18;
van FKP op 4 januari 2018: een akte met producties 40 tot en met 50.

Deze producties zijn toegelaten. Ten slotte is arrest gevraagd.

Na de pleidooien heeft het hof een aantal in de overgelegde procesdossiers ontbrekende producties uit de eerste aanleg opgevraagd en ontvangen.

Beoordeling

De feiten

1. De niet bestreden onderdelen van de feitenvaststelling door de voorzieningenrechter en hetgeen als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet gemotiveerd betwist tussen partijen vaststaat in aanmerking nemende, gaat het hof voorshands uit van de volgende feiten:

1.1.

FKP is, wat betreft het hierna onder a vermelde merk weer sedert medio juli 2015, houdster van de volgende twee hierna afgebeelde, voor (onder meer) wodka (in klasse 33) ingeschreven, Benelux-beeldmerken (hierna tezamen: de STOLICHNAYA-merken):

gedeponeerd op 18 april 1973 met inschrijvingsnummer 318391 (hierna ook: het 1973 STOLICHNAYA-merk);

gedeponeerd op 15 januari 2003 met inschrijvingsnummer 731954 (hierna ook: het 2003 STOLICHNAYA-merk).

1.2.

Spirits en ZHS (door een eigen depot en door depots door haar rechtsvoorgangster SPI) zijn houdsters van een Benelux-woordmerk STOLI en van andere Benelux-merken waarin het woord STOLI voorkomt.

1.3.

Tussen FKP en Spirits zijn meerdere procedures aanhangig over een aantal wodka-merken, waaronder het 1973 STOLICHNAYA-merk. In de procedure die in 2003 door FKP voor de rechtbank Rotterdam aanhangig is gemaakt is op 9 januari 2018 door dit hof eindarrest gewezen. In deze procedure – hierna ook: de Bx bodemprocedure – ging het, kort gezegd en voor zover hier van belang, allereerst over de vraag of de rechten op het 1973 STOLICHNAYA-merk, dat is gedeponeerd door een staatsonderneming van de voormalige Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (‘USSR’), genaamd ‘VO Sojuzplodoimport’ – hierna: VO –, na wijziging van de rechtsvorm ‘VVO Sojuzplodoimport’ – hierna: VVO – geheten, aan Spirits of FKP toekwamen.

1.4.

Spirits stelde in die (en deze) zaak dat zij de rechthebbende ten aanzien van dit merk is, omdat dit na een transformatie/privatisering van VVO – hierna ook: de transformatie – is overgegaan op een private onderneming, ‘VAO Sojuzplodoimport’ – hierna: VAO – (na een wijziging van de rechtsvorm ‘VZAO Sojuzplodoimport’ geheten), die in 1997 en/of 1998 (onder meer) dit merk heeft overgedragen aan ‘ZAO Sojuzplodimport’ – hierna: ZAO – , die het in 1999 aan Spirits heeft overgedragen. Spirits stelde voorts dat zij, voor het geval zou moeten worden aangenomen dat de merkrechten niet zijn overgegaan van VVO op VAO, ten tijde van de overdracht aan haar te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO.

1.5.

FKP heeft betwist dat een rechtsgeldige transformatie in een private onderneming heeft plaatsgevonden en dat VAO rechtsgeldig rechtsopvolger van VVO is geworden. Zij stelde dat het 1973 STOLICHNAYA-merk steeds staatseigendom is gebleven, eerst van de USSR, vervolgens van diens opvolger de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek, thans de Russische Federatie en dat het beheer daarvan (thans) toekomt aan FKP.

1.6.

FKP vorderde in die zaak na eiswijzigingen en voor zover hier relevant,

Spirits te bevelen alle noodzakelijke handelingen te verrichten om de (Benelux) merkregistratie van het 1973 STOLICHNAYA-merk op naam te doen stellen van FKP;
Spirits te bevelen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de rechten van FKP met betrekking tot het 1973 STOLICHNAYA-merk in de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder ook begrepen is het gebruik van het teken STOLI, met nevenvorderingen.

1.7.

De rechtbank heeft in een (eerste) tussenvonnis van 14 juni 2006 (ECLI:NL:RBROT:2006:AX8566) – hierna ook: vonnis 2006 – beslist dat Spirits niet rechthebbende is ten aanzien van het 1973 STOLICHNAYA-merk en dat dat merk bij de Russische Staat berust. De zaak is vervolgens naar de rol verwezen voor nadere inlichtingen over onder meer de vorderingsgerechtigheid van FKP. Tegen dit vonnis is, nadat daartoe verlof was verleend, principaal en incidenteel hoger beroep ingesteld. Het hof heeft in zijn tussenarrest van 24 juli 2012 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515) – hierna ook: arrest 2012 – onder meer beslist:

dat er geen geldige transformatie van VVO heeft plaatsgevonden en de rechten op het 1973 STOLICHNAYA-merk niet zijn overgegaan naar VAO;

dat FKP moet worden aangemerkt als formele en materiële procespartij, vorderingsgerechtigd is en bevoegd is om in rechte op te treden;

dat Spirits ten tijde van de overdracht niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO en dat haar geen derdenbescherming toekomt.

1.8.

Van dit tussenarrest is Spirits, nadat daartoe verlof was verleend, in beroep gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft bij zijn arrest van 20 december 2013 – hierna: arrest 2013 – hersteld bij herstelarrest van 17 januari 2014 (ECLI:NL:HR:2013:2071 en ECLI:NL:HR:2014:94), het cassatieberoep van Spirits tegen het arrest van het hof verworpen. Al de eindbeslissingen in het arrest 2012 zijn in cassatie niet of tevergeefs bestreden.

1.9.

Vervolgens is doorgeprocedeerd bij de rechtbank Rotterdam. Zij heeft in haar eindvonnis van 25 maart 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:2044) – hierna: vonnis (maart) 2015 – in conventie onder meer

Spirits bevolen alle noodzakelijke handelingen te verrichten om de 1973 STOLICHNAYA-merkregistratie op naam te doen stellen van FKP;

Spirits bevolen ieder gebruik van bepaalde, in het vonnis genoemde door Spirits als merk gedeponeerde, tekens die het woord STOLICHNAYA bevatten te staken en gestaakt te houden.

De vorderingen van FKP zijn afgewezen ten aanzien van de door Spirits gedeponeerde en/of gebruikte merken/tekens, die het woord STOLI, maar niet tevens het woord STOLICHNAYA bevatten – hierna: de STOLI-merken. Dit vonnis is op 17 april 2015 aan Spirits betekend.

1.10.

Het hof heeft in hoger beroep van het vonnis (maart) 2015 bij arrest van 9 januari 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:13) – hierna: arrest 2018 – dit vonnis grotendeels bekrachtigd, maar vernietigd voor zover het inbreukverbod was beperkt. Het hof heeft een algemeen inbreukverbod opgelegd, oordelend dat door gebruik van de in die procedure aan de orde zijnde STOLI-merken, waaronder het woordmerk STOLI, inbreuk als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE wordt gemaakt op het 1973 STOLICHNAYA-merk.

1.11.

Spirits heeft de verhandeling van wodka onder het merk STOLICHNAYA na het vonnis (maart) 2015 in de Benelux gestaakt.

1.12.

Vervolgens is een fles met een label zoals hieronder afgebeeld – hierna ook: de STOLI-fles en het STOLI-label – op de Benelux-markt gebracht^[1]totdat dit bij het in de onderhavige zaak bestreden vonnis van 7 augustus 2015 op grond van onrechtmatige daad werd verboden. Spirits c.s. prijst deze aan als
Same Vodka. Different label. Het STOLI-label is niet als merk gedeponeerd.

De vorderingen en de bestreden beslissing in dit kort geding

2. FKP c.s. heeft in eerste aanleg gevorderd Spirits c.s. te bevelen inbreuk op haar merkrechten en onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen. In hoger beroep zijn, na vermindering van eis bij memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel, de nevenvorderingen beperkt tot een bevel tot het doen van opgaven, een dwangsomveroordeling en een veroordeling in de kosten van het geding in eerste aanleg en hoger beroep.

3. In het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van FGUP afgewezen, met veroordeling van FGUP in 50% van de kosten, omdat zij geen rechthebbende is op de merken. In de procedure van FKP tegen Spirits zijn de inbreukvordering en een aantal nevenvorderingen afgewezen, maar is Spirits wel veroordeeld haar onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Spirits in de kosten van de procedure tegen FKP, begroot op basis van het liquidatietarief. Daartoe heeft de voorzieningenrechter voorshands aangenomen dat de op de STOLI-fles gebruikte tekens verwarringwekkend overeenstemmen als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub b, Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE – met het 2003 STOLICHNAYA-merk van FKP, dat uit niets blijkt dat Spirits c.s. zelf binnen de Benelux handelingen verricht die aan de merkhouder zijn voorbehouden, maar dat Spirits onrechtmatig handelt door als houdster van het STOLI-merk mee te werken aan het gebruik van de inbreukmakende tekens in de Benelux met de bedoeling goodwill over te hevelen van het 1973 STOLICHNAYA-merk naar haar STOLI-merk, terwijl zij zich (dus) bewust is van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de gebruikte tekens en de STOLICHNAYA-merken. De vorderingen van FKP tegen ZHS zijn afgewezen, met veroordeling van FKP in de kosten, omdat niet blijkt dat ZHS houdster is van het STOLI-merk en niet gemotiveerd is op welke wijze zij de inbreuk onrechtmatig faciliteert.

De grieven

4. Met principale grief 1 verwijt Spirits c.s. de voorzieningenrechter er van te zijn uitgegaan dat FKP bevoegd is om in rechte op te treden en de vorderingen in eigen naam in te stellen. De principale grieven 2 tot en met 8 richten zich (grieven 6 en 7 deels) tegen het, aan het onrechtmatigheidsoordeel van de voorzieningenrechter ten grondslag liggende, oordeel dat de op de STOLI-fles gebruikte tekens verwarringwekkend overeenstemmen met het 2003 STOLICHNAYA-merk. Met grief 6 verwijt Spirits de voorzieningenrechter voorts dat hij een onrechtmatige daad heeft aangenomen, terwijl geen sprake is van schuld, schade en causaal verband. Grief 7 richt zich voorts tegen het oordeel dat Spirits heeft meegewerkt aan het gebruik van de “inbreukmakende tekens”. Bij pleidooi heeft Spirits c.s. gesteld dat zij haar grieven weliswaar handhaaft, maar dat zij zich naar aanleiding van het arrest 2018 voor de beoordeling refereert aan het oordeel van het hof.

5. Incidentele grief 1 van FKP richt zich tegen de feitenvaststelling door de voorzieningenrechter en tegen diens overweging dat FKP geen beroep op gezag van gewijsde van beslissingen in de Bx bodemprocedure heeft gedaan. Incidentele grief 2 richt zich tegen afwijzing van het gevorderde inbreukverbod. Incidentele grief 3 richt zich tegen afwijzing van het bevel opgaven te doen. Incidentele grieven 4 en 5 richten zich tegen de beslissingen over de proceskosten in de zaken tussen FKP en Spirits c.s.. Geen grief is gericht tegen de afwijzing van de vorderingen van FGUP. FGUP heeft slechts gegriefd tegen haar veroordeling in de kosten van de procedure in eerste aanleg, althans het bedrag waarop de kosten zijn begroot.

Spoedeisend belang van FKP bij haar vorderingen

6. In de Bx bodemprocedure is aan Spirits een verbod om inbreuk te maken op het 1973 STOLICHNAYA-merk en een opgaveverplichting opgelegd. Daar de vraag of het gebruik van de onderhavige STOLI-fles inbreuk maakt op de STOLICHNAYA-merken nog niet is beantwoord in de Bx bodemprocedure heeft FKP belang bij de beantwoording van die vraag. FKP heeft voorts belang bij haar vordering om aan ZHS te verbieden om inbreuk te maken op haar STOLICHNAYA-merken en de nevenvorderingen. Voorts heeft FKP c.s. belang bij de door haar gevorderde vernietiging van de kostenveroordelingen in eerste aanleg.

Incidentele grief 1 (feitenvaststelling; beroep op gezag van gewijsde)

7. Het hof heeft bij zijn hiervoor vermelde voorlopige feitenvaststelling met de bezwaren van FKP tegen de feitenvaststelling door de voorzieningenrechter rekening gehouden, voor zover het gaat om feiten die (thans) tussen partijen vaststaan. Voorts neemt het hof in aanmerking dat FKP zich heeft beroepen op gezag van gewijsde van de eindbeslissingen in de Bx bodemprocedure. Incidentele grief 1 kan op zichzelf echter niet tot vernietiging leiden.

Vorderingsgerechtigdheid FKP (principale grief 1)

8. Niet betwist is dat FKP (inmiddels) houdster is van de beide STOLICHNAYA-merken. Dit brengt reeds mee dat zij de onderhavige vorderingen kan instellen.

Aan de stelling van Spirits c.s. dat zij toestemming nodig heeft van de Russische Federatie om in rechte op te treden gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij, nu deze stelling door FKP is betwist en Spirits c.s. zich vervolgens op dit punt heeft gerefereerd aan het oordeel van het hof.

9. Bovendien heeft het hof in de Bx bodemprocedure beslist dat FKP moet worden aangemerkt als formele en materiële procespartij, vorderingsgerechtigd is en bevoegd is om in rechte op te treden. Het gaat hier om een bindende eindbeslissing in het arrest 2012, die niet of tevergeefs in cassatie is bestreden. FKP heeft zich beroepen op het gezag van gewijsde van deze beslissing. In het arrest 2018 heeft het hof, gelet op “de regel van onaantastbaarheid na cassatie” en onder verwerping van de stelling dat sprake is van bedrog als herzieningsgrond, beslist dat het niet terugkomt van de bindende eindbeslissingen in (het vonnis 2006 en) het arrest 2012.

10. FKP heeft zich tevens beroepen op de afstemmingsregel met betrekking tot beslissingen in de Bx procedure.

De afstemmingsregel houdt in dat de rechter die in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, zijn vonnis in beginsel dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of in een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht, alsook indien sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen (vergelijk HR 7 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0015 en 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1128). Nu niet gesteld of gebleken is dat zich in casu een van deze uitzonderingen voordoet, dient het hof zijn oordeel in dit kort geding in de zaak tussen FKP en Spirits af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter.

11. Voor zover in de zaak tussen FKP en Spirits het beroep op het gezag van gewijsde van voormelde eindbeslissing in het arrest 2012, welk arrest immers in cassatie niet opnieuw door Spirits kan worden bestreden, al niet zou slagen, dient het hof in ieder geval zijn beslissing af te stemmen op het oordeel in de Bx-bodemzaak, inhoudende dat FKP moet worden aangemerkt als formele en materiële procespartij, vorderingsgerechtigd is en bevoegd is om in rechte op te treden.

12. Dit uitvoerig gemotiveerde oordeel in (rechtsoverwegingen 7.12 - 7.19 van) het, als productie 4 in eerste aanleg door FKP overgelegde, arrest 2012 en de verwerping van de tegen dit, door de rechtbank in haar vonnis 2015 overgenomen oordeel, gerichte grief in het arrest 2018 – van welk arrest ook ZHS blijkens haar stellingen bij pleidooi op de hoogte was – is bovendien reden om in de zaak tussen FKP en ZHS eveneens voorshands aan te nemen dat FKP vorderingsgerechtigd is en bevoegd is om in rechte op te treden.

Principale grief 1 faalt derhalve.

Verwarringwekkende overeenstemming tussen de STOLI-fles/het STOLI-label en de STOLICHNAYA merken? (principale grieven 2-8)

13. Partijen zijn het er over eens (FKP blijkens het gestelde in punt 8 van haar pleitnota in hoger beroep na eerst een ander standpunt te hebben gehuldigd en Spirits c.s. blijkens het gestelde in punten 31, 33 en 49 van haar pleitnota in eerste aanleg, op pagina 3 van de memorie van grieven en in principale grief 4) dat het woord STOLI het meest bepalende element van het STOLI-label is. Spirits c.s. stelt dat dit ook geldt voor het woord STOLICHNAYA in de STOLICHNAYA-merken en dat voor de vraag of sprake is van verwarringsgevaar enkel de woorden STOLI en STOLICHNAYA moeten worden vergeleken.

14. Ook het hof is voorshands van oordeel dat het woord STOLI het dominante en (meest) onderscheidende bestanddeel is van het STOLI-label en dat het woord STOLICHNAYA het dominante en (meest) onderscheidende bestanddeel is van de STOLICHNAYA-merken, waardoor de totaalindruk van dit teken en deze merken (voornamelijk) wordt bepaald, nu zowel voor voormeld teken als voor voormelde merken geldt

dat woordelementen in het algemeen, en ook in dit geval, meer bepalend zijn voor de totaalindruk van het teken/de merken dan de beeldelementen;
dat de beeldelementen bovendien ofwel vaag zijn weergegeven (zoals het gebouw op de achtergrond), ofwel bestaan uit eenvoudige weinig onderscheidende en/of geometrische vormen, zoals de rechthoeken en de (voor de Benelux-consument onbekende) munten, medailles of cirkels;
dat het woord STOLI/ STOLICHNAYA twee maal zeer prominent is afgebeeld in het teken/de merken;
dat de andere woordelementen niet onderscheidend zijn, nu zij slechts (kenmerken van) de waar beschrijven of een niet onderscheidende aanbeveling bevatten en bovendien deels (veel) kleiner en daardoor vrij onopvallend afgebeeld zijn.

Naast voormelde elementen bevatten de merken nog het beeldelement
. Weliswaar bevat dit element een in Cyrillisch schrift geschreven woord, maar dat woord zal naar het voorlopig oordeel van het hof voor de gemiddelde Benelux-consument, die het niet kan lezen, niet dezelfde functie hebben als een woordelement in Latijns schrift dat die consument kan lezen; het zal dan ook niet meer bepalend zijn voor het totaalbeeld dan een beeldelement. Dit beeldelement is zoveel kleiner afgebeeld dan het twee maal voorkomende woord STOLICHNAYA, dat dit niet afdoet aan het dominante en (meest) onderscheidende en voor het totaalbeeld van de merken (voornamelijk) bepalende karakter van het woord STOLICHNAYA.

15. Ervan uitgaande dat het woord STOLI het totaalbeeld van het STOLI-label (voornamelijk) bepaalt, brengt de afstemmingsregel mee dat er in de zaak tussen FKP en Spirits van is uit te gaan dat het STOLI-label verwarringwekkend overeenstemt met het 1973-STOLICHNAYA-merk. In zijn arrest 2018 heeft het hof immers geoordeeld dat het woord(merk) STOLI verwarringwekkend overeenstemt met het 1973-STOLICHNAYA-merk. Verwarringsgevaar tussen het STOLI-label en het 1973 STOLICHNAYA-merk doet zich temeer voor nu diverse elementen van het STOLI-label en het 1973 STOLICHNAYA-merk en de plaatsing van een aantal elementen gelijkenis vertonen. Ook afgezien van voormelde beslissing in het arrest 2018 is het hof op grond van hetgeen hierna wordt overwogen van oordeel dat het STOLI-label verwarringwekkend overeenstemt met het 1973-STOLICHNAYA-merk.

16. Daar de afstemmingsregel niet van toepassing is in het kort geding tussen FKP en ZHS en niet voor zover het gaat om inbreuk op het 2003 STOLICHNAYA-merk, dient het hof in zoverre nog te beoordelen of het STOLI-label en de STOLICHNAYA-merken verwarringwekkend overeenstemmen als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE.

17. Het hof is voorshands van oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen het STOLI-label en de STOLICHNAYA-merken op visueel en auditief gebied. De mate van overeenstemming in visueel opzicht acht het hof aanzienlijk. Het voor het totaalbeeld van het STOLI-label (meest) bepalende woord STOLI is immers gelijk aan het eerste deel van het voor het totaalbeeld van de merken (meest) bepalende woord STOLICHNAYA, terwijl in het algemeen en ook in dit geval, waarbij beide aanduidingen voor de Benelux-consument, die geen Russisch spreekt, bestaan uit woorden die geen specifieke betekenis hebben, het eerste deel van het woord het meest bepalend is voor de totaalindruk. De daardoor aanwezige visuele gelijkenis wordt nog versterkt doordat diverse elementen van het STOLI-label en de plaatsing daarvan gelijkenis vertonen met elementen van de STOLICHNAYA-merken en de plaatsing daarvan, zoals het witte fond in het midden, met daarop grootstedelijke grijze gebouwen met daaroverheen het woord STOLI/STOLICHNAYA en de brede rode band aan de bovenzijde, waarin met witte blokletters is geschreven STOLI VODKA/STOLICHNAYA met daaronder een smallere gouden band en de aanwezigheid van gouden munten/medailles.

18. Spirits c.s. heeft zich beroepen op het “Umfeld”, stellende dat de elementen die op het STOLI-label en de STOLICHNAYA-merken voorkomen ook op wodka-flessen van andere aanbieders voorkomen en dus niet onderscheidend zijn en niet bijdragen aan het relevante totaalbeeld, zodat enkel moet worden gekeken naar de woordelementen STOLI en STOLICHNAYA. Zij heeft als productie 7 in eerste aanleg foto’s van diverse flessen overgelegd. Gelet op het bovenstaande aangaande de gelijkenis van de (woord)elementen doet deze stellingname over het “Umfeld” niet af aan het oordeel dat sprake is van visuele overeenstemming. Bovendien heeft FKP gemotiveerd betwist dat het merendeel van die flessen (alle flessen behalve de SMIRNOFF-fles en de Gall&Gall-fles, begrijpt het hof) op de Benelux-markt te koop wordt aangeboden. Nu Spirits hierop niet heeft gereageerd en zich vervolgens heeft gerefereerd aan het oordeel van het hof, laat het hof de flessen, waarvan de aanwezigheid op de Benelux-markt is betwist, buiten beschouwing. De flessen van SMIRNOFF en Gall& Gall waarvan FKP erkent dat zij op de Benelux-markt worden aangeboden, wijken aanzienlijk af van de STOLICHNAYA-merken: de Gall&Gall-fles heeft niet één van de voormelde elementen en de SMIRNOFF fles heeft van die elementen weliswaar de rode band met de (van STOLICHNAYA afwijkende) naam SMIRNOFF, maar wijkt verder aanzienlijk af. FKP heeft in (punt 32 van) haar memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel nog foto’s opgenomen van flessen die, naar niet is bestreden, in de Benelux worden verkocht en die, ook naar het oordeel van het hof, “in de verste verte niet lijken op de STOLICHNAYA-flessen”. Het hof acht de combinatie van overeenstemmende elementen van de STOLICHNAYA-merken en het STOLI-label dan ook een reden om aan te nemen dat de al bestaande visuele overeenstemming door de gelijkenis tussen de woordelementen STOLI en STOLICHNAYA wordt vergroot.

19. Het hof is voorshands van oordeel dat er een redelijke mate van auditieve overeenstemming bestaat tussen STOLI en STOLICHNAYA. Spirits c.s. heeft onbetwist gesteld dat bij het uitspreken van STOLI de klemtoon op de eerste lettergreep ligt en bij STOLICHNAYA op de tweede of de derde lettergreep. Dit doet er echter niet aan af dat STOLI bij het uitspreken, waar de klemtoon ook wordt gelegd, het eerste deel is van STOLICHNAYA en aldus in aanzienlijke mate bepalend is voor de totaalindruk, die bij de gemiddelde consument achterblijft.

20. FKP stelt dat ook sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat “STOLI staat voor STOLICHNAYA en STOLICHNAYA ís” in die zin dat STOLI sinds jaar en dag de bijnaam is voor STOLICHNAYA. Spirits betwist dat sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat STOLICHNAYA een associatie wekt met Rusland en “van de hoofdstad” betekent, terwijl het woord STOLI geen bijzondere betekenis heeft. Van begripsmatige overeenstemming kan sprake zijn als het merk en het teken een gelijke inhoud communiceren, dus eenzelfde (taalkundige) betekenis hebben. De woorden STOLI en STOLICHNAYA hebben voor de Benelux-consument (die geen Russisch spreekt) naar het voorlopig oordeel van het hof geen betekenis. Van begripsmatige overeenstemming is dan ook geen sprake. Dat sprake is van zodanige begripsmatige verschillen dat zij de visuele en auditieve overeenstemming zouden opheffen, is gesteld noch gebleken.

21. Vaststaat dat de STOLICHNAYA-merken (onder meer) zijn ingeschreven voor wodka en het STOLI-label ook wordt gebruikt voor wodka. Niet in geschil is dat sprake is van identieke waren.

22. FKP heeft gesteld dat wodka een massaproduct is dat bestemd is voor de gemiddelde consument. Dat heeft Spirits c.s. op zichzelf niet betwist. Zij heeft in eerste aanleg echter gesteld dat zij zich met haar STOLI-fles richt op een afwijkende doelgroep, namelijk de LHBT-gemeenschap. Nu FKP die stelling heeft betwist en Spirits c.s. daarop in hoger beroep niet meer (gemotiveerd) is ingegaan en zich heeft gerefereerd aan het oordeel van het hof, gaat het hof aan deze stelling als onvoldoende onderbouwd voorbij en neemt zij voorshands aan dat het in aanmerking te nemen publiek bestaat uit het grote publiek dat alcohol drinkt.

23. Voorts twisten partijen over het aandachtsniveau van de gemiddelde consument. FKP stelt dat die gemiddelde consument doorgaans een beperkte deskundigheid van de wodkamarkt en een vrij laag aandachtsniveau heeft, in welk verband zij erop wijst dat wodka een “off the shelf” product is dat wordt verkocht bij slijterijen, waar de klant het zelf uit de schappen kan pakken. Spirits c.s. stelt dat de gemiddelde consument een oplettende consument is die een relatief duur kwaliteitsproduct koopt en met behulp van de slijter een keuze zal maken, zodat, begrijpt het hof, sprake is van een hoger aandachtsniveau dan normaal. FKP heeft, stellende dat STOLI en STOLICHNAYA beiden wodka’s zijn die qua prijs tot het middensegment behoren, betwist dat sprake is van een (relatief) duur product.

24. Nu wodka (één van de vele soorten) sterke drank (een te consumeren product) is en verkocht wordt “off the shelf” in slijterijen, is het hof voorshands van oordeel dat sprake is van een normaal aandachtsniveau. Weliswaar is, zoals Spirits c.s. onbetwist heeft gesteld, bij wodka geen sprake van impulsaankopen en is er naar het oordeel van het hof geen reden om aan te nemen dat sprake is van een aandachtsniveau dat lager is dan normaal, maar evenmin is voldoende gesteld omtrent bijzondere eigenschappen van wodka of de hoogte van de prijs (op een prijssticker op een door FKP overgelegde STOLI-fles is overigens de voor sterke drank niet uitzonderlijke hoge prijs vermeld van € 14,95) om aan te nemen dat sprake is van een relevant hoger aandachtsniveau dan normaal.

25. In aanmerking nemende dat sprake is van voormelde overeenstemming tussen het STOLI-label en de STOLICHNAYA-merken op visueel en auditief gebied en van identieke waren, is het hof voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende (grote) publiek met een normaal aandachtsniveau (directe en/of indirecte) verwarring kan ontstaan tussen het STOLI-label/de STOLI-fles en de STOLICHNAYA-merken.

Aan het bovenstaande kan, gelet op de overeenstemming tussen de STOLICHNAYA-merken en het STOLI-label, die met name is veroorzaakt door de daarin voorkomende woorden STOLICHNAYA en STOLI en op de omstandigheid dat sprake is van identieke waren, de stelling van Spirits c.s. dat haar STOLI-fles een moderne uitstraling heeft niet, althans onvoldoende afdoen. Het publiek zou met name kunnen denken dat het gaat om producten die behoren tot eenzelfde lijn of dat sprake is van restyling, dus dat het gaat om producten die afkomstig zijn van dezelfde onderneming of een daarmee gelieerde onderneming.

26. Op grond van het bovenstaande is het hof voorshands van oordeel dat er verwarringwekkende overeenstemming bestaat tussen het STOLI-label/de STOLI-fles en de STOLICHNAYA-merken in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE en dat de principale grieven 2 tot en met 8 in zoverre falen. Het verwijt van Spirits c.s. in principale grief 3 dat de voorzieningenrechter haar beroep op het gezag van gewijsde van en/of de afstemmingsregel ten aanzien van beslissingen over (andere) STOLI-merken in het vonnis van maart 2015 niet heeft gehonoreerd, faalt al omdat dat vonnis in zoverre is vernietigd.

27. Het hof laat in het midden of de STOLICHNAYA-merken in de Benelux bekend zijn, hetgeen in deze procedure (anders dan in de Bx procedure) door Spirits c.s. is betwist. Het hof is immers van oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar ook als de merken niet bekend zouden zijn. Het beroep op artikel 2.20, lid 1, sub c, BVIE behoeft dan ook geen behandeling.

Voorbehouden handelingen door Spirits c.s? (incidentele grief 2)

28. Niet gemotiveerd betwist is dat wodka in de STOLI-fles in de zomer 2015 op de Benelux-markt te koop is geweest. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Spirits c.s. dat ook erkend. Voorts staat vast dat Spirits wodka onder het merk STOLICHNAYA in de Benelux op de markt heeft gebracht tot het vonnis van maart 2015. FKP stelt dat Spirits c.s. de STOLI-fles in de Benelux heeft aangeboden en verkocht (aan distributeurs, begrijpt het hof).

29. In haar pleitnota in eerste aanleg lijkt Spirits c.s. te erkennen, althans niet te betwisten dat Spirits c.s., althans Spirits de nieuwe STOLI-fles in de Benelux op de markt brengt. Zij stelde in die pleitnota (waarbij Spirits staat voor Spirits c.s) :

“7. Na het vonnis van 25 maart 2015 heeft Spirits International onmiddellijk de verhandeling van Stolichnaya in de Benelux gestaakt. Zij heeft dat ook bericht aan de distributeurs (…).

8. (…) De SPI Group produceert nog steeds (…) haar bijzondere wodka in Letland, welke wodka zij via haar bestaande distributiekanalen op de markt brengt. In de Benelux dus niet onder het merk Stolichnaya, maar onder het door de rechtbank in Rotterdam toegestane merk STOLI. Het is dezelfde wodka, de wodka die voor 25 maart 2015 onder het merk Stolichnaya op de markt werd gebracht, en nu dus onder de naam STOLI.
(…).

67. Vanzelfsprekend is het Spirits toegestaan om nog wodka te produceren in haar fabriek. (…) In overeenstemming met het vonnis van de rechtbank Rotterdam zal zij deze wodka echter niet meer verhandelen onder de naam Stolichnaya (…).

75. Het staat Spirits derhalve geheel vrij om te concurreren met eiseressen. Eiseressen kunnen echter niet verkroppen dat distributeurs en retailers liever zaken doen met Spirits, dan de onbekende Russische staatsonderneming van eiseressen (…).

77. (…) eiseressen zullen zich er bij neer moeten leggen dat Spirits succesvol concurreert met eiseressen in de vrije markt. Mogelijk werkt dat in Rusland anders, maar hier zullen eiseressen de aanwezigheid van Spirits op de markt moeten dulden.”

Ook in de memorie van grieven van Spirits c.s. lijkt een aantal stellingen er op neer te komen dat Spirits (c.s.) wodka in de STOLI-fles op de Benelux-markt heeft gebracht:

“Dit betekent dus dat Spirits ook na het vonnis van 25 maart 2015 gerechtigd is wodka te produceren, te distribueren en op de markt te brengen. Dat mag zij doen, de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam indachtig, onder het merk STOLI.

(…) staat er niets aan in de weg de wodka van Spirits die voorheen op de markt werd gebracht onder het merk Stolichnaya, nu op de markt te brengen onder het merk STOLI, onder gebruikmaking van de reclameslogan “same Vodka. Different Label”(pagina 13).

(…) Overal ter wereld wordt FKP in het ongelijk gesteld, behoudens vanzelfsprekend in de Russische Federatie en opmerkelijk genoeg, in Nederland (Benelux). Dit laat echter onverlet dat Spirits nog immer actief is als wodkaproducent en dit product op de markt kan en mag brengen in de Benelux, en dus ook in Nederland (pagina 15)”.

In (punt 13 van) haar pleitnota in hoger beroep noemt FKP nog een aantal andere plaatsten in de processtukken van Spirits c.s. waar Spirits c.s. zich op soortgelijke wijze zou hebben uitgelaten.

30. In haar schriftelijke stukken in hoger beroep betwist Spirits c.s. (op pagina 15 van haar memorie van grieven, punt 28 van haar memorie van antwoord in incidenteel appel en punt 9 van haar pleitnota in hoger beroep), voor het eerst en ondanks voormelde “erkenningen”, dat zij de STOLI-fles in de Benelux op de markt heeft gebracht. Zij stelt daartoe dat de STOLI-fles is geproduceerd in Letland en in 2015 is geïmporteerd door de distributeur A Brand New Day te Breda.

31. FKP stelt dat het hof ervan dient uit te gaan dat Spirits c.s. de nieuwe STOLI-fles in de Benelux in de handel heeft gebracht en dus voorbehouden handelingen in de Benelux heeft verricht omdat Spirits c.s. dat (gerechtelijk) heeft erkend en/of omdat de betwisting van Spirits c.s. onvoldoende is onderbouwd.

32. Nu

vaststaat dat Spirits wodka onder het merk STOLICHNAYA tot het vonnis van maart 2015 in de Benelux op de markt heeft gebracht,
Spirits c.s. zelf stelt dat Spirits na het vonnis van maart 2015 de verhandeling van STOLICHNAYA in de Benelux heeft gestaakt en SPI Group daarna haar wodka via haar bestaande distributiekanalen op de markt brengt, in de Benelux niet onder het merk STOLICHNAYA, maar onder het merk STOLI en dat dit dezelfde wodka is als de wodka die voor 25 maart 2015 onder het merk STOLICHNAYA op de markt werd gebracht, nu onder de naam STOLI,
als door FKP gesteld en door Spirits c.s. niet gemotiveerd betwist vaststaat dat de STOLI-fles louter voor de Benelux-markt was bedoeld en deze fles niet buiten de Benelux is verkocht, zodat de stellingen van Spirits c.s. over het op de markt brengen van wodka onder het merk STOLI niet op andere markten kunnen zien en
Spirits c.s. stelt dat zij hier (in Nederland, naar uit de context is af te leiden), met haar wodka in de STOLI-fles, concurreert met FKP,

acht het hof voorshands aannemelijk dat Spirits c.s., althans Spirits zelf in de zomer van 2015 de STOLI-flessen (ter vervanging van de STOLICHNAYA-flessen die zij voor maart 2015 op de Benelux-markt bracht) in de Benelux op de markt heeft gebracht. Spirits c.s. heeft immers nagelaten haar stelling dat de Nederlandse distributeur de STOLI-flessen in Letland koopt en geleverd krijgt (en de implicatie dat Spirits de manier waarop zij al jaren haar wodka op de Benelux-markt brengt in de zomer van 2015 heeft gewijzigd) nader te onderbouwen, bijvoorbeeld door stukken in het geding te brengen waaruit dat blijkt. Dit mocht, in het licht van hetgeen tussen partijen vaststaat en hetgeen zij blijkens voormelde citaten heeft gesteld, wel van haar worden verwacht. Zij heeft ook niet aangegeven dat zij daartoe niet in staat zou zijn. Gelet daarop acht het hof haar betwisting op dit punt onvoldoende onderbouwd. Gelet op het bovenstaande kan in het midden blijven of sprake is van een (gerechtelijke) erkenning waarop Spirits c.s. niet meer kan terugkomen.

33. FKP heeft voorts gesteld dat Spirits c.s. inbreuk maakt door op de website
www.stoli.comen op andere sociale media de STOLI-flessen aan te bieden en daarvoor reclame te maken. Dit heeft Spirits c.s. niet gemotiveerd betwist. Daar vaststaat dat de STOLI-fles alleen bedoeld was voor de Benelux en uitsluitend in de Benelux te koop werd aangeboden, is aannemelijk dat deze reclame en aanbiedingen bestemd waren voor en gericht waren op de Benelux. Ook dit levert merkinbreuk in de Benelux door Spirits c.s. op.

34. Ten slotte heeft FKP bij pleidooi in hoger beroep nog gesteld dat, als al niet op grond van het voorgaande zou moeten worden aangenomen dat ook ZHS voorbehouden handelingen in de Benelux heeft gepleegd, er in ieder geval de dreiging bestaat dat (ook) zij dat zal gaan doen. Daartoe stelt zij dat

de rechtvoorgangster van ZHS, SPI en dus ZHS (evenals Spirits) houdster is van het woordmerk STOLI en dit ook vermeld is (achter)op de STOLI-fles;
ZHS in een oppositieprocedure bij het EUIPO het standpunt heeft ingenomen dat zij in de periode 2015 tot en met 2017 wodka in de Benelux heeft verkocht in flessen waarop het merk STOLI (en het merk ELIT) voorkomt;
ook ZHS in dit kort geding stelt dat zij gerechtigd is de STOLI-fles op de markt te brengen in de Benelux.

Nu Spirits c.s. deze stellingen niet heeft betwist acht het hof al op deze gronden aannemelijk dat de dreiging bestaat dat ook ZHS de STOLI-fles in de Benelux op de markt zal brengen.

35. Daar het hof al op grond van het bovenstaande aannemelijk acht dat Spirits c.s. inbreuk hebben gepleegd, althans dreigen inbreuk te zullen plegen, kan in het midden blijven of het verlenen van een licentie (om het STOLI-merk te gebruiken) al inbreukmakend gebruik oplevert, zoals FKP stelt, maar Spirits c.s. betwist.

36. Het bovenstaande brengt mee dat het gevorderde inbreukverbod jegens Spirits en ZHS dient te worden toegewezen, zodat incidentele grief 2 slaagt, en principale grief 7, ook voor zover gericht tegen het oordeel dat Spirits heeft meegewerkt aan het gebruik van de inbreukmakende tekens, faalt. Nu voor het opleggen van een verbod als in casu schuld, schade en causaal verband niet vereist zijn faalt ook principale grief 6 voor het overige. Bij haar vordering om ZHS te verbieden onrechtmatig te handelen heeft FKP geen belang meer.

Het gevorderde opgavebevel (incidentele grief 3)

37. Op grond van het bovenstaande is het gevorderde opgavebevel eveneens toewijsbaar voor zover van belang voor een door FKP in te stellen vordering tot schadevergoeding. Ter onderbouwing van deze vordering stelt FKP immers dat zij bij deze opgave belang heeft voor een in te stellen schadevordering. Zij spreekt niet over een vordering tot winstafdracht, zodat het hof zonder nadere toelichting, die ontbreekt, voorshands niet inziet waarom FKP (spoedeisend) belang heeft bij opgave van inkoop- en verkoopprijzen van STOLI-flessen en van met de door verkoop door Spirits c.s. behaalde winst. Daar tussen partijen niet in geschil is dat de wodka wordt geproduceerd in Letland acht het hof, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, ook geen (spoedeisend) belang aanwezig bij de opgave van het aantal STOLI-flessen dat Spirits heeft geproduceerd. Hetzelfde geldt voor het aantal flessen dat Spirits c.s. hebben besteld. Het bevel tot opgave zal dus worden beperkt tot de STOLI-flessen die Spirits c.s. in de Benelux in voorraad heeft en/of verkocht heeft. In zoverre slaagt incidentele grief 3. Voor het overige faalt de grief.

Proceskosten in eerste aanleg (incidentele grieven 4 tot en met 6) en hoger beroep

38. Spirits c.s zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in eerste aanleg in de zaak tegen FKP worden veroordeeld in de kosten van de eerste aanleg. Daar ook ZHS wordt veroordeeld in de kosten van de eerste aanleg slaagt incidentele grief 5.

FKP vordert in de zaken tegen Spirits c.s. veroordeling in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. Nu het hof de vorderingen toewijst op de grondslag merkinbreuk is artikel 1019h Rv. van toepassing en zullen de kosten op die basis worden begroot. Incidentele grief 4 slaagt dan ook. Deze kosten zijn gespecificeerd in een aanvullende kostenopgave in eerste aanleg en bedroegen blijkens die opgave € 29.730,10. Nu daartegen geen bezwaar is gemaakt en het hof ex aequo et bono schat dat 95% van deze kosten is besteed aan de behandeling van de zaken waarin FKP als eiseres is opgetreden (en 5% aan de zaken waarin FGUP als eiseres is opgetreden), zal het, ook gelet op de toentertijd geldende Indicatietarieven in IE-zaken van de rechtbanken, 95% van € 29.730,10 = € 28.243,60 toewijzen.

39. In de zaak tegen FGUP is de vordering van FGUP in het bestreden vonnis afgewezen, welke afwijzing in hoger beroep niet is bestreden. Dat brengt ook naar het oordeel van het hof mee dat in die zaak FGUP als de in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt. Dat FGUP ervoor heeft gekozen een vordering in te stellen terwijl zij geen rechthebbende is komt voor haar risico, ook al doet zij dat om te anticiperen op een mogelijk (onterecht) verweer. In zoverre faalt incidentele grief 6. Het hof schat ex aequo et bono dat 5% van de werkzaamheden van Spirits c.s. zijn besteed aan het verweer in de zaak tegen FGUP en zal de kosten waarin FGUP wordt veroordeeld dan ook begroten op 5% van de redelijke en evenredige kosten van Spirits c.s. Spirits c.s. heeft in eerste aanleg in totaal ter zake een bedrag van € 33.366,-- gevorderd. Nu het oordeel van de voorzieningenrechter dat van dat bedrag moet worden uitgegaan bij de begroting van de proceskosten niet is bestreden, zal het hof de kosten waarin FGUP wordt veroordeeld begroten op € 1.668,30. Nu niet is gesteld of gebleken dat Spirits c.s. extra griffierechten heeft moeten betalen doordat FGUP als mede-eiseres is opgetreden, zal FGUP niet worden veroordeeld daarvan een deel te betalen. In zoverre slaagt incidentele grief 6.

40. Spirits c.s. zal in het principaal en het incidenteel beroep worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. FKP vordert veroordeling in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, zoals gespecificeerd in productie 50 (€ 39.122,89). Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR2015:3477 ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. In dit verband zijn de Indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven, versie 1 april 2017, van belang. FKP c.s. stelt dat deze zaak kan worden aangemerkt als een complexe zaak, althans een normale zaak in de zin van de Indicatietarieven. Spirits c.s. stelt dat voor deze zaak een indicatietarief geldt van € 15.000,--. De door het Hof van Justitie EU in zijn arrest van 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (United Video Properties) bepaalde criteria in aanmerking nemende, is het hof is van oordeel dat deze zaak gekwalificeerd kan worden als een normale zaak en dat het daarvoor geldende maximale indicatietarief van € 15.000,-- voor het principale en incidentele beroep tezamen als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt (zie ook punt 9 van de Indicatietarieven).

Conclusie: partiële vernietiging: het dictum

41. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover (in dicta 5.5, 5.6 en 5.7 van het bestreden vonnis) het door FKP tegen Spirits meer of anders gevorderde en het tegen ZHS (SPI Group) gevorderde is afgewezen en FKP in de kosten van de procedure tegen ZHS (SPI Group) is veroordeeld. Voorts zal het vonnis worden vernietigd voor wat betreft de begrotingen van de kosten waarin Spirits is veroordeeld in de procedure tegen FKP en waarin FGUP is veroordeeld in de procedure tegen Spirits c.s. (in dicta 5.3 en 5.9). Opnieuw rechtdoende, zullen aan Spirits c.s. alsnog een merkenrechtelijk inbreukverbod en een opgavebevel als hiervoor omschreven worden opgelegd, op straffe van verbeurte van een dwangsom, die zal worden gematigd en gemaximeerd overeenkomstig de matiging en maximering door de voorzieningenrechter. Voorts zullen voormelde kosten opnieuw worden begroot. Voor het overige zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd. Nu de grieven falen tegen het oordeel dat Spirits onrechtmatig heeft gehandeld en om te voorkomen dat in de periode tussen het bestreden vonnis en dit arrest geen verbod zou hebben gegolden met een dwangsom, geldt die bekrachtiging ook de veroordeling van Spirits om haar onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden en tot betaling van een dwangsom, met dien verstande dat bepaald zal worden dat dwangsommen uit dien hoofde slechts verschuldigd zijn voor overtredingen tot 24 uur na betekening van dit arrest, omdat daarna dwangsommen verschuldigd zullen zijn bij overtreding van het op te leggen inbreukverbod.

Beslissing

Het gerechtshof:

in incidenteel hoger beroep:

vernietigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 7 augustus 2015 voor zover

in dictum 5.2 van het bestreden vonnis Spirits (International) is veroordeeld tot betaling van een dwangsom voor overtredingen van het in dictum 5.1 genoemde verbod vanaf 24 uur na de betekening van het onderhavige arrest;
in dictum 5.3 van het bestreden vonnis de kosten waarin Spirits (International) is veroordeeld aan de zijde van FKP zijn begroot op € 153,25 aan verschotten en € 204,-- aan salaris van de advocaat;
in dictum 5.5 van het bestreden vonnis het door FKP tegen Spirits (International) meer of anders gevorderde is afgewezen;
in dictum 5.6 van het bestreden vonnis de vorderingen van FKP tegen ZHS (SPI Group) zijn afgewezen;
in dictum 5.9 van het bestreden vonnis de kosten waarin FGUP is veroordeeld aan de zijde van Spirits c.s. zijn begroot op € 16.989,50;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

beveelt Spirits en ZHS, ieder afzonderlijk, binnen 24 uur na betekening van dit arrest elke inbreuk op de merkrechten van FKP uit hoofde van de STOLICHNAYA-merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich in de Benelux te onthouden van het aanbieden, verhandelen en/of distribueren van de STOLI-flessen en/of gebruik van het STOLI-label;
beveelt Spirits en ZHS, ieder afzonderlijk, om binnen vier weken na betekening van dit arrest aan de advocaten van FKP een overzicht te sturen, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van dit overzicht, betreffende het totaal aantal STOLI-flessen dat Spirits en ZHS in voorraad hebben en hebben verkocht in de Benelux, vergezeld van een verklaring door een registeraccountant, inhoudende voor zover mogelijk en toegestaan, op basis van door hem zelfstandig en redelijkerwijs te vergen onderzoek, dat het overzicht volledig is;
veroordeelt Spirits en ZHS per overtreding van elk van voornoemde bevelen aan FKP een dwangsom te betalen van € 10.000,-- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat genoemde bevelen worden overtreden, dan wel, ter keuze van FKP, van € 1.000,-- per in strijd met het eerstgenoemde bevel verkocht en geleverd inbreukmakend product, een en ander met een maximum van in totaal € 2.000.000,--;
begroot de kosten waarin Spirits (International) in dictum 5.3 van het bestreden vonnis is veroordeeld aan de zijde van FKP op € 613,-- aan verschotten en € 28.243,60 aan salaris van de advocaat;
begroot de kosten waarin FGUP in dictum 5.9 van het bestreden vonnis is veroordeeld aan de zijde van Spirits c.s. op € 1.668,30;
verklaart voormelde bevelen en veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het meer af anders gevorderde af;

in principaal en incidenteel hoger beroep:

bekrachtigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 7 augustus 2015 voor het overige;

veroordeelt Spirits c.s in de kosten van de procedure in principaal en incidenteel hoger beroep, tezamen begroot op € 716,-- aan griffierecht en € 15.000,-- aan salaris voor de advocaat;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, S.J. Schaafsma en R. Kalden; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 juni 2018 in aanwezigheid van de griffier.