ECLI:NL:HR:2013:2071

• Datum uitspraak: 20 december 2013
• Publicatiedatum: 19 december 2013
• Zaaknummer: 12/05013
• Instantie: Hoge Raad
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Civiel recht
• Uitkomst: Afwijzend
• Procedures: Cassatie
• Rechters: E.J. Numann; A.M.J. van Buchem-Spapens; A.H.T. Heisterkamp; M.A. Loth; C.E. Drion
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
• Verwijzingen: 13 uitgaand · 16 inkomend

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Hoge Raad bevestigt eigendom Benelux-merkrechten wodkamerken na privatiseringsgeschil Russische staatsonderneming

De zaak betreft de eigendom van Benelux-merkrechten voor wodkamerken die oorspronkelijk door een Russische staatsonderneming in de jaren zeventig zijn gedeponeerd. Spirits verwierf deze rechten in 1999 van een private onderneming, die beweerde rechtsopvolger te zijn van de staatsonderneming. FKP, een door de Russische Federatie opgerichte staatsonderneming, betwistte deze verkrijging en vorderde onder meer wijziging van de tenaamstelling van de merken en staking van inbreuk.

De rechtbank oordeelde dat de privatisering van de staatsonderneming niet rechtsgeldig was en dat Spirits niet te goeder trouw was bij de merkoverdracht. Het hof bevestigde dit oordeel en stelde vast dat FKP de merken kon terugvorderen op grond van art. 3:296 BW, dat geen sprake was van verjaring van het beroep op nietigverklaring van de privatisering, en dat het gedogen van merkdepots geen kwade trouw opheft.

In cassatie werden diverse klachten over de uitleg van het begrip kwade trouw en de toepasselijkheid van het Benelux Merkenwetstelsel verworpen. De Hoge Raad bevestigde dat het merkenrechtelijke begrip kwade trouw een autonoom Unierechtelijk begrip is en dat positieve wetenschap niet vereist is. Ook oordeelde de Hoge Raad dat de vordering tot wijziging van tenaamstelling een goederenrechtelijke vordering is die door Nederlands recht wordt beheerst.

De Hoge Raad verwierp het beroep van Spirits en veroordeelde haar in de kosten van het cassatiegeding. Hiermee blijft het oordeel van het hof staan dat FKP als rechtmatige rechthebbende van de Benelux-merkrechten wordt erkend en dat Spirits niet te goeder trouw was bij de verkrijging.

Uitkomst: De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep en bevestigt dat FKP rechtmatige rechthebbende is van de Benelux-merkrechten.

Uitspraak

20 december 2013

Eerste Kamer

nr. 12/05013

TT/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

SPIRITS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Rotterdam,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. M.W. Scheltema,

t e g e n

FEDERALE STAATSONDERNEMING FKP SOJUZPLODOIMPORT,
gevestigd te Moskou, Russische Federatie,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.F. Thunnissen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Spirits en FKP.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het vonnis in de zaak 194668/HA ZA 03-896 van de rechtbank Rotterdam van 14 juni 2006;

b. het arrest in de zaak 105.005.107/02 van het gerechtshof te ′s-Gravenhage van 24 juli 2012.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Spirits beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

FKP heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Spirits toegelicht door haar advocaat. Voor FKP is de zaak toegelicht door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van Spirits heeft bij brief van 18 oktober 2013 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1

De onderhavige zaak betreft de vraag aan wie enkele Benelux-merkrechten betreffende wodkamerken toekomen. Deze merken zijn in de jaren zeventig gedeponeerd door een staatsonderneming van de toenmalige Sovjet-Unie.
In 1999 zijn de merkrechten door een private onderneming verkocht aan Spirits. In geschil is of sprake is geweest van een rechtsgeldige verkrijging door Spirits. Onderdeel van het geschil is of de staatsonderneming die de merkrechten heeft gedeponeerd indertijd rechtsgeldig is geprivatiseerd in een rechtsvoorgangster van de private onderneming die de merkrechten aan Spirits heeft verkocht.

3.2

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) De in 1966 in de Sovjet-Unie opgerichte staatsonderneming ‘VO Sojuzplodoimport’ (hierna: VO) was verantwoordelijk voor de buitenlandse handel in onder meer wodka.

(ii) In de jaren zeventig heeft VO een viertal Benelux-merken voor waren in klasse 33 (wodka) (hierna ook: de VO-merkrechten) gedeponeerd, te weten:

(a) het beeldmerk ‘Moskovskaya (Osobaya Vodka)’, gedeponeerd op 18 april 1973, registratienummer 318390;

(b) het beeldmerk ‘Stolichnaya’, gedeponeerd op 18 april 1973, registratienummer 318391;

(c) het woordmerk ‘Na Zdorovye’, gedeponeerd op 8 juni 1976, registratienummer 340220;

(d) het woordmerk ‘Na Zdorovye’, gedeponeerd op 15 juli 1976, registratienummer 340232.

(iii) Op 5 januari 1990 is de rechtsvorm van VO gewijzigd. De staatsonderneming heette toen ‘VVO Sojuzplodoimport’ (hierna: VVO).

(iv) In 1991 is de private onderneming ‘VAO Sojuzplodoimport’ opgericht (hierna: VAO). VAO is op 20 januari 1992 in het handelsregister te Moskou ingeschreven als rechtsopvolger van VVO.

(v) In het Benelux-merkenregister is op 11 mei 1993 aangetekend dat de VO-merkrechten (a) en (b) zijn overgegaan van VVO naar VAO.

(vi) In 1996 is de rechtsvorm van de private onderneming gewijzigd in VZAO, in 1998 in VOAO en in 2000 in OAO.

(vii) VZAO verkocht bij overeenkomst van 26 december 1997 diverse merkrechten aan een op 15 oktober 1997 opgerichte private onderneming genaamd 'ZAO Sojuzplodimport' (hierna: ZAO). In de bijlage van 12 januari 1998 bij de desbetreffende overeenkomst staat onder meer dat alle licentie- en wodkaproductieovereenkomsten en alle buitenlandse merken door VZAO aan ZAO worden overgedragen.

(viii) In het Benelux-merkenregister is op 6 februari 1998 aangetekend dat de hiervoor in (ii) vermelde VO-merkrechten (a) en (b) zijn overgegaan van VZAO op ZAO. Op 12 maart 1998 heeft VZAO de VO-merkrechten (nogmaals) bij akte overgedragen aan ZAO.

(ix) De overdracht van de VO-merkrechten van VZAO aan ZAO is op 23 april 1998 ingeschreven in het Benelux-merkenregister.

(x) ZAO heeft vervolgens op 12 april 1999 diverse merkrechten verkocht aan de op 2 maart 1999 opgerichte vennootschap Spirits. Verkocht werden onder meer de
VO-merkrechten. Op 20 oktober 1999 heeft ZAO bij afzonderlijke overeenkomst (onder meer) de VO-merkrechten overgedragen aan Spirits.

(xi) De overdracht van (onder meer) de VO-merkrechten van ZAO aan Spirits is op 31 januari 2000 ingeschreven in het Benelux-merkenregister.

(xii) Vanaf 1991 is een reeks Benelux-merken voor (onder meer) wodka gedeponeerd waarin de tekens 'Stolichnaya' of 'Moskovskaya' zijn opgenomen en die thans op naam van Spirits zijn geregistreerd; deze merken zijn ofwel door Spirits gedeponeerd ofwel door anderen, onder wie Simex Aussenhandelgesellschaft Savelsberg KG (een distributeur van VVO, hierna: Simex), gedeponeerd en later op naam van Spirits gesteld.

(xiii) In maart 2000 heeft (interim-)president Poetin van de Russische Federatie de openbaar aanklager van de Russische Federatie verzocht om het herstel en de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten op wodka te bewerkstelligen.

(xiv) De openbaar aanklager te Moskou spande vervolgens een procedure aan tegen de hiervoor in (vi) bedoelde OAO, waarin hij nietigverklaring vorderde van de clausule in de statuten waarin stond dat zij de rechtsopvolger is van VVO. Deze procedure mondde uit in een uitspraak van het 'Presidium of the Supreme Court of Arbitration of the Russian Federation' van 16 oktober 2001 waarin onder meer is overwogen (in de Engelse vertaling):

'As VAO "Sojuzplodoimport" was established as a result of foundation but not of transformation, right is the first instance court's decision on invalidity of the provision of that company's charter pursuant to which it is a legal successor of VVO "Sojuzplodoimport".'

Een door OAO bij het EHRM tegen deze uitspraak ingediende klacht is afgewezen.

(xv) Naast deze procedures betreffende de clausule in de statuten, zijn ook procedures gevoerd over de hiervoor in (vii) vermelde overeenkomst. Deze is door de 'Court of Arbitration' te Moskou in 2002 nietig verklaard. Tegen deze uitspraak ingestelde rechtsmiddelen hebben geen succes gehad.

(xvi) FKP is een bij decreet van 29 december 2001 door de Russische Federatie opgerichte staatsonderneming. FKP heeft onder meer ten doel het herstel en de verdediging van de rechten van de Russische Federatie op alcoholische produkten, waaronder Stolichnaya, Moskovskaya en Na Zdorovye.

(xvii) Op 15 januari 2003 heeft FKP een viertal Benelux-merken gedeponeerd waarin de tekens 'Stolichnaya' of 'Moskovskaya' zijn opgenomen.

(xviii) Omstreeks 20 maart 2003 heeft Spirits conservatoir beslag doen leggen op 10.500 van FKP afkomstige, voor een distributeur te België bestemde, flessen wodka met daarop het teken Moskovskaya.

3.3.1

Samengevat en voor zover in cassatie van belang heeft FKP voor de rechtbank gevorderd Spirits te bevelen tot wijziging van de tenaamstelling van de hiervoor in 3.2 onder (ii) genoemde VO-merkrechten (a) en (b), Spirits te verbieden inbreuk te maken op deze merkrechten en op de auteursrechten op de etiketten/labels van Stolichnaya, Moskovskaya en andere wodkamerken, Spirits te veroordelen tot vergoeding van schade en vervallenverklaring van het hiervoor in 3.2 onder (xviii) bedoelde beslag. Spirits heeft in reconventie gevorderd FKP te verbieden inbreuk te maken op haar Benelux-merkrechten Stolichnaya en Moskovskaya, FKP te veroordelen tot vergoeding van schade en nietigverklaring van de hiervoor in 3.2 onder (xvii) bedoelde merkdepots alsmede twee internationale Stolichnaya en Moskovskaya-merkregistraties voor het territoir van de Benelux.

3.3.2

De rechtbank heeft bij tussenvonnis geoordeeld dat Spirits niet rechthebbende is op de VO-merkrechten. Daartoe heeft zij overwogen dat VVO niet rechtsgeldig is geprivatiseerd of getransformeerd in een private onderneming, dat de VO-merkrechten na de oprichting van VAO zijn blijven toebehoren aan VVO en dat Spirits ten tijde van de overdracht van de merkrechten aan haar niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO. De rechtbank heeft de zaak verwezen naar de rol voor nadere inlichtingen over de vorderingsgerechtigheid van FKP alsmede over enkele van Spirits' merkrechten als hiervoor in 3.2 onder (xii) bedoeld, en verlof verleend tot het instellen van tussentijds hoger beroep.

3.4.1

In hoger beroep heeft FKP haar eis gewijzigd. Zeer kort weergegeven houdt de eis in hoger beroep in:

- dat Spirits wordt bevolen mee te werken met het op naam van FKP stellen van de VO-merkrechten;

- dat de nietigheid wordt uitgesproken en doorhaling gelast van alle merken van Spirits (inclusief een reeks specifiek genoemde merkregistraties) van latere depotdatum dan de VO-merkrechten en die, kort gezegd, inbreuk maken op de merken van FKP;

- dat Spirits wordt bevolen inbreuk te staken op de hiervoor in 3.2 onder (ii) genoemde merkrechten (a) en (b) van FKP;

- dat Spirits wordt bevolen ieder gebruik van onjuiste geografische (herkomst)aanduidingen te staken (met name de misleidende mededeling dat haar wodka uit Rusland afkomstig zou zijn);

- dat Spirits wordt veroordeeld tot vergoeding van schade, op te maken bij staat.

3.4.2

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd voor zover de zaak naar de rol is verwezen en heeft dat vonnis voor het overige bekrachtigd, met terugwijzing van de zaak naar de rechtbank voor verdere behandeling op basis van de vordering van FKP zoals in appel gewijzigd. Samengevat en voor zover in cassatie van belang heeft het hof geoordeeld dat geen sprake is geweest van (een voltooiing van de) transformatie/privatisering van de oorspronkelijke staatsonderneming, dat Spirits niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO bij de merkoverdracht in 1997, dat de VO-merkrechten (daarom) niet zijn overgegaan op (uiteindelijk) Spirits, dat FKP op basis van een vordering tot afgifte op grond van
art. 3:296 BW de merken kan terugvorderen, dat geen sprake is van verjaring van het beroep van FKP op de afwezigheid van een rechtsgeldige transformatie/privatisering, dat FKP niet haar recht heeft verwerkt om een beroep te doen op het ontbreken van goede trouw van Spirits bij de merkoverdracht en dat de bewering op de etiketten van Spirits dat haar wodka afkomstig is uit Rusland misleidende reclame betreft over de geografische herkomst ervan.

Het hof heeft bij brief van 11 oktober 2012 bepaald dat van zijn arrest tussentijds cassatieberoep kan worden ingesteld.

3.5

In rov. 7.7-7.17 heeft het hof geoordeeld dat FKP gerechtigd is tot het instellen van de vorderingen die zij in de onderhavige procedure heeft ingesteld en dat zij daarbij tevens de belangen van de Russische Federatie mag behartigen. De onderdelen 2 en 5 richten klachten tegen enkele van deze overwegingen. Die klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.6.1

Het hof heeft voorts geoordeeld dat FKP op grond van art. 14.B, aanhef en onder 1, BMW de nietigheid van latere Benelux-merkregistraties op naam van Spirits kan vorderen en dat Spirits geen beroep toekomt op art. 14bis lid 1 BMW (rov. 7.2-7.5).

Daartoe heeft het hof in de eerste plaats overwogen dat de rechtbank, anders dan Spirits veronderstelt, de vordering tot nietigverklaring niet toewijsbaar heeft geacht op grond van art. 14.B, aanhef en onder 2, in verbinding met art. 4, aanhef en onder 6, BMW, maar op grond van art. 14.B, aanhef en onder 1, BMW; alsdan is deelname in het geding van de in art. 4, aanhef en onder 6, BMW bedoelde derde niet nodig, aldus het hof
(rov. 7.3). Wel is de deelname vereist van de houder van de eerdere merkinschrijving, maar dat is FKP indien komt vast te staan dat zij rechthebbende is op de VO-merken (rov. 7.4).

Wat betreft het beroep op rechtsverwerking op de voet van art. 14bis BMW heeft het hof zich verenigd met de overwegingen van de rechtbank (rov. 7.5). De rechtbank had geoordeeld dat er geen sprake is van rechtsverwerking op de voet van art. 14bis BMW omdat:

- de merken (behalve die genoemd onder rov. 1.6 en 1.20 van haar vonnis) minder dan vijf jaar voor het inroepen van de nietigheid zijn gedeponeerd en gebruikt (rov. 3.63),

- het in rov. 1.6 van haar vonnis bedoelde depot te kwader trouw is (rov. 3.61),

- het in rov. 1.20 van haar vonnis bedoelde depot te kwader trouw is (rov. 3.62).

Onderdeel 1.1 is gericht tegen rov. 7.3, onderdeel 1.5 tegen rov. 7.4 en de onderdelen 1.2-1.4 tegen rov. 7.5.

3.6.2

Onderdeel 1.1 bevat onder meer de klacht dat de nietigheid van de depots niet kon worden gebaseerd op art. 14.B, aanhef en onder 1, BMW, omdat art. 14.B, aanhef en onder 2, BMW een exclusieve regeling voor depots te kwader trouw bevat. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden. De rechtbank heeft (in rov. 3.60) de vordering tot nietigverklaring van de betrokken merken op de voet van art. 14.B, aanhef en onder 1, BMW, derhalve op grond van hun rangorde, toewijsbaar geacht, tenzij Spirits een beroep zou toekomen op art. 14bis lid 1 BMW (rechtsverwerking wegens gedogen) en heeft vervolgens (in rov. 3.61) dat beroep, dat was gedaan met betrekking tot één van de in het geding zijnde merken, verworpen op de grond dat het desbetreffende depot te kwader trouw is verricht. Het hof heeft (in rov. 7.3) het tegen rov. 3.60 gerichte onderdeel van grief III – dat tot uitgangspunt nam dat de rechtbank de nietigverklaring had gebaseerd op art. 14.B, aanhef en onder 2, BMW, hetgeen het hof als een onjuiste lezing van het vonnis bestempelde – verworpen en heeft zich (in rov. 7.5) verenigd met rov. 3.61 van de rechtbank. Aldus is de beslissing van het hof geheel in overeenstemming met het stelsel van de BMW zoals dat volgt uit de tekst en strekking van de art. 14.B, aanhef en onder 1, en 14bis BMW in hun onderlinge verband en mede blijkt uit de slotzin van de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.64 aangehaalde passage uit de gemeenschappelijke Memorie van Toelichting bij art. 14bis BMW (Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992, onderdeel II onder O, tweede alinea).

3.6.3

Onderdeel 1.5 klaagt dat het hof FKP niet mocht aanmerken als de houder van de “oudere” registraties als bedoeld in art. 14.B BMW, ook niet indien vaststaat dat FKP rechthebbende is op de VO-merken. Deze klacht faalt. Kennelijk heeft het hof op grond van zijn beslissingen in rov. 7.13-7.19 FKP aangemerkt als de voortzetting van eerdere (publieke) ondernemingen die de VO-merkrechten, zijnde staatseigendom, beheerden, en heeft het in verband daarmee FKP aangemerkt als (voortzettende) “houder van de eerdere inschrijving” als bedoeld in art. 14.B BMW. Dit oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en kan voor het overige als verweven met waarderingen van feitelijke aard in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden onderzocht. Onbegrijpelijk is het geenszins.

3.6.4

Onderdeel 1.2 verwijt het hof een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van het begrip “kwade trouw” in (art. 14bis lid 1 in verbinding met) art. 4, aanhef en onder 6, BMW. Het onderdeel betoogt dat de toestemming bedoeld in die bepaling (onder a) niet uitdrukkelijk behoeft te zijn gegeven. In het onderhavige geval is volgens het onderdeel voldoende dat VVO met het depot door Simex instemde in die zin dat zij wist van het depot en daartegen geen bezwaar had.

Het hof heeft zich in rov. 7.5 verenigd met het oordeel van de rechtbank dat het enkele gedogen nog niet kan worden aangemerkt als een toestemming die kwade trouw opheft in de zin van art. 4, aanhef en onder 6 (onder a), BMW. Voorts heeft het hof in navolging van de rechtbank overwogen dat niet is gesteld of gebleken dat VVO aan Simex kenbaar heeft gemaakt dat zij tegen de handelwijze van Simex geen bezwaar had, zodat art. 14bis lid 1 niet van toepassing is. Anders dan het onderdeel bepleit, geven deze oordelen geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het begrip “kwade trouw” in art. 14bis lid 1 in verbinding met art. 4, aanhef en onder 6, BMW (vgl. BenGH 21 november 1983, NJ 1985, 333 (Cow Brand II)). Daarbij verdient opmerking dat de “toestemming” volgens de laatstgenoemde bepaling dient te worden “verleend”, hetgeen duidt op meer dan enkel gedogen, en dat die toestemming dienst doet om de (subjectieve) kwade trouw van de deposant op te heffen, hetgeen erop wijst dat die deposant van de toestemming op de hoogte zal moeten zijn. Voor het overige kunnen de door onderdeel 1.2 bestreden oordelen als verweven met waarderingen van feitelijke aard in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden onderzocht. Van onbegrijpelijkheid is geen sprake. Het onderdeel faalt dan ook. Ook onderdeel 1.4 stuit hierop af.

3.6.5

Onderdeel 1.3 klaagt dat het hof zich ten onrechte heeft verenigd met rov. 3.62 van het vonnis van de rechtbank, die betrekking had op het depot op 9 maart 1998 van het Beneluxwoordmerk Stolichnaya, registratienummer 624212, dat op 31 januari 2000 op naam van Spirits is geregistreerd in het Beneluxmerkenregister (rov. 1.29 van het vonnis). De rechtbank heeft in rov. 3.62 onder meer overwogen dat de directeur van ZAO, Olynik, gelet op zijn positie en zijn betrokkenheid bij de overdracht van de merken van VZAO aan ZAO, gerede twijfel had moeten hebben omtrent de rechtmatigheid van de verkrijging van de merken door VZAO en dat daarom het depot te kwader trouw is verricht. Het onderdeel klaagt onder meer dat het hof hiermee heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien voor kwade trouw is vereist dat het gaat om een opzettelijke, frauduleuze inbezitneming met de daadwerkelijke positieve wetenschap van de onrechtmatigheid daarvan. Volgens het onderdeel doet het ontbreken van goede trouw van ZAO bij de verkrijging van de VO-merken nog niet vaststaan dat ZAO bij het depot van het merk te kwader trouw was in de zin van art. 4, aanhef en onder 6, BMW.

Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt vooropgesteld dat voor de vraag of sprake is van “kwade trouw” in de zin van art. 4, aanhef en onder 6, BMW niet beslissend is welke inhoud aan dit begrip wordt gegeven naar nationaal recht. Het merkenrechtelijke begrip “kwade trouw” in art. 4 lid 4 onder g van de op dit punt harmoniserende richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008, PB L 299, p. 25 (evenals in de overeenstemmende bepaling art. 4 lid 4 onder g van de oorspronkelijke richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988, PB L 40, p. 1) vormt een autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd (zie HvJEU 27 juni 2013, C-320/12 (Malaysia Dairy Industries), punten 19 en 29). Uit dit arrest en uit HvJEU 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:NL:XX:2009:BI8974
( Lindt & Sprüngli), punten 37 en 38, volgt dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van merkenrechtelijke kwade trouw, acht moet worden geslagen op de omstandigheden van het concrete geval, en dat onder omstandigheden ook van kwade trouw sprake kan zijn als de aanvrager niet weet, maar wel behoort te weten dat een derde tot het merk gerechtigd is.

Op grond van het bovenstaande kan de door het onderdeel bepleite eis van daadwerkelijke positieve wetenschap niet worden gesteld voor het aannemen van kwade trouw. Voorts blijkt uit het door het onderdeel bestreden oordeel van de rechtbank, waarbij het hof zich heeft aangesloten, niet dat de rechtbank heeft miskend dat zij aan de hand van de omstandigheden van het onderhavige geval zelfstandig, dus los van haar rov. 3.45 die ziet op het ontbreken van goede trouw bij de verkrijging van de merken, diende te oordelen of ZAO in merkenrechtelijke zin te kwader trouw het depot heeft verricht. Haar oordeel – en dus ook het oordeel van het hof – geeft dan ook geen blijk van de onjuiste rechtsopvatting die onderdeel 1.3 veronderstelt.

3.7.1

Het hof heeft in verband met het beroep van Spirits op verjaring overwogen dat de vordering van FKP tot wijziging van de tenaamstelling dient te worden aangemerkt als een vordering tot afgifte van de VO-merken die van goederenrechtelijke aard is, dat die vordering wordt beheerst door Nederlands recht en dat zij verjaart door verloop van twintig jaren (rov. 9.3-9.7). Het hof heeft voorts overwogen dat FKP geen vordering tot ongeldigverklaring van de transformatie heeft ingesteld en dat de enkele stelling dat de transformatie of privatisering non-existent dan wel nietig is zowel naar Nederlands recht als naar Russisch recht niet aan verjaring onderhevig is (rov. 9.8).

3.7.2

Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat de vordering tot “afgifte” van een merk werd bestreken door de BMW, die daartoe in de regeling betreffende nietigverklaring van een depot te kwader trouw (art. 4, aanhef en onder 6, in verbinding met art. 14.B, aanhef en onder 2) een uitputtend stelsel bevatte. Volgens het onderdeel is daarom een vordering tot afgifte van de VO-merken op basis van art. 3:296 BW niet mogelijk. Het onderdeel faalt, omdat het miskent dat de onderhavige vordering van FKP niet ertoe strekt dat depots worden nietig verklaard omdat zij te kwader trouw zouden zijn verricht, maar ertoe strekt dat de tenaamstelling van depots in overeenstemming wordt gebracht met de werkelijke rechtstoestand omdat geen geldige verkrijging van merkrechten heeft plaatsgevonden. De BMW bood geen mogelijkheid om een zodanige wijziging van tenaamstelling af te dwingen. Bovendien heeft FKP aan de onderhavige vordering niet ten grondslag gelegd dat sprake is geweest van te kwader trouw verrichte depots; haar vordering gaat juist uit van geldige depots (waarvan op een later tijdstip ten onrechte de naam van de gerechtigde is gewijzigd). Het staat buiten redelijke twijfel dat de BMW ten aanzien van een vordering als de onderhavige de toepassing van het nationale recht van de verdragsstaten niet uitsloot.

3.7.3

De onderdelen 3.2-3.4 bouwen voort op onderdeel 3.1 en delen in het lot daarvan.

3.7.4

Onderdeel 4.1 klaagt dat het hof ten onrechte ervan is uitgegaan dat het beroep van FKP op de nietigheid van de transformatie van VVO wordt beheerst door Nederlands recht. Deze klacht mist feitelijke grondslag. In de door het onderdeel bestreden rechtsoverwegingen heeft het hof de vordering van FKP aangemerkt als een goederenrechtelijke vordering tot afgifte van de merken, die wordt beheerst door Nederlands recht (rov. 9.3- 9.5), en voorts geoordeeld dat de vraag of die vordering is verjaard eveneens wordt beheerst door Nederlands recht (rov. 9.6). In deze overwegingen heeft het hof geen oordeel gegeven over het toepasselijke recht inzake de vraag of een geldige transformatie van VVO heeft plaatsgevonden. Elders, in rov. 12.3, heeft het hof geoordeeld dat die vraag wordt beheerst door het destijds in Rusland geldende recht.

3.7.5

In de onderdelen 4.1-4.3 ligt voorts de klacht besloten dat het hof in (vooral) rov. 9.8 heeft miskend dat de bevoegdheid om een beroep te doen op ongeldigheid van de transformatie van VVO naar Russisch recht is verjaard, en dat dit noodzakelijkerwijze meebrengt dat de vordering van FKP moet worden afgewezen. Deze klacht faalt. Rov. 9.8 van het hof moet worden gelezen in samenhang met de rov. 16.1-16.3. In die laatste overwegingen – die in cassatie als zodanig niet zijn bestreden – heeft het hof niet geoordeeld over een beroep op ongeldigverklaring naar Russisch recht van een transformatie die bij het ontbreken van een zodanig beroep geldig zou zijn, maar heeft het hof geoordeeld dat de VO-merkrechten destijds niet onder algemene titel zijn overgegaan op VAO omdat naar Russisch recht geen sprake was van een transformatie van VVO in VAO (en dus VVO is blijven voortbestaan). Uit deze overwegingen volgt dat VVO toen rechthebbende op de VO-merkrechten is gebleven. Voorts heeft het hof in rov. 16.3, in cassatie niet bestreden, overwogen dat niet is gesteld of gebleken dat anderszins – waarmee het hof bedoelt: anders dan door een rechtsgeldige privatisering – sprake is geweest van een rechtsopvolging van VVO door VAO waardoor deVO-merkrechten onder algemene titel zijn overgegaan of dat sprake is geweest van een overdracht van die rechten door VVO aan VAO. In deze overweging ligt besloten dat niet is gesteld of gebleken dat de verjaring naar Russisch recht van de mogelijkheid om een beroep te doen op de ongeldigheid van de transformatie, alsnog volgens dat recht heeft geleid tot een verkrijging van de VO-merkrechten door VAO. Het oordeel van het hof dat (de verjaring naar Russisch recht van de) mogelijkheid om ongeldigheid van de transformatie in te roepen, losstaat van de (verjaring naar Nederlands recht van) de onderhavige vordering tot wijziging van de tenaamstelling, getuigt dan ook niet van een onjuiste rechtsopvatting. Evenmin behoefde het nadere motivering.

3.8

Ook de in het bovenstaande niet behandelde klachten van het middel, waaronder de resterende klachten van onderdeel 1, die van de onderdelen 6 (gericht tegen het oordeel van het hof dat Spirits bij de verkrijging van de VO-merken niet te goeder trouw is geweest ter zake van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO), die van onderdeel 7 (gericht tegen de verwerping door het hof van het beroep van Spirits op rechtsverwerking) en die van onderdeel 8 (dat voortbouwt op eerdere klachten), kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Spirits in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van FKP begroot op € 799,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth en C.E. Drion, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op
20 december 2013 .