ECLI:NL:GHDHA:2015:2592 - Gerechtshof Den Haag - Onrechtmatig wapperen over auteursrechten op SDC Verifier...

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.147.961/01

Zaak/Rolnummer rechtbank : C/09/456246/KG ZA 13-1409

arrest van 22 september 2015

inzake

SDC VERIFIER HOLDING B.V.,

gevestigd te Haarlem,

hierna te noemen: SDC,

appellante,

advocaat: mr. J.P Heering,

behandelend advocaat: T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht
FEMTO ENGINEERING Ltd.,

gevestigd te Nikolaev, Oekraïne,

2.
[bedrijf],

gevestigd te [vestigingsplaats],

3.
[naam]

wonende te [woonplaats],

geïntimeerden,

hierna te noemen: Femto Ltd., [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] en tezamen: [geïntimeerde c.s],

procesadvocaat: mr. M.W. Wiegerinck te Amsterdam,

behandelend advocaten: mrs. Wiegerinck en M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

De door partijen overgelegde, in hoger beroep doorgenummerde, producties zullen hierna

ook worden aangeduid als: prod. gevolgd door het (de) nummer(s) van de productie(s) en

dan SDC of […]. Bij vermelding van processtukken staat EA voor eerste aanleg en HB

voor hoger beroep.

Het geding

Bij exploot van 21 maart 2014 is SDC in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 24 februari 2014. SDC heeft bij memorie van grieven tien grieven (genummerd I tot en met IX, met tweemaal een grief V, die hierna zullen worden aangeduid als grieven V en Va) tegen het vonnis aangevoerd. [geïntimeerde c.s] heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden. Daarna heeft SDC een akte houdende uitlaten producties en [geïntimeerde c.s] een antwoordakte tevens houdende akte overlegging kostenspecificatie genomen. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde advocaten.

Door het hof zijn op voorhand de volgende producties ontvangen:

Namens SDC Producties 42 tot en met 65;

namens [geïntimeerde c.s] producties 62 tot en met 75.

Producties 65 van SDC en 75 van [geïntimeerde c.s] betreffen aanvullende kostenspecificaties. Productie 64 van SDC is geweigerd, nu daartegen door [geïntimeerde c.s] bezwaar is gemaakt en deze, gelet op artikel 2.17 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, te laat is ontvangen. De overige producties zijn toegelaten.

Tenslotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

De voorlopige feiten

1. De door de voorzieningenrechter in overwegingen 2.1 tot en met 2.7 van het vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden. Gelet daarop en op hetgeen enerzijds is gesteld en anderzijds is erkend of niet gemotiveerd is betwist, gaat het hof voorshands uit van de volgende feiten:

1.1.

SDC is een houdstervennootschap die de aandelen houdt in SDC Verifier

Engineering B.V. – hierna: SDC Engineering. SDC Engineering drijft een onderneming die zich bezig houdt met het technisch ontwerp en advies voor werktuig-, machine- en

apparatenbouw. SDC Engineering brengt onder de naam ‘SDC Verifier’ software op de

markt (hierna ook: de software of de SDC-software) die fungeert als aanvulling (“
add-on”) op CAE FEMAP software van Siemens. De software dient voor de verificatie van werktuigbouwkundige constructieberekeningen op grond van ontwerpstandaarden. Het gaat hier om zogenaamde FEM software.

1.2.

SDC is op 21 juni 2013 opgericht door [naam] (hierna: [B]). Voor de oprichting werden de huidige activiteiten van SDC Engineering verricht door de

eenmanszaak van [B] onder de naam CO.EN Computational Engineering (hierna: CO.EN).

1.3.

De software is (onder meer) gebaseerd op door [B] ontwikkelde software, althans een outline daarvan. Het programmeren van de software is door CO.EN vanaf najaar 2008 deels (feitelijk) uitbesteed aan programmeurs in de Oekraïne. Daarbij waren Femto Engineering B.V. te Delft - hierna: Femto NL- en Femto Ltd betrokken. Aan de verdere ontwikkeling van de software hebben (onder anderen) [B] en de Oekraïense programmeurs [naam] – hierna: [X] –, [naam] (of [naam]) – hierna: [Y] – en [naam] (of [naam] ([naam])) – hierna [Z] – gewerkt. De kosten van de programmeerwerkzaamheden zijn door CO.EN (aan Femto NL of Femto Ltd) tegen kostprijs betaald. In de periode 2008-2012 is door CO.EN ter zake een bedrag betaald van meer dan € 100.000,--. In 2011 ging het om een bedrag van € 62.000,--. Als tegenprestatie werd projectwerk aan Femto NL of Ltd uitbesteed en/of een management fee aan een vennootschap of de eenmanszaak van de vrouw van [geïntimeerde 3] betaald. Vanaf september 2012 is Femto Ltd. niet meer bij de uitvoering van programmeerwerkzaamheden betreffende de software door Oekraïense programmeurs betrokken.

In de software zijn ook Femap-Ship-tools verwerkt, waaraan [naam], softwareprogrammeur in dienst van Femto NL, heeft gewerkt.

1.4.

[geïntimeerde 3] is enig aandeelhouder en bestuurder van [geïntimeerde 2]. [geïntimeerde 2] was tot september 2012 samen met de door [naam] - hierna: [S] – gecontroleerde vennootschap [bedrijf] – hierna [S] BV aandeelhouder in de in 1997 opgerichte Femto NL (ieder voor 50%), welke vennootschap op haar beurt 80% van de aandelen in Femto Ltd hield. De overige 20% van de aandelen in Femto Ltd werd gehouden door Oleg […] – hierna […] – of een door hem gecontroleerde vennootschap. Femto Ltd is opgericht in juli 2007 (prod. 1 […] EA).

In september 2012 heeft een ontvlechting/ aandelenruil plaatsgevonden waarbij [geïntimeerde 2] haar aandelen in Femto NL heeft overgedragen aan [S] BV, waartegenover aan [geïntimeerde 2] een bedrag is betaald van € 375.000,-- en het aandelenbelang van Femto NL in Femto Ltd is overgedragen – hierna ook: de ontvlechting. Femto NL is wederverkoper van de software.

1.5.

Medio 2008 is op basis van een overeenkomst tussen EVD (Ministerie van Economische Zaken) en Femto NL een zogenaamde PSOM (Programme for Cooperation with Emerging Markets) subsidie van het Ministerie van Economische Zaken toegekend ten gunste van Femto Ltd voor “Development of simulation software in Ukraine” (vergelijk prod. 3a, b, d en e […]).

1.6.

Op 25 oktober 2013 heeft voormelde advocaat van [geïntimeerde 3] c.s namens Femto Ltd brieven geschreven aan wederverkopers van de software in Japan en Oostenrijk (prod. 8 SDC), waarin is vermeld:

“
On the basis of the Civil Code of Ukraine and the Law of Ukraine of Copyrights and

Related Rights, Femto Ukraine can claim copyrights in the SDC Verifier software.

(…)

In the exploitation of the SDC Verifier software by SDC Verifier B.V. the legal position of

my client is not considered.”

Een soortgelijke brief is verzonden aan een wederverkoper in de Verenigde Staten, NEI.

1.7.

In een brief aan Siemens in Nederland (prod. 8 SDC) van dezelfde datum is naast de hierboven geciteerde tekst ook nog geschreven:

“
This means that third parties need the consent of my client prior to further develop or

exploit (source code/licenses) the SDC Verifier software.”

1.8.

Op 29 oktober 2013 is door twee Oekraïense advocaten namens Femto Ltd aan een wederverkoper van de software in de Oekraïne geschreven (vertaald in het Engels):

“
Our client, in accordance with the current legislation of Ukraine, in particular paragraph

2 of Article 16 of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights” (….), acquired

exclusive proprietary copyright on the business product – “SDC Verifier” computer

program, which was created by the employees of “Femto-Ukraine” during 2008-2012 while

performing their official duties.”

“
In view of the above, for the purpose of amicable (pre-court) conflict settlement, our Client

requires you to:

(1) immediately cease any use, copying, reproduction, duplication, revision and

modification of the“SDC Verifier” computer programof our Client, including its

software code,

(2) (…)

Finally, we must stress that our Client is guarding its intellectual property rights to the

“SDC Verifier” computer software, and intends to carry out all actions stipulated by the

current legislation of Ukraine to protect its rights. (…)”

1.9.

Op 29 oktober 2013 schreef prof. […] van de TU Delft aan een collega,

prof. […]:

“
Probleem is dat ik van een van mijn oudpromovendi ([geïntimeerde 3]) zeer twijfelachtige signalen krijg over hoe […] handelt in de Oekraïne. Ik ben niet in staat om zelf precies de details op papier te zetten, dat zou […] moeten doen. Kortweg komt het erop neer dat er gevoelens leven van het onrechtmatig toe-eigenen van software/ip. Waar ik niet blij van wordt, is dat dit dus door een medewerker gebeurt van de TU!

Hoe kijk jij hier tegen aan?”

De vorderingen

2. SDC heeft gevorderd [geïntimeerde c.s] te bevelen geen uitlatingen meer te doen die inhouden dat SDC inbreuk maakt op auteursrechten met betrekking tot de SDC-software, opgave te doen van degenen aan wie [geïntimeerde c.s] onrechtmatige uitlatingen heeft gedaan en een rectificatie aan deze derden te versturen, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van [geïntimeerde c.s] in de proceskosten, te begroten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3. SDC legt aan haar vorderingen onder meer ten grondslag dat Femto Ltd in de in rechtsoverwegingen 1.6, 1.7 en 1.8 genoemde brieven ten onrechte heeft geschreven dat SDC inbreuk maakt op de auteursrechten op de software en dat deze auteursrechten aan Femto Ltd toebehoren. Hiermee heeft zij onrechtmatig jegens SDC gehandeld (‘gewapperd’). Daarnaast hebben [geïntimeerde 3] en/of Beheer B.V. binnen de TU Delft ten onrechte informatie verspreid dat SDC inbreuk maakt op auteursrechten van Femto Ltd. Bovendien handelen zij als direct en indirect bestuurder van Femto Ltd ook onrechtmatig. SDC heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen, een en ander aldus SDC.

4. [geïntimeerde 3] c.s heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Zij heeft onder meer bestreden dat de (gestelde) auteursrechten van [B] als (mede-)maker rechtsgeldig aan SDC zijn overgedragen en het verweer gevoerd dat de auteursrechten op grond van de door Oekraïense programmeurs verrichte werkzaamheden aan Femto Ltd. toekomen, omdat deze werkzaamheden zijn verricht op basis van arbeidsovereenkomsten tussen Femto Ltd en de programmeurs.

5. De voorzieningenrechter heeft voormelde verweren (deels) gehonoreerd en, onder verwerping van een aantal door SDC aangevoerde stellingen die ertoe zouden moeten leiden dat [B]/SDC de uitsluitende rechthebbende is, het gevorderde afgewezen.

Bevoegdheid

6. Het hof deelt het oordeel van de voorzieningenrechter over de bevoegdheid van de Haagse rechter en de daarvoor gegeven motivering.

Spoedeisend belang

7. [geïntimeerde 3] c.s betwist dat SDC spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft omdat de gevolgen van het uitblijven van (de toewijzing van) de vorderingen nihil, dan wel zodanig gering is dat een bodemprocedure kan worden afgewacht, nu het aantal wederverkopers (ondanks het wapperen, begrijpt het hof) is toegenomen en omdat SDC in feite een declaratoir wenst over de vraag aan wie de auteursrechten toekomen, waarvoor in kort geding geen plaats is.

8. SDC stelt terecht dat zij een wapperverbod vordert met nevenvorderingen en geen verklaring voor recht. De omstandigheid dat het hof voor de beoordeling van die vorderingen voorshands moet oordelen over de vraag wie auteursrechthebbende(n) is (zijn), doet daar niet aan af. Voorts heeft SDC onbetwist gesteld dat het wapperen wel degelijk schadelijke gevolgen heeft gehad en nog heeft: zij is haar Amerikaanse wederverkoper NEI kwijt en verkoopt nauwelijks, ondanks de toename van het aantal wederverkopers. Als productie 61 heeft SDC een schatting van de schade door minder verkopen in 2014 overgelegd. Nu [geïntimeerde c.s] stelt dat zij terecht heeft gewapperd en niet heeft toegezegd dat in de toekomst niet meer te zullen doen, heeft SDC spoedeisend belang bij het gevorderde verbod. Op de vraag of ook spoedeisend belang bestaat bij de nevenvorderingen zal het hof, zo nodig, later ingaan.

De grieven

Overdracht auteursrechten [B] aan SDC (grieven I, II en III)?

9. Met grief I verwijt SDC de voorzieningenrechter dat zij de betwisting door [geïntimeerde c.s] van de overdracht door [B] van zijn (eventuele) auteursrechten aan SDC, niet als tardief gevoerd heeft gepasseerd en/of buiten behandeling heeft gelaten. Nu SDC in hoger beroep de mogelijkheid heeft gehad en gebruikt om op dit verweer te reageren, kan deze grief op zichzelf niet tot vernietiging leiden. Het hof deelt overigens het oordeel van de voorzieningenrechter dat dit verweer in een kort geding niet tardief is op de door de voorzieningenrechter aangegeven gronden.

10. Grief II richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat een rechtsgeldige overdracht van de auteursrechten door [B] aan SDC heeft plaatsgevonden, nu SDC noch van de gestelde inbreng, noch van een eventuele latere overdracht een akte of ander bewijsstuk heeft overgelegd.

11. Bij memorie van grieven heeft SDC “haar” oprichtingsakte en de daarbij behorende Akte van inbreng (prod. 37 SDC) overgelegd, beide van 21 juni 2013. In de oprichtingsakte op pagina 5, onder B (OVEREENKOMST TOT STORTING), onder 1, en in de akte van inbreng in artikel I, onder B (OVEREENKOMST TOT STORTING), onder 1, is bepaald:

“Wijze van storting:

Namens de vennootschap is met de oprichter overeengekomen dat de oprichter de door hem genomen aandelen zal volstorten door inbreng in de vennootschap van de gehele door hem voor eigen rekening onder de naam : “Co. en Computational/Engineering (…) gedreven onderneming (…) welke inbreng derhalve omvat alle activa van deze onderneming (…).”

In de akte van inbreng is voorts bepaald artikel II (INBRENG) is onder 1 bepaald:

“de inbreng omvat alle activa van de vorenbedoelde onderneming (…)”

en onder 2.:

“De inbreng omvat eveneens:

a.
de administratie, het exclusieve recht op het gebruik van de handelsnaam, alsmede andere immateriële activa;”

(…).

12. [geïntimeerde c.s] stelt dat hierdoor de auteursrechten niet zijn overgedragen omdat de akte van inbreng en de inbrengbalans niet zijn ondertekend en, naast de handelsnaam, uitsluitend goodwill als immateriële activa noemt. Zij stelt dat voor overdracht van auteursrechten een ondertekende akte vereist is, waarin het over te dragen goed voldoende bepaald is omschreven en dat daarvan geen sprake is de onderhavige aktes.

13. Als productie 42 heeft SDC alsnog de ondertekende akte van inbreng en inbrengbeschrijving overgelegd. Nu daarop niet meer is gereageerd gaat het hof ervan uit dat voormelde stukken zijn ondertekend.

14. Nu tussen partijen vaststaat dat voor de oprichting van SDC de activiteiten met betrekking tot de SDC-software (die thans door SDC Engineering worden verricht) werden verricht door de eenmanszaak van [B] onder de naam CO.EN Computational Engineering, moet voorshands worden aangenomen dat de auteursrechten met betrekking tot dat programma, voor zover toekomend aan die eenmanszaak van [B], onder de over te dragen activa vielen. De desbetreffende aktes zijn naar het voorlopig oordeel van het hof voldoende specifiek ter zake.

15. [geïntimeerde c.s] heeft voorts gesteld dat, indien al sprake is van inbreng van de auteursrechten in SDC, deze rechten vervolgens zijn overgedragen aan SDC Engineering. Tussen partijen staat vast dat de ondernemingsactiviteiten van v/h CO.EN sinds de oprichting van SDC en SDC Engineering op 21 juni in 2013 “zijn uitgezakt” naar de werkmaatschappij SDC Engineering. SDC stelt dat de auteursrechten echter niet zijn overgegaan naar SDC Engineering en verwijst daarvoor naar de akte INBRENG IN EEN RECHTSPERSOON van 21 juni 2013 (prod. 37 en 42 SDC). In die akte is onder II (INBRENG), onder 1, bepaald:

“de inbreng omvat alle activa, behoudens de intellectuele eigendomsrechten, van de vorenbedoelde onderneming (…)”

Weliswaar is onder 2. bepaald:

“De inbreng omvat eveneens:

b.
de administratie, het exclusieve recht op het gebruik van de handelsnaam, alsmede andere immateriële activa;”

maar uit de samenhang van deze bepalingen moet worden geconcludeerd dat de auteursrechten, als onderdeel van de (immateriële) activa, buiten de inbreng in SDC Engineering vielen en dus bij SDC zijn gebleven.

16. Ten slotte heeft [geïntimeerde c.s] nog aangevoerd dat overdracht van de auteursrechten niet mogelijk was omdat deze gezamenlijk eigendom van SDC en Femto Ltd waren. Ook als dit juist zou zijn – hetgeen SDC betwist –, was [B] op grond van artikel 3:175 BW Pro gerechtigd over zijn aandeel te beschikken en is SDC (ten minste) mede-auteursrecht-hebbende.

17 Op grond van het bovenstaande acht het hof voorshands aannemelijk dat de relevante auteursrechten van [B] met betrekking tot de SDC-software zijn overgedragen aan SDC en sedertdien bij SDC zijn gebleven, zodat zij kan optreden tegen het vermeend onrechtmatig wapperen door [geïntimeerde c.s] Dit brengt mee dat grief II slaagt en grief III, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter over de grondslag van de vordering indien moet worden aangenomen dat SDC geen auteursrechthebbende is, geen behandeling behoeft.

Toepasselijk recht (grief IV)

18. Grief IV richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de vraag wie maker (originaire rechthebbende) van een werk is wordt beheerst door het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd (de lex loci protectionis), hetgeen betekent dat voor alle landen waarvoor Femto Ltd een beroep heeft gedaan op haar vermeende auteursrechten (in Nederland, Oekraïne, Oostenrijk en Japan volgens de rechtbank), afzonderlijk naar het daar toepasselijke auteursrecht beoordeeld dient te worden wie de maker is.

19. SDC stelt dat in de onderhavige zaak aangeknoopt moet worden bij het recht van het land van oorsprong, de lex originis. Dit zou in casu leiden tot toepassing van Nederlands recht nu sprake is van een ontwerp van en leiding en toezicht door een Nederlander, aldus SDC. Ook [geïntimeerde c.s] meent dat niet de lex loci protectionis van toepassing is, maar het recht van het land waar de totstandkoming van het werk het nauwst mee verbonden is, in casu Oekraïne waar de programmeurs hun werkzaamheden hebben verricht en dat bovendien tevens het land is waar de eerste openbaarmaking heeft plaatsgevonden, de broncode was opgeslagen en van waaruit licenties werden verzonden, zodat de lex originis-verwijzing volgens [geïntimeerde c.s] leidt tot Oekraïens recht.

20. Ingevolge artikel 5 lid 1 van Pro de Berner Conventie is de lex loci protectionis van toepassing op de bescherming van het auteursrecht (zie recentelijk ook HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, rov. 6.3.2), en dus ook op de vraag wie als originaire auteursrechthebbende moet worden aangemerkt (in die zin ook Gerechtshof Den Haag 7 december 2010, ECL:NL:GHDHA:2010:BP0790 (Victory) en Gerechtshof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 (My Little Pony)). Het desbetreffende oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.13 is dus juist. Grief IV faalt derhalve.

21. Tegen het oordeel van de voorzieningenrechter (en partijen) dat op de gestelde onrechtmatige gedragingen van [geïntimeerde c.s] Nederlands recht van toepassing is (rechtsoverweging 4.4), is geen grief gericht, zodat het hof dient uit te gaan van toepasselijkheid van Nederlands recht in dezen.

Er veronderstellenderwijs van uitgaande dat SDC en Femto Ltd beide mede-auteursrechthebbende zijn (grief VII)

22. SDC stelt dat de auteursrechten met betrekking tot de SDC-software uitsluitend aan haar, althans aan haar en derden, maar niet mede aan Femto Ltd toekomen.

23. Dat [B], naast anderen, als maker van de software moet worden aangemerkt heeft [geïntimeerde c.s] erkend. Partijen zijn het erover eens dat de software (onder meer) gebaseerd is op, vóór de samenwerking tussen SDC en FemtoNL/Ltd, door [B] ontwikkelde (outline van) software en dat [B] daarna de verdere ontwikkeling van de software heeft (be)geleid. Uit onder meer de stellingen in punt 24 van de pleitnotities van [geïntimeerde 3] c.s EA, punten 15, 30 42 en 47 van de memorie van antwoord en punt 62 van de pleitnotities van [geïntimeerde c.s] HB valt af te leiden dat [geïntimeerde c.s] ervan uitgaat dat sprake is van gezamenlijk auteursrecht van [B] en Femto Ltd. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft de advocaat van [geïntimeerde c.s] dat desgevraagd bevestigd. Het hof gaat er derhalve vanuit dat (tussen partijen in confesso is dat) [B] ten minste mede-auteursrechthebbende was en gaat aan andersluidende stellingen van [geïntimeerde c.s] (zoals bijvoorbeeld in punt 8 van de pleitnotities HB) voorbij.

Nu het hof hiervoor heeft aangenomen dat de auteursrechten door [B] aan SDC zijn overgedragen, gaat het hof ervan uit dat SDC ten minste mede-auteursrechthebbende is.

24. Voor het geval dat zou moeten worden aangenomen dat sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht van SDC en (onder meer) Femto Ltd heeft SDC gesteld dat Femto Ltd onrechtmatig heeft gehandeld, omdat zij als medegerechtigde niet bevoegd was eenzijdig de onderhavige stappen te ondernemen tot handhaving van de auteursrechten en zij, SDC, bovendien als medegerechtigde gerechtigd was de software te gebruiken en te exploiteren nu Femto Ltd als medegerechtigde verplicht was SDC toestemming te geven voor gebruik en exploitatie van de software en omdat dat voortvloeit uit de relatie tussen partijen.

25. Het hof zal eerst grief VII, waarmee SDC de voorzieningenrechter verwijt haar in rechtsoverweging 25 vermelde stelling niet te hebben behandeld en gehonoreerd, behandelen, er veronderstellenderwijs van uitgaande dat sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht van (in ieder geval) SDC en Femto Ltd.

Naar Nederlands recht geldt op grond van artikel 3:170 BW Pro dat iedere deelgenoot beheershandelingen, dienende tot gewoon onderhoud of tot behoud van het gemeenschappelijk goed, en in het algemeen handelingen die geen uitstel kunnen lijden zelfstandig mag verrichten en dat tot het verrichten van alle andere beheershandelingen en beschikkingshandelingen de deelgenoten uitsluitend tezamen bevoegd zijn. Op grond van artikel 3:171 BWen Pro artikel 26 Aw Pro is iedere deelgenoot afzonderlijk bevoegd tot handhaving van het recht op het gemeenschappelijk werk tegen inbreuken. Naar het voorlopig oordeel van hof geldt dit slechts voor inbreuken door derden en zien deze bepalingen niet op vorderingen tegen een andere deelgenoot (vergelijk HR 8 september 2000, NJ 2000, 604) en kan een van de deelgenoten niet zelfstandig het auteursrecht handhaven tegenover een andere deelgenoot, althans wanneer dat niet in het belang is van de gemeenschap (vergelijk Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag 21 augustus 2009, IEF 8113 en Rechtbank Den Haag 14 december 2011, IEF 10707 (beide Inzake Playgo/Trends2Com). Door de wapperbrieven van Femto Ltd worden de exploitatiemogelijkheden van het auteursrechtelijk beschermde werk beperkt, hetgeen niet in het belang van de gemeenschap is. Al om deze reden is het wapperen in Nederland in de brief aan Siemens in beginsel onrechtmatig.

26. Voorts heeft SDC gesteld dat zij in ieder geval het recht had de software te gebruiken en te exploiteren en (dus) Femto Ltd haar dat niet mocht beletten, omdat Femto Ltd verplicht was haar die toestemming te geven, althans die toestemming niet onredelijk kon onthouden en/of omdat dat uit de relatie tussen SDC, Femto NL en Femto Ltd voortvloeide.

Nu partijen van mening verschillen over de inhoud van de samenwerking en de beëindiging daarvan, zal het hof daarop eerst ingaan.

27. [geïntimeerde 3] c.s heeft gesteld dat SDC en Femto Ltd gezamenlijk de software ontwikkelden en exploiteerden onder de naam SDC Verifier, althans dat dat de bedoeling van partijen was en dat Femto Ltd in het najaar 2012 buiten spel is gezet doordat SDC Femto Ltd de toegang tot de broncode van de software heeft ontnomen en zelf overeenkomsten met de Oekraïense programmeurs is aangegaan. [geïntimeerde 3] c.s stelt ter onderbouwing van de gestelde (voorgenomen) samenwerking dat de ontwikkeling van de software mogelijk is gemaakt door de PSOM-subsidie en dat partijen gezamenlijk naar buiten optraden, hetgeen onder meer blijkt uit een copyright notice “(…) Femto Engineering.CO.EN Computational Engineering (..)” in de grafische interface en op CD’s (productie 6-9 vD) en een gezamenlijke presentatie van de eerste release van de software en de opening van het kantoor in Nicolaev op 1 april 2010 (prod.5, 27 en 28 […]).Voorts beroept zij zich op mails over de software aan of van [geïntimeerde 3] en […] (zoals prod. 10 […]).

28. SDC stelt dat er aanvankelijk plannen waren voor een gezamenlijke exploitatie van de software met Femto
NL, waartoe een aparte vennootschap zou worden opgericht en met het oog waarop SDC en Femto NL naar buiten optraden onder de naam SDC Verifier, maar dat Femto NL ([S] en [geïntimeerde 3]) niet bereid waren daarin te investeren, zodat deze samenwerking, in overleg met [geïntimeerde 3] en [S] medio 2012, nooit tot stand is gekomen, althans is beëindigd. Zij stelt dat zij voorts programmeerwerk aan Femto NL heeft uitbesteed, die, al dan niet via haar dochter Femto Ltd, de werkzaamheden weer uitbesteedde aan (als zelfstandigen werkende) Oekraïense programmeurs, waartegenover zij opdrachten aan Femto NL gaf om projectwerk te verrichten op urenbasis en (enige tijd) een management fee aan een vennootschap of de eenmanszaak van de vrouw van [geïntimeerde 3] betaalde.

Zij betwist dat er sprake is geweest van (een voornemen tot) het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van de software met Femto Ltd en dat de PSOM-subsidie is gebruikt voor het ontwikkelen van de software. Zij stelt dat de betrokkenheid van Femto Ltd beperkt was tot het, kort gezegd, rekruteren en faciliteren van Oekraïense programmeurs, waarbij Femto Ltd werd ingeschakeld door Femto NL en dat [geïntimeerde 3] na de ontvlechting een voorstel heeft gedaan haar rekruterende en faciliterende werkzaamheden direct voor SDC voort te zetten op de wijze zoals zij dat voorheen deed voor Femto NL. SDC stelt dat de PSOM-subsidie is gebruikt voor de uitvoering van andere programmeerwerkzaamheden en dat zij, SDC, de kosten heeft betaald van de programmeerwerkzaamheden voor de SDC-software.

29. De stellingen van SDC komen erop neer dat Femto Ltd, voor zover zij als mede-auteursrechthebbende moet worden aangemerkt, wist en ermee heeft ingestemd dat SDC de software (tot medio 2012 al dan niet in de toekomst tezamen met Femto NL en daarna alleen) zou exploiteren en dat alle auteursrechten aan SDC zouden (moeten) toekomen. Onder die omstandigheden kon Femto Ltd, ook als zij medeauteursrechthebbende zou zijn, SDC de exploitatie niet beletten, aldus SDC.

30. Partijen beroepen zich beide op mails en andere stukken over en rond de beëindiging van de (voorgenomen) samenwerking en de ontvlechting in juni, september en oktober 2012 (prod. 16, 17 en 38 […] en 30 en 57 SDC).

31. Het hof acht op grond van de producties 5, 27 (een nieuwsbrief en video uit 2010 waarin sprake is van de 13e verjaardag van Femto, terwijl Femto Ltd pas in juli 2007 is opgericht en van verwijzingen naar e-mailadressen van Nederlanders, eindigend op femto.nl.) en 30 (waarin [geïntimeerde 3] spreekt over aan Femto NL opgedragen projectwerk), alsmede, vooral, op grond van de mails over de beëindiging van (het voornemen tot) de samenwerking, voorshands aannemelijk dat sprake was van een (voornemen tot) samenwerking met Femto NL en niet met Femto Ltd. Dat valt af te leiden uit de hierna vermelde inhoud daarvan, de Nederlandse taal waarin zij zijn gesteld en de omstandigheid dat zij slechts afkomstig zijn van of gericht zijn aan de (indirecte) aandeelhouders/bestuurders van Femto NL, [geïntimeerde 3] en [S] en niet ook aan […] als managing director/ (indirect) aandeelhouder van Femto ltd. De overige producties en de omstandigheid dat logischerwijs aan de software werkende Oekraïense programmeurs betrokken waren bij de presentatie in de Oekraïne, kunnen daaraan onvoldoende afdoen.

32. Voor de beoordeling van de stelling van SDC dat Femto Ltd haar in de gegeven omstandigheden niet mocht beletten de software te exploiteren, kan overigens in het midden blijven of tot het najaar 2012 sprake was van een (voornemen tot) samenwerking met Femto NL of Femto Ltd of met beide, gelet op hetgeen blijkt uit de navolgende e-mails en notities:

- Op 25 mei 2012 schrijft [B] aan [geïntimeerde 3] als “Managing Partner van Femto Engineering” te Delft (prod. 57 SDC):

“(…) Moeten denk ik meteen even kijken of de overdracht van intelectueel eigendom van de mannen in Lviv wel expliciet is omschreven in de contracten nu. (en wij moeten die overdracht van femto naar SDC Verifier op schrift zetten. (Mondeling is toch wat wankel)”

- Hierop antwoordt [geïntimeerde 3] op 25 mei 2012 (prod.57 SDC):

“Ik kan je nu al vertellen dat IP gerechtelijk er nog niets geregeld is (dit moet dus gebeuren maar is een lastig vraagstuk).

Waar het moet liggen is duidelijk.”

- op 24 juni 2012 schrijft [B] aan [geïntimeerde 3] en [S] (prod. 38 [geïntimeerde 3] en 57 SDC) :

“De bereidheid tot investeren en tot het compenseren van het exploitatieverlies van SDC is van jullie kant niet genoeg aanwezig om de software uit te kunnen bouwen tot een rendabele business case(…)

wat betekent dat de aandeelhouders geld moeten bijleggen.

(…)

Mijn voorstel is als volgt. Ik krijg de volledige zeggenschap over het kantoor in Lvov incl. de medewerkers en de bezittingen (…) en neem tevens jullie 50% deel van alle rechten en plichten in SDC Verifier over (uiteraard ook jullie deel van het intellectueel eigendom van de software zodat dat voor 100% bij mij komt te liggen).

In ruil daarvoor zuiver ik het volledige exploitatietekort tot en met heden aan.”

- Op 23 september 2012 schrijft [geïntimeerde 3] aan [B] (prod. 57 SDC):

“Afgelopen vrijdag heb ik mijn 50% aandeel in Femto BV verkocht aan […]. In dezelfde transactie verwerf ik de aandelen Femto Oekraïne.

De ontwikkeling van SDC.Verifier wordt in Lviv gefaciliteerd door Femto Oekraïne.

Voor SDC betekent deze ontwikkeling dat vanaf 21-9-2012 ik maandelijks de werkelijke kosten van de SDC ontwikkeling in Lviv plus de Euro 2500,-- (excl. BTW) voor organisatie, coordinatie en risico hiervan aan jouw zal factureren.

(…)

NB: de Euro 2500,- voor de maanden Juli en Augustus zal ik volgende week invoicen.;”

- Op 26 september 2012 schrijft [geïntimeerde 3] aan [B] (prod.57 SDC):

“Het lijkt mij een goed streven vanaf 1 Oktober alles aan […]([X], hof)
en jou over te dragen. Dit betekent dan dat het ik/Femto-Nikolaev kantoor geen inspanningen meer verricht voor Lviv (kantoorhuur, belastingdienst, Oekraïense problemen oplossen e.d.

Vandaag waren trouwens […] en […] boos op […] omdat hij niet op tijd heeft doorgegeven dat er een nieuw persoon is in Lviv. Dit betekent weer allemaal last minute werk met de belastingdienst voor […] …….binnenkort is dit jou/[…]’s probleem.”

- Op 30 september 2012 schrijft [geïntimeerde 3] aan [B] (prod. 57 SDC):

“Ik stel de volgende manier van samenwerken voor.

In Lviv faciliteert Femto Ltd programmeurs (…)  kostprijs + Euro 2500,-.

Verder hebben Femto Ltd en […]geenaandelen in SDC Nederland  alle toekomstige profit uit SDC is voor jou.

Projectwerk moet in Nikolaev worden uitgevoerd voor Euro 35-40/uur.

Ik wil maandag hierin tot overeenkomst komen. Lukt dit niet dan zal ik het Lviv kantoor maandag sluiten. Hierna kan jij natuurlijk zelf doen wat je wilt met […].
”

- Op 1 oktober 2012 zendt [geïntimeerde 3] aan [B] een concept samenwerkingsovereenkomst (prod. 57 SDC), met een inhoud die neerkomt hetgeen in de mail van 30 september 2012 is geschreven;

- Op 2 oktober 2012 schrijft [B] aan [geïntimeerde 3] (prod. 57 SDC):

“Voordat ik inhoudelijk op je voorstel wil reageren, wil ik eerst duidelijkheid hebben over bij wie ik moet zijn voor verrekening van de SDC business voor 2012.

Ik wil bevestigd zien dat de hele SDC Verifier business bij Femto BV dus […] ligt en dat alle rechten EN plichten bij hem liggen.”

- Hierop reageert [geïntimeerde 3] bij mail van 2 oktober 2012 (prod. 30 en 57 SDC):

“1) Er is geen winst uit software sales van SDC.

Dit is niet de verantwoordelijkheid van Femto/[…]/[…].

[…] heeft een idee SDC je hebt hiervoor programmeurs nodig  Femto stelt programmeurs ter beschikking  […] coordineert development  […] is verantwoordelijk voor Sales  […] is verantwoordelijk voor winst  geen winst  schuld van […]”

- Vervolgens schrijft [B] aan [geïntimeerde 3] op 2 oktober 2012 (prod. 57 SDC):

“Zoals telefonisch al besproken. Kan ik niet ingaan op je samenwerkingsvoorstel.

Ik ga alleen SDC verder ontwikkelen.
”

- Hierop antwoordt [geïntimeerde 3] op 2 oktober 2012 (prod. 57 SDC):

“Ik respecteer je beslissing en zal morgen het Lviv kantoor sluiten. Hierna kan […] zelfstandig met jouw zaken doen (…)”

(…) dien je nog wel de rekening voor Juni en Augustus te betalen (…)”

- Een factuur van […], te betalen op een rekeningnummer t.a.v. […]. d.d. 26 september 2012, waarbij € 5950,-- (inclusief BTW) wordt gefactureerd voor “UA SDC coördination Juli-Aug 2012” (prod. 57 SDC).

Het bovenstaande in aanmerking nemende is het hof voorshands van oordeel dat naar Nederlands recht uit de tussen SDC en [geïntimeerde 3] (als bestuurder van Femto Ltd en (tot 21 september 2012) Femto NL) namens Femto NL en/of Femto Ltd gemaakte afspraken en gevoerd overleg voortvloeit dat Femto Ltd, ook als zij mede-auteursrechthebbende zou zijn, SDC niet mocht weerhouden, bemoeilijken en/of verbieden om de software te exploiteren, gelet op de volgende tussen partijen voorshands aannemelijke omstandigheden:

dat SDC in ieder geval (ten minste) medeauteursrechthebbende is;
dat SDC(’s rechtsvoorganger) de initiator van het project tot ontwikkeling van de software was en daarvoor via Femto NL en/of Femto Ltd Oekraïense programmeurs heeft ingeschakeld;
dat de kosten van de Oekraïense programmeerwerkzaamheden door SDC zijn betaald;
dat SDC (’s rechtsvoorganger) daarnaast nog een tegenprestatie heeft geleverd in de vorm van opdrachten voor projectwerk en betalingen;
dat SDC (’s rechtsvoorganger) de software al gedurende geruime tijd voor de wapperbrieven met medeweten van Femto Ltd en conform de bedoeling van partijen heeft geëxploiteerd;
dat [geïntimeerde 3] namens Femto Ltd liet weten SDC (alleen) verantwoordelijk te houden voor de exploitatie van de software, de coördinatie van de ontwikkeling en het maken van winst;
dat [geïntimeerde 3] namens Femto Ltd er mee heeft ingestemd dat SDC de software verder alleen zou ontwikkelen en (dus) exploiteren.

Hieraan kan de wat cryptische mededeling in een plan van/voor [geïntimeerde 3] en [S] voor de ontvlechting (prod.16 […]) dat de kosten die Femto Ltd in 2011 heeft gemaakt voor de SDC-software kunnen worden terugverwacht, onvoldoende afdoen. In het kader van de ontvlechting/aandelenruil lijkt deze opmerking samen te hangen met de omstandigheid dat de tegenprestatie voor het tegen kostprijs ter beschikking stellen van programmeer-werkzaamheden in de vorm van projectopdrachten naar Femto BV is gegaan en daarvoor compensatie moet komen (zie prod. 30 […]). [S] BV heeft ook een aanzienlijk bedrag bij de aandelenruil betaald.

33. Het hof is voorshands van oordeel dat het hiervoor in rechtsoverweging 32 overwogene ook naar Oekraïens recht geldt. Dit geldt temeer nu in de opinies van de Oekraïense advocaten van beide zijden (prod. 23 SDC en 3 […]) is vermeld dat geen van de co-auteurs aan de andere co-auteurs “without sufficient ground” toestemming kan weigeren om een gemeenschappelijke werk te exploiteren. Het hof acht hier voorshands geen “sufficient ground” voor weigering aanwezig. Integendeel, zoals uit het hiervoor overwogene blijkt.

34. Nu voormelde omstandigheden meebrachten dat Femto SDC (op wier, al dan niet (pre)contractuele, relatie hetzij Oekraïens, hetzij Nederlands recht van toepassing is) niet mocht weerhouden, bemoeilijken en/of verbieden de software te exploiteren, is naar het voorlopig oordeel van het hof het wapperen door Femto Ltd in alle betrokken landen, naar het op de gestelde onrechtmatige gedragingen van toepassing zijnde Nederlandse recht, onrechtmatig. Gelet op voormelde omstandigheden wist [geïntimeerde 3] c.s ook dat zij SDC niet mocht weerhouden, bemoeilijken en/of verbieden om de software te exploiteren, althans moet zij dit redelijkerwijs hebben begrepen.

Het hof acht voorshands de stelling van Femto Ltd dat zij niet verwijtbaar heeft gehandeld omdat zij 1.) zich heeft laten adviseren door advocaten en 2.) omdat haar wapperbrieven geen sommatie, maar slechts informatie zouden bevatten, onjuist.

Ad 1.) In de opinies wordt niet, althans onvoldoende ingegaan op bovenomschreven relatie tussen partijen, terwijl overigens een (onjuiste) visie van een advocaat zijn cliënt niet disculpeert.

Ad 2.) Deze stelling acht het hof voorshands onjuist, gelet op de in rechtsoverweging 1.6. tot en met 1.8 geciteerde tekst van de wapperbrieven, waaruit de bedoeling blijkt de wederverkopers te waarschuwen dat hun leverancier inbreuk maakt, terwijl in de brief van Siemens nog is toegevoegd dat derden (wederverkopers en afnemers) ook inbreuk maken. Dat de offensieve brief aan de Oekraïense wederverkoper een sommatie bevat behoeft geen betoog.

Ook de omstandigheid dat [geïntimeerde 3] Siemens op 5 oktober 2012 informeerde dat nog zou worden uitgezocht “waar het intellectual property van SPD ligt” (prod. 19 […]), doet aan het bovenstaande niet af; door daarop een jaar later met de waarschuwing dat op de IE-rechten van Femto Ltd inbreuk wordt gemaakt, terug te komen, wordt juist de indruk gewekt dat het gaat om een serieuze waarschuwing.

35. Overigens acht het hof de mededeling namens Femto Ltd in haar brief aan de Oekraïense wederverkoper dat zij de “
exclusiveproprietary copyright” op het programma heeft, terwijl zij wist of behoorde te weten dat dat niet het geval was, op zichzelf al onrechtmatig.

36. Het bovenstaande brengt mee dat grief VII slaagt en het gevorderde verbod ten opzichte van Femto Ltd voor toewijzing in aanmerking komt. Dit brengt voorts mee dat de

grief V, gericht tegen de verwerping van stelling van SDC dat de door de Oekraïense programmeurs gemaakte software tot stand is gebracht naar het ontwerp van [B] en onder diens leiding en toezicht als bedoeld in artikel 6 Aw Pro;
grief Va, gericht tegen de verwerping van de stelling van SDC dat de Oekraïense programmeurs als zelfstandige ondernemers (SDP’s/ ZZP-ers) op basis van opdracht-overeenkomsten programmeerwerkzaamheden hebben verricht en hun (eventuele) auteursrechten aan haar hebben overgedragen;
grief VI, gericht tegen de verwerping van de stelling dat de onderdelen, gemaakt in de periode waarin de Oekraïense programmeurs een relatie hadden met Femto Ltd, inmiddels (vrijwel) geheel zijn vervangen door daarna opnieuw geprogrammeerde, niet op oudere versies voortbouwende, versies,

geen behandeling behoeven.

Onrechtmatig handelen van [geïntimeerde 3] en [geïntimeerde 2] als indirect bestuurder

37. [geïntimeerde c.s] stelt dat voor persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap op grond van onrechtmatige daad nodig is dat zijn handelen als bestuurder zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt valt te maken (vergl. HR 23 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1204) en dat dit ook geldt als een verbod wordt gevorderd. Zij stelt dat daaromtrent niets is gesteld of aannemelijk gemaakt is (punt 8.3 van de pleitaantekeningen van SDC HB is niet voorgedragen en geschrapt). Bij memorie van grieven en bij de repliek tijdens het pleidooi HB heeft SDC echter gesteld dat [geïntimeerde 3] de acties tegenover SDC heeft geïnstigeerd en actief organiseert en dat [geïntimeerde 2] de advocaten in deze kwestie betaalt. Voorts stelt zij dat Femto Ltd nauwelijks activiteiten of waarde heeft, feitelijk een lege huls is en geen verhaal biedt, in welk verband zij stelt dat de huidige engineering activiteiten lopen via een andere vennootschap van [geïntimeerde 3] (Beheer), [geïntimeerde 3] FEM Engineering BV.

38. [geïntimeerde c.s] heeft niet betwist dat [geïntimeerde 3] de acties tegenover SDC heeft geïnstigeerd en coördineert en dat [geïntimeerde 2] de advocaten heeft betaald, hetgeen ook uit de overgelegde facturen blijkt (productie bij de antwoordakte van [geïntimeerde 3] c.s van 19 augustus 2014 en prod.75 […]). Of Femto Ltd al dan niet verhaal biedt acht het hof voor de vraag of
een verbodaan [geïntimeerde 3] kan worden opgelegd niet relevant. Nu is aan te nemen dat [geïntimeerde 3] als directeur/ aandeelhouder de onderhavige acties tegen SDC heeft geïnstigeerd, coördineert en laat betalen door zijn beheersvennootschap en hij bovendien als directe gesprekspartner van [B] op grond van de hiervoor in rechtsoverweging 32 aangehaalde correspondentie ermee had ingestemd dat [B] de software alleen verder zou ontwikkelen en exploiteren, althans die indruk heeft gewekt, acht het hof voldoende reden aanwezig ook aan hem een verbod op te leggen.

Overigens heeft [geïntimeerde c.s] ook niet betwist dat de huidige engineering activiteiten via een andere BV lopen.

39. Nu ten aanzien van [geïntimeerde 2] niet meer is gesteld dan dat zij de advocaten heeft betaald, ziet het hof onvoldoende reden ook aan haar een verbod op te leggen.

Onrechtmatig handelen door [geïntimeerde 3] door mondelinge mededelingen

40. SDC stelt dat het op grond van de in rechtsoverweging 1.9 aangehaalde mail (prod. 12 SDC) niet anders kan zijn dan dat [geïntimeerde 3] zich ernstig en zeer beschuldigend heeft uitgelaten tegenover de schrijver van de mail, prof. Van Keulen. Het hof is voorshands van oordeel dat dat uit die mail, waarin wordt gesteld dat er gevoelens leven van onrechtmatig toe-eigenen van software/ip en zeer twijfelachtige signalen over het handelen van […] ([B]) in de Oekraïne, niet kan worden afgeleid dat [geïntimeerde 3] onrechtmatig heeft gehandeld. Daarvoor is ten minste nodig dat concrete onjuiste mededelingen zijn gedaan, zoals ook de ontvanger van de mail, prof. […] stelt: “Ik kan je e-mail echter niet plaatsten omdat je wel een gevoel uitspreekt maar geen onderbouwing geeft”. Het staat [geïntimeerde 3] in beginsel vrij gevoelens en twijfels te uiten over handelingen van [B].

41. Bij pleidooi in hoger beroep heeft SDC zich nog beroepen op een verklaring van […], account manager bij Femto BV, van 4 februari 2015 over klanten die door [geïntimeerde 3] zouden zijn bezocht (prod. 53 SDC) in de periode rond/na begin 2014. Het hof is van oordeel dat ook deze verklaring, nog daargelaten dat het beroep daarop als een te late en dus ontoelaatbare uitbreiding van de grondslagen van de vordering moet worden aangemerkt, onvoldoende concreet is om daaruit een onrechtmatig handelen van [geïntimeerde 3] af te leiden. Bovendien heeft [geïntimeerde c.s] bij pleidooi in hoger beroep onbetwist gesteld dat [geïntimeerde 3] (andere) zaken doet met de in de verklaring genoemde klanten en hij deze uit dien hoofde heeft bezocht.

42. Het hof acht derhalve voorshands niet aannemelijk geworden dat [geïntimeerde 3] zich mondeling onrechtmatig heeft uitgelaten.

De nevenvorderingen

43. Het hof heeft hiervoor overwogen dat spoedeisend belang bestaat bij het gevorderde bevel de onrechtmatige uitlatingen te staken en gestaakt te houden.

Het hof is van oordeel dat dat spoedeisend belang ook bestaat bij de gevorderde opgave van (rechts)personen ten opzichte van wie schriftelijk is gewapperd, nu SDC daardoor de nog steeds voortdurende schade kan beperken, indien ook nog brieven zouden zijn gestuurd aan voor SDC onbekende derden. [geïntimeerde c.s] verklaart dat slechts brieven zijn verstuurd aan Siemens en wederverkopers die op de website van SDC stonden. Nu dat voor SDC niet is te controleren en [geïntimeerde c.s] geen gerechtvaardigd belang heeft aangevoerd dat zich zou verzetten tegen toewijzing, acht het hof ook deze nevenvordering toewijsbaar.

[geïntimeerde c.s] heeft betwist dat er nog steeds spoedeisend belang is bij rectificatie, stellende dat het tijdsverloop tussen de brieven en de onderhavige uitspraak dusdanig lang is dat opgave en rectificatie geen redelijk doel meer dient. Nu SDC onderbouwd heeft gesteld dat de wapperbrieven een nog steeds voortdurend schadelijk effect hebben en dat de schadelijke gevolgen nog steeds door een rectificatie kunnen worden beperkt, is het hof van oordeel dat SDC nog steeds spoedeisend belang heeft bij toewijzing van deze nevenvordering. De rectificatie zal worden toegewezen in een aangepaste vorm vanwege het tijdsverloop en omdat een “verklaring” over de vraag aan wie de auteursrechten toekomen niet past bij de aard van een kort geding en SDC daarbij geen spoedeisend belang heeft. Bovendien acht het hof voorshands niet aannemelijk geworden dat SDC de enige auteursrechthebbende is, gelet op de eventuele rechten van Femto NL en Oekraïense programmeurs.

Nu Femto Ltd de brieven heeft verstuurd, zal het hof de bevelen tot opgave en rectificatie slechts opleggen aan Femto Ltd.

Gelet op het hiervoor overwogene over de mondelinge uitingen van [geïntimeerde 3], zal het hof in de gevorderde bevelen geen melding maken van mondelinge uitingen.

De dwangsom zal het hof aangepast toewijzen als in het dictum aangegeven.

44. Daar de vorderingen grotendeels worden toegewezen, zullen Femto Ltd en [geïntimeerde 3], als grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure in beide instanties. De grieven VIII en IX slagen derhalve in zoverre.

45. SDC heeft een kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd ten bedrage van € 43.512,84 voor de eerste aanleg en € (120.077,33 – 43.512,84=) 76.564,49 (beide inclusief BTW) voor het hoger beroep. [geïntimeerde 3] c.s heeft de hoogte daarvan betwist.

46. Artikel 1019h Rv (artikel 14 van Pro de handhavingsrichtlijn) is alleen van toepassing in procedures tussen enerzijds de houder van een intellectueel eigendomsrecht en anderzijds de vermeende inbreukmaker voor zover in zo’n procedure de inbreukvraag aan de orde is (zie nader Gerechtshof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443 (Thuiskopie), rov. 8).

In de onderhavige procedure is niet de inbreuk/schending van een intellectueel-eigendomsrecht aan de orde, maar de vragen wie als rechthebbende(n) moeten worden aangemerkt (terwijl vaststaat dat degene tegen wie de wapperbrieven zich richten in ieder geval mede-rechthebbende is) en of het wapperen op grond van de relatie tussen partijen onrechtmatig is. Op grond van de bevestigende beantwoording van de laatste vraag wordt het wapperverbod toegewezen. Onder die omstandigheden acht het hof toewijzing van de volledige proceskosten, met toepassing van artikel 1019h Rv, niet juist. Het hof zal de kosten op basis van het liquidatietarief begroten.

47. In de procedure tussen SDC en [geïntimeerde 2] zal SDC in de proceskosten worden veroordeeld. Gelet op de gezamenlijke (en inhoudelijk gelijke) behandeling van de zaak voor [geïntimeerde 3] c.s zullen deze kosten worden begroot op nihil.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag

gewezen vonnis van 24 februari 2014,

en opnieuw rechtdoende

1. beveelt Femto Ltd en [geïntimeerde 3] direct na betekening van dit arrest het doen van uitlatingen aan derden die inhouden dat dat SDC door het te koop aanbieden en/of verkopen van de SDC Verifier software producten inbreuk zou maken op aan Femto Ltd toekomende auteursrechten op de SDC Verifier software, te staken en gestaakt te houden;

2. beveelt Femto Ltd binnen één week na betekening van dit arrest aan de advocaat van SDC, mr T.F.W. Overdijk te Amsterdam, schriftelijk opgave te doen van naam en adres van eenieder aan wie zij schriftelijk de litigieuze uitlatingen heeft gedaan;

3. beveelt Femto Ltd binnen 14 dagen na betekening van dit arrest de derden aan wie zij de litigieuze brieven heeft gezonden op haar gebruikelijke briefpapier een door een bevoegde vertegenwoordiger ondertekende brief te sturen, met daarin de navolgende tekst:

“
Geachte …

Op last van het gerechtshof Den Haag, bij arrest van 22 september 2015, delen wij u het volgende mee. In oktober 2013 hebben wij u per brief informatie verstrekt over de SDC Verifier software, die wordt verkocht door SDC Engineering BV te Haarlem, Nederland. Onze informatie hield zakelijk weergegeven in dat SDC Verifier Holding B.V. en/of SDC Engineering B.V. deze software niet zou mogen aanbieden. Hierbij nemen wij deze informatie terug, aangezien deze ongegrond is.

Hoogachtend,

Femto Engineering Ltd”

en aan buitenlandse geadresseerden:

“Dear …

By order of the Court of Appeal in The Hague, The Netherlands, of september 22, 2015, we inform you as follows. In October 2013 we provided you with information in a letter concerning the SDC Verifier software, marketed by SDC Engineering B.V. of Haarlem, The Netherlands. According to this information SDC Verifier Holding and/or SDC Engineering B.V. would not be allowed to market the SDC Verifier software. We herewith withdraw this information, as being ill-founded and incorrect.

Kind regards,

Femto Engineering Ltd”

4. veroordeelt Femto Ltd, indien zij met nakoming van het onder 1. gegeven bevel in gebreke blijft, aan SDC een dwangsom te betalen van € 7.000,-- per keer dat zij in strijd handelt met dit bevel, met een maximum van € 70.000,--;

veroordeelt Femto Ltd indien zij met nakoming van de onder 2 en 3 gegeven bevelen in gebreke blijft, aan SDC een dwangsom te betalen van € 1.000,-- voor iedere dag dat de niet-nakoming van het bevel voortduurt, met een maximum van € 10.000,--;

veroordeelt [geïntimeerde 3], indien hij met nakoming van het onder 1. gegeven bevel in gebreke blijft, aan SDC een dwangsom te betalen van € 5.000,-- per keer dat hij in strijd handelt met dit bevel, met een maximum van € 20.000,--;

5. veroordeelt Femto Ltd en [geïntimeerde 3] in de kosten van de procedure in eerste aanleg, tot op heden aan de zijde van SDC begroot op € 589,-- aan griffierecht en € 1.500,-- aan kosten voor de advocaat;

6. veroordeelt SDC in de kosten van de procedure in eerste aanleg tegen [geïntimeerde 2], tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde 2] begroot op nihil;

veroordeelt Femto Ltd en [geïntimeerde 3] in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van SDC begroot op € 704,-- aan griffierecht en € 3.129,-- aan salaris voor de advocaat;

veroordeelt SDC in de kosten van de procedure in hoger beroep tegen [geïntimeerde 2], tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde 2] begroot op nihil;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y Bonneur en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 september 2015 in aanwezigheid van de griffier.