ECLI:NL:RBDHA:2021:8800

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/539760 / HA ZA 17-992

Vonnis van 11 augustus 2021

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

(SANYANG MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD.,^[1]

te Taizhou, Volksrepubliek China,

eiseres,

advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,

tegen

1.[de BV] ,

te [plaats 1] , gemeente [Gemeente] ,

2.
[gedaagde sub 2],

te [plaats 2] , [land] ,^[2]

gedaagden,

advocaat voorheen mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk, thans mr. F.W.E. Eijsvogels.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als Sanyang en gedaagden afzonderlijk als [de BV] respectievelijk [gedaagde sub 2] , en gezamenlijk als [gedaagde sub 1 c.s.] .

Inleiding

Deze zaak draait om de vraag wie de ontwerper is van scooters. [de BV] heeft modelrechten voor scooters type 1 en type 2. Sanyang zegt dat zij de ontwerper is van de vormgeving van de scooters van beide typen en zij vraagt in deze procedure een bevel om de modelrechten aan haar over te dragen.

In dit vonnis beslist de rechtbank dat de modelrechten voor scooter type 2 aan Sanyang moeten worden overgedragen omdat zij de ontwerper daarvan is. Dat leidt de rechtbank af uit een ouder Chinees modelrecht dat op naam van Sanyang staat. Voor de vormgeving van scooter type 1 oordeelt de rechtbank dat niet duidelijk is of Sanyang de ontwerper is, zodat [de BV] die modelrechten niet moet overdragen. De rechtbank legt hierna uit hoe en waarom zij tot deze beslissing is gekomen.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit

- - -het vonnis in incident van 21 februari 2018^[3]en de daarin genoemde stukken,

het tussenvonnis van 13 juni 2018 waarbij een comparitie van partijen is bepaald,
de akte van Sanyang, ingekomen op 5 juli 2018, houdende inbreng van productie EP30,
de brief van mr. Eijsvogels van 7 september 2018 met een specificatie van de proceskosten zijdens [gedaagde sub 1 c.s.] en overlegging digitale stukken,
de akte overlegging producties van [gedaagde sub 1 c.s.] ingekomen op 6 maart 2019 met producties GP16 t/m GP18,
de akte overlegging producties van Sanyang ingekomen op 7 maart 2019 met productie EP31,
de akte overlegging producties van Sanyang ingekomen op 15 maart 2019 met producties EP32 t/m EP35,
het e-mailbericht van 20 maart 2019 namens [gedaagde sub 1 c.s.] met een geactualiseerde proceskostenspecificatie,
het proces-verbaal van de op 21 maart 2019 gehouden comparitie van partijen, met aangehecht de ter zitting genomen akte houdende eisvermeerdering van Sanyang;
de akte houdende uitlaten EUIPO’s Besluiten Kamer van Beroep (KvB) van Sanyang van 26 november 2020;
de brief van [gedaagde sub 1 c.s.] van 27 november 2020 met een reactie op de Beslissingen van de KvB.

1.2.

Het proces-verbaal van de comparitie van partijen is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen hebben gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid opmerkingen van feitelijke aard te maken over het proces-verbaal, Sanyang in een e-mailbericht van 11 april 2019 en [de BV] bij brief van 11 april 2019.

1.3.

De datum voor vonnis is nader bepaald op vandaag.

2.De feiten

partijen

2.1.

Sanyang is een in China gevestigde onderneming die is opgericht op 8 januari 2003 onder een andere naam. Op 8 september 2005 is haar naam gewijzigd in Zehjiang Sanyang Motorcycle Industry Co. Ltd. en sinds 22 april 2008 handelt zij, volgens het door haar (met Nederlandse vertaling) overgelegde uittreksel uit de Chinese ‘Kamer van Koophandel’ gedateerd 1 april 2017, onder haar huidige naam Sanyang Motorcycle Industry Co. Ltd. Zij gebruikt het voorvoegsel Zehjiang (de naam van de provincie waar zij is gevestigd) ook nu nog regelmatig voor haar naam. Wettelijk vertegenwoordiger van Sanyang is bestuurder en algemeen directeur [de bestuurder/algemeen directeur] (ook wel [de bestuurder/algemeen directeur] ; hierna: [de bestuurder/algemeen directeur] ). Naast [de bestuurder/algemeen directeur] is alleen ‘leidinggevende’ [de wettelijk vertegenwoordiger] ingeschreven als wettelijk vertegenwoordiger.

2.2.

Sanyang produceert en verkoopt scooteronderdelen waaronder scooterkappen. Zij levert scooteronderdelen aan de Chinese onderneming Taizhou Zhongneng Motorcycle Co. Ltd (hierna te noemen: ZNEN en in de stukken ook wel aangeduid als Zhongneng). ZNEN assembleert scooters in China, onder andere voor export naar Europa.

2.3.

[gedaagde sub 2] is naar eigen zeggen in ieder geval sinds 2004 betrokken bij de handel in scooters in de Unie, zelf of via verschillende (rechts)personen.

2.4.

[de BV] is opgericht op 26 mei 2016 als holdingmaatschappij voor intellectuele eigendomsrechten. Zij handelt niet zelf in scooters. [gedaagde sub 2] is statutair directeur en enig aandeelhouder van [de BV] .

de Gemeenschapsmodellen

2.5.

[de BV] is sinds 6 juli 2016 geregistreerd als houdster van de volgende vier Gemeenschapsmodelrechten, die allemaal op 19 oktober 2006 zijn aangevraagd en op 21 november 2006 zijn ingeschreven voor ‘scooters’:

- modelnummer 000607155-0001 (hierna te noemen: Model-01):

- modelnummer 000607155-0003 (hierna te noemen: Model-03):

- modelnummer 000607155-0002 (hierna te noemen: Model-02):

modelnummer 000607155-0004 (hierna te noemen: Model-04):

Model-01, Model-02, Model-03 en Model-04 worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de Gemeenschapsmodellen. De vormgeving van de scooter weergegeven in Model-01 en Model-03 wordt ook wel aangeduid als type 1 en die van Model-02 en Model-04 als type 2.

gerelateerde partijen

2.6.

De Gemeenschapsmodellen zijn in 2006 aangevraagd door [BV I] (hierna te noemen: [BV I] ) en stonden aanvankelijk op haar naam. Ze zijn daarna overgedragen aan [gedaagde sub 2] die ze enkele jaren heeft gehouden tot de overdracht aan [de BV] in 2016.

2.7.

[BV I] is opgericht op 2 januari 2006 en is op 14 mei 2009 in staat van faillissement verklaard. [gedaagde sub 2] was bestuurder en enig aandeelhouder van [BV I] , dat zich bezighield met de in- en export van (onder meer) scooters, die zij (ook) op de markt bracht onder de naam [naam Scooter] . [Merknaam] is in 2006 als merk aangevraagd en geregistreerd op naam van [BV I] . Het bleek niet mogelijk om ‘ [naam Scooter] ’ als merk te registreren.

2.8.

[B.V. II] (hierna: [B.V. II] ) is een op 10 juni 2016 opgerichte vennootschap waarvan [gedaagde sub 2] statutair bestuurder is en die, met licentie van [de BV] , scooters heeft verkocht van, voor zover hier van belang, Model-02 en Model-04.

2.9.

[BV X] (hierna: [BV X] ) is een Nederlandse vennootschap die, met instemming van Sanyang, scooters importeert die overeenkomen met Model-02 en Model-04.

certificaten

2.10.

Door de Britse ‘Vehicle Certification Agency’ zijn op 3 februari 2005 en op 25 juli 2005 aanvullingen (‘extensions’) op het Europese typegoedkeuringscertificaat (hierna: het VCA-certificaat) afgegeven (nummers e11*2002/24*0141*01 respectievelijk e11*2002/24*0141*03) voor de import van scooters van het type ZN125T vanuit China naar de Europese Unie (hierna: de Unie). Met het VCA-certificaat is het geoorloofd om scooters van het daar genoemde type te importeren omdat deze voldoen aan de technische vereisten daartoe. In het VCA-certificaat extension 03 is, op pagina 1, het volgende opgenomen:

ZNEN is op die certificaten als ‘
manufacturer’ vermeld (bij 0.5). Punt 0.1 vermeldt dat de scooters (destijds) op de markt mochten worden gebracht onder de (handels)namen ZhongNeng, ASYA en daDo. Op pagina’s 16, 63 en 64 staat het volgende:

2.11.

Op 29 augustus 2006 heeft de RDW een (eerste) typegoedkeuringscertificaat afgegeven voor de Unie voor een type scooter aangeduid als ZN50QT-E onder nummer e4*2002/24*1269*00 (hierna: het RDW-certificaat). In het RDW-certificaat is op pagina 1 het volgende vermeld:

Ook voor dit type scooter is ZNEN als producent vermeld (bij 0.5). Bij de handelsnaam van de producent (‘
make/trade name’, punt 0.1) is onder meer ‘ [Merknaam] ’ vermeld en bij de ‘
commercial names’ staat [naam Scooter] .

In het RDW-certificaat is verder, op pagina’s 18, 63 en 64, het volgende opgenomen:

2.12.

In een verklaring van ZNEN gedateerd 27 maart 2013 is het volgende opgenomen:

het CN Model

2.13.

Sanyang heeft de volgende stukken overgelegd van de ‘State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China’ (hierna: SIPO) met betrekking tot een ‘Certificate of Design Patent’ voor een op 22 december 2005 aangevraagd (aanvraagnummer 200530149513.0) en op 11 oktober 2006 gepubliceerd model met (registratie)nummer CN3568787D (hierna: het CN Model):

In door Sanyang in verband met het CN Model overgelegd (ongedateerde) screenshots van de SIPO-databank, voorzien van een Nederlandse vertaling, staat het volgende:

De maximale geldigheidsduur van een Chinees Design Patent is tien jaar vanaf de aanvraagdatum.

andere procedures

2.14.

Tussen partijen en de gerelateerde partijen zijn verschillende andere procedures gevoerd of nog aanhangig, waaronder de volgende twee. Op 12 september 2016 heeft [BV X] bij het EUIPO een vorderingen tot nietigverklaring van de Modellen 02 en 04 aanhangig gemaakt, stellende dat die modellen op het moment van de aanvragen niet nieuw waren gelet op het CN Model. In die twee parallelle zaken heeft de nietigheidsafdeling bij beslissingen van 30 april 2018 de verzoeken toegewezen en Modellen 02 en 04 nietig verklaard. Tegen deze beslissingen is [de BV] in beroep gegaan. Bij beslissingen van 3 september 2020 heeft de Kamer van Beroep de nietigheidsvorderingen afgewezen, kort samengevat omdat werd geoordeeld dat het CN Model niet beschikbaar was gesteld voor het relevante publiek in de Unie in de zin van art. 7 lid 1 GModVo^[4]. Het beroep dat [BV X] tegen deze beslissingen heeft ingesteld is nog aanhangig.

2.15.

Tussen [B.V. II] als eiseres en [BV X] als gedaagde is bij deze rechtbank een inbreukprocedure aanhangig waarbij [B.V. II] , met een procesvolmacht van [de BV] , een inbreukverbod op Model-02 en Model-04 vordert. Deze procedure is geschorst in afwachting van de definitieve uitkomst van voornoemde nietigheidsprocedures bij het EUIPO.

3.Het geschil

3.1.

Sanyang vordert in de hoofdzaak na eiswijziging, zakelijk weergegeven en voor zover hier van belang, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

primair

opeising van de EU-modelregistraties die op naam staan van [de BV] zoals vermeld in het lichaam van de dagvaarding met daarbij de bepaling dat [de BV] dient mee te werken aan de wijziging van de tenaamstelling van deze modelrechten binnen vijf dagen na betekening, dan wel, bij niet tijdige medewerking, met de bepaling dat dit vonnis op de voet van art. 3:300 BW in de plaats kan worden gesteld en de nakosten daarvan worden gesteld op € 450,- ex btw, en voorts dat de (eventuele daaraan verbonden) leges en vertaalkosten ten laste komen van [de BV] ;

elk van gedaagden te verbieden om in de Unie, de Benelux, althans Nederland gebruik te maken of te doen maken van elk van de vier Gemeenschapsmodellen;

elk van gedaagden te veroordelen tot betaling aan Sanyang van € 5.000,- als immateriële schade voor het op naam hebben en exploiteren van de Gemeenschapsmodellen, subsidiair [gedaagde sub 1 c.s.] hiertoe te veroordelen bij wijze van voorschot in afwachting van de afloop van de schadestaatprocedure;

elk van gedaagden te veroordelen om een schadevergoeding te voldoen nader op te maken bij staat over de tijdvakken dat elk van gedaagden houder was van de Gemeenschapsmodellen;

subsidiair:

5. te verklaren voor recht dat Sanyang auteursrechthebbende is op de werken voorkomend in de Gemeenschapsmodellen;

primair en subsidiairmet hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv^[5]en/of art. 237 Rv, althans met veroordeling van iedere gedaagde in 50% van de proceskosten.

3.2.

Samengevat en voor zover hier van belang grondt Sanyang deze vorderingen op de volgende stellingen. De scooterkappen zijn ontworpen door [de ontwerper] . Sanyang is als (werkgever van de) ontwerper rechthebbende met betrekking tot de vormgeving van twee typen scooters, door Sanyang aangeduid als het ‘VCA-model’ en het ‘RDW-model’ enerzijds en het CN Model anderzijds, die in feite allemaal dezelfde vormgeving hebben met uitzondering van de sierelementen op de voorkant. Sanyang was houdster van het CN Model. [de BV] is te kwader trouw houdster geworden van de Gemeenschapsmodellen. Het depot van deze modellen in 2006 door een toenmalige importeur van de scooters van ZNEN, [BV I] , is te kwader trouw verricht, aangezien de Gemeenschapsmodellen overduidelijk zijn ontleend aan de vormgeving van de scooters die al langer op de Chinese markt waren. [gedaagde sub 2] is/was de beleidsbepaler van beide vennootschappen.

3.3.

[gedaagde sub 1 c.s.] voert gemotiveerd verweer en concludeert tot niet ontvankelijk verklaring van Sanyang in haar vorderingen, dan wel afwijzing van deze vorderingen, met veroordeling van Sanyang in de kosten van deze procedure overeenkomstig art. 1019h Rv.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna – voor zover van belang – nader ingegaan.

4.De beoordeling

bevoegdheid

4.1.

Voor zover aan de vorderingen de Gemeenschapsmodellen ten grondslag zijn gelegd, geldt het volgende. Sanyang grondt haar vorderingen op art. 15 lid 1 GModVo. De GModVo kent geen bijzondere regeling van bevoegdheid voor vorderingen op grond van dit artikel, zodat de rechtbank voor wat betreft haar absolute en relatieve bevoegdheid ingevolge art. 93 lid 1 GModVo, op dezelfde wijze bevoegd is als voor nationale modellen. Ten aanzien van [de BV] ontleent de rechtbank haar internationale bevoegdheid aan art. 4.6 lid 1 BVIE^[6](in verbinding met art. 93 lid 1 GModVo) omdat [de BV] gevestigd is in Nederland. Voor wat betreft [gedaagde sub 2] , die woonplaats heeft in [land] , is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van art. 8 lid 1 Brussel I bis-Vo, nu er tussen de vorderingen jegens [de BV] en [gedaagde sub 2] een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Unie. De relatieve bevoegdheid is door [gedaagde sub 1 c.s.] niet bestreden.

4.2.

Voor zover aan de vorderingen auteursrechten ten grondslag zijn gelegd, is deze rechtbank alleen al (internationaal en relatief) bevoegd omdat [gedaagde sub 1 c.s.] zijn verschenen en deze bevoegdheid niet hebben bestreden.

ontvankelijkheid

4.3.

[gedaagde sub 1 c.s.] heeft aangevoerd dat Sanyang niet-ontvankelijk is in haar vorderingen, omdat het erop lijkt dat deze procedure is gestart op basis van een vervalste volmacht. De rechtbank gaat aan dit betoog voorbij, omdat de advocaat van Sanyang tijdens de comparitie van partijen heeft verklaard in te staan voor de volmacht van zijn cliënte. De rechtbank heeft geen reden om aan deze verklaring van de advocaat te twijfelen.

omvang geschil/uitleg vorderingen

4.4.

De primaire vordering sterkt ertoe te bewerkstelligen dat Sanyang op de voet van art. 15 lid 1 GModVo als rechtmatig houder van de Gemeenschapsmodellen wordt erkend. De overige vorderingen hangen daarmee samen. Sanyang stelt dat zij de ontwerper is van de vormgeving van de in de Gemeenschapsmodellen afgebeelde scooters in de zin van art. 14 lid 1 GModVo. In dat verband voert zij ook aan daarop oudere auteursrechten te hebben. De opeising wordt, voor wat betreft Model-02 en 04, gedaan onder de voorwaarde dat die modellen in de bij de EUIPO aanhangige nietigheidsprocedures in stand blijven. De geldigheid staat hier niet ter discussie; uitgangspunt in deze zaak is dan ook de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen.

4.5.

Op Sanyang, die stelt dat zij ontwerper/rechthebbende is van de Gemeenschapsmodellen en die daaraan rechtsgevolgen verbindt, rust de stelplicht en zo nodig de bewijslast van die stelling. Voordat wordt ingegaan op de vraag of die stelling slaagt, wordt eerst beoordeeld in hoeverre de vormgeving waarop de Gemeenschapsmodellen en de vormgeving van de scooters in de verschillende door Sanyang ter staving van haar rechten ingeroepen stukken, overeenkomen.

de vormgeving

4.6.

De Gemeenschapsmodellen lijken onderling sterk op elkaar; daarover is geen geschil. De vormgeving van de scooters weergegeven in Model-01 en Model-03 (scooter type 1) is, voor zover hier relevant, identiek. Het enige verschil is de kleurstelling en het reservewiel (dat alleen bij Model-01 aanwezig is). Model-02 en Model-04 betreffen dezelfde vormgeving van de scooter type 2, weergegeven vanuit een andere hoek. De rechtbank stelt vast dat het (enige) verschil tussen type 1 en type 2 zit in de vormgeving van het decoratieve element op de voorkant van de kap en in de vormgeving van het raster dat zich daartussen bevindt. Bij type 1 zijn daar twee verticale, ook wel als druppelvormig aangeduide, elementen aangebracht. Bij type 2 ontbreken die elementen en zit op die plaats een U-vormig decoratief element (zie de afbeeldingen onder 4.7. en 4.8.). Aan het betoog van [gedaagde sub 1 c.s.] dat een ander verschil tussen type 1 en 2 zou zitten in de mate van bolling van de kappen, gaat de rechtbank voorbij, omdat zij dit niet heeft geconcretiseerd; een dergelijk verschil is niet zichtbaar op de ingeschreven afbeeldingen van de Gemeenschapsmodellen.

4.7.

De rechtbank stelt ook vast dat de uiterlijke vormgeving van de scooters getoond in het VCA-certificaat en het RDW-certificaat voor zover hier van belang identiek zijn. Tussen partijen is verder niet in geschil dat in de RDW- en VCA-certificaten een vormgeving is afgebeeld met de druppelvormige voorkant (type 1). Hieronder is een afbeelding uit de dagvaarding overgenomen waarin de voorkant van scooter type 1 uit Model-01 en Model-03 en van een afbeelding uit het VCA-certificaat zijn weergegeven. De druppelvormige decoraties met daartussen het claxonraster zijn daarop te zien en met rode lijnen en pijlen aangegeven.

4.8.

Ook is niet in geschil dat de vormgeving van het CN Model en Model-02 en Model-04 hetzelfde is, met de U-vormige voorkant van type 2. [gedaagde sub 1 c.s.] heeft als enige verschil genoemd dat de scooter getoond in het CN Model witte richtingaanwijzers aan de voor- en achterzijde heeft, en de scooter die getoond wordt in Modellen-02 en -04 ambergele. Voor zover zij daarmee wil betogen dat daardoor sprake is van een andere vormgeving, wordt dit standpunt verworpen. De kleur van de richtingaanwijzers leidt niet tot een andere algemene indruk van de in de modellen getoonde vormgeving.

De U-vormige decoratie aan de voorkant van type 2 is op de afbeelding hieronder (eveneens overgenomen uit de dagvaarding) met een rode pijl weergegeven, links in het CN Model en rechts op Model-04. Ook de vormgeving van het raster in de boog van de U is iets anders dan bij type 1.

‘opeising’ Modellen-01 en 03 (type 1 scooter)

4.9.

Ter staving van haar stelling dat zij als ontwerper van Model-01 en Model-03 moet worden aangemerkt en dat zij oudere (auteurs)rechten heeft, heeft Sanyang de VCA- en RDW-certificaten overgelegd. Die stukken staan echter op naam van de ZNEN, de producent van de scooters aan wie Sanyang de kappen levert. Deze stukken vormen, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, geen bewijs van rechten van Sanyang met betrekking tot type 1. Mede gelet op de gemotiveerde betwisting van haar gepretendeerde (auteurs)rechten, had het op haar weg gelegen om deze nader te onderbouwen, bijvoorbeeld aan de hand van ontwerptekeningen van (werknemers van) Sanyang of door een verklaring van ZNEN. Nu zij dit heeft verzuimd en geen andere stukken aan haar op dit type gepretendeerde oudere rechten ten grondslag heeft gelegd, kan niet worden vastgesteld dat zij de ontwerper is. Daarmee valt het doek voor de opeising van Model-01 en Model-03.

‘opeising’ Modellen-02 en 04 (type 2 scooter)

4.10.

Voor zover Sanyang aan haar beroep op ‘ontwerper-schap’ en/of oudere auteursrechten met betrekking tot type 2 de VCA- en RDW-certificaten ten grondslag legt, strandt dit om de in de vorige rechtsoverweging genoemde reden. Het aanvullende beroep op ‘ontwerper-schap’ voor type 2 op grond van het CN Model (zie 2.13) slaagt naar het oordeel van de rechtbank wel. Daartoe is het volgende redengevend.

4.11.

Hiervoor is reeds overwogen dat de vormgeving van het CN Model overeenkomt met de vormgeving van het in Model-02 en Model-04 weergeven scooter type 2. Het CN Model is op 22 december 2005 aangevraagd. Het verweer van [gedaagde sub 1 c.s.] dat aan het CN Model voorbij moet worden gegaan omdat het niet op naam van Sanyang zou zijn afgegeven, slaagt niet. Uit die door Sanyang overgelegde, in het Nederlands vertaalde, webpagina’s van SIPO is opgenomen dat de modelhouder Sanyang (‘Zhejiang Sanyang Motorcycle Industry Co. Ltd.) is. Ter staving van haar betoog dat de aanvrager een andere vennootschap moet zijn, te weten ‘
Zhejiang Sanyang Jiche Gongye Youxian Gongse’, verwijst [gedaagde sub 1 c.s.] naar de Duitse vertaling van door haar in het kader van de EUIPO-nietigheidsprocedures bij SIPO opgevraagde stukken uit het ‘verleningsdossier’^[7]. Sanyang gebruikt deze woordcombinatie echter ook als ‘vertaling’ van haar naam. Dit blijkt uit een door [gedaagde sub 1 c.s.] overgelegde volmacht van Sanyang uit een andere procedure.^[8]Tijdens de comparitie heeft de advocaat van [gedaagde sub 1 c.s.] erkend niet te weten of het aan het verweer van [gedaagde sub 1 c.s.] ten grondslag gelegde verschil in de naam van de aanvrager van het CN Model mogelijk is de wijten aan de vertaling.

4.12.

Ook het betoog van [gedaagde sub 1 c.s.] dat de scooter-afbeeldingen die in 2.13 zijn weergegeven geen deel uitmaakten van het CN Model op het moment van de aanvraag daarvan in 2005, althans dat dit niet zeker is, gaat bij gebreke van voldoende substantiëring niet op. Zonder afbeeldingen om de vormgeving waarvoor bescherming wordt gevraagd te duiden, is een modelaanvraag zinloos. In de reeds genoemde Duitse vertaling waarop [gedaagde sub 1 c.s.] zich beroept, is bovendien opgenomen dat bij de aanvraag twee pagina’s afbeeldingen per exemplaar zijn ontvangen: “
Nach entsprechender Überprüfung bestätigt das [SIPO] den Erhalt der nachstehend aufgefüihrten Zeichnungen oder Fotos: Seitenzahl pro Exemplar: 2 2 Exemplare”. Nu [gedaagde sub 1 c.s.] de afbeeldingen waarnaar wordt verwezen in de door haar opgevraagde SIPO stukken (‘
nachstehend aufgeführten Zeichnungen oder Fotos’) niet heeft overgelegd, kan niet worden vastgesteld dat die afwijken van de afbeeldingen die zijn weergegeven in het CN Model.

4.13.

In het navolgende moet er dan ook vanuit worden gegaan dat Sanyang houdster was van het CN Model en dat dit model betrekking heeft op de vormgeving in de in 2.13 weergegeven afbeeldingen. Daaraan doet niet af dat [de bestuurder/algemeen directeur] op de registratie is vermeld als ontwerper van het CN Model. Het feit dat het CN Model op naam van Sanyang is aangevraagd en geregistreerd, en [de bestuurder/algemeen directeur] (ook op dat moment) enig aandeelhouder en bestuurder was van Sanyang, rechtvaardigt de conclusie dat Sanyang, zo naar Chinees recht niet rechtstreeks, in ieder geval door overdracht van [de bestuurder/algemeen directeur] , rechthebbende is (geworden).

4.14.

Het CN Model is aangevraagd op 22 december 2005, zodat de vormgeving op zijn laatst van die datum is. Op grond van dit oudere registerrecht neemt de rechtbank aan dat Sanyang oudere (auteurs)rechten heeft met betrekking tot de vormgeving van type 2 scooters in China. Ter beantwoording staat vervolgens of dit de conclusie rechtvaardigt dat zij ook in de Unie als ontwerper moet worden aangemerkt van de vormgeving van het type 2 scooter, waarop Model-02 en Model-04 zien en die overeenkomt met de vormgeving die is geopenbaard in het CN Model.

4.15.

De vraag wie als de maker (originaire rechthebbende) van een ‘werk’ moet worden aangemerkt, moet worden beoordeeld naar het recht van het land/de landen waarvoor een beroep op dat recht wordt gedaan (de
lex loci protectionis).^[9]De rechtbank gaat ervan uit dat dit voor de vaststelling wie als de vormgever/maker van een model moet worden aangemerkt niet anders is. Op grond van art. 14 lid 1 GModVo geldt dat het recht op een Gemeenschapsmodel toekomt aan de ontwerper of diens rechtverkrijgende. Sanyang heeft toegelicht dat ZNEN de scooters assembleert/produceert met door haar geleverde onderdelen waaronder scooterkappen. ZNEN assembleert en produceert onder meer scooters van in de Unie als type ZN125T en ZN50QT-E toegelaten scooters met de vormgeving geopenbaard in de VCA- en RDW-certificaten, die zij sinds 2004 op de markt brengt (zie 2.12) in ieder geval in China. Sinds de verkrijging van de onder 2.10 en 2.11 bedoelde typegoedkeuringscertificaten voor de Unie, zijn die scooters ook in de Unie op de markt. Niet in geschil is dat op grond van de technische goedkeuring voor type ZN50QT-E van (zie 2.11) zowel scooters met de vormgeving van type 1 als met die van type 2 in de Unie op de markt zijn gebracht. Sanyang is rechthebbende op de vormgeving van type 2. Behoudens bewijs van het tegendeel, in het bijzonder dat in de Unie tegelijkertijd zonder ontlening dezelfde vormgeving is ontwikkeld, moet Sanyang als ontwerper van die vormgeving in de Unie worden aangemerkt.

4.16.

Dat in de Unie tegelijkertijd zonder ontlening dezelfde vormgeving als weergegeven in Model-02 en Model-04 is ontwikkeld, is onvoldoende gemotiveerd gesteld en ook niet gebleken. [gedaagde sub 1 c.s.] voert aan dat niet Sanyang maar [gedaagde sub 2] ontwerper is van en derhalve rechthebbende met betrekking tot die vormgeving. [gedaagde sub 2] verwijst naar een verklaring van [A] uit 2016, waarin staat dat [gedaagde sub 2] op 9 maart 2005 aan [A] heeft gevraagd ‘
to complete his improvement design of Classic scooter’, waarop [A] het ontwerp aan de hand van de aanwijzingen van [gedaagde sub 2] zou hebben aangepast. In China zijn vervolgens producenten gezocht. Bij die zoektocht is het ontwerp van [gedaagde sub 2] in verkeerde handen terechtgekomen in die zin dat of een derde of zijn Chinese fabrikant met zijn ontwerp aan de haal is gegaan, aldus het betoog ter zitting.

4.17.

Naar het oordeel van de rechtbank is de enkele verklaring van [A] - mede gelet op de betwisting door Sanyang - onvoldoende om de stelling van het ‘ontwerper-schap’ van [gedaagde sub 2] te dragen. Onderliggende ontwerptekeningen of andere stukken die het volgens [gedaagde sub 1 c.s.] gevolgde proces illustreren en een tijdspad van de ontwerpgeschiedenis ontbreken. Ook is niet duidelijk gemaakt wie de heer [A] is, hoe [gedaagde sub 2] met hem in contact is gekomen en hoe de heer [A] zich de precieze datum (9 maart 2005) meer dan tien jaar later nog kan herinneren. Doordat tekeningen ontbreken is voorts niet duidelijk op welke vormgeving de verklaring van [A] ziet. Evenmin is toegelicht wat de vormgeving was van de ‘Classic scooter’ die blijkbaar als uitgangspunt diende en in hoeverre die afwijkt van de vormgeving van type 2. De verklaring kan dus evenzeer zien op een willekeurig ander scooterontwerp, temeer nu [gedaagde sub 1 c.s.] heeft betoogd dat [gedaagde sub 2] verschillende nieuwe producten en modellen heeft ontwikkeld, ook van scooters, en ten staving daarvan (wel) ontwerptekeningen heeft overgelegd (uit 2008). Dat de stukken met betrekking tot het ontwerp van scooter type 2 er niet meer zijn en dat [A] niet meer weet aan wie destijds tekeningen en afbeeldingen zijn toegezonden, zoals [gedaagde sub 1 c.s.] aanvoert, komt voor risico van [gedaagde sub 1 c.s.] .

4.18.

Nu niet kan worden aangenomen dat [gedaagde sub 2] zelfstandig tot hetzelfde ontwerp is gekomen, geldt Sanyang in de Unie als ontwerper in de zin van art. 14 lid 1 GModVo van de vormgeving waarop Model-02 en Model-04 zien. De rechtbank komt dan toe aan de vraag of zij deze rechten nog kan inroepen tegen de modelhoudster. Een vordering in de zin van art. 15 lid 1 GModVo moet volgens art. 15 lid 3 GModVo worden ingesteld binnen drie jaar na de datum van de publicatie van het ingeschreven Gemeenschapsmodel, tenzij ‘
de persoon die geen recht heeft op het Gemeenschapsmodel te kwader trouw was op het ogenblik waarop een dergelijk model werd aangevraagd of openbaar gemaakt of aan hem werd overgedragen’. Sanyang stelt dat [BV I] , [gedaagde sub 2] en [de BV] te kwader trouw waren op het ogenblik waarop de Gemeenschapsmodellen werden aangevraagd dan wel het moment waarop deze aan hem/haar werden overgedragen als bedoeld in art. 15 lid 3 GModVo. In haar stelling ligt besloten dat [gedaagde sub 1 c.s.] de vormgeving van type 2 heeft ontleend aan die van haar ontwerp. [gedaagde sub 1 c.s.] heeft, subsidiair, betwist dat is voldaan aan dit vereiste.

4.19.

De GModVo bevat geen definitie van het begrip ‘te kwader trouw’. De rechtbank kent aan dit begrip de betekenis toe die het in het maatschappelijk verkeer heeft van een ‘oneerlijke houding’ of een ‘oneerlijk oogmerk’. Bij de beoordeling of sprake is van het (subjectieve) oogmerk van de aanvrager van kwade trouw, moet rekening worden gehouden met alle (feitelijke) omstandigheden van het geval. Ook of sprake was van zakelijke betrekkingen tussen partijen kan bij de beoordeling een rol spelen. (Objectieve) wetenschap van eventueel ouder gebruik waarmee de inschrijving tot verwarring kan leiden in (tenminste een lidstaat van) de Unie kan eveneens een rol spelen, maar is op zichzelf onvoldoende om kwade trouw aan te nemen en is daartoe ook geen voorwaarde.^[10]

4.20.

Het oordeel dat [gedaagde sub 2] niet zelfstandig tot het ontwerp van de vormgeving van Model-02 en Model-04 is gekomen, rechtvaardigt tevens de conclusie dat sprake moet zijn van ontlening. Dit wordt ondersteund door de volgende, deels reeds vastgestelde, omstandigheden, in onderlinge samenhang beschouwd. Ter zitting is verklaard dat [BV I] in ieder geval tot 2008/2009 met ZNEN heeft (samen)gewerkt als producent van door haar in de Unie verkochte scooters. Uit de vermelding van ( [Merknaam] en) [naam Scooter] op het RDW-certificaat, volgt dat [gedaagde sub 2] / [BV I] reeds vóór de afgifte van dat certificaat op 28 juli 2006, kennelijk scooters bij ZNEN had besteld en bij producent ZNEN had bewerkstelligd dat door ZNEN de naam [naam Scooter] als ‘commercial name’ werd vermeld op het typegoedkeuringscertificaat. Toegelicht is dat een dergelijke vermelding op een typegoedkeuringscertificaat betekent dat die naam al door de producent op de scooter kan worden gezet omdat het betreffende type ook onder die merknaam geïmporteerd mag worden in de Unie. Die vermelding duidt er dan ook op dat [gedaagde sub 2] / [BV I] op dat moment reeds scooters van het type waarop het RDW-certificaat ziet, bij ZNEN hadden besteld. Op basis van het RDW-certificaat, afgegeven voor ‘type ZN50QT-E’, kunnen scooters met verschillende vormgeving in de Unie op de markt worden gebracht, mits aan de technische specificaties van het certificaat is voldaan. Daar zijn partijen het over eens. Ter zitting is verklaard dat onder de naam [naam Scooter] door [gedaagde sub 2] / [BV I] zowel scooters met de vormgeving van type 1 als van type 2 op de markt zijn gebracht in de Unie op basis van het RDW-certificaat. [gedaagde sub 2] heeft toegelicht dat de naam [naam Scooter] door hem was gekozen om tot uitdrukking te brengen dat de vormgeving van deze scooter is geïnspireerd op oude ontwerpen uit de jaren 50 en dat de [Scooter] aan de voorkant druppels of een U-vorm kan hebben. Ook is verklaard dat in 2006 [BV I] de enige was die scooters met de naam [naam Scooter] op de markt bracht. In China, waar de scooters door ZNEN geproduceerd worden, waren zowel type 1 en type 2 scooters bekend ruim vóór de afgifte van het RDW-certificaat. Dit leidt de rechtbank af uit de verklaring van ZNEN (zie 2.12) dat zij scooters die vallen onder de VCA- en RDW-certificaten al sinds 2004 op de markt brengt in combinatie met de aanvraagdatum van het CN Model eind 2005. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat [gedaagde sub 2] de scooters van type 2 niet zelf heeft ontworpen, dat hij ook de vormgeving van dit type met de U-vormige voorkant kende uit het aanbod van ZNEN, dit type reeds in juli/augustus 2006 heeft afgenomen van ZNEN en vervolgens foto’s van de door hem afgenomen scooters als model heeft gedeponeerd op naam van [BV I] (waarvan hij enig aandeelhouder en bestuurder was). Anders dan [gedaagde sub 1 c.s.] betoogt is niet relevant dat [gedaagde sub 2] (destijds) het bestaan van Sanyang niet kende(n) en dus ook niet kon weten dat zij als de ontwerper van de vormgeving van de scooters moet worden aangemerkt. Hij wist in ieder geval dat hij dat niet zelf was toen hij die vormgeving ontleende. Ook ZNEN heeft verklaard dat zij niemand toestemming heeft gegeven om de vormgeving van de scooters in de Unie as model te deponeren. Dat die vormgeving door [gedaagde sub 2] zonder toestemming of medeweten van de ontwerper of de producent is gedeponeerd, duidt reeds op kwade trouw. Het oneerlijke oogmerk van het depot blijkt voorts uit het feit dat licentiehouder [B.V. II] die modelrechten heeft ingezet om een concurrent, [BV X] , van de markt te houden.

4.21.

Vastgesteld wordt dan ook dat [gedaagde sub 2] op 19 oktober 2006, op het ogenblik waarop Model-02 en Model-04 door hem werd aangevraagd op naam van [BV I] , te kwader trouw was. Die kennis en/of gedraging moet worden toegerekend aan [BV I] , waarvan [gedaagde sub 2] directeur en enig aandeelhouder was. Datzelfde geldt voor de daaropvolgende overdrachten aan hemzelf en aan [de BV] , waarvan hij eveneens directeur en enig aandeelhouder is. Dat brengt mee dat de uitzondering van art. 15 lid 3 GModVo opgaat en Sanyang Model-02 en -04 nog kan opeisen.

rechtsverwerking?

4.22.

[gedaagde sub 1 c.s.] heeft tot slot aangevoerd dat Sanyang haar rechten heeft verwerkt om vorderingen tegen haar in te stellen. Ook dit verweer slaagt niet. Voor het aannemen van rechtsverwerking is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken.

4.23.

[gedaagde sub 1 c.s.] onderbouwt haar beroep op rechtsverwerking met de hieronder weergegeven verklaring gedateerd 22 december 2016, welke verklaring naar zij betoogt van Sanyang afkomstig is. Zij heeft toegelicht dat [gedaagde sub 2] in die periode in China heeft gesproken met bedrijfsleider [de bedrijfsleider] van Sanyang, die de hieronder weergegeven verklaring buiten aanwezigheid van [gedaagde sub 2] aan [de bestuurder/algemeen directeur] ter ondertekening zou hebben voorgelegd.

Zij heeft ook een verklaring van haar Chinese advocaat van 1 november 2017 overgelegd waarin deze bevestigt [de bedrijfsleider] te hebben gesproken en van hem te hebben vernomen dat hij de onderhavige procedure niet kent.

4.24.

Sanyang betwist dat de verklaring van 22 december 2016 van haar afkomstig is; in het bijzonder betwist zij dat deze door [de bestuurder/algemeen directeur] , haar wettelijk vertegenwoordiger, is ondertekend. Zij heeft uitvergrotingen van de handtekening en de stempel overgelegd die volgens haar aantonen dat de combinatie van stempel en handtekening vervalst is, omdat witte ruimten tussen de kleuren duiden op overtrekken of op het op elkaar leggen van beelden. Sanyang heeft eerder een verklaring gedateerd 9 september 2016 in het geding gebracht waaruit de handtekening van [de bestuurder/algemeen directeur] naar zij stelt één op één is overgenomen. In dat document wordt verklaard dat Sanyang rechthebbende is met betrekking tot, kort gezegd, de vormgeving weergegeven in het CN Model (afbeeldingen daarvan zijn onder de verklaring opgenomen maar hier niet weergegeven).

4.25.

Blijkens het – door [gedaagde sub 1 c.s.] niet betwiste – uittreksel uit het bedrijfsregister, is [de bestuurder/algemeen directeur] bevoegd om Sanyang te vertegenwoordigen. [de bedrijfsleider] is dat niet. Mr. Gravendeel is, naar hij heeft verklaard, door Sanyang geïnstrueerd om deze procedure te [plaats 2] . Daarmee valt moeilijk te rijmen dat [de bestuurder/algemeen directeur] nog geen jaar voor het uitbrengen van de dagvaarding in deze procedure, een stuk zou hebben ondertekend waarin hij namens Sanyang verklaart dat [gedaagde sub 2] rechthebbende zou zijn met betrekking tot Model-02 en Model-04. Aan hetgeen [de bedrijfsleider] namens Sanyang al dan niet aan (de Chinese advocaat van) [gedaagde sub 2] heeft verklaard, wordt geen belang toegekend, omdat hij, zoals [gedaagde sub 1 c.s.] tijdens de mondelinge behandeling ook heeft beaamd, niet bevoegd is om Sanyang (extern) te vertegenwoordigen. Bij die stand van zaken, kan niet worden vastgesteld dat Sanyang bij [gedaagde sub 1 c.s.] het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij geen aanspraak meer zou maken op haar rechten met betrekking tot de vormgeving van de scooters van type 2.

slotsom en vorderingen

4.26.

De slotsom van het voorgaande is dat Sanyang moet worden aangemerkt als ontwerper van de vormgeving die onder bescherming is gesteld in Model-02 en Model-04, en dat zij die modellen, nu sprake was van depot te kwader trouw, nog kan inroepen. Voor Model-01 en Model-03 kan dit niet worden vastgesteld.

4.27.

Dit leidt ertoe dat de vorderingen, voor zover deze zien op Model-01 en Model-03 worden afgewezen. De gevorderde overdracht van Model -02 en Model-04 aan Sanyang ten aanzien van [de BV] zal worden toegewezen, met veroordeling van [de BV] in de eventuele kosten van die overdracht. Om executiegeschillen te voorkomen wordt de termijn gesteld op twee weken na betekening van dit vonnis. Aan de, gelet op het gewijzigde petitum nog uitsluitend subsidiair gevorderde, verklaring voor recht van auteursrecht (vordering 5) komt de rechtbank niet toe.

4.28.

Ook bestaat grond om een inbreukverbod op Model-02 en Model-04 (vordering 2) ten aanzien van [gedaagde sub 1 c.s.] toe te wijzen. Gelet op de tegenstrijdige stellingen die [gedaagde sub 2] heeft ingenomen over de huidige verkoop van de scooters volgens type 2 in de Unie en de door [de BV] aan [B.V. II] gegeven licentie, heeft Sanyang daar belang bij. [gedaagde sub 1 c.s.] heeft erop gewezen dat [de BV] een holdingmaatschappij is die slechts de (model)rechten houdt en die zelf geen inbreuk heeft gemaakt op enige rechten. Dat staat niet in de weg aan het opleggen van een inbreukverbod, dat mede is gericht op de toekomst.

4.29.

[gedaagde sub 2] en [de BV] zijn ook aansprakelijk voor schade die door Sanyang is geleden ten gevolge van het ten onrechte houden van Model-02 en Model-04, ieder over de periode dat hij/zij houdster was van die rechten, zoals gevorderd (vordering 4). Sanyang heeft (net) voldoende gesteld om de mogelijkheid dat zij schade heeft geleden te kunnen aannemen die vereist is voor verwijzing naar een schadestaatprocedure. Uit de feiten volgt dat schade aannemelijk is reeds omdat [de BV] een licentie heeft verstrekt voor het op de markt brengen van scooters van type 2 aan [B.V. II] . De gevorderde immateriële schadevergoeding van € 5.000,- (vordering 3) wordt afgewezen nu onvoldoende is toegelicht, mede gelet op de betwisting, dat Sanyang dergelijke schade heeft geleden. Ook voor toewijzing van het subsidiair gevorderde voorschot ter hoogte van dat bedrag heeft zij onvoldoende gesteld.

proceskosten in de hoofdzaak en in het incident

4.30.

Nu partijen over en weer in het gelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten compenseren, zoals in het dictum verwoord.

4.31.

In het incident tot zekerheidstelling voor proceskosten is [gedaagde sub 1 c.s.] in het gelijk gesteld, zodat Sanyang wordt veroordeeld in de proceskosten van [gedaagde sub 1 c.s.] , die op basis van het liquidatietarief worden begroot op € 478 (1 punt, tarief I).

5.De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak

5.1.

gebiedt [de BV] om Model-02 en Model-04 over te dragen aan Sanyang en om mee te werken aan de tenaamstelling van die modellen op naam van Sanyang binnen twee weken na betekening van dit vonnis, dan wel, bij niet tijdige medewerking, met de bepaling dat dit vonnis op de voet van art. 3:300 BW in de plaats kan worden gesteld van die medewerking;

5.2.

veroordeelt [de BV] tot betaling van eventuele aan de in 5.1 bedoelde tenaamstelling verbonden kosten;

5.3.

verbiedt [gedaagde sub 1 c.s.] inbreuk te maken op Model-02 en Model-04 in de Europese Unie;

5.4.

veroordeelt [gedaagde sub 1 c.s.] tot betaling aan Sanyang van de door Sanyang als gevolg van het ten onrechte houden van Model-02 en Model-04 geleden schade, nader op de maken bij staat, ieder voor de periode dat hij/zij houd(st)er was van die modellen;

5.5.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.6.

wijst af het meer of anders gevorderde;

5.7.

verklaart het bepaalde in 5.1 t/m 5.4 uitvoerbaar bij voorraad;

in het incident

5.8.

veroordeelt Sanyang in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van [gedaagde sub 1 c.s.] begroot op € 478;

5.9.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 11 augustus 2021.