ECLI:NL:RBDHA:2023:12334

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

Civiel recht

Zaaknummer: C/09/651235 / KG ZA 23-639

Vonnis in kort geding van 18 augustus 2023

in de zaak van

1.DIGITAL REVOLUTION B.V.,

te Nederhorst den Berg,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

123 INKT BVBA,

te Gent, België,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

123TINTA SL,

te Azuqueca de Henares, Spanje,

4. de rechtspersoon naar buitenlands recht

INK MAESTRO LIMITED,

te Dublin, Ierland,

5. de rechtspersoon naar buitenlands recht

123INK AB,

te Jordbro, Zweden,

6. de rechtspersoon naar buitenlands recht

123DRUKUJ.PL SP. ZO.O.,

te Zerniki Wroclawskie, Polen,

eisende partijen,

hierna gezamenlijk te noemen: DR c.s.,

advocaat: mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht,

tegen

1.HP EUROPE B.V.,

te Amstelveen,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

HP INC.,

te Wilmington, Delaware (Verenigde Staten van Amerika),
3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.,

te Spring, Texas (Verenigde Staten van Amerika),
4.
HP NEDERLAND B.V.,

te Amstelveen,

gedaagde partijen,

hierna samen te noemen: HP c.s.,

advocaat: mr. J.D. Drok te Amsterdam.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de op 28 juli 2023 betekende dagvaarding;
- de akte houdende producties waarmee DR c.s. de producties EP01 tot en met EP15 in het geding heeft gebracht;
- de akte houdende overlegging producties waarmee HP c.s. de producties GP01 en GP02 in het geding heeft gebracht;

- de schriftelijke reactie van HP c.s. ingediend op 29 juli 2023;

- het e-mailbericht van 30 juli 2023 van DR c.s. waarmee zij haar proceskostenoverzicht (EP16) heeft overgelegd;

- het e-mailbericht van 31 juli 2023 van DR c.s. waarmee zij EP17 heeft ingediend;

- het e-mailbericht van 31 juli 2023 van HP c.s. waarmee zij producties GP03 en GP04, alsmede haar proceskostenoverzicht (GP05) heeft ingediend;
- de door DR c.s. tijdens de mondelinge behandeling voorgedragen pleitnota.

1.2.

Op 31 juli 2023 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarbij waren namens DR c.s. aanwezig [CEO] (
CEO) en [naam] , bijgestaan door mr. Van Engelen voornoemd. Van de zijde van HP c.s. waren aanwezig haar advocaten mr. Drok voornoemd en mr. J.K. van Hezewijk (advocaat te Amsterdam).

1.3.

Aan het eind van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter bepaald dat vonnis wordt gewezen. Het vonnis is nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

HP c.s. maakt onderdeel uit van de HP-groep (hierna ook wel: HP). HP produceert en verkoopt wereldwijd diverse soorten printers en daarvoor bestemde inkt- en lasercartridges. HP Inc. is de wereldwijde moedermaatschappij van HP. Hewlett-Packard Development Company, L.P. is licentiehouder dan wel merkhouder van de hierna te noemen HP-merken. HP Europe B.V. verkoopt HP-cartridges aan distributeurs in de gehele Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, en is de entiteit die op de buitenverpakkingen van de HP-cartridges staat vermeld. HP Nederland B.V. brengt HP-cartridges op de Nederlandse markt.

2.2.

HP verkoopt haar cartridges (zelf en via distributeurs) in een binnen- en buitenverpakking.

2.3.

Digital Revolution B.V. (hierna: 123inkt.nl) exploiteert de webshop www.123inkt.nl (hierna: de webshop). Op haar website vermeldt 123inkt.nl de vijf medegedaagde buitenlandse ondernemingen als linkpartners. Die ondernemingen exploiteren webshops die overeen komen met de webshop van 123inkt.nl. De webshops van de buitenlandse gedaagden richten zich op respectievelijk België (www.123inkt.be en www.123ecre.be) (gedaagde 2), Spanje (www.123tinta.es) (gedaagde 3), Ierland (www.123inkt.ie) (gedaagde 4), Zweden (www.123inkt.se) (gedaagde 5) en Polen (123drukuj.pl) (gedaagde 6). 123inkt.nl zal hierna tezamen met de buitenlandse gedaagden ook 123inkt worden genoemd.

2.4.

Op de webshops van 123inkt zijn (in ieder geval sinds februari 2023) verschillende typen HP-inkt- en lasercartridges aangeboden onder de vermelding (voor 123inkt.nl) “Dit betreft een milieuverpakking. Zonder overbodig plastic en karton” en voor de buitenlandse websites onder de vermelding (in de taal van het land waar de website op is gericht, vrij vertaald):

- “Milieuverpakking, zonder overbodig plastic en karton” (België);

- “Origineel product met garantie. Geen ontzegeling en geen onnodige kartonnen verpakking” (Spanje);

- “Milieuvriendelijk alternatief. Originele HP EU cartridge. Wordt verzonden in HP’s eigen plastic verpakking, maar zonder de buitenverpakking” (Zweden);

- “Dit product is een OEM-versie (d.w.z. zonder de buitenverpakking). Origineel en verzegeld in plasticfolie. Gewoon een gloednieuw echt product zonder doos... en een stuk goedkoper... Strikt geen imitatieproduct.” (Ierland).

2.5.

Nadat HP c.s. een aantal proefaankopen had laten verrichten, heeft zij 123inkt.nl gewezen op haar constatering dat 123inkt.nl in haar webshop HP-cartridges zonder buitenverpakking verkoopt onder vermelding dat het een milieuverpakking betreft en dat 123inkt.nl zich daarmee schuldig maakt aan – onder meer – merkinbreuk. Nadat DR c.s. had betwist dat sprake is van merkinbreuk, heeft HP c.s. vervolgens een kortgedingprocedure ingeleid.

2.6.

In die kortgedingprocedure heeft DR c.s. onder meer facturen overgelegd waaruit blijkt dat Eeko ccc B.V. (hierna: Eeko) – een onderneming die ter recycling aangeboden inkt- en lasercartridges van diverse merken inzamelt en doorverkoopt – in de periode van januari 2022 tot en met april 2023 in totaal 22.670 ter recycling aangeboden HP-inkt- en lasercartridges (via de dochteronderneming van 123inkt.nl, Creo B.V. (hierna: Creo)) aan 123inkt.nl heeft geleverd. Eeko hanteert daarbij vier kwaliteitsclassificaties: A-grade voor cartridges nog in de originele gesloten (binnen- en) buitenverpakking zonder beschadigingen, B- en C-grade voor cartridges in een (in meer – C – of minder – B – mate) beschadigde verpakking en D-grade voor originele cartridges zonder verpakking. Creo controleert deze cartridges en maakt ze eventueel schoon (waardoor bijvoorbeeld een aanvankelijk als B-grade geclassificeerde cartridge een A-grade kan krijgen), waarna 123inkt.nl de verkoopbare cartridges in haar voorraad opneemt.

2.7.

Zowel Eeko als Creo zijn aan DR c.s. gelieerd in die zin dat zij alle dezelfde statutair bestuurder en enig aandeelhouder/UBO^[1]hebben, te weten [UBO] .

2.8.

Bij vonnis van 14 juni 2023^[2](hierna: het kortgedingvonnis) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank voorshands geoordeeld dat HP c.s. een gegronde reden (als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo^[3]) heeft om zich tegen de verkoop en levering door 123inkt van HP-cartridges zonder originele buitenverpakking te verzetten. Naast het gevorderde inbreukverbod heeft de voorzieningenrechter ook het – na eisvermeerdering door HP c.s. – gevorderde opgavebevel toegewezen. Daartoe heeft de voorzieningenrechter in het kortgedingvonnis onder meer het volgende overwogen:

“
Verbod (vordering (i))

4.29.

Gelet op de vastgestelde inbreuk zal de voorzieningenrechter het onder (i) gevorderde gebod toewijzen (om executieproblemen te voorkomen) als na te melden, met dien verstande dat dit het staken van de verkoop of levering van originele HP-cartridges (in plaats van “HP-producten”) betreft zonder originele buitenverpakking (hierna: inbreukmakende cartridges). Met originele buitenverpakking zal automatisch ook de binnenverpakking origineel blijven en zal geen sprake meer (kunnen) zijn van een gewijzigde (gestickerde) binnenverpakking, zodat geen reden bestaat het gebod ruimer te formuleren. Het gebod zal verder alleen worden toegewezen jegens 123inkt (…) nu dit de vennootschappen zijn die de 123inkt-webshops exploiteren.

(…)

Opgave (vordering (v))

4.31.

HP c.s. heeft bij vermeerdering van eis gevorderd om DR c.s. te bevelen tot opgave van alle haar bekende informatie over de herkomst en de distributiekanalen van de HP-producten die als (i) retourproducten, (ii) dan wel als producten met een “milieuverpakking”, (iii) dan wel als “milieuproducten”, (iv) dan wel als producten die anderszins in hoofdzaak daarin worden gekenmerkt dat zij een milieuvoordeel zouden opleveren, zijn verkocht. Bij de mondelinge behandeling heeft HP c.s. toegelicht wat zij met die eisvermeerdering beoogt. De voorzieningenrechter begrijpt daaruit dat HP c.s. die wijziging heeft ingesteld in reactie op de stelling van DR c.s. dat 123inkt geretourneerde cartridges als (eerst) “milieuverpakking” en (nu) als “milieuproduct” verkoopt omdat dat milieuwinst oplevert (namelijk deze (ongebruikte) cartridges niet worden vernietigd). HP c.s. bestrijdt die door DR c.s. opgegeven reden en voert aan dat het erop lijkt dat het (geen, of niet alleen gerecyclede cartridges, maar) de doorverkoop van oude restpartijen betreft waarvan de herkomst onbekend is. In het algemeen geldt dat met de conclusie dat sprake is van merkinbreuk, een gevorderde opgave in kort geding ook toewijsbaar is, indien dit ten doel heeft om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Daaraan is in dit geval voldaan, aangezien DR c.s. tot nu toe met de overgelegde facturen van Eeko mogelijk (een deel van) de herkomst heeft aangetoond, maar die facturen en daarin genoemde aantallen niet direct in verband zijn te brengen met de concreet aangeboden en verkochte producten. Het is aan 123inkt (123inkt.nl en de buitenlandse gedaagden) als exploitant(en) van de webshop om volledige informatie te verstrekken waaruit volgt waar de inbreukmakende cartridges vandaan komen. Daarom zal de voorzieningenrechter deze vordering in zoverre jegens 123inkt toewijzen, (om executieproblemen te voorkomen) als na te melden, voor zover dit ziet op inbreukmakende cartridges.”

2.9.

Het dictum van het kortgedingvonnis luidt onder meer als volgt:

“De voorzieningenrechter

5.2.

gebiedt 123inkt (gedaagden 1 en 4-8) om binnen één werkdag na de betekening van dit vonnis de verkoop of levering van originele HP-cartridges zonder originele buitenverpakking (hierna: inbreukmakende cartridges) te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop dit gebod wordt overtreden, met een maximum van € 1.000.000,-;

5.3.

gebiedt 123inkt (gedaagden 1 en 4-8) om binnen een maand na de betekening van dit vonnis al hetgeen bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende cartridges te verstrekken, waaronder mede begrepen de volgende informatie:

a. het aantal voorradige en in de afgelopen drie (3) jaar verkochte inbreukmakende cartridges;

b. de leveranciers van de inbreukmakende cartridges, onder vermelding van de (bedrijfs)naam en contactgegevens;

c. of en hoeveel er betaald is voor de inbreukmakende cartridges;

d. of de inbreukmakende cartridges met of zonder originele buitenverpakking aan 123inkt.nl zijn geleverd, en – als de inbreukmakende cartridges met originele buitenverpakking aan 123inkt.nl zijn geleverd – of de originele buitenverpakkingen van de inbreukmakende cartridges beschadigd waren en in welke mate;

e. de originele en gecorrigeerde facturen voor HP-cartridges die door consumenten met een beroep op hun wettelijke bedenktijd voor een koop op afstand zijn geretourneerd en vervolgens als “milieuverpakking” of als “milieuproduct” zijn aangeboden;

f. de facturen voor ongebruikte HP-cartridges die voor recycling zijn aangeboden en vervolgens door 123inkt.nl als “milieuverpakking” of als “milieuproducten” zijn aangeboden,

op straffe van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop niet wordt voldaan aan dit bevel, met een maximum van € 500.000,‑;

(…)

5.7.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

(…).”

2.10.

Het hiervoor weergegeven, in 5.3. van het kortgedingvonnis aan DR c.s. opgelegde gebod zal hierna worden aangeduid als ‘het opgavebevel’.

2.11.

DR c.s. heeft hoger beroep ingesteld tegen het kortgedingvonnis (hierna: het hoger beroep), dat zij bij op 11 juli 2023 aan HP c.s. betekende dagvaarding heeft ingeleid.

2.12.

Ter uitvoering van het kortgedingvonnis en, in het bijzonder, het daarin gegeven opgavebevel, heeft DR c.s. bij e-mailbericht van haar advocaat van 13 juli 2023 de navolgende opgave gedaan aan de advocaat van HP c.s.:

“Bijgaand stuur ik u namens cliënten conform 5.3 van het vonnis van 14 juni 2023 van de rechtbank Den Haag de volgende informatie:

a.
het aantal voorradige en in de afgelopen drie (3) jaar verkochte inbreukmakende cartridges;
In de periode van 15 juni 2020 tot en met 14 juni 2023 zijn door de cliënten 84.150 stuks cartridges als milieuproduct verkocht, waarvan 81.130 stuks via 123inkt.nl en 123inkt.be/123encre.be, 2.343 stuks via 123ink.ie, 400 stuks via 123tinta.es, 108 stuks via 123drukuj.pl en 169 stuks via 123ink.se. De voorraad mogelijk als milieuproduct te verkopen cartridges per datum van het vonnis bedraagt circa 3.450 stuks.

b.
de leveranciers van de inbreukmakende cartridges, onder vermelding van de (bedrijfs)naam en contactgegevens;
Het overgrote deel van de inkomende goederenstroom is afkomstig van Creo B.V. ( [adres 1] , [postcode 1] Nederhorst den Berg). Enkele keren is een partij goederen gekocht van LBM GmbH ( [adres 2] , [postcode 2] Moers, Duitsland). In het verleden zijn schadepartijen gekocht van ALSO Nederland B.V. ( [adres 3] [postcode 3] Nieuwegein), waarvan het waarschijnlijk is dat een deel van deze goederen uiteindelijk als milieuproduct zijn aangeboden. Echter in hoeverre de verkochte aantallen uit deze stroom komen, is niet meer vast te stellen waardoor cliënten dit niet kunnen specificeren.

c.
of en hoeveel er betaald is voor de inbreukmakende cartridges;
In de afgelopen 7 jaren is voor de milieuproducten een bedrag van € 3.535.502,82 betaald, waarvan € 3.265.480,83 aan Creo B.V., € 248.663,06 aan LBM GmbH en € 21.358,92 door de andere gedaagden aan Digital Revolution B.V.

d.
of de inbreukmakende cartridges met of zonder originele buitenverpakking aan 123inkt.nl zijn geleverd, en‐ als de inbreukmakende cartridges met originele buitenverpakking aan 123inkt.nl zijn geleverd‐ of de originele buitenverpakkingen van de inbreukmakende cartridges beschadigd waren en in welke mate;Dit wordt niet geadministreerd.

e.
de originele en gecorrigeerde facturen voor HP‐cartridges die door consumenten met een beroep op hun wettelijke bedenktijd voor een koop op afstand zijn geretourneerd en vervolgens als "milieuverpakking" of als "milieuproduct" zijn aangeboden;
Hoe geretourneerde product vervolgens verkocht wordt, wordt niet geadministreerd. Retouren bestaan hoofdzakelijk uit twee stromen: (i) Klanten die een product wensen te retourneren en (ii) Klanten die het pakket niet hebben aangenomen of niet hebben opgehaald op een afhaalpunt, waarna het automatisch retour komt. Cliënten maken geen onderscheid tussen bovenstaande stromen op de retourafdeling in de uiteindelijke verwerking en creditering. Daarnaast registreren cliënten niet – en weten dus niet – in welke staat een productverpakking retour is gekomen en of een product een tweede leven heeft gekregen als milieuproduct.

f.
de facturen voor ongebruikte HP‐cartridges die voor recycling zijn aangeboden en vervolgens door 123inkt.nl als “milieuverpakking” of als “milieuproducten” zijn aangeboden.
Per WeTransfer stuur ik u de facturen over de afgelopen zeven jaren voor de leveringen van Creo B.V. aan cliënten (Facturen Creo batch 1 tot en met batch 17). Een aanzienlijk deel van deze leveringen komt van artikelen die ter recycling zijn aangeboden. Het exacte aandeel is echter niet te bepalen. Tevens delen we de facturen van Digital Revolution B.V. aan de andere gedaagden (Facturen IC batch 1 en batch 2), wederom in de veronderstelling dat een aanzienlijk deel van deze milieuproducten komen uit de stroom cartridges die ter recycling zijn aangeboden. Ook hiervan is het niet mogelijk om het exacte aandeel te bepalen. Regels met overige producten op deze facturen zijn onleesbaar gemaakt.”

2.13.

HP c.s. heeft zich bij brief van haar advocaat van 21 juli 2023 op het standpunt gesteld dat DR c.s. niet aan het in het kortgedingvonnis gegeven opgavebevel heeft voldaan en dat DR c.s. daardoor dwangsommen verbeurt.

2.14.

Bij brief van 24 juli 2023 heeft (de advocaat van) DR c.s. inhoudelijk op het standpunt van HP c.s. gereageerd en HP c.s. verzocht uiterlijk 25 juli 2023 vóór 12:00 uur te bevestigen dat zij geen aanspraak zal maken op dwangsommen. In haar reactie van 25 juli 2023 heeft HP c.s. die bevestiging niet gegeven, maar benadrukt dat zij nog niet is begonnen met de executie van de dwangsommen.

3.Het geschil

3.1.

DR c.s. vordert, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

A. HP c.s., zowel ieder voor zich als gezamenlijk, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis

a. (
primair) te verbieden om waar ook ter wereld maatregelen te treffen ter invordering c.q. executie van dwangsommen; dan wel

b. (
subsidiair) de tenuitvoerlegging van het in het kortgedingvonnis gegeven opgavebevel te schorsen voor de duur van het hoger beroep c.q. een eventuele cassatie tot aan een in kracht van gewijsde gegane beslissing in die kortgedingprocedure, dan wel de executie van het opgavebevel te schorsen totdat op het (executie)geschil in de onderhavige procedure definitief bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak zal zijn beslist (artikel 438 lid 2 Rv); dan wel

c. (
meer subsidiair) de dwangsom op overtreding van het opgavebevel op te heffen, te verminderen dan wel op te schorten; dan wel

d. (
uiterst subsidiair) te bepalen dat DR c.s. de onder 5.3.e. van het kortgedingvonnis bedoelde facturen voor HP-cartridges die door consumenten zijn geretourneerd in bewaring dient te geven bij een onafhankelijke derde en dat deze niet aan HP c.s. verstrekt mogen worden totdat bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak het opgavebevel is bekrachtigd, dan wel dat in deze facturen kenbare persoonsgegevens mogen worden verwijderd, zodat HP c.s. daar geen kennis van kan nemen en deze facturen enkel gebruikt mogen worden voor het in het kortgedingvonnis aangegeven doel;

alles steeds op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop het gevraagde verbod wordt overtreden, althans een zodanige voorziening op straffe van een zodanige dwangsom door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;

B. HP c.s., zowel ieder voor zich als gezamenlijk, te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten en andere kosten die DR c.s. heeft gemaakt, zoals bedoeld in artikel 1019h Rv, althans zodanige kosten als de voorzieningenrechter passend acht, met bepaling dat deze kosten binnen veertien dagen na dit vonnis moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan HP c.s. in verzuim zal zijn.

3.2.

DR c.s. legt, in de kern, het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Ten eerste stelt zij volledig te hebben voldaan aan (doel en strekking) van het opgavebevel uit het kortgedingvonnis. Ten tweede voert zij aan dat het opgavebevel berust op een juridische c.q. feitelijke kennelijke misslag, aangezien dat bevel naar zijn aard niet ten doel kan hebben om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Bovendien zou verdere executie van het kortgedingvonnis door HP c.s. zijn aan te merken als misbruik van bevoegdheid, omdat zij die bevoegdheid met geen ander doel uit zou oefenen dan DR c.s. te schaden. Ten derde stelt zij zich op het standpunt dat sprake is van een blijvende onmogelijkheid om aan het opgavebevel te voldoen anders dan zij heeft gedaan.

3.3.

HP c.s. voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid van DR c.s., dan wel tot afwijzing van de vorderingen van DR c.s., met veroordeling van DR c.s.. in de op de voet van artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

De voorzieningenrechter is internationaal en relatief bevoegd om van dit executiegeschil kennis te nemen op grond van artikel 26 Brussel I bis-Vo, reeds omdat HP c.s. is verschenen zonder die bevoegdheid te betwisten.

Spoedeisend karakter

4.2.

Het spoedeisend belang vloeit in dit geval voort uit de aard van de vorderingen van DR c.s. Het (bestaan van) spoedeisend belang is door HP c.s. overigens ook niet bestreden.

Dwangsommen verbeurd?

4.3.

De onderhavige vorderingen houden verband met een geschil dat is gerezen met betrekking tot de executie van het kortgedingvonnis, meer specifiek met betrekking tot de vraag of DR c.s. aan het opgavebevel heeft voldaan en of de daaraan gekoppelde dwangsommen zijn verbeurd. Dat betekent dat de vorderingen hun grondslag vinden in artikel 438 Rv, welke bepaling speciaal is gegeven voor geschillen in verband met de executie.^[4]

4.3.1.

Als in een executiegeschil de vraag moet worden beantwoord of dwangsommen zijn verbeurd, moet de executierechter onderzoeken of de door de rechter verlangde prestatie waaraan de dwangsom als sanctie is verbonden, is verricht. Voor het treffen van de gevorderde voorlopige voorzieningen kan in dit kort geding reden zijn als, de belangen van partijen mede in aanmerking genomen, voorshands voldoende aannemelijk is dat geen dwangsommen zijn verbeurd.

4.3.2.

De vraag of DR c.s. de verlangde prestaties heeft verricht, moet worden beantwoord door hetgeen zij ter uitvoering van de veroordeling heeft verricht, te toetsen aan de inhoud van de veroordeling, zoals deze door uitleg moet worden vastgesteld. De veroordeling moet worden uitgelegd in het licht van en met inachtneming van de overwegingen die tot die beslissing hebben geleid. Bij de uitleg dienen het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te worden genomen, in die zin dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel.^[5]

4.3.3.

Indien een veroordeling een bevel bevat (een gebod of een verbod), is het vanuit het oogpunt van rechtszekerheid van belang dat het bevel voldoende duidelijk is afgebakend, zodat de partij tegen wie het bevel is uitgesproken zoveel mogelijk zekerheid verkrijgt omtrent de vraag welke gedragingen onder het bevel zijn begrepen. Dit geldt in het bijzonder als aan het bevel een dwangsom is verbonden.^[6]

4.3.4.

Als een uitgesproken veroordeling algemeen geformuleerd is en ruimte laat voor verschillende interpretaties, dan kan er, afhankelijk van de veroordeling en de omstandigheden van het geval, aanleiding zijn deze veroordeling zo uit te leggen dat de prestatie ter voldoening aan die veroordeling slechts dan niet aan de veroordeling voldoet, wanneer daarover in ernst niet kan worden getwijfeld. Ten slotte kunnen ook de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van belang zijn.^[7]

4.4.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat DR c.s. op grond van het opgavebevel al hetgeen aan haar bekend is of redelijkerwijs kan zijn omtrent de herkomst en de distributiekanalen van door haar verkochte of geleverde originele HP-cartridges zonder originele buitenverpakking (de ‘inbreukmakende producten’) aan HP c.s. dient te verstrekken, waaronder mede begrepen de onder 5.3. onder a. tot en met f. van het kortgedingvonnis nader aangeduide informatie.

4.5.

Anders dan DR c.s. betoogt, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende duidelijk dat zij volledig aan die verplichting heeft voldaan. Daartoe is ten eerste van belang vast te stellen dat het opgavebevel zich niet beperkt tot de specifiek onder 5.3.a. tot en met 5.3.f genoemde informatie, maar ziet op “al hetgeen bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen” van de inbreukmakende producten. Ten tweede is van belang dat de voorzieningenrechter in het kortgedingvonnis expliciet heeft overwogen (in de hiervoor onder 2.5 weergegeven rov. 4.31) dat “DR c.s. tot nu toe met de overgelegde facturen van Eeko mogelijk (een deel van) de herkomst heeft aangetoond, maar die facturen en daarin genoemde aantallen niet direct in verband zijn te brengen met de concreet aangeboden en verkochte producten.” Met die overweging had voor DR c.s. redelijkerwijs duidelijk moeten zijn dat van haar wordt verwacht dat zij met de opgave voorziet in informatie die het mogelijk maakt om inkoopfacturen betreffende inbreukmakende producten, waaronder de genoemde facturen van Eeko, aan te sluiten op de door DR c.s. aangeboden en verkochte inbreukmakende producten. Hierbij komt dat het volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EU in beginsel aan DR c.s. als wederverkoper is om aan te tonen dat elk exemplaar van de betreffende producten met toestemming van de rechthebbende in de EER in het verkeer is gebracht (zie onder meer HvJ 1 juli 1999,
Sebago en Maison Dubois, C173/98, EU:C:1999:347, punten 21 en 22).

4.6.

In deze procedure is gesteld noch gebleken dat DR c.s. daartoe met haar opgave zelfs maar een (redelijke) poging heeft gedaan. Zij heeft daarin niet eens de haar bekende Eeko genoemd. Dat Eeko uit het kort geding al bekend was, maakt voorshands niet dat die voorman dan niet in de opgave opgenomen dient te worden, al niet omdat het verschil maakt dat op die opgave thans dwangsommen zijn gesteld. Zelfs echter als er in haar voordeel vanuit zou worden gegaan dat Eeko niet nogmaals vermeld zou hoeven te worden, dan blijft onduidelijk uit de opgave of Eeko ook buiten de periode als genoemd in het kort geding vonnis aan Creo geleverd heeft. Verder had DR c.s. uit de verwijzing van de voorzieningenrechter in het kortgedingvonnis naar de facturen van Eeko redelijkerwijs kunnen en moeten begrijpen dat zij soortgelijke facturen met betrekking tot andere inbreukmakende producten (die in een ander tijdvak zijn verhandeld) aan HP c.s. had dienen te verstrekken. Ook dat heeft DR c.s. niet gedaan. De door DR c.s. in dat verband betrokken stelling dat “al hetgeen haar bekend is” dient te worden gereduceerd tot de inhoud van haar eigen administratie, geeft blijk van een te beperkte uitleg. Het had naar het oordeel van de voorzieningenrechter op de weg van DR c.s. gelegen om ter uitvoering van het kortgedingvonnis en in het bijzonder het opgavebevel, de beschikking te verkrijgen over alle facturen betreffende de verhandeling (tussen Eeko en Creo) van andere inbreukmakende producten, en – zo mogelijk – nog andere relevante informatie, bijvoorbeeld over de identiteit van de toeleverancier(s) van Eeko. Dat DR c.s. over die facturen of nadere informatie niet beschikt dan wel niet kan beschikken (na gedaan te hebben wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht), heeft zij niet gesteld en is – gelet op hetgeen HP c.s. onbestreden naar voren heeft gebracht omtrent de vennootschapsstructuur van DR c.s., Creo en Eeko (die dezelfde statutair directeur en enig aandeelhouder/UBO delen) – overigens ook niet aannemelijk. Indien al niet reeds in haar bezit, dient DR c.s. in elk geval in staat te zijn om die informatie onmiddellijk te verkrijgen van haar leverancier(s), niet alleen vanwege de vennootschapsstructuur maar ook met het oog op de hiervoor aangeduide bewijsregel bij uitputting.

4.7.

Evenmin kan DR c.s. worden gevolgd in haar betoog dat een dergelijke invulling van het opgavebevel niet past binnen het daarmee beoogde doel. Volgens DR c.s. bestaat dat doel – blijkens rov. 4.31 van het kortgedingvonnis – uit het beëindigen en voorkomen van verdere inbreuken. Hoe de te verstrekken informatie daaraan kan bijdragen, is voor haar onbegrijpelijk. Het is juist het opgelegde inbreukverbod dat verdere inbreuken voorkomt, aldus DR c.s.

4.8.

De voorzieningenrechter overweegt dat DR c.s. het doel van het opgavebevel zodanig uitlegt dat het enkel betrekking heeft op het voorkomen van eventuele verdere inbreuken door DR c.s. zelf. Dat is echter een onjuiste, want te beperkte uitleg. Het opgavebevel dient er met name toe om HP c.s. zoveel mogelijk informatie in handen te geven omtrent de vastgestelde inbreuk en alle partijen die daarbij zijn betrokken. Op die manier wordt HP c.s. als merkhouder in staat gesteld tevens op te treden tegen (vermeende) inbreukmakers elders in de (distributie)keten en kan zij aldus eventuele inbreuken door andere (rechts-)personen beëindigen of voorkomen. Ter controle van de opgave en om te beoordelen welke partijen HP c.s. kan aanspreken, is inzicht in de aantallen ingekochte (zo veel mogelijk uitgesplitst naar leverancier), verkochte en in voorraad gehouden producten van belang. Overigens strekt de opgaveverplichting er in het algemeen ook toe om de merkhouder in staat te stellen zijn eventuele schade(vordering) te begroten of een eventuele (vordering tot) winstafdracht te berekenen (in verband met de in te leiden bodemzaak).

4.9.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat DR c.s. niet aan het opgavebevel heeft voldaan, althans dat onvoldoende zeker is dat de bodemrechter die de uiteindelijk verbeurde dwangsommen dient vast te stellen geen overtreding zal vaststellen.

De vorderingen

4.10.

Dat betekent dat het onder 3.1.A.a (primair) gevorderde dient te worden afgewezen.

4.11.

Het subsidiair, onder 3.1.A.b, gevorderde komt evenmin voor toewijzing in aanmerking. De voorzieningenrechter overweegt daartoe het volgende.

4.11.1.

Uitgangspunt is dat een uitgesproken veroordeling (ook in kort geding), hangende een hogere voorziening, uitvoerbaar moet zijn, indien dit zo is bepaald zoals in deze zaak, en zonder de voorwaarde van zekerheidstelling ten uitvoer kan worden gelegd. Afwijking van dit uitgangspunt kan worden gerechtvaardigd door omstandigheden die meebrengen dat het belang van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand zolang niet op het door hem ingestelde rechtsmiddel is beslist, of diens belang bij zekerheidstelling, ook gegeven dit uitgangspunt, zwaarder weegt dan het belang van degene die de veroordeling in de ten uitvoer te leggen uitspraak heeft verkregen, bij de uitvoerbaarheid bij voorraad daarvan of bij deze uitvoerbaarheid zonder dat daaraan de voorwaarde van zekerheidstelling wordt verbonden. Bij de toepassing van deze maatstaf in kort geding moet worden uitgegaan van de beslissingen in de ten uitvoer te leggen uitspraak en van de daaraan ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen. De kans van slagen van het tegen die beslissing aangewende of nog aan te wenden rechtsmiddel blijft buiten beschouwing, met dien verstande dat de rechter in zijn oordeelsvorming kan betrekken of de ten uitvoer te leggen beslissing(en) berust(en) op een kennelijke misslag.

4.11.2.

Ten eerste is van een kennelijke misslag (feitelijk of juridisch) geen sprake. Hetgeen DR c.s. in dat verband heeft aangevoerd, namelijk dat het opgavebevel naar zijn aard niet ten doel kan hebben om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen, heeft de voorzieningenrechter hiervoor onder 4.8 reeds geadresseerd. Dezelfde beoordeling kan hier als herhaald en ingelast worden beschouwd. Ten tweede is van misbruik van (executie)bevoegdheid door HP c.s. niet gebleken, nu zij onmiskenbaar een (spoedeisend) belang heeft bij het verkrijgen van (zoveel mogelijk) informatie omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende producten om eventuele verdere inbreuken door anderen te kunnen beëindigen en te voorkomen. Ten derde kan een schorsing van de executie van het kortgedingvonnis niet worden gebaseerd op de stelling van DR c.s. dat HP c.s. heeft nagelaten inhoudelijk te reageren op het bericht van DR c.s. van 24 juli 2023. DR c.s. heeft het (tijdig) voldoen aan het opgavebevel volledig in eigen hand. Niet valt in te zien op welke grond DR c.s. haar keuze om tot op heden aan het opgavebevel te voldoen op de wijze zoals zij bij bericht van 13 juli 2023 heeft gedaan, zou kunnen afwentelen op HP c.s. die in haar bericht van 21 juli 2023 (uitgebreid) uiteen heeft gezet waarom die opgave, volgens HP c.s., niet voldoet. Zonder nadere toelichting van DR c.s., die ontbreekt, valt niet in te zien dat en waarom het belang van DR c.s. bij schorsing van de tenuitvoerlegging van het in het kortgedingvonnis gegeven opgavebevel zwaarder weegt dan het (gegeven) belang van HP c.s.. De daartoe strekkende (subsidiaire) vordering van DR c.s. dient daarom te worden afgewezen.

4.12.

De hiervoor onder 3.1.A.c weergegeven (meer subsidiaire) vordering tot opheffing of vermindering van de dwangsom wordt afgewezen reeds omdat DR c.s. onvoldoende heeft gesteld dat sprake is van een blijvende onmogelijkheid om meer informatie aan HP c.s. te verstrekken dan zij tot op heden heeft gedaan (zie in dat verband hiervoor onder 4.5, laatste zin).

4.13.

Tot slot wijst de voorzieningenrechter het (uiterst subsidiair) gevorderde zoals weergegeven onder 3.1.A.d af. Enerzijds heeft DR c.s. onvoldoende gesteld dat en waarom haar belang bij het in bewaring geven van (retour)facturen (van consumenten) aan een onafhankelijke derde, zwaarder weegt dan het belang van HP c.s. bij het (hangende het door DR c.s. ingestelde hoger beroep tegen het kortgedingvonnis) achterhalen van de herkomst van de inbreukmakende producten. Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – is, anderzijds, niet duidelijk wat de feitelijke grondslag is van de vordering voor zover die ziet op het mogen verwijderen in die facturen van kenbare persoonsgegevens en op het beperken van het gebruik daarvan door HP c.s. Uit het kortgedingvonnis noch uit het bericht van HP c.s. van 21 juli 2023 blijkt dat er aanleiding is te veronderstellen dat HP c.s. het opgavebevel zodanig zou (kunnen) begrijpen dat het (mede) ertoe strekt om HP c.s. in kennis te stellen van de gegevens van klanten zijnde consumenten van DR c.s. die de inbreukmakende producten hebben gekocht. Evenmin heeft HP c.s. er tot op heden (anderszins) blijk van gegeven de door DR c.s. verstrekte/te verstrekken informatie aan te zullen wenden voor een ander doel dan ter voorkoming en beëindiging van verdere inbreuken op de HP-merken en, eventueel, het vaststellen van de aard en omvang van de door DR c.s. gepleegde inbreuk op die merken.

4.14.

DR c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. HP c.s. maakt aanspraak op een volledige proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019h Rv. Zij heeft die kosten gespecificeerd op een totaalbedrag van € 13.877,50 aan salaris advocaat.

4.14.1.

Dit executiegeschil is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Deze zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter in de categorie ‘eenvoudig’, met een maximumtarief van € 6.000,00. Dit bedrag zal worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen.

4.14.2.

Het salaris advocaat zal worden vermeerderd met € 676,00 aan verschuldigd griffierecht. De totale begroting van de proceskosten aan de zijde van HP c.s. komt daarmee op een bedrag van € 6.676,00.

4.14.3.

Onder de proceskosten vallen ook de nakosten. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2023: € 173,-). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2023: € 90,-) en de explootkosten van betekening toegekend.

4.14.4.

De veroordeling wordt hoofdelijk uitgesproken. Dat betekent dat iedere veroordeelde kan worden gedwongen het hele bedrag te betalen. Als de één (een deel) betaalt, hoeft de ander dat (deel van het) bedrag niet meer te betalen.

4.15.

Nu HP c.s. dat niet heeft gevorderd, zal dit vonnis voor zover het de proceskostenveroordeling betreft, niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen van DR c.s. af,

5.2.

veroordeelt DR c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van HP c.s. tot dit vonnis vastgesteld op € 6.676,00, te vermeerderen met de nakosten zoals vermeld in randnummer 4.14.3.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op
18 augustus 2023.