ECLI:NL:RBDHA:2021:7993

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/599351 / HA ZA 20-885

Vonnis in incident van 28 juli 2021

in de zaak van

de vennootschap naar Maltees recht

MSAR LTD,

te Xghajra, Malta,

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

verweerster in het incident tot niet-ontvankelijkheid, subsidiair ex artikel 118 Rv^[1],

advocaat mr. L. Keukens te Amsterdam,

tegen

1.[gedaagde 1] ,

2.
[gedaagde 2],

3.
[gedaagde 3],

4.
M.H. JETTEN BEHEER B.V.,

5.
S.R. JETTEN BEHEER B.V.,

6.
JETTEN YACHT SUPPORT B.V.,

allen te Sneek,

gedaagden in conventie in de hoofdzaak,

eisers/eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,

eisers/eiseressen in het incident tot niet-ontvankelijkheid, subsidiair ex artikel 118 Rv,

advocaat mr. M. Dijkstra te Drachten.

Partijen zullen hierna wederom (zoals in het verwijzingsvonnis, zie onder 1.1 en 2.1) MSAR en [gedaagden] (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden en gedaagden in conventie ook afzonderlijk [gedaagde 1] , [gedaagde 2] , [gedaagde 3] , M.H. Beheer, S.R. Beheer en JYS.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het vonnis in het bevoegdheidsincident van 8 juli 2020 van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden (zaak- en rolnummer C/17/171590 / HA ZA 20-46) en de daarin genoemde gedingstukken voor zover deze (mede) betrekking hebben op de onderhavige incidenten;
het oproepingsexploot van 8 september 2020 uitgebracht aan [gedaagde 1] en [gedaagde 2] ;
het oproepingsexploot van 8 september 2020 uitgebracht aan [gedaagde 3] , M.H. Beheer, S.R. Beheer en JYS.

1.2.

Vonnis in het incident is nader bepaald op heden.

2.De feiten in het incident

2.1.

Voor een weergave van de feiten in het thans nog aan de orde zijnde incident tot niet-ontvankelijkheid, subsidiair ex artikel 118 Rv, verwijst de rechtbank naar het vonnis in incident in onderhavige zaak van 8 juli 2020 (hierna: het verwijzingsvonnis), onder 2.1 tot en met 2.6.

3.Het geschil in de hoofdzaak

3.1.

MSAR vordert in conventie dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad:

I. voor recht zal verklaren dat [gedaagden] inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het teken ‘Jetten’ meer specifiek de handelsnaamrechten zoals in de dagvaarding toegelicht;

II. voor recht zal verklaren dat [gedaagden] inbreuk heeft gemaakt op het recht op bescherming van de eer en goede naam van MSAR zoals beschermd door artikel 8 EVRM^[2], artikel 7 Handvest^[3]en artikel 10 Gw^[4]en hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade die MSAR daardoor heeft geleden;

III. voor recht zal verklaren dat JYS het in het lichaam van de dagvaarding genoemde Beneluxmerk met nummer 1037162 alsook Uniemerkaanvraag 18170201 te kwader trouw heeft gedeponeerd, althans dat JYS onrechtmatig heeft gehandeld jegens MSAR;

IV. [gedaagden] zal veroordelen binnen twee dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van het teken ‘Jetten’ of daarmee vergelijkbare tekens zoals beschreven in het lichaam van de dagvaarding in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

V. primair JYS zal veroordelen tot overdracht aan MSAR van het Beneluxmerk met nummer 1037162 en de Uniemerkaanvraag met nummer 18170201 door middel van toezending van een daartoe gericht verzoek aan het BBIE^[5]en het EUIPO^[6], subsidiair doorhaling zal bevelen van het Beneluxmerk met nummer 1037162 en intrekking van de Uniemerkaanvraag met nummer 18170201;

VI. [gedaagden] hoofdelijk zal veroordelen tot vergoeding van de door MSAR geleden en nog te lijden schade ten gevolge van het persbericht en daaruit afgeleide publicaties en de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van MSAR, zoals beschreven in het lichaam van de dagvaarding, welke schade primair opgemaakt dient te worden bij staat en vereffend volgens de wet, subsidiair [gedaagden] hoofdelijk zal veroordelen tot betaling van de schade ter grootte van € 9.600.000,- binnen 14 werkdagen na betekening van het vonnis als schadevergoeding (inclusief wettelijke rente tot de datum van dagvaarding), meer subsidiair [gedaagden] zal veroordelen tot betaling binnen 14 werkdagen na betekening van het vonnis van een redelijke schadevergoeding, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding tot aan de dag van betaling;

VII. [gedaagden] zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van de onder IV tot en met V verzochte bevelen, of, naar keuze van MSAR, van € 10.000,- voor iedere dag of deel daarvan dat [gedaagden] met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft, tot een maximum van € 1.000.000,- is bereikt, althans een zodanig bedrag dat de rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren;

VIII. [gedaagden] zal veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,- zonder betekening, dan wel € 199,- in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

3.2.

[gedaagden] vordert in reconventie dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad:

1. zal verklaren voor recht:

a.
i. primair: dat alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de naam en het teken ‘Jetten’, daaronder begrepen de merken, de handelsnaam ‘Jetten’, de domeinnaam ‘Jetten’ en de IP, zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, berusten bij M.H. Beheer en S.R. Beheer als rechthebbende en eigenaar, althans;
ii. subsidiair: dat JYS rechthebbende en eigenaar is ter zake van de oudste handelsnaam met betrekking tot de naam en het teken ‘Jetten’ en het exclusieve gebruiksrecht heeft ter zake van deze handelsnaam, zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, en daarmee rechthebbende en eigenaar is ter zake van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de naam en het teken ‘Jetten’, althans;
iii. meer subsidiair: dat het M.H. Beheer en S.R. Beheer en JYS vrijstaat om de naam en het teken ‘Jetten’ te blijven gebruiken op de wijze waarop zij dat thans doen;
zowel in het primaire als in het subsidiaire geval:

dat MSAR inbreuk heeft gemaakt en maakt op de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de naam en het teken ‘Jetten’ , zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie;

dat MSAR de inbreukmakende merken te kwader trouw heeft gedeponeerd, zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie;

dat de inbreukmakende merken nietig zijn ter zake van alle daarin genoemde klassen; zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie;

en voorts in alle gevallen zal verklaren voor recht:

dat MSAR inbreuk heeft gemaakt en maakt op de auteursrechten van JYS en [gedaagde 1] , zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie;

dat MSAR inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht van [gedaagde 1] en [gedaagde 3] en dat MSAR inbreuk heeft gemaakt op artikel 8 EVRM en artikel 6:162 BW^[7], zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie;

dat MSAR een oneerlijke en misleidende handelspraktijk heeft gevoerd en voert, zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie;

dat MSAR onrechtmatig heeft gehandeld jegens [gedaagden] in de zin van artikel 6:162 BW en dat MSAR inbreuk heeft gemaakt op het recht op bescherming van de eer en goede naam van [gedaagden] , zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie;

2. primair de doorhaling zal bevelen van de inbreukmakende merken van MSAR, althans subsidiair MSAR zal veroordelen tot overdracht van de inbreukmakende merken aan M.H. Beheer en S.R. Beheer dan wel aan JYS;

3. MSAR en alle aan haar gelieerde (natuurlijke en rechts)personen zal verbieden om binnen 24 uur na betekening van het vonnis direct of indirect gebruik te (doen) maken van de naam en het teken ‘Jetten’ of daarmee vergelijkbare namen en tekens in de Europese Unie;

4. MSAR en alle aan haar gelieerde (natuurlijke en rechts)personen zal veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis te zorgen voor de kosteloze overdracht van de domeinnaam www.jettenjachtbouw.eu aan M.H. Beheer en S.R. Beheer, althans aan JYS, alsook iedere andere domeinnaam waarvan MSAR of een aan haar gelieerde (natuurlijke of rechts)persoon de houder is en die tekens bevat die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de naam en het teken ‘Jetten’;

5. MSAR en alle aan haar gelieerde (natuurlijke en rechts)personen zal verbieden om binnen 24 uur na betekening van het vonnis zich ten opzichte van derden op het standpunt te stellen dat door het gebruik van de naam en het teken ‘Jetten’ door [gedaagden] inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van MSAR, meer in het bijzonder MSAR zal verbieden om derden mondeling of schriftelijk te sommeren, te waarschuwen of jegens hen mededelingen te doen van de strekking dat door het gebruik van de naam en het teken ‘Jetten’ door [gedaagden] inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van MSAR en alle aan haar gelieerde (natuurlijke en rechts)personen;

6. MSAR en alle aan haar gelieerde (natuurlijke en rechts)personen zal verbieden om binnen 24 uur na betekening van het vonnis direct of indirect gebruik te (doen) maken van de auteursrechten van JYS en [gedaagde 1] , in het bijzonder door ieder direct en indirect gebruik van de Foto's en het Logo, zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

7. MSAR zal gebieden om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis rekening en verantwoording af te leggen aan JYS en [gedaagde 1] ter zake van de met de inbreuk op de auteursrechten genoten winst, een en ander overeenkomstig 27a lid 1 Aw^[8], zulks vergezeld van een ondertekende verklaring van een onafhankelijke registeraccountant, althans een door de rechter in goede justitie aan te wijzen onafhankelijk deskundige, dat de opgave juist en volledig is;

8. MSAR en alle aan haar gelieerde (natuurlijke en rechts)personen zal verbieden om binnen 24 uur na betekening van het vonnis direct of indirect gebruik te (doen) maken van de portretrechten van [gedaagde 1] en [gedaagde 3] , in het bijzonder door ieder direct en indirect gebruik van het portret, zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

9. MSAR en alle aan haar gelieerde (natuurlijke en rechts)personen zal gebieden om binnen 24 uur na betekening van het vonnis iedere oneerlijke handelspraktijk en/of misleidende handelspraktijk en/of onrechtmatige handeling jegens JYS en/of [gedaagde 1] en/of [gedaagde 3] te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder door het (doen) staken en gestaakt (doen) houden van handelingen waardoor de suggestie wordt gewekt dat er een (commerciële) relatie bestaat tussen JYS en/of [gedaagde 1] en/of [gedaagde 3] enerzijds en MSAR en alle aan haar gelieerde (natuurlijke of rechts)personen anderzijds;

10. MSAR zal bevelen om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis gedurende twee kalendermaanden te plaatsen op de landingspagina van www.msar.eu en de daaraan gelieerde social media kanalen (LinkedIn, Twitter en Facebook), en met de tekst in een duidelijk ingekaderd frame van tenminste een kwart van de schermhoogte en met ten minste een 16 punts lettertype, duidelijk zichtbaar en leesbaar, op een neutrale witte achtergrond, dat zij inbreuk heeft gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, inbreuk heeft gemaakt op portretrechten, een oneerlijke en misleidende handelspraktijk voert en onrechtmatig heeft gehandeld door plaatsing van de volgende, althans een door uw rechtbank in goede justitie te bepalen, tekst, zowel in de Nederlandse taal als in de Engelse taal:

KENNISGEVING VAN VONNIS

Geachte klanten,

Wij zijn verplicht u te informeren dat de rechtbank Noord-Nederland bij vonnis van [datum vonnis] heeft geoordeeld dat wij inbreuk maken en hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van M.H. Jetten Beheer en S.R. Jetten Beheer B.V., althans van Jetten Yacht Support door het gebruiken van de naam/het teken “Jetten”. Daarnaast maken wij inbreuk en hebben wij inbreuk gemaakt op auteursrechten van Jetten Yacht Support B.V en van de heer [gedaagde 1] . Wij zijn verplicht u mede te delen dat wij daarmee onmiddellijk moeten ophouden.

Door het plaatsen van een foto met daarop het gelaat van de heer [gedaagde 1] en het

gelaat van de heer [gedaagde 3] hebben wij inbreuk gemaakt op het portretrecht van de heer [gedaagde 1] en de heer [gedaagde 3] . Wij hebben daardoor ten onrechte de suggestie gewekt dat er een relatie bestaat tussen ons en de heer [gedaagde 1] , de heer [gedaagde 3] en Jetten Yacht Support B.V.

Verder zijn wij verplicht u te informeren over het feit dat wij ons schuldig hebben gemaakt aan het voeren van een oneerlijke en misleidende handelspraktijk, door ten onrechte te beweren dat wij direct of indirect aandelen hebben in het bedrijf Jetten Jachtbouw, dat wij enige relatie hebben met de heer [gedaagde 1] , de heer [gedaagde 3] en Jetten Yacht Support B.V, dat wij intellectuele eigendomsrechten van “Jetten” hebben, dat wij in Sneek zijn gevestigd en dat wij sinds 1997 jachten bouwen.

Wij hebben ons op onrechtmatige wijze uitgelaten over [gedaagden] en daarmee hebben wij hen onnodig een slechte naam bezorgd.

Was getekend,

MSAR Ltd

11. MSAR zal veroordelen tot betaling aan M.H. Beheer en S.R. Beheer, althans aan JYS, van een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de verboden en geboden, zoals genoemd onder 2 tot en met 5 hierboven, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum tot € 1.000.000,-;

12. MSAR zal veroordelen tot betaling aan JYS en [gedaagde 1] van een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de verboden en geboden, zoals genoemd onder 6 en 7 hierboven, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum tot € 1.000.000,-;

13. MSAR zal veroordelen tot betaling aan [gedaagde 1] en [gedaagde 3] van een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de verboden en geboden, zoals genoemd onder 8 hierboven, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum tot € 1.000.000,-;

14. MSAR zal veroordelen tot betaling aan JYS en/of [gedaagde 1] en/of [gedaagde 3] van een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de verboden en geboden, zoals genoemd onder 9 hierboven, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum tot € 1.000.000,-;

15. MSAR zal veroordelen tot betaling aan [gedaagden] van een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de verboden en geboden, zoals genoemd onder 10 hierboven, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum tot € 1.000.000,-;

16. MSAR zal veroordelen tot vergoeding van de door:

M.H. Beheer en S.R. Beheer, althans JYS, geleden schade als gevolg van het inbreukmakend handelen op de intellectuele eigendomsrechten ter zake van de naam en het teken “Jetten”, zoals beschreven in het lichaam van de conclusie in de incidenten, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie;

JYS geleden schade als gevolg van het inbreukmakend handelen van MSAR op de auteursrechten van JYS;

[gedaagde 1] geleden schade als gevolg van het inbreukmakend handelen van MSAR op de auteursrechten van [gedaagde 1] ;

[gedaagde 1] en [gedaagde 3] geleden schade als gevolg van het inbreukmakend handelen van MSAR op het portretrecht van [gedaagde 1] en [gedaagde 3] ;

[gedaagden] geleden schade als gevolg van het voeren van een oneerlijke en misleidende handelspraktijk door MSAR;

[gedaagden] geleden schade als gevolg van een inbreuk op hun eer en goede naam als gevolg van het onrechtmatig handelen van MSAR;

op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na de datum van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

17. MSAR zal veroordelen tot betaling aan M.H. Beheer en S.R. Beheer en JYS en [gedaagde 1] van de proceskosten ex artikel 1019h Rv, voor zover het geschil betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten, en MSAR ten aanzien van de overige geschillen te veroordelen tot betaling aan [gedaagden] van de reguliere proceskosten, een en ander te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, te vermeerderen met eventuele nakosten en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na-)kosten vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

4.Het geschil in het incident

4.1.

Voor een weergave van het geschil in het thans nog aan de orde zijnde incident, verwijst de rechtbank naar het verwijzingsvonnis (vgl. r.o. 4.1 tot en met 4.3).

5. De beoordeling in het incident tot niet-ontvankelijkheid, subsidiair ex artikel 118 Rv

Niet-ontvankelijkheid

5.1.

Primair vordert [gedaagden] dat MSAR niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Die vordering heeft echter betrekking op een materieel geschilpunt, dat in de hoofdzaak dient te worden beoordeeld en niet bij wege van incident. De rechtbank begrijpt daarbij dat [gedaagden] ter onderbouwing van dit materiële verweer in de hoofdzaak – verkort weergegeven – betoogt dat i) zij betwijfelt of MSAR als entiteit bestaat en rechtsgeldig in deze procedure kan optreden, ii) zij de in de aktes van cessie (overgelegd als EP01.2) beschreven cessies nietig acht en de echtheid en juistheid van de aktes betwist, iii) zij de echtheid en juistheid betwist van het document (overgelegd als EP02) met betrekking tot Oxbridge SE (hierna: Oxbridge) en iv) zij van mening is dat aan de zijde van MSAR sprake is van misbruik van (proces)recht. De rechtbank constateert dat een deel van deze betogen –even veronderstellenderwijs uitgaande van de juistheid daarvan – niet tot gevolg heeft dat MSAR niet-ontvankelijk zou zijn. Maar in ieder geval betreffen het materiële verweren waar slechts bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld vanwege onmiskenbaar proceseconomische voordelen) bij wege van incident op kan worden beslist. Dat sprake is van een dergelijke uitzondering is niet gesteld of gebleken. Daarmee ligt de primaire vordering tot niet-ontvankelijkheid in het incident voor afwijzing gereed.

Artikel 118 Rv

5.2.

Subsidiair betoogt [gedaagden] dat het haar moet worden toegestaan om Oxbridge, [persoon 1] (hierna: [persoon 1] ), [persoon 2] (hierna: [persoon 2] ) en [persoon 3] (hierna: [persoon 3] ) te doen oproepen ex artikel 118 Rv.

Ten aanzien van Oxbridge

5.3.

Voor wat betreft Oxbridge voert [gedaagden] aan dat MSAR in de onderhavige hoofdzaak in conventie een beroep doet op de volgende Beneluxmerken: Jetten Jachtbouw met inschrijfnummer 1384782, Jetten Beach met inschrijfnummer 1385702 en Jetten Bommelaer met inschrijfnummer 1385699. Daarnaast doet MSAR volgens [gedaagden] in conventie een beroep op het Uniemerk Jetten Beach met registratienummer 018170164. In reconventie zal [gedaagden] de nietigheid inroepen van deze Beneluxmerken en het Uniemerk. [gedaagden] betoogt dat MSAR en Oxbridge gezamenlijk merkhouders zijn van zowel de voornoemde Beneluxmerken als het Uniemerk. Dat betekent dat in juridische zin sprake is van een gemeenschap (ex artikel 3:166 BW) en daarmee van een processueel ondeelbare rechtsverhouding. Alle bij die rechtsverhouding betrokken partijen moeten in de procedure worden betrokken, aldus [gedaagden]

5.4.

Allereerst constateert de rechtbank voor de volledigheid dat de voorwaarde waaronder MSAR haar eis heeft gewijzigd in haar conclusie van antwoord in het incident niet-ontvankelijkheid en gedeeltelijke onbevoegdverklaring tevens houdende akte voorwaardelijke wijziging van eis, niet in vervulling is gegaan. Immers, de voorwaarde was dat de rechtbank Noord-Nederland zou oordelen dat de vorderingen voor zover gebaseerd op de UMVo^[9]tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag zou behoren. Die voorwaarde is op zich in vervulling gegaan. Maar de rechtbank begrijpt dat MSAR wilde dat de rechtbank Noord-Nederland een tussenstap zou maken door na dat bevoegdheidsoordeel de wijziging van eis in aanmerking te nemen waarbij de vorderingen gebaseerd op de UMVo door MSAR zouden worden ingetrokken, zodat de rechtbank Noord-Nederland vervolgens kon oordelen dat zijzelf alsnog bevoegd werd/bleef. De rechtbank Noord-Nederland heeft echter de bevoegdheidsvraag in één keer beantwoord en de zaak doorverwezen naar de onderhavige rechtbank. Daarmee is feitelijk niet aan de voorwaarde voldaan (nu de zaak niet bij de rechtbank Noord-Nederland is gebleven), zodat de rechtbank aanneemt dat MSAR de oorspronkelijke vorderingen heeft gehandhaafd.

5.5.

De rechtbank begrijpt dat [gedaagden] bedoelt te betogen dat ten behoeve van de vorderingen die MSAR in conventie (volgens [gedaagden] ) heeft gegrond op merkinbreuk, Oxbridge als derde moet worden opgeroepen.

5.6.

De rechtbank constateert in dat kader dat – in tegenstelling tot wat [gedaagden] (en nadien ook MSAR^[10]) betoogt – de vorderingen van MSAR in conventie zoals opgenomen in het petitum van de dagvaarding (vergelijk onder 3.1) en gelezen in samenhang met het lichaam van de dagvaarding niet zijn gestoeld op de in r.o. 5.3 genoemde Beneluxmerken en het Uniemerk. De gevorderde verklaring voor recht dat [gedaagden] inbreuk heeft gemaakt op intellectuele eigendomsrechten en het gevorderde inbreukverbod (zie onder 3.1 I en IV), met nevenvorderingen, baseert MSAR slechts op door haar gestelde oudere handelsnaamrechten op de naam “Jetten”. Datzelfde geldt voor de door haar gevorderde verklaring voor recht dat JYS het Beneluxmerk met nummer 1037162 en de Uniemerkaanvraag met nummer 18170201 te kwader trouw heeft gedeponeerd en de gevorderde overdracht van die merken (vergelijk onder 3.1 III en V). Mocht MSAR niettemin toch bedoeld hebben genoemde vorderingen ook te baseren op de Beneluxmerken en het Uniemerk, dan geldt dat zulks onvoldoende gemotiveerd is gesteld. Het voorgaande betekent dat, alleen al hierom, voor wat betreft de vorderingen zoals door MSAR ingesteld in conventie geen aanleiding is om Oxbridge als derde in de procedure op te roepen.

5.7.

Ten overvloede wordt nog overwogen dat een eventuele vermeerdering van de grondslag van eis het vorenstaande niet anders maakt. MSAR stelt zich namelijk zelf als eisende partij op het standpunt enig houdster te zijn van het Uniemerk en de Beneluxmerken (zie ook r.o. 5.9 en 5.11). Ook als het Uniemerk en de Beneluxmerken alsnog aan de vorderingen in conventie ten grondslag worden gelegd, bestaat dus geen reden om Oxbridge op te roepen.

5.8.

Voor zover [gedaagden] meent dat het haar met een beroep op artikel 118 Rv moet worden toegestaan om Oxbridge als derde op te roepen omdat MSAR het bij het verkeerde eind heeft als het gaat om wie als merkhouder van de merken moet worden aangemerkt (niet MSAR alleen zoals MSAR betoogt, maar MSAR en Oxbridge tezamen) en zij zelf een vordering in reconventie tot nietigheid tegen alle c.q. de juiste merkhouders zou willen kunnen instellen, geldt het volgende.

5.9.

De rechtbank constateert dat (ten tijde van de dagvaarding) niet MSAR en Oxbridge gezamenlijk merkhouders waren van de in r.o. 5.3 genoemde Beneluxmerken, maar [persoon 1] en Oxbridge. Dat volgt uit de door MSAR overgelegde producties EP18, EP21.1 en EP21.2. MSAR heeft in haar conclusie van antwoord in de incidenten echter gemeld dat zij inmiddels enig merkhoudster is van de Beneluxmerken, aangezien [persoon 1] en Oxbridge de Beneluxmerken op 1 februari 2020 aan MSAR hebben overgedragen door middel van een akte van overdracht. Deze akte van overdracht is volgens MSAR bij brief van 4 mei 2020 aan het BBIE gestuurd met het verzoek om de overdracht in het Benelux merkenregister in te schrijven. Met verwijzing naar (artikel 2.31 lid 1 en lid 2 onder a BVIE en) artikel 2.33 BVIE kan de overdracht van een merk pas aan derden worden tegengeworpen na inschrijving van het depot van een uittreksel van de akte. Ambtshalve heeft de rechtbank geconstateerd dat het gedeponeerde uittreksel van de akte inmiddels is ingeschreven, aangezien thans in het Benelux merkenregister MSAR als (enig) merkhoudster is geregistreerd. De rechtbank houdt het er dan ook voor dat dat thans in reconventie betekent dat – voor zover het de in r.o. 5.3 genoemde Beneluxmerken betreft – de vorderingen van [gedaagden] tegen MSAR inhoudelijk kan beoordelen en [gedaagden] bij haar incidentele vordering in zoverre geen belang meer heeft.

5.10.

Voor de volledigheid merkt de rechtbank op dat, indien en voor zover MSAR en Oxbridge dan wel [persoon 1] en Oxbridge gezamenlijk merkhouders zouden zijn van de in r.o. 5.3 genoemde Beneluxmerken, de incidentele vordering tot oproeping van Oxbridge (dan wel [persoon 1] en Oxbridge) eveneens zou worden afgewezen. De rechtbank stelt voorop dat uit artikel 136 Rv volgt dat een reconventionele vordering enkel ingediend kan worden tegen de (materiële) eisende procespartij(en) in conventie. Alleen MSAR is eiseres in conventie in de onderhavige procedure. Artikel 118 Rv kan door een gedaagde in conventie ( [gedaagden] ) niet worden ingezet om de procedureregel van artikel 136 Rv te omzeilen, door een derde als eisende partij in conventie op te roepen, zodat vervolgens tegen deze derde een (zelfstandige) vordering in reconventie kan worden ingesteld.

5.11.

Wat de reconventionele vordering ten aanzien van het Uniemerk betreft, geldt het volgende. Uit het EUIPO^[11]-register lijkt te volgen dat MSAR en Oxbridge gezamenlijk merkhouder zijn van het Uniemerk. Toch biedt ook dit eventuele feit [gedaagden] geen soelaas voor haar incidentele vordering tot oproeping van Oxbridge. Artikel 118 Rv is, noch gezien de wetsgeschiedenis, noch gezien de jurisprudentie van de Hoge Raad^[12], bedoeld voor herstel van het onderhavige (mogelijke) verzuim van MSAR. In zijn arresten heeft de Hoge Raad in bepaalde omstandigheden ruimte geboden voor oproeping van derden wanneer de eisende partij niet alle (juiste) partijen heeft gedagvaard. Het onderhavige geval ziet echter op de situatie waarin MSAR zelf als eisende partij stelt enig houdster te zijn van het Uniemerk Jetten Beach en uit dien hoofde gerechtigd stelt te zijn vorderingen in te stellen jegens [gedaagden] Artikel 118 Rv is niet bedoeld voor het geval waarin de eisende partij aan haar eigen zijde heeft verzuimd alle (juiste) eisende partijen in het geding te betrekken.

Ten aanzien van [persoon 1] , [persoon 2] en [persoon 3]

5.12.

Volgens [gedaagden] moeten [persoon 1] , [persoon 2] en [persoon 3] als derden worden opgeroepen, aangezien [gedaagden] jegens hen als (mede)bestuurder(s) van MSAR (en Oxbridge) in reconventie eveneens een verbod wil vorderen ter zake van ieder gebruik van het teken “Jetten” en in privé aansprakelijk wil stellen op grond van artikel 6:162 BW voor schade die [gedaagden] heeft geleden als gevolg van de door haar gestelde inbreuken door MSAR (en Oxbridge) op intellectuele eigendomsrechten van [gedaagden] Het is van belang dat de beslissing ten aanzien van alle bij de onderhavige rechtsverhouding betrokken partijen hetzelfde luidt. Vanuit hun rol als (mede)bestuurders bestaat er volgens [gedaagden] bovendien een processueel ondeelbare rechtsverhouding ter zake van de in r.o. 5.3 genoemde Beneluxmerken en Uniemerk.

5.13.

De rechtbank kan het betoog van [gedaagden] dat er ten aanzien van [persoon 1] , [persoon 2] en/of [persoon 3] als (mede) bestuurders van MSAR / Oxbridge sprake zou zijn van een processueel ondeelbare rechtsverhouding voor wat betreft de in r.o. 5.3 genoemde Beneluxmerken en Uniemerk, niet volgen. Daargelaten dat de vorderingen in conventie niet op merkinbreuk op deze merken zijn gegrond, zijn [persoon 1] , [persoon 2] en [persoon 3] geen rechthebbenden (meer) van de merken.

5.14.

Voor wat betreft de wens van [gedaagden] om een zelfstandige vordering in reconventie tegen [persoon 1] , [persoon 2] en [persoon 3] in te stellen, verwijst de rechtbank naar r.o. 5.10. In reconventie kan enkel tegen de eisende partij in conventie (MSAR) een vordering worden ingesteld. Overigens bestaat er geen risico op tegenstrijdige beslissingen wanneer [persoon 1] , [persoon 2] en [persoon 3] niet in de onderhavige procedure worden betrokken. Bestuurdersaansprakelijkheid (persoonlijk onrechtmatig handelen) is een andere grondslag dan aansprakelijkheid van rechtspersonen voor (vermeende) inbreuken op (eventuele) intellectuele eigendomsrechten, zoals de door MSAR gestelde handelsnaamrechten.

Conclusie

5.15.

Gelet op het voorgaande zullen de primaire en subsidiaire vordering in het incident worden afgewezen. De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.

6.De beslissing

De rechtbank

in het incident tot niet-ontvankelijkheid, subsidiair ex artikel 118 Rv

6.1.

wijst het gevorderde af,

6.2.

houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan,

in de hoofdzaak

6.3.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van woensdag 8 september 2021 voor conclusie van antwoord in reconventie.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 28 juli 2021.