ECLI:NL:RBDHA:2017:7541

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/525720 / KG ZA 17-98

Vonnis in kort geding van 7 juli 2017

in de zaak van

1. de vennootschap naar Frans recht

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE MHCS,

gevestigd te Epernay (Frankrijk),

2. de vennootschap naar Frans recht

SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO.,

gevestigd te Cognac (Frankrijk),

3. de vennootschap naar Pools recht

POLMOS ZYRARDOW SP. ZO. O.,

gevestigd te Zyrardow (Polen),

4. de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

MACDONALD & MUIR LIMITED,

gevestigd te Edinburgh (Verenigd Koninkrijk),

eiseressen,

advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. L.B. 11 B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. JMN. B.V.,

gevestigd te Leiden.

3. DELICASEA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

4. KFW B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,

advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna ook wel worden aangeduid als MHCS, Hennessy, Polmos en MacDonald en gezamenlijk als Hennessy c.s. (vrouwelijk enkelvoud). Gedaagden zullen hierna ook wel worden aangeduid als LB11, JMN, DelicaSea en KFW en gezamenlijk als VCKG (omdat alle gedaagden tot de Van Caem Klerks Groep behoren).

Voor Hennessy c.s. is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. P.L. Reeskamp en mr. S.D. Brommersma, advocaten te Amsterdam. Voor VCKG is de zaak inhoudelijk behandeld door haar advocaat voornoemd.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 3 februari 2017;
de akte overlegging producties van Hennessy c.s., met producties 1 tot en met 55;
de akte ten behoeve van pleidooi van VCKG en nagekomen errata;
de akte overlegging producties van VCKG met producties 1 tot en met 33;
de akte overlegging producties van Hennessy c.s. met producties 56 tot en met 74;
de akte uitlating tevens houdende productie, van VCKG met productie 34;
de akte overlegging producties van Hennessy c.s. met producties 75 tot en met 77;
de akte overlegging producties van VCKG met producties 35 en 36, per e-mail ingekomen op 26 mei 2017;
de e-mail van 30 mei 2017 van Hennessy c.s. waarin melding wordt gemaakt van de tussen partijen gemaakte proceskostenafspraak;
de mondelinge behandeling, na een aanhouding op verzoek van partijen, gehouden op 31 mei 2017;
de pleitnota’s I en II van Hennessy c.s., met uitzondering van de niet voorgedragen randnummers 53 tot en met 56, 62, 65, 78, 79, 91 (Pleitnota I) en 8, 9, 31, 32, 38-40, 47-49, 58, 59, 61 en voorts alles na 63 (Pleitnota II);
de pleitnota van VCKG met uitzondering van de niet voorgedragen randnummers 42, 48 (deels, ingesprongen stuk) 56, 59 (deels) 60 (deels), 61, 62 en 67.

1.2.

Ter zitting heeft Hennessy c.s. bezwaar gemaakt tegen overlegging van de producties 35 en 36 door VCKG. Zij heeft daartoe aangevoerd dat deze producties een reactie vormen op een door Hennessy c.s. in februari 2017 reeds in het geding gebracht deskundigen rapport en dat zij, mede gelet op de specialistische inhoud van die producties, onvoldoende gelegenheid heeft gehad om adequaat op dit stuk te kunnen reageren. Subsidiair heeft Hennessy c.s. verzocht om in de gelegenheid te worden gesteld zich nader over deze producties uit te laten indien deze doorslaggevend worden geacht. Hiertegenover heeft VCKG gesteld dat zij dit stuk zo spoedig mogelijk na ontvangst aan Hennessy c.s. ter beschikking heeft gesteld. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter beslist dat beide producties worden toegelaten, omdat Hennessy c.s. hierdoor redelijkerwijs niet in haar belangen is geschaad. Bij deze beslissing heeft de voorzieningenrechter mede in aanmerking genomen dat deze producties vijf dagen voor de zitting ter kennis van Hennessy c.s. zijn gebracht, dat uit niets blijkt dat VCKG het stuk heeft achtergehouden en dat korte termijnen om de verdediging voor te bereiden inherent zijn aan een kort geding.

1.3.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2.De feiten

Partijen

2.1.

Eiseressen maken deel uit van het concern Louis Vuitton Moët Hennessy dat zich bezig houdt met de handel in (alcoholhoudende) dranken, waaronder producten voorzien van de merken
Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Krug, Dom Perignon, Belvedere,
Hennessy, Ardbeg en Glenmorangie(hierna: Hennessy-producten).

2.2.

Eiseressen zijn houdsters van de hierna te vermelden merken (hierna: de Hennessy-merken) voor alcoholhoudende dranken in de klassen 32 en/of 33 (tenzij anders vermeld):

MHCS: - het Uniewoordmerk MOËT & CHANDON, aangevraagd op 17 april 1997 en geregistreerd op 26 januari 1999 onder nummer 515338;

- het internationale woordmerk met gelding in de Europese Unie VEUVE CLICQUOT, aangevraagd op 15 april 2011 en geregistreerd op 14 april 2004 onder nummer 1077566;

- het Uniewoordmerk KRUG, aangevraagd op 4 december 2003 en geregistreerd op 7 juni 2006 onder nummer 003428695;

- het Uniewoordmerk DOM PERIGNON, aangevraagd op 17 april 1997 en geregistreerd op 15 oktober 1999 onder nummer 000515494;

Hennessy: - de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk HENNESSY, aangevraagd op 12 januari 1990 en geregistreerd op 10 mei 1990 onder nummer 554084;

- het Uniewoordmerk HENNESSY, aangevraagd op 25 juli 2005 en geregistreerd op 7 augustus 2006 onder nummer 004559241;

Polmos: - het Uniewoordmerk BELVEDERE, aangevraagd op 14 april 2015 en geregistreerd op 19 augustus 2015 onder nummer 013950464 voor waren in de klassen 1 en 5;

- de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk BELVEDERE, geregistreerd op 10 oktober 1968 onder nummer 0348878A ;

- het Benelux-woordmerk BELVEDERE VODKA, aangevraagd op 12 februari 1997 en geregistreerd op 1 december 1997 onder nummer 0608684;

MacDonald - het Uniewoordmerk ARDBEG, aangevraagd op 17 december 1997 en geregistreerd op 7 juni 1999 onder nummer 000704429;

- het Uniemerk GLENMORANGIE, aangevraagd op 1 april 1996 en geregistreerd op 4 augustus 1998 onder nummer 000085316.

2.3.

LB11, JMN, DelicaSea en KFW behoren tot het Van Caem Klerks concern (hierna: de Van Caem Klerks Group). De Van Caem Klerks Group is een internationaal opererend concern dat zich bezig houdt met de groothandel, import en export van (originele) merkgoederen, waaronder alcoholhoudende dranken voorzien van de merken van Hennessy c.s. Volgens de inschrijvingen in het register van de Kamer van Koophandel houden alle gedaagden zich bezig met groothandel, im- en export van alcoholische dranken. De Van Caem Klerks Group is verdeeld in divisies, waaronder Van Caem Liquor en Klerks Fine Wines. LB11 is een werkmaatschappij binnen Van Caem Liquor. DelicaSea en JMN vallen ook onder die divisie.

2.4.

KFW is verantwoordelijk voor de divisie Klerks Fine Wines. Op de website van de Van Caem Klerks Group staat met betrekking tot KFW het volgende vermeld:

“
KLERKS FINE WINES is a trading division of VAN CAEM KLERKS GROUP (…)

(…)

Product Range

(…)

Champagne & Sparkling

(…)

For information on Klerks Fine Wines, please contact KFW (…)”

2.5.

Bij de uitoefening van haar activiteiten maakt(e) VCKG gebruik van de diensten van (onder meer ) [A] Internationale Expeditie B.V. (hierna: [A]), Top Logistics B.V. (hierna: Top Logistics) en Wilson Logistics Rotterdam (hierna: Wilson Logistics), die zich bezig houden met de op- en overslag van accijnsgoederen. Bij deze expediteurs bevinden zich zowel goederen die onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst (niet-communautaire goederen met een zogenoemde T1-status, hierna ook wel: T1-goederen) als goederen die (al dan niet na (douanerechtelijk) te zijn ingevoerd) onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst (goederen met een zogenoemde AGD-status, hierna ook wel: AGD-goederen (ook wel aangeduid als T2-goederen).

Handelingen van gedaagden

JMN

2.6.

JMN voerde tot 26 augustus 2015 de handelsnamen Van Caem International en VCI. Op of omstreeks 22 augustus 2005 heeft JMN (onder de naam Van Caem International) meer dan 5.500 gedecodeerde Hennessy-producten op T2 verkocht en geleverd aan de in Spanje gevestigde onderneming Licores Navarres. Ook in 2006 heeft JMN tweemaal gedecodeerde Hennessy-producten verkocht en geleverd aan Licores Navarres. In alle gevallen waren de producten opgeslagen in Nederland.

2.7.

In 2005 en 2006 heeft JMN aan Wilson Logistics opdracht gegeven om Hennessy-producten van T1 over te zetten naar AGD (T2). Deze producten zijn vervolgens (deels) op AGD geleverd aan Licores Navarres.

2.8.

Op een lijst met als opschrift Stock VCI met als printdatum 15 september 2008 staan onder meer vermeld gedecodeerde producten met de merken HENNESSY, MOET & CHANDON, DOM PERIGNON, VEUVE CLICQUOT alsmede producten die vanwege de inhoudsmaat niet voor de Europese Unie zijn bestemd met de merken BELVEDERE, HENNESSY, KRUG, MOET & CHANDON en DOM PERIGNON.

2.9.

In interne e-mails van Van Caem International in de periode 2009-2013 staat met betrekking tot een aantal partijen Hennessy-producten het volgende vermeld:

“
Need to be cleaned at Toplog”;

“
will be ready next week, decoded as usual”;

“
Products need to be decoded in Mevi like last time”.

2.10.

Op een prijslijst met als opschrift Van Caem International april 2012 staan producten vermeld van de merken HENNESSY, MOET & CHANDON, DOM PERIGNON en VEUVE CLICQUOT die zijn gedecodeerd en producten van het merk GLENMORANGIE met een in de Europese Unie niet-gebruikelijke inhoudsmaat.

2.11.

In een procedure aanhangig tussen onder meer JMN en Bacardi and Company Limited heeft JMN in een akte van 21 december 2016 onder meer het volgende verklaard:

“
Bij de in het overzicht genoemde berekening van de winst is nog geen rekening gehouden met verkoopkosten die niet gemaakt zouden zijn als de 'Inbreukmakende Bacardi Producten' niet zouden zijn verhandeld (…). Deze kosten zijn voor de bedoelde periode niet eenvoudig vast te stellen. Ter vergelijking kunnen echter alle transacties in de eerste tien maanden van 2016 dienen: in die periode bedroegen deze kosten 0,63% ten opzichte van de omzet. Toegepast op de berekende omzetten zou dat het volgende betekenen: (…)

(…)”

2.12.

Op een stocklist met als koptekst: “Van Caem International”, gevolgd door :

(door Hennessy c.s. met groen gemarkeerd), worden gedecodeerde en niet voor de EER bestemde Hennessy-producten aangeboden.

DelicaSea

2.13.

Door een medewerker van KFW is op 25 maart 2011 de volgende e-mail correspondentie gevoerd met een medewerker van DelicaSea:

2.14.

Bij e-mail van 3 april 2013 heeft een medewerker van DelicaSea aan ‘logistics.vci’ bericht dat vier partijen met Hennessy-producten (HENNESSY en MOET & CHANDON) met een T2-status van Toplog naar [A] worden overgebracht met daarbij de mededeling “Goederen met * moeten nog gecleand worden”. Drie van de vier partijen zijn voorzien van een asterisk.

2.15.

Bij e-mail van 2 mei 2013 heeft DelicaSea een factuur verzonden aan Park & Shop Supermarket (hierna: Park & Shop) gevestigd te Trinidad en Tobago ter zake van Hennessy-producten met vermelding van “T2” en “*” en/of “cleanloen”.

2.16.

Op een prijslijst van DelicaSea met als opschrift Pricelist May-June 2014 worden onder meer producten met de merken HENNESSY, BELVEDERE, ARDBEG, GLENMORANGIE aangeboden met de toevoeging “*”. Op de lijst staat voorts vermeld: Prices are EXW Holland ([A]).

2.17.

Op een prijslijst van DelicaSea gedateerd op 2 september 2014 worden onder meer producten van de merken GLENMORANGIE, HENNESSY, BELVEDERE, MOET & CHANDON, DOM PERIGNON en VEUVE CLICQUOT aangeboden met de toevoeging “*”.

2.18.

In 2014 heeft DelicaSea niet-Europese, gedecodeerde producten van (onder meer) het merk GLENMORANGIE verkocht en via [A] op T1 geleverd aan [B] S.A.R.L. (hierna: [B]) te Luxemburg. Deze producten zijn nadien (via [A]) ingevoerd. [B] verkoopt alcoholhoudende dranken in het door haar geëxploiteerde tankstation in Luxemburg. In die periode hebben meerdere transacties met betrekking tot Hennessy-producten plaatsgevonden tussen DelicaSea en [B].

2.19.

In antwoord op een e-mail waarin [B] schrijft dat zij de laatste invoice van [A] meestuurt, schrijft DelicaSea in een e-mail van 17 maart 2014:

Overige handelingen VCKG

2.20.

Op een van de Van Caem Klerks Group afkomstige prijslijst (‘stock list’) voor de periode maart-april 2016, waarop door Hennessy c.s. (in kleur) markeringen zijn aangebracht, worden onder meer de volgende producten aangeboden:

(…)

2.21.

Op een van de Van Caem Klerks Group afkomstige prijslijst voor de periode mei-juni 2016, waarop door Hennessy (kleuren)markeringen zijn aangebracht, worden onder meer de volgende producten aangeboden:

(…)

Beslagen (afgifte- en bewijsbeslag)

2.22.

Bij beschikking van 5 augustus 2016 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan Hennessy c.s. verlof verleend om ten laste van onder meer LB11, JMN, DelicaSea en KFW conservatoir bewijsbeslag te leggen op bescheiden die verband houden met – kort gezegd –

het (doen) invoeren in de EER van Hennessy-producten,
het (doen) aanbieden, verkopen, adverteren en/of in voorraad (doen) houden ter verhandeling in de EER van Hennessy-producten die niet voor de Europese markt zijn bestemd,
het (doen) decoderen van Hennessy-producten;
het (doen) aanbieden, verkopen, adverteren en/of in voorraad (doen) houden van gedecodeerde Hennessy-producten.

2.23.

Bij e-mail van 4 april 2017 heeft de deurwaarder aan de advocaat van Hennessy c.s. meegedeeld dat de duiding van de in bewijsbeslag genomen bescheiden een omvangrijk proces is, dat zij bezig is met die duiding en dat er al data in definitief bewijsbeslag zijn genomen.

2.24.

Bij beschikking van eveneens 5 augustus 2016 heeft de voorzieningenrechter van diezelfde rechtbank aan Hennessy c.s.verlof verleend om ten laste van (onder meer) LB11, JMN, DelicaSea en KFW en onder meer onder [A] conservatoir derdenbeslag tot afgifte te leggen op inbreukmakende Hennessy-producten van de betreffende merkhouders.

2.25.

Op grond van het in 2.24 vermelde verlof heeft Hennessy c.s. op 30 augustus 2016 blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal beslag tot afgifte gelegd op:

“1*. 28 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy^[1]VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11606861/0002, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie A 244600;

2*.5 dozen met daarin 24 0,2 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode

HNNSVSCG0000000000000200, met lotcode 11606969/0023, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie D 30405;

3* . 105 dozen met daarin 6 0,75 literflessen 'MOET & CHANDON NECTAR IMPERIAL ROSE DEMI-SEC, bekend onder artikelcode MOETNCIR0000000000000750, met lotcode 11607006/0002, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 30110;

4*. 42 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11607539/0001, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 31430;

5*. 80 dozen met daarin 6 0,75 literflessen 'MOET & CHANDON NECTAR IMPERIAL ROSE DEMI-SEC, bekend onder artikelcode MOETNCIR0000000000000750, met lotcode 11607006/0002, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 31530;

6*. 42 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11607539/0001, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 52130;

7*. 14 dozen met daarin 12 1 literflessen Hennessy VS Cognac, bekend onder artikelcode HNNSVSCG0000000000001000, met lotcode 11607539/0001, ingekomen op de douanestatus T2 en thans eveneens douanestatus T2, aangetroffen op de locatie F 62305;”

In het proces-verbaal is voorts het volgende opgenomen:

“
Voor de aanwijzing van de in beslag te nemen zaken zijn aanwezig geweest mevrouw [C] en de heer [D], hierna te noemen productdeskundigen, beide voor verzoeksters;

De door mij in conservatoir beslag tot afgifte genomen MHCS-producten (voorzieningenrechter: Hennessy-producten) zijn door rekwiranten aangewezen als inbreukmakende MHCS-producten, zulks door middel van controle van de doos- en of flescode. Door de productdeskundigen is aan mij kenbaar hebben gemaakt dat zij enkel en alleen aan de hand van het controleren van de productcodes van de fles en/of doos in de eigen administratie vast kunnen stellen of het inbreukmakende MHCS-producten betreffen;

(…)

Voorafgaand aan onderhavig beslag ten taste van beslagene is op dezelfde dag op de beslaglocatie eveneens beslag gelegd ten laste van derden. Gedurende deze beslaglegging is mij gebleken aan de hand van de door de besloten vennootschap [A] Internationale Expeditie B.V. aan mij verstrekte voorraadadministratie dat voormeld in conservatoir beslag tot afgifte genomen MHCS-producten op de beslaglocatie staan in opdracht van de besloten vennootschap L.B.11 B.V. (…).”

2.26.

Hennessy c.s. heeft het beslag op de in het proces-verbaal onder 2 vermelde partij opgeheven.

2.27.

De lotcodes van de in beslag genomen partijen komen in de administratie van Hennessy c.s. overeen met transacties die zij heeft gesloten met afnemers gevestigd buiten de Europese Unie. De partijen vermeld in 1, 4, 6 en 7 van het proces-verbaal zijn verkocht aan Queensway Overseas LL.C. in Dubai (hierna: Queensway) en hadden in de administratie van MHCS de vermelding “
port of destination: Kenya”. De partijen vermeld in 3 en 5 van het proces-verbaal zijn verkocht aan Lamani Bishop de Spinoza Co. Ltd te Sierra Leone. Al deze partijen zijn door Hennessy c.s. (op FCA-voorwaarden of vergelijkbare voorwaarden) op T2 geleverd in Rotterdam (bij Top Logistics of een andere expediteur).

Bodemprocedure

2.28.

Op 22 november 2016 heeft Hennessy c.s. bij deze rechtbank tegen (onder meer) VCKG een bodemprocedure aanhangig gemaakt. In deze procedure (hierna: de bodemprocedure) heeft Hennessy c.s. incidentele vorderingen ingesteld die strekken tot het opleggen van een provisioneel inbreukverbod en exhibitie.

In de bodemprocedure is door een van gedaagden (niet zijnde VCKG) een bevoegdheidsincident opgeworpen.

3.Het geschil

3.1.

Hennessy c.s. vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. JMN, LB11, Delicasea en KFW te bevelen om elke inbreuk op de in de dagvaarding vermelde merken van Hennessy c.s. in Nederland (en voor JMN in de Europese Unie) te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het aanbieden, (doen) invoeren, (doen) verhandelen en ter verhandeling in voorraad (doen) hebben van producten voorzien van de merken

Voor JMN: ARDBEG, BELVEDERE, GLENMORANGIE, HENNESSY, DOM PERIGNON, KRUG, MOËT & CHANDON en VEUVE CLICQUOT,
Voor DelicaSea: ARDBEG, BELVEDERE, HENNESSY, GLENMORANGIE, MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON, VEUVE CLICQUOT,
Voor LB11: HENNESSY, MÖET & CHANDON, GLENMORANGIE, BELVEDERE en ARDBEG,
Voor KFW: MÖET & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON en KRUG,

waarvan door de betreffende gedaagde niet is aangetoond dat deze bij voortduring een T1 status hebben gehad en/of dat deze door of met toestemming van Hennessy c.s. in de EER in de handel zijn gebracht en/of waarvan de productcodes zijn verwijderd, alsmede te staken en gestaakt te houden het (doen) decoderen en het (doen) aanbrengen en/of (doen) verwijderen van tekens die gelijk zijn aan de hier per gedaagde vermelde merken van Hennessy c.s. op waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven,

II. JMN, LB11, DelicaSea en KFW te bevelen om aan de advocaat van Hennessy c.s. een afschrift te verstrekken van de in de dagvaarding in 11.14 vermelde bescheiden, waarbij zij de bescheiden kunnen ontdoen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens die geen verband houden met de door Hennessy c.s. gestelde merkinbreuk en/of het gestelde onrechtmatige handelen door deze informatie zwart te maken alvorens het gevraagde afschrift te verstrekken en hen te veroordelen om te gedogen dat een door Hennessy c.s. aan te wijzen onafhankelijke derde de juistheid en volledigheid van de door hen verstrekte afschriften nagaat in de ten laste van hen in conservatoir bewijsbeslag genomen informatie,

III. althans in goede justitie op te leggen voorzieningen, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van gedaagden in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

Aan deze vordering legt Hennessy c.s. – samengevat – het volgende ten grondslag.

3.2.1.

Uit diverse bewijsmiddelen (en mede uit de daarin door VCKG gebruikte productcodes) volgt dat LB11, JMN, DelicaSea en KFW al jaren lang op grote schaal inbreuk maken op de merken van Hennessy c.s. door (al dan niet gedecodeerde) Hennessy-producten in te voeren, te (doen) invoeren, in voorraad te houden ter verhandeling, aan te bieden, in de handel te brengen, te (doen) decoderen en/of de Hennessy-merken te gebruiken in zakelijke stukken. Tijdens de beslaglegging ten laste van gedaagden heeft Hennessy c.s. een grote professionele decodeerfaciliteit aangetroffen in de directe omgeving van [A]. Decoderen levert niet alleen een merkinbreuk op maar vormt – met betrekking tot uitgeputte Hennessy-producten – ook een gegronde reden voor verzet tegen verdere verhandeling.

3.2.2.

LB11 heeft zonder toestemming van de betreffende merkhouders gebruik gemaakt van de merken HENNESSY, MÖET & CHANDON, GLENMORANGIE, BELVEDERE en ARDBEG, hetgeen behoudens tegenbewijs een inbreuk vormt op de betreffende merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo^[2]en artikel 20 lid 1 sub a BVIE^[3].

Bij de beslaglegging heeft de deurwaarder ten laste van LB11 enkele duizenden inbreukmakende Hennessy-producten met een T2-status in beslag genomen (zie 2.25). Deze producten voorzien van de merken HENNESSY en MOET & CHANDON werden door [A] in voorraad gehouden voor LB11. De in beslag genomen partijen zijn via het track-and-tracesysteem van Hennessy c.s. herleid tot transacties van Hennessy c.s. bestemd voor markten buiten de EER. Door deze producten in Rotterdam op voorraad te houden heeft LB11 inbreuk gemaakt op de merkrechten van MHCS en Hennessy.
Op prijslijsten over maart-april en mei-juni 2016 (zie 2.20 en 2.21) worden zonder voorbehoud van een mogelijke douanestatus producten van (onder meer) de merken HENNESSY, MÖET & CHANDON, GLENMORANGIE, BELVEDERE en ARDBEG) aangeboden, die bij [A] in voorraad werden gehouden. Het gebruik van deze prijslijsten is daarmee te beschouwen als een inbreuk op de merkrechten van de betreffende merkhouders. Gelet op het verschil tussen de beide lijsten, is aannemelijk dat verhandeling van producten van de oudste lijst heeft plaatsgevonden, zodat verdere inbreuk aannemelijk is.

3.2.3.

JMN heeft in de afgelopen jaren zonder toestemming van de betreffende merkhouders gebruik gemaakt van de merken ARDBEG, BELVEDERE, GLENMORANGIE, HENNESSY, DOM PERIGNON, KRUG, MOËT & CHANDON en VEUVE CLICQUOT, hetgeen behoudens tegenbewijs een inbreuk vormt op de betreffende merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 20 lid 1 sub a BVIE.

Hennessy c.s. heeft over de jaren sinds 2003 op de Europese markt meerdere prijslijsten van JMN aangetroffen. Op deze prijslijsten worden zonder enig voorbehoud ten aanzien van een mogelijke douanestatus vele gedecodeerde en niet-Europese Hennessy-producten ter verkoop aangeboden. Deze producten staan opgeslagen in Nederland bij Mevi (Top Logistics), [A] en Wilson Logistics. Met het aanbieden aan Europese marktdeelnemers en het daartoe op voorraad houden van deze Hennessy-producten maakt JMN inbreuk op de merkrechten van Hennessy c.s.
Voorts heeft JMN in 2005 en 2006 gedecodeerde producten voorzien van het merk HENNESSY op T2 in voorraad gehouden in Nederland en deze binnen de EU verhandeld aan Licores Navarres en aan andere partijen. Daarnaast heeft JMN in 2005 en 2006 gedecodeerde producten met de merken HENNESSY en VEUVE CLICQUOT doen invoeren in de EER en vervolgens op AGD-status verhandeld (onder meer aan Licores Navarres). Hiermee heeft JMN inbreuk gemaakt op de merkrechten van Hennessy c.s.
In de periode november 2010 – april 2012 heeft JMN op grote schaal Hennessy-producten ingekocht bij DelicaSea. Deze producten, die gedecodeerd waren, zijn ter verdere verhandeling op voorraad gehouden bij Top Logistics en ook van daaruit verder verhandeld.
Daarnaast heeft JMN (al dan niet tezamen met DelicaSea) op grote schaal Hennessy-producten doen decoderen. Dit volgt uit de in 2.9 beschreven e-mails. Uit de in die e-mails gebruikte productcodes leidt Hennessy c.s. af dat het producten met een communautaire status betreft.
Ook thans is JMN nog actief. Dit volgt uit een door haarzelf in een andere procedure afgelegde verklaring waarin zij melding maakt van een omzet van 1,4 miljoen over de eerste maanden van 2016 (zie 2.11). Uit de door Hennessy c.s. overgelegde prijslijst gedateerd op 4 januari 2017 (zie 2.12) volgt dat JMN ook na de in 2.24 en 2.22 beschreven beslagen haar inbreukmakende handelingen heeft voortgezet.

3.2.4.

DelicaSea heeft in de afgelopen jaren zonder toestemming van de betreffende merkhouders gebruik gemaakt van de merken ARDBEG, BELVEDERE, HENNESSY, GLENMORANGIE, MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON en VEUVE CLICQUOT, hetgeen behoudens tegenbewijs een inbreuk vormt op de betreffende merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 20 lid 1 sub a BVIE.

De hiervoor bij JMN vermelde producten zijn (deels) afkomstig van DelicaSea. Het is dan ook aannemelijk dat ook DelicaSea inbreuk heeft gemaakt op de Hennessy-merken door vanuit Nederland gedecodeerde Hennessy-producten te verkopen en in Nederland in voorraad te houden;
Uit inkoopfacturen uit 2012 en 2013 blijkt dat DelicaSea grote hoeveelheden gedecodeerde producten met de merken HENNESSY, MOET & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON heeft verkocht aan JMN en daartoe in voorraad gehouden bij Top Logistics. Uit de gebruikte productcodes leidt Hennessy c.s. af dat deze producten een communautaire status hadden. Gelet op de op die facturen vermelde kosten ter zake van stickering en labelling leidt Hennessy c.s. af dat DelicaSea (en/of JMN) de producten heeft doen decoderen onder verwijdering van het originele label en met het opnieuw aanbrengen van labels en stickers waarop de Hennessy-merken staan afgebeeld.
Uit de e-mail van 3 april 2013 (zie 2.14) volgt dat DelicaSea producten met de merken HENNESSY en MOET & CHANDON met een T2-status in Nederland heeft doen decoderen en in voorraad doen houden ter verdere verhandeling;
In 2013 en 2014 heeft DelicaSea gedecodeerde producten met de merken GLENMORANGIE, HENNESSY, BELVEDERE, MOET & CHANDON, DOM PERIGNON en VEUVE CLICQUOT alsmede GLENMORANGIE met een niet voor de Europese Unie bestemde inhoudsmaat zonder voorbehoud ten aanzien van de douane-status aangeboden en in Nederland opgeslagen ter verhandeling (zie 2.16 en 2.17);
In 2014 heeft DelicaSea gedecodeerde producten van het merk GLENMORANGIE en later ook van andere Hennessy-producten verhandeld aan [B], die deze daarna binnen de EER heeft verhandeld (zie 2.18). Als DelicaSea die partijen al niet zelf heeft ingevoerd in de EER, heeft [B] dat op haar aanwijzing en kosten gedaan. DelicaSea wist dat de betreffende producten noodzakelijkerwijs in de EER in de handel zouden worden gebracht, zodat ook de verhandeling op T1 aan [B] te beschouwen is als een inbreukmakende handeling.

3.2.5.

KFW is de centrale werkmaatschappij in de divisie Champagnes and Wines van de Van Caem Klerks Group. Volgens de website van de Van Caem Klerks Group handelt zij onder meer in champagnes. Het is dan ook aannemelijk dat de prijslijsten over maart-april en mei-juni 2016 die zijn beschreven in 2.20 en 2.21 (mede) van haar afkomstig zijn en dat zij de op die prijslijsten vermelde (gedecodeerde en/of niet voor de Europese markt bestemde) champagnes met de merken MÖET & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON en KRUG in Nederland ter verhandeling in voorraad heeft gehouden, heeft aangeboden en verhandeld.

3.2.6.

Gelet op de grootschaligheid van de hiervoor vermelde inbreuken, heeft Hennessy c.s. een spoedeisend belang bij oplegging van de gevorderde inbreukverboden. Daarnaast heeft Hennessy c.s. een spoedeisend belang bij de door haar gevorderde inzage. De gevorderde inzage richt zich op documenten van VCKG die verband houden met de hiervoor beschreven gestelde merkinbreuken en alle andere merkinbreuken die VCKG op de Hennessy-merken heeft gemaakt in de periode vanaf 1 januari 2003 tot de datum van betekening van het vonnis.

3.2.7.

Deze inzage is van belang voor de door Hennessy c.s. in de bodemprocedure in te stellen (hoofd)vorderingen, want thans heeft zij onvoldoende inzicht om de inbreukmakende handelingen en de omvang ervan definitief te kunnen vaststellen en om helderheid te krijgen over de onderlinge taakverdeling van gedaagden. Hennessy c.s. heeft voorts een spoedeisend belang bij het verkrijgen van informatie over de herkomst en distributiekanalen van in bewijsmiddelen vermelde (inbreukmakende) producten. Met die laatste informatie kan Hennessy c.s. zo spoedig mogelijk optreden tegen mogelijke rechtsopvolgers van gedaagden die de inbreukmakende producten verder kunnen verspreiden of zelfs aan consumenten kunnen verkopen.

3.3.

VCKG voert gemotiveerd verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat zij bevoegd is tot kennisname van het geschil in conventie en in reconventie, op de volgende gronden.

4.1.1.

Voor zover de vorderingen van Hennessy c.s. gebaseerd zijn op de gestelde inbreuk op de in 2.2 vermelde Uniemerken en internationale merkregistraties met gelding in de EU, volgt deze bevoegdheid uit de artikelen 95 lid 1, 96 onder a, 97 lid 1, 103 lid 1 en (voor de internationale merkregistraties) 145 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu gedaagden in Nederland zijn gevestigd. Deze bevoegdheid strekt zich uit over de gehele Europese Unie.

4.1.2.

Voor zover de vorderingen van Hennessy c.s. zijn gegrond op inbreuk in Nederland op Beneluxmerken of internationale merkregistraties met gelding in de Benelux, is aan te nemen dat de voorzieningenrechter bevoegd is wegens verknochtheid met de gestelde inbreuk op de aan deze merken identieke en voor dezelfde waren ingeschreven Uniemerken, of (met betrekking tot de BELVEDERE merken) sprake is van een zodanige samenhang feitelijk en rechtens dat dat een gezamenlijke beoordeling in kort geding vraagt. Daarnaast kan de bevoegdheid worden gegrond op de stelling van Hennessy c.s. dat VCKG inbreuk maakt op haar merkrechten door het aanbieden van Hennessy-producten aan afnemers in de hele Benelux middels mailings met prijslijsten en derhalve ook in dit arrondissement. Bij dit alles neemt de voorzieningenrechter nog in aanmerking dat VCKG de relatieve bevoegdheid niet heeft bestreden.

Spoedeisend belang

4.2.

Bij de beoordeling van het spoedeisend belang staat voorop dat een vordering die beoogt een einde te maken aan een (gestelde) voortdurende inbreuk op merkrechten in beginsel als spoedeisend kan worden aangemerkt. De omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat spoedeisendheid ontbreekt. De vraag of een eisende partij in kort geding een voldoende spoedeisend belang heeft bij het gevraagde verbod dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van alle betrokken belangen, beoordeeld naar het moment van de uitspraak. Volgens rechtspraak van deze rechtbank in kort geding in IE-zaken kan stilzitten van de eisende partij ertoe leiden dat het spoedeisend belang aan haar verbodsvordering komt te ontvallen^[4]. Dit zal het geval zijn indien dit stilzitten langere tijd heeft aangehouden en er geen (nieuwe) feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan moet worden aangenomen dat na dat tijdsverloop oplegging van de gevraagde voorziening (alsnog) gerechtvaardigd is.

4.3.

Voor zover Hennessy c.s. haar verbodsvorderingen gebaseerd heeft op de gestelde inbreuk met betrekking tot de op 30 augustus 2016 ten laste van LB11 in beslag genomen partijen Hennessy-producten (zie 2.25) en de prijslijsten over maart-april en mei-juni 2016 (zie 2.20 en 2.21) is het vereiste spoedeisend belang aanwezig. Hetzelfde geldt voor de stocklist gedateerd op januari 2017 (zie 2.12), voor zover aangenomen kan worden dat die stocklist ook is gebruikt omstreeks of na de datum van datering, wat door JMN wordt betwist. Voor zover de stakingsvorderingen zien op andere handelingen die vóór 2016 hebben plaatsgevonden, ontbreekt het spoedeisend belang in de zin dat die handelingen niet meer zelfstandig een verbod rechtvaardigen. Zij kunnen wel worden betrokken bij de beoordeling met betrekking tot bijvoorbeeld de duur of de omvang van een recentere inbreuk.

4.4.

Met betrekking tot de spoedeisendheid van de gevorderde exhibitie geldt het volgende. Hennessy c.s. stelt dat zij een spoedeisend belang heeft bij de exhibitie om haar bewijspositie te versterken voor de bodemprocedure waarin zij (onder andere) staking van de gestelde merkinbreuken door VCKG, alsmede afdracht van winst vordert. Daarnaast beoogt zij na te gaan waar de gestelde inbreukmakende producten zijn gebleven om verdere inbreuken en schade te voorkomen. Het enkele feit dat er door Hennessy c.s. reeds een bodemprocedure is ingesteld, brengt niet mee dat Hennessy c.s. niet-ontvankelijk is in haar exhibitie-vordering in kort geding. Daarmee is ook het spoedeisend belang bij deze vordering in beginsel gegeven. VCKG heeft dat ook niet betwist, maar stelt wel vraagtekens bij het spoedeisend belang van Hennessy c.s. ten aanzien van de door Hennessy c.s. gevorderde bescheiden. Het gegeven dat tussen partijen een bodemprocedure aanhangig is kan wel een rol spelen bij de vraag of sprake is van de vereiste spoedeisendheid van het belang bij de in kort geding gevorderde bescheiden^[5]. De voorzieningenrechter zal dat bij de materiële beoordeling van de gevorderde exhibitie beoordelen.

4.5.

Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Hennessy c.s., in ieder geval voor een deel van haar vorderingen, voldoende spoedeisend belang heeft om in deze procedure te worden ontvangen.

4.6.

In het navolgende zal de voorzieningenrechter per gedaagde de vorderingen aan de hand van de ten aanzien van die gedaagde in de dagvaarding gestelde inbreukmakende handelingen beoordelen, behoudens voor zover uit het navolgende anders blijkt. Voor zover Hennessy c.s. in haar productie 21, waarin zij per merk een schematisch overzicht van inbreukmakende handelingen heeft opgenomen, nog andere inbreuken heeft vermeld, wordt daaraan voorbij gegaan. Ten aanzien daarvan heeft Hennessy c.s. niet voldaan aan haar stelplicht.

KFW

4.7.

Hennessy c.s. heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat KFW handelingen heeft verricht die merkinbreuk zouden vormen. Uit het in 2.13 beschreven e-mail verkeer volgt slechts dat KFW interesse had in aankoop van een partij Hennessy-producten van JMN uit India, maar niet (zoals Hennessy c.s. betoogt en VCKG betwist) dat zij die goederen heeft ingevoerd in de EU of dat de goederen noodzakelijkerwijs ingevoerd zouden worden. Dat kan in ieder geval niet worden afgeleid uit het enkele feit dat de vermelde productcodes ook zijn gebruikt binnen de Van Caem Klerks Groep voor hetzelfde type product met T2-status. Zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, is niet aannemelijk dat er binnen de Van Caem Klerks Groep bij wijziging van de douane-status van een product een andere interne artikelcode aan dat product wordt toegekend. De vermelde interne codes vormen derhalve geen aanwijzing dat het om verhandeling van ingevoerde of noodzakelijkerwijs in te voeren goederen ging.

4.8.

Hennessy c.s. heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgt dat KFW betrokken was bij enige andere concreet door haar gestelde transactie. Dat KFW volgens de website van de Van Caem Klerks Group (zie 2.3) handelt in ‘fine wines and champagnes’, is niet genoeg om het gebruik van de prijslijsten beschreven in 2.20 en 2.21 aan deze rechtspersoon toe te dichten. Dit geldt temeer nu KFW gemotiveerd heeft gesteld dat zij weliswaar in wijn handelt, maar niet zozeer in wat zij noemt ‘branded’ champagnes. Jegens KFW zullen daarom alle vorderingen worden afgewezen.

JMN

4.9.

Ten aanzien van JMN heeft Hennessy c.s. slechts één recente handeling gesteld, de stocklist gedateerd op 4 januari 2017. JMN heeft gemotiveerd betwist dat deze lijst recent is. Volgens JMN is zij al jaren niet meer actief en dateert de lijst uit 2012. Zij heeft daartoe gewezen op de gebruikte productcodes, die – naar zij onweersproken heeft gesteld – niet meer worden gebruikt binnen de Van Caem Klerks Group, en naar de documentgeschiedenis waaruit volgt dat het document laatstelijk in 2012 is gewijzigd. De datum vermeld op de door Hennessy c.s. overgelegde lijst betreft een automatisch gegenereerde afdrukdatum, aldus JMN. Hoewel dat vervolgens wel op haar weg lag, heeft Hennessy c.s. geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit zou kunnen volgen dat deze lijst wel van recente datum is of recent nog door JMN is gebruikt. Ook overigens kan Hennessy c.s. niet worden gevolgd in haar stelling dat JMN nog altijd actief is. Anders dan Hennessy c.s. betoogt, kan uit de in 2.11 weergegeven verklaring niet worden afgeleid dat JMN over de eerste 10 maanden van 2016 een omzet van 1,4 miljoen had. Die verklaring ziet op het bepalen van een kostenpercentage voor een periode in 2011/2012. VCKG heeft betoogd dat daarbij de kosten binnen de Van Caem Klerks Group over 2016 ter vergelijking hebben gediend, niet die van JMN afzonderlijk. De betreffende verklaring vormt zodoende geen bewijs van enige omzet van JMN in 2016. Nu uit niets blijkt dat JMN nog actief is, laat staan dat zij recentelijk voor Hennessy c.s. relevante handelingen heeft verricht, is er geen plaats voor oplegging van het gevorderde inbreukverbod.

4.10.

Op dezelfde gronden is er ook geen redelijk vermoeden dat JMN recent inbreukmakende handelingen heeft verricht. JMN heeft voorts gemotiveerd betoogd dat zij geen handelsactiviteiten meer verricht. Om deze redenen heeft Hennessy c.s. geen spoedeisend belang bij exhibitie van de gevraagde gegevens. De bodemprocedure is reeds aanhangig en daarin is een provisionele vordering tot exhibitie ingesteld. Daarmee wijkt deze zaak af van de zaak tussen Hennessy c.s. enerzijds en Top Logistics e.a. anderzijds, waarin deze voorzieningenrechter op 10 april jl. uitspraak deed^[6]. De verlangde gegevens zijn in de onderhavige zaak in ieder geval niet meer benodigd voor het bepalen of een procedure jegens JMN opportuun is, noch voor de voorbereiding van de dagvaarding. Niet valt in te zien waarom van Hennessy c.s. niet kan worden gevergd dat zij de uitkomst van de exhibitievordering in de bodemprocedure afwacht. De gevorderde gegevens stelt zij immers nodig te hebben voor de verdere inhoudelijke behandeling van die zaak. Derhalve heeft zij ze pas nodig nadat is beslist in het exhibitie incident. Bovendien heeft Hennessy c.s. bewijsbeslag gelegd, zodat zij ook niet hoeft te vrezen dat de bescheiden waarvan zij exhibitie verlangt in de tussentijd verloren gaan. Evenmin valt in te zien dat Hennessy c.s. de bescheiden met spoed nodig heeft voor het opsporen van verdere afnemers of om verdere inbreuk en schade te voorkomen. De meest recente gestelde inbreukmakende handelingen dateren van 2013. Aannemelijk is dan ook dat de betreffende goederen reeds zijn gedistribueerd en geconsumeerd. Het tegendeel is in ieder geval niet aannemelijk geworden.

4.11.

Gelet op dit een en ander brengt een belangenafweging mee dat Hennessy c.s. geen belang heeft reeds nu, voordat daarover ten gronde is geoordeeld in het ingestelde incident in de bodemprocedure, afschrift van bescheiden van JMN te verkrijgen.

DelicaSea

4.12.

Hennessy c.s. stelt dat DelicaSea in de jaren 2012 tot en met 2014 met betrekking tot Hennessy-producten een reeks aan inbreukmakende handelingen (aanbieden, verhandelen, op voorraad houden, decoderen) heeft verricht. De recentste aan DelicaSea verweten transacties betreffen die aan [B] in 2014 (zie 2.18) en die aan Park & Shop in 2013 (zie 2.15). Hoewel de gestelde transacties de nodige vragen oproepen, levert dat evenwel geen spoedeisend belang op voor toewijzing van het gevorderde verbod. Volgens DelicaSea verricht zij nagenoeg geen handelsactiviteiten meer. Nog daargelaten dat DelicaSea verweer heeft gevoerd tegen de gestelde inbreuken, is tegen die achtergrond niet aannemelijk geworden dat sprake is van thans nog dreigende inbreuken, die oplegging van een inbreukverbod rechtvaardigen. Hennessy c.s. heeft bovendien niet duidelijk gemaakt waarom zij nu pas een verbod vordert voor dit handelen in 2012 tot en met 2014.

4.13.

Net zoals is overwogen ten aanzien van JMN, valt ook niet in te zien welk spoedeisend belang Hennessy c.s. heeft om, vooruitlopend op het incident in de bodemprocedure, te beschikken over nadere gegevens over de gestelde inbreukmakende transacties en eventuele andere (inbreukmakende) transacties van DelicaSea met Hennessy-producten.

LB11

4.14.

Tussen Hennessy en MHCS enerzijds en LB11 anderzijds is niet in geschil dat de in augustus 2016 bij [A] in beslag genomen partijen HENNESSY en MOET & CHANDON (zie 2.25) op T2 in Nederland in voorraad werden gehouden ter verdere verhandeling door LB11. Anders dan VCKG betoogt, vormt dat een voorbehouden handeling in de zin van artikel 9 lid 3 sub b UMVo (en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE) en daarmee in beginsel een inbreuk op de merkrechten van de betreffende merkhouders. Dat geldt ook voor zover LB11 de goederen in voorraad hield met het oogmerk de goederen uit te voeren.

4.15.

Tot haar verweer heeft LB11 subsidiair aangevoerd dat de merkrechten van de betreffende producten waren uitgeput, omdat de merkhouders (Hennessy en MHCS) de producten binnen de EER op T2 hebben afgeleverd aan hun afnemers en ze daarmee zelf binnen de EER in de handel hebben gebracht. Hiertegenover heeft Hennessy c.s. betoogd dat deze producten niet door haar in de EER in de handel zijn gebracht, omdat de levering is geschied met het duidelijke oogmerk om de producten buiten de EER te brengen. Dit blijkt volgens Hennessy c.s. uit het feit dat de afnemers buiten de EER zijn gevestigd, het feit dat de
intended port of destinationbuiten de EER ligt, de verkoop onder de leveringsvoorwaarde ‘FCA’ en het bijgevoegde
certificat d’origine, dat alleen bij export van belang is
.

4.16.

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter slaagt het beroep op uitputting van LB11. De betreffende producten zijn immers feitelijk door Hennessy c.s. binnen de EER verkocht en geleverd aan derden. Hennessy c.s. heeft daarmee in de EU de eerste verhandeling van de van de merken voorziene producten gecontroleerd en de economische waarde van haar merken gerealiseerd^[7]. Dat deze derden zelf niet statutair gevestigd zijn in de EER staat daar niet aan in de weg. Ook buiten de EER gevestigde rechtspersonen kunnen immers deelnemen aan het communautaire handelsverkeer. Dat de leveringen hebben plaatsgevonden met het doel de producten buiten de EER in de handel te brengen, staat er evenmin aan in de weg. Na de levering kon Hennessy c.s. die doelstelling immers niet meer controleren. Ook het feit dat de goederen zijn geleverd op leveringsvoorwaarden ‘FCA’, wat volgens Hennessy c.s. inhoudt: “
requires the seller to clear the goods for export”, maakt dat niet anders. Deze voorwaarde betekent niet dat Hennessy c.s. de goederen heeft uitgevoerd, slechts dat ze alle formaliteiten heeft verricht die export mogelijk maken. Het staat de koper echter, naar de voorzieningenrechter begrijpt, vrij de goederen vervolgens al dan niet uit te voeren.

4.17.

Dat dit Hennessy c.s. zou dwingen zelf zorg te dragen voor de uitvoer van haar in de EU geproduceerde goederen en daarmee zelf de daarmee gemoeide kosten zou dienen te dragen, lijkt voorshands een juiste conclusie. Volgens partijen is het namelijk niet mogelijk om in de EU geproduceerde goederen op T1 te plaatsen. Dat die gevolgen haaks zouden staan op de bedoeling van de Europese wetgever met het Europese uitputtingsbeginsel, ziet de voorzieningenrechter echter niet in. Als de goederen bedoeld zijn voor export, is het aan de merkhouder om er voor te zorgen dat hij de controle houdt over die goederen totdat ze zijn uitgevoerd. Het betoog van Hennessy c.s. dat het criterium ‘
door de merkhouder of met zijn toestemmingin de handel gebracht’ als bedoeld in artikel 13 lid 1 UMVo en artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn^[8](Mrl) niet op dezelfde wijze uitgelegd kan worden als het
door een derde‘in de handel brengen’ in de zin van artikel 9 lid 3 sub b UMVo en 5 lid 3 sub b Mrl, wijst de voorzieningenrechter van de hand. Zowel de UMVo als de Mrl bevatten geen aanwijzing dat de voorbehouden handeling bestaande uit het ‘in de handel brengen’ in artikel 9 lid 3 sub b UMVo en 5 lid 3 sub b Mrl anders uitgelegd moeten worden als het gaat om een handeling van de merkhouder dan als het gaat om een handeling door een derde.

4.18.

Voor zover Hennessy c.s. nog heeft gesteld dat de in beslag genomen partijen gedecodeerde producten betreffen, gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij. Dat deze producten waren gedecodeerd volgt in ieder geval niet uit het proces-verbaal. Het proces-verbaal doet juist vermoeden dat deze partijen niet waren gedecodeerd, aangezien de deurwaarder en Hennessy c.s. stellen dat zij aan de hand van de gebruikte codes hebben vastgesteld tot welke partijen deze goederen behoorden en dat ze bestemd waren voor export. Vooralsnog is dan ook niet aannemelijk geworden dat Hennessy c.s. zich om die reden tegen verdere verhandeling van de betreffende producten kan verzetten.

4.19.

Voorshands vormen de op 30 augustus 2016 in beslag genomen partijen Hennessy-producten derhalve geen inbreuk op de Hennessy-merken, zodat zij geen grond vormen voor oplegging van een verbod of exhibitie.

4.20.

Hennessy c.s. stellen daarnaast dat LB11 inbreuk maakt op haar merkrechten door het gebruik van de Hennessy-merken in prijslijsten van maart-april en mei-juni 2016 (zie 2.20 en 2.21) en het invoeren, verhandelen en daartoe in voorraad houden van de in die prijslijsten vermelde goederen. LB11 heeft verklaard dat deze prijslijsten van haar afkomstig zijn en zij heeft niet betwist dat deze lijsten zijn verstrekt aan een in de EER gevestigde handelaar, zodat daarvan zal worden uitgegaan. Dat de in deze lijsten vermelde Hennessy-merken zijn gebruikt in stukken voor zakelijk gebruik is evenmin betwist. Het verweer van LB11 dat dergelijk gebruik alleen een inbreuk behelst, indien (verhandeling van) de onderliggende goederen inbreuk maakt, kan niet worden gevolgd. Gebruik in zakelijke stukken kan immers inbreukmakend zijn ongeacht of er een daadwerkelijke voorraad is, als het gebruik plaats vindt ter onderscheiding van waren van LB11^[9]. Bij het gebruik op prijslijsten die dienen voor de verkoop van producten door LB11 is daarvan naar voorlopig oordeel sprake.

4.21.

Het gebruik in zakelijke stukken is evenwel toegestaan als het gebruik dient om reclame te maken voor goederen die geen inbreuk maken, indien en voor zover er sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel (vgl. Dior/Evora)^[10]. Naar voorlopig oordeel rust op degene die zich op artikel 12 UMVo beroept de bewijslast dat hij reclame maakt voor uitgeputte goederen, of dat hij anderszins een geldige reden heeft voor het merkgebruik (bijvoorbeeld omdat het gebruik alleen T1-goederen betreft). Dat daarvan sprake is met betrekking tot de merken die in de prijslijsten zijn genoemd, is gesteld noch gebleken. De lijsten bevatten ook geen voorbehoud ten aanzien van de douanestatus en ook geen beperking in de afzetmarkt. Het gebruik van de merken in deze prijslijsten vormt daarmee een inbreuk op de merkrechten die daarin worden genoemd. Dat dat LB11 mogelijk dwingt andere prijslijsten te hanteren al naar gelang partijen binnen of buiten de EER handelen, of om daarin aanvullende informatie op te nemen, vormt naar voorlopig oordeel geen grond voor een uitzondering op dit systeem. Voor bedrijven die actief zijn in de ‘internationale handel’ bestaat in zoverre niet een apart merkenrechtelijk regime onder de UMVo of het BVIE.

4.22.

Een inbreukverbod voor LB11 voor het gebruik in zakelijke stukken van de merken ten aanzien waarvan Hennessy c.s. dat heeft gevorderd (HENNESSY, MOET & CHANDON, GLENMORANGIE, BELVEDERE en ARDBEG) is daarmee gerechtvaardigd. Zoals gevorderd heeft dit verbod uitsluitend gelding voor Nederland. Bij exhibitie van de lijst zelf heeft Hennessy c.s. geen belang, aangezien zij daarover reeds beschikt.

4.23.

Aannemelijkheid van inbreuk door gebruik van merken in zakelijke stukken kan een aanwijzing vormen voor gebruik van de betreffende merken door verhandeling of invoer in de EER van waren voorzien van die merken, maar betekent niet zonder meer dat ook sprake is van dergelijk gebruik^[11]. Hennessy c.s. vordert ook een verbod op grond van merkinbreuk door het in de handel brengen, daartoe in voorraad houden en/of invoeren van Hennessy-producten door LB11, zodat de voorzieningenrechter na zal gaan of ook zodanig inbreukmakend handelen voorshands aannemelijk is.

4.24.

VCKG heeft bij akte voorafgaand aan de zitting bestreden dat de betreffende prijslijsten door KFW werden gebruikt, door te betogen dat het prijslijsten van LB11 waren. Alhoewel Hennessy c.s. vervolgens pas ter zitting heeft gesteld dat deze prijslijsten een inbreuk van LB11 vormden, zal de voorzieningenrechter (in afwijking van hetgeen is overwogen in 4.6) deze stelling bij de beoordeling betrekken. LB11 kon immers voorzien dat Hennessy c.s. naar aanleiding van haar eigen verweer deze stelling zou gaan innemen en heeft dat ook voorzien. In de akte heeft zij alvast betwist dat zij inbreuk maakte.

4.25.

Uit een vergelijking van de in 2.20 en 2.21 weergegeven prijslijsten volgt voorshands dat LB11 in de periode tussen maart en mei 2016 van alle Hennessy-merken producten in voorraad heeft gehad, heeft ingekocht en verkocht. Volgens LB11 gaat het daarbij óf om transito-goederen of om uitgeputte goederen, zodat van inbreukmakende handelingen geen sprake is geweest. Zij heeft deze verweren echter niet met stukken onderbouwd en betoogt dat zij daartoe ook niet gehouden is, omdat het eerst aan Hennessy c.s. is om te stellen en zo nodig te bewijzen dat er sprake is van een voorbehouden handeling. Volgens VCKG draagt Hennessy c.s. daarbij ook de bewijslast dat de goederen in de EU in het handelsverkeer zijn gebracht of noodzakelijkerwijs worden gebracht en dat er (derhalve) geen sprake is van transito-goederen.

4.26.

Naar voorlopig oordeel vormt niet alleen het verweer dat de merkrechten van de goederen zijn uitgeput maar ook het verweer dat het om transito-goederen gaat, een exceptief verweer waarvan de bewijslast op VCKG rust. Dat is ook de lijn van jurisprudentie van het Gerechtshof Den Haag en deze rechtbank in twee bodemprocedures^[12]. Daarvan uitgaande volstaat een stelling van de merkhouder dat er voorbehouden handelingen zijn verricht met betrekking tot goederen die zich fysiek op het grondgebied van de EU bevinden. Aan die stelplicht heeft Hennessy c.s. in deze zaak voldaan. Pas indien aannemelijk is gemaakt dat het om transito-goederen gaat, dient de merkhouder te stellen dat die noodzakelijkerwijs in de EU in het verkeer zullen worden gebracht.

4.27.

LB11 heeft echter nagelaten om haar verweer, dat het bij de transacties die uit de prijslijsten zijn af te leiden telkens gaat om T1-goederen of om uitgeputte goederen, met stukken te onderbouwen. Nu LB11 in haar akte voorafgaand aan de zitting dat verweer al heeft gevoerd en daarbij anticipeerde op de stelling van Hennessy c.s. dat LB11 inbreuk maakte als niet KFW maar zij de verspreider van deze prijslijsten was, had het op de weg van LB11 gelegen die onderbouwing al te geven. Dat betekent dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat het bij de betreffende transacties ging om transito-goederen of uitgeputte goederen, zodat de inbreuk voldoende aannemelijk is. Er is derhalve ook grond voor toewijzing van een verdergaand verbod op basis van de uit deze prijslijsten af te leiden transacties en voorraden ten behoeve daarvan.

4.28.

Uit het voorgaande volgt dat aan het voor exhibitie vereiste redelijk vermoeden van inbreuk met betrekking tot de in deze prijslijsten vermelde partijen ook is voldaan. Voorts is bij deze prijslijsten sprake van relatief recente transacties, zodat Hennessy c.s. nog een spoedeisend belang heeft bij exhibitie daarvan, omdat de betreffende goederen zich mogelijk nog in het handelsverkeer bevinden. De gevorderde exhibitie jegens LB11 is derhalve toewijsbaar voor zover het gaat om bescheiden die betrekking hebben op de in de betreffende prijslijsten vermelde partijen goederen.

4.29.

Hennessy c.s. vordert (voor zover voor de onderhavige inbreuk relevant) afschrift van:

- documenten van LB11 die verband houden met de invoer in en/of uitvoer uit de Unie en documenten die verband houden met de douanestatus van de betreffende partijen;

- in- en verkoopfacturen die verband houden met de in- en verkoop van de betreffende partijen.

Anders dan VCKG betoogt, zijn deze bescheiden voldoende bepaald.

4.30.

Voor zover deze bescheiden vertrouwelijke bedrijfsgegevens bevatten die geen verband houden met de voorshands als aannemelijk beoordeelde inbreuk, is VCKG gerechtigd die gegevens onleesbaar te maken. Voor een verdergaande beperking van de exhibitie, waarbij VCKG gerechtigd is alle gegevens onleesbaar te maken die geen verband houden met de gestelde inbreuk bestaat geen grond. LB11 is op grond van artikel 843a Rv niet slechts gerechtigd tot exhibitie van specifieke gegevens, maar tot bescheiden met die informatie, zodat er voldoende grond is voor exhibitie van overige gegevens in die bescheiden.

4.31.

De vordering om een onafhankelijke derde te laten controleren of de exhibitie juist en volledig is verricht zal eveneens worden toegewezen op de wijze als in het dictum vermeld. De daarbij door VCKG verzochte geheimhoudingsplicht is eveneens toewijsbaar als na te melden.

4.32.

Ter voorkoming van executiegeschillen zal de termijn waarop de exhibitie moet worden verricht worden bepaald op een termijn van tien weken.

Slotsom en proceskosten

4.33.

In haar exhibitie-vorderingen heeft Hennessy c.s. naast bescheiden die verband houden met de gestelde merkinbreuken, ook nog bescheiden gevorderd die verband houden met ‘het gestelde onrechtmatig handelen’ door VCKG. In de dagvaarding zijn echter slechts merkinbreuken gesteld. Voor zover de exhibitie-vorderingen nog op andere rechtsbetrekkingen zouden zien, komen die niet voor toewijzing in aanmerking omdat ze onvoldoende zijn gemotiveerd.

4.34.

Gelet op het voorgaande worden de vorderingen tegen JMN, DelicaSea en KFW afgewezen. Hennessy c.s. zal daarom als de in het ongelijk gestelde partij jegens deze partijen worden veroordeeld in de proceskosten. Deze gedaagden hebben een hoofdelijke proceskostenveroordeling op basis van 1019h Rv gevorderd. Voorafgaand aan de zitting heeft de advocaat van Hennessy c.s. met kopie aan de advocaat van VCKG de voorzieningenrechter geïnformeerd over een tussen partijen gemaakte proceskostenafspraak. Volgens de e-mail van 30 mei 2017 luidde de afspraak als volgt:

“
Partijen hebben afgesproken dat de proceskosten ex art 1019h Rv begroot worden op € 60.000 (totaal, dus voor alle eisers resp. gedaagden gezamenlijk).”

Op grond van deze afspraak begroot de voorzieningenrechter de totale kosten van VCKG op dit bedrag. Aangezien hoofdelijkheid geen onderdeel is van deze afspraak en partijen blijkens het verhandelde ter zitting op dit punt een verschil van inzicht hebben, worden de kosten van iedere gedaagde begroot op € 15.000,-. Deze proceskostenveroordeling zal, zoals door VCKG is verzocht, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4.35.

De vorderingen van Hennessy c.s. tegen LB11 worden deels toegewezen, zodat LB11 in die verhouding moet worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij. Op grond van de in 4.35 weergegeven afspraak begroot de voorzieningenrechter de totale kosten van Hennessy c.s. in de procedure jegens LB11 op € 15.000,-. Deze proceskostenveroordeling zal, zoals verzocht, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. De vordering tot vergoeding van wettelijke rente over dit bedrag is eveneens toewijsbaar.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

beveelt LB11 om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merken HENNESSY, MOET & CHANDON, GLENMORANGIE, BELVEDERE en ARDBEG in Nederland te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het in Nederland aanbieden, invoeren, verhandelen en ter verhandeling in voorraad hebben van Hennessy-producten voorzien van een van deze merken en het gebruik van deze merken in zakelijke stukken in Nederland;

5.2.

beveelt LB11 om binnen 10 weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Hennessy c.s. een afschrift te verstrekken van de in 4.29 vermelde bescheiden vanaf 1 januari 2016 tot en met de dag van betekening van dit vonnis, waarbij LB11 deze bescheiden kan ontdoen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens die geen verband houden met de in 4.24 tot en met 4.27 als aannemelijk beoordeelde merkinbreuk door deze informatie zwart te maken alvorens het gevraagde afschrift te verstrekken en veroordeelt LB11 om te gedogen dat een door Hennessy c.s. aan te wijzen onafhankelijke derde de juistheid en volledigheid van de door LB11 verstrekte afschriften nagaat in de ten laste van LB11 in conservatoir bewijsbeslag genomen informatie;

5.3.

bepaalt dat de in 5.2 bedoelde onafhankelijke derde een algehele geheimhoudingsplicht heeft jegens derden en jegens Hennessy c.s. een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie die geen verband houdt met de in 4.24 tot en met 4.27 als aannemelijk beoordeelde merkinbreuk;

5.4.

bepaalt dat LB11 bij overtreding van het onder 5.1 vermelde gebod of het onder 5.2 vermelde bevel een dwangsom verbeurt van € 50.000,- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, zulks met een maximum van € 250.000,-;

5.5.

veroordeelt Hennessy c.s. in de proceskosten aan de zijde van JMN, DelicaSea en KFW, tot op heden voor ieder van hen begroot op € 15.000,-;

5.6.

veroordeelt LB11 in de proceskosten aan de zijde van Hennessy c.s. in de procedure tussen Hennessy c.s. en LB11, tot op heden begroot op € 15.000,-;

5.7.

bepaalt dat indien LB11 niet binnen veertien dagen na heden aan de proceskostenveroordeling voldoet, zij daarover wettelijke rente is verschuldigd;

5.8.

bepaalt de termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv in de procedure tussen Hennessy c.s. en LB11 op zes maanden na heden;

5.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 7 juli 2017.

ECLI:NL:RBDHA:2017:7541

Vonnis in kort geding over merkinbreuk en exhibitie in de zaak van Hennessy c.s. tegen VCKG

Uitspraak

1.De procedure

2.De feiten

3.Het geschil

4.De beoordeling

5.De beslissing

Voetnoten