Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer / rolnummer: C/09/181799 / HA ZA 02-1706
Vonnis van 11 januari 2017
in de zaak van
1. de vennootschap naar het recht van de Amerikaanse staat Delaware
JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.,
gevestigd te San Rafael, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
2. de vennootschap naar het recht van de Amerikaanse staat Delaware
BROWN-FORMAN CORPORATION,
gevestigd te Louisville, Kentucky, Verenigde Staten van Amerika,
3. de vennootschap naar het recht van Bermuda
PITTS BAY TRADING LTD.,
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
eiseressen,
advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KAMSTRA INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Delfzijl,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FBE EXPEDITION B.V.,
gevestigd te Delfzijl,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GLOBAL DISTRIBUTORS B.V.,
gevestigd te Eerbeek,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ORION CONSUMERGOODS B.V.,
gevestigd te Rijsenhout,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
P.H.I. LOGISTICS B.V.,
voorheen genaamd De Maasstroom Groothandel B.V.,
gevestigd te Delfzijl,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FRIVAL MARKET DEVELOPMENT COMPANY B.V.,
gevestigd te Maassluis,
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RICOSMOS B.V.,
gevestigd te Delfzijl,
8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOSMAN BONDED STORES (B.B.S.) B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
9.
[A],
[A],
voorheen wonende te [woonplaats 1] , thans wonende te [woonplaats 2] , [land] ,
gedaagden,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.
Partijen zullen hierna ook Jack Daniel's (eiseressen gezamenlijk) en Kamstra c.s. (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden. Eiseressen zullen afzonderlijk Jack Daniel’s Properties, Brown-Forman en Pitts Bay genoemd worden. Gedaagden sub 1, 2 en 8 zullen afzonderlijk aangeduid worden als Kamstra International, FBE en BBS. Gedaagde sub 9 zal ook [A] genoemd worden.
Namens Jack Daniel’s is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. P.L. Reeskamp en mr. A.M.E. Voerman, advocaten te Amsterdam. Namens Kamstra c.s. is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. G. van der Wal, advocaat te Brussel, en mr. S.H. Verrips, advocaat te Rotterdam.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaardingen van 24 mei 2002 met de producties 1 tot en met 28b;
- het incidentele vonnis van 11 september 2002 waarbij de vordering tot verwijzing van de zaak naar de rechtbank Rotterdam is afgewezen;
- de conclusie van antwoord van 10 december 2002 met de producties 1 tot en met 8;
- de conclusie van repliek van 26 maart 2003 met producties 29 en 30 (tevens inhoudende een wijziging van de eis);
- de conclusie van dupliek van 13 augustus 2003 met de producties 9 tot en met 12;
- de bij brief van 28 mei 2004 toegezonden productie 31 van Jack Daniel’s (het rapport van de deskundige Daniel) met het aanbod bepaalde (niet overgelegde) bijlagen over te leggen onder toepassing van een vertrouwelijkheidsregime;
- de e-mails aan partijen van 15 juni 2004 waarin deze rechtbank met inachtneming van artikel 27 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) met vertrouwelijke behandeling van deze bijlagen bij productie 31 van Jack Daniel’s heeft ingestemd;
- de bij fax van 16 juni 2004 toegezonden producties 32 en 33 van Jack Daniel’s;
- de bij fax van 16 juni 2004 door Kamstra c.s. toegezonden aanvullende (ongenummerde) productie;
- het pleidooi van 18 juni 2004 en de bij die gelegenheid door partijen overgelegde pleitnotities voor zover die betrekking hadden op het verzoek van Kamstra c.s. de procedure te schorsen, waarna de rechtbank de procedure heeft geschorst
- de akte houdende uitlating n.a.v. HvJ EG Class International tevens houdende wijziging van eis van Jack Daniel’s van 14 juni 2006;
- de akte na pleidooi van Kamstra c.s. van 14 juni 2006 met producties (wederom) genummerd 1 en 2;
- de antwoordakte van Kamstra c.s. van 9 augustus 2006 met producties genummerd 3 en 4;
- de brief van mr. P.L. Reeskamp, advocaat van Jack Daniel’s, van 5 april 2007 namens beide partijen, waarin wegens schikkingsonderhandelingen is gevraagd de zaak aan te houden en te verwijzen naar de slaaprol;
- de ambtshalve doorhaling van de zaak op 21 oktober 2009;
- het verzoek tot opbrenging doorgehaalde zaak van Jack Daniel’s van 25 juni 2013;
- de nadere conclusie van Jack Daniel’s van 20 november 2013;
- de nadere antwoordconclusie van Kamstra c.s. van 19 maart 2014 met producties 1 tot en met 21;
- de bij brief van 18 januari 2016 door Jack Daniel’s toegezonden productie 34;
- het pleidooi van 2 februari 2016 en de bij die gelegenheid door partijen overgelegde pleitnotities.
1.2.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2.De feiten
2.1.
Brown-Forman houdt zich bezig met de productie en verhandeling van, onder meer, whiskey.
2.2.
Jack Daniel’s Properties is een dochtervennootschap van Brown-Forman. Jack Daniel’s Properties is houdster van de navolgende merken (verder te noemen: de JACK DANIEL’S-merken):
Beneluxmerken:
i) het woordmerk JACK DANIEL'S met registratienummer: 059611, depotdatum: 21 september 1971;
ii) het beeldmerk (etiket) met registratienummer: 573168, depotdatum: 14 juni 1995;
iii) het beeldmerk (etiket) met registratienummer: 607675, depotdatum: 10 januari 1997;
Gemeenschapsmerken:
iv) het vormmerk (fles) met registratienummer: 000154096, registratiedatum: 4 mei 1998;
v) het beeldmerk (etiket) met registratienummer: 000154161, registratiedatum: 4 mei 1998;
vi) het woordmerk JACK DANIEL'S met registratienummer: 000154211, registratiedatum: 29 september 1998;
vii) het beeldmerk (fles) met registratienummer: 000790170, registratiedatum: 7 februari 2000;
viii) het beeldmerk (etiket) met registratienummer: 001209212, registratiedatum: 20 september 2000;
ix) het vormmerk (3D-fles) met registratienummer: 001342815, registratiedatum: 11 december 2000.
2.3.
Brown-Forman distribueert JACK DANIEL’S-producten. Pitts Bay was in de periode 15 januari 1995 tot 1 januari 2000 distributeur van Brown-Forman voor Oostenrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Portugal, Frankrijk, Luxemburg en België.
2.4.
Gedaagden 1 tot en met 8 behoren tot hetzelfde concern. [A] is (indirect) bestuurder en feitelijk beleidsbepaler van gedaagden 1 tot en met 8. Kamstra International, FBE en BBS houden zich bezig met de handel in merkproducten, waaronder whiskey.
2.5.
Kamstra International heeft Engels- en Duitstalige prijslijsten verspreid waarop onder meer whiskey wordt aangeboden met de vermelding ‘J. Daniels’.
2.6.
Op 8 december 1998 heeft FBE 250 dozen van 12 flessen elk met een inhoud van één liter JACK DANIEL’S whiskey verkocht aan Hydale Limited in het Verenigd Koninkrijk (hierna ook: Hydale). De door Jack Daniel’s op de dozen aangebrachte codes waren verwijderd. Deze producten waren door Jack Daniel’s in het verkeer gebracht in de Verenigde Staten aan bedrijven die geen toestemming van Jack Daniel’s hadden de producten in de EER in het verkeer te brengen.
2.7.
Op 12 april 1999 heeft Jack Daniel’s Properties met verlof van de president van de rechtbank Groningen ten laste van en onder gedaagden sub 1 tot en met 7 conservatoir beslag tot afgifte gelegd op een groot aantal flessen whiskey, voorzien van het merk Jack Daniel’s, welke inbreuk zouden maken op een tweetal Beneluxmerken van Jack Daniel’s Properties. Het zou zijn gegaan om inbreukmakende parallel-import. Volgens het door de deurwaarder van de beslaglegging opgemaakte proces-verbaal is hij daarbij door onder meer [A] tegengewerkt. De inbeslaggenomen flessen zijn (deels) onttrokken aan het beslag. Door de deurwaarder is van de onttrekking aangifte gedaan.
2.8.
Bij vonnis in kort geding van 25 mei 1999 [2] zijn de onder 2.7 genoemde partijen alsmede gedaagden BBS en [A] veroordeeld om, voor zover thans relevant en zakelijk weergegeven, inbreuk op de aan Jack Daniel’s Properties toebehorende merken te staken en opgave te doen van gegevens met betrekking tot de inbreuk.
2.9.
In zijn daarop volgende vonnis in kort geding van 22 juli 1999 heeft de president overwogen dat de opgave zou dienen te zien op de periode vanaf 1 januari 1996 en ook betrekking zou moeten hebben op producten die zijn ingekocht op (de hierna nader te bespreken) T1- of AGD/AGP-status (hierna tezamen met het onder 2.8 genoemde vonnis te noemen: de vonnissen in kort geding).
2.10.
In opdracht van gedaagden 1 tot en met 8 is vervolgens door Ernst & Young een tweetal rapporten van bevindingen opgesteld, gedateerd 9 november 1999.
2.11.
Bij arrest van 23 februari 2000 heeft het gerechtshof Leeuwarden in hoger beroep op de vonnissen in kort geding kort samengevat onder meer overwogen dat, anders dan door Kamstra c.s. was aangevoerd, de transitohandel van goederen met de T1- of AGD/AGP status niet afdoet aan de merkinbreuk, dat aannemelijk was dat vanaf 1 september 1998 sprake was van inbreuken door Kamstra International, FBE en/of BBS en dat de verplichting tot opgave zich (daarom) slechts uitstrekt over de periode vanaf die datum. Het hof heeft voorts de tegen gedaagden 3 tot en met 7 gevorderde voorzieningen alsnog afgewezen omdat, kort gezegd, niet was gebleken dat zij bij de verweten merkinbreuk betrokken waren.
2.5.
Bij arrest van 15 februari 2002 [3] werd het door Jack Daniel’s Properties, Kamstra International, FBE, BBS en [A] tegen het arrest ingestelde cassatieberoep door de Hoge Raad verworpen.
2.12.
Pitts Bay is ontbonden per 28 december 2007. FBE is ontbonden per 24 juli 2012. Gedaagde sub 3 is ontbonden per 26 oktober 2015.
3.Het geschil
3.1.
verbod
(a) veroordeling van Kamstra c.s. tot staking van iedere inbreuk in de Europese Gemeenschap op de JACK DANIEL’S-merken, meer in het bijzonder van elke verhandeling in de Europese Gemeenschap van producten die zijn voorzien van één of meer van de JACK DANIEL’S-merken die niet door Jack Daniel’s of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, op straffe van een dwangsom;
accountantsverklaringen
(b) opgave van informatie met betrekking tot verhandelde inbreukmakende producten over de periode vanaf 1 januari 1996, op straffe van een dwangsom;
beslagkosten
(e) een verklaring voor recht dat Kamstra c.s., ieder voor zich, aan Jack Daniel’s de kosten van de hiervoor vermelde beslagen ad € 6.355,91, te vermeerderen met rente, verschuldigd zijn;
afdracht winst
(f) veroordeling van Kamstra International tot afdracht van de ten gevolge van het inbreukmakend handelen genoten winst, tot een totaalbedrag van € 56.864,71, vermeerderd met wettelijke rente (berekend tot 1 januari 2007) uitkomend op
€ 94.061,88;
(g) veroordeling van FBE tot afdracht van de ten gevolge van het inbreukmakend handelen genoten winst, tot een totaalbedrag van € 368.275.82, vermeerderd met wettelijke rente (berekend tot 1 januari 2007) uitkomend op € 609.177,74;
(h) veroordeling van BBS tot afdracht van de ten gevolge van het inbreukmakend handelen genoten winst, tot een totaalbedrag van € 56.283,11, vermeerderd met wettelijke rente (berekend tot 1 januari 2007) uitkomend op € 93.099,85;
schadevergoeding
(i) veroordeling van Kamstra International tot betaling van de door Jack Daniel's geleden schade door gederfde winst tot een totaalbedrag van USD 141.789,95, vermeerderd met wettelijke rente (berekend tot 1 januari 2007) uitkomend op USD 234.539,64;
j) veroordeling van FBE tot betaling van de door Jack Daniel's geleden schade door gederfde winst tot een totaalbedrag van USD 976.743,60, vermeerderd met wettelijke rente (berekend tot 1 januari 2007) uitkomend op USD 1.615.665,28;
(k) veroordeling van gedaagde sub 5 tot betaling van de door Jack Daniel's geleden schade door gederfde winst tot een totaalbedrag van USD 3.413,20, vermeerderd met wettelijke rente (berekend tot 1 januari 2007) uitkomend op USD 5.645,89;
(l) veroordeling van BBS tot betaling van de door Jack Daniel's geleden schade door gederfde winst tot een totaalbedrag van USD 300.219,24, vermeerderd met wettelijke rente (berekend tot 1 januari 2007) uitkomend op USD 496.603,01;
buitengerechtelijke kosten
(m) Kamstra c.s., ieder voor zich te veroordelen, des de een betalende, de anderen
zullen zijn bevrijd, tot betaling van de door Jack Daniel's geleden schade, die
bestaat uit de buitengerechtelijke kosten, tot een totaalbedrag van USD
46.061,90, althans een door de rechtbank vast te stellen bedrag, vermeerderd met wettelijke rente;
met hoofdelijke veroordeling van Kamstra c.s. in de proceskosten en uitvoerbaar bij voorraad verklaring.
3.2.
Bij pleidooi op 2 februari 2016 heeft Jack Daniel’s de eerder ingestelde vordering tot afgifte van voorraden ingetrokken. Zij heeft voorts verklaard dat de gevorderde opgave kan worden beperkt tot de periode tot 22 september 1999 en dat zij schadevergoeding en winstafdracht niet cumulatief vordert, maar alternatief, afhankelijk van haar keuze.
3.3.
Jack Daniel’s heeft zich in de dagvaarding, voor zover thans relevant, ter onderbouwing van deze vorderingen op het navolgende standpunt gesteld.
3.3.1.
Gedaagden 1 tot en met 8 zijn betrokken bij omvangrijke parallel-import van JACK DANIEL’S-producten die niet door of met toestemmming van Jack Daniel’s in de EER op de markt zijn gebracht. Dit blijkt uit de onder 2.5 vermelde prijslijsten, de verkoop aan Hydale en de door Kamstra c.s. verstrekte verklaringen van Ernst & Young.
3.3.2.
Jack Daniel’s kan zich daartegen verzetten op grond van de (destijds geldende) artikelen 9 lid 1 jo. 13 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993, verder te noemen: GMVo (oud)) en artikel 13A lid 1 sub a jo. artikel 13A lid 9 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merkenwet (verder: BMW).
3.3.3.
Jack Daniel’s heeft door de merkinbreuken schade geleden door winstderving. De omzet die Kamstra c.s. heeft behaald is ten koste gegaan van de omzet in de reguliere handelskanalen van Brown-Forman respectievelijk Pitts Bay.
3.3.4.
Brown-Forman heeft een exclusieve wereldwijde licentie van Jack Daniel’s Properties. Pitts Bay heeft van Brown-Forman een sublicentie verkregen. Brown-Forman en Pitts Bay kunnen als licentiehouders op grond van artikel 11D BMW in de door de merkhouder Jack Daniel’s Properties ingestelde vordering als bedoeld in artikel 13A lid 4 en 5 BMW tussen komen om rechtstreeks de door hen geleden schade vergoed te krijgen.
3.3.5.
De wettelijke rente over de te betalen schadevergoeding moet steeds worden berekend vanaf het moment dat de schade wordt geleden. Dat is het moment waarop het inbreukmakende product door Kamstra c.s. is verkocht. Het is echter aannemelijk dat de totaal verschuldigde rente gelijkgesteld kan worden aan de rente berekend over de gehele geleden schade in de periode 1 januari 1996 tot 22 september 1999 vanaf het midden van deze periode, 21 november 1997.
3.3.6.
Jack Daniel’s heeft bovendien recht op afdracht van de door Kamstra c.s. genoten winst, zoals die kan worden berekend uitgaande van de rapportages van Ernst & Young. Kamstra c.s. heeft de inbreuken te kwader trouw gemaakt.
3.3.7.
Jack Daniel’s heeft aanzienlijke kosten moeten maken om de inbreukmakende handelingen op te sporen en om de schade vast te stellen. Deze buitengerechtelijke kosten kan zij op Kamstra c.s. verhalen. Jack Daniel’s heeft bovendien recht op vergoeding van de kosten van de beslagen. Deze kosten zijn door Kamstra c.s. al op 2 augustus 1999 voldaan.
3.3.8.
[A] bepaalt bij gedaagden 1 tot en met 8 feitelijk de bedrijfsvoering. Hij maakt daarmee zelf merkinbreuk en handelt onrechtmatig op grond van het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid. Er is daarom voldoende grond ook [A] in privé te veroordelen.
3.4.
Kamstra c.s. voert, voor zover in dit stadium van de procedure (nog) relevant, het navolgende, per onderwerp weergegeven verweer.
gedaagde vennootschappen sub 3 tot en met 7
3.4.1.
De gedaagde vennootschappen sub 3 tot en met 7 houden zich niet bezig met de handel in alcoholhoudende dranken en kunnen dus geen inbreuk hebben gemaakt. Evenmin is sprake van een concrete dreiging van inbreuk door deze vennootschappen.
gedaagde vennootschappen sub 2 en 5
3.4.2.
Uit het arrest Top Logistics [6] blijkt dat FBE en gedaagde sub 5 als douane-expediteurs bij het verlenen van hun diensten niet geacht kunnen worden gebruik te maken van de merken van Jack Daniel’s.
bestuurdersaansprakelijkheid
3.4.3.
[A] kan niet aansprakelijk worden gehouden omdat geen sprake is van een ernstig verwijt dat hem kan worden gemaakt.
onrechtmatig verkregen opgave
3.4.4.
De door Kamstra c.s. verstrekte opgaven (producties 20 en 21 van Jack Daniel’s) moeten buiten beschouwing blijven voor zover deze betrekking hebben op de periode 1 januari 1996 tot 1 september 1998. De vonnissen in kort geding zijn in zoverre door het hof vernietigd, welk oordeel in cassatie is bekrachtigd. De gegevens zijn onrechtmatig verkregen en er wordt door Jack Daniel’s onrechtmatig gebruik van gemaakt.
3.4.5.
Voor zover Kamstra c.s. over die periode opgave heeft gedaan, heeft zij onverschuldigd gepresteerd. Jack Daniel’s kan zich daarom in rechte niet op die opgave beroepen.
3.4.6.
Het door Kamstra c.s. aan Jack Daniel’s verschuldigde bedrag over de periode 1 januari 1996 tot 1 september 1998 vormt voor haar schade die is veroorzaakt door onrechtmatig handelen van Jack Daniel’s omdat Jack Daniel’s, naar is vastgesteld in het hoger beroep, niet het recht had opgave over deze periode te vorderen. Deze schade kan Kamstra c.s. verrekenen met het aan Jack Daniel’s verschuldigde bedrag.
transitohandel
3.4.7.
Voor zover niet-communautaire (T1-) producten zijn verkocht aan afnemers in de Benelux, waren de kopers bekend met de niet-communautaire status en bestond het oogmerk de waren in derde landen [7] af te zetten of door te verkopen binnen de EER aan ondernemingen met hetzelfde oogmerk. Dit geldt ook voor de verkoop aan Hydale. Deze partij was bekend met de niet-communautaire status van de producten en heeft jegens Kamstra c.s. verklaard de producten buiten de EER te willen afzetten. Ook de ondernemersactiviteiten van de door Jack Daniel’s met name genoemde afnemers Fourcroy-Renglet S.A., Premier International Spirits Ltd., Euroimport Rudorfer GmbH en Select Drinks B.V. geven geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de producten noodzakelijk in de EER in de handel zouden worden gebracht. Jack Daniel’s heeft niet aangetoond dat ook maar één niet-communautaire fles daadwerkelijk in de EER in de handel is gebracht. Deze transitohandel vormt geen merkinbreuk. Slechts een klein aantal extracommunautaire producten (minder dan 1%) is door Kamsta c.s. ingeklaard en aan afnemers in de Benelux verkocht.
3.4.8.
Verkoop of te koop aanbieden van niet-communautaire goederen aan afnemers in de Gemeenschap betekent volgens het Class-arrest [8] niet noodzakelijk dat de goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.
uitputting
3.4.9.
Een deel van de producten die door Kamstra c.s. in 1999 in douane-entrepot werden gehouden was afkomstig uit St. Maarten. Voor zover producten door Jack Daniel’s in het verkeer zijn gebracht in LGO-landen (landen en gebieden overzee), is het merkrecht uitgeput. Een andere opvatting zou in strijd zijn met het Gemeenschapsrecht en het LGO-besluit.
3.4.10.
Een deel van de transacties betrof voorts producten die door Jack Daniel’s binnen de EER in het verkeer waren gebracht dan wel waren afgenomen van leveranciers die de producten onder het tot 1 januari 1996 in de Benelux geldende regime van wereldwijde uitputting binnen de EER hadden gebracht.
3.4.11.
Jack Daniel’s heeft impliciet toestemming gegeven voor het in het verkeer brengen van de producten in de EER omdat zij aan Brown-Forman en Pitts Bay een wereldwijde distributielicentie heeft gegeven en geen territoriale beperkingen heeft opgelegd.
3.4.12.
Voor zover de status van de transacties onbekend is, is het aan Jack Daniel’s aan te tonen dat de producten niet door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer zijn gebracht. De bewijslast van de uitputting dient niet bij Kamstra c.s. te liggen. Kamstra c.s. doet beroep op de uitzondering dat de bewijslastverdeling haar niet mag opzadelen met een onmogelijke bewijslast en de merkhouder de mogelijkheid biedt marktscheiding toe te passen.
licentiehouders
3.4.13.
Pitts Bay kan geen vorderingen instellen omdat zij geen licentiehouder is van de merkhoudster, Jack Daniel’s Properties. Artikel 11 onder D BMW ziet niet op de licentienemer van de licentienemer.
3.4.14.
Kamstra c.s. bestrijdt dat Jack Daniel’s Properties aan Brown-Forman als licentienemer het recht tot het instellen van een zelfstandige vordering heeft verleend.
3.4.15.
De importrechten zijn bovendien verkocht aan Bacardi/Martini, zodat Bacardi/Martini eventuele schade heeft geleden en Brown-Forman en Pitts Bay geen belang meer hebben bij hun vorderingen.
3.4.16.
De licentienemer kan in ieder geval geen verbodsvordering instellen.
3.4.17.
Bij pleidooi op 2 februari 2016 heeft Kamstra c.s. nog aangevoerd dat Pitts Bay geen aanspraak meer kan maken op schadevergoeding nu zij ontbonden is. Zij heeft bij die gelegenheid voorts betwist dat Brown-Forman licentiehouder is van de merken waarop de vorderingen zijn gebaseerd.
winstafdracht
3.4.18.
Winstafdracht is slechts mogelijk in geval van piraterij maar niet indien het gaat om authentieke merkproducten.
3.4.19.
Kamstra c.s. heeft er steeds op vertrouwd dat de transitohandel geen inbreuk maakt op de merkrechten van Jack Daniel’s. Er is dus geen sprake van kwade trouw, zodat winstafdracht niet aan de orde is.
3.4.20.
Kamstra c.s. bestrijdt de door Jack Daniel’s gestelde omvang van de winst. Bij de berekening moet worden uitgegaan niet alleen van variabele kosten, maar ook van een deel van de vaste kosten. Voorts moet rekening worden gehouden met verliesgevende transacties. Ernst & Young is onder andere ten onrechte uitgegaan van de periode 1 september 1996 tot 22 september 1999, terwijl alleen de periode 1 september 1998 tot 22 september 1999 relevant is. Ernst & Young gaat uit van een reële winst door op de bruto winst een percentage van 7,7% respectievelijk 7,5% aan organisatiekosten in mindering te brengen.
schadevergoeding
3.4.21.
Jack Daniel’s stelt ten onrechte dat op de gevorderde schadevergoeding en winstafdracht Nederlands recht van toepassing is. Toegepast dient te worden het recht van het respectievelijke contracts- en afzetgebied van Jack Daniel’s.
3.4.22.
De gestelde inbreuken zijn niet te wijten aan de schuld van Kamstra c.s. en komen ook niet voor haar rekening. Kamstra c.s. had geen reden aan te nemen dat de transitohandel merkinbreuk zou opleveren.
3.4.23.
Tussen het fysiek in Nederland brengen van transitogoederen, de opslag en de doorvoer van die goederen naar derde landen waar Jack Daniel’s geen merkrechten heeft en de door Jack Daniel’s gestelde winstderving in die derde landen bestaat geen conditio sine qua non-verband. Kamstra c.s. had die goederen namelijk rechtstreeks naar dat derde land kunnen laten verschepen, in welk geval Jack Daniel’s dezelfde winstderving zou hebben geleden. De schade is voorts niet redelijkerwijs aan de handelingen van Kamstra c.s. toe te rekenen en de overtreden norm strekt niet tot bescherming tegen schade zoals Jack Daniel’s die stelt te hebben geleden.
3.4.24.
Kamstra c.s. bestrijdt de uitgangspunten van de schadeberekening van Jack Daniel’s. De berekening is onvoldoende onderbouwd. Het door Jack Daniel’s overgelegde rapport van Daniel is gebaseerd op gegevens die niet in het geding zijn gebracht omdat deze vertrouwelijk zouden zijn. Kamstra c.s. bestrijdt dat enige vorm van schade in de vorm van gederfde winst of anderszins is geleden. Het bewijsaanbod van Jack Daniel’s moet worden gepasseerd omdat zij in de gelegenheid is geweest bewijs in het geding te brengen. Ook bestrijdt Kamstra c.s. dat bij de berekening van de wettelijke rente (zowel over de schadevergoedingsvordering als de winstafdracht) een berekening gemaakt kan worden met als aanvangsdatum de datum gelegen halverwege de periode waarin de relevante transacties hebben plaatsgevonden.
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuken op aan Jack Daniel’s Properties toebehorende Gemeenschapsmerken is de rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen nu Kamstra c.s. gevestigd c.q woonachtig is in Nederland (artikel 91 lid 1, 92 onder a, en 93 lid 1 GMVo (oud) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk), althans alle gedaagden op de datum van dagvaarding gevestigd c.q. woonachtig waren in Nederland. Voor zover Jack Daniel’s zich beroept op Beneluxmerken, gaat het om tekens die zij tevens als Gemeenschapsmerk heeft geregistreerd. Onder die omstandigheden is aan te nemen dat deze rechtbank ook (internationaal en relatief) bevoegd is kennis te nemen van de inbreuk op de Beneluxmerken gezien de verknochtheid met de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmerken.
4.2.
Voor zover Jack Daniel’s haar vorderingen tegen [A] heeft gebaseerd op onrechtmatige daad, bestaat internationale bevoegdheid op grond van artikel 2 lid 1 van Verordening (EG) 44/2001 [9] . Relatieve bevoegdheid bestaat reeds omdat deze door [A] niet is bestreden.
De vorderingen van licentiehouders Brown-Forman en Pitts Bay
4.3.
Volgens artikel 11 onder D BMW heeft de licentiehouder het recht van de inbreukmaker schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen mits hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouder heeft bedongen. De rechtbank ziet geen reden aan te nemen dat het artikel zich beperkt tot de licentienemer die zijn rechten ontleent aan een overeenkomst rechtstreeks met de merkhouder, en niet omvat de sublicentienemer die zijn recht ontleent aan zijn overeenkomst met de licentienemer, die op zijn beurt van de merkhouder de bevoegdheid heeft verkregen sublicenties af te geven.
4.4.
Dat Brown-Forman en Pitts Bay de bevoegdheid hebben verkregen zelfstandig schadevergoeding en winstafdracht van Kamstra c.s. te vorderen blijkt voorts daaruit, zoals Jack Daniel’s terecht stelt, dat zij samen met Jack Daniel’s Properties in deze procedure optreden.
4.5.
Kamstra c.s. voert terecht aan dat aan Brown-Forman en Pitts Bay slechts schadevergoeding en/of winstafdracht kan worden toegewezen, maar geen inbreukverbod. Ook de vordering tot opgave van gegevens als bedoeld in artikel 13bis lid 5 BMW is niet toewijsbaar aan Brown-Forman en Pitts Bay.
4.6.
Bij pleidooi op 2 februari 2016 heeft Kamstra c.s. voor het eerst betwist dat Brown-Forman daadwerkelijk licentienemer van de JACK DANIEL’S-merken is en gesteld dat zulks niet blijkt uit de betreffende merkenregisters. [10] Aan dit nieuwe verweer dient te worden voorbijgegaan omdat het in strijd met de eisen van een goede procesorde in dit zeer late stadium van de procedure is opgeworpen.
4.7.
De stelling dat door de overname van de importrechten door Bacardi/Martini de schade door die partij is geleden en Brown-Forman en Pitts Bay geen belang meer hebben bij hun vorderingen moet worden verworpen al omdat Kamstra c.s. niet aangeeft wanneer deze overname zou hebben plaatsgevonden en niet is in te zien dat een overname ná 22 september 1999 aan de door Brown-Forman en Pitts Bay voor die datum geleden schade iets afdoet.
4.8.
Eveneens is niet in te zien waarom, zoals Kamstra c.s. bij pleidooi nog heeft aangevoerd, de ontbinding van Pitts Bay in de weg staat aan toewijzing van het door haar gevorderde. De ontbinding leidt op enig moment mogelijk tot de beëindiging van het bestaan van Pitts Bay, maar dat en waarom dit volgens het – volgens de artikelen 10:118 jo 10:119 onder f van het Burgerlijk Wetboek (BW) hier toepasselijk recht van Bermuda - het geval is, heeft Kamstra c.s. niet gesteld en toegelicht. Het door haar gevoerde verweer moet al daarom worden verworpen, nog daargelaten de vraag of aan Pitts Bay geen vorderingen meer zouden kunnen worden toegewezen nadat zij heeft opgehouden te bestaan.
Ontvankelijkheid van de vorderingen tegen FBE en gedaagde sub 3
4.9.
De ontbinding van FBE en gedaagde sub 3 staat er niet aan in de weg dat de procedure tegen deze partijen wordt voortgezet. [11]
Gedaagde vennootschappen sub 3 tot en met 7
4.10.
Ten aanzien van deze gedaagden heeft Jack Daniel’s slechts aangevoerd er belang bij te hebben dat een veroordeling ook tegen deze partijen zal worden uitgesproken omdat zij deel uitmaken van het [A] -concern en er een dreiging is dat de inbreukmakende activiteiten vanuit een van deze vennootschappen worden voortgezet. Enige concrete merkinbreuk wordt deze vennootschappen niet verweten.
4.11.
Het door Jack Daniel’s aangevoerde belang rechtvaardigt geen toewijzing van een van de vorderingen tegen de vennootschappen 3 tot en met 7. De gestelde dreiging van merkinbreuk is onvoldoende concreet om daarop een verbod op merkinbreuk te baseren. De vorderingen tegen deze vennootschappen worden daarom afgewezen.
Transitohandel
4.12.
Partijen hebben jarenlang geprocedeerd over de door Jack Daniel’s bestreden stelling van Kamstra c.s. dat de zogenaamde transitohandel geen inbreuk vormt op de merken van Jack Daniel’s Properties. Kamstra c.s. doelde daarbij zowel op de handel in goederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben (goederen met de zogenaamde T1-status) als de handel in goederen die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling (goederen met de status AGD). De procedure is geschorst geweest in afwachting van een arrest van het Hof van Justitie van (thans) de Europese Unie, en in de loop van de procedure is nog een arrest van datzelfde Hof gewezen, waarin prejudiciële vragen over de handel in T1-goederen en AGD-goederen waren gesteld.
4.13.
In HvJ EG 18 oktober 2005 [12] (Class International) oordeelde het Hof, kort gezegd, dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het fysiek binnenbrengen van niet-uitgeputte goederen in de Gemeenschap onder de T1-status, dat de merkhouder zich slechts tegen verdere verhandeling van die goederen kan verzetten wanneer de goederen in de Gemeenschap in het vrije verkeer zijn gebracht, danwel wanneer de verdere verhandeling noodzakelijkerwijs impliceert dat de goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, en dat de merkhouder zulks dient te bewijzen.
4.14.
In HvJEU 16 juli 2015 (Mevi - Bacardi) [13] heeft het Hof geoordeeld, kort gezegd, dat de merkhouder zich kan verzetten tegen het onder de accijnsschorsingsregeling plaatsen van niet uitgeputte goederen die in de EER zijn binnengebracht en in het vrije verkeer zijn gebracht.
4.15.
Gezien voorgaande jurisprudentie geldt dat met de verkoop van goederen met T1-status die door Kamstra c.s. als zodanig zijn verkocht aan afnemers, ongeacht of deze binnen of buiten de EER zijn gevestigd, in beginsel geen inbreuk op de merkrechten van Jack Daniel’s Properties is gemaakt. Daarentegen zijn de transacties met betrekking tot goederen met (aanvankelijk) T1-status die onder AGD-status zijn doorverkocht in beginsel wél inbreukmakend omdat de niet-communautaire goederen door voldoening van de invoerrechten in het vrij verkeer van goederen in de EER zijn gebracht.
Transitohandel, goederen met T1-status
4.16.
Jack Daniel’s meent dat Kamstra c.s. niet kan profiteren van het bewijsvermoeden van het Class-arrest en stelt dat alle T1-transacties, die blijken uit de Ernst & Young rapporten, die een bestemming binnen de EER hebben gevonden, geacht moeten worden inbreukmakend te zijn, tenzij Kamstra c.s. bewijst dat de producten niet in de EER zijn afgezet. Jack Daniel’s stelt dat moet worden aangenomen dat (steeds) gevaar voor verhandeling in de Gemeenschap bestond op grond van de navolgende, zakelijk weergegeven, gestelde omstandigheden:
(i) Uit de onjuiste mededelingen van Kamstra c.s. tijdens het kort geding, dat zij zich slechts bezighoudt met niet-communautaire handel, uit het decoderen van producten, het frustreren van de beslaglegging en de onttrekking van goederen aan het beslag blijkt dat Kamstra c.s. zo haar eigen spelregels heeft. Dat is van belang voor de vraag of gevaar bestaat voor verhandeling binnen de EU.
(ii) Er zijn voorbeelden van T1-goederen die Kamstra c.s. in de EU in het verkeer heeft gebracht. Verwezen wordt naar de als productie EP 19B overgelegde prijslijst waarop Jack Daniel’s wordt aangeboden ‘
without duties per case’. Deze prijslijst is toegezonden aan een Oostenrijkse partij. Verwezen wordt voorts naar de levering aan Hydale. Het betrof goederen onder T1-status, maar met Hydale is geen afspraak gemaakt over de bestemming. Voorts is geleverd aan de ondernemingen Fourcroy-Renglet te Brussel, Premier International Spirits Ltd. in Leicestershire, Euroimport Rudorfer GmbH in Cochem en Select Drinks B.V. in Valkenburg. Deze ondernemers verkopen aan de eindconsument.
without duties per case’. Deze prijslijst is toegezonden aan een Oostenrijkse partij. Verwezen wordt voorts naar de levering aan Hydale. Het betrof goederen onder T1-status, maar met Hydale is geen afspraak gemaakt over de bestemming. Voorts is geleverd aan de ondernemingen Fourcroy-Renglet te Brussel, Premier International Spirits Ltd. in Leicestershire, Euroimport Rudorfer GmbH in Cochem en Select Drinks B.V. in Valkenburg. Deze ondernemers verkopen aan de eindconsument.
(iii) Tot het [A] -concern behorende vennootschappen, waartoe ook Kamstra c.s. behoort, zijn al eerder veroordeeld vanwege ongeautoriseerde parallelhandel binnen de Gemeenschap.
(iv) Kamstra c.s. is actief in de parallelhandel.
4.17.
Het gestelde onder (i) en (iv) impliceert geenszins dat de goederen die door Kamstra c.s. met T1-status zijn verkocht, in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Hetgeen Jack Daniel’s heeft opgemerkt over veroordelingen van gelieerde vennootschappen (genoemd onder (iii)) impliceert dat evenmin. De onderbouwing door Jack Daniel’s bestaat overigens uit niet meer dan een krantenartikel.
4.18.
Partijen zijn het erover eens dat de onder (ii) vermelde verkoop aan Hydale goederen met de T1-status betrof. Dat Kamstra c.s. geen afspraak met Hydale heeft gemaakt over de bestemming van de goederen, zodat niet uit te sluiten is dat Hydale ze in het vrije verkeer zou brengen, is echter onvoldoende om aan te nemen dat de goederen vervolgens ‘noodzakelijkerwijs’ door Hydale in de Gemeenschap in het verkeer zouden worden gebracht. Dat volgt ook uit het Class-arrest [14] .
4.19.
Kamstra c.s. merkt terecht op dat uit het aanbod op de prijslijst aan een Oostenrijkse partij van levering ‘
with duties’ (dus communautaire goederen) of ‘
without duties’ (dus niet-communautaire goederen) niets is af te leiden omdat zij zowel in communautaire als niet-communautaire goederen handelt.
with duties’ (dus communautaire goederen) of ‘
without duties’ (dus niet-communautaire goederen) niets is af te leiden omdat zij zowel in communautaire als niet-communautaire goederen handelt.
4.20.
Kamstra c.s. heeft bestreden dat de door Jack Daniel’s genoemde vennootschappen Fourcroy-Renglet, Premier International Spirits, Euroimport Rudorfer en Select Drinks partijen zijn die, gelet op de aard van de onderneming, de goederen afzetten bij eindgebruikers in de Gemeenschap. Jack Daniel’s heeft haar stelling vervolgens niet verder toegelicht of onderbouwd, zodat daaraan voorbijgegaan moet worden.
4.21.
Gezien het voorgaande kan niet worden vastgesteld dat de door Kamstra c.s. met de T1-status verkochte goederen in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. In zoverre is geen sprake van merkinbreuk.
Transitohandel, goederen met AGD-status en goederen met status Vrij
4.22.
Kamstra c.s. heeft in deze procedure aanvankelijk verdedigd dat ook goederen met AGD-status gelden als niet ingevoerd en dat de betreffende transacties derhalve geen inbreuk maken op de merkrechten van Jack Daniel’s. Bij pleidooi op 2 februari 2016 heeft zij dit standpunt laten varen en in lijn met voornoemde jurisprudentie erkend dat de door Ernst & Young gerapporteerde transacties inkoop T [15] en verkoop AGD (in beginsel) inbreukmakend zijn. Hetzelfde geldt voor de transacties die zijn gerapporteerd als inkoop status T en verkoop Vrij.
Uitputting
4.23.
De rechtbank ziet niet in dat Kamstra c.s. in het onderhavige geval met een onmogelijke bewijslast wordt belast of dat Jack Daniel’s door die bewijslast de mogelijkheid zou hebben de markten binnen de EU te scheiden. Kamstra c.s heeft een en ander niet inzichtelijk gemaakt. Zij zal de gestelde uitputting derhalve moeten bewijzen.
4.24.
Kamstra c.s. heeft niet gespecificeerd welke van de door Ernst & Young gerapporteerde producten afkomstig zouden zijn uit zogenaamde LGO-landen of vóór 1 januari 1996 (toen er in de Benelux nog wereldwijde uitputting gold) met toestemming van Jack Daniel’s buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en eveneens voor die datum in de EER zijn binnengebracht. Alleen al om die reden dient aan dit uitputtingsverweer voorbijgegaan te worden. De transacties met status onbekend betreffen goederen die fysiek binnen het territorium van de EER zijn gebracht. Het is aan Kamstra c.s. aan te tonen dat die goederen onder de T1-status zijn aangekocht en verkocht, dan wel dat de goederen met toestemming van Jack Daniel’s in de EER in het verkeer zijn gebracht. Nu van een en ander niet blijkt, zijn ook deze transacties inbreukmakend te achten.
4.25.
De rechtbank acht niet van belang dat, zoals Kamstra c.s. aanvoert, Brown-Forman en Pitts Bay de bevoegdheid hebben wereldwijd te distribueren en dat aan hen en hun wederverkopers geen territoriale beperkingen zijn opgelegd. Bij de aan Kamstra c.s. verweten transacties gaat het immers niet om goederen die door Brown-Forman of Pitts Bay in de EER in het verkeer zijn gebracht, in welk geval het merkrecht van Jack Daniel’s Properties mogelijk is uitgeput, maar om goederen die door Brown-Forman of Pitts Bay buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Zoals uit het door Kamstra c.s. aangehaalde arrest HvJEG 20 november 2001, zaak C-414/99 (Davidoff) volgt, kan toestemming om die goederen in de EER in het verkeer te brengen niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat daarbij door Brown-Forman en Pitts Bay geen beperkingen zijn opgelegd aan wederverkopers.
4.26.
Gezien het voorgaande faalt het beroep van Kamstra c.s. op uitputting.
Onrechtmatig verkregen opgave
4.27.
De rechtbank ziet geen reden de door Kamstra c.s. gedane opgave, voor zover deze betrekking heeft op de periode 1 januari 1996 tot 1 september 1998, buiten beschouwing te laten. De rechtbank onderkent dat de vonnissen in kort geding in eerste instantie op dit punt door het gerechtshof zijn vernietigd. Van onrechtmatig verkregen bewijs kan in dit verband echter niet worden gesproken. Dat bewijs heeft Jack Daniel’s immers verkregen overeenkomstig uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnissen in eerste aanleg en dus in overeenstemming met wat op dat moment tussen partijen rechtens gold. Het oordeel in hoger beroep heeft mogelijk gevolgen voor de kosten van de opgave, maar niet het gevolg dat het verkregen bewijs in deze procedure terzijde geschoven zou moeten worden.
4.28.
Zelfs indien moet worden aangenomen dat het bewijs onrechtmatig is verkregen, heeft dat nog niet zonder meer tot gevolg dat dit bewijs in een civiele procedure als de onderhavige buiten beschouwing zou moeten blijven. [16] De rechtbank ziet geen bijzondere omstandigheden die zouden moeten leiden tot het oordeel dat het bewijs moet worden uitgesloten.
4.29.
Het beroep van Kamstra c.s. op onverschuldigde betaling gaat niet op omdat de aard van de verrichte prestatie, het verschaffen van informatie, uitsluit dat de prestatie ongedaan gemaakt kan worden en de prestatie op zichzelf ook geen waarde heeft (vergelijk artikel 6:210 BW).
4.30.
Het beroep van Kamstra c.s. op verrekening tot slot gaat niet op omdat, zo de schadevergoedingsverplichting van Kamstra c.s. al is aan te merken als door haar geleden schade die het gevolg is van handelingen die voor rekening van Jack Daniel’s komen, deze schade niet in zodanig verband staat met de tenuitvoerlegging van de kort geding vonnissen, dat deze daaraan is toe te rekenen. Deze schade staat in een veel nauwer verband met de merkinbreuken door Kamstra c.s., die door de tenuitvoerlegging aan het licht zijn gekomen en komt daarom niet voor verrekening met diezelfde schadevergoedingsverplichting in aanmerking.
Inbreukmakende transacties
4.31.
Blijkens de rapportages van Ernst & Young is in de periode 1 januari 1996 tot 22 september 1999 gehandeld in Jack Daniel’s-producten door FBE, Kamstra International en BBS. Deze rapportages zijn opgesteld aan de hand van de opgave die Kamstra c.s. zelf heeft gedaan en Kamstra c.s. heeft de juistheid van de administratieve gegevens die Ernst & Young aan haar berekeningen ten grondslag heeft gelegd ook niet bestreden. De gemaakte winst in de transactie-categorieën T1 naar AGD, T1 naar Vrij en status onbekend is door haar als volgt becijferd voor FBE (linker kolom) en Kamstra International (rechter kolom), in Nederlandse guldens:
en voor BBS:
4.32.
Met de betreffende transacties is inbreuk gemaakt op – in ieder geval – het onder 2.2 onder i) vermelde Benelux-woordmerk. FBE kan gezien haar eigen opgave dan ook niet volhouden dat zij slechts is opgetreden als douane-expediteur en dat zij daarom niet zelf gebruik heeft gemaakt van de merken van Jack Daniel’s.
4.33.
Uit bijlage 1 bij de rapportage van Ernst & Young (productie EP 20) blijken transacties met betrekking tot Jack Daniel’s-producten die onder T1-status door FBE zijn ingekocht en verkocht onder AGD-status ná 4 mei 1998. Deze transacties maken tevens inbreuk op, onder meer, de onder 2.2. onder (iv) en (v) genoemde Gemeenschapsmerken, die op die datum waren geregistreerd. Daarbij is van belang dat Kamstra c.s. niet heeft bestreden de kennelijke stelling van Jack Daniel’s dat de door FBE verkochte flessen Jack Daniel’s een vorm hebben die gelijk is aan het onder (iv) bedoelde vormmerk en/of waren voorzien van een etiket dat gelijk is aan het onder (v) bedoelde beeldmerk. Deze constatering is slechts van belang voor het gevorderde gebod. De inbreuk op Gemeenschapsmerken voegt voor wat betreft de gevorderde winstafdracht en schadevergoeding in het onderhavige geval niets toe aan de inbreuk op de Beneluxmerken.
4.34.
De voor Kamstra International gerapporteerde transacties hebben alle plaatsgevonden vóór datum van registratie van het oudste Gemeenschapsmerk van Jack Daniel’s, 4 mei 1998. Die transacties hebben dus geen inbreuk gemaakt op enig Gemeenschapsmerk van Jack Daniel’s, enkel op Beneluxmerkrechten van Jack Daniel's.
4.35.
Uit bijlage 1 bij de rapportage van Ernst&Young met betrekking tot BBS (productie EP 21) blijken eveneens T1 naar AGD transacties die hebben plaatsgevonden na 4 mei 1998 [17] , zodat ook BBS inbreuk heeft gemaakt op de onder 2.2. onder (iv) en (v) genoemde Gemeenschapsmerken.
Winstafdracht
4.36.
De aanspraak op winstafdracht (en schadevergoeding) in verband met inbreuken op het Beneluxmerk dient te worden beoordeeld aan de hand van de BMW. Gelet op artikel 14 lid 1 jo. artikel 98 lid 2 GMVo (oud) en nu de inbreuken hebben plaatsgevonden in Nederland, geldt ook voor de inbreuken op de Gemeenschapsmerken dat de aanspraak op winstafdracht en/of schadevergoeding beoordeeld moet worden aan de hand van de BMW.
4.37.
Winstafdracht op grond van artikel 13 lid 5 BMW is toewijsbaar indien de inbreuk te kwader trouw is geweest. Volgens het arrest van het Benelux Gerechtshof van 11 februari 2008 [18] (Ondeo Nalco - Michel) is daarvan slechts sprake in geval van moedwillige of opzettelijke inbreuk en is de partij die de inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt, niet te kwader trouw geweest. Voorts heeft het Benelux Gerechtshof geoordeeld dat de aanspraak op winstafdracht niet beperkt is tot gevallen van piraterij.
4.38.
Voor zover door Kamstra c.s. inbreuk is gemaakt door het verkopen van producten met de T1-status onder AGD-status, is zij niet te kwader trouw geweest. Het verweer dat deze handel geen inbreuk op het merkrecht van Jack Daniel’s maakt omdat de goederen niet in de EER worden ingevoerd kon namelijk, mede blijkens de door het Hof Den Haag gestelde vragen aan het Hof van Justitie, niet als bij voorbaat kansloos worden aangemerkt.
4.39.
Voor zover goederen zijn ingekocht op T1-status en verkocht onder status ’vrij’, moet echter wel kwade trouw worden aangenomen. Dit is door Kamstra c.s. ook niet weersproken. Voor zover de status onbekend is, geldt hetzelfde. Jack Daniel’s heeft derhalve recht op afdracht van de behaalde winst over deze transacties, behoudens voor zover zij voor dezelfde transacties schadevergoeding zou ontvangen. Jack Daniel's heeft om die reden ter zitting verduidelijkt dat zij slechts aanspraak maakt op winstafdracht voor zover het vast te stellen bedrag hoger is dan de in verband met dezelfde transacties vast te stellen schadevergoeding. Met inachtneming van dat voorbehoud heeft Jack Daniel's recht op winstafdracht voor deze categorie transacties.
4.40.
Volgens het arrest van het Benelux Gerechtshof van 24 oktober 2005 [19] (Dior/Delhaize) kunnen op de gemaakte bruto winst uitsluitend belastingen en kosten in mindering worden gebracht die rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de inbreukmakende waren. In de rapportages van Ernst & Young is een percentage van 7,5% respectievelijk 7,7% in mindering gebracht op de bruto winst ter zake van organisatiekosten, gedefinieerd als de overige bedrijfskosten, exclusief de inkoopprijs zoals opgenomen in het brutowinstbegrip, exclusief bijzondere baten en lasten, exclusief afschrijving op immateriële vaste activa, exclusief financieringskosten en exclusief de post belastingen.
4.41.
Jack Daniel’s aanvaardt de bevindingen van Ernst & Young, met dien verstande dat zij het percentage in mindering gebrachte kosten te hoog acht. Met verwijzing naar een in haar opdracht opgesteld rapport van PriceWaterhouseCoopers accountants (hierna: het PWC-rapport) stelt zij dat (slechts) een percentage van 3% aan kosten in mindering op de brutowinst mag worden gebracht. Het eerder ingenomen standpunt dat op de bevindingen van Ernst & Young een correctie zou moeten worden toegepast omdat verliesgevende resultaten buiten beschouwing gelaten moeten worden, heeft Jack Daniel’s blijkens haar akte van 14 juni 2006 kennelijk verlaten. In haar berekening van de door de inbreuk gemaakte winst wordt die correctie namelijk niet toegepast.
4.42.
Blijkens bijlage 7 (FBE en Kamstra International) en bijlage 6 (BBS) bij de rapportages van Ernst & Young zijn bij berekening van de netto winst onder meer lonen, sociale lasten en overige bedrijfskosten in mindering gebracht. Niet is in te zien dat deze kosten rechtstreeks samenhangen met verkoop van de inbreukmakende producten. Het gezamenlijk percentage van deze kosten bedraagt ruim meer dan 4%. Het door Ernst & Young in mindering gebrachte percentage, dat door Kamstra c.s. wordt verdedigd, kan daarom niet worden aanvaard. De rechtbank zal uitgaan van het door Jack Daniel’s bepleite percentage van 3% van de omzet nu dit percentage na aftrek van 4% van de door Kamstra c.s. verdedigde percentages reëel voorkomt.
4.43.
Gezien het voorgaande heeft Jack Daniel's (onder de in 4.39 bepaalde voorwaarde) recht op afdracht van de hierna weergegeven netto winst (in Nederlandse guldens).
FBE
Kamstra International
BBS
Omzet transacties inkoop status T1, verkoop status VRIJ en transacties onbekend
58.131 + 0 = 58.131
0 + 265 = 265
627 + 10.409 = 11.036
Bruto winst transacties inkoop status T1, verkoop status VRIJ
12.507
490
Bruto winst transacties status onbekend
46
1.748
totaal bruto winst
12.507
46
2.238
kosten 3% van de omzet
-1.743,93
-7,95
-331,08
netto af te dragen winst (in
NLG)
NLG)
10.763,07
38,05
1.906,92
4.44.
Jack Daniel's heeft over de af te dragen winst wettelijke rente gevorderd. Zij gaat in haar berekening van die rente uit van een datum gelegen in het midden van de periode waarin de inbreukmakende transacties hebben plaatsgevonden. Daarvoor is echter geen wettelijke basis. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de datum waarop de verbintenis tot winstafdracht opeisbaar is geworden, derhalve vanaf de data waarop de verschillende inbreukmakende transacties hebben plaatsgevonden. Nu Jack Daniel's die gegevens niet voor de rechtbank inzichtelijk heeft gemaakt, zal wettelijke rente worden toegewezen vanaf de laatste dag van de periode waarin de transacties hebben plaatsgevonden, oftewel vanaf 22 september 1999.
4.45.
Voorts begrijpt de rechtbank de vordering van Jack Daniel's aldus, dat zij in haar eiswijziging in de akte van 14 juni 2006 niet heeft bedoeld de vordering van wettelijke rente te beperken tot de wettelijke rente tot 1 januari 2007, in plaats van de datum van volledige voldoening als die na 1 januari 2007 zou vallen, maar in die akte enkel de wettelijke rente tot 1 januari 2007 in een bedrag heeft uitgedrukt. Die bedoeling volgt mede uit het feit dat Jack Daniel's bij dagvaarding wettelijke rente tot de dag van volledige voldoening heeft gevorderd en zij in randnummer 38 van de akte van 14 juni 2006 toelicht dat “de wettelijke rente per 1 januari 2007 als PM post gevorderd wordt”. De wettelijke rente is derhalve toewijsbaar tot de dag van volledige voldoening van de winstafdracht.
Vergoeding van schade door de T1 – AGD - handel
4.46.
De inbreuk op de merkrechten van Jack Daniel’s door de T1 - AGD-handel is aan Kamstra c.s. toe te rekenen. Voor het uitgangspunt van Kamstra c.s. dat de T1 - AGD-transitohandel geen invoer in de EER inhoudt en daarom geen inbreuk maakt op de merkrechten van Jack Daniel’s, bestond geen zekere basis in de BMW, GMVo (oud) of de rechtspraak. Nu Kamstra c.s. niettemin op dit standpunt heeft ingezet, heeft zij het risico genomen dat het in een procedure onjuist zou worden bevonden. De gevolgen daarvan komen voor haar rekening.
4.47.
Het beroep van Kamstra c.s. op het ontbreken van een conditio sine qua non-verband en de vereiste relatie tussen geschonden norm en schade gaat niet op. Bij de T1 - AGD-handel gaat het immers niet, zoals Kamstra c.s. tot uitgangspunt van haar verweer neemt, om doorvoer naar landen waar Jack Daniel’s geen merkrechten heeft, maar om invoer in de EER, waar dat wel het geval is. De eventueel veroorzaakte schade is haar ook in redelijkheid toe te rekenen.
4.48.
Kamstra c.s. verzet zich tegen de door Jack Daniel’s overgelegde schadeberekening van de deskundige Daniel. De rechtbank gaat voorbij aan het bezwaar van Kamstra c.s. dat Daniel bij zijn berekening is uitgegaan van de veronderstelling dat alle transacties Jack Daniel’s producten betroffen die afkomstig waren uit het Duty Free kanaal. Jack Daniel's heeft gemotiveerd en onbestreden gesteld dat de flessen waar beslag op is gelegd, oorspronkelijk waren geleverd aan afnemers in het Duty Free kanaal in de Verenigde Staten. Daar staat tegenover dat Kamstra c.s. haar betwisting niet nader heeft onderbouwd met de (in haar administratie aanwezige) informatie over de herkomst van de producten. Nu Kamstra c.s. voorts betoogt dat Jack Daniel’s producten in sommige landen voor een veel lagere prijs worden verkocht dan het Duty Free kanaal, valt niet in te zien dat Daniel bij zijn berekening is uitgegaan van een te lage daadwerkelijk door Jack Daniel’s behaalde omzet. Daarbij is van belang dat er sprake is van een schade
begrotingwaarbij de waarschijnlijke schade zoveel mogelijk dient te worden benaderd, maar dat uiteindelijk sprake is van een zekere schatting omdat sprake is van een hypothetische situatie.
begrotingwaarbij de waarschijnlijke schade zoveel mogelijk dient te worden benaderd, maar dat uiteindelijk sprake is van een zekere schatting omdat sprake is van een hypothetische situatie.
4.49.
Op die laatste grond gaat de rechtbank ook voorbij aan het argument dat Daniel geen rekening heeft gehouden met de prijselasticiteit bij de betreffende producten. Dat Jack Daniel's veel minder producten zou hebben verkocht dan Kamstra c.s. heeft kunnen doen met toepassing van lagere prijzen, is onvoldoende gemotiveerd door Kamstra c.s. Kamstra c.s. heeft met name nagelaten om te concretiseren wat een algemeen aanvaarde prijselasticiteit voor dit soort producten is.
4.50.
Ook gaat de rechtbank voorbij aan het bezwaar dat Daniel alle transacties heeft omgerekend naar de prijzen die van toepassing zijn bij 9L producten. De daarvoor door Daniel in zijn rapport beschreven motivering acht de rechtbank overtuigend. Zo heeft Kamstra c.s. niet bestreden dat berekeningen op basis van een 9L maat standaard wordt gebruikt in de betreffende industrie.
4.51.
De berekening van Daniel kan in de huidige opzet echter niet worden gevolgd omdat daarin geen onderscheid is gemaakt tussen de in de rapportages van Ernst & Young gebruikte categorieën transacties zodat schade, specifiek door transacties T1 - AGD, uit de schadeberekening van Daniel niet is af te leiden. Kamstra c.s. maakt voorts terecht bezwaar tegen het ontbreken van een aantal bijlagen (tabbladen 3 tot en met 6), welke vertrouwelijke informatie zou bevatten. De rechtbank ziet aanleiding om Jack Daniel’s gelegenheid te bieden het rapport te laten aanvullen en aanpassen. Aan Kamstra c.s. wordt gelegenheid geboden op de aangepaste rapportage te reageren.
4.52.
Bij die aanvulling/aanpassing kan Jack Daniel's ook een verdere onderbouwing geven van de bij de berekening gehanteerde productiekosten en verkoopprijzen in het voor de berekening relevante territorium, naar aanleiding van de betwisting daarvan door Kamstra c.s.
4.53.
Voor het door Jack Daniel’s voorgestelde alternatief: begroting van de door haar geleden schade met toepassing van artikel 6:104 BW, ziet de rechtbank vooralsnog geen aanleiding nu de schade naar aanleiding van de aangepaste rapportage mogelijk met voldoende nauwkeurigheid kan worden vastgesteld. Partijen zouden de door Ernst & Young gerapporteerde winst op de T1 - AGD-handel met correctie van de aftrek wel als uitgangspunt kunnen nemen om te onderzoeken of zij ter zake van het bestaan en de omvang van de schade door die handel overeenstemming kunnen bereiken.
4.54.
Voor de door Jack Daniel's gevorderde wettelijke rente over de vast te stellen schadevergoeding, geldt hetzelfde als hetgeen hiervoor in 4.44 en 4.45 over de rente-vordering ten aanzien van de winstafdracht is overwogen.
Vaststelling van schadevergoeding door de T1 - Vrij en status onbekend transacties
4.55.
Hetgeen is overwogen in 4.46 tot en met 4.53 geldt mutatis mutandis ook voor de transacties T1 - vrij en status onbekend. Jack Daniel's is gerechtigd voor deze transacties te kiezen voor de in 4.43 vastgestelde winstafdracht of, indien dat meer zou zijn, voor de vast te stellen schadevergoeding. Om die reden zal de rechtbank Jack Daniel's ook toelaten tot nadere aanvulling en/of aanpassing als bedoeld in 4.51 en 4.52 ten aanzien van deze twee categorieën transacties, zodat vastgesteld kan worden wat de daarmee gemoeide schade is.
Bestuurdersaansprakelijkheid
4.56.
Voor zover hiervoor merkinbreuken zijn vastgesteld, is onduidelijk in hoeverre [A] daarvan een verwijt kan worden gemaakt. Jack Daniel’s heeft niets gesteld waaruit moet worden afgeleid dat [A] een persoonlijk ernstig verwijt van die inbreuken kan worden gemaakt. Gezien hetgeen hiervoor is overwogen, kan [A] in ieder geval geen verwijt, laat staan een ernstig verwijt, worden gemaakt van de T1 – T1 transitohandel of de T1 – AGD-handel. Dat [A] op enige manier persoonlijk betrokken of op de hoogte is geweest van de transacties status T1 naar status Vrij en de transacties status onbekend blijkt niet. Evenmin is gebleken dat [A] zelf merkinbreuk heeft gemaakt. De vorderingen tegen hem moeten daarom worden afgewezen.
5.De beslissing
De rechtbank:
5.1.
verwijst de zaak naar de rol van 5 april 2017 voor het in rechtsoverweging 4.51, 4.52 en 4.55 omschreven doel voor akte aan de zijde Jack Daniel’s, waarop Kamstra c.s. zal kunnen reageren op de rol van 28 juni 2017.
5.2.
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, mr. P.G.J. de Heij en mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 11 januari 2017.