ECLI:NL:RBDHA:2016:5999

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/475756 / HA ZA 14-1197

Vonnis van 1 juni 2016

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

LEATHERMAN TOOL GROUP INC.,

gevestigd te Portland, Oregon, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

advocaat mr. A.R.T. Odle te Amsterdam,

tegen

[gedaagde],

wonende te Otterlo, gemeente Ede,

gedaagde,

advocaat mr. C.J. van Dijk te Ede.

Partijen zullen hierna Leatherman en [gedaagde] genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 oktober 2014, met bijbehorende producties 1 t/m 8;

- de conclusie van antwoord van 3 december 2014 met producties 1 t/m 10;

het tussenvonnis van 24 december 2014 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
de beschikking van 21 januari 2015 waarin de datum van comparitie nader is bepaald op 8

april 2015;

- de bij brief van 23 maart 2015 toegezonden aanvullende producties 11 t/m 13 zijdens [gedaagde] ;

- de bij brief van 25 maart 2015 toegezonden aanvullende producties 9 t/m 18 zijdens Leatherman;

- de brief van 7 april 2015 van mr. Odle met aanvulling van de kostenopgave (aanvulling

productie 18);

de brief van 7 april 2015 van mr. Van Dijk met aanvullende kostenopgave;
het proces-verbaal van comparitie van 8 april 2015 en de daarop gegeven schriftelijke

reacties van [gedaagde] van 17 april 2015 en van Leatherman van 24 april 2015.

1.2.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Leatherman is producent van multifunctionele (hand)gereedschappen (hierna ook: multitools), die wereldwijd worden verhandeld. Exclusieve importeur en distributeur van Leatherman in Nederland is Adola B.V. (hierna: Adola).

2.2.

Leatherman is houdster van de volgende merkregistraties:

i) het op 1 januari 1992 onder nummer 0496794 ingeschreven Beneluxwoordmerk ‘Leatherman’;

ii) het op 23 oktober 2006 onder nummer 004739711 ingeschreven Uniewoordmerk ‘Leatherman’;

iii) het navolgende, op 15 juli 2005 nummer 003711141 ingeschreven Uniebeeldmerk:

De drie merken zijn onder meer ingeschreven voor waren en diensten in klasse 8, waartoe (hand)gereedschappen behoren.

2.3.

[gedaagde] voert een eenmanszaak onder de naam Financieel Planbureau. Hij houdt zich onder meer bezig met online marketing, de handel in domeinnamen en het exploiteren van webwinkels voor diverse producten.

2.4.

[gedaagde] heeft op enig moment contact gehad met de directeur van Adola, [A] , over de registratie van een domeinnaam voor een webwinkel. In een e-mail van 1 februari 2010 schrijft [A] daarover aan [gedaagde] :

Beste [gedaagde] ,

(…) volgens afspraak, het resultaat van je verzoek om de naam
www.leatherman.com.nlin Nederland te mogen registreren. Leatherman Tool Group heeft daar, zoals te verwachten was, bezwaar tegen.

Daarop heeft [gedaagde] bij e-mail van 1 februari 2010 geantwoord:

Hallo [A] ,
En de andere naam:
www.Leatherman-Multitools.nl?

Ik hoop dat dit wel mag.

In een e-mail van dezelfde datum heeft [A] als volgt gereageerd:

Beste [gedaagde] ,

Het zou naar mijn overtuiging ondoenlijk zijn om tegen
www.leatherman-multitools.nl

bezwaar te maken, er zijn immers nog zoveel variaties van deze naam mogelijk.

Succes met deze website!

2.5.

[gedaagde] heeft
Leatherman-Multitools.nlmet ingang van 1 maart 2010 als één van zijn handelsnamen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel laten registreren. Onder de door hem geregistreerde domeinnaam
leatherman-multitools.nlis hij een website voor de verkoop van Leatherman-producten gestart. Een schermafdruk van deze website (in de Duitstalige versie daarvan) is hieronder weergegeven:

2.6.

Over de verkoop van Leatherman-producten in Duitsland heeft [gedaagde] contact gehad met [A] . Bij e-mail van 26 juni 2010 heeft [gedaagde] in dit verband geschreven:

Hallo [A] ,
Graag wil ik verder groeien met de omzet in Leatherman multitools.
Hierover hebben we (…) besproken dat je de mogelijkheden voor de verkoop in Duitsland zou overleggen met je Duitse collega. Graag hoor ik hoe het daarmee staat (…).

In een email van 29 juni 2010 heeft [A] aan [gedaagde] bericht:

Na contact met de Europese Leatherman co-ordinator hebben we een plezierig bericht.

Wanneer je bedrijf Leatherman producten vanuit jouw bedrijf niet tegen exceptionele prijzen verkoopt bestaat er geen bezwaar Leatherman producten in Duitsland te verkopen! Met andere woorden “verkoop gewoon Leatherman producten over de grens” ! (…)

2.7.

[gedaagde] heeft onder de domeinnaam
leatherman-multitools.deeen Duitstalige webwinkel voor Leatherman-producten opgezet. Hij heeft (onder meer) ook de domeinnamen
leatherman-multitools.esen
leatherman-multitools.dklaten registreren.

2.8.

In een door Leatherman in Duitsland geëntameerde procedure, heeft het Landgericht München I bij beslissing van 25 mei 2011 [gedaagde] - kort gezegd - verboden om in de Bondsrepubliek Duitsland de firmanaam
leatherman-multitools.nlte gebruiken voor een op de verkoop van multifunctionele werktuigen gericht bedrijf, onder het internetdomein
leatherman-multitools.demultifunctionele werktuigen aan te bieden en om het teken
leatherman-multitools.deen/of het onder 2.2 onder iii afgebeelde beeldmerk te gebruiken op de wijze als weergegeven in de beslissing. Deze beslissing is op 19 november 2012 aan [gedaagde] betekend.

2.9.

Bij beschikking van 26 augustus 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland Leatherman verlof verleend tot tenuitvoerlegging van de in 2.8 genoemde beslissing van het Landgericht München I alsmede tot uitvoering van een beslissing van 5 april 2013 (
Kostenfestsetzungsbeschluss) van datzelfde Landgericht, inhoudende een vaststelling ten laste van [gedaagde] van de aan voornoemde procedure verbonden proceskosten. De rechtbank Gelderland heeft [gedaagde] veroordeeld in de kosten die op de afgifte van het verlof zijn gevallen.

2.10.

Bij brief 6 februari 2014 heeft de (Nederlandse) raadsman van Leatherman [gedaagde] onder meer het volgende medegedeeld:

“Ondanks mijn brief van 25 juni 2013 heeft mijn cliënte ook moeten constateren dat u inbreuk blijft maken op de intellectuele eigendomsrechten van mijn cliënte in Nederland. Onder de Nederlandse website www.leatherman-multitools.nl biedt u nog steeds Leatherman® en andere producten aan op een wijze die de indruk wekt dat er een bijzondere (commerciële) band bestaat tussen cliënte en uw onderneming (…). Cliënte heeft ook geconstateerd dat u domeinnamen met haar merk als onderdeel heeft geregistreerd voor diverse andere landen en met gebruikmaking van haar merk, logo en kleurstelling de indruk wekt dat [u, Rb] daar een door haar geautoriseerde webshop zal starten. (…) Nu u doorgaat met uw onrechtmatige handelwijze (…) kan cliënte niet anders dan u ook in Nederland in rechte te betrekken om hieraan een einde te maken, ondermeer ook door een overdracht van alle inbreukmakende domeinnamen te vorderen: (…)”

In de brief heeft Leatherman [gedaagde] vervolgens onder meer gesommeerd het gebruik van het merk Leatherman als (onderdeel) van een domein- en handelsnaam, alsook het gebruik van beschermde logo’s en onderscheidingstekens van Leatherman te staken, de websites onder een domeinnaam met het merk Leatherman erin te sluiten en de domeinnamen op naam van Leatherman te zetten.

2.11.

[gedaagde] heeft de webwinkel onder de domeinnaam
leatherman-multitools.nlgestaakt en de autorisatiescodes voor deze domeinnaam alsmede voor de domeinnamen
leathermanmultitool.nl,
leatherman-multitools.nl, en
leathermanmultitools.nlop 3 april 2014 aan Adola ter beschikking gesteld. Hij is een nieuwe webwinkel voor multitools gestart onder de domeinnaam
multitools.euen -
.nl.

2.12.

Bij e-mail van 20 mei 2014 heeft de Duitse advocaat van Leatherman, de Nederlandse advocaat van Leatherman bericht:

While the domain name
leatherman-multitools.nlhas been transferred to Adola BV (…) other
leatherman-multitoolsdomains are apparently inactive. However, this is not the case with the domain names
leatherman-multitools.es and leatherman-multitools.dk. These are still in operation and are apparently ,,parked”, but used as an advertising platform for Mr. [gedaagde] ’s several other Internet businesses/platforms.
Pertinent screenshots made today are attached for your review. You will notice that both the
.esand
.dktop-level-domains of
leatherman-multitoolscarry a link to mr. [gedaagde] ’s new website
www.multitools.nl. The link layout features the black/yellow color that is proprietary to Leatherman and its products. It also features the Leatherman logo alongside the domain designation
multitools.nl.

De in de e-mail bedoelde screenshots zijn hieronder weergegeven (omcirkeling aangebracht door Leatherman):

2.13.

Bovenstaande screenshots bevatten de vermeldingen dat de domeinnamen
leatherman-multitools.esen
leatherman-multitools.dkniet in gebruik zijn, met verwijzing naar de website Domeinplein.nl. Dit betreft een door [gedaagde] geëxploiteerde website, waarop domeinnamen ter verkoop en verhuur worden aangeboden.

2.14.

Op 2 juni 2014 heeft [gedaagde] de handelsnaam
Leatherman-Multitools.nluit het handelsregister van de Kamer van Koophandel laten verwijderen.

2.15.

Leatherman heeft op 24 maart 2015 een schermafdruk van de website Domeinplein.nl gemaakt, waarop tussen de aangeboden domeinnamen deze ‘banner’ staat:

3.Het geschil

3.1.

Leatherman vordert na vermindering van eis dat de rechtbank:

I. [gedaagde] verbiedt in de Europese Unie gebruik te maken van het merk Leatherman en het (auteursrechtelijk beschermde) logo of een daarop gelijkend teken, meer in het bijzonder als onderdeel van zijn handelsnaam, domeinnamen en/of als aankondiging van de waren die hij aanbiedt, behalve voor zover het betreft het gebruik van het merk Leatherman ter enkele aanduiding dat hij (ook) Leatherman gereedschappen aanbiedt;

II. [gedaagde] verbiedt een handelsnaam te voeren met het woord Leatherman erin;

III. [gedaagde] verbiedt op oneerlijke wijze te concurreren met Leatherman en/of de suggestie te wekken dat hij een exclusieve distributeur van haar producten is;

IV. [gedaagde] beveelt medewerking te verlenen aan het overdragen, op naam van Leatherman stellen dan wel het uitschrijven van de domeinnamen
leatherman-multitools.de[de rechtbank leest
-.dk, zie 3.2.] en
-.esen iedere andere domeinnaam met het bestanddeel ‘leatherman’ erin, waarbij het vonnis in de plaats treedt van de toestemming van [gedaagde] als hij die medewerking niet verleent;

een en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000,- per dag(deel) of overtreding.

Tevens vordert Leatherman [gedaagde] te veroordelen tot betaling van:

V. schade ten bedrage van € 75.000,- en een nader bij staat op te maken, althans een forfaitair of door de rechtbank te bepalen schadebedrag;

VI. buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 5.000,-, althans een bij het toepasselijke liquidatietarief aansluitend bedrag, voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad;

VII. de proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) inclusief nakosten, voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de intellectuele eigendomsrechten van Leatherman;

een en ander vermeerderd met wettelijke rente. Voorts wordt gevorderd het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

3.2.

Aan haar vorderingen legt Leatherman het volgende ten grondslag. Met het voeren van de domein- en handelsnaam
leatherman-multitools.nlen het voeren van een aan het beeldmerk van Leatherman identiek logo op zijn website heeft [gedaagde] inbreuk gemaakt op de merkrechten van Leatherman en met het te koop aanbieden op Domeinplein.nl van de domeinnamen
leatherman-multitools.esen
leatherman-multitools.de[de rechtbank leest, gelet op 2.12 en 2.13: -.
dk] en het gebruik van het logo in internetbanners maakt [gedaagde] nog steeds inbreuk op deze merkrechten. De merkinbreuk kan worden gegrond op alle subonderdelen van artikel 2.20 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken tekeningen of modellen) (BVIE) respectievelijk artikel 9 lid 1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo)^[1].

Voorts handelt [gedaagde] met de door hem gevoerde handelsnaam in strijd met artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet en maakt hij met het voeren van het logo inbreuk op het auteursrecht dat Leatherman daarop heeft. Ten slotte is sprake van oneerlijke concurrentie. Door het zonder toestemming gebruikmaken van haar merken en haar auteursrechtelijk beschermde logo, het voeren van een op Leatherman gelijkende handelsnaam alsook door aan te haken bij de gedurende lange tijd consequent door Leatherman gevoerde en daardoor herkenbare kleurcombinatie geel/zwart, lift [gedaagde] op onrechtmatige wijze mee op de reputatie die Leatherman met haar merken en andere onderscheidingstekens heeft opgebouwd en wekt hij op verwarring wekkende wijze de suggestie dat hij een exclusieve, door Leatherman goedgekeurde distributeur van haar producten is, dan wel een anderszins met Leatherman verbonden onderneming. Leatherman lijdt hierdoor schade in de vorm van reputatieafbreuk en gederfde inkomsten. Zij heeft ook buitengerechtelijke kosten gemaakt.

3.3.

[gedaagde] voert gemotiveerd verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna voor zover relevant ingegaan.

4.De beoordelingbevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de Uniemerken, is deze rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen krachtens artikel 95, 96 aanhef en onder a, en 97 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu [gedaagde] in Nederland woonplaats heeft.

4.2.

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Beneluxmerk geldt het volgende. Het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld^[2]dat de bevoegdheidsregeling van de Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo oud), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Hiervan uitgaande is de rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Leatherman op grond van artikel 2 EEX-Vo oud, omdat [gedaagde] in Nederland woonplaats heeft. Toepassing van artikel 4.6 van het BVIE leidt overigens niet tot een andere uitkomst. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Beneluxrecht, nu de rechtbank zowel op grond van artikel 102 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE relatief bevoegd is. Uit de stellingen van Leatherman vloeit namelijk voort dat de gestelde inbreuk via de door [gedaagde] geëxploiteerde websites in heel Nederland plaatsvindt en dus ook in het arrondissement Den Haag. De bevoegdheid is ook niet betwist.

4.3.

Op grond van artikel 2 EEX-Vo oud bestaat internationale bevoegdheid kennis te nemen van de vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op auteursrechtelijke inbreuk, strijd met de Handelsnaamwet en oneerlijke concurrentie. De rechtbank komt relatieve bevoegdheid toe uit hoofde van artikel 102 Rv, om dezelfde reden als uiteengezet onder 4.2.

merkinbreuk

gebruik leatherman-multitools.nl/-.
dk/-.
es

4.4.

[gedaagde] heeft aangevoerd dat het gebruik van het woordelement ‘leatherman’ als onderdeel van de URL (domeinnnaam)
leatherman-multitools.nlen
-.dken -.
eskwalificeert als ‘overig gebruik’ (anders dan ter onderscheiding van waren of diensten) in de zin van artikel 2.20 sub d BVIE, waarvoor hij een geldige reden had, zodat van inbreuk geen sprake is. Dit verweer kan, zoals hierna uiteen zal worden gezet, niet slagen.

4.5.

Nu aan de door [gedaagde] gehouden domeinnaam
leatherman-multitools.nleen actieve website verbonden is geweest, waarop [gedaagde] onder dezelfde, tevens in het handelsregister ingeschreven naam, een (web)winkelbedrijf heeft gevoerd, is sprake van het gebruik van het teken
leatherman-multitools.nlter onderscheiding van de (detailhandels)diensten van het door [gedaagde] gevoerde bedrijf, bestaande uit het aanbieden en wederverkopen van Leatherman-producten. [gedaagde] heeft het teken
leatherman-multitools.nldaarmee op zodanige wijze gebruikt, dat een verband is ontstaan tussen dit ook als handelsnaam gebruikte teken en de aangeboden waren en/of diensten op de onder dat teken gehouden en gepresenteerde website, zodat sprake is van gebruik voor ‘waren en diensten’ in de zin van sub a, b en c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 2 UMVo, derhalve van het gebruik van deze domeinnaam als merk.^[3]Het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE gaat in dit verband dus niet op.

4.6.

Door de toevoeging
-multitools.nlis het door [gedaagde] gebruikte teken niet aan het woordmerk Leatherman gelijk. De rechtbank komt om die reden niet tot het oordeel dat sprake is van inbreuk in de zin van in subonderdeel a van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 2 UMVo. Ten aanzien van subonderdeel b van deze artikelen overweegt de rechtbank als volgt. Van inbreuk in de zin van artikelen 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

4.7.

De rechtbank verstaat Leathermans betoog dat [gedaagde] op verwarring wekkende wijze de suggestie wekt dat sprake is van een bijzondere economische verbondenheid met Leatherman, als een beroep op het bestaan van indirect verwarringsgevaar. Indachtig vorenbedoelde maatstaf kan Leatherman daarin worden gevolgd. Het Benelux- en Uniewoordmerk Leatherman hebben, nu niet anders is gesteld, een normaal onderscheidend vermogen. Het teken
leatherman-multitools.nlstemt, beoordeeld naar de totaalindruk, in auditief en visueel in grote mate met deze woordmerken overeen, aangezien het woord ‘leatherman’ geheel in het teken is overgenomen en daarin het eerste bestanddeel vormt waardoor het meer aandacht krijgt dan de daarop volgende bestanddelen ‘multitools’ en de domeinnaamextensie, die bovendien slechts beschrijvend van aard zijn. Voorts zijn de onder het teken
leatherman-multitools.nlaangeboden (detailhandels)diensten (soort)gelijk aan de waren en diensten waarvoor de woordmerken zijn geregistreerd, zodat verwarringsgevaar eerder kan worden aangenomen. Gelet op het voorgaande alsook op de onbetwiste omstandigheid dat de woordmerken bekende merken zijn, waardoor deze een ruime beschermingsomvang hebben, is sprake van een zodanige mate van overeenstemming dat de gemiddelde consument van de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven kan menen dat de onder het teken
leatherman-multitools.nlaangeboden (detailhandels)diensten afkomstig zijn van een met Leatherman economisch verbonden onderneming.

Door de wijze waarop de onder het teken aangeboden diensten op de website worden gepresenteerd wordt het gevaar voor verwarring alleen maar vergroot: op de website is naast de naam
leatherman-multitools.nlhet beeldmerk (logo) van Leatherman weergegeven en verder is gebruik gemaakt van een kleurencombinatie waarvan onbestreden is gesteld dat deze aanhaakt bij de kleurencombinatie die herkenbaar door Leatherman wordt gehanteerd. Bij dit alles heeft te gelden dat [gedaagde] de stelling dat hij de suggestie heeft gewekt dat zijn onderneming een exclusieve door Leatherman goedgekeurde distributeur van haar producten is, althans dat tussen beide ondernemingen een commerciële band bestaat, niet heeft bestreden.

4.8.

[gedaagdes] verweer dat hij voor het gebruik van het woord ‘leatherman’ in de domeinnaam
leatherman-multitools.nl(en
-.dken -.
es) een geldige reden had, baseert hij op de omstandigheid dat hij echte, van Adola, betrokken Leatherman-producten verkocht en hij van Adola bovendien groen licht had voor het opzetten van de website
leatherman-multitools.nlalsmede voor grensoverschrijdende verkoop van Leatherman-producten. Volgens [gedaagde] kan Leatherman zich als merkhouder niet tegen grensoverschrijdende verkopen met behulp van een webwinkel vanuit één lidstaat verzetten, indien door haar officiële distributeur in die lidstaat ten behoeve van de verkoop van bedoelde producten toestemming voor het gebruik van de merknaam in de URL is verleend. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

4.9.

Vooropgesteld wordt dat de aanwezigheid van een geldige reden geen rol speelt bij de vraag of sprake is van inbreuk op grond van subonderdeel b van de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en 9 lid 2 UMVo, zodat het verweer [gedaagde] in zoverre niet kan baten. Voor zover het betoog (mede) moet worden beschouwd als een beroep op artikel 2.23 BVIE en de artikelen 12 en 13 UMVo, treft het geen doel. Leatherman verzet zich immers niet tegen het (al dan niet grensoverschrijdend) verhandelen door [gedaagde] van Leatherman-producten die hij van Adola heeft betrokken. Gezien haar stellingen verzet zij zich enkel tegen de wijze waarop [gedaagde] zich daarbij heeft gepresenteerd. Nu [gedaagde] (onder meer) met het gebruik van het teken
leatherman-multitools.nlals domein- en handelsnaam voor zijn webwinkel niet alleen de verdere verhandeling van Leatherman-producten aankondigde, maar (ook) de suggestie wekte van het bestaan van een commerciële band met Leatherman, heeft Leatherman terecht gesteld dat geen sprake is van ‘eerlijk gebruik’ in de zin van artikel 2.23 lid 1, slotzin BVIE en artikel 12 lid 2 UMVo. Het brengt voorts mee dat Leatherman een gegronde reden heeft in de zin van artikel 2.23 lid 3 en artikel 13 UMVo, om zich tegen het gewraakte gebruik te verzetten.

4.10.

De (inhoud van de) contacten tussen [gedaagde] en Adola, maken het voorgaande niet anders. Gesteld noch gebleken is dat Adola als distributeur gerechtigd was om namens Leatherman toestemming voor het gebruik van het woordmerk in de domeinnaam
leatherman-multitools.nlte verlenen of dat een dergelijke indruk door Leatherman is gewekt. De door [gedaagde] aangevoerde omstandigheid dat hij op basis van de

e-mailwisseling met Adola in de veronderstelling verkeerde dat Leatherman geen bezwaar had tegen het gebruik van
leatherman-multitools.nl, komt in het licht van het voorgaande voor zijn risico. Overigens valt niet in te zien dat de inhoud van de e-mails steun biedt voor [gedaagdes] veronderstelling. De mededeling van [A] dat het naar zijn overtuiging ondoenlijk zou zijn om tegen het gebruik van
www.leatherman-multitools.nlbezwaar te maken, duidt, zoals door Leatherman ter zitting in gelijke zin is opgemerkt, niet op enige instemming van Leatherman.

4.11.

De conclusie is derhalve dat Leatherman zich op grond van subonderdeel b van de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en 9 lid 2 UMVo tegen het gebruik van de domeinnaam
leatherman-multitools.nlals merk kan verzetten. Of Leatherman daartoe ook een beroep op grond van subonderdeel c van de artikelen 2.20 lid 1 en 9 lid 2 UMVo toekomt, kan bij deze uitkomst in het midden blijven.

4.12.

Met betrekking tot het gebruik van de domeinnamen
leatherman-multitools.dken
-.esis ter zitting door Leatherman toegelicht en door [gedaagde] bevestigd dat onder deze domeinnamen geen webwinkels zijn gevoerd, maar dat [gedaagde] deze domeinnamen wel ten behoeve van soortgelijke webwinkels als
leatherman-multitools.nlhad geregistreerd en dat hij de komst van die webwinkels onder de betreffende domeinnamen ook heeft aangekondigd. Met verwijzing naar het arrest Talensshop van het Gerechtshof Den Haag stelt Leatherman zich op het standpunt dat dit gebruik merkinbreuk vormt in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE^[4]. [gedaagde] heeft dat niet bestreden, anders dan door zijn beroep op het bestaan van een geldige reden als uiteengezet onder 4.8. Dit verweer faalt. Gelet op wat onder 4.9 en 4.10 is overwogen is van eerlijk gebruik noch van een geldige reden sprake. De conclusie is dat Leatherman zich op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE tegen het geregistreerd houden van deze domeinnamen kan verzetten. Dat [gedaagde] deze domeinnamen via zijn website Domeinplein.nl te koop heeft aangeboden - partijen hebben daaraan geen nadere stellingen gewijd - leidt niet tot een ander oordeel.

4.13.

Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan Leatherman zich ook verzetten tegen het gebruik van het teken
leatherman-multitools.nlals handelsnaam (waaronder de rechtbank ook de met hoofdletters geschreven variant begrijpt). Daarbij gaat de rechtbank er gelet op het hiervoor overwogene vanuit, dat het Beneluxwoordmerk Leatherman en het als handelsnaam gebruikte teken zodanig overeenstemmen dat het relevante publiek een verband tussen het merk en het teken zal leggen en voorts dat [gedaagde] met het gebruik van het woord ‘leatherman’ als onderdeel van zijn handelsnaam, de suggestie van het bestaan van een commerciële band tussen zijn bedrijf en Leatherman heeft gewekt.^[5]Dat het gebruik van het teken
leatherman-multitools.nlals handelsnaam inbreuk op de merkrechten van Leatherman vormt heeft [gedaagde] als zodanig ook niet bestreden. Voor zover hij ook in dit verband heeft willen betogen dat hij voor het gebruik een geldige reden had (zie 4.8), stuit dat af op wat onder 4.9 en 4.10 is overwogen.

gebruik beeldmerk (logo)

4.14.

Gezien de door Leatherman als productie 7 overgelegde registratiegegevens daterend van 22 september 2014, was het Uniebeeldmerk van Leatherman op dat moment geldig tot 15 maart 2024. De enkele opmerking zijdens [gedaagde] ter zitting dat hij het beeldmerk niet in de database voor merkregistraties heeft kunnen terugvinden vormt geen reden om niet van de geldigheid van het merk uit te gaan. De rechtbank gaat aan deze opmerking voorbij.

4.15.

In het standpunt van Leatherman dat het gebruik van een aan haar beeldmerk identiek logo op de website leatherman-multitools.nl en in reclamebanners inbreuk op haar merkrechten als bedoeld in artikel 9 lid 1 GMVo (thans 9 lid 2 UMVo) vormt, ligt besloten dat [gedaagde] het logo (teken) heeft gebruikt voor waren of diensten. [gedaagde] heeft niet aangevoerd dat dat anders is.

4.16.

[gedaagde] heeft niet (gemotiveerd) bestreden dat het gebruik van het teken op de website leatherman-multitools.nl merkinbreuk oplevert. Naar het oordeel van de rechtbank is, gelet op de in 4.6. genoemde maatstaf en overeenkomstig hetgeen onder 4.7 is overwogen, sprake van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Het aan de linker bovenzijde van de website (direct naast het teken
leatherman-multitools.nl) gebruikte teken is gelijk aan het beeldmerk van Leatherman. Nu het aan dit beeldmerk gelijke teken is gebruikt voor (soort)gelijke waren en diensten als waarvoor het beeldmerk van Leatherman is ingeschreven is, mede in aanmerking genomen het (normaal) onderscheidend vermogen en de onbetwiste bekendheid van het merk met de daaruit voortvloeiende ruime beschermingsomvang, van een zodanige overeenstemming sprake dat het relevante publiek kan menen dat de onder dit teken aangeboden (detailhandels)diensten van een met Leatherman economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Het aldus aanwezige indirecte verwarringsgevaar wordt nog vergroot doordat het teken op de website wordt gebruikt in combinatie met andere elementen die de indruk wekken van het bestaan van een bijzondere economische band met Leatherman of aan die indruk bijdragen. De rechtbank verwijst naar wat onder 4.7 is overwogen.

4.17.

De rechtbank ziet geen grond om Leatherman niet te volgen in haar (ter zitting verwoorde) standpunt dat ook het gebruik van het aan het beeldmerk gelijke teken in internetbanners (zie 2.12 en 2.15) indirect verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo oplevert. Leatherman heeft onbestreden aangevoerd dat het teken in die banners is gebruikt ten behoeve van de - in de banners ook genoemde - website multitools.nl, waarop door [gedaagde] soortgelijke waren ter verkoop werden aangeboden als de waren en diensten waarop de beeldmerkregistratie ziet. Gegeven de gelijkheid tussen merk en teken, de onderscheidende kracht en bekendheid van het merk met de daarbij behorende ruime beschermingsomvang, alsmede de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten - is ook in dit geval sprake van zodanige overeenstemming dat het relevante publiek kan menen dat de detailhandelsdiensten op de betrokken website van een met Leatherman economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. De niet onderbouwde stelling van [gedaagde] dat gezien de presentatie op de website multitools.nl geen sprake van verwarring kan zijn, is onvoldoende om dit indirecte verwarringsgevaar afwezig te achten.

4.18.

Gelet op het voorgaande is de conclusie dat Leatherman zich op grond van artikel

9 lid 2 sub b UMVo kan verzetten tegen voornoemd gebruik van het aan het beeldmerk gelijk teken. Of het gebruik van het teken ook inbreuk oplevert als bedoeld in subonderdeel a of c van dit artikel kan in het midden blijven.

conclusie merkinbreuk – verbodsvordering

4.19.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is het door Leatherman gevorderde verbod, voor zover gegrond op merkinbreuk, in beginsel toewijsbaar.

4.20.

Het verweer van [gedaagde] dat de vordering nodeloos is ingesteld omdat hij het gebruik van de gewraakte tekens al geruime tijd voorafgaand aan de dagvaarding heeft gestaakt, treft geen doel. Weliswaar staat vast dat [gedaagde] het gebruik van het teken
leatherman-multitools.nlenige maanden voorafgaand aan de dagvaarding al had gestaakt, maar dat geldt niet voor (de registratie van)
leatherman-multitools.dken -
es. [gedaagdes] verweer op dat punt is, in het licht van de e-mail van de Duitse advocaat van Leatherman van 20 mei 2014 (zie 2.12) en de bijbehorende schermafdrukken, onvoldoende gemotiveerd. Ten tijde van de dagvaarding en de zitting was bovendien nog sprake van het gebruik van het aan het beeldmerk gelijk teken in de in 2.15 afgebeelde banner op [gedaagdes] website Domeinplein.nl. Aan de stelling van [gedaagde] dat hij herhaaldelijk tegenover Leatherman heeft verklaard het gewraakte gebruik van de woordmerken en het beeldmerk/logo te staken komt in het licht van het voorgaande dan ook niet de door hem gewenste betekenis toe, te minder nu, zoals [gedaagde] zelf heeft aangegeven, hij geen gebruikelijke, met een boete versterkte onthoudingsverklaring heeft afgelegd. Leatherman heeft daarom nog voldoende belang bij toewijzing van de verbodsvordering. Daarbij dient evenwel het volgende in aanmerking te worden genomen.

4.21.

Tussen partijen is niet in geschil dat refererend merkgebruik, ter enkele aanduiding dat [gedaagde] (ook) Leatherman gereedschappen aanbiedt, is toegestaan. Ter zitting heeft Leatherman te kennen gegeven dat refererend merkgebruik niet alleen ten aanzien van haar woordmerken, maar ook ten aanzien van haar beeldmerk toelaatbaar kan zijn. Met dat laatste is in de formulering van vordering I in het petitum van de dagvaarding geen rekening gehouden. Evenmin is rekening gehouden met ander (mogelijk) toelaatbaar gebruik, zoals gebruik van de merken met toestemming van Leatherman of gebruik waarvoor - anders dan nu - een geldige reden bestaat. Ter voorkoming van executieproblemen zal de rechtbank de op merkinbreuk gegronde verbodsvordering daarom toewijzen in de vorm van een stakingsbevel op de wijze als in het dictum geformuleerd. Waar het gaat om inbreuk op het Beneluxmerk wordt het bevel tot de Benelux beperkt.

4.22.

Aan het toe te wijzen bevel zal de rechtbank een dwangsom verbinden. Anders dan Leatherman acht de rechtbank de vrees dat [gedaagde] geen gevolg zal geven aan het bevel niet dusdanig groot dat een dwangsom ter hoogte van € 25.000,- per dag(deel) of overtreding gerechtvaardigd is. De rechtbank zal deze daarom lager vaststellen en hieraan tevens een maximum verbinden.

auteursrechtinbreuk

4.23.

Leatherman heeft niets gesteld waaruit volgt dat zij, naast haar belang bij een verbod op het gebruik van het Leatherman-logo op de merkenrechtelijke grondslag, een afzonderlijk belang heeft bij een verbod op het gebruik van het Leatherman-logo gegrond op het door haar gestelde auteursrecht daarop. Bij gebreke van dat belang, is voor beoordeling van de vordering op de auteursrechtelijke grondslag geen plaats.^[6]

strijd met Handelsnaamwet

4.24.

Omdat de toewijzing van bevel op de merkenrechtelijke grondslag mede het verbod van het gebruik van
leatherman-multitools.nlen
Leatherman-Multitools.nlals handelsnaam omvat, heeft Leatherman geen belang meer bij een afzonderlijke beoordeling van de door haar gestelde strijd met de Handelsnaamwet en een daarop gegrond verbod.

oneerlijke concurrentie

4.25.

Nu de verbodsvordering op de merkenrechtelijke grondslag wordt toegewezen, ziet de rechtbank aan de zijde van Leatherman ook geen belang meer bij toewijzing of beoordeling van het gevorderde verbod gegrond op onrechtmatige daad in de vorm van oneerlijke concurrentie. Desgevraagd heeft Leatherman een dergelijk belang ook niet gesteld. Volledigheidshalve merkt de rechtbank op dat een belang niet is gelegen in (afzonderlijk) gevorderde schade in de vorm van buitengerechtelijke kosten uit hoofde van artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek (BW), nu die vordering gelet op het hierna in 4.28 overwogene, niet voor toewijzing in aanmerking kan komen.

vordering tot overdracht en/of uitschrijven domeinnamen

4.26.

De vordering tot medewerking aan overdracht, het op naam stellen of uitschrijven van domeinnamen met het bestanddeel ‘leatherman’, zal worden afgewezen. Niet in geschil is dat [gedaagde] de domeinnamen
leatherman-multitools.nlen -
.deheeft overgedragen aan de Nederlandse respectievelijk Duitse distributeur van Leatherman. Gelet op het verhandelde ter zitting is evenmin in geschil dat [gedaagde] niet meer over de domeinnaam
leatherman-multitools.esbeschikt. Daarnaast is van de zijde van [gedaagde] , die stelt dat hij aan de onderneming Easyhosting opdracht heeft gegeven alle domeinnamen met het woord ‘leatherman’ erin te laten uitschrijven, ter zitting via internet geverifieerd dat ook de domeinnaam
leatherman-multitools.dkinmiddels niet meer is geregistreerd. Leatherman heeft niets aangevoerd wat aanleiding tot twijfel daaraan zou kunnen geven. Nu Leatherman in de dagvaarding en ter zitting niet heeft kunnen wijzen op andere domeinnamen met het bestanddeel ‘leatherman’ die door [gedaagde] nog geregistreerd zouden worden gehouden, bestaat voor toewijzing van de vordering onvoldoende feitelijke grondslag.

reputatieschade en gederfde inkomsten?

4.27.

Dat Leatherman schade heeft geleden in de vorm van reputatieafbreuk
en gederfde inkomsten kan niet aannemelijk worden geacht. In het licht van de betwisting van [gedaagde] heeft Leatherman daarvoor onvoldoende gesteld. [gedaagde] heeft gemotiveerd betoogd dat niet valt in te zien op welke wijze hij afbreuk aan de reputatie van Leatherman heeft gedaan nu hij originele, van de officiële distributeur betrokken Leatherman-producten heeft verkocht, en dat voor de overige gevorderde schade een onderbouwing ontbreekt. Gelet hierop had het op de weg van Leatherman gelegen om ten minste enige toelichting te geven op haar stelling dat het gebruik van de gewraakte tekens door [gedaagde] tot reputatieafbreuk en tot gederfde inkomsten heeft geleid. Nu zij dat heeft nagelaten komt de rechtbank niet toe aan de vraag of de reputatieschade kan worden begroot op de kosten van handhaving van haar rechten, zoals door Leatherman verzocht. Voor begroting van schade is immers, bij gebreke van aannemelijkheid daarvan, geen plaats. Dat geldt evenzeer voor de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure ten aanzien van gederfde inkomsten. Deze vorderingen worden dan ook afgewezen.

buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c BW

4.28.

Leatherman vordert, voor zover haar vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad, buitengerechtelijke kosten die zij stelt te hebben moeten maken in verband met het doen staken van [gedaagde] van zijn onrechtmatig handelen en het door hem doen nakomen van de Duitse gerechtelijke beslissingen. Kosten gemaakt in verband met de executie van laatstgenoemde beslissingen kunnen echter niet worden aangemerkt als kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte van hetgeen in deze procedure wordt gevorderd, zodat de vordering daarop in zoverre afstuit. Welke en hoeveel van de door Leatherman genoemde verrichtingen - aanmaningen, ingebrekestellingen, onderhandelingen - betrekking hebben gehad op het buiten rechte doen beëindigen van het gestelde onrechtmatig handelen dat onderwerp is van de onderhavige procedure, heeft Leatherman niet duidelijk gemaakt. Dat de verrichtingen in dat kader meer hebben omvat dan een enkele (herhaalde) sommatie, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier kan uit haar stellingen, noch de door haar overgelegde proceskostenspecificatie worden opgemaakt. Zij heeft derhalve niet aan haar stelplicht voldaan. Mede gelet op de door deze rechtbank gevolgde aanbevelingen van het Rapport BGK-integraal, moeten de kosten daarom in zoverre worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling ex artikel 241 Rv wordt geacht een vergoeding in te sluiten. De conclusie is dat geen sprake is van schade in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub c BW zodat de vordering niet voor toewijzing in aanmerking kan komen.

proceskosten

4.29.

Gelet op de toewijzing van het op merkinbreuk gegronde inbreukverbod, zal [gedaagde] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

4.30.

Leatherman vordert op de voet van artikel 1019h Rv, een bedrag van € 72.128,30 voor de op haar intellectuele eigendomsrechten gebaseerde vorderingen. [gedaagde] heeft daartegen verweer gevoerd.

4.31.

Uit de toelichting van Leatherman ter zitting en de door haar overgelegde kostenspecificatie volgt dat een groot deel van de gevorderde kosten betrekking heeft op de in Duitsland gevoerde procedure, althans de kosten om de daaruit voortvloeiende beslissingen ten uitvoer gelegd te krijgen, in het bijzonder door het voeren van exequaturprocedures in Nederland. Niet valt echter in te zien op grond waarvan Leatherman de kosten verbonden aan de Duitse procedure, die tot de in 2.8 genoemde verboden voor de Bondsrepubliek Duitsland hebben geleid, in de onderhavige, op inbreuk in Nederland gebaseerde procedure zou kunnen vorderen. Naar [gedaagde] onbetwist heeft gesteld kent Duitsland een gesloten systeem van proceskosten. De kosten verbonden aan een in Nederland gevoerde exequaturprocedure kunnen in diezelfde procedure worden gevorderd. Dat Leatherman blijkens haar toelichting ter zitting heeft nagelaten om in één of meer exequaturprocedures een volledige proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv te vorderen komt voor haar rekening. In dit geding kan zij niet alsnog aanspraak op (het niet vergoede deel van) die kosten maken.

4.32.

Waar het gaat om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de hier aan de orde zijnde procedure, volgt uit de toelichting van Leatherman ter zitting dat de daaraan verbonden kosten slechts een klein deel van haar totale opgave vormen. Welk deel dat is heeft zij onvoldoende inzichtelijk gemaakt. De rechtbank is daarom met [gedaagde] van oordeel dat bij vaststelling van de redelijke en evenredige kosten van deze procedure dient te worden uitgegaan van de door de rechtbank gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. De rechtbank gaat daarom uit van het (maximum) tarief behorend bij eenvoudige

IE-bodemzaak zonder re- en dupliek en/of pleidooi, te weten € 8.000,-.

4.33.

Voorts heeft te gelden dat Leatherman slechts aanspraak kan maken op een vergoeding op basis van artikel 1019h Rv voor dat deel van haar kosten dat betrekking heeft op de handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten. Voor het deel dat betrekking heeft op onrechtmatige daad, dient het liquidatietarief te worden toegepast. Afgaand op de inhoud van de dagvaarding, waarin op basis van het hetzelfde feitencomplex drie verbodsvorderingen op een IE-grondslag en één verbodsvordering op grond van onrechtmatige daad is ingesteld, schat de rechtbank de verhouding IE- niet-IE-grondslag op 75% - 25%. Dat betekent dat 75% van de proceskosten is toe te wijzen op grond van artikel 1019h Rv.

4.34.

Gelet op het voorgaande wordt het IE-deel van de proceskosten begroot op

€ 6.000,- (75 % van € 8.000,-). Het niet IE-deel wordt begroot op € 226,- (25% van 904,- (2 punten à € 452,- salaris)). Deze bedragen worden vermeerderd het griffierecht (€ 1.892,-) en de dagvaardingskosten (€ 93,79), zodat een totaalbedrag van € 8.211,79 aan proceskosten zal worden toegewezen. De proceskosten zullen zoals onbestreden gevorderd, worden vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, vanaf veertien dagen na dagtekening van het vonnis. Voor een separate veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor de nakosten een executoriale titel oplevert.^[7]

5.De beslissing

De rechtbank

5.1.

beveelt [gedaagde] uiterlijk binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Beneluxmerk en op de Uniemerken genoemd in overweging 2.2. in de Benelux respectievelijk de lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

5.2.

veroordeelt [gedaagde] om aan Leatherman een dwangsom van € 2.500,- te betalen voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat hij het bevel onder 5.1. overtreedt, dan wel ter keuze van Leatherman, per onder 5.1. genoemde overtreding, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,-;

5.3.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Leatherman

begroot op € 8.211,79, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan het bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening;

5.4.

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.T. Aalbers en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2016.