Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag
zaaknummer/rolnummer: C/09/439739/HA ZA 13-337
Vonnis van 1 april 2015
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
BACARDI AND COMPANY LIMITED,
BACARDI AND COMPANY LIMITED,
gevestigd te Liechtenstein,
advocaat: voorheen mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, thans mr. N.W. Mulder te Amsterdam,
tegen
1.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid[A] INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Leiden,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DELICASEA B.V.,
DELICASEA B.V.,
gevestigd te Leiden,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
CARRIBEAN SHIPSTORES N.V.,
gevestigd te Willemstad, Curaçao,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[B] GROUP B.V.,
gevestigd te Leiden,
gedaagden,
advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag.
Partijen zullen hierna Bacardi, [A], DelicaSea, Carribean Shipstores en [B] worden genoemd. Gedaagden tezamen zullen ook [A] c.s. worden genoemd (aangeduid in enkelvoud). De zaak wordt voor Bacardi behandeld door de advocaat voornoemd en door mrs. R.E. Van Schaik en A.M.E. Voerman, advocaten te Amsterdam en voor [A] c.s. door mr. J.S. Hofhuis, advocaat te Amsterdam.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de inleidende dagvaarding van 14 december 2012;
- de akte houdende overlegging producties van Bacardi, met producties 1 tot en met 18;
- het vonnis in het incident van 14 augustus 2013, met de daarin genoemde processtukken, waarbij Bacardi bevolen is ten behoeve van [A] c.s. zekerheid te stellen voor de proceskosten tot een bedrag van € 25.000,- en de beslissing omtrent de kosten van het incident is aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak;
- de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 5;
- het tussenvonnis van 13 november 2013, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 2 december 2013, waarbij een datum voor de comparitie is bepaald;
- het proces-verbaal van comparitie van partijen met (vooraf geboden) pleitgelegenheid gehouden op 16 januari 2014, met de in het proces-verbaal genoemde stukken, zijnde: van Bacardi: de akte houdende overlegging producties tevens akte houdende eiswijziging, met producties 19 tot en met 30, productie 31 (een kostenopgaaf), de akte houdende wijziging eis en pleitaantekeningen; en van [A] c.s.: productie 6, een bezwaar tegen de eiswijziging van Bacardi en een kostenopgaaf en pleitaantekeningen;
- de akte uitlating eiswijziging van [A] c.s. van 5 maart 2014, met producties 7 tot en met 11;
- de nadere akte van Bacardi slechts voor zover deze ingaat op de door [A] c.s. in de akte uitlating eiswijziging opgegeven proceskosten ex artikel 1019h Rv.
1.2.
De zaak is vervolgens op de voet van artikel 15 Rv naar de meervoudige kamer verwezen voor vonnis.
1.3.
Bij brief van mr. Hofhuis aan de rechtbank van 19 december 2014, ingekomen ter griffie op 22 december 2014, is, mede namens Bacardi, verzocht in de gelegenheid te worden gesteld de rechtbank te informeren over de implicaties van – kort gezegd – de hierna onder 4.6. en 4.7. genoemde arresten. Tevens is verzocht toe te staan Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen.
1.4.
Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.
2.De feiten
2.1.
Bacardi is een onderneming die zich bezig houdt met de productie en verkoop van (alcoholhoudende) dranken, onder meer onder de hierna vermelde merken. Bacardi is houdster van de volgende merkinschrijvingen, alle voor (onder meer) de waar alcoholhoudende dranken in klasse 33;
het Gemeenschapswoordmerk BACARDI, aangevraagd op 1 april 1996 en ingeschreven onder nummer 123240 op 25 mei 1998;
het Benelux-woordmerk BACARDI, gedeponeerd op 6 oktober 1971 en ingeschreven onder nummer 64893;
het Gemeenschapswoordmerk MARTINI, aangevraagd op 31 oktober 2003 en ingeschreven onder nummer 3511301 op 4 februari 2005;
e internationale registratie van het woordmerk MARTINI, op 10 mei 1962 geregistreerd, met gelding voor onder meer de Benelux;
het Gemeenschapswoordmerk DEWAR'S, aangevraagd op 21 maart 2003 en ingeschreven onder nummer 3117256 op 29 oktober 2004;
het Benelux-woordmerk DEWAR’S, gedeponeerd op 29 april 1981 en ingeschreven onder nummer 372946;
het Gemeenschapswoordmerk BOMBAY SAPPHIRE, aangevraagd op 23 juli 1998 en ingeschreven onder nummer 885897 op 19 november 1999;
et Benelux-merk BOMBAY SAPPHIRE, gedeponeerd op 29 maart 1989 en ingeschreven onder nummer 457993;
het Gemeenschapswoordmerk GREY GOOSE, aangevraagd op 4 november 1996 en ingeschreven onder nummer 363374 op 30 oktober 1998.
2.2.
Bacardi brengt op al haar producten (hierna: de Bacardi-producten) productcodes aan. Aan de hand van deze productcodes kan zij achterhalen wanneer de producten in het verkeer zijn gebracht en aan welke onderneming(en) deze producten oorspronkelijk zijn geleverd. Indien een
product recallnoodzakelijk is, kan zij de eerste afnemers van haar producten traceren.
product recallnoodzakelijk is, kan zij de eerste afnemers van haar producten traceren.
2.3.
[B] drijft een handelsonderneming die zich onder meer bezig houdt met het verhandelen van alcoholhoudende dranken. [A], DelicaSea en Carribean Shipstores zijn werkmaatschappijen van [B]. [B] is enig aandeelhouder van [A], DelicaSea (via de tussenliggende vennootschap L.B. 11 B.V.) en Carribean Shipstores en enig bestuurder van [A] en DelicaSea.
2.4.
Bacardi en (haar licentiehouder) Bacardi International Limited (hierna Bacardi International) hebben [A] op 17 oktober 2008 gedagvaard voor deze rechtbank. Daarbij hebben zij gevorderd [A] te verbieden inbreuk te maken op Bacardi’s merkrechten (de ingeroepen merkrechten komen grotendeels overeen met de merken genoemd in 2.1. [2] ), met name door het verhandelen in de EER van Bacardi-producten die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht en van gedecodeerde Bacardi-producten. Daarnaast hebben zij een verbod gevorderd op onrechtmatig handelen door het verhandelen van gedecodeerde Bacardi-producten. Voorts hebben zij gevorderd dat [A] wordt veroordeeld opgave te doen van inkoop-, voorraad- en verkoopgegevens van inbreukmakende dan wel onrechtmatige Bacardi-producten en de daarmee behaalde winst vanaf 1 januari 2003, afgifte van inbreukmakende Bacardi-producten, een verklaring voor recht dat [A] de kosten van gerechtelijke bewaring en beschrijving en buitengerechtelijke kosten verschuldigd is, winstafdracht, een verklaring voor recht dat [A] aansprakelijk is voor hun schade en een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv.
2.5.
In die zaak is op 22 december 2010 door de rechtbank ’s-Gravenhage een tussenvonnis [3] gewezen (hierna: ‘het tussenvonnis 2010’). Daarin is - onder meer - geoordeeld dat [A] goederen voorzien van Bacardi merken in de EER in het verkeer had gebracht zonder toestemming van Bacardi. Daarnaast is aan [A] ten bewijze opgedragen dat voor haar opgeslagen gedecodeerde Bacardi producten voortdurend in T1-verband in voorraad waren gehouden.
2.6.
In het daaropvolgende eindvonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage van 14 september 2011 [4] (hierna: ‘het eindvonnis 2011’) is onder meer geoordeeld dat [A] niet was geslaagd in haar bewijsopdracht. Dat leidde tot het oordeel dat [A] inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft daarop als volgt beslist:
“3.5. beveelt [A] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in de Gemeenschap op de Bacardi merken zoals opgesomd in overweging 2.2. van het tussenvonnis en meer in het bijzonder:
a. te staken en gestaakt te houden elke verhandeling in de Gemeenschap van producten die zijn voorzien van één of meer van de Bacardi merken, die niet door of met toestemming van Bacardi binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht;
b. te staken en gestaakt te houden elke verhandeling in de Gemeenschap van producten die zijn voorzien van één of meer van de Bacardi merken, waarvan de productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd;
waarbij in beide gevallen onder verhandeling in ieder geval dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties, dan wel het in voorraad (doen) hebben – al dan niet in douane-entrepots – voor één van deze doeleinden;
3.6.
bepaalt dat [A] een dwangsom verbeurt van € 25.000,- voor iedere dag dat, of € 500,- voor ieder product waarmee, zulks ter keuze van Bacardi, [A] aan het onder 3.5. gegeven bevel geheel of gedeeltelijk geen gevolg geeft, met een maximum van € 750.000,-;
3.7.
veroordeelt [A] om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Bacardi, mr. N.W. Mulder, een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door deze accountant gecertificeerde kopieën van alle relevante onderliggende documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken) van:
a. de leverancier(s) bij wie [A] vanaf 1 januari 2003 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft ingekocht, onder vermelding van datum, volledig(e) adres(sen) en telefoonnummer(s);
b. de aan [A] vanaf 1 januari 2003 geleverde aantallen, prijzen en leverdata van Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en per leverancier en tijdstip, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
c. de op de datum van betekening van het vonnis onder [A] en/of ten behoeve van [A] onder derden aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;
d. de namen van alle afnemers aan wie [A] vanaf 1 januari 2003 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft geleverd, onder vermelding van volledig(e) adres(sen) en telefoonnummer(s), zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en onder vermelding van volledig(e) adres(sen) en telefoonnummers van de opslagloodsen en/of tussenpersonen waarvandaan de Inbreukmakende Bacardi Producten aan de afnemers zijn geleverd;
e. de aan de onder d. genoemde afnemers geleverde aantallen en leverdata van de Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
f. het totale aantal Inbreukmakende Bacardi Producten dat gedaagde vanaf 1 januari 2003 heeft geïmporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden of doen houden, afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;
g. de netto winst die gedaagde per vanaf 1 januari 2003 verkocht Inbreukmakend Bacardi Product heeft gemaakt en de exacte wijze waarop die winst is berekend;
3.8.
bepaalt dat [A] een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere dag dat [A] aan de in 3.7. beschreven veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum van € 500.000,-;
3.9.
bepaalt dat de registeraccountant zich ter verkrijging van de relevante administratie ter controle van de opgave kan wenden tot de gerechtelijk bewaarder, die daarvan op zijn verzoek afschrift zal verstrekken aan de registeraccountant;
3.10.
veroordeelt [A] tot:
- vergoeding van de schade van Bacardi die het gevolg is van [A]’s verhandeling van de Inbreukmakende Bacardi Producten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening, of, ter keuze van Bacardi,
- afdracht van de door [A] met de verhandeling van de Inbreukmakende Bacardi Producten genoten netto winst conform de opgave daarvan als bedoeld in 3.7. sub g van dit vonnis, aan de advocaat van Bacardi op een daartoe door hem op te geven bankrekening;
3.11.
veroordeelt [A] in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Bacardi, inclusief de kosten van het beslag van 19 september 2008, tot op heden begroot op € 44.029,83;
3.12.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
3.13.
verklaart voor recht dat [A] aan Bacardi verschuldigd is de kosten van het beslag van 19 september 2008 alsmede van het opmaken van de gedetailleerde beschrijving en van de gerechtelijk bewaring, zijnde € 9.669,63, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 9 oktober 2008;
3.14.
wijst het meer of anders gevorderde af.”
2.7.
[A] heeft hoger beroep aangetekend van het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011.
2.8.
[A] heeft op 15 december 2011 ter voldoening aan het eindvonnis 2011 opgave gedaan. Deze opgave is vervolgens door haar ingetrokken, waarna zij een aangepaste opgave heeft gedaan op 23 december 2011 (deze opgaven worden hierna tezamen aangeduid als: opgave I). Opgave I is op juistheid en volledigheid gecontroleerd door Ernst & Young Accountants LLP (hierna: E&Y).
2.9.
[A] heeft bij dagvaarding van 13 februari 2012 een kort geding aangespannen tegen Bacardi (en Bacardi International). [A] heeft daarin (in conventie) gevorderd Bacardi te verbieden verdere executiemaatregelen te nemen op grond van het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011, op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede opheffing of vermindering van eventuele door [A] verbeurde dwangsommen, met veroordeling van Bacardi in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Bacardi heeft in reconventie gevorderd de dwangsom opgelegd in het eindvonnis 2011 onder 3.8 te verhogen, [A] te veroordelen tot het doen van een (aanvullende) opgave van gegevens met betrekking tot inbreukmakende handelingen in de periode vanaf 3 oktober 2011, op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Bacardi in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.
2.10.
De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 15 juni 2012 [5] (hierna: het kortgedingvonnis 2012) in conventie het gevorderde afgewezen, waartoe hij heeft overwogen dat niet kan worden gezegd dat [A] de onder 3.7. van het eindvonnis 2011 uitgesproken veroordeling tot het doen van opgave volledig en correct heeft nageleefd, dat de tekortkomingen niet onvolkomenheden van ondergeschikte aard betreffen en dat er geen andere redenen zijn om de executie te schorsen of de dwangsommen te matigen. De vordering van Bacardi in reconventie tot het doen van opgave over de periode vanaf 31 oktober 2011, is toegewezen, op straffe van verbeurte van een dwangsom tot een maximum van € 500.000,-. Daartoe heeft de voorzieningenrechter overwogen dat voorshands moet worden aangenomen dat [A] haar inbreukmakend handelen heeft voortgezet, ook na betekening van het eindvonnis 2011, nu zij (niet-uitgeputte) Bacardi-producten te koop heeft aangeboden (in de zin van het onder 3.5 van het eindvonnis 2011 vermelde verbod op grond van artikel 9, lid 2, sub b GMVo [6] en artikel 2.20, lid 2, sub 2 BVIE [7] ) en uit niets blijkt dat haar aanbod tot producten onder T1-verband is beperkt en dat de producten niet alsnog in de EER worden ingevoerd.
2.11.
Bij herstelvonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage van 26 juli 2012 [8] is de datum van 31 oktober 2011 in het dictum van het kortgedingvonnis 2012 gewijzigd in 3 oktober 2011. In ieder geval gedurende korte tijd direct na het kortgedingvonnis 2012 heeft [A] nog in strijd met het eindvonnis 2011 gehandeld.
2.12.
[A] heeft hoger beroep aangetekend van het kortgedingvonnis 2012 (zoals verbeterd bij vonnis van 26 juli 2012).
2.13.
[A] heeft aan Bacardi aanvullende opgave gedaan op 30 juni 2012 en 16 augustus 2012 (hierna tezamen: opgave II). Opgave II is op juistheid en volledigheid gecontroleerd door E&Y.
2.14.
[A] heeft Bacardi (en Bacardi International) op 17 augustus 2012 in kort geding gedagvaard. In conventie is door haar gevorderd dat het Bacardi wordt verboden executiemaatregelen te treffen op de grondslag dat [A] niet zou hebben voldaan aan de opgaveverplichting voortvloeiende uit het kortgedingvonnis 2012. Subsidiair heeft zij gevorderd dat het Bacardi wordt verboden executiemaatregelen te treffen wanneer [A] binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen redelijke termijn opgave II zodanig wijzigt dat zij alsnog aan de opgaveverplichting voldoet.
In reconventie heeft Bacardi gevorderd dat de dwangsommen in 3.6 en in 3.8 opgelegd in het eindvonnis 2011 worden verhoogd naar € 15.000,- per dag, met een maximum van € 1.500.000,- en dat [A] wordt veroordeeld een door Bacardi aan te wijzen accountant opdracht te geven de juistheid en volledigheid van opgave I te controleren aan de hand van de in bewijsbeslag genomen administratie en daarvan een rapportage aan Bacardi te zenden. Voorts heeft Bacardi gevorderd dat [A] wordt veroordeeld om opgave te doen, te controleren door een door Bacardi aan te wijzen accountant, van de in de periode van 19 juni 2011 tot 19 september 2011 aanwezige voorraad inbreukmakende producten, de leveranciers en afnemers van die producten.
2.15.
De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 2 oktober 2013 [9] (hierna: het kortgedingvonnis 2013) de conventionele vordering van [A] afgewezen omdat daarvoor een spoedeisend belang ontbrak. In reconventie is het maximum aan te verbeuren dwangsommen voor het niet staken van de merkinbreuk verhoogd tot € 1.500.000,-. Vanwege een mogelijke wanverhouding tussen dwangsom en prestatie is een verhoging van (het maximum aan) te verbeuren dwangsommen voor het niet correct doen van opgave afgewezen. De gevorderde opgave over de periode van 19 juni 2011 tot 19 september 2011 is toegewezen.
2.16.
Omdat opgave I niet beantwoordde aan de eisen die het eindvonnis 2011 stelde aan de opgelegde opgave [10] , zijn Bacardi en [A] overeengekomen dat [A] ter voldoening aan haar opgaveverplichting uit het eindvonnis 2011 de opgave niet zelf zou doen maar die aan een registeraccountant zou opdragen. [A] heeft eerst BDO daartoe opdracht gegeven. Na beëindiging van die opdracht heeft zij Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. (hierna: Grant Thornton) bereid gevonden de opgave te verrichten. Op 31 oktober 2013 is deze opgave over de periode 1 januari 2003 tot en met 19 september 2011 door Grant Thornton aangeboden aan Bacardi. Bacardi heeft geweigerd deze opgave in ontvangst te nemen omdat de opgave niet, zoals afgesproken, door BDO is opgesteld maar door Grant Thornton.
2.17.
Op 3 december 2013 heeft [A] opgave gedaan op basis van het kortgedingvonnis 2013 (hierna: opgave III). Opgave III is op juistheid en volledigheid gecontroleerd door Vigilate Accountants B.V. (hierna: Vigilate).
3.Het geschil
3.1.
Bacardi vordert na wijziging van eis – samengevat – voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
ten aanzien van [A]
i. voor recht te verklaren [A] inbreuk heeft gemaakt op de Bacardi-merken en daardoor in strijd heeft gehandeld met het stakingsbevel in 3.5 van het eindvonnis 2011 en dat zij daardoor heeft verbeurd het maximum aan dwangsommen van € 1.500.000,- genoemd in 8.1 in het kortgedingvonnis 2013, althans van € 750.000,- genoemd in 3.6 in het eindvonnis 2011, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag aan dwangsommen;
i.a. voor recht te verklaren dat [A] in strijd heeft gehandeld met de opgaveverplichting genoemd in 3.7 in het eindvonnis 2011 en dat [A] daardoor heeft verbeurd het maximum aan dwangsommen van € 500.000,-, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag aan dwangsommen;
ii. [A] te gebieden het onrechtmatig handelen jegens Bacardi te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
iii. [A] te veroordelen om aan Bacardi over de periode van 19 september 2011 tot 3 oktober 2011 opgave te doen van:
a) de leverancier(s) bij wie zij inbreukmakende Bacardi-producten heeft ingekocht;
b) de aan [A] geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;
c) de afnemers aan wie [A] inbreukmakende Bacardi-producten heeft geleverd;
d) de aan de hiervoor onder c) genoemde afnemers geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;
e) het totale aantal inbreukmakende Bacardi-producten dat [A] heeft geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden (bij derden);
f) de nettowinst die [A] heeft behaald per verkocht inbreukmakend Bacardi-product;
een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
iv. [A] te veroordelen om opgave te doen van de nettowinst die [A] vanaf 19 september 2011 heeft behaald per verkocht inbreukmakend Bacardi-product;
iv.a [A] te veroordelen om ter staving van Opgave III aan Bacardi te doen toekomen door Vigilante gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten;
iv.b. [A] te veroordelen om aan Bacardi te doen toekomen de resultaten van onderzoek door een registeraccountant dat bevestigt dat de voorraad inbreukmakende Bacardi-producten in de periode van 4 oktober 2013 tot en met de datum van het vonnis geen mutaties heeft ondergaan en waarbij [A] - indien dat niet wordt bevestigd – wordt veroordeeld om aan Bacardi over die periode opgave te doen van:
a) de leverancier(s) bij wie [A] inbreukmakende Bacardi-producten heeft ingekocht;
b) de aan [A] geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;
c) de afnemers aan wie [A] inbreukmakende Bacardi-producten heeft geleverd;
d) de aan de hiervoor onder c) genoemde afnemers geleverde inbreukmakende Bacardi-Producten;
e) het totale aantal inbreukmakende Bacardi-producten dat [A] heeft geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden (bij derden);
v. [A] te veroordelen om aan Bacardi opgave te van:
a) de leverancier(s) bij wie [A] vanaf 2003 onrechtmatige Bacardi-producten heeft ingekocht;
b) de aan [A] vanaf 2003 geleverde onrechtmatige Bacardi-producten;
c) het aantal door of namens [A] gedecodeerde Bacardi-producten;
d) de op 14 december 2012 onder [A] en/of ten behoeve van [A] onder derden aanwezige voorraad onrechtmatige Bacardi-producten;
e) de hoeveelheid onrechtmatige Bacardi-producten die op de datum van opstellen van de opgave onderweg is naar [A];
f) de afnemers aan wie [A] vanaf 2003 onrechtmatige Bacardi-producten heeft geleverd;
g) de aan de hiervoor onder f) genoemde afnemers geleverde onrechtmatige Bacardi-producten;
h) de hoeveelheid onrechtmatige Bacardi-producten die op de datum van het vonnis besteld is bij [A] maar die nog niet is geleverd;
i) het totale aantal onrechtmatige Bacardi-producten dat [A] vanaf 2003 heeft geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden (bij derden;
j) de nettowinst die [A] vanaf 2003 heeft behaald per verkocht onrechtmatig Bacardi-product;
een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
vi. [A] te gebieden om alle voorraden inbreukmakende en onrechtmatige Bacardi-producten die zich onder [A] of namens [A] onder derden bevinden aan Bacardi over te dragen ter vernietiging een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
ten aanzien van [A] en [B]
vii. [A] en [B] hoofdelijk te veroordelen om de ten gevolge van het inbreukmakend en onrechtmatig handelen genoten winst als genoemd onder iii. sub f en v. sub j af te dragen;
viii. te verklaren voor recht dat [A] en [B] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen door [A] en [A] te veroordelen om de schade die Bacardi heeft geleden en lijdt als gevolg van de merkinbreuk te vergoeden vermeerderd met wettelijke rente;
ten aanzien van DelicaSea en Carribean Shipstores
ix. DelicaSea en Carribean Shipstores te gebieden de inbreuk op de merkrechten van Bacardi te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
x. DelicaSea en Carribean Shipstores te veroordelen om vanaf 24 februari 2003 opgave te doen van:
a) de leverancier(s) bij wie DelicaSea/Carribean Shipstores inbreukmakende Bacardi-producten hebben ingekocht;
b) de aan DelicaSea/Carribean Shipstores geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;
c) de op 14 december 2012 onder DelicaSea/Carribean Shipstores en/of ten behoeve van DelicaSea/Carribean Shipstores onder derden aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi-producten;
d) de hoeveelheid inbreukmakende Bacardi-producten die op de datum van opstellen van de opgave onderweg is naar DelicaSea/Carribean Shipstores;
e) de afnemers aan wie DelicaSea/Carribean Shipstores inbreukmakende Bacardi-producten hebben geleverd;
f) de aan de hiervoor onder e) genoemde afnemers geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;
g) de hoeveelheid inbreukmakende Bacardi-producten die op de datum van het vonnis is besteld bij DelicaSea/Carribean Shipstores maar die nog niet is geleverd;
h) het totale aantal inbreukmakende Bacardi-producten dat DelicaSea/Carribean Shipstores hebben geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden (bij derden);
i) de nettowinst die DelicaSea/Carribean Shipstores hebben behaald per verkocht onrechtmatig Bacardi-product;
een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
xi. DelicaSea en Carribean Shipstores te gebieden om alle voorraden inbreukmakende Bacardi-producten die zich onder DelicaSea/Carribean Shipstores of namens DelicaSea/Carribean Shipstores onder derden bevinden aan Bacardi over te dragen ter vernietiging van deze producten, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
xii. DelicaSea en Carribean Shipstores te veroordelen om de ten gevolge van het inbreukmakend handelen genoten winst als genoemd in x. sub i af te dragen;
xiii. te verklaren voor recht dat DelicaSea en Carribean Shipstores aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van hun inbreukmakend handelen en zowel DelicaSea als Carribean Shipstores te veroordelen om de schade die Bacardi daardoor heeft geleden en lijdt te vergoeden vermeerderd met wettelijke rente;
ten aanzien van [B]
xiv. [B] te gebieden te staken en gestaakt te houden de inbreuk op de merkrechten van Bacardi door haar alsook door de vennootschappen waarvan zij bestuurder is, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
xiv.a [B] te veroordelen om vanaf januari 2013 opgave te doen van:
a) de leverancier(s) bij wie [B] inbreukmakende Bacardi-producten beeft ingekocht;
b) de aan [B] geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;
c) de afnemers aan wie [B] inbreukmakende Bacardi-producten heeft geleverd;
d) de aan de onder c) genoemde afnemers geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;
e) het totale aantal inbreukmakende Bacardi-producten dat [B] heeft geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden (bij derden);
f) de nettowinst die [B] heeft behaald per verkocht inbreukmakend Bacardi-product;
een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
xiv.b. [B] te gebieden om alle voorraden inbreukmakende Bacardi-producten die zich onder [B] of namens [B] Group onder derden bevinden aan Bacardi over te dragen ter vernietiging, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
xiv.c. te verklaren voor recht dat [B] aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen door [B] en [B] te veroordelen om de schade te vergoeden vermeerderd met wettelijke rente;
xv. te verklaren voor recht dat [B] hoofdelijk aansprakelijk is naast [A] voor het afdragen van een bedrag gelijk de door [A] met het verhandelen van inbreukmakende Bacardi-producten behaalde nettowinst en voor het vergoeden aan Bacardi van de door Bacardi geleden schade vanwege het verhandelen van inbreukmakende Bacardi-producten;
xvi. te verklaren voor recht dat [B] aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het onrechtmatige handelen door [B] in verband met de onjuiste en onvolledige Opgave I en [B] te veroordelen om de schade die Bacardi heeft geleden en lijdt als gevolg daarvan te vergoeden vermeerderd met wettelijke rente;
ten aanzien van [A] c.s.
xvii. [A] c.s. te veroordelen in de kosten ex artikelen 1019h en 237 Rv.
3.2.
Bacardi legt aan haar vorderingen – afhankelijk van de desbetreffende gedaagde partij – merkinbreuk, onrechtmatige daad en bestuurdersaansprakelijkheid ten grondslag.
3.3.
Daartoe voert Bacardi ten aanzien van [A] het volgende aan. [A] is na het eindvonnis 2011 en na het kortgedingvonnis 2012 (hersteld bij vonnis van 26 juli 2011) inbreuk blijven maken op de Bacardi-merken. Dat blijkt uit de prijs-/voorraadlijsten van [A] van oktober 2011 en april 2012. Zelfs al zouden alle daarin genoemde Bacardi-producten steeds de status T1 hebben gehad (wat volgens Bacardi niet zo is), dan nog is sprake van inbreuk omdat hier sprake is van gebruik van de Bacardi-merken door ‘aanbieden’ in de Gemeenschap. Dat vormt een inbreuk op de merkrechten van Bacardi, ongeacht de vraag of [A] de aangeboden goederen ook daadwerkelijk heeft ingevoerd in de Gemeenschap. Uit de “Voorlopige raming opgave vonnis d.d. 15 juni 2012” blijkt dat [A] op grote schaal inbreukmakende Bacardi-producten heeft aangeboden en/of verkocht na het eindvonnis 2011. Omdat de voorraad inbreukmakende Bacardi-producten zoals opgegeven door [A] per 19 juni 2012 veranderd is ten opzichte van de “Voorlopige raming opgave vonnis d.d. 15 juni 2012”, staat vast dat [A] ook na het kortgedingvonnis 2012 voort is gegaan met inbreuk maken. Dit blijkt ook uit opgave II. [A] heeft ook erkend dat zij na het eindvonnis 2011 inbreuk is blijven maken door inbreukmakende Bacardi-producten te verhandelen.
[A] is op de hoogte van de gedecodeerde staat van de door haar verhandelde producten en decodeert zelf Bacardi-producten of geeft daar opdracht toe en houdt gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad ter verhandeling.
Opgave I heeft betrekking op de periode tot 19 september 2011 en opgave II loopt vanaf 3 oktober. [A] heeft echter niet het recht inbreuk te maken in de tussengelegen periode en Bacardi heeft dan ook belang bij aanvullende opgave over deze tussenliggende periode. Opgaven I en II zijn niet betrouwbaar gebleken.
3.4.
Ten aanzien van DelicaSea en Carribean Shipstores voert Bacardi aan dat uit opgave I en facturen van DelicaSea en Carribean Shipstores blijkt dat er tussen hen en [A]
intra companytransacties hebben plaatsgevonden, waardoor DelicaSea en Carribean Shipstores inbreuk hebben gemaakt op de Bacardi-merken. Uit facturen blijkt ook dat zij inbreukmakende Bacardi-producten hebben aangeboden en verhandeld.
intra companytransacties hebben plaatsgevonden, waardoor DelicaSea en Carribean Shipstores inbreuk hebben gemaakt op de Bacardi-merken. Uit facturen blijkt ook dat zij inbreukmakende Bacardi-producten hebben aangeboden en verhandeld.
3.5.
Ten aanzien van [B] voert Bacardi aan dat [B] als enig bestuurder van [A] feitelijk het beleid bepaalt van [A]. [B] is vanaf 8 december 2009 ervan op de hoogte geweest dat [A] inbreukmakend handelt ten opzichte van Bacardi. [A] heeft de door de rechter opgelegde stakingsbevelen en opgaveverplichtingen niet, althans niet volledig opgevolgd. Het behoort tot de zorgplicht van [B] om verdere inbreuken door [A] op de merken van Bacardi te voorkomen en maatregelen te treffen om nakoming van de opgaveverplichtingen te bewerkstelligen. Door het niet naleven van deze zorgplicht, althans door een handelwijze waarvan haar een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, is er sprake van onbehoorlijk bestuur, hetgeen onrechtmatig is jegens Bacardi. Op grond daarvan is [B], naast [A], hoofdelijk aansprakelijk voor Bacardi’s schade en afdracht van [A]’s nettowinst die het gevolg is van [A]’s inbreukmakend handelen na 8 december 2009. Daarnaast heeft [B] zelf inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi door het gebruik van de Bacardi-merken in van haar afkomstige aanbiedingen aan afnemers in de Gemeenschap.
3.6.
[A] c.s. voert gemotiveerd verweer.
3.7.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de op het Gemeenschapsmerkenrecht gebaseerde vorderingen wordt gelet op artikel 67 EEX-Vo oud [11] bepaald door de toepasselijke artikelen uit de GMVo. De rechtbank stelt vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Bacardi die zijn gegrond op haar Gemeenschapsmerken, op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu [A], DelicaSea en [B] gevestigd zijn in Nederland. Ten aanzien van Carribean Shipstores volgt bevoegdheid uit artikel 97 lid 5 GMVo, aangezien het gestelde inbreukmakende handelen zich (mede) in Nederland afspeelt. Deze laatste bevoegdheid is op grond van artikel 98 lid 2 GMVo beperkt tot Nederland. Voor zover Bacardi’s vorderingen zijn gebaseerd op Benelux-merken geldt dat het Gerechtshof Den Haag in 2013 [12] heeft geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van het EEX-Vo oud, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Uitgaande van deze opvatting en van de vestigingsplaats van [A], DelicaSea en [B] is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 2 EEX-Vo oud in de zaak tussen enerzijds Bacardi en anderzijds [A], DelicaSea en [B]. Gezien de vestigingsplaatsen van Bacardi en Carribean Shipstores, ontleent de rechtbank haar bevoegdheid op grond van artikel 4 lid 1 EEX-Vo oud ten aanzien van Carribean Shipstores aan nationale wetgeving. Voor zover het BVIE daartoe gerekend dient te worden, ontleent de rechtbank haar bevoegdheid aan artikel 4.6 lid 2 BVIE. Voor zover het BVIE daartoe niet gerekend kan worden, ontleent de rechtbank haar bevoegdheid aan artikel 7 lid 1 Rv. De vorderingen jegens de verschillende gedaagden vertonen een zodanige samenhang, dat gezamenlijke behandeling doelmatig is. De bevoegdheid van deze rechtbank kennis te nemen van de vorderingen gebaseerd op onrechtmatig daad volgt ten aanzien van [A], DelicaSea en [B] uit artikel 2 EEX-Vo en ten aanzien van Carribean Shipstores wederom uit artikel 7 lid 1 Rv. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank is niet bestreden.
Nieuw bewijs?
4.2.
Bij brief van 19 december 2014 (vgl. 1.3.) is door partijen onder meer verzocht toe te staan Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen ‘ter onderbouwing van de door haar bij dagvaarding gedane feitelijke stellingen’. Nu in deze zaak reeds vonnis was bepaald wordt het verzoek als tardief geweigerd.
Aanhouding?
4.3.
Het geschil tussen partijen heeft in de eerste plaats betrekking op de vraag of [A] c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van Bacardi in de Gemeenschap en/of de Benelux door Bacardi-producten te verhandelen die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht. Een belangrijk geschilpunt daarbij is de vraag of goederen in merkenrechtelijke zin worden ingevoerd zodra zij in douanerechtelijk opzicht in het vrije verkeer van goederen zijn gebracht, óf dat zij dat nog niet zijn zolang zij onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst. Daarnaast is tussen partijen in geschil of [A] (inmiddels) volledig heeft voldaan aan de opgaveverplichtingen uit het eindvonnis 2011.
4.4.
Tijdens de mondelinge behandeling is met partijen gesproken over de mogelijke invloed van de uitkomst van twee op dat moment tussen hen lopende appelprocedures (het hoger beroep van het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011 en het hoger beroep van het kortgedingvonnis 2012). Voorts is het hoger beroep in een procedure tussen Mevi/Top Logistics (een ander op- en overslagbedrijf) en (onder meer) Bacardi, waarin [A] is toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Mevi/Top Logistics, aan de orde gesteld tijdens de mondelinge behandeling. Daarin staat de vraag centraal of bij goederen afkomstig van buiten de EER en geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in merkenrechtelijk opzicht sprake is van invoer, aldus dat sprake is van “gebruik in het economisch verkeer”.
4.5.
[A] c.s. heeft te kennen gegeven dat, omdat de onderhavige procedure ook betrekking heeft op de vraag in hoeverre [A] c.s. correcte uitvoering heeft gegeven aan het eindvonnis 2011, voor die beoordeling van belang is wat er in het appel van dat vonnis wordt beslist. Daarmee is voor haar de reden gegeven om die procedure af te willen wachten voordat in deze procedure wordt voortgeprocedeerd. [A] c.s. wil de beantwoording van de door het Gerechtshof Den Haag aan het HvJ EU gestelde prejudiciële vragen in de zaak tussen Mevi/Toplogistics ook afwachten, omdat daarmee duidelijkheid komt met betrekking tot de vraag of sprake is van inbreuk en onrechtmatig handelen bij AGP-goederen, hetgeen ook speelt in de onderhavige procedure. Bacardi heeft te kennen gegeven niet het nut in te zien van een aanhouding, omdat het hier volgens haar om andere materie gaat. Het heeft geen zin volgens Bacardi om te wachten op een uitspraak van het HvJ EU in de zaak tussen Mevi/Toplogistics en Bacardi omdat het daar om een logistieke dienstverlener (Mevi/Toplogistics) gaat en niet om een handelaar zoals [A] c.s.
4.6.
De rechtbank is na de zitting ambtshalve bekend geworden met de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de procedure tussen Mevi/Top Logistics en (onder meer) Bacardi, waarin [A] is toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Mevi/Top Logistics, van 22 juli 2014 [13] Daarin heeft het Haagse hof de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU voorgelegd:
“Deze vragen betreffen goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in het Communautair douanewetboek, Verordening (EEG) nr. 2913/92 (oud) en Verordening (EG) nr. 450/2008).
1.Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van “gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?
2.Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”
4.7.
Ook is inmiddels op 30 september 2014 arrest [14] gewezen in het hoger beroep aangetekend tegen het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011. Het Haagse hof heeft in dit arrest onder meer overwogen, dat voor de beantwoording van de in die procedure voorliggende vragen, het antwoord op de in de Mevi/Bacardi-zaak aan het HvJ EU gestelde vragen van belang is. Om die reden heeft het hof geoordeeld dat zijn beslissing over de vraag of opslag van en handel in Bacardi-producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, dient te worden aangehouden tot na de beantwoording van de prejudiciële vragen in de Mevi/Bacardi-zaak. Ook voor de beoordeling van de vraag of handel in gedecodeerde producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, is het oordeel van het HvJ EU in de Mevi/Bacardi-zaak voor de beoordeling door het Haagse hof van belang. Bij de beoordeling van de overige grieven die zich richten tegen de toewijzing van het inbreukverbod en een aantal nevenvorderingen, de formulering en/of de omvang dan wel de motivering daarvan is de beantwoording door het HvJ EU van Justitie van de voorgelegde vragen eveneens van belang. Daarom heeft het hof zijn oordeel aangehouden tot na de beantwoording van die vragen.
4.8.
Evenals in de procedure tussen Bacardi en [A] waarin het Haagse hof op 30 september 2014 arrest wees, geldt in de onderhavige procedure dat voor de beoordeling van de vorderingen ten aanzien van de verhandeling van gedecodeerde Bacardi-producten en de vorderingen ten aanzien van de opslag van en handel in Bacardi-producten zonder toestemming van Bacardi, van belang is of ervan moet worden uitgegaan dat goederen met een AGP-status merkenrechtelijk hebben te gelden als ingevoerd of niet. Dat geldt ook voor de nevenvorderingen, nu deze alle betrekking hebben op ‘inbreukmakende Bacardi-producten’ en in geschil is of daartoe ook de producten behoren die [A] onder AGP-status in voorraad stelt te hebben (gehad).
4.9.
De lijn van de jurisprudentie [15] van deze rechtbank is tot op heden dat merkproducten die douanerechtelijk in het vrije verkeer van goederen zijn gebracht te gelden hebben als merkenrechtelijk ingevoerd, ongeacht de vraag of zij een AGP-status hebben. Aan die lijn zal niet worden vastgehouden indien het HvJ EU daarover anders oordeelt. Het is de vraag of in het onderhavige geval aan die lijn moet worden vastgehouden hangende de beantwoording van de prejudiciële vragen. Het gaat in de onderhavige procedure namelijk onder meer om partijen (Bacardi en [A]) die ook tegenover elkaar staan in de zaak Mevi/Bacardi die voor het Haagse hof aanleiding is geweest om over de merkenrechtelijke consequenties van de AGP-status prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU en in de zaak Bacardi/[A] die al door hetzelfde hof is aangehouden totdat het HvJ EU zijn prejudiciële vragen heeft beantwoord. Het gaat in de onderhavige procedure niet alleen om diezelfde partijen maar ook om dezelfde rechtsvragen als in de hiervoor genoemde procedures spelen. Daarbij geldt dat de feitelijke toedracht zo niet gelijk is dan toch grote overeenstemming vertoont met de hiervoor genoemde procedures.
4.10.
Daar komt bij dat bij de beoordeling in de onderhavige procedure van belang is of [A] dwangsommen heeft verbeurd doordat zij niet volledig heeft voldaan aan alle onderdelen van het eindvonnis 2011. Nu van dat vonnis hoger beroep is ingesteld, zou vernietiging van (onderdelen van het dictum van) het eindvonnis 2011 plaats kunnen vinden. Ook in verband met de beoordeling van de vraag of [A] dwangsommen heeft verbeurd is een aanhouding derhalve aangewezen.
4.11.
Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de verdere behandeling van de zaak aanhouden tot na de beantwoording van het HvJ EU van de prejudiciële vragen in de Mevi-Bacardi-zaak voor het Haagse hof en het eindarrest in het hoger beroep van het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011. Het komt de rechtbank dienstig voor dat partijen zich eerst nadien bij akte uitlaten over de gevolgen van het arrest van het HvJ EU en het Haagse hof, zodat het bij brief van 19 december 2014 gedane verzoek wordt afgewezen.
4.12.
Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.
5.De beslissing
De rechtbank
5.1.
weigert het verzoek van partijen Bacardi toe te staan nieuw bewijs in het geding te brengen;
5.2.
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot na de beantwoording van het HvJ EU van de prejudiciële vragen in de Mevi-Bacardi-zaak voor het Haagse hof en het eindarrest in het hoger beroep van het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011;
5.3.
bepaalt dat de meest gerede partij de zaak nadien weer kan opbrengen.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers, mr. J.Th. van Walderveen en mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 1 april 2015.