ECLI:NL:HR:2022:1726

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer21/03095

Datum25 november 2022

ARREST

In de zaak van

KPN B.V.,
gevestigd te Rotterdam,

EISERES tot cassatie,

hierna: KPN,

advocaat: T. Cohen Jehoram,

tegen

HIGH POINT SARL,
gevestigd te Luxemburg,

VERWEERSTER in cassatie,

hierna: High Point,

advocaat: H.J. Pot.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar het vonnis in de zaak C/09/598504 / HA ZA 20-843 van de rechtbank Den Haag van 12 mei 2021.

KPN heeft tegen het vonnis van de rechtbank beroep in cassatie ingesteld.

High Point heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, en voor High Point mede door R.E. Ebbink en R. Broekstra.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van KPN heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2.Uitgangspunten en feiten

2.1

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) High Point was houdster van het Europees octrooi 0 522 772 B1 (hierna: EP 772 B1), verleend voor een
‘Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture’.

(ii) KPN biedt onder meer mobiele telecommunicatiediensten aan in Nederland, is eigenares van verschillende netwerken in Nederland en is verantwoordelijk voor de dienstverlening op die netwerken.

(iii) In 2009 heeft KPN een procedure tegen High Point aanhangig gemaakt en daarin vernietiging van het Nederlandse deel van EP 772 B1 gevorderd. High Point heeft vervolgens een procedure tegen KPN aanhangig gemaakt waarin zij een inbreukverbod op EP 772 B1 heeft gevorderd. Bij vonnis van 15 september 2010 heeft de rechtbank ’s-Gravenhage EP 772 B1 vernietigd, voor zover verleend voor Nederland, en de inbreukvorderingen afgewezen.

(iv) In het hoger beroep van High Point tegen het vonnis van 15 september 2010 heeft High Point na de memoriewisseling een akte houdende beperking van octrooiconclusies genomen, waarin zij nieuwe octrooiconclusies heeft geïntroduceerd. Het gerechtshof Den Haag heeft bij tussenarrest^[1]geoordeeld dat op grond van de tweeconclusieregel de nieuwe octrooiconclusies moeten worden geweigerd. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van High Point tegen het tussenarrest verworpen.^[2]

(v) Hangende het hiervoor onder (iv) genoemde cassatieberoep heeft High Point bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) een verzoek ingediend op de voet van art. 105a van het Europees Octrooiverdrag^[3](hierna: EOV) tot centrale beperking van EP 772 B1. Het EOB heeft de centrale beperking toegestaan. Het octrooi in beperkte vorm wordt hierna aangeduid als EP 772 B3.

(vi) In de hiervoor onder (iii) genoemde procedure heeft het gerechtshof Den Haag bij eindarrest^[4]het vonnis van 15 september 2010 bekrachtigd en daartoe, voor zover hier van belang, als volgt overwogen:

“2.2. Zoals ook High Point zelf heeft opgemerkt, is met de centrale beperking van het octrooi het debat over de geldigheid van het octrooi in de ruimere vorm waarin het is verleend, achterhaald. Het octrooi bestaat niet meer in die ruime vorm en moet, gelet op artikel 68 EOV, worden geacht nooit in die ruime vorm te hebben bestaan. In dat licht moet het hof het eindoordeel van de rechtbank dat het octrooi in die ruime vorm niet geldig is, voor juist houden. Het betoog dat High Point bij de memorie van grieven naar voren heeft gebracht over de geldigheid van het octrooi in de ruime vorm waarin het is verleend kan dus worden gepasseerd.

(…)

2.4.

Het betoog dat het octrooi geldig is in de beperkte vorm zoals het luidt na de centrale beperking, dat High Point nu naar voren wil brengen, is in dit – bijzondere – geval in strijd met de goede procesorde (…).

(…)

2.11.

Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat na de centrale beperking van het octrooi het bij de memorie van grieven door High Point naar voren gebrachte betoog over de geldigheid van het octrooi in ruime vorm achterhaald is – het octrooi in ruime vorm wordt door High Point niet meer verdedigd – en dat het betoog van High Point over de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm in hoger beroep te laat naar voren is gebracht en dus buiten beschouwing moet worden gelaten. Er zijn dus geen doeltreffende grieven tegen het oordeel van de rechtbank dat het octrooi niet geldig is. Daarvan uitgaande heeft de rechtbank in de nietigheidszaak de vorderingen van KPN terecht toegewezen en heeft de rechtbank in de inbreukzaak de vorderingen van High Point terecht afgewezen. Het hof zal het principale beroep daarom verwerpen.”

(vii) Bij arrest van 14 februari 2020^[5]heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van High Point tegen het hiervoor onder (vi) genoemde eindarrest van het gerechtshof Den Haag verworpen. Daartoe heeft de Hoge Raad, voor zover hier van belang, overwogen:

“3.5.1 Onderdeel 1 neemt tot uitgangspunt (i) dat de rechtbank het octrooi uitsluitend in de ruimere vorm waarin het aanvankelijk was verleend, heeft beoordeeld en vernietigd, en (ii) dat op grond van art. 68 EOV het octrooi in die ruimere vorm geacht moet worden nooit te hebben bestaan. Daarvan uitgaande klaagt het onderdeel dat het hof het vonnis van de rechtbank niet had mogen bekrachtigen zonder inhoudelijk te oordelen over de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm. Het onaanvaardbare gevolg van deze bekrachtiging is immers dat het octrooi in de beperkte vorm is vernietigd zonder dat de rechtbank, dan wel het hof het octrooi in die beperkte vorm inhoudelijk op geldigheid heeft beoordeeld, aldus de klacht.

3.5.2

Deze klacht neemt terecht tot uitgangspunt dat aan de rechtbank uitsluitend de beoordeling van de geldigheid van het octrooi in de ruimere vorm was voorgelegd, maar ziet eraan voorbij dat hof het beroep van High Point op de centrale beperking van het octrooi buiten beschouwing heeft gelaten wegens strijd met de goede procesorde, wat betekent dat het hof niet is toegekomen – evenmin als de rechtbank – aan een inhoudelijke beoordeling van de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm. De bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank berust op de in cassatie onbestreden overweging van het hof (in rov. 2.2) dat het octrooi in de ruimere vorm, gelet op art. 68 EOV, geacht moet worden nooit te hebben bestaan, zodat het eindoordeel van de rechtbank over de ongeldigheid van het octrooi in die ruimere vorm voor juist moet worden gehouden. Uit een en ander volgt niet – anders dan de klacht tot uitgangspunt neemt – dat de rechtbank, dan wel het hof het octrooi in de beperkte vorm op grond van een inhoudelijke beoordeling heeft vernietigd. Dat High Point zich in dit geding niet kan beroepen op het octrooi in de beperkte vorm is dus niet het gevolg van een inhoudelijke beoordeling en vernietiging van dat octrooi, maar vloeit louter voort uit de processuele gang van zaken in deze zaak, in het bijzonder het tijdstip waarop High Point een beroep heeft gedaan op de centrale beperking van het octrooi. Dit laat onverlet dat het zowel High Point als KPN in beginsel vrijstaat om de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm in een nieuw geding alsnog aan een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen. De klacht kan dan ook niet tot cassatie leiden.”

2.2

In deze procedure vordert High Point, voor zover in cassatie van belang, een verklaring voor recht dat het UMTS-netwerk van KPN zoals dat tussen 22 mei 2008 en 30 juni 2012 was ingericht, binnen de beschermingsomvang van EP 772 B3 viel en dat KPN met haar UMTS-netwerk zoals dat in de genoemde periode was ingericht, inbreuk heeft gemaakt op EP 772 B3. KPN heeft een incidentele vordering ingesteld, die ertoe strekt dat High Point in haar vorderingen in deze procedure niet-ontvankelijk wordt verklaard.

2.3

De rechtbank^[6]heeft de incidentele vordering van KPN afgewezen. Daartoe heeft de rechtbank, voor zover in cassatie van belang, als volgt overwogen.

“5.2. Partijen verschillen in dit incident in essentie van mening over de uitleg van r.o. 3.5.2 van het arrest van de Hoge Raad van 14 februari 2020 (…), waarin is overwogen dat het partijen in beginsel vrijstaat de geldigheid van het octrooi na centrale beperking in een nieuw geding alsnog aan een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen.

5.3.

De rechtbank is van oordeel dat een redelijke uitleg van de gewraakte passage van het arrest voldoende duidelijk maakt dat High Point, in de omstandigheden van dit geval, de centraal beperkte versie van het octrooi, EP 772 B3, alsnog aan haar vorderingen ten grondslag kan leggen en, in voorkomend geval, de geldigheid van EP 772, bij wijze van verweer in conventie of als eis in reconventie, in de vorm waarin het thans na centrale beperking bestaat, beoordeeld kan worden.

5.4.

Anders dan KPN meent, staat aan dat oordeel niet in de weg dat de rechtbank EP 772 B1 heeft vernietigd. KPN voert in dat verband aan dat die vernietiging terugwerkende kracht heeft, zodat EP 772 B1 geacht moet worden nooit te hebben bestaan en volgens haar dus ook niet meer bestond toen het EOB, zeven jaar later, de centrale beperking toestond en die centrale beperking daarom voor het Nederlandse deel van het Europees octrooi geen effect kan hebben gesorteerd. Inderdaad leidt een rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi wordt vernietigd ertoe dat aan dat octrooi onmiddellijk zijn rechtsgevolgen worden ontnomen, maar daarbij geldt wel de voorwaarde dat het vonnis waarbij die vernietiging is uitgesproken uiteindelijk in kracht van gewijsde gaat. Die voorwaarde is, anders dan KPN zich voorstelt, geen ontbindende voorwaarde, maar een opschortende voorwaarde. Zolang het vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, bestaat het octrooi nog, maar kunnen enkel de rechtsgevolgen ervan niet worden ingeroepen. (…)

5.5.

Aan KPN kan worden toegegeven dat het vonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage van 15 september 2010 door het arrest van de Hoge Raad van 14 februari 2020 inmiddels inderdaad in kracht van gewijsde is gegaan. De in dat vonnis neergelegde beslissing heeft ook gezag van gewijsde. Dat betekent dat tussen partijen ook in de thans aanhangige procedure rechtens geldt dat het octrooi in de vorm waarin het is verleend, de EP 772 B1-versie, niet geldig is en dat van inbreuk op dat octrooi in die vorm geen sprake kan zijn.

5.6.

Wat KPN evenwel uit het oog verliest is dat met de wijziging van het EOV per 13 december 2007 de mogelijkheid van een centrale beperking van een Europees octrooi is ingevoerd, die volgens de Hoge Raad ook van toepassing is in lopende procedures. Deze centrale beperking heeft, net als vernietiging van een octrooi door de rechter, terugwerkende kracht, dat wil zeggen dat het octrooi in de verleende vorm geacht wordt ab initio te zijn vervallen, waardoor de rechter zal moeten uitgaan van het – als gevolg van de door het EOB toegestane wijziging – beperkte octrooi.

5.7.

Aangezien op het moment van de centrale beperking het octrooi nog niet (definitief) was vernietigd, betekent het leerstuk van gezag van gewijsde niet dat ook tussen partijen vaststaat dat het hof, door de bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank, tevens heeft geoordeeld dat EP 772 B3 nietig is. Over dat beperkte octrooi heeft het hof zich, zoals de Hoge Raad in r.o. 3.5.2 van het arrest van 14 februari 2020 nog expliciet overwoog, inhoudelijk immers niet uitgesproken.

5.8.

Het vorenstaande leidt ertoe dat High Point ontvankelijk is in haar vorderingen op grond van EP 772 B3. (…)”

2.4

Partijen zijn op de voet van art. 398, aanhef en onder 2º, Rv overeengekomen het hoger beroep over te slaan (sprongcassatie).

3.Beoordeling van het middel

3.1

Het middel klaagt in de eerste plaats dat de rechtbank een onjuiste lezing heeft gegeven aan rov. 3.5.2 van het arrest van de Hoge Raad van 14 februari 2020, door (in rov. 5.3) te oordelen dat uit deze overweging volgt dat High Point in de omstandigheden van dit geval de centraal beperkte versie van het octrooi, EP 772 B3, aan haar vorderingen in deze procedure ten grondslag kan leggen en dat, in voorkomend geval, de geldigheid van het octrooi in de vorm waarin het na centrale beperking bestaat, bij wijze van verweer in conventie of als eis in reconventie beoordeeld kan worden. Voorts klaagt het middel dat de rechtbank heeft miskend dat de centrale beperking van het octrooi geen effect kon sorteren, omdat het vonnis van 15 september 2010, waarbij EP 772 B1 is vernietigd, het octrooi onmiddellijk (met terugwerkende kracht) zijn rechtsgevolgen ontnam. De rechtbank heeft ook miskend dat er geen verschillende octrooien (EP 772 B1 en EP 772 B3) zijn waarop het vonnis van 15 september 2010 ziet, maar één (ondeelbaar) octrooi EP 772, aldus het middel.

3.2

In de eerdere procedure tussen High Point en KPN die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 14 februari 2020, heeft de rechtbank ’s-Gravenhage bij het vonnis van 15 september 2010 EP 772 B1 (voor zover verleend voor Nederland) vernietigd. In zijn eindarrest van 5 juni 2018 heeft het gerechtshof Den Haag dit vonnis bekrachtigd. Uit de overwegingen die aan deze bekrachtiging ten grondslag liggen (zie hiervoor in 2.1 onder (vi)), blijkt dat de bekrachtiging uitsluitend erop berust dat het octrooi in de ruimere vorm (EP 772 B1), gelet op art. 68 EOV, geacht moet worden nooit te hebben bestaan in die ruimere vorm, zodat het eindoordeel van de rechtbank over de ongeldigheid van EP 772 B1 voor juist moet worden gehouden. De geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm (EP 772 B3) heeft het gerechtshof niet inhoudelijk beoordeeld omdat het gerechtshof het beroep van High Point op de geldigheid van EP 772 B3 in verband met de tweeconclusieregel buiten beschouwing heeft gelaten. De rechtbank ’s-Gravenhage had in het vonnis van 15 september 2010 de geldigheid van EP 772 B3 evenmin beoordeeld, omdat de centrale beperking van het octrooi toen nog niet was verzocht en toegestaan. Daarom kan – zoals is overwogen in rov. 3.5.2 van het arrest van de Hoge Raad van 14 februari 2020 – High Point de geldigheid van EP 772 B3 in een nieuwe procedure in beginsel alsnog aan een inhoudelijke beoordeling onderwerpen.

Hieraan staat niet in de weg dat het vonnis van 15 september 2010 waarbij EP 772 B1 is vernietigd in kracht van gewijsde is gegaan en dat een vernietiging van een octrooi terugwerkende kracht heeft. De centrale beperking heeft immers plaatsgevonden gedurende de eerdere procedure en dus voordat het vonnis van 15 september 2010 in kracht van gewijsde is gegaan. Als gevolg van de door het EOB toegestane centrale beperking is niet een ander octrooi ontstaan, maar is de beschermingsomvang van het oorspronkelijk verleende octrooi (EP 772 B1) met terugwerkende kracht beperkt en wordt ingevolge art. 68 EOV het octrooi van aanvang af geacht de beperkte omvang te hebben.^[7]Door de bekrachtiging van de vernietiging van EP 772 B1 op de hiervoor vermelde gronden door het gerechtshof Den Haag, is dus niet het octrooi in beperkte vorm (EP 772 B3) getroffen.

3.3

Uit hetgeen hiervoor in 3.2 is overwogen volgt dat de hiervoor in 3.1 weergegeven klachten ongegrond zijn.

3.4

De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

3.5

Partijen zijn met toepassing van punt 4 van de Indicatietarieven in octrooizaken Hoge Raad overeengekomen dat de kosten op de voet van art. 1019h Rv kunnen worden begroot op het indicatietarief voor een eenvoudige zaak als bedoeld in die tarieven. De kosten aan de zijde van High Point worden aldus begroot op € 10.000,-- (kosten tot en met schriftelijke toelichting) plus € 6.000,-- (dupliek).

4.Beslissing

De Hoge Raad:

- verwerpt het beroep;

- veroordeelt KPN in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van High Point begroot op € 916,34 aan verschotten en € 16.000,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien KPN deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.J. Kroeze als voorzitter en de raadsheren C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, G.C. Makkink en K. Teuben, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.J.P. Lock op
25 november 2022.