Uitspraak
Arrest d.d. 29 mei 2012
Zaaknummer 200.029.091/01 en 200.042.973/01
(zaaknummer rechtbank: 92428/HA ZA 07-239)
HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN
Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken
in de zaak met zaaknummer 200.029.091/01:
de vennootschap naar vreemd recht,
Nano-C, Inc.,
gevestigd te Westwood, Massachusetts, USA,
appellante,
in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,
hierna te noemen: Nano-C,
advocaat: mr. J.J. Allen, kantoorhoudende te Amsterdam, die ook gepleit heeft,
tegen
de rechtspersoon naar publiek recht,
Rijksuniversiteit Groningen,
gevestigd te Groningen,
geïntimeerde,
in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,
hierna te noemen: RUG,
advocaat: mr. V.M.J. Verlinden-Masson, kantoorhoudende te Groningen, die ook gepleit heeft,
en in de zaak met zaaknummer 200.042.973/01:
1. [appellant 1],
wonende te Groningen,
advocaat: mr. R. Hermans, kantoorhoudende te Amsterdam, die ook gepleit heeft,
2. [appellant 2],
wonende te Groningen,
advocaat: onttrokken
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Solenne B.V.,
gevestigd te Groningen,
advocaat: mr. R. Hermans, kantoorhoudende te Amsterdam, die ook gepleit heeft,
appellanten,
in eerste aanleg: interveniënten in interventie tussen Nano C en RUG voormeld
hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten]
In de zaak met zaaknummer 200.029.091/01:
Het geding in eerste instantie
In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen uitgesproken op 23 januari 2008 en 18 februari 2009 door de rechtbank Groningen.
Het geding in hoger beroep
Bij exploot van 27 februari 2009 is door Nano-C hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van RUG tegen de zitting van 31 maart 2009.
De conclusie van de memorie van grieven luidt:
"te vernietigen het vonnis in conventie, op 18 februari 2009 door de rechtbank Groningen, sector civielrecht, onder zaaknummer / rolnummer 92428 / HA ZA 07-239 gewezen tussen Nano-C als eiseres en RUG als gedaagde en, opnieuw rechtdoende, bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. de vorderingen van Nano-C alsnog toe te wijzen;
2. RUG te veroordelen in de kosten van het geding in beide instanties, alsmede
3. RUG te veroordelen tot terugbetaling aan Nano-C van al hetgeen door Nano-C op grond
van het vonnis, waarvan beroep, zal zijn betaald of door RUG zal zijn verhaald, een en
ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door Nano-C,
althans vanaf de dag van het verhaal door RUG tot aan de dag der terugbetaling."
Bij memorie van antwoord is door RUG verweer gevoerd met als conclusie:
"bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, voor zover mogelijk, Nano-C in haar vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren, althans deze aan haar te ontzeggen als zijnde ongegrond en/of onbewezen, en - zo nodig onder aanvulling of verbetering van de gronden - te bevestigen het vonnis van de rechtbank Groningen d.d. 18 februari 2009 tussen partijen in de conventie gewezen onder rolnummer 92428/HA ZA 07-239, met veroordeling van Nano-C in de kosten van de procedure in beide instanties."
Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten.
Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd en heeft het hof een dag bepaald waarop arrest zal worden gewezen.
De grieven
Nano-C heeft zes grieven opgeworpen.
In de zaak met zaaknummer 200.042.973/01:
Het geding in eerste instantie
In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen uitgesproken op 23 januari 2008 en 18 februari 2009 door de rechtbank Groningen.
Het geding in hoger beroep
Bij exploot van 18 mei 2009, hersteld bij exploot van 17 juni 2009, is door [appellanten] hoger beroep ingesteld van laatstgenoemd vonnis met dagvaarding van Nano-C tegen de zitting van 22 september 2009.
De conclusie van de memorie van grieven tevens houdende wijziging van eis luidt:
"Het vonnis van de Rechtbank Groningen van 18 februari tweeduizendnegen zoals gewezen onder rolnummer 92428 / HA ZA 07-239, te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, alsnog de vorderingen van appellanten zoals hierboven opnieuw geformuleerd toe te wijzen."
Bij memorie van antwoord is door Nano-C verweer gevoerd met als conclusie:
"bij arrest, ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad, het hoger beroep niet ontvankelijk, althans ongegrond te verklaren en, zonodig met verbetering en/of aanvulling van de gronden, het vonnis waarvan beroep voor zover het de procedure en de vorderingen in de tussenkomst betreft te bekrachtigen, een en ander met veroordeling van de appellanten in de kosten van de procedure in beide instanties."
Vervolgens hebben partijen, met uitzondering van Krohnholm wiens advocaat zich heeft onttrokken, hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten.
Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd en heeft het hof een dag bepaald waarop arrest zal worden gewezen.
De grieven
[appellanten] hebben één (voorwaardelijke) grief opgeworpen. Voorts hebben zij hun eis zo gewijzigd dat deze thans luidt:
"Dat het Uw Hof moge behagen, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
Nano-C niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen tegen de RuG, althans die vorderingen af te wijzen en Nano-C te veroordelen in de kosten van het geding; en:
A Nano-C te bevelen de beëindiging van de licentieovereenkomst te accepteren;
B (Voorwaardelijk, Als Uw Hof mocht oordelen dat de licentieovereenkomst
tussen Nano-C en RuG niet rechtsgeldig is beëindigd): te verklaren voor recht
dat Nano-C haar overeenkomst met Solenne niet is nagekomen en Nano-C te
bevelen alle rechten die zij onder de RuG octrooiaanvrage heeft over te dragen
aan Solenne;
C (Voorwaardelijk, Als Uw Hof mocht oordelen dat de licentieovereenkomst
tussen Nano-C en RuG niet rechtsgeldig is beëindigd en Nano-C niet moet
worden bevolen de licentie over te dragen aan Solenne): Nano-C te bevelen de
schade van Solenne, nader op te maken bij staat, te vergoeden;
D Nano-C te veroordelen in de kosten van het geding in beide instanties."
In beide zaken (200.029.091/01 en 200.042.973/01)
De beoordeling
Bevoegdheid en toepasselijk recht
1. De Nederlandse rechter is op grond van art. 2 EEX-Verordening internationaal bevoegd om te oordelen over het geschil in conventie tussen het in de Verenigde Staten gevestigde Nano-C en de in Groningen gevestigde RUG. Voor de reconventie vloeit de internationale bevoegdheid voort uit artikel 6 aanhef en anders artikel 3 EEX-Verordening. Krachtens de rechtskeuze in artikel 27 van de licentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
De vaststaande feiten
2. De rechtbank heeft in haar vonnis van 18 februari 2009 onder 3.1 tot en met 3.17 de feiten vastgesteld. Daarover bestaat tussen partijen geen geschil, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. In dit hoger beroep kan, mede gelet op hetgeen overigens in deze procedure is gesteld en onweersproken is gebleven, van het volgende worden uitgegaan.
2.1 Nano-C is sinds 2001 onder meer actief op het gebied van de productie van koolstof allotrope materialen (fullerenen) waaronder koolstof nanobuizen. Nano-C geeft haar technologie in licentie aan andere bedrijven en heeft daarnaast technologieën van andere bedrijven in licentie om producten te maken en te verkopen die onder een dergelijke licentie vallen.
2.2 RUG is de aanvraagster van de internationale octrooiaanvrage nr. PCT/NL2004/00116, getiteld “Photodiode” (hierna: de octrooiaanvraag). De octrooiaanvraag beschrijft onder meer de productie van fotodiodes die gebaseerd zijn op zogenaamde PCBM’s, alsmede (de synthese van) de materialen daarvoor. De in de octrooiaanvraag omschreven PCBM’s zijn chemische derivaten van het fullereenmolecuul C70 en de hogere fullereenmoleculen (C76, C78, C84 enzovoort). Uit de verklaringen van de advocaten van RUG en Nano-C ter zitting begrijpt het hof dat de internationale octrooiaanvraag nr. PCT/NL2004/00116 op
15 maart 2011 in de Verenigde Staten is verleend.
2.3 Solenne B.V. (hierna: Solenne) is opgericht op 23 augustus 2005 door
[appellant 1] (hierna: [appellant 1]), [appellant 2] (hierna: [appellant 2]) en RUG Houdstermaatschappij B.V. Solenne is actief op het gebied van PCBM’s en aanverwante chemische stoffen, een groep koolstofverbindingen afgeleid van fulleneren, die onder meer wordt toegepast in zonnecellen en cosmetica.
2.4 [appellant 1], medewerker bij RUG en van mei 2003 tot 1 april 2005 parttime consultant voor Nano-C, is de ontdekker van onder meer PCBM en is één van de onderzoekers die de uitvinding hebben gedaan die het onderwerp is van een (hierna onder 2.7 nader aan te duiden) licentieovereenkomst.
2.5 [appellant 2] is van 2001 tot 1 april 2005 als Vice President for Research & Development werkzaam geweest bij Nano-C en hield toezicht op de PCBM activiteiten bij Nano-C.
2.6 [medewerker appellant 1] (hierna: [medewerker appellant 1]), voormalig postdocmedewerker van [appellant 1], is van
1 juni 2004 tot 1 april 2005 bij Nano-C in dienst geweest om de commerciële productie van PCBM’s zoals [70]PCBM te ontwikkelen en ter hand te nemen.
2.7 Na bemiddeling door [appellant 1] hebben Nano-C en RUG op 11 mei 2004 een licentieovereenkomst gesloten uit hoofde waarvan Nano-C het wereldwijde exclusieve recht verkreeg om materialen volgens de octrooiaanvraag te vervaardigen en op de markt te brengen (hierna: de licentieovereenkomst).
2.8 In de licentieovereenkomst zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen:
“Article 1 definitions
(…)
"Material Breach" shall mean (a) a violation or non-performance by a Party of a Material term, condition, covenant or warranty herein, or (…)
"Material" with respect to a particular matter (e.g. a Material Breach), shall mean that the matter is shown to effect adversely (a) the rights and benefits of the other Party under this Agreement; or (b) the ability of the other party to perform its obligations hereunder; and in either case, to such a degree that a reasonable person in the management of his or her own affairs would be more likely than not to decline to enter into this Agreement in view of the matter in question. (…)
"Practical use": shall mean with respect to the Licensed Invention, to reduce it to practice and commercialize it, i.e. to manufacture it in the case of a composition or product, to practice it in the case of a process or method, or to operate it in the case of a machine or system; and in each case, under such conditions as to establish; i) that a market for the Licensed Invention has been created.
Article 5. Practical Use
1. Nano-C shall achieve at least one Practical Use of the Licensed Invention within 24 (twenty four) months of the License Commencement Date. Nano-C shall notify RUG within 30 (thirty) days of achieving Practical Use that Practical Use has been achieved. Nano-C shall also provide evidence to verify the achievement.
2. Nano-C, one Practical Use of the Licensed Invention is achieved, shall thereafter maintain at least one Practical Use throughout the License Term.
Article 6. Best Endeavors
Nano-C shall use its best endeavors (i) to introduce the Licensed Products into the commercial market of the Territory as soon as practical, (ii) to exploit the Licensed Invention by manufacture and sale of the Licensed Products throughout the Territory during the License Term, (iii) to control the quality of the Licensed Products, and (iv) properly, safely, fairly and lawfully to develop and exploit the market in the Territory for the Licensed Products.
(…)
Article 19. Term and Termination
1. Except as is expressly provided herein with respect to earlier termination, the right and license granted in article 2 will be in effect for a License Term that is equal to the unexpired term of the last patent to be in effect of the patent(s) encompassed under the definition of Licensed Patent. Except as may be expressly provided otherwise herein or agreed to in writing by RUG, the license shall expire automatically at the end of the License Term without notice to Nano-C.
2. Notwithstanding the aforesaid in article 19.1, Parties may terminate this Agreement prior to the expiration of the License Term by mutual consent upon such terms as they may agree in writing.
3. Notwithstanding the aforesaid in articles 19.1 and 19.2, RUG shall have just cause to terminate this Agreement with immediate effect upon written notice by registered letter to Nano-C, in the following cases:
a) If Nano-C has been granted provisional or definite suspension of payment of its debts, or has been adjudicated bankrupt;
b) If Nano-C is in Material Breach and Nano-C fails to cure such breach within 60 (sixty) days after being given notice by RUG of such breach by registered letter;
c) If Nano-C claims force majeure and the period of force majeure has exceeded 3 (three) months or as soon as it has been established that it will exceed 3 (three) months
(…)
Article 25. Entire agreement
1. Except as may be expressly provided otherwise herein, this Agreement constitutes the entire Agreement between the parties concerning the subject matter thereof. No prior or contemporaneous representations, inducements, promises or agreements, oral or otherwise between the Parties with reference thereto will be of any force or effect. This Agreement may only be modified by written agreement of the parties".
2.9 Nano-C heeft tot april 2005 aan haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst terzake van de productie en de verkoop van [70]PCBM voldaan.
2.10 Bij e-mail van 2 april 2005 heeft Nano-C [appellant 1] het volgende meegedeeld:
“I hope things are going well with you. There are not the best of times for me as you will see from this message, which is difficult for me to write. Nano-C is having to deal with the realities of our financial situation which, as I believe you know, as been as ongoing concern that has constrained our flexibility to proceed in what would otherwise be the most desirable way. Now, with much regret and sadness, I need to inform you that, effective April 1, we had to terminate the employment of several people including you and Alex [medewerker appellant 1]. This action was yesterday [taken] by our Board of Directors when it became clear we do not have the money to do otherwise.
This change of course automatically means, again very regretfully, our PCBM activities are also terminated. Hopefully the production and sale of PCBM, which is growing very nicely, can be continued in Groningen or in whatever way you will decide to handle it. We will look to you and [appellant 2] for guidance in transferring the business back to you.
Although Nano-C, with your help, made what to me is impressive progress in the production and sale of PCMB, we have not found a financially viable way to continue this activity. I am very optimistic about the future for PCMB appliances and I will follow the development with much interest as well as regret that Nano-C did not find a way to be part of it.
This action is especially difficult to me because I have great admiration for you and your work, and I value very highly your role in Nano-C. I kept hoping we could keep your involvement and the PCBM activities of the company, and to help in that direction I continued to put my own money in the company. I wish I could have done more."
2.11 Bij e-mail van 3 april 2005 heeft Nano-C [medewerker appellant 1] het volgende meegedeeld:
“I hope you are doing well. Unfortunately I have to tell you about some difficult changes we have had to make at Nano-C. Our financial situation has weakened to the point of forcing cuts in our activities. With much regret and sadness, I must inform you that on April 1 we, we had to terminate the employment of several people including you. This action was taken by our Board of Directors when it became clear we do not have the money to do otherwise.
This change automatically means, again very regretfully, our PCBM activities are also terminated. I have also informed [appellant 1] [hof: [appellant 1]] in a separate message. Hopefully the production and sale of PCBM, which is growing very nicely, can be continued in Groningen or in whatever way will be decided there. I understand that [appellant 2] [hof: [appellant 2]] will be discussing this matter with [appellant 1] and you (…)".
2.12 [appellant 1] en [medewerker appellant 1] hebben RUG op de hoogte gesteld van de inhoud van de hiervoor onder 2.10 en 2.11 geciteerde e-mails.
2.13 Bij e-mail/brief van 12 april 2005 van de zijde van RUG aan Nano-C heeft RUG de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. In de brief wordt de reden voor de beëindiging als volgt omschreven:
“This implies that Nano-C is no longer in a position to fulfill its obligations under said license agreement, among which, but not limited to, its obligations under article 6 of the agreement. For this reason Rijksuniversiteit Groningen herewith terminates said license agreement with immediate effect on account of article 19 of the agreement.”
2.14 Naar aanleiding van haar (hiervoor onder 2.10 en 2.11 deels geciteerde) e-mails van 2 en 3 april 2005 is van de zijde van Nano-C bij brief van 5 mei 2005 aan RUG onder meer het volgende meegedeeld:
“The e-mail Dr. [X] sent to the two employees terminating their services was accurate as to their termination but not accurate regarding PCMBs no longer being part of Nano-C business plan. Nano-C is an ongoing business concern. It is true that Nano-C underwent some business and staff changes, but these changes, among other things, were made so Nano-C could continue to meet the requirements of the license.
(…)
If Groningen had questions regarding a believed breach of Article 6, it should have notified
Nano-C of these questions. As you must be aware, Article 19 provides for a 60 days cure period to clarify any misunderstanding between the parties. Therefore, Nano-C by this letter cures, within the stated 60 day period, any misunderstandings that there may have been regarding Nano-C continuing with the license. Accordingly, we anticipate return correspondence acknowledging that the license is not terminated and remains in full force and effect. Since the license is not terminated, Nano-C has and will continue to act under its terms”.
2.15 Bij brief van 16 augustus 2005 heeft (de advocaat van) RUG Nano-C meegedeeld dat zij haar standpunt ter zake van de beëindiging van de licentieovereenkomst handhaafde en haar meegedeeld:
“Without prejudicing the above our client is nevertheless prepared to consider the termination of the license agreement undone, provided that your client confirms within two weeks after today that it shall fully meet the provisions of the license agreement and is also able to meet its obligations pursuant to the agreement, which includes that it disposes of adequate financial means and sufficient personnel that is competent in the area pertaining to the license agreement. The written confirmation of your client will have to include valid and adequate evidence.”
2.16 In haar schriftelijke reactie van 29 augustus 2005 op de brief namens RUG van
16 augustus 2005 heeft Nano-C RUG onder meer het volgende meegedeeld:
“(…) we would like to make it clear that Nano-C is continuing operations as per its original business directive. We are currently in the process of arranging larger scale production of our current products. We do not plan to disclose to you the details of our sales, but we are willing to discuss this issue with you in a future meeting.
(…) We have attached two documents supporting the fact that Nano-C (…) is a viable business concern. (…) The other document is recent payroll and federal tax information which gives evidence of our current business operation. (…)”.
2.17 Op 3 oktober 2005 heeft (de advocaat van) RUG Nano-C schriftelijk onder meer het volgende meegedeeld:
In your response letter of 28 (29) August 2005 Nano-C has not provided the requested statements, nor the requested information. The grant that Nano-C has been rewarded pertains to the field of Nanotubes and not to 70-PCBM. With regard to the personnel Nano-C has not given any information. Knowing that all personnel that was working in the field of 70-PCBM has been fired by Nano-C, combined with the refusal to provide information as to the personnel, confirms the opinion of the RUG that as of 1 April 2005 Nano-C has no competent personnel to conduct the work necessary to meet its obligations under the License Agreement.
The refusal to provide the other requested information, such as reports and information regarding sales, which information was obligatory under the License Agreement, is another proof of the fact that Nano-C is neither willing nor has the capacity to live up to the obligations under the (already terminated) License Agreement.
(…)
It may be clear that given the above, my client has decided not to reconsider the termination of the agreement. This means that the License remains terminated as of 12 April 2005. (…)"
Het geschil en de beslissing in eerste aanleg
3. Nano-C heeft - samengevat - gevorderd voor recht te verklaren dat RUG de licentieovereenkomst niet rechtsgeldig heeft beëindigd en haar te bevelen deze overeenkomst deugdelijk en tijdig na te komen, onder meer door te gehengen en te gedogen dat Nano-C onder de voorwaarden van voornoemde overeenkomst de technologie volgens de octrooiaanvraag exploiteert. Nano-C heeft voorts gevorderd RUG te bevelen alle overeenkomsten met derden waarin een soortgelijk exploitatierecht is verstrekt te beëindigen en een afschrift van voornoemde licenties te verstrekken onder opgave van de namen en adressen van die derden, alsmede een gecertificeerde opgave van die namen en adressen door een onafhankelijk registeraccount. Zij heeft ten slotte gevorderd RUG te veroordelen tot vergoeding van de door Nano-C geleden schade.
4. RUG heeft in reconventie gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad, Nano-C te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 30.132,85, althans een in goede justitie door de rechtbank te bepalen bedrag, vermeerderd met rente. Aan die vordering heeft RUG ten grondslag gelegd dat met Nano-C mondeling een overeenkomst is gesloten met betrekking tot de huur van laboratoriumruimte en gebruik van gereedschappen/apparatuur en chemicaliën.
5. In de tussenkomst hebben [appellanten] gevorderd dat Nano-C in haar vorderingen in conventie niet-ontvankelijk wordt verklaard, althans dat haar vorderingen worden afgewezen. [appellanten] hebben voorts gevorderd dat Nano-C wordt bevolen de beëindiging van de licentieovereenkomst te accepteren en voorwaardelijk, in het geval de rechtbank mocht oordelen dat de licentieovereenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd, te verklaren voor recht dat Nano-C haar overeenkomst met Solenne niet is nagekomen en Nano-C te bevelen alle rechten die zij onder de octrooiaanvraag heeft, over te dragen aan Solenne. Eveneens voorwaardelijk, in het geval de rechtbank mocht oordelen dat de licentieovereenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd en Nano-C niet moet worden bevolen de licentie over te dragen aan Solenne, hebben [appellanten] gevorderd dat Nano-C wordt bevolen de schade van Solenne, nader op te maken bij staat, te vergoeden.
6. De rechtbank heeft de vorderingen in conventie en reconventie gesplitst. Zij heeft de vorderingen van Nano-C in conventie afgewezen. In reconventie heeft zij RUG het bewijs opgedragen van de gestelde gebruiksovereenkomst. De rechtbank heeft de vorderingen van [appellanten] in de tussenkomst eveneens afgewezen.
De grieven (in de zaak 200.029.091/01)
7. Nano-C heeft blijkens de appeldagvaarding hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 18 februari 2009 van de rechtbank in conventie. De vordering van RUG in reconventie almede de vorderingen van de tussenkomende partijen ([appellanten]) zijn geen onderwerp van het door Nano-C ingestelde hoger beroep. De grieven hebben, gezien de daarop gegeven toelichting, de kennelijke strekking het geschil in conventie in volle omvang ter beoordeling aan het hof voor te leggen.
8. Grief I komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat partijen in de licentieovereenkomst geen regeling hebben getroffen voor het geval Nano-C blijvend of tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om aan haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst te voldoen (r.o. 5.4.1 van het bestreden vonnis). De grief bestrijdt voorts de daaropvolgende overweging van de rechtbank dat een redelijke uitleg van artikel 19 lid 3 sub b van de licentieovereenkomst meebrengt dat de daarin genoemde “cure period” alleen is bedoeld voor die gevallen waarin de onmogelijkheid van Nano-C om na te komen is gelegen in vertraging van de nakoming. Uit de toelichting op de grief begrijpt het hof dat Nano-C in het bijzonder er over klaagt dat de rechtbank door haar uitleg van artikel 19 een leemte creëert die zij vervolgens (op grond van de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid) aanvult, zonder er rekening mee te houden dat partijen in artikel 19 van de overeenkomst een uitputtende beëindigingsregeling zijn overeengekomen.
Uitleg
9. Het hof stelt vast dat partijen verdeeld zijn over de uitleg van de in artikel 19 van de licentieovereenkomst opgenomen regeling inzake de beëindiging van de overeenkomst. Partijen zijn in het bijzonder verdeeld over de vraag of de in de licentieovereenkomst opgenomen beëindigingsgronden uitputtend zijn bedoeld in die zin dat de overeenkomst alleen op die gronden kan worden beëindigd en dus niet tevens op grond van de algemene regeling in boek 6 BW.
10. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, LJN: AG4158, NJ 1981, 635). Daarbij zijn telkens van beslissende betekenis alle concrete omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Uit het arrest van de Hoge Raad van
20 februari 2004, NJ 2005, 493, volgt dat in praktisch opzicht de taalkundige betekenis van de bewoordingen, gelezen in de context van het contract als geheel, bij de uitleg vaak wel van groot belang zijn. Dit geldt in het bijzonder indien het gaat om een zuiver commerciële transactie tussen twee gelijkwaardige professionele partijen, terwijl bovendien vaststaat dat die partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bijgestaan door deskundige juristen en in de overeenkomst een "entire agreement" clausule zijn overeengekomen
(vgl. HR 19 januari 2007, LJN: AZ3178, JOR 2007, 166). De redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding van partijen beheersen, brengen mee dat contractspartijen hun gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij (vgl. HR 19 oktober 2007, LJN: BA7024).
11. De rechter legt het contract zelfstandig uit op basis van de door partijen aangedragen gegevens. Anders dan RUG betoogt, hoeft een partij de uitleg als zodanig dan ook niet te bewijzen (dat is het domein van de rechter), maar alleen (indien voldoende is gesteld en bij voldoende betwisting daarvan door de wederpartij) feiten en omstandigheden die haar uitleg kunnen ondersteunen.
12. Ter ondersteuning van haar stelling dat partijen in artikel 19 onmiskenbaar en in ondubbelzinnige bewoordingen zijn overeengekomen dat beëindiging van de licentieovereenkomst op andere dan de in dit artikel genoemde gronden niet mogelijk is, wijst Nano-C allereerst op de eenduidige tekst van het artikel. Aan de bewoordingen van de overeenkomst dient volgens Nano-C groot gewicht te worden toegekend nu het gaat om professionele partijen, die zich hebben laten bijstaan door professionele adviseurs. Dat de tekst van de overeenkomst doorslaggevend is, wordt volgens Nano-C bevestigd door de in artikel 25 opgenomen "entire agreement" bepaling. Nano-C betoogt voorts dat bij de uitleg van de overeenkomst rekening moet worden gehouden met de eisen van het internationale rechtsverkeer en het vertrouwen dat partijen mogen hebben dat hun uitdrukkelijke schriftelijke afspraken worden gerespecteerd. Volgens haar is er geen enkele reden waarom professionele partijen, bijgestaan door adviseurs en handelend in een internationale context, niet gebonden zouden zijn aan hun limitatief bedoelde en ook als zodanig verwoorde beëindigingsregeling. Het feit dat artikel 19 van de licentieovereenkomst geen bepaling bevat die expliciet de situatie beschrijft wanneer één der partijen tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid verkeert om na te komen, hetgeen door Nano-C overigens wordt weersproken, moet naar de stelling van Nano-C worden verklaard in het licht van de wens van partijen om een en ander limitatief te regelen. Uit dit alles volgt, naar de stellingen van Nano-C, dat de licentieovereenkomst door RUG alleen kan worden beëindigd ingeval van een "material breach", met inachtneming van de verplichting om de tekortschietende partij een ingebrekestelling te sturen en deze de gelegenheid te bieden om een eventuele tekortkoming binnen zestig dagen te herstellen.
13. RUG voert het verweer dat partijen nimmer hebben voorzien dat Nano-C zich in de onmogelijkheid zou (kunnen) plaatsen om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen. Zij betwist dat partijen met de tekst van artikel 19 lid 3 sub b van de licentieovereenkomst uitdrukkelijk bedoeld en beoogd zouden hebben dat de "cure period" ook zou gelden ingeval van een tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om na te komen. Volgens RUG is er een leemte in het contract die met het bepaalde in artikel 6:82 lid 2 en 6:83 sub c BW moet worden aangevuld. RUG voert daarnaast het verweer dat een redelijke uitleg van de licentieovereenkomst met zich brengt dat alle gevallen waarin nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is op gelijke wijze als omschreven in artikel 19 lid 3 sub c behandeld dienen te worden nu Nano-C had besloten haar PCBM-activiteiten te staken en dat plan ook ten uitvoer had gelegd door haar PCBM-staf te ontslaan en haar klanten niet langer te bedienen.
14. Het hof is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden (het betreft hier een internationaal commercieel contract met een entire agreement clausule tussen commerciële partijen die werden bijgestaan door deskundige adviseurs) als uitgangspunt beslissend gewicht dient te worden toegekend aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van die woorden, gelezen in het licht van de overige, voor de uitleg relevante bepalingen van de licentieovereenkomst. Uit de in redelijkheid niet mis te verstane aanhef van artikel 19 lid 1 eerste zin ("except as is expressly provided herein with respect to the earlier termination") volgt dat de licentieovereenkomst alleen kan worden beëindigd op in dat artikel genoemde gronden. Naar het oordeel van het hof bestaat er slechts aanleiding af te wijken van de in redelijkheid niet mis te verstane aanhef van artikel 19 lid 1 voor zover RUG stelt en bewijst dat gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval aan die bewoordingen een afwijkende betekenis toekomt. RUG heeft haar stelling op dit punt evenwel onvoldoende onderbouwd zodat het hof ervan uitgaat dat de overeenkomst alleen beëindigd kan worden op grond van in artikel 19 opgesomde gronden.
15. Het debat van partijen spitst zich voorts toe op de uitleg van de in artikel 19 lid 3 sub b en sub c opgenomen beëindigingsgronden. In het licht van de hiervoor onder 10 en 14 genoemde omstandigheden, wordt in beginsel beslissend gewicht toegekend aan een taalkundige uitleg van beide beëindigingsgronden. Uit de tekst artikel 19 lid 3 sub c volgt dat RUG het recht heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Nano-C zich beroept op force majeure en de situatie van force majeure drie maanden voortduurt dan wel zodra is vastgesteld dat deze de periode van drie maanden zal overschrijden. De stelling van RUG dat een redelijke uitleg van de licentieovereenkomst met zich brengt dat alle gevallen waarin nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is op gelijke wijze als omschreven in artikel 19 lid 3 sub c behandeld dienen te worden, heeft RUG, mede gelet op het feit dat het contract met behulp van deskundigen is geredigeerd en van partijen aldus verwacht mocht worden dat wat zij op papier hebben gezet de bedoelingen van partijen juist weergeeft, onvoldoende onderbouwd, nog daargelaten dat op het moment van opzegging niet vaststond dat nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk was.
16. Het hof deelt het standpunt van Nano-C dat RUG in de gegeven situatie de licentieovereenkomst slechts had kunnen opzeggen met inachtneming van de in artikel 19 lid 3 sub b overeengekomen termijn van kennisgeving en aangeboden mogelijkheid van herstel. Dat de tekortkoming, zoals RUG stelt en Nano-C betwist, blijvend of tijdelijk onmogelijk was, is voor de toepasselijkheid van artikel 19 lid 3 sub b niet relevant nu deze bepaling op iedere tekortkoming van toepassing is. Ook de redelijkheid en billijkheid brengen met zich, zoals door
Nano-C in de toelichting op grief VI terecht is aangevoerd, dat RUG naar aanleiding van de e-mailberichten van 2 en 3 april 2005 eerst contact met Nano-C had moeten opnemen alvorens de overeenkomst rauwelijks op te zeggen.
De grieven I en VI zijn in zoverre gegrond. Of dat Nano-C kan baten, zal hierna blijken.
Tekortkoming
17. In verband met de devolutieve werking van het appel zal het hof thans overgaan tot bespreking van het door RUG gevoerde verweer dat Nano-C door het niet nakomen van haar verplichtingen uit artikel 5 en 6 van de licentieovereenkomst zich schuldig heeft gemaakt aan een "material breach" als bedoeld in artikel 19
lid 3 onder b van de licentieovereenkomst op grond waarvan zij de licentieovereenkomst rechtsgeldig heeft beëindigd. De stelplicht, en bij voldoende betwisting, de bewijslast dat er sprake is van een "material breach" rust op de partij die daarvan de gevolgen inroept, in dit geval RUG.
18. Ter ondersteuning van haar stelling dat Nano-C is tekortgeschoten in haar verplichtingen uit artikelen 5 en 6 van de licentieovereenkomst, in het bijzonder haar verplichtingen "(to) maintain the Practical Use" en "(to) exploit the Licensed Invention by manufacture and sale of the Licensed Products", voert RUG onder verwijzing naar verschillende producties, in het kort, het volgende aan:
a) Nano-C heeft per 1 april 2005 de productie, het onderzoek en de verkoop van PCBM activiteiten gestaakt. Nano-C wijst in dit verband op de jaarcijfers van Nano-C over het tweede semester van 2005 en het eerste semester van 2006 waaruit blijkt dat Nano-C in die periode geen PCBM's heeft verkocht;
b) Nano-C heeft per 1 april 2005 de gehele PCBM staf ontslagen waardoor er geen kennis meer was van de productie bij Nano-C;
c) Nano-C had ten tijde van het ontslag van de PCBM staf geen partnerships voor het (doen) produceren van PCBM's.
d) Nano-C had geen geld voor het in dienst nemen van een nieuwe of oude PCBM staf noch voor het doen produceren van 70-PCBM;
e) Orders van bestaande klanten heeft zij onbeantwoord gelaten; en
f) Pas 9 maanden nadat RUG er expliciet om had gevraagd, heeft Nano-C enige informatie verstrekt.
19. Nano-C betwist dat de door RUG aangevoerde gronden een tekortkoming onder de licentieovereenkomst opleverden. Volgens Nano-C werd met de
e-mailberichten van 2 en 3 april 2005 uitsluitend beoogd de relevante labwerkzaamheden voor PCBM en niet het complete scala van PCBM activiteiten te beëindigen. Nano-C betwist voorts dat het ontslag van [appellant 1], [medewerker appellant 1] en [appellant 2] er toe heeft geleid of zou leiden dat er geen PCBM meer kon worden geproduceerd. Zij stelt te allen tijde over voldoende personeel en middelen te hebben beschikt om PCBM's te (laten) produceren en verhandelen. De PCMB producten waren in april 2005 al voldoende ontwikkeld en konden, aldus Nano-C, krachtens het in de octrooiaanvraag gepubliceerde recept door een kleinere staf van minder hoog opgeleide academici en in samenwerking met onafhankelijke partners worden geproduceerd.
20. Het hof stelt voorop dat tussen partijen niet in geschil is dat door Nano-C binnen de in artikel 5 lid 1 van de licentieovereenkomst gestelde termijn de geoctrooieerde technologie is omgezet in een gereed PCMB product. Evenmin is bestreden dat Nano-C op grond van artikel 6 van de licentieovereenkomst haar best moest doen om dit product te produceren en verkopen. Het hof is van oordeel dat Nona-C in die verplichtingen is tekortgeschoten. Daartoe is het volgende redengevend.
21. Het hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat uit de hiervoor onder 2.10 en 2.11 geciteerde e-mailberichten van Nano-C aan [appellant 1] en [medewerker appellant 1] van respectievelijk 2 en 3 april 2005, ondubbelzinnig blijkt dat Nano-C had besloten haar PCBM activiteiten, de productie en de verkoop, met ingang van 1 mei 2005 te beëindigen. In zoverre is grief II ongegrond. Het standpunt van Nano-C dat het voor [appellanten] voldoende duidelijk was dat dit besluit alleen betrekking had op haar labwerkzaamheden, vindt geen steun in de stukken. Meer in het bijzonder ligt in de stelling dat [appellanten] als werknemers van Nano-C op de hoogte waren van de strategische doelen van Nano-C, niet besloten dat zij hadden moeten begrijpen dat alleen de labwerkzaamheden zouden worden gestaakt. De door Nano-C overgelegde cijfers over het tweede halfjaar 2005 bevestigen dat Nano-C niet alleen de labwerkzaamheden maar ook de verkoop van [70]PCBM heeft gestaakt (vgl. productie 13 bij de inleidende dagvaarding).
22. Door Nano-C is niet bestreden dat zij in de periode april 2005 tot begin 2006 geen [70]PCBM heeft geproduceerd. Door Nano-C is evenmin bestreden dat de onderbreking van de productie veroorzaakt werd door het ontslag van [appellanten] Het feit dat Nano-C tot januari 2006 geen [70]PCBM heeft geproduceerd bevestigt veeleer dat zij in die periode niet over voldoende gekwalificeerd personeel beschikte.
23. Het hof is met RUG van oordeel dat het ontslag van het personeel en het staken van de productie van [70]PCBM terwijl de markt intussen niet meer werd beleverd ofschoon er nog steeds vraag naar dit product bestond, moet worden beschouwd als een tekortkoming van de inspanningsverplichting onder artikel 6 van de licentieovereenkomst. Dit geldt temeer nu, zoals door RUG is gesteld en door Nano-C niet is weersproken, de stagnatie in de productie en verkoop [70]PCBM negen maanden heeft geduurd en een onderbreking van negen maanden zonder uitzicht op herstel zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet beschouwd kan worden als een tijdelijke stagnatie. De enkele stelling dat Nano-C wel in staat was om [70]PCMBs te produceren is in het licht van het voorgaande niet voldoende. Het bewijsaanbod van Nano-C om [betrokkene] te horen is in zoverre niet ter zake dienend.
Ingebrekestelling?
24. Een rechtsgeldige beëindiging van de licentieovereenkomst vereist krachtens artikel 19 lid 3 sub b van die overeenkomst een schriftelijke mededeling van RUG aan Nano-C. Het hof volgt RUG in haar betoog dat haar brief van 12 april 2005 aan Nano-C moet worden beschouwd als een dergelijke schriftelijke mededeling. Op grond van artikel 19 lid 3 sub c heeft Nano-C, in weerwil van de onmiddellijke beëindiging, vervolgens 60 dagen de tijd gehad de gestelde tekortkomingen op te heffen. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan Nano-C niet worden gevolg in haar stelling (zie pt. 74 MvG) dat RUG een afzonderlijke ingebrekestelling had moeten sturen. Dit geldt temeer nu Nano-C zelf heeft betoogd dat artikel 19 uitputtend is bedoeld.
25. Het hof begrijpt uit de toelichting op de grieven dat Nano-C verder aanvoert dat haar brief van 5 mei 2005 aan RUG moet worden beschouwd als een antwoord op de brief van 12 april 2005 waarmee zij binnen de gestelde termijn van 60 dagen de geconstateerde tekortkomingen heeft opgeheven. Het hof kan Nano-C hierin niet volgen. In haar brief van 5 mei 2005 gaat zij in het geheel niet inhoudelijk in op de (terechte) zorgen die bij RUG waren ontstaan naar aanleiding van de mededelingen in de hiervoor genoemde e-mailberichten van 2 en 3 april 2005. Hoewel dat van Nano-C had mogen verwacht, heeft zij daarin niet uitgelegd dat, zoals zij nu aanvoert, zij alleen maar de onderzoekstak reorganiseerde maar de productie en verkoop onverminderd zou (laten) voorzetten en uitbreiden.
26. Door Nano-C zijn ook geen andere feiten of omstandigheden gesteld die de conclusie kunnen dragen dat zij de tekortkomingen tijdig (dat wil zeggen vóór
12 juni 2005) heeft opgeheven. Het aanbod van Nano-C in haar brief van
29 augustus 2005 om de gegevens alsnog te verstrekken, is te laat gedaan, nog daargelaten dat zij in deze brief evenmin concrete gegevens verstrekt met betrekking tot de productie van [70]PCBM.
27. De slotsom van het voorgaande is dat de tekortkomingen door Nano-C, hoewel zij daarvoor de 60 dagen termijn mocht nemen, niet tijdig zijn opgeheven en dat de licentieovereenkomst door RUG rechtsgeldig op 12 juni 2005 (60 dagen na
12 april) is beëindigd. Het enkele feit dat RUG bij brief van 16 augustus 2005
Nano-C onverplicht in staat heeft gesteld alsnog informatie aan te leveren met betrekking tot de financiële en personele situatie van Nano-C, doet daaraan niet af.
28. Bij deze stand van zaken falen grieven IV en V en mist grief III belang omdat de licentieovereenkomst, zoals hiervoor onder 14 is geoordeeld, voorzag in een uitputtende regeling van opzegging indien de tekortkoming niet binnen 60 dagen was opgeheven.
29. Onder grief VI beklaagt Nano-C zich er verder over dat de rechtbank bij de beoordeling of RUG de licentieovereenkomst heeft mogen beëindigen ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de gerechtvaardigde belangen van Nano-C. Nano-C stelt dat zij door de beëindiging van de licentieovereenkomst aanzienlijke en onherstelbare schade zal lijden. Meer in het bijzonder voert
Nano-C aan dat zij, doordat RUG tevens Solenne toestaat de technologie te gebruiken die voorwerp is van de licentieovereenkomst, afzetmogelijkheden mist die ten onrechte door Solenne worden benut. Hiermee handelt RUG onrechtmatig jegens haar, aldus Nano-C.
30. Zoals hiervoor onder 27 is overwegen, heeft RUG op 12 april 2005 de licentieovereenkomst met ingang van 12 juni 2005 rechtsgeldig beëindigd. Als gevolg van de beëindiging stond het RUG vrij de technologie aan Solenne in gebruik te geven. Nu Solenne op 23 augustus 2005 is opgericht en is gesteld noch is gebleken dat zij daarvóór al van die technologie gebruik maakte, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien hoe het gebruik van de technologie door Solenne, zoals dit door RUG werd toegestaan, een onrechtmatige daad jegens Nano-C oplevert. Grief VI faalt derhalve.
De (voorwaardelijke) grief in de zaak 200.042.973/01
31. Door [appellanten] is één grief opgeworpen. De grief richt zich tegen het oordeel van de rechtbank in het vonnis van 18 februari 2009 dat [appellanten] geen belang hebben bij hun vorderingen en wordt voorwaardelijk voorgesteld, namelijk voor het geval het hof oordeelt dat de licentieovereenkomst tussen RUG en Nano-C niet rechtsgeldig is beëindigd. Nu het hof oordeelt dat de licentieovereenkomst door RUG wel rechtsgeldig is beëindigd, behoeft de grief geen behandeling.
Slotsom
32. In de zaak 200.029.091/01 falen de grieven III tot en met VI. De grieven II en III missen belang. De grieven I en IV zijn gedeeltelijk gegrond maar leiden niet tot een wijziging van dictum van het bestreden vonnis. Het bestreden vonnis wordt, zij het op andere gronden, bekrachtigd. Nano-C zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld.
33. De voorwaardelijke grief in de zaak 200.042.973/01 behoeft geen behandeling nu de voorwaarde waaronder deze is ingesteld niet is vervuld. Het hof ziet aanleiding om de proceskosten in dit hoger beroep te compenseren in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
De beslissing
Het gerechtshof:
In de zaak 200.029.091/01
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt Nano-C in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die aan de zijde van RUG tot aan deze uitspraak op € 313,- aan griffierechten en een bedrag van € 2682,- aan geliquideerd salaris voor de advocaat;
verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
In de zaak 200.042.973/01
verklaart dat het voorwaardelijk hoger beroep geen behandeling behoeft;
bepaalt dat iedere partij de eigen kosten van het geding in hoger beroep zal dragen.
Aldus gewezen door mrs. R.E. Weening, voorzitter, A.W. Steeg en
B.J. Lenselink en is uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 29 mei 2012 in bijzijn van de griffier.