ECLI:NL:GHDHA:2021:1953

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.273.637/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/541828 / HA ZA 17-1127

arrest van 14 september 2021

inzake

de rechtspersoon naar vreemd recht RAT PACK FILMPRODUKTION GMBH,

gevestigd te München, Duitsland,

appellante,

hierna te noemen: Rat Pack DE,

advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht RATPAC ENTERTAINMENT LL.C.,

gevestigd te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika,

geïntimeerde,

hierna te noemen: Ratpac US,

advocaat onttrokken.

Het geding

Het hof heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het procesdossier van de eerste aanleg, waaronder het op 9 oktober 2019 tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag (hierna: het vonnis);

- de dagvaarding in hoger beroep van 23 december 2019 en het herstelexploit van 8 januari 2020;

- de memorie van grieven met zes grieven en één subsidiaire grief en productie 28;

- de op 11 januari 2012 bij het hof binnengekomen akte overlegging aanvullende producties van Rat Pack DE, met producties 29 tot en met 36.

Op 25 januari 2021 heeft Rat Pack DE haar standpunt mondeling toegelicht door haar voormelde advocaat, die gebruik heeft gemaakt van een pleitnota, die is overgelegd en onderdeel uitmaakt van de processtukken. Ratpac US is niet verschenen. Aan het eind van de zitting is arrest gevraagd.

Rat Pack DE heeft haar producties in eerste aanleg en in hoger beroep doorgenummerd. De producties zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] RPD respectievelijk RUS.

De feiten

1. De feiten die de rechtbank in overwegingen 2.1 tot en met 2.5 van het vonnis heeft vastgesteld zijn niet in geschil, zodat het hof daarvan uitgaat. Met inachtneming van hetgeen overigens tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak, voor zover in beroep nog van belang, om het volgende.

1.1.

Rat Pack DE is een Duitse filmproducent van speelfilms, met name kinder- en jeugdfilms. Zij heeft enkele tientallen speelfilms geproduceerd, die worden gedistribueerd via de bioscoop, TV en dragers, zoals DVD. In de begin- of openingstitel (hierna: de openingstitel) en de aftiteling van haar films wordt haar naam RAT PACK FILMPRODUKTION vermeld. In Nederland is Rat Pack DE met name actief in de nichemarkt voor kinder- en jeugdfilms.

1.2.

Ratpac US behoort tezamen met een aantal andere ondernemingen tot de Amerikaanse Ratpac-group, die actief is in de filmindustrie en is betrokken bij de financiering van Hollywoodspeelfilms, in bijzonder blockbusters/ wereldwijd bekende films, waarvan een groot aantal in Nederland is uitgebracht. In de openingstitel en de aftiteling van speelfilms, waarbij zij (bij de financiering daarvan) is betrokken wordt haar naam RATPAC ENTERTAINMENT vermeld.

1.3.

Ratpac US heeft op 17 juni 2014 een Uniemerk aangevraagd voor het woordmerk

RATPAC (aanvraagnummer 013004833; hierna: de Uniemerkaanvrage). Tegen deze

aanvrage is oppositie ingesteld door onder meer Rat Pack DE. Op 28 april 2015 is de aanvrage ingetrokken. Op 5 mei 2015 en 22 juni 2015 zijn bij het EUIPO verzoeken binnengekomen voor omzetting (conversie) van de Uniemerkaanvrage in nationale aanvragen.

1.4.

Op 8 september 2015 is bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom op

naam van geïntimeerde het woordmerk RATPAC ingeschreven onder nummer 0201465

(depotdatum 17 juni 2014, gepubliceerd op 29 juni 2015; hierna: het Beneluxmerk). Het

Beneluxmerk is geregistreerd voor de klassen 36 (movie financing services), 41 (production

and distribution of motion pictures and television programs; book publishing; casinos) en 43

(hotel, restaurant and bar services).

De vorderingen, de beslissing van de rechtbank en de grieven

2. Rat Pack DE heeft, voor zover nog in beroep aan de orde en na beperking daarvan bij pleidooi, kort gezegd, gevorderd Ratpac US te bevelen

ieder gebruik in Nederland te staken en gestaakt te houden van de (handels)naam RATPAC, daaronder begrepen gebruik op zakelijke stukken en reclame, meer in het bijzonder in de openingstitel en/of de aftiteling van nieuwe nog uit te brengen films, alsmede op de websites die mede of uitsluitend gericht zijn op Nederland;

ieder gebruik in Nederland te staken en gestaakt te houden van het dienstmerk RATPAC, althans ieder gebruik van het teken RATPAC ter aanduiding van de

diensten van Ratpac US, zoals filmproductie en filmfinanciering, waarbij onder gebruik in ieder geval begrepen zal worden gebruik van dat teken op zakelijke

stukken en reclame, en meer in het bijzonder gebruik van dat teken in de openingstitel en/of de aftiteling van nieuwe nog uit te brengen films, alsmede op websites die mede of uitsluitend gericht zijn op de Benelux;

3. de website die thans te raadplegen is via de url www.ratpackentertainment.com of een andere url met daarin het element
ratpacdoor middel van geoblocking zodanig in te stellen dat die niet meer raadpleegbaar is vanuit Nederland;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Ratpac US in de kosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv.

3. Rat Pack DE baseert haar vorderingen op haar handelsnaam, stellende dat zij deze ook in Nederland gebruikt en deze in Nederland beschermingswaardige bekendheid geniet. Zij stelt dat Ratpack US inbreuk maakt op haar handelsnaam(rechten) en onrechtmatig handelt door de vermelding van de handelsnaam RATPAC (ENTERTAINMENT)/ het merk RATPAC in de openingstitel en de aftiteling van in Nederland vertoonde films.

4. De rechtbank heeft het gevorderde afgewezen. Zij heeft daartoe overwogen dat het gebruik van naam RAT PACK in Nederland onvoldoende bekendheid heeft opgeleverd om voor bescherming als handelsnaam in aanmerking te komen. Voorts heeft zij overwogen dat uit alle door Rat Pack DE aangevoerde feiten en omstandigheden tezamen mogelijk kan worden afgeleid dat de naam RAT PACK zodanig bekend is (bij het professionele publiek begrijpt het hof), dat “zij daar bescherming aan kan ontlenen tegen andere gelijkluidende, dan wel ervan slechts in geringe mate afwijkende handelsnamen die gevaar voor verwarring geven bij professionals in de Nederlandse filmwereld”, maar bij dat publiek geen sprake is van verwarringsgevaar.

5. De grieven 1 tot en met 3 richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van voldoende bekendheid van de naam RAT PACK in Nederland om voor bescherming als handelsnaam in aanmerking te komen. Grief 4 richt zich tegen het oordeel dat, als er sprake zou zijn van voldoende bekendheid bij het professionele publiek, geen sprake is van verwarringsgevaar bij dat publiek. Grief 5 richt zich tegen afwijzing van de nog aan de orde zijnde vorderingen. Grief 6 richt zich tegen veroordeling van Rat Pack DE in de proceskosten. De subsidiaire grief richt zich tegen de omvang van de proceskosten waarin Rat Pack DE is veroordeeld.

De beoordeling in hoger beroep

Grieven 1 tot en met 3: Beschermingswaardige bekendheid?

6. Geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.7 van het vonnis dat voor het inroepen van de bescherming van artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw) door een buitenlandse onderneming beslissend is of de handelsnaam in Nederland een zodanige bekendheid geniet dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten is, dat het niet van belang is of die bekendheid is ontstaan door het voeren van die naam in Nederland, dan wel op een andere wijze en dat uitsluitend summierlijk gebruik onvoldoende is om bescherming aan te ontlenen.

7. Het recht op een handelsnaam ontstaat doordat een onderneming de handelsnaam rechtmatig voert. Daarvoor is nodig dat onder die naam in het handelsverkeer naar buiten wordt getreden. Dat kan op allerlei wijzen. Er moet echter wel sprake zijn van enige duurzaamheid; het één of enkele malen gebruiken van een naam zal veelal onvoldoende zijn^[1]. De
omvang van het rechtwordt bepaald door de beschermingswaardige bekendheid van een handelsnaam, dat wil zeggen dat (in ieder geval als het gaat om ondernemingen met meer dan plaatselijke betekenis) sprake moet zijn van een zodanige bekendheid dat bij het publiek verwarring is te duchten met een andere handelsnaam^[2]. Als een handelsnaam niet (meer) in Nederland wordt gevoerd kan deze toch voldoende beschermingswaardige bekendheid genieten, namelijk zodanige bekendheid dat voormelde verwarring is te duchten. Het bovenstaande brengt mee dat als maatstaf voor de vaststelling van verwarringsgevaar bij het publiek, zowel voor een handelsnaam van een Nederlandse als van een buitenlandse onderneming, de maatstaf van de beschermingswaardige bekendheid geldt. Indien een gedaagde zich als verweer tegen een vordering ex artikel 5 Hnw beroept op voorgebruik geldt wellicht wel een relevant verschil tussen een buitenlandse onderneming en een Nederlandse onderneming in die zin dat voor het slagen van dit verweer door een Nederlandse onderneming voldoende is dat de oudere handelsnaam wordt gevoerd^[3], terwijl voor een buitenlandse onderneming beschermingswaardige bekendheid van de handelsnaam nodig is^[4]. Een beroep op voorgebruik is in casu evenwel niet aan de orde.

8. Op grond van het bovenstaande is voor toewijzing van de handelsnaamrechtelijke vorderingen in ieder geval nodig dat de naam RAT PACK (FILMPRODUKTION) als handelsnaam beschermingswaardige bekendheid in Nederland heeft. Grieven 1 tot en met 3 richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat daarvan geen sprake is.

9. Rat Pack DE heeft gesteld dat haar handelsnaam RAT PACK (FILMPRODUKTION) op verschillende manieren in Nederland is gebruikt sedert 2002 en dat dat gebruik voldoende is voor beschermingswaardige bekendheid. Het volgende gebruik in Nederland is door Ratpac US erkend, althans niet (gemotiveerd) betwist:

1. de vermelding op de hierna afgebeelde wijzen van de naam RAT PACK FILMPRODUKTION in de openingstitel en/of de aftiteling (producties 9 RPD en 10 RUS) van de door Rat Pack DE geproduceerde films, die in Nederland te zien zijn/waren in de bioscoop en/of op TV en/of op DVD/Blu ray en/of online:

2. de vermelding van RATPACK FILMPRODUKTION op DVD- en Blu ray-hoezen van in Nederland verkrijgbare DVD’s en Blu-ray’s aan de onderzijde, klein, maar wel leesbaar (producties 6, 22, 24 RPD);

3. De vermelding van RAT PACK FILMPRODUKTION in de serie “Wir sind die Welle” die vanaf 2020 kan worden bekeken via Netflix als hieronder afgebeeld (pagina 3 pleitnota Rat Pack DE in hoger beroep (hierna: pleitnota hb):

4. Het gebruik van de naam RAT PACK in verband met de deelname door Rat Pack DE aan het vanaf 2009 in beginsel jaarlijks georganiseerde kinder- en jeugdfilmfestival Cinekid festival in Amsterdam, waarvoor zij films met de onder 1 aangegeven vermelding heeft ingestuurd.

10. Op grond van hetgeen RatPack DE daarover, niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, heeft gesteld, gaat het hof wat betreft de omvang van dat gebruik ervan uit

- dat de volgende films in/vanaf het daarachter aangegeven jaartal in Nederland te zien zijn (geweest) en/of zijn aangeboden:

a. Hunt for the hidden relic (2002);

b. Ratten 2 (2004);

c. Die Welle (2008);

d. Wickie de Viking (2009)

e. De Krokodillenbende (2009);

f. De Krokodillenbende 2/De krokodillenbende slaat terug (2010);

g. De Krokodillenbende 3/De krokodillenbende - vrienden voor altijd (2011);

h. Wickie de Viking 2/Wickie de Viking en de stad der goden (2011);

i. Het huis met de Krokodillen (2012);

j. Lena Love (2016);

k. Op ooghoogte (2017);

l. Jim Button en de stad van de draken (2019);

m. Wir sind die Welle (2020);

dat deze films in Nederland verkrijgbaar waren/zijn op DVD, Blu-ray en/of online;
dat een aantal van deze films, namelijk De Krokodillenbende, De Krokodillenbende 2 en 3 (zie producties 22 en 7 RPD), Het huis met de krokodillen (productie 5 RPD) en Op ooghoogte (pagina 7 pleitnota hb), meestal meerdere keren, op TV is uitgezonden;
dat een aantal van deze films in de bioscoop in Nederland is vertoond. Niet in geschil is dat de films Wickie de Viking, De Krokodillenbende (producties 22 en 31 RPD), Wickie de Viking 2 (productie 9 RPD) en De Krokodillenbende 2 en 3 in Nederlandse bioscopen zijn vertoond (vergelijk ook rechtsoverweging 4.11 van het vonnis). Wat betreft de film Die Welle valt uit producties 8 en 23 RPD af te leiden dat deze film in Nederland in Paradiso is vertoond. Ratpac US heeft dat weliswaar betwist, stellende dat deze film alleen in België is uitgebracht, maar aan die betwisting gaat het hof als onvoldoende gemotiveerd voorbij. Voorts heeft Rat Pack DE bij pleidooi in hoger beroep onbetwist en onderbouwd gesteld dat de film Jim Button en de stad van de draken (2019) in de bioscoop is vertoond en dat de film Lena Love te zien was op het Vlier Filmfestival;
dat de film Wickie de Vicking uit 2009, die nagesynchroniseerd in 2010 Nederland is uitgebracht en vertoond in de bioscoop (vergelijk producties 5, 8 en 9 RPD) ten minste 100.000 bezoekers heeft getrokken (productie 10 RPD);
dat op You Tube trailers van een aantal van voormelde films te zien waren en zijn, waarin Rat Pack in de openingstitel te zien is op voormelde wijze (productie 5 RPD);
dat het kinder- en jeugdfilmfestival Cinekid festival in Amsterdam het grootste, althans een groot publieksfestival voor kinder- en jeugdfilms is, dat tevens een rol speelt bij de distributie van jeugdfilms in de media-industrie, aldus de in zoverre niet gemotiveerd betwiste verklaring van Sanette Naeyé, voormalig directeur van de Stichting Cinekid (productie 21 RPD).

11. Dat Rat Pack DE voor de distributie van haar films werkt met Duitse agenten die de films aanbieden aan derden in o.a. Nederland doet er niet aan af dat 1) het hier gaat om gebruik met toestemming van Rat Pack DE en 2) dat dit gebruik bijdraagt aan de bekendheid van de naam in Nederland. Dat laatste geldt ook voor de vermelding in berichten van derden over films van Rat Pack DE, zoals de mededeling dat de film (mede) is geproduceerd door Rat Pack (Filmproduktion) (zie producties 8, 10, 23 RPD). Anders dan de rechtbank is het hof met Rat Pack DE van oordeel dat het gebruik van de naam in films en in berichten van derden meeweegt voor de beoordeling of de handelsnaam beschermingswaardige bekendheid geniet in Nederland.

12. De onbetwiste stelling van Rat Pack DE dat het gebruikelijk is dat de handelsnaam van een filmproducent in de openingstitel en de aftiteling van een door hem geproduceerde film wordt vermeld mede in aanmerking nemende, is het hof van oordeel dat voormeld gebruik van de naam RAT PACK (FILMPRODUKTION) is aan te merken als handelsnaamgebruik. Het publiek zal deze naam herkennen als de naam waaronder de onderneming, die de film (mede) heeft geproduceerd, zich ter identificatie bij het publiek aandient. Dat geldt te meer nu het woord filmproduktion onderdeel van de gebruikte naam uitmaakt. Dat de naam in de openingstitel en de aftiteling slechts kort zichtbaar is en daar ook andere namen vermeld staan doet daar onvoldoende aan af. Dat het publiek de naam RAT PACK (FILMPRODUCTION) daardoor niet ziet of kan onthouden is gesteld noch gebleken. Het is ook de bedoeling dat het publiek dit wel ziet en onthoudt.

Voorts is het hof van oordeel dat voormeld handelsnaamgebruik in onderling verband beschouwd voldoende is om aan te nemen dat sprake is van beschermingswaardige bekendheid bij het algemene filmkijkende publiek (de eindafnemers) en bij het professionele publiek. Het verweer van Ratpac US dat het gebruik beperkt is tot de periode van 2002 tot 2013 en dat er na 2013, althans 2015, geen gebruik meer is geweest wordt verworpen op grond van het hiervoor gegeven overzicht, waaruit ook blijkt van gebruik daarna. Dat Rat Pack DE in Duitsland gevestigd is, hier geen kantoor heeft en een voornamelijk Duitstalige website en Facebookpagina heeft, doet aan die bekendheid niet af. Grieven 1 tot en met 3 slagen dus.

Grief 5: Inbreuk op de handelsnaam?

13. Met grief 5 richt Rat Pack DE zich tegen afwijzing van haar handelsnaamrechtelijke vorderingen. Hiermee beoogt Rat Pack DE het handelsnaamrechtelijk geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Op grond van haar handelsnaam(recht) kan Rat Pack DE het voeren van een jongere handelsnaam die van haar handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt verbieden indien door dat voeren bij het relevante publiek (directe en /of indirecte) verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

14. Vaststaat dat de naam (en haar daarmee overeenstemmende dienstmerk) RATPAC van Ratpac US in combinatie met het kleiner geschreven woord ENTERTAINMENT wordt gebruikt in de openingstitel en de aftiteling van door haar gefinancierde films op de volgende wijze:

Regelmatig wordt daarbij ook vermeld dat het gaat om
een productievan RatPac Entertainment en een ander, zoals in vermeldingen als “Sony Pictures and RatPac Entertainment present”, “A Bron Studios and RatPac Entertainment production”, A Benderspink / Ratpac Entertainment production” etc. (zie punt 3.3. MvG).

15. Het hof is van oordeel dat ook dit gebruik moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik om dezelfde redenen als waarom het gebruik van de naam RAT PACK (FILMPRODUKTION) van Rat Pack DE in de openingstitel en aftiteling als handelsnaamgebruik is aan te merken. Dat het gebruik wellicht ook gebruik als dienstmerk oplevert doet daar niet aan af. Het komt regelmatig voor dat het gebruik van een teken als handelsnaam- en als merkgebruik kan worden gekwalificeerd.

16. Voorts is niet betwist dat films waarop de hiervoor afgebeelde vermeldingen van RATPAC ENTERTAINMENT voorkomen in Nederland te zien zijn geweest in de bioscoop, dat het veelal gaat om blockbusters, die miljarden dollars aan bioscoopomzet hebben opgeleverd en dus door veel bezoekers zijn gezien en dat er zeer regelmatig zulke films worden uitgebracht.

17. Voor een verbod op grond van artikel 5 Hnw is noodzakelijk en voldoende dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam voert en/of wil gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, waaronder, maar niet uitsluitend, de aard van de ondernemingen/het soort bedrijf dat wordt uitgeoefend. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo’s en eventuele andere visuele vormgeving. Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment. Indien de handelsnamen landelijk worden gebruikt speelt de in artikel 5 Hnw als relevante omstandigheid genoemde plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen geen rol.^[5]

18. Ratpac US stelt omtrent het relevante publiek dat het in aanmerking komende publiek voor filmfinancierings-maatschappijen bestaat uit bedrijven of personen die films produceren of op zoek zijn naar financiering en het normale (kijk)publiek daarbuiten valt. Filmfinanciering is geen business-to-consumer (B2C) activiteit, maar uitsluitend een business-to-business (B2B) activiteit, zodat het in aanmerking komende publiek een deskundig publiek is met specifieke kennis, aldus Ratpac US. Zij stelt dat ook het in aanmerking komende publiek voor filmproducenten bestaat uit deskundig publiek met specifieke kennis, namelijk bedrijven of personen die deel willen nemen aan de productie van een film en dat filmproductie ook geen B2C, maar een B2B activiteit is. Zij beroept zich in dit verband op een aantal beslissingen in (administratieve) merkenzaken.

19. In het kader van een merkenzaak is het in aanmerking te nemen relevante publiek beperkter dan het relevante publiek in een handelsnaamzaak. Voor de beoordeling van de vraag of sprake is van een handelsnaaminbreuk moet als het relevante publiek in aanmerking worden genomen het algemene publiek dat bestaat uit alle personen die op enige wijze met de producten van partijen, in casu de films aan de totstandkoming waarvan door Rat Pack DE of door Ratpac US is meegewerkt, in aanraking komen. Daaronder vallen behalve de voornoemde professionele bedrijven en personen en ander professioneel publiek zoals distributeurs, TV-omroepen, exploitanten van bioscopen, handelaren in DVD’s etc, ook en met name de consument/eindgebruiker van de films, die de films of trailers (in de bioscoop, via TV, internet, streamingsdiensten of DVD/Blu ray) bekijkt. Dit algemene film-kijkende publiek ziet zowel de films van Rat Pack DE, waar in de openingstitel en de aftiteling RAT PACK FILMPRODUKTION is vermeld als producent, als de films die door Ratpac US zijn gefinancierd en waarin RATPAC ENTERTAINMENT op dezelfde plaatsen is vermeld. De omstandigheid dat Rat Pack DE met name kinder- en jeugdfilms produceert en Ratpac US betrokken is bij grote Hollywoodproducties doet er niet aan af dat het algemene film-kijkende publiek dat met deze films in aanraking komt in ieder geval deels hetzelfde zal zijn. Niet alleen maakt Rat Pack DE ook films voor volwassenen die in Nederland vertoond of verkrijgbaar zijn, zoals Die Welle, Fack Ju Göthe and Wir sind die Welle, maar bovendien komen ook volwassenen (als begeleider naar de bioscoop, financier van DVD’s en filmbezoek etc en bij het meekijken via TV, internet, etc.) in aanraking met kinder- en jeugdfilms en worden kinderen vanzelf volwassen.

20. Het hof is van oordeel dat de handelsnaam RAT PACK ENTERTAINMENT slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam RAT PACK FILMPRODUKTION. De elementen RAT PACK en RATPAC zijn het meest bepalend voor het totaalbeeld van beide handelsnamen, nu de elementen ENTERTAINMENT en FILMPRODUKTION beschrijvend zijn. RATPAC en RAT PACK zijn auditief identiek. Het logo in de handelsnaam van Ratpac US zal niet worden uitgesproken. Niet betwist is dat de namen begripsmatig in zoverre identiek zijn dat zij beide kunnen worden opgevat als een verwijzing naar de legendarische groep Hollywoodacteurs die bekend stond als The Rat Pack: Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis jr, Yoey Bishop en Peter Lawford. Dat RATPAC ook een samentrekking van de achternamen van de oprichters van het bedrijf is, doet daar niet aan af, nu het relevante publiek daarvan in het algemeen niet op de hoogte zal zijn. Visueel is er weliswaar verschil tussen de handelsnamen, maar dat is naar het oordeel van het hof onvoldoende om, de auditieve en begripsmatige overeenstemming mede in aanmerking nemende, anders te oordelen over voormelde overeenstemming tussen de handelsnamen. Woorden zijn immers in het algemeen meer bepalend voor het totaalbeeld dan logo’s en dat is hier naar het oordeel van het hof ook het geval, terwijl het afgebeelde logo van Ratpac US (dat, naar het hof waarneemt, een gestileerde combinatie is van een R en een P) ook verwijst naar de naam RATPAC.

21. Wat betreft de aard en de bezigheden van de ondernemingen geldt dat deze verwant zijn, nu beide bedrijven betrokken zijn bij de totstandkoming van films: Rat Pack DE produceert films, terwijl Ratpac US in zoverre bij de productie van films is betrokken dat zij of een tot haar groep behorende onderneming deze financiert. De werkzaamheden van beide ondernemingen resulteren voor het algemene film-kijkende publiek in een gelijksoortig product, namelijk een film. Partijen twistten over het antwoord op de vraag of en zo ja, in hoeverre Ratpac US ook een rol speelt bij de creatief-inhoudelijke beslissingen die bij de productie van een film worden genomen. Dat is naar het oordeel van het hof niet beslissend voor de beoordeling van de verwantschap van de ondernemingen. Niet gesteld of gebleken is dat het relevante algemene film-kijkende publiek de verschillen tussen de bezigheden van Rat Pack DE en Ratpac US kent, althans daaraan een beslissende betekenis zal hechten. Dit geldt te meer nu Ratpac US zich in de openingstitel en aftiteling veelal presenteert als medeproducent van de film (zie rechtsoverweging 16). Dat partijen verschillende vestigingsplaatsen hebben en geen andere dan voornoemde commerciële activiteiten in Nederland hebben doet hier niet aan af.

22. Gelet op voormelde overeenstemming tussen de gebruikte handelsnamen, de aard van de ondernemingen, zoals deze aan het algemene film-kijkende publiek wordt gepresenteerd en de omstandigheid dat dit publiek bij het bekijken van een film op vrijwel dezelfde wijze, namelijk in de openingstitel en de aftiteling, met de handelsnamen wordt geconfronteerd is het hof van oordeel dat bij dat publiek (indirecte) verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. Zoals Ratpac US terecht stelt, kan er alleen verwarringsgevaar bestaan in Nederland als het Nederlandse publiek daadwerkelijk met beide handelsnamen wordt of zal worden geconfronteerd. Zoals hiervoor overwogen zijn en worden zowel films, waarin RATPAC ENTERTAINMENT is vermeld als films waarin RAT PACK FILMPRODUKTION is vermeld in Nederland vertoond. Daarnaast heeft de handelsnaam RAT PACK FILMPRODUCTION, ook op grond van ander gebruik, beschermingswaardige bekendheid in Nederland. Bij de films met de vermelding RATPAC ENTERTAINMENT gaat het om films met een grote omzet en dito bezoekersaantallen. Het Nederlandse publiek dat films bekijkt wordt dus met beide handelsnamen geconfronteerd. Dat Rat Pack DE zich richt op kinder-/jeugd- en arthousefilms die in de basis Duitstalig zijn en Ratpac US zich bezighoudt met grote Engelstalige Hollywood-producties, doet aan het verwarringsgevaar niet af. Het publiek dat Hollywoodfilms bekijkt en het publiek dat kinder/jeugd- en/of arthousefilms bekijkt zal elkaar in ieder geval deels overlappen. Dat er wat dat betreft relevante verschillen zijn tussen arthousefilms en Hollywoodfilms is gesteld noch gebleken. Dat ook volwassenen kinder- en jeugdfilms bekijken is hiervoor overwogen. Daar voor het aannemen van een inbreuk voldoende is dat verwarring is te
duchten(dus sprake is van verwarrings
gevaar), is niet nodig dat de handelsnaam van Ratpac US beschermingswaardige bekendheid heeft of dat aantoonbaar sprake is van daadwerkelijke verwarring.

23. Nu het hof van oordeel is dat tussen de ondernemingen van Ratpac US en Rat Pack DE verwarring is te duchten in Nederland bij het algemene film-kijkende publiek door het gebruik van de handelsnaam RAT PAC (ENTERTAINMENT) in Nederland, kan Rat Pack DE zich tegen het gebruik van die handelsnaam in Nederland verzetten. Het gebruik van die handelsnaam zal dan ook, om de hierna vermelde redenen in beperkte vorm, worden verboden. Aan een verbod staat niet in de weg de stelling van Ratpac US dat de filmfinanciering door verschillende tot de Ratpac-groep behorende vennootschappen wordt verzorgd. Zij heeft aan deze stelling ook niet de gevolgtrekking verbonden dat de vorderingen om die reden moeten worden afgewezen. De handelsnaam /het dienstmerk waarvan Ratpac US houdster is wordt kennelijk (mede) in haar opdracht, althans met haar toestemming in de openingstitel en de aftiteling vermeld en uit haar verweer met betrekking tot de uitlooptermijn (nummers 110 tot en met 112 conclusie van antwoord) valt ook af te leiden dat zij het in haar macht heeft dit gebruik te (doen) staken.

24. Op grond van het bovenstaande slaagt grief 5 en heeft Rat Pack DE bij de behandeling van grief 4, gericht tegen het oordeel dat geen verwarring is te duchten bij het professionele publiek, geen belang.

De vorderingen

25. Rat Pack DE vordert een algemeen verbod om gebruik te maken van de aanduiding RATPAC als handelsnaam en dienstmerk in Nederland, waaronder begrepen gebruik op zakelijke stukken en reclame, meer in het bijzonder in openingstitels of de aftiteling van films alsmede op websites die mede of uitsluitend gericht zijn op Nederland.

26. Ratpac US heeft de vordering om haar het gebruik van haar handelsnaam op haar websites te verbieden gemotiveerd betwist. Zij stelt dat haar website(s) niet op Nederland gericht is (zijn) en dat zij haar handelsnaam of merk (dus) ook niet middels haar website(s) gebruikt in Nederland, zodat daardoor ook geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, (in welk verband zij opmerkt dat Rat Pack DE zelfs niet eens heeft gesuggereerd dat enig gebruik op enige website van Ratpac US verwarring zou veroorzaken) en dat Rat Pack DE ook geen rechtmatig belang bij deze vordering heeft. Op dezelfde gronden betwist zij de vordering om haar te bevelen haar website www.ratpacentertainment.com of enige andere url met daarin het element ratpac door middel van geoblocking zodanig in te stellen dat die niet meer raadpleegbaar is vanuit Nederland. Nu hierop door Rat Pack DE niet is gereageerd acht het hof onvoldoende gesteld om aan te nemen dat Ratpac US (een) website(s) gebruikt die (mede) gericht is (zijn) op Nederland en zullen de vorderingen die betrekking hebben op websites van Ratpac US worden afgewezen.

27. Voor zover de vorderingen betrekking hebben op ander gebruik dan gebruik van de handelsnaam in de openingstitel en/of aftiteling van films, zal het gevorderde eveneens wegens het ontbreken van enige onderbouwing worden afgewezen. Rat Pack DE heeft immers niets gesteld over ander gebruik in Nederland. Zij heeft weliswaar enkele DVD-hoezen waarop RATPAC is vermeld (als productie 12) overgelegd, maar niets gesteld over gebruik van DVD’s of DVD-hoezen in Nederland, terwijl de overgelegde hoezen, gelet op de Duitse tekst daarop, kennelijk bestemd zijn voor de Duitstalige markt. Het hof zal het toe te wijzen verbod dan ook beperken tot vermelding van de aanduiding RATPAC in de openingstitel en/of de aftiteling van in Nederland te vertonen films. Nadat Ratpac US in eerste aanleg bezwaar had gemaakt tegen een verbod met betrekking tot reeds uitgebrachte films, heeft Rat Pack DE haar vordering beperkt tot nieuw uit te brengen films. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft zij bevestigd dat zij ook in beroep haar vordering in zoverre beperkt. Het toe te wijzen verbod zal dan ook in zoverre worden beperkt. Het hof begrijpt dat dit impliceert dat de in het petitum opgenomen uitlooptermijn niet langer onderdeel uitmaakt van het gevorderde. Dat Rat Pack DE daarnaast nog een gerechtvaardigd belang heeft bij een verbod van het gebruik van het dienstmerk RATPAC is niet (gemotiveerd) gesteld of gebleken. In zoverre zal het gevorderde worden afgewezen. De dwangsom zal, ook gelet op het tegen de hoogte van de gevorderde dwangsom gevoerde verweer, worden gematigd als in het dictum aangegeven. Het hof zal de dwangsom niet maximeren, daar er steeds nieuwe films uitkomen en met de films waarbij Ratpac US is betrokken grote bedragen zijn gemoeid.

Slotsom en proceskosten

28. Het bovenstaande brengt mee dat het vonnis zal worden vernietigd en dat Ratpac US alsnog het gebruik in Nederland van de aanduiding RATPAC als handelsnaam in de openingstitel en aftiteling van na de betekening van dit arrest uit te brengen nieuwe films zal worden verboden. Ratpac US zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep. Grief 6, gericht tegen de veroordeling van Rat Pack DE in de proceskosten in eerste aanleg, slaagt dus ook. De subsidiaire/voorwaardelijke grief, gericht tegen de hoogte van de proceskosten waarin Rat Pack DE is veroordeeld behoeft geen behandeling omdat de voorwaarde niet is vervuld.

29. Rat Pack DE heeft veroordeling van Ratpac US tot betaling van de redelijke en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h Rv. gevorderd. In eerste aanleg heeft zij een specificatie van de kosten van haar advocaat en haar overige kosten (exclusief BTW en kantoorkosten) in die aanleg ten bedrage van € 13.852,11 overgelegd. Zij heeft een specificatie van de kosten van haar advocaat en van haar overige kosten in beroep (exclusief kantoorkosten en BTW) ten bedrage van € 11.021,21 overgelegd. Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is met Rat Pack DE van oordeel dat deze zaak in eerste aanleg en in beroep is aan te merken als een normale bodemzaak in de zin van de toepasselijke Indicatietarieven in IE-zaken rechtbanken respectievelijk gerechtshoven, waarvoor als maximaal indicatietarief € 17.500,- respectievelijk € 20.000,-- geldt. In aanmerking nemende dat Rat Pack DE zelf van oordeel is dat 80% van haar kosten in eerste aanleg moeten worden toegerekend aan IE-rechtelijke grondslagen en dit naar het oordeel van het hof niet minder is, zal het hof daar ook van uitgaan. Van de advocatenkosten in die aanleg ten bedrage van € 12.499,-- zal dus 80% = € 9.999,20 worden toegewezen, te vermeerderen met € 271,20 (20% op basis van het liquidatietarief, berekend conform het vonnis in rechtsoverweging 4.22) en de gespecificeerde overige (niet betwiste) kosten ten bedrage van € 1.353,11, derhalve in totaal € 11.623,51. In hoger beroep is geen noemenswaardige aandacht meer besteed aan niet-IE-rechtelijke grondslagen en zal het hof de gevorderde kosten, die minder zijn dan voormeld maximaal indicatietarief, toewijzen.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 9 oktober 2019

en opnieuw rechtdoende,

verbiedt Ratpac US de aanduiding RATPAC in Nederland te gebruiken in de openingstitel en/of de aftiteling van films, die na betekening van dit arrest voor het eerst worden uitgebracht;
bepaalt dat Ratpac US een dwangsom verbeurt van € 2.000,-- per dag dat zij dit verbod niet nakomt;
veroordeelt Ratpac US in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Rat Pack DE begroot op € 11.623,51;

- wijst af het meer of anders gevorderde;

veroordeelt Ratpac US in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Rat Pack DE begroot op € 11.021,21;

verklaart voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders in beroep gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.P.J. Ruijpers en R.S Le Poole; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 september 2021, in aanwezigheid van de griffier.