ECLI:NL:GHDHA:2019:1530

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.220.604/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/506683 / HA ZA 16-260

arrest van 12 februari 2019

inzake

1. de vennootschap onder firma
V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY,

gevestigd te Diemen,

2.
[appellant 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

3.
[appellant 3]

wonende te [woonplaats] ,

appellanten,

hierna te noemen: CCC, [appellant 2] en [appellant 3] en tezamen: CCC c.s.,

advocaat: mr. M.G. Jansen te Haarlem,

tegen

[handelsnaam 2] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,

geïntimeerde,

hierna te noemen: [geïntimeerde] ,

advocaat: mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

Het geding

Het hof verwijst naar zijn tussenarrest van 26 september 2017, waarbij een comparitie van partijen is bevolen. Voor deze comparitie zijn door CCC c.s producties 20 tot en met 44 (bij akte overlegging producties), 45 en 46 (kostenoverzichten) en door [geïntimeerde] producties 44 tot en met 48 (bij akte overlegging producties) en 49 (kostenspecificatie) in het geding gebracht. Tijdens de comparitie hebben partijen een gedeeltelijke regeling getroffen. Van de comparitie is proces-verbaal opgemaakt. Na verwijzing naar de rol heeft CCC c.s. bij memorie van grieven – hierna: MvG –, met producties 47 tot en met 54, 26 grieven tegen het vonnis aangevoerd. [geïntimeerde] heeft bij memorie van antwoord – hierna: MvA –, met producties 50 tot en met 55, de grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen op 1 november 2018 hun standpunten doen bepleiten, CCC c.s. door haar voormelde advocaat en [geïntimeerde] door haar voormelde advocaat en mr. M.W. Wiegerinck. Door het hof zijn voor het pleidooi van CCC c.s. producties 55 tot en met 73 en 74 (nadere kostenopgave) en van [geïntimeerde] producties 56, 57 en 58 (nadere kostenopgave) ontvangen. Deze producties zijn toegelaten. Tenslotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof zal uitgaan van de door de rechtbank in rechtsoverwegingen 2.2 tot en met 2.7 van het vonnis als vaststaand aangemerkte feiten, die niet zijn bestreden. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak om het volgende.

1.1

J. [opa ] , geboren in 1904 en overleden in 1971, – hierna: [opa ] – is de vader van [vader 1] , geboren in 1927 en overleden in 2005, – hierna: [vader 1] – en [vader 2] , geboren in 1937 en overleden in 1995, – hierna: [vader 2] – . [vader 1] is de vader van de aandeelhouders van [geïntimeerde] , [aandeelhouder geïntimeerde 1] en [aandeelhouder geïntimeerde 2] . [vader 2] de vader van [appellant 2] en [appellant 3] , vennoten van CCC.

1.2

In 1935 heeft [opa ] de eenmanszaak Beja Tours opgericht, welk bedrijf ongeregeld personenvervoer per bus verzorgde. Per 1 januari 1956 is de eenmanszaak een VOF geworden door toetreding van [vader 1] . Vanaf 1971 was [vader 1] eigenaar van de (al dan niet nieuwe) eenmanszaak Beja Tours. In 1978 is Beja Tours B.V. opgericht. Beja Tours (B.V.) is en was gevestigd te Duivendrecht.

1.3

Van 1968 tot 1977 zijn [vader 1] en [vader 2] vennoten geweest van een te Amersfoort gevestigde vennootschap onder firma die (al dan niet mede) handelde onder de naam “Reis - en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei” en die ook een touringcarbedrijf dreef – hierna: Amersfoort’s Bloei 1968 –. De bedrijfsmiddelen en de handelsnaam Amersfoort’s Bloei waren overgenomen van de familie [naam 1] .

1.4

In 1975 is [geïntimeerde] opgericht door [vader 1] als (indirect) directeur-groot aandeelhouder. [geïntimeerde] is gevestigd te Duivendrecht en drijft een touringcarbedrijf. Vanaf 1975 of 1978 gebruikt zij de handelsnamen [handelsnaam 1] en/of [handelsnaam 2] .

1.5

In 1977 is [vader 1] uit Amersfoort’s Bloei 1968 getreden en heeft [vader 2] met zijn echtgenote [moeder] – hierna ook: [moeder] – als medeaandeelhouder de onderneming voortgezet in de vorm van een besloten vennootschap genaamd “Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei B.V.”, gevestigd te Amersfoort (KvK-dossiernummer 17472, zie producties 3 en 56 CCC c.s.) – hierna: Amersfoort’s Bloei BV 1977 –.

1.6

In 1991 heeft [vader 2] met [moeder] de vennootschap onder firma “V.O.F. Amersfoort’s Bloei” (KvK-dossiernummer: 36482, zie producties 4, 5 en 57 CCC c.s.), gevestigd te Amersfoort, opgericht – hierna: VOF Amersfoort’s Bloei 1991 –, te onderscheiden van de in 1968 opgerichte vennootschap onder firma. Amersfoort’s Bloei BV 1977 en VOF Amersfoort’s Bloei 1991 hebben naast elkaar bestaan. De oprichting van de VOF geschiedde op advies van de accountant van Amersfoort’s Bloei BV 1977 om fiscale redenen. Geadviseerd werd de activiteiten van Amersfoort’s Bloei BV 1977 en het onroerend goed te laten overgaan naar de VOF Amersfoort’s Bloei 1991 en de bedrijfsmiddelen, met uitzondering van het onroerend goed, dus de touringcars, de inventaris en de roerende zaken bij Amersfoort’s Bloei BV 1977 te laten, die deze zou verhuren aan VOF Amersfoort’s Bloei 1991 (productie 48 CCC c.s.).

1.7

Amersfoort’s Bloei 1968 heeft vanaf 1969 of 1970 tot 1977 personenvervoer verzorgd in touringcars waarop “ [handelsnaam 3] ” was vermeld. Amersfoort’s Bloei BV 1977 en VOF Amersfoort’s Bloei 1991 hebben in de periode van 1977 tot 1997 op touringcars aanduidingen waarvan de naam “ [vader 2] ” onderdeel uitmaakt – hierna ook: de oude [aanduidingen] – gevoerd, onder meer op de hieronder afgebeelde wijze.

1.8

In 1995, na het overlijden van [vader 2] , is het bedrijf van VOF Amersfoort’s Bloei 1991 voortgezet door/onder de naam CCC (KvK-dossier nummer 36482, later gewijzigd in 33288137; zie producties 6 en 57 CCC en 6 [geïntimeerde] ). CCC was eerst gevestigd te Amersfoort, vanaf 1996 te Diemen en vanaf 2006 tevens in Almere.

1.9

Amersfoort’s Bloei BV 1977 of VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC hebben in de periode van 1991 tot 1995

twee oldtimerbussen verworven, waaronder de hierna afgebeelde Mercedesbus uit de 50-er jaren van de vorige eeuw, met nummer 35 en kenteken [kenteken 1] , voorheen [kenteken 2] (vergelijk producties 10, 17 en 68 CCC). Deze oldtimerbussen bleven of werden eigendom van CCC per 1 januari 1997. In 2006 had CCC vier oldtimerbussen in eigendom. VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC heeft met deze oldtimerbussen, terwijl op de achterzijde daarvan de aanduiding “ [vader 2] & Zn” als hiernaast afgebeeld was vermeld, personenvervoer verzorgd vanaf 1991 of een later moment, maar in ieder geval vanaf 2001.

1.1

In 1996 zijn door Amersfoort’s Bloei BV 1977 en VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC het pand te Amersfoort, (zes) touringcars en de (handels)naam Amersfoort’s Bloei aan het touringcarbedrijf Beuk – hierna: Beuk – verkocht en in januari 1997 overgedragen.

1.11

In 1997 is de naam van Amersfoort’s Bloei BV 1977 gewijzigd in Japiejo Holding B.V. – hierna: Japiejo –, met als vestigingsplaats Diemen (zie producties 13 en 14 CCC).

1.12

Vanaf 2006 gebruikt CCC tevens de aanduiding Almere-tours als (onderdeel van haar) handelsnaam (zie productie 27 [geïntimeerde] ). Vanaf 2005 heeft zij opnieuw (moderne) touringcars aangeschaft. De eerste in 2005 met het kenteken [kenteken 3] (bus 52) (zie productie 20 CCC). De tweede en derde met de kentekens [kenteken 4] (bus 53) respectievelijk [kenteken 5] (bus 54) in 2007 respectievelijk 2009 (zie producties 26 en 29 CCC c.s. en 52 [geïntimeerde] ) en een vierde daarna. Sedert ten minste enkele jaren is op deze touringcars van CCC op de achterzijde, “Almere-tours [vader 2] ” vermeld, zoals hieronder afgebeeld.

1.13

[geïntimeerde] is houdster van het op 15 januari 2008 gedeponeerde Benelux-woordmerk [merknaam] , ingeschreven onder nummer 0836581 voor onder meer de volgende diensten in klasse 39:

Diensten van een touringcarbedrijf, waaronder het vervoeren van personen en goederen; diensten op het gebied van personenvervoer; organisatie en verzorging van reizen; verzorging van opgedragen ritten; reizigersbegeleiding; reizigersvervoer; het verstrekken van informatie omtrent reizigersvervoer; verhuur van vervoermiddelen, waaronder bussen en touringcars; vervoer per oldtimer; autobusdiensten; bagagevervoer; organiseren van rondleidingen, excursies en reizen; vervoer per kleine bus en taxi.

[geïntimeerde] heeft in 2000 de domeinnamen [domeinnaam 1] en [domeinnaam 2] geregisteerd en op 5 oktober 2015 de domeinnaam [domeinnaam 3] .

1.14

CCC c.s. heeft op 17 augustus 2015 de domeinnamen [domeinnaam 4] en [domeinnaam 5] laten registreren. Deze domeinnamen zijn na het bestreden vonnis geregistreerd op naam van [geïntimeerde] .

1.15

Bij brief van 6 november 2015 heeft [geïntimeerde] CCC c.s. doen sommeren onder meer de inbreuken op haar Benelux-woordmerk [merknaam] te staken.

1.16

Tijdens de comparitie van partijen in hoger beroep zijn partijen de volgende deelregeling overeengekomen:

Classic Coach c.s. mag de naam ‘ [vader 2] & Zn.’ op oldtimerbussen (blijven) gebruiken op een wijze als weergegeven op pagina 4 van het vonnis (…)

Classic Coach c.s. stemt in met de overdracht van de domeinnamen genoemd in r.o. 2.4 van het bestreden vonnis; in zoverre zal niet worden gegriefd tegen het bestreden vonnis.

2. [geïntimeerde] heeft, voor zover in hoger beroep nog relevant, gevorderd CCC c.s.

te bevelen iedere inbreuk op voormeld woordmerk en op de handelsnamen [handelsnaam 1] en [handelsnaam 2] te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
CCC.c.s te veroordelen tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat en
CCC c.s te veroordelen in de proceskosten, te begroten op de voet van art. 1019h Rv.

[geïntimeerde] heeft daartoe gesteld dat CCC c.s. inbreuk maakt op haar merkrechten als bedoeld in artikel 2.20 lid 1, onder b en d, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE^[1]) en op haar voormelde handelsnaamrechten als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet Pro (Hnw) door het gebruik van de aanduiding [vader 2] op haar bussen ter onderscheiding van diensten (als (onderdeel van een) merk) en als (onderdeel van een) handelsnaam.

3. CCC c.s. heeft zich tegen de merkenrechtelijke vordering verweerd met onder meer een beroep op artikel 2.23, lid 1, sub a BVIE (gebruik van de eigen naam) en artikel 2.23, lid 2 BVIE (ouder recht van plaatselijke betekenis), op grond waarvan [geïntimeerde] zich niet tegen het verweten gebruik van het teken [vader 2] kan verzetten. Zij heeft ook betwist dat is voldaan aan de vereisten voor merkinbreuk. Wat betreft de handelsnaamrechtelijke vordering heeft zij bestreden dat [geïntimeerde] oudere handelsnaamrechten heeft en dat sprake is van verwarring in de zin van artikel 5 Hnw Pro. Voorts heeft zij zich beroepen op rechtsverwerking.

4. De rechtbank heeft voormelde verweren verworpen, aangenomen dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE en van handelsnaaminbreuk en voormelde vorderingen toegewezen.

5. De grieven I en II richten zich tegen de feitenvaststelling door de rechtbank in de overwegingen 2.1 en 2.8 van het bestreden vonnis. Het hof heeft met zijn feitenvaststelling rekening gehouden met deze grieven. Deze grieven kunnen op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

De gestelde merkinbreuk

6. De grieven III tot en met XI, XVI tot en met XVIII en XXIV richten zich tegen het oordeel dat sprake is van merkinbreuk, de toewijzing van de daarop gebaseerde vorderingen en de daarvoor gegeven motivering. Het hof zal eerst het beroep van CCC c.s. op artikel 2.23, lid 2, BVIE behandelen. Met name de grieven VII tot en met XI, XVI en XXIV (deels) richten zich tegen de verwerping van dit verweer, in het bijzonder tegen de oordelen van de rechtbank dat CCC c.s. ten aanzien van het oudere recht onvoldoende heeft gesteld en dat CCC tussen in elk geval 1996 en 2008 de aanduiding [vader 2] niet meer heeft gebruikt anders dan in de combinatie “ [vader 2] & Zn” op een oldtimerbus, welk gebruik zij onvoldoende acht om handelsnaamgebruik of het ontstaan van een handelsnaamrecht aan te nemen.

7. [geïntimeerde] beschouwt het verweten gebruik van de aanduiding [vader 2] op de touringcars van CCC, zoals afgebeeld in overweging 1.12, ook blijkens haar vorderingen, als (onderdeel van) merkgebruik en handelsnaamgebruik. Zij stelt dat zij zich tegen dit gebruik kan verzetten op grond van artikel 2.20, lid 1, sub b (gericht tegen gebruik als merk) en sub d (gericht tegen gebruik als handelsnaam) BVIE. [geïntimeerde] heeft over het verweten handelsnaamgebruik door CCC gesteld:
“Zij gebruikt daarbij de woordcombinatie [vader 2] als naam waaronder zij zich bij het publiek aandient. Want de naam [vader 2] staat duidelijk zichtbaar vermeld op de bussen waarmee zij haar diensten verleent. Het verrichten van diensten met bussen waarop [vader 2] staat, betekent dat er sprake is van duurzaam en bekend gebruik van de naam en daarmee van het drijven van een onderneming onder de handelsnaam [vader 2] ”(punt 15 inleidende dagvaarding – hierna: ID –). CCC c.s. stelt dat dat gebruik uitsluitend als handelsnaamgebruik moet worden gekwalificeerd. Nu partijen het daarover eens zijn zal het hof het verweten gebruik van de aanduiding [vader 2] in ieder geval aanmerken als (onderdeel van) handelsnaamgebruik. Of tevens sprake is van merkgebruik kan gelet op hetgeen hierna wordt overwogen in het midden blijven. Indien CCC c.s. de naam [vader 2] op dezelfde of een daarmee overeenstemmende wijze (ten minste als (een voor het totaalbeeld bepalend onderdeel van een) handelsnaam) al gebruikte ten tijde van het depot van het merk op 15 januari 2008, kan [geïntimeerde] zich op grond van artikel 2.23, lid 2, BVIE niet tegen dat gebruik verzetten en is bovendien sprake van een geldige reden, zodat (ook om die reden) een beroep op artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE niet kan slagen. [geïntimeerde] erkent dit uitgangspunt met dien verstande, aldus begrijpt het hof punten 82-87 MvA, dat zij stelt dat de handelsnaam daadwerkelijk moet worden gevoerd en meer dan lokaal moet worden gebruikt. Handelsnaamgebruik impliceert dat in beginsel aan de eerste eis is voldaan. De vermeende tweede eis valt niet te lezen in artikel 2.23, lid 2, BVIE, waar juist sprake is van een ouder recht van plaatselijke betekenis. Het beroep op (een beslissing over) artikel 8, lid 4, GMVo/UMV^[2]kan het hof niet volgen. Dat artikel gaat over oppositie door een oudere rechthebbende tegen de inschrijving van een jonger Uniemerk en vereist, anders dan artikel 2.23, lid 2, BVIE, uitdrukkelijk een ouder recht van meer dan plaatselijke betekenis. Overigens is het hof van oordeel dat er geen goede reden is de regeling van artikel 2.23, lid 2, BVIE te
beperkentot lokale rechten.

8. CCC c.s. stelt dat zij de aanduiding [vader 2] als (onderdeel van een) handelsnaam sedert 2006 wederom (na de overdracht van de touringcars aan Beuk in 1997 en naast reeds eerder aangevangen gebruik op gehuurde touringcars) gebruikt op
eigen(moderne) touringcars.

9. In aanmerking nemende

dat [geïntimeerde] erkent dat CCC in 2005 een touringcar met kenteken [kenteken 3] (een donker gekleurde bus met nr 52) heeft aangeschaft (punten 43 en 47 MvA en 30-34 pleitnota [geïntimeerde] );
dat [geïntimeerde] niet gemotiveerd betwist dat CCC voor die bus (52) een “busgoedkeuring” heeft aangevraagd op 15 maart 2005 (productie 20 CCC c.s.) en een concessie heeft verkregen voor de periode van 19 juli 2005 tot 18 juli 2008 voor vervoer in Duitsland (productie 21 CCC c.s.);
dat [geïntimeerde] niet gemotiveerd betwist dat CCC in 2007 een tweede touringcar met het kenteken [kenteken 4] (een witte bus met nummer 53) heeft aangeschaft;
dat [geïntimeerde] niet gemotiveerd betwist dat CCC een concessie heeft verkregen voor busvervoer in Duitsland voor de touringcar met het kenteken [kenteken 4] voor de periode van 3 september 2007 tot 2 september 2010, welke bus blijkens bijgevoegd kentekenbewijs op 20 augustus 2007 op naam van CCC is gesteld (productie 26 CCC c.s.);
dat uit diverse, als productie 27 door CCC c.s. overgelegde, facturen uit 2005 en 2006 blijkt dat CCC in 2005 en 2006 vervoer per (luxe) touringcar (en per (Amerikaanse) oldtimer schoolbus (nr) 51) heeft verzorgd;
dat in een, als productie 40 (bladzijde 5) door CCC c.s. overgelegde, opdracht sprake is van vervoer van 21 t/m 28 januari 2006 met bus 52, met kenteken [kenteken 3] ;
dat in, als productie 66 door CCC c.s. overgelegde exemplaren van het “reisblad internationaal ongeregeld vervoer en ongeregeld cabotagevervoer” (reisopdrachten) sprake is van (internationaal) personenvervoer door CCC met bussen met de kentekens [kenteken 3] (bus 52) en [kenteken 6] (bus 53) in de periode 2005 tot en met 2007;
dat uit een opdrachtbevestiging voor vervoer op 1 juni 2007 blijkt dat de touringcar [kenteken 3] is ingehuurd door opdrachtgever DVVO (productie 35 CCC c.s.);
dat in een interview in een huis-aan-huis blad van Diemen d.d. 21 juni 2006 als mededeling van [vader 2] jr. is opgenomen: “Wij hebben één luxe touringcar en verder vier classic coaches” (productie 28 CCC c.s.);
dat [geïntimeerde] niet betwist dat de vergunning van CCC voor het verzorgen van vervoer na 1996 steeds in stand is gelaten (punt 17 MvG);
dat mr. Wiegerinck als advocaat van [geïntimeerde] tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg heeft verklaard: “

gaat het hof ervan uit dat CCC vanaf ongeveer maart 2005 met één eigen (moderne) touringcar en vanaf ongeveer augustus 2007 met twee eigen (moderne) touringcars (ongeregeld) personenvervoer heeft verzorgd. [geïntimeerde] heeft in (punt 50 van) haar memorie van antwoord betwist dat deze bussen aan het (handels)verkeer hebben deelgenomen voor haar merkdepot op 15 januari 2008. Voor zover zij dit verweer nog handhaaft (in punt 34 en 38 van haar pleitnota en blijkens een opmerking van haar advocaat tijdens pleidooi lijkt zij hierop terug te komen) had het, gelet op voormelde “gebruiksbewijzen”, op de weg van [geïntimeerde] gelegen haar betwisting nader te onderbouwen. Nu zij dat heeft nagelaten gaat het hof daaraan als onvoldoende onderbouwd voorbij, nog daargelaten dat het wel erg onwaarschijnlijk is dat CCC in 2005 en 2007 touringcars zou aanschaffen om die pas in 2008 te gaan gebruiken.

10. Uit een door [geïntimeerde] en CCC overgelegde foto d.d. 7 februari 2008 (producties 33 [geïntimeerde] en 10 en 29 CCC c.s.), blijkt dat CCC op die datum de bus (53) met het kenteken [kenteken 6] gebruikte, terwijl op de achterzijde in zwarte letters [vader 2] en daaronder in even grote zwarte letters de tekst www.almere-tours.nl, zoals hieronder afgebeeld, was vermeld.

Voorts in aanmerking nemende

dat Haco Lichtreclame BV – hierna: Haco – aan CCC facturen d.d. 31 januari 2006, met factuurnummer 20060032, en 10 december 2007 heeft gezonden voor folieteksten (productie 24 CCC c.s.);
dat [directeur Haco] , directeur van Haco bij mail van 14 november 2017 aan

info@almere-tours.nl heeft verklaard: “
dat wij reeds jaren voor u folieteksten produceren waar altijd de tekst [vader 2] in voorkwam. De eerste leveringen hebben plaatsgevonden in 2006, zie onder andere factuur 20060032 die dit bevestigd, en bijvoorbeeld tekening A van project 79011 d.d. 13-11-2007.”(productie 23 CCC c.s.);

dat in een ongedateerd “ontwerp” met de vermelding van BUS 52 is vermeld: “Zijkant: verkeersgeel (…) almere-tours.nl (…)” en “Achterkant: zilver [vader 2] ” met daaronder “www.almere-tours.nl” (productie 24 CCC c.s.);
dat CCC c.s. foto’s heeft overgelegd van bus 52 (kenteken [kenteken 3] ) met op de zijkant de vermelding “almere-tours.nl” (met kleine letter a) in gele letters (producties 22 en 55 CCC c.s.);
dat [medewerker Haco] van Haco aan [appellant 2] op 29 november 2007 een mail heeft gestuurd waarin is vermeld: “De foto’s van de belettering van vandaag” en “het geel is alleen wit geworden (…)”, waarbij foto’s zijn overgelegd van de donkere bus (52) met witte belettering “Almere-tours.nl” (met hoofdletter A) aan de zijkant en [vader 2] met daaronder www.almere-tours.nl op de achterkant (productie 25 CCC c.s.);
dat in een ontwerp van Haco, gedateerd 13-11-2007 is vermeld “BUS 53”, “projectnummer 79011/mj”, “blad A” en “ [vader 2] ” met daaronder de tekst “www.almere-tours.nl” (productie 24 CCC c.s.), welke tekst gelijk is aan de tekst op bus 53, zoals afgebeeld op voormelde foto van 7 februari 2008;
dat mr. Rijsdijk als advocaat van [geïntimeerde] tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg heeft verklaard: “Er is gedurende een lange periode, van 1996 tot ongeveer 2006, geen sprake geweest van het gebruik van de aanduiding [merknaam] aan de zijde van gedaagden.” (punt 5 PV);
dat mr. Wiegerinck als advocaat van [geïntimeerde] tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg heeft verklaard: “ [geïntimeerde] betwist dat CCC tussen 1996 en 2006 nog met gewone (moderne) al dan niet ingehuurde tourigcars met daarop de aanduiding ‘ [vader 2] ’ heeft gereden” (punt 9 PV);

gaat het hof ervan uit dat bus 52 vanaf begin 2006 en bus 53 vanaf november 2007 voorzien waren van de tekst [vader 2] met daaronder www.almere-tours.nl. [geïntimeerde] heeft dit weliswaar betwist, maar daaraan gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij, mede gelet op het volgende. [geïntimeerde] heeft de authenticiteit van voormelde facturen, mails en ontwerpen van Haco niet betwist. Zij betwist wel dat de als productie 25 overlegde foto’s (van de donkere bus 52 met witte letters) de belettering weergeven zoals vermeld op het als productie 24 overgelegde “ontwerp” van de belettering van de bus 52, omdat “almere” op de zijkant van de bus
in het ontwerpmet een kleine letter a is geschreven terwijl op de foto’s Almere op de zijkant van
de busmet een hoofdletter A is geschreven. Als productie 22 en 55 heeft CCC c.s. foto’s overgelegd van de donkere bus 52 met een gele belettering, waarop almere-tours.nl op de zijkant met een kleine letter a is geschreven. Tijdens het pleidooi heeft CCC c.s. nader uiteengezet dat op de zijkant van deze bus 52 aanvankelijk almere-tours.nl met een kleine a in, blijkens de foto’s, gele letters was aangebracht, zoals vermeld in het ontwerp betreffende bus 52 en dat dit ontwerp dus hoort bij de eerder (in, gelet op de overgelegde factuur van 31 januari 2006, begin 2006 begrijpt het hof) aangebrachte belettering. Vervolgens is de belettering op de zijkant van de bus in november 2007 vervangen door de tekst Almere-tours.nl met een hoofdletter A in, blijkens de foto’s bij productie 25 CCC c.s., witte letters. Nu deze uitleg ook de tekst in de mail van Haco van 29 november 2007: “het geel is alleen wit geworden” verklaart en [geïntimeerde] deze uitleg niet gemotiveerd heeft betreden, gaat het hof van de juistheid daarvan uit.

De stelling van [geïntimeerde] dat op de website van CCC en de Facebook-pagina ‘Amersfoort’s Bloei Historie’ geen verwijzingen naar ouder gebruik van de naam [merknaam] zijn te vinden kan aan het bovenstaande niet afdoen, nu CCC c.s. onbetwist heeft gesteld dat zij na de sommatie door [geïntimeerde] de verwijzingen naar het gebruik van de naam [merknaam] van haar Facebook-pagina en website heeft verwijderd. In eerste aanleg heeft [geïntimeerde] zelf gesteld dat foto’s van bussen met het teken “ [vader 2] ” te zien zijn (waren) op de website www.almere-tours.com en dat na haar sommatiebrief verschillende van deze foto’s zijn verwijderd (punt 7 ID). Als productie 11 heeft [geïntimeerde] een screen-shot van deze website overgelegd waarop een bus met de vermelding [vader 2] is te zien.

11. Het hof gaat er dan ook van uit dat CCC voor 15 januari 2008 vanaf 2006 personenvervoer heeft verzorgd met aanvankelijk één en later twee moderne touringcars, waarop op de achterzijde de naam [vader 2] was vermeld, met daaronder/daarna www.almere-tours.nl als hiervoor in rechtsoverweging 10 afgebeeld. Deze wijze van gebruik van de naam [vader 2] is vergelijkbaar met het aan CCC verweten gebruik (waarbij de naam [vader 2] is vermeld onder/na de tekst
Almere-Tours, zoals afgebeeld in overweging 1.12), dat beide partijen – naar het oordeel van het hof terecht – als handelsnaamgebruik kwalificeren. Nu niet gesteld of gebleken is dat er sprake is van een relevant verschil in het verweten gebruik en het gebruik vanaf 2006, dient ook laatstgenoemde gebruik van de naam [vader 2] als (onderdeel van) handelsnaamgebruik gekwalificeerd te worden, dat bovendien gelijk is te stellen met het verweten handelsnaamgebruik. Bij beide handelsnamen is de naam [vader 2] het dominante en onderscheidende bestanddeel daarvan. Zo er al een relevant verschil is tussen beide handelsnamen geldt dat de naam [vader 2] in de handelsnaam [vader 2] www.almere-tours.nl nog dominanter en onderscheidener is dan in de handelsnaam
Almere-Tours[vader 2] door de plaatsing van de naam als eerste in de combinatie en de omstandigheid dat de naam is gecombineerd met een
domeinnaam, die in het algemeen (ook) als een adres wordt gezien.

12. Het bovenstaande brengt mee dat het beroep van CCC c.s. op artikel 2.23, lid 2, BVIE slaagt, dat het gevorderde bevel tot staking van merkinbreuk dient te worden afgewezen, dat de grieven VII tot en met XI, XVI en XXIV (de laatste twee grieven in zoverre) slagen en de overige ‘merkenrechtelijke’ grieven overigens geen behandeling behoeven. Ook kan het hof hier in het midden laten of het gebruik van de oude [aanduidingen] door de Amersfoort’s Bloei-entiteiten (tot 1997) en van [vader 2] & Zn op oldtimerbussen als handelsnaamgebruik moet worden aangemerkt en of CCC van 1997 tot 2006 personenvervoer heeft verzorgd in gehuurde touringcars waarbij de aanduiding [merknaam] door middel van losse borden werd gebruikt als (onderdeel van een) handelsnaam (al hetgeen volgens CCC c.s. wel en volgens [geïntimeerde] niet het geval is).

De gestelde handelsnaaminbreuk

13. De rechtbank heeft ook de vordering tot staking van inbreuk op de handelsnamen [handelsnaam 1] en [handelsnaam 2] toegewezen. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat sprake is van verwarringwekkende gelijkenis tussen de oudere handelsnamen van [geïntimeerde] en de handelsnaam Almere-Tours [vader 2] en dat die gelijkenis voornamelijk ligt in het onderscheidende element “ [merknaam] ”. De betwisting door CCC c.s. van de stelling van [geïntimeerde] dat zij oudere handelsnaamrechten heeft, heeft de rechtbank verworpen. Zij was van oordeel dat CCC c.s. haar betwisting van het oudere recht van [geïntimeerde] onvoldoende had gemotiveerd en is ervan uitgegaan dat [geïntimeerde] haar handelsnaamgebruik is aangevangen in 1975 en het handelsnaamgebruik door CCC c.s. niet eerder is aangevangen dan vanaf 1991 na de oprichting van Amersfoort’s Bloei 1991.

14. De grieven I, XIX tot en met XXII en XXV richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van handelsnaaminbreuk en de daarvoor gegeven motivering

15. Ter onderbouwing van de door haar gestelde handelsnaaminbreuk stelt [geïntimeerde] dat zij als eerste de handelsnaam [merknaam] , althans een handelsnaam waarvan het woord [merknaam] onderdeel uitmaakt, heeft gebruikt voor het verzorgen van personenvervoer, namelijk vanaf 1935, na de start van de onderneming Beja Tours door [opa ] , althans vanaf 1956, toen die onderneming overging naar de door [vader 1] met [opa ] opgerichte VOF, althans vanaf 1975 na de oprichting van [geïntimeerde] , terwijl CCC pas sedert enkele jaren, in ieder geval na [geïntimeerde] ’s merkdepot, een handelsnaam gebruikt waarvan [merknaam] onderdeel uitmaakt. Eerder gebruik van de naam [merknaam] door Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC is niet aan te merken als (onderdeel van) handelsnaamgebruik, maar als verplichte vermelding van de naam van de vergunninghouder of als versiering, althans, als al sprake zou zijn van eerder handelsnaamgebruik, is de handelsnaam niet overgegaan op VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC en is dat gebruik bovendien gestaakt na de verkoop aan Beuk in de periode van 1997 tot na het merkdepot op 15 januari 2008, een en ander aldus [geïntimeerde] .

16. CCC c.s. betwist

dat [geïntimeerde] de handelsnamen [handelsnaam 1] en [handelsnaam 2] voor 1978 heeft gebruikt, stellende dat [geïntimeerde] voor 1978 (slechts) de handelsnaam Beja Tours gebruikte;

dat zij handelsnamen, waarvan de naam [merknaam] onderdeel uitmaakt – hierna ook [merknaam] -handelsnamen – later is gaan voeren dan [geïntimeerde] nu

1. haar rechtsvoorganger Amersfoort’s Bloei 1968 sedert 1968 mede onder de handelsnaam [appellant 2] & Zn personenvervoer heeft verzorgd in touringcars;

2. Amersfoort’s Bloei BV 1977 en VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC vervolgens ononderbroken personenvervoer in touringcars onder [merknaam] -handelsnamen hebben verzorgd, tot 1997 met eigen touringcars, van 1997-2005 met gehuurde touringcars en vervolgens sedert 2005/6 weer (ook) met eigen touringcars;

3. VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC bovendien sedert 1991 personenvervoer in oldtimerbussen onder de handelsnaam (Classic Coach Company) [vader 2] & Zn hebben verzorgd.

17. Het hof stelt voorop dat de bewijslast van de gestelde handelsnaaminbreuk, en dus ook van de stelling dat zij de oudste handelsnaamrechten heeft, rust op [geïntimeerde] .

Voorts is van belang dat op grond van artikel 3:95 BW Pro (en artikel 668 oud Pro BW) voor overdracht van een handelsnaam een daartoe bestemde (authentieke of onderhandse) akte vereist is en dat in artikel 2 Hnw Pro is bepaald dat een handelsnaam slechts in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven, kan worden overgedragen. Weliswaar is voor het aannemen van overgang van de onderneming niet nodig dat alle bedrijfsmiddelen naar de nieuwe gerechtigde overgaan, maar van overgang van de onderneming is geen sprake als de oorspronkelijke handelsnaamgerechtigde de bedrijfsactiviteiten (naast de nieuwe rechthebbende) voortzet.

Ad a. start handelsnaamgebruik [geïntimeerde]

18. [geïntimeerde] stelt dat zij sinds haar oprichting in 1975 actief is onder de handelsnamen [handelsnaam 1] en [handelsnaam 2] en dat daarnaast Beja Tours (BV) al langer actief is onder de handelsnaam [merknaam] . Zij heeft zich beroepen op gebruik door Beja Tours van de naam [merknaam] in de periode voor 1975, verwijzend naar diverse foto’s (producties 46, 47, 50, 51 en 54 [geïntimeerde] en punten 25-28 en 63-64 MvA). Tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg heeft [aandeelhouder geïntimeerde 2] , aandeelhouder en gevolmachtigde van [geïntimeerde] verklaard: “
Op de vraag van de rechter of de handelsnaam door de eenmanszaak van [vader 1] is overgedragen aan [handelsnaam 1] antwoord ik dat dat niet het geval is. [handelsnaam 1] heeft zelf vanaf 1975 een recht op gebruik van de naam [merknaam] opgebouwd.”Ook de advocaat van [geïntimeerde] , mr Wiegerinck heeft tijdens die comparitie verklaard dat het handelsnaamrecht van [handelsnaam 1] in 1975 is ontstaan. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat [geïntimeerde] niet voor 1975 een handelsnaam heeft gebruikt en dat eventuele oudere handelsnaamrechten van Beja Tours niet zijn overgegaan op [geïntimeerde] . Niet gesteld of gebleken is immers dat door Beja Tours aan [geïntimeerde] een [merknaam] -handelsnaam en in verbinding daarmee de onderneming, is overgedragen. Integendeel; Beja Tours is naast [geïntimeerde] blijven bestaan en heeft haar bedrijfsactiviteiten voortgezet.

19. [geïntimeerde] stelt, onder verwijzing naar haar producties 44 (een door haar en Beja Tours BV getekende “verklaring omtrent volmacht (overeenkomst tot lastgeving) & handelsnaamgebruik (licentie)”) en 45 (historisch overzicht) dat zij de handelsnaamrechten van Beja Tours BV in rechte mag inroepen (punt 29 MvA) en dat zij van Beja Tours BV het recht heeft gekregen op het gebruik van de handelsnaam [merknaam] . De enkele omstandigheid dat Beja Tours BV haar (noodzakelijkerwijs pas na haar oprichting) toestemming heeft gegeven ook (naast Beja Tours BV zelf) de naam [merknaam] als onderdeel van haar handelsnaam te gebruiken, maakt niet dat haar eigen handelsnaamrechten dateren van voor 1975. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat zij de handelsnaamrechten van Beja Tours BV mag inroepen. De enkele stelling dat zij de handelsnaamrechten van Beja Tours BV (in eigen naam)
maginroepen acht het hof onvoldoende om aan te nemen dat zij in deze procedure een vordering van Beja Tours BV op eigen naam op grond van lastgeving heeft ingesteld. Weliswaar verzet geen rechtsregel zich ertegen dat de eiser die een vordering in eigen naam heeft ingesteld, op enig moment in de procedure stelt dat hij die vordering in eigen naam als lasthebber van de rechthebbende geldend maakt (vergelijk HR 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2112), maar niet kan worden aangenomen dat daarvan in casu sprake is. Als dit anders zou zijn zou dit overigens meebrengen dat [geïntimeerde] de handelsnaamrechtelijke vordering niet meer instelt voor zichzelf en dat is kennelijk niet de bedoeling.

20. Op grond van het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat de handelsnaamrechten van [geïntimeerde] niet voor 1975 zijn ontstaan.

Ad b Start handelsnaamgebruik CCC

21. [geïntimeerde] erkent, althans betwist niet gemotiveerd dat Amersfoort’s Bloei 1968 in de periode 1969/1970 tot 1977 personenvervoer heeft verzorgd in touringcars waarop [appellant 2] & Zn was vermeld en dat Amersfoort’s Bloei BV 1977 en VOF Amersfoort’s Bloei 1991 in de periode daarna tot 1997 gebruik hebben gemaakt van de aanduiding [vader 2] op hun touringcars (punten 18, 19, 32, 33 en 35 MvA). Zij stelt dat dit gebruik niet kan worden aangemerkt als handelsnaamgebruik, maar slechts als verwijzing naar de vergunninghouder(s), tot 1977 [opa ] en [vader 1] en daarna [vader 2] en/of [moeder] (vergelijk productie 15 CCC c.s.). Voorts erkent [geïntimeerde] dat CCC vanaf 2001 gebruik maakt van de aanduiding [vader 2] & Zn op de achterzijde van haar oldtimerbussen, die zij eveneens gebruikt(e) voor personenvervoer. Ook dit gebruik is volgens [geïntimeerde] niet aan te merken als handelsnaamgebruik, maar slechts als versiering.

22. [geïntimeerde] erkent, althans betwist niet (gemotiveerd) de stelling van CCC dat de onderneming en de activiteiten van Amersfoort’s Bloei 1968 zijn voortgezet door Amersfoort’s Bloei BV 1977 en dat de onderneming en de activiteiten van Amersfoort’s Bloei BV 1977 om fiscale redenen (gedeeltelijk) zijn overgegaan naar VOF Amersfoort’s Bloei 1991. [geïntimeerde] betwist echter dat een [merknaam] -handelsnaam is overgegaan, enerzijds omdat niet blijkt dat sprake is van de daarvoor vereiste akte en anderzijds omdat voor 1997 geen sprake was van gebruik van een handelsnaam.

23. CCC c.s. stelt dat in de periode van 1991 tot 1997 (de overdracht aan Beuk) of zelfs tot 2006 Amersfoort’s Bloei BV 1977/Japiejo en VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC allebei actief bleven op het gebied van ongeregeld personenvervoer en daarbij (dezelfde) [merknaam] -handelsnamen gebruikten (punten 10 MvG en 5 pleidooi, en de verklaring van mr Jansen tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg). Ook in de door CCC c.s. als productie 52 overgelegde, door haar en Japiejo ondertekende akte is in de considerans opgenomen “dat Japiejo en V.O.F Amersfoort’s Bloei in de periode 1991 tot en met 2006 allebei gelijktijdig actief waren op het gebied van personenvervoer (tevens) onder de handelsnaam “ [vader 2] ”.

24. Er veronderstellenderwijs van uitgaande dat het onderhavige gebruik van oude [aanduidingen] door de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC als handelsnaamgebruik moet worden aangemerkt, geldt het volgende. Uit de vennootschapsovereenkomst betreffende de oprichting van VOF Amersfoort’s Bloei 1991 (productie 47 CCC c.s.), het advies daaromtrent van de accountant (productie 48 CCC c.s.) en de door CCC c.s. overgelegde voorovereenkomst tussen Amersfoort’s Bloei BV 1977 en VOF Amersfoort’s Bloei 1991, waarin is vermeld dat partijen overeenkomen de activiteiten ter uitoefening van het door Amersfoort’s Bloei BV 1977 uitgeoefende reis- en touringcarbedrijf in te brengen in de VOF Amersfoort’s Bloei 1991 (productie 49 CCC c.s.), valt af te leiden (dat het de bedoeling was) dat het onroerend goed en de bedrijfsactiviteiten naar VOF Amersfoort’s Bloei 1991 zouden overgaan en de bussen in Amersfoort’s Bloei BV 1977 zouden blijven, die deze weer zou verhuren aan VOF Amersfoort’s Bloei 1991. Dit lijkt erop te wijzen dat, zoals [geïntimeerde] stelt, de (alle) bedrijfsactiviteiten zijn voortgezet door VOF Amersfoort’s Bloei 1991. Daarmee stemt ook overeen dat de vergunningen door de vennoten zijn ingebracht in VOF Amersfoort’s Bloei 1991. Nu echter CCC c.s. zelf uitdrukkelijk stelt dat Amersfoort’s Bloei BV 1977 na 1991 haar (aan de activiteiten van Amersfoort’s Bloei 1991 soortgelijke) bedrijfsactiviteiten heeft voortgezet en geen akte is overgelegd waaruit de overdracht van een handelsnaam blijkt (CCC c.s. stelt wel dat de onderneming inclusief de handelsnaam bij onderhandse akte is overgegaan, maar in de door haar overgelegde aktes is geen sprake van overdracht van een handelsnaam), kan niet worden aangenomen dat een handelsnaam van Amersfoort’s Bloei BV 1977 is overgegaan naar VOF Amersfoort’s Bloei 1991. Het hof gaat er dan ook vanuit dat de handelsnaamrechten van VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC niet dateren van voor 1991.

25. CCC c.s. heeft zich nog beroepen op een door haar als productie 52 overgelegde, door haar en Japiejo getekende “akte toestemming gebruik handelsnaam (voor zover vereist) en verklaring omtrent volmacht (overeenkomst tot lastgeving tussen de ondergetekenden)”. Zij stelt dat Japiejo (stilzwijgend) toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de handelsnaam [vader 2] door VOF Amersfoort’s Bloei 1991, welke toestemming bij de akte nogmaals is bevestigd. Zoals hiervoor ten aanzien van het beroep van [geïntimeerde] op een soortgelijke toestemming om de oudere handelsnaam van Beja Tours te gebruiken, is overwogen, brengt de enkele omstandigheid dat Japiejo (als rechtsopvolger van Amersfoort’s Bloei BV 1977) aan VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC (noodzakelijkerwijs pas na haar oprichting) toestemming heeft gegeven ook (naast Amersfoort’s Bloei BV 1977) de naam [merknaam] als (onderdeel van haar) handelsnaam te gebruiken, niet mee dat de eigen handelsnaamrechten van VOF Amersfoort’s Bloei 1991/CCC dateren van voor 1991.

Voorts beroept CCC c.s. zich erop dat in de akte is bevestigd dat [moeder] (als bestuurder van Amerfoort’s Bloei BV 1977/ Japiejo, begrijpt het hof) in 1995 het gebruik van de handelsnaam en de rechten daarop heeft ingebracht in CCC. Met deze bevestiging is nog steeds niet voldaan aan voornoemde aan een overdracht van een handelsnaam te stellen eisen, te meer nu in deze akte ook is vermeld dat Amersfoort’s Bloei (BV) 1977/Japiejo de bedrijfsactiviteiten heeft voortgezet. Ten slotte heeft CCC c.s. nog gesteld dat Japiejo haar blijkens deze akte volmacht heeft verleend verweer te voeren tegen de inbreukvorderingen van [geïntimeerde] . Voor zover CCC c.s. hiermee bedoelt te stellen dat zij optreedt als gevolmachtigde van Japiejo, kan dit haar niet baten omdat de vordering is ingesteld tegen CCC c.s. en niet tegen Japiejo.

Deze akte is derhalve onvoldoende om aan te nemen dat de handelsnaamrechten van CCC voor 1991 zijn ontstaan of CCC zich op andere gronden op oudere handelsnaamrechten kan beroepen.

26. Nu CCC c.s. stelt dat [geïntimeerde] haar handelsnaamgebruik heeft aangevangen in 1978 en het hof van oordeel is dat het handelsnaamgebruik door CCC niet is aangevangen voor 1991, is het hof, met de rechtbank, van oordeel dat ervan moet worden uitgegaan dat [geïntimeerde] oudere handelsnaamrechten heeft dan CCC. Derhalve falen de grieven I, XX tot en met XXII en XXV (in zoverre), althans kunnen zij niet tot vernietiging leiden.

Dit brengt ook mee dat de volgende door CCC c.s. betwiste stellingen van [geïntimeerde]

dat zij haar handelsnaamgebruik voor 1978 is aangevangen;
dat de door Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC voor 1997 gebruikte oude [aanduidingen] niet kunnen worden aangemerkt als handelsnaam;
dat CCC het gebruik van de naam [merknaam] op touringcars in de periode van 1997 tot 2008 heeft gestaakt;

hier geen beoordeling behoeven en haar desbetreffende bewijsaanbod niet ter zake dienende is.

27. Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat door het gebruik van de verweten handelsnaam van CCC,
Almere-Tours[vader 2] bij het publiek (bestaande uit de opdrachtgevers maar ook alle anderen waarmee de bedrijven te maken hebben) verwarring is te duchten met de handelsnamen van [geïntimeerde] , [handelsnaam 1] en [handelsnaam 2] . In al die handelsnamen is immers de naam [merknaam] het onderscheidende bestanddeel, terwijl partijen dezelfde activiteiten verrichten, deels in hetzelfde gebied vanuit nabijgelegen bedrijven (Duivendrecht, Diemen en Almere). Grieven XIX en XXV falen dus (in zoverre) eveneens.

Het beroep op rechtsverwerking

28. De grieven XII tot en met XV, XVI (deels) en XXIII richten zich tegen de verwerping van het beroep op rechtsverwerking. De onderbouwing van deze grieven is tevens te vinden in de toelichting op een aantal andere grieven. In hoger beroep heeft CCC c.s. zich uitdrukkelijk ook beroepen op rechtsverwerking in het kader van de verweten handelsnaaminbreuk.

29. Ter onderbouwing van haar beroep op rechtsverwerking heeft CCC c.s. onder meer gesteld

dat [geïntimeerde] ruim 45 jaar (sinds 1969), althans 20 jaar (sinds 1996), althans 10 jaar (sinds 2006) het gebruik van [merknaam] -handelsnamen door CCC en/of haar rechtsvoorgangers de Amersfoort’s Bloei-entiteiten voor personenvervoersdiensten heeft gedoogd alvorens daartegen eind 2015 bezwaar te maken;

dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en [geïntimeerde] , althans de natuurlijke personen achter deze bedrijven, in het verleden ongeveer 20 jaar hebben samengewerkt, onder meer door inzet en verhuur van elkaars touringcars (zie producties 11 en 12 CCC c.s.);

dat de oorsprong van het gebruik van de naam [merknaam] teruggaat tot het bedrijf van [opa ] , de grootvader van de “eigenaren” van beide partijen.

30. De onder b en c vermelde stellingen zijn door [geïntimeerde] niet (gemotiveerd) betwist. Wat betreft de onder a. vermelde stelling gaat het hof ervan uit

dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC vanaf 1969/70 tot 1997 personenvervoer hebben verzorgd in touringcars met de oude [aanduidingen] en dat [geïntimeerde] daarvan op de hoogte was;
dat CCC in ieder geval sedert 2001 de aanduiding [vader 2] & Zn op oldtimerbussen heeft gebruikt en dat [geïntimeerde] daarvan op de hoogte was;
dat CCC in ieder geval sedert 2006 (weer) personenvervoer heeft verzorgd in eigen touringcars met daarop de handelsnaam [vader 2] www.almere-tours.nl (afgebeeld in rechtsoverweging 10) en vervolgens de handelsnaam

31. [geïntimeerde] betwist dat zij van voormeld gebruik op touringcars vanaf 2006 op de hoogte was, stellende dat zij pas enkele jaren bekend is met het verweten handelsnaamgebruik op moderne touringcars. CCC c.s. stelt dat [geïntimeerde] voor begin 2008 op de hoogte moet zijn geraakt van dat gebruik (en overigens ook van het daaraan voorafgaande gebruik op gehuurde touringcars), al omdat partijen beide in de periode 2002 tot en met 2008 treinvervangend vervoer verzorgden in opdracht van Connexxion NS en daarvoor gelijktijdig werden ingezet en geparkeerd stonden bij treinstations. Ter onderbouwing daarvan heeft zij zich beroepen op

een mail van [medewerker Connexxion 1] , “coördinator Connexxion NS” van 20 december 2006 over NS (treinvervangend) vervoer die zowel aan CCC als [geïntimeerde] is verzonden (productie 32 CCC c.s.);
een lijst met data waarop [geïntimeerde] en CCC gelijktijdig treinvervangend vervoer (zouden) hebben uitgevoerd in opdracht van Connexxion NS en gelijktijdig geparkeerd (zouden) hebben gestaan voor treinstations (1, 8, 16 en 22 september 2007, 13 oktober 2007, 2 december 2007 en 6 april 2008), waarop tevens de ritnummers van [geïntimeerde] zijn vermeld (productie 38 CCC c.s.).

[geïntimeerde] heeft niet (gemotiveerd) betwist dat beide partijen treinvervangend vervoer hebben verzorgd. Het hof is van oordeel dat [geïntimeerde] de stelling van CCC c.s. dat zij dat vervoer gelijktijdig hebben uitgevoerd en geparkeerd hebben gestaan bij stations evenmin voldoende gemotiveerd heeft bestreden. Zij heeft volstaan met de stelling dat uit niets blijkt dat daarvan sprake was (punt 55 MvA), zonder in te gaan op voormelde lijst met concrete data en ritnummers (waarop CCC c.s. zich tijdens het pleidooi uitdrukkelijk heeft beroepen), hetgeen wel van haar verwacht had mogen worden. Het hof gaat er dan ook vanuit dat partijen vanaf september 2007 herhaaldelijk gelijktijdig op dezelfde plekken of trajecten treinvervangend vervoer hebben verzorgd. Daarvan uitgaande en in aanmerking nemende

dat partijen in ieder geval vanaf 2006 (na de verhuizing van CCC in 1996 naar Diemen en de opening van de vestiging is Almere in 2006) in dezelfde regio hetzelfde soort personenvervoer met touringcars verzorgden vanuit nabijgelegen bedrijven,
dat niet is betwist dat de touringcars van beide bedrijven elkaar geregeld tegenkwamen in de markt en
dat de naam [merknaam] duidelijk zichtbaar was op de bussen van CCC,

had het op de weg gelegen van [geïntimeerde] om met een gemotiveerde betwisting te komen of althans een mogelijke verklaring te geven voor haar gestelde onwetendheid ondanks voormelde omstandigheden en kon zij niet volstaan met de betwisting dat uit de stellingen en producties van CCC niet volgt dat zij van dat gebruik van de naam [vader 2] weet zou (moeten) hebben gehad (punt 55 MvA). Het hof gaat er dan ook vanuit dat [geïntimeerde] sedert 2007 wist (of had moeten weten) dat CCC (weer) personenvervoer verzorgde in touringcars met [merknaam] -handelsnamen, althans dat haar onwetendheid aan haar te wijten is, en dat CCC er redelijkerwijs van mocht uitgaan dat [geïntimeerde] daarvan op de hoogte was.

32. [geïntimeerde] betwist verder dat het gebruik van de oude [aanduidingen] door de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC op touringcars tot 1997 voor de vraag of sprake is van rechtsverwerking relevant is, stellende dat dit geen handelsnaamgebruik was en dat dat gebruik plaatsvond in de omgeving van Amersfoort. Het hof is van oordeel dat in ieder geval vanaf 1977 sprake was van handelsnaamgebruik. Ervan uitgaande dat het huidige gebruik van de naam [vader 2] in combinatie met Almere-Tours op de touringcars van CCC moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik (zie hiervoor rechtsoverweging 7), geldt dit evenzeer voor het daarmee vergelijkbare gebruik van de oude [aanduidingen] tot 1997. CCC c.s. heeft een aantal foto’s overgelegd van het gebruik van [aanduidingen] door Amersfoort’s Bloei-entiteiten voor 1997 (zie overweging 1.7 en producties 58a-k, 59, 65 en 71 CCC c.s). De naam [vader 2] was in die periode op vergelijkbare wijze en soms zelfs prominenter op de bussen aangebracht in combinatie met Amersfoort’s Bloei of Classic Coach Company. De stelling van [geïntimeerde] dat in het verleden (tot 2000 volgens [aandeelhouder geïntimeerde 1] tijdens het pleidooi in hoger beroep) de verplichting gold de vergunninghouder op de bus te vermelden is onvoldoende reden om aan te nemen dat het publiek het gebruik van de oude [aanduidingen] niet zag als handelsnaamgebruik. Niet gesteld of gebleken is immers dat het publiek van die verplichting op de hoogte was en dat dit verplichtte tot het aanbrengen van de naam [vader 2] in zodanig grote letters en op zodanig prominente wijze als in casu is gebeurd. Bovendien kan een aanduiding op een bus kwalificeren als een handelsnaam, terwijl daardoor ook werd voldaan aan de verplichting de vergunninghouder te vermelden. [geïntimeerde] gaat er kennelijk vanuit dat dat gold voor de op haar bussen gebruikte handelsnamen. Weliswaar was op de bussen tot 1997 de naam [vader 2] met andere woorden dan Almere-tours gecombineerd, maar ook van die eerdere handelsnamen was [vader 2] het (meest) onderscheidende, althans een voor het totaalbeeld van de handelsnaam mede bepalend, element. Juist is dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten waren gevestigd te Amersfoort. Niettemin moet ervan worden uitgegaan dat de klanten van [geïntimeerde] met de bussen van de Amersfoort’s Bloei-entiteiten werden geconfronteerd nu partijen in die periode samenwerkten en elkaars bussen inzetten en verhuurden. Aldus was ook in die periode verwarring te duchten. Uit de door CCC.c.s. overgelegde facturen betreffende deze inzet en verhuur blijkt dat bussen van de Amersfoort’s Bloei-entiteiten ook reden in de regio Amsterdam.

33. In aanmerking nemende

dat [geïntimeerde] van 1977 tot 1997 heeft gedoogd dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en CCC, ook in de regio Amsterdam en ten behoeve van haar klanten, touringcars gebruikten met [merknaam] -handelsnamen, waarvan de naam [merknaam] het onderscheidende, althans een voor het totaalbeeld bepalend element was;
dat (CCC er redelijkerwijs van mocht uitgaan dat) [geïntimeerde] sedert 2007 heeft gedoogd dat CCC (weer) personenvervoer verzorgde in touringcars onder de handelsnaam [vader 2] www.almere-tours.nl/
dat de Amersfoort’s Bloei-entiteiten en [geïntimeerde] gedurende ongeveer 20 jaar hebben samengewerkt en
dat de oorsprong van de naam [merknaam] als (onderdeel van een) handelsnaam is gelegen bij het bedrijf van de gezamelijke grootvader van “partijen”,

is het hof van oordeel dat CCC c.s. gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen dat [geïntimeerde] zich niet zou verzetten tegen het gebruik door CCC van de handelsnaam Almere-Tours [vader 2] op haar touringcars. Onder die omstandigheden is het naar het oordeel van het hof naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat [geïntimeerde] zich eind 2015 nog tegen dit gebruik zou kunnen verzetten op grond van haar oudere handelsnaamrechten.

34. Dat CCC c.s. gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat [geïntimeerde] zich niet zou verzetten tegen het gebruik op haar touringcars van de aanduiding [vader 2] geldt te meer nu [geïntimeerde] het gebruik van de aanduiding [vader 2] & Zn op voor personenvervoer gebruikte oldtimerbussen door CCC gedurende lange tijd heeft gedoogd. CCC c.s. stelt dat dit het geval was vanaf 1991. [geïntimeerde] heeft erkend, althans niet betwist dat CCC in 1997 beschikte over twee oldtimersbussen (punten 12 en 14 en 38 MvA) en in 2006 over vier oldtimersbussen (een Mercedes-bus, een zwitserse postbus, een blauw-witte oldtimer en een gele schoolbus uit de VS (vergelijk productie 28 CCC c.s.)), dat op die oldtimerbussen in ieder geval vanaf 2001 de aanduiding [vader 2] & Zn voorkwam (punt 35, 36, 59 en 66 MvA) en dat zij daarvan op de hoogte was. [geïntimeerde] heeft dat gebruik dus ten minste 14 jaar lang gedoogd.

35. De stelling van [geïntimeerde] dat het gedogen van dit gebruik van de naam [vader 2] niet relevant is voor de beoordeling van het beroep op rechtsverwerking omdat

dit gebruik niet als handelsnaamgebruik is aan te merken, maar uitsluitend als versiering vanwege het gebruikte sierlijke lettertype en omdat de aanduiding als handelsnaam misleidend is, omdat [vader 2] & Zn als combinatie nooit samen een busonderneming hebben gevoerd, daar [appellant 2] en [appellant 3] pas na het overlijden van [vader 2] zijn toegetreden en moeder toen is uitgetreden (punt 35 en 66 MvA) en dat [moeder] als weduwe bovendien geen aanspraak had op de naam [merknaam] ;

deze bussen slechts worden gebruikt voor bruiloften en partijen en dus geen sprake is van (direct) concurrerende activiteiten;

verwerpt het hof om de hierna vermelde redenen.

36.
Ad a.Het hof is van oordeel dat het publiek het gebruik van de aanduiding [vader 2] & Zn op de oldtimerbussen door de duidelijke plaatsing en het onderscheidende karakter zal aanmerken als (onderdeel van) handelsnaamgebruik. Het gebruikte lettertype doet daaraan niet af. Weliswaar kunnen slechts woorden of lettercombinaties dienen en beschermd worden als handelsnaam en niet figuratieve elementen, zoals een bepaalde schrijfwijze, maar dat leidt er niet toe dat een naam die is geschreven in een bepaald lettertype niet als handelsnaam kan dienen. Het hof acht de handelsnaam ook niet misleidend. Niet betwist is dat het bedrijf van VOF Amersfoort’s Bloei 1991 is voortgezet door CCC na het overlijden van [vader 2] . CCC c.s. heeft gesteld dat [moeder] en haar zoons [appellant 2] en [appellant 3] toen zijn toegetreden tot CCC. Dat dit zo is valt af te leiden uit de door [geïntimeerde] zelf als producties 6, 26, blad 1, en 27 overgelegde uittreksels uit de Kamer van Koophandel betreffende CCC. Op de dag van toetreding als vennoten van CCC (10 april 1995), is [moeder] blijkens productie 26, blad 3, uitgetreden uit Amersfoort’s Bloei 1991. Voorts blijkt daaruit dat [moeder] (pas) op 21 december 2000 als vennoot is uitgetreden uit CCC en ingeschreven als gevolmachtigde. [vader 2] & Zn heeft dus wel degelijk als combinatie een busonderneming gedreven. De stelling dat [moeder] als weduwe geen aanspraak meer had op de naam [merknaam] is niet onderbouwd en kan het hof niet volgen en wordt dan ook gepasseerd.

37.
Ad b.Uit diverse overgelegde facturen, een offerte, een formulier betreffende vervoer tussen SBS en Bg en een verklaring van [medewerker Connexxion 2] , voormalig werknemer van Connexion tours, inhoudende dat vanaf 2001 van de “firma [vader 2] ” de Amerikaanse schoolbus werd ingehuurd voor scholierenvervoer (producties 27, 31 en 40 (bladzijde 4) CCC c.s.), valt af te leiden dat de Amerikaanse schoolbus (nr 51) ook is gebruikt en aangeboden voor ander personenvervoer dan vervoer voor bruiloften en partijen. Nu [geïntimeerde] deze producties onvoldoende gemotiveerd heeft betwist, gaat het hof ervan uit dat met deze oldtimerbus wel direct concurrerende activiteiten werden verricht.

Het hof is voorts van oordeel dat ook als de oldtimerbussen slechts zouden zijn/worden gebruikt voor bruiloften en partijen, het gedogen daarvan niettemin een relevante omstandigheid is om aan te te nemen dat CCC c.s. gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat [geïntimeerde] (ook) geen bezwaar had tegen het voeren van de [merknaam] -handelsnaam op een touringcar voor ongeregeld personenvervoer. Ook zulk gebruik van haar oldtimerbussen zou immers, nu [geïntimeerde] ook personenvervoer per bus verzorgt, haar merk heeft gedeponeerd voor alle mogelijke soorten vervoer van personen door (kleine) bussen, touringcars en oldtimers, en het gebruik van het woord [merknaam] zorgt voor merkenrechtelijk en handelsnaamrechtelijk verwarringgevaar, in beginsel inbreuk opleveren. Door het gedogen van dit gebruik kon dan ook (mede) het gerechtvaardigd vertrouwen worden opgewekt dat [geïntimeerde] tegen verwarringgevaar geen bezwaar had.

38. Het hof is ten slotte van oordeel, dat zelfs als zou moeten worden aangenomen dat [geïntimeerde] niet vanaf 2007 wist dat CCC [merknaam] -handelsnamen op haar touringcars gebruikte en die onwetendheid haar ook niet te verwijten was, de overige omstandigheden van dit geval (het gedogen van [merknaam] -handelsnamen op de touringcars van 1977 tot 1997 en op oldtimerbussen vanaf 2001, de langdurige samenwerking tussen partijen en de gezamenlijke grootvader als oorsprong van de handelsnamen) voldoende zijn om aan te nemen dat CCC gerechtvaardigd heeft vertrouwd dat [geïntimeerde] zich niet zou verzetten tegen het gebruik door CCC van de handelsnaam Almere-Tours [vader 2] op haar touringcars.

39. Het bovenstaande brengt mee dat het beroep op rechtsverwerking als verweer tegen de handelsnaamrechtelijke vorderingen slaagt en ook deze vorderingen dienen te worden afgewezen. In zoverre slagen de grieven XII tot en met XVI en XXIII.

40. Voor zover het beroep van [geïntimeerde] in de inleidende dagvaarding op de artikelen 6:193c en 6:194 BW op grond van de devolutieve werking van het hoger beroep nog behandeld zou moeten worden (daartegen pleit dat het gevorderde verbod om anderszins onrechtmatig te handelen is afgewezen, dat [geïntimeerde] daartegen geen beroep heeft ingesteld en dat de vordering om CCC c.s. te veroordelen tot betaling van schadevergoeding blijkens punt 33 ID ziet op schade door “de inbreuk”), is het hof van oordeel dat het beroep op deze artikelen niet tot toewijzing van (de) vorderingen kan leiden.

Het beroep op de artikelen 6:193c BW – welk artikel overigens slechts ziet op de verhouding tussen ondernemers en consumenten – en 6:194 BW kan al niet slagen omdat niet gesteld of gebleken, althans niet onderbouwd is dat CCC c.s. onjuiste, misleidende of onvolledige informatie heeft verstrekt waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen dat hij anders niet had genomen of een onjuiste of onvolledige mededeling heeft gedaan ten aanzien van enig feit (bijvoorbeeld omtrent de aard etc. van de desbetreffende diensten of de bevoegdheid van degene door wie de diensten worden verricht). De enkele omstandigheid dat op haar bussen de (eigen familie)naam [merknaam] en vijf sterren onder het eerste raam naast de passagiersdeur zijn aangebracht is daartoe onvoldoende. CCC c.s. heeft onbetwist gesteld dat de vijf sterren niet misleidend zijn en ook door (andere) concurrenten worden gebruikt om aan te geven met welk type en met name met welke kwaliteit touringcar men te maken heeft. Dat CCC een ander type diensten of diensten van een andere kwaliteit aanbiedt dan “vijf sterren” aangeeft of suggereert is gesteld noch gebleken.

41. Nu de vorderingen alsnog zullen worden afgewezen, zal het bestreden vonnis worden vernietigd, met veroordeling van [geïntimeerde] als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedures in eerste aanleg en hoger beroep. Grief XXVI, gericht tegen de kostenveroordeling van CCC c.s. in eerste aanleg, slaagt derhalve ook.

41. In eerste aanleg vorderde CCC c.s. aan honorarium een bedrag van € 5.789,50 +

€ 405,27 (tot 1 november 2016, zie productie 19 CCC c.s.) + € 2.100,-- (7,5 uur à € 280 vanaf 1 november 2016; zie punt 31 PV), derhalve in totaal € 8.294,77. Het hof acht deze kosten voldoende gespecificeerd en, ook gelet op het door [geïntimeerde] gevorderde, veel hogere bedrag, redelijk en evenredig. Niet bestreden is het oordeel van de rechtbank dat 80 % van de procedure in eerste aanleg betrekking heeft op IE-kwesties en 20% op de, in hoger beroep niet meer aan de orde zijnde, vorderingen die niet op IE-rechten zijn gebaseerd en dat het Indicatietarief in IE-zaken van de rechtbanken voor een “overige bodemzaak zonder repliek, dupliek en/of pleidooi” van maximaal € 20.000,-- van toepassing is. Daarvan uitgaande zal het bedrag van het te vergoeden honorarium begroot worden op 80% van het gevorderde honorarium, € 6.635,82 + 20% van het liquidatietarief, € 180,80, derhalve € 6.816,62. Dit bedrag moet nog vermeerderd worden met het griffierecht ten bedrage van € 619,--.

42. CCC c.s. heeft aan honorarium voor het hoger beroep een bedrag gevorderd van

€ 10.850,88 (zie producties 54, 73 en 74) en heeft bij pleidooi gesteld dat het Indicatietarief in IE-zaken gerechtshoven, behorend bij een normale zaak van maximaal € 15.000,-- (voor honorarium) van toepassing is. Daarnaast vordert zij aan kosten/verschotten een bedrag van € (759,56 + 716,-- + 103,10 + 136,11 +12,55 =) 1.727,32. De gevorderde btw zal worden afgewezen nu niet gesteld of gebleken is dat CCC c.s. die niet kan verrekenen. Het hof acht het gevorderde bedrag van in totaal € 12.578,20 voldoende gespecificeerd en, ook gelet op het door [geïntimeerde] gevorderde bedrag (van € 57.399,40 aan honorarium), redelijk en evenredig en zal de kosten daarop begroten.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt het door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 10 mei 2017, zoals verbeterd bij herstelvonnis van 28 juni 2017,

en opnieuw rechtdoende,

wijst het gevorderde af;

veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van de procedure in eerste aanleg, aan de zijde van CCC c.s. begroot op € 7.435,62;

veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van CCC c.s. begroot op € 12.578,20;

verklaart voormelde (proceskosten)veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.P.J. Ruijpers en J.I. de Vreese-Rood; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 februari 2019 in aanwezigheid van de griffier.

Afwijzing merkinbreuk- en handelsnaaminbreukvorderingen wegens ouder handelsnaamgebruik en rechtsverwerking