ECLI:NL:GHARL:2017:7529

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.144.982

(zaaknummer rechtbank Arnhem, later Gelderland, zittingsplaats Arnhem, 235464)

arrest van 29 augustus 2017

in de zaak van

[appellant],

wonende te [woonplaats] ,

appellant in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: [appellant] ,

advocaat: mr. F.J. van Eeckhoutte,

tegen:

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerde in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

in eerste aanleg: eiser,

hierna: [geïntimeerde],

advocaat: mr. R. J. Bakker.

1.Het geding in hoger beroep

1.1

Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 1 november 2016 hier over.

1.2

Het verdere verloop blijkt uit:

- het proces-verbaal van de comparitie van 17 mei 2017.

1.3

Vervolgens heeft [geïntimeerde] de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

2.De vaststaande feiten

2.1

In verband met het door hartchirurg [geïntimeerde] en cardiolaborant [appellant] voor hartkatheterisatie ontwikkelde handheld instrument (een houder) van een FR sonde (een prikkelgeleidingsblokkeringsinstrument) zijn zij en de wetenschappelijk onderzoekers [naam onderzoeker] en (de inmiddels overleden) [betrokkene] bij overeenkomst van 13 maart 1997 (productie 1 bij inleidende dagvaarding) met z’n vieren met betrekking tot deze monopolaire pen overeengekomen dat [geïntimeerde] 40%, [appellant] 35%, [naam onderzoeker] 12,5% en [betrokkene] eveneens 12,5% zouden dragen van de kosten van ontwikkeling en de kosten van de octrooibescherming en dat zij
“de opbrengsten uit de exploitatie van de vinding”naar dezelfde verhouding zouden verdelen.

2.2

Ter exploitatie van het instrument hebben partijen bij overeenkomst van 11 oktober 1999 (productie 2 bij inleidende dagvaarding; verder: de licentieovereenkomst ) aan [naam bedrijf] Inc. (verder: [naam bedrijf]) een licentie verschaft op hun patent. De licentieovereenkomst bepaalt over de licentievergoeding in artikel III, paragraaf G:
“[naam bedrijf] will pay (…) to INVENTORS, jointly and not individually, a royalty equal to (…) (1,00%) of the Net Sales Price for each Sale by [naam bedrijf] of a Royalty-Bearing Product up to a total amount of (…) ($ 525,000; hereinafter ‘First Royalty Cap’) (…). In the event the First Royalty Cap is reached less than (…) (5) years from the Effective Date of this Agreement, the First Royalty Cap shall be increased by (…) $ 400,000 (…) to a Second Royalty Cap of a total amount of (…) $ 925,000 (…). In the event the First Royalty Cap is not reached within five years but is attained within (…) (8) years of the Effective Date of this Agreement, the First Royalty cap shall be increased by (…) $ 200,000 (…).”

2.3

Uit hoofde daarvan heeft [naam bedrijf] aanvankelijk de onkosten vergoed en driemaal een
"One-time Payment (…) Counted as pre-paid royalty and accrued towards Royalty"van respectievelijk $ 55,000, $ 35,000 en $ 35,000 en pas jaren later verdere royalties overgemaakt aan [geïntimeerde], alles ter verdeling met [appellant] , [naam onderzoeker] en [betrokkene].

2.4

Na enkele jaren bleek dat [naam bedrijf] de monopolaire pen, waarop zij inmiddels ook een patent pretendeerde, omstreeks 2003 had doorontwikkeld tot een bipolaire pen (zodat de stroom niet langer via het lichaam van de patiënt en de onderliggende ijzeren operatieplaat liep maar direct via een retourleiding). Sedertdien verkocht [naam bedrijf] parallel de monopolaire én de bipolaire pen. Tussen [naam bedrijf] enerzijds en [geïntimeerde] en [appellant] anderzijds is discussie ontstaan over de reikwijdte van het patent op de monopolaire pen en de daaraan gekoppelde vergoedingen.

2.5

In het voorjaar van 2005 heeft [naam bedrijf], gericht op uitkoop van haar vier licentiegevers, tevergeefs getracht met [appellant] en [geïntimeerde] een vaststellingsovereenkomst te sluiten in de vorm van een Amendment (productie 1 bij conclusie van antwoord), waarin werd voorgesteld aan artikel III van de licentieovereenkomst een paragraaf H toe te voegen met de volgende slotzin:
“The monopolar tissue ablation device(monopolaire pen, hof)
marketed by [naam bedrijf] (…) is not a Royalty-Bearing Product, als defined in article I.C, above.”

2.6

Bij brief van 28 februari 2005 (productie 2 bij conclusie van antwoord) heeft (de advocaat van) [geïntimeerde] aan [appellant] bericht dat [naam bedrijf] instemde met de verlenging van de termijnen waarbinnen de royaltybetalingen zich zouden realiseren en [appellant] verzocht om door middel van ondertekening van een kopie van deze brief van zijn instemming met deze aanpassing van het contract te doen blijken en om tevens [geïntimeerde] te machtigen namens hem de overeenkomst te ondertekenen. [appellant] heeft die brief niet ondertekend omdat hij onder meer vond dat de monopolaire pen wel een royalty dragend product was.

2.7

Per e-mail van 11 april 2005 heeft (de advocaat van) [geïntimeerde] aan (de advocaat van) [appellant] onder meer geschreven:

“(…)3.Cliënt([geïntimeerde], hof)
heeft het standpunt van [naam bedrijf] inzake de beperkte reikwijdte van het patent laten verifiëren door octrooibureau Exter Polak. Dit bureau bevestigde in een mondeling advies aan cliënt het standpunt van [naam bedrijf]. De heer [naam] van Exter Polak heeft in een mondeling overleg aan cliënt uitgelegd dat de letterlijke tekst van het patent zodanig was opgesteld, dat er geen mogelijkheden bestonden om het monopolaire product onder het patent te laten vallen. Hij adviseerde het standpunt van [naam bedrijf] te aanvaarden. In een aangetekend schrijven aan uw cliënt van 20 april 2002 is dit onderwerp aan de orde gesteld en is een voorstel gedaan. Tevens werd een uitnodiging gedaan voor een bijeenkomst. Op geen van deze zaken heeft uw cliënt( [appellant] , hof)
gereageerd. Het staat uw cliënt uiteraard vrij om een andere mening te hebben en met [naam bedrijf] daarover de discussie aan te gaan. Cliënt ziet daar echter geen heil in. (…)

4.Cliënt meent dat het amendement voldoende recht doet aan zijn belangen. Het vastleggen van een controlemechanisme is zinvol en cliënt zal dit aan [naam bedrijf] voorleggen. Indien uw cliënt de discussie met [naam bedrijf] over andere zaken wenst aan te gaan dan staat hem dat uiteraard vrij. Cliënt zal wat dat aangaat zijn eigen weg bewandelen.

5.Cliënt is voornemens om de zaak met [naam bedrijf], voor wat betreft zijn aandeel, af te wikkelen volgens het amendement. Zoals gesteld staat het uw cliënt vrij om met [naam bedrijf] in discussie te treden omtrent de voorwaarden voor zover deze hem zelf aangaan.

Concluderend kan ik u melden dat cliënt geen behoefte heeft aan een verder overleg met uw cliënt indien hij zijn eigen weg wenst te bewandelen.”

Partijen zijn vervolgens hun eigen weg gegaan in hun onderhandelingen met [naam bedrijf], onwetend wat zich tussen [naam bedrijf] en de andere partij afspeelde.

2.8

Op 12 juli 2006 heeft [naam bedrijf] met alleen [geïntimeerde] een vaststellingsovereenkomst (een Settlement agreement & release) gesloten. Op grond daarvan heeft [naam bedrijf] een bedrag aan [geïntimeerde] uitgekeerd als afkoopsom ter beëindiging van hun discussie over de status van de monopolaire pen en met name over de vraag of dit al dan niet een royalty bearing product was.

2.9

Bij brief van 19 augustus 2007 heeft [geïntimeerde] aan [appellant] bericht dat hij $ 500,000 (€ 365.621,44) van [naam bedrijf] had ontvangen en daarvan 35% aan [appellant] zou overmaken.

2.1

Op 13 juli 2009 heeft [naam bedrijf] een
“Dr. Sie Agreement Summary”aangeleverd waarin zij de aan [geïntimeerde] betaalde bedragen ad in totaal $ 725.000 heeft opgenomen (naast de drie One-time Payments nog een Royalty Payment op 30 juli 2007 van $ 500.000 en een Royalty Payment-Final op 5 december 2008 van $ 100.000; zie productie E-6 bij akte van [geïntimeerde] na tussenvonnis van 14 augustus 2013). Bij afrekening van 15 juli 2009 heeft [geïntimeerde] aan [appellant] bericht dat deze nog recht had op € 148.885,65 (zie Hauw Sies afrekening, productie 3 bij conclusie van antwoord) onder aftrek van advocaatkosten ad € 13.119,14. Het saldo hiervan heeft [geïntimeerde] in de loop van juli 2009 aan [appellant] overgemaakt. Bij brief van 14 januari 2010 heeft (de advocaat van) [appellant] bezwaar gemaakt tegen de totale afrekening en aanspraak gemaakt op een aanvullende betaling van in totaal € 38.235,84.

2.11

[naam bedrijf] heeft op 10/30 augustus 2011 ook met [appellant] een Mutual Release and Settlement Agreement gesloten (productie 4 bij dagvaarding in eerste aanleg). Op grond daarvan heeft [naam bedrijf] tegen finale kwijting onder algemene titel (35% x ($ 925,000 - $ 725,000) =) $ 70,000 exclusief aan [appellant] uitgekeerd, waartegenover deze zijn verdere aanspraken op [naam bedrijf] uit hoofde van de licentieovereenkomst heeft laten varen. In artikel 10 vrijwaart [naam bedrijf] [appellant] tegen claims van [geïntimeerde].

2.12

Naar aanleiding van de vordering van [appellant] tot een aanvullende betaling van voormeld bedrag van € 38.235,84 heeft de rechtbank Oost-Nederland, zittingsplaats Zwolle, bij vonnis van 27 maart 2013 [geïntimeerde] veroordeeld om het in rov. 4.25 van dat vonnis gespecificeerde bedrag van € 24.626,36 met rente en kosten aan [appellant] te betalen en het meer of anders gevorderde afgewezen. Bij arrest van 4 februari 2014 (productie bij memorie van grieven) heeft dit hof, locatie Leeuwarden, [appellant] als geïntimeerde van de instantie ontslagen, zodat dat vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen. [geïntimeerde] heeft aan dat vonnis voldaan.

2.13

[appellant] weigert nu het door hem van [naam bedrijf] ontvangen bedrag van $ 70,000 op zijn beurt met (onder meer) [geïntimeerde] te delen.

3.Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

3.1

[geïntimeerde] heeft, samengevat, veroordeling van [appellant] gevorderd tot betaling aan hem van 40% plus de aan hem door [naam onderzoeker] en [betrokkene] gecedeerde aandelen van 12,5% en 12,5%, derhalve 65% van het bedrag van $ 70,000, waarvan de tegenwaarde op 30 augustus 2011 € 31.592,67 bedroeg, vermeerderd met rente en kosten.

3.2

Bij vonnis van 5 december 2012 heeft de rechtbank de incidentele vordering van [geïntimeerde] tot voeging van deze zaak met de destijds tussen partijen bij de rechtbank Zwolle-Lelystad aanhangige zaak (zie rov. 2.12) afgewezen. Bij vonnis van 20 februari 2013 heeft de rechtbank de incidentele vordering van [appellant] tot oproeping in vrijwaring van [naam bedrijf] toegewezen. Na een, bij vonnis van 10 april 2013 bevolen, comparitie van partijen heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 17 juli 2013 [geïntimeerde] tevergeefs bevolen de door hem met [naam bedrijf] gesloten vaststellingsovereenkomst over te leggen en ten slotte heeft de rechtbank bij eindvonnis van 27 november 2013 [appellant] veroordeeld tot betaling aan [geïntimeerde] van 40% van het bedrag van $ 70,000 ofwel € 19.441,64, verminderd met 40% van [appellant] ’ incassokosten bij [naam bedrijf] van € 28.176,23 en verminderd met € 11.270,49, hetgeen per saldo neerkomt op € 8.171,15, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen onder compensatie van de proceskosten.

3.3

Met zijn hoger beroep komt [appellant] op tegen deze veroordeling. Inmiddels heeft hij aan het bestreden eindvonnis voldaan.

4.De beoordeling van de grieven en de vorderingen

4.1

Voor de comparitie had [appellant] zijn procesdossier overgelegd met vier als zodanig genummerde producties bij de inleidende dagvaarding. Ter comparitie bleek [geïntimeerde] zich op het standpunt te stellen dat hij tevens het gehele procesdossier van de procedure voor de rechtbank Zwolle-Lelystad als vijfde productie onder A. tot en met K. in het geding had gebracht, zoals nu door hem gefourneerd. Zoals reeds ter comparitie door het hof met [geïntimeerde] besproken, blijkt echter niet uit de inleidende dagvaarding noch uit enige conclusie of akte van [geïntimeerde] dat hij dat andere procesdossier in deze procedure in het geding heeft gebracht. Integendeel: bij memorie van grieven heeft [appellant] als doorgenummerde productie 5 een andere productie in het geding gebracht. [geïntimeerde] heeft dat andere procesdossier derhalve niet naar de uit artikel 85 lid 1 Rv in verband met artikel 353 lid 1 Rv voortvloeiende eis ingeroepen c.q. in het geding gebracht, zodat het hof daarvan mét [appellant] geen kennis zal nemen.

4.2

Uit de overeenkomst van 13 maart 1997 in samenhang met artikel 3:166 BW vloeit voort dat tussen [geïntimeerde], [appellant] , [naam onderzoeker] en [betrokkene] een gemeenschap heeft bestaan ter zake van de kosten en de exploitatieopbrengsten onder de licentieovereenkomst. Volgens hun overeenkomst van 13 maart 1997 bedroegen hun aandelen respectievelijk 40%, 35%, 12,5% en 12,5%. Met inachtneming daarvan heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad bij vonnis van 27 maart 2013 [geïntimeerde] veroordeeld tot betaling aan [appellant] van 35% van het saldo dat [geïntimeerde] op grond van de licentieovereenkomst van [naam bedrijf] had ontvangen. Anders dan [appellant] aanvoert, heeft dit vonnis geen gezag van gewijsde wat betreft de $ 70,000 die hij op zijn beurt in verband met de licentieovereenkomst van [naam bedrijf] heeft ontvangen, aangezien deze opbrengst en haar rechtsgrond daarin niet is beoordeeld. Afgezien daarvan geldt echter als uitgangspunt dat de deelgenoten alle exploitatieopbrengsten uit de licentieovereenkomst naar redelijkheid en billijkheid met elkaar (naar ieders gerechtigdheid) behoren af te rekenen, tenzij partijen anders zouden zijn overeengekomen dan wel een vergoeding in redelijkheid niet als een voor verdeling vatbare opbrengst zou zijn aan te merken.

4.3

In 2005 zijn [geïntimeerde] en [appellant] , op grond van hun uiteenlopende inschatting van de verhaalbare royaltyopbrengsten, ten opzichte van [naam bedrijf] ieder hun eigen weg gegaan, zoals voorzien door (de advocaat van) [geïntimeerde] in zijn e-mail van 11 april 2005 als vervolg op zijn brief van 28 februari 2005. Op grond daarvan mocht [appellant] er redelijkerwijs op vertrouwen dat elk van de deelgenoten een door hem bij [naam bedrijf] ter zake van de monopolaire pen bedongen beëindigingsvoordeel uitsluitend binnenhaalde voor diens eigen aandeel. Er zijn geen aanwijzingen gesteld of gebleken die voor partijen zouden rechtvaardigen om aan te nemen dat ieders eigen beëindigingsactie ook gevolgen zou kunnen hebben voor de inmiddels door de vier licentiegevers onmiskenbaar opgebouwde rechten op exploitatieopbrengsten.

Uit de door [appellant] met [naam bedrijf] op 10/30 augustus 2011 gesloten Mutual Release and Settlement Agreement blijkt niet meer dan dat, zoals in de vierde considerans ervan vermeld, tussen partijen bepaalde twistpunten zijn ontstaan over hun rechten en verplichtingen onder de licentieovereenkomst. Met name wordt daarin niet verwezen naar verkoopcijfers of andersoortige exploitatiecijfers van de vinding die van belang zouden kunnen zijn voor de bepaling van royalties op de voet van artikel III, paragraaf G van de licentieovereenkomst. In het licht van de voorgeschiedenis tussen [geïntimeerde] en [appellant] en bij gebreke van indicaties in een andere richting moet ervan worden uitgegaan dat [appellant] en [naam bedrijf] daarbij een einde hebben willen maken aan het geschil over de status van de monopolaire pen en met name over de kwestie of dit al dan niet een royalty bearing product was. Op dit punt waren [appellant] en [geïntimeerde], zoals gezegd, ieder hun eigen weg gegaan, zodat [appellant] er op mocht vertrouwen dat de door hem wegens dit dispuut bedongen uitkering van $ 70,000 uitsluitend aan hem toekwam en niet ter verdeling behoefde te worden ingebracht.

4.4

[geïntimeerde] heeft wel aangevoerd dat hij toch ook zijn door hem bij [naam bedrijf] binnengehaalde vergoeding van $ 725.000 op basis van de
“Dr. Sie Agreement Summary”van 13 juli 2009 heeft verantwoord aan en gedeeld met [appellant] , zodat deze € 148.885,65 minus € 4.591,70 plus uiteindelijk nog eens € 24.626,36 heeft ontvangen. Dat mag zo zijn en het werpt een licht op de wijze waarop [geïntimeerde] de beslissing om uiteen te gaan in relatie tot de overeenkomst van 13 maart 1997 (zie 2.1) heeft opgevat, maar niet blijkt dat het hier gaat om een extra einduitkering in verband met het dispuut over de monopolaire pen, zodat deze nog conform die overeenkomst verdeeld moest worden. Eerst bij gelegenheid van de comparitie na de memorie van antwoord in hoger beroep heeft [geïntimeerde], na uitvoerige ondervraging door het hof, uiteengezet dat de door hem met [naam bedrijf] gesloten deal hierin bestond dat [naam bedrijf], ondanks de achterblijvende omzetten, aanvaardde ervan uit te gaan dat de in artikel III paragraaf G van de licentieovereenkomst genoemde licentievergoeding was volgelopen voor de First Royalty Cap(acity) van $ 525,000 en nog een Royalty Payment-Final van $ 100,000. [appellant] heeft steeds gemotiveerd betwist dat hierin een afkoopsom was gelegen; volgens hem betrof het een normale afrekening.

4.5

Op grond van artikel 21 Rv was [geïntimeerde] verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Ook artikel 3:173 BW verplicht hem voor zijn beheer voor de overigen bij het einde van het beheer rekening en verantwoording af te leggen. In haar tussenvonnis van 17 juli 2013 heeft de rechtbank dan ook terecht met een beroep op artikel 22 Rv aan [geïntimeerde] bevolen de door hem met [naam bedrijf] gesloten vaststellingovereenkomst over te leggen. Dit betreft de Settlement agreement & release van 12 juli 2006. [geïntimeerde] heeft deze overeenkomst, eenvoudig op te vragen bij [naam bedrijf], echter niet in het geding gebracht, ook niet nadat het hof hem ter comparitie daartoe uitdrukkelijk een laatste gelegenheid had geboden. Hierdoor kunnen [appellant] en het hof niet beoordelen of en zo ja welke voordelen die overeenkomst van 12 juli 2006 op basis van welke grondslagen omvatte. Nu bovendien als onweersproken vaststaat dat [geïntimeerde], anders dan [appellant] , zijn relatie met [naam bedrijf] heeft voortgezet en na 1997 voor haar bezoldigde werkzaamheden heeft verricht, blijft aan gerede twijfel onderhevig of [geïntimeerde] niet meer voordelen heeft verkregen dan zoals opgenomen in de enkel door hem overgelegde afrekening. Als de lezing van [geïntimeerde] dat álle voordelen dienen te worden verdeeld, juist zou zijn, zouden die meerdere voordelen eveneens in een eindafrekening moeten worden betrokken indien [appellant] zou zijn gehouden tot inbreng van zijn $ 70,000. Onderzoek daarnaar is als gevolg van de weigering van [geïntimeerde] onmogelijk gebleken. Ook daarom moet zijn vordering worden afgewezen.

4.6

De incidentele vordering van [appellant] tot overlegging van dit document uit hoofde van artikel 843a Rv behoeft daarom geen afzonderlijke bespreking meer, maar komt, gelet op het voorgaande, niet onterecht voor.

4.7

[geïntimeerde] heeft geen feiten en/of omstandigheden te bewijzen aangeboden die, indien bewezen, tot een andere beslissing zouden moeten leiden.

5.De slotsom

5.1

De grieven 1 tot en met 4 zijn terecht voorgesteld (grief 5 behoeft geen behandeling meer), zodat de beide bestreden vonnissen zullen worden vernietigd. Het door [geïntimeerde] in de hoofdzaak gevorderde zal alsnog volledig worden afgewezen. De incidentele vordering van [appellant] behoeft geen afzonderlijke behandeling meer.

5.2

Als de in het ongelijk te stellen partij zal [geïntimeerde] worden veroordeeld in de kosten van beide instanties inclusief die van [appellant] ’ vrijwaringsincident in eerste aanleg en van zijn niet onterechte incident in hoger beroep.

De kosten voor de procedure in eerste aanleg aan de zijde van [appellant] zullen worden vastgesteld op:

- griffierecht € 821,00

subtotaal verschotten € 821,00

- salaris advocaat
€ 2.026,50(3,5 punten x tarief III)

totaal € 2.847,50.

De kosten voor de procedure in hoger beroep in de hoofdzaak en in het incident aan de zijde van [appellant] zullen worden vastgesteld op:

- explootkosten € 77,52

- griffierecht
€ 704,00

subtotaal verschotten € 781,52

- salaris advocaat
€ 948,00(1,5 punt x appeltarief I)

totaal € 1.729,52.

5.3

Als niet weersproken zal het hof ook de gevorderde wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten toewijzen zoals hierna vermeld.

6.De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

vernietigt de vonnissen van de kantonrechter in de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, van 17 juli 2013 en van 27 november 2013 en doet opnieuw recht:

wijst het door [geïntimeerde] in de hoofdzaak gevorderde af;

verstaat dat het incident geen afzonderlijke behandeling meer behoeft;

veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties inclusief het vrijwaringsincident en het incident in hoger beroep, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van [appellant] wat betreft de eerste aanleg vastgesteld op € 821 voor verschotten en op € 2.026,50 voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief en tot aan deze uitspraak wat betreft het hoger beroep vastgesteld op € 781,52 voor verschotten en op € 948 voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit arrest, en – voor het geval voldoening binnen bedoelde termijn niet plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

veroordeelt [geïntimeerde] in de nakosten, begroot op € 131, met bepaling dat dit bedrag zal worden verhoogd met € 68 in geval [geïntimeerde] niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan deze uitspraak heeft voldaan én betekening heeft plaatsgevonden;

verklaart dit arrest voor zover het de hierin vermelde proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.W. Steeg, L.M. Croes en A.S. Gratama, en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 29 augustus 2017.