ECLI:NL:RBOBR:2023:5566

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/398005 / KG ZA 23-536

Vonnis in kort geding van 30 november 2023

in de zaak van

1.de vennootschap naar vreemd recht SEVEN TOWNS LIMITED,

gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk),

2. de vennootschap naar vreemd recht
BOTI GLOBAL LIMITED,

gevestigd te Hong Kong (China),

3. de besloten vennootschap
BOTI EUROPE B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaten mrs. R.A.C. Stoop en S.N. Naäman te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap
TOI-TOYS B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaten mrs. L.E.J. Jonker, P.R.C. Ballings en L.A.E. van de Mortel.

Partijen zullen hierna Seven Towns, Boti Global en Boti Europe (samen Seven Towns & Boti c.s.) en Toi-Toys genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

De procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 6 oktober 2023 met 24 producties;
de akte houdende overlegging nadere productie van de zijde van Seven Towns & Boti c.s.;
de brieven van 24 november 2023 van mr. Ballings met de eis in reconventie en producties 1 tot en met 7;
de brief van 27 november 2023 van mr. Ballings met producties 8 tot en met 10;
de mondelinge behandeling op 28 november 2023, waarbij enkele toehoorders van de zijde van Seven Towns & Boti c.s. via een online Teamsverbinding zijn verschenen en door beide partijen verschillende producten zijn getoond en gepresenteerd;
de pleitnota van mrs. Stoop en Naäman namens Seven Towns & Boti c.s.;
de pleitnota van mrs. Van de Mortel en Ballings.

1.2.

Ten slotte heeft de voorzieningenrechter bepaald dat vandaag vonnis wordt gewezen.

2.De feiten

2.1.

Tussen Seven Towns & Boti c.s. aan de ene zijde en Toi-Toys aan de andere zijde is in geschil of Toi-Toys met het product dat zij verhandelt onder de naam “Squishy Factory” inbreuk maakt op de auteursrechten op het product “Stuff-A-Loons” en het later doorontwikkelde product “Squishy Maker” van Seven Towns & Boti c.s. en of dat “Squishy Factory” van Toi-Toys een slaafse nabootsing is van de genoemde producten van Seven Towns & Boti c.s.

De “Squishy Maker” van Seven Towns & Boti c.s. en het inbreukmakende product “Squishy Factory” zijn hieronder afgebeeld.

Squishy Maker

Inbreukmakende product “Squishy Factory”

2.2.

Seven Towns is een Engels bedrijf dat zich toelegt op het ontwerpen, produceren en aanbieden van innovatieve en creatieve speelgoedconcepten.

Boti Global is een Hongkongs bedrijf dat innovatieve speelgoedproducten voor kinderen ontwerpt, produceert en verkoopt.

Boti Europe betreft de in Nederland gevestigde Europese tak van Boti Global. Boti Europe is een 100% dochterbedrijf van Boti Global. Als zodanig is Boti Europe verantwoordelijk voor de distributie van zowel eigen producten als producten van derden in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

2.3.

Toi-Toys is een speelgoedleverancier die onder meer levert aan winkelketens (waaronder de Nederlandse winkelketen Action) in landen binnen en buiten Europa. Toi-Toys beschikt in Eindhoven over een magazijn met 60.000 m² aan opslagruimte.

2.4.

Seven Towns & Boti c.s. hebben het product “Doctor Squish Squishy Maker” op de markt gebracht. Met dit product kunnen gebruikers zelf zogenaamd knijpspeelgoed (squishies) maken. Het product is in 2022 bekroond met de verkiezing tot Speelgoed van het Jaar; een jaarlijkse erkenning door Stichting SpeelGoed Nederland van onderscheidende producten op de Nederlandse speelgoedmarkt. Op haar website zegt deze stichting onder andere het volgende over dit kwaliteitsstempel:
“Het label Winnaar Speelgoed van het Jaar geeft duidelijkheid, Het staat voor Goed Speelgoed. Gegarandeerd Goed Speelgoed. Daar kan je op vertrouwen”

En:

Originaliteit: dit speelgoed is geen illegale kopie van reeds bestaand speelgoed van een andere aanbieder. Copyright worden hier niet geschonden”

En:

“Wat is Goed Speelgoed?Goed Speelgoed koop je bij de speelgoedspecialist. Goed Speelgoed is veilig & getest, origineel & geen namaak, kwalitatief & optimaal speelplezier biedend, zo duurzaam mogelijk en inclusief; Goed Speelgoed sluit niemand uit”.

2.5.

De Squishy Maker is gebaseerd op een eerder product dat uit dezelfde samenwerking tussen Seven Towns & Boti c.s. is voortgekomen wat leidde tot een speelgoedproduct genaamd “Stuff-A-Loons”. Seven Towns is verantwoordelijk geweest voor het bedenken van het technische concept. BOTI Europe nam de uiterlijke vormgeving voor haar rekening en Boti Global heeft de uiteindelijke verhandeling verzorgd.

2.6.

Met de “Stuff-A-Loons” kunnen gebruikers zelf gevulde ballonnen maken.

Het STUFF-A-LOONS product

2.7.

In 2020 zijn Seven Towns en Boti Global een overeenkomst aangegaan, waarin werd vastgelegd dat de (intellectuele eigendoms)rechten op het in Nederland ontworpen Stuff-A-Loons product toekwamen aan Seven Towns, als bedenker van het oorspronkelijke spelconcept. Tegelijkertijd verkreeg Boti Global een wereldwijde exclusieve licentie op die rechten. Met een addendum op de eerdere overeenkomst tussen Seven Towns en Boti Global werden de (intellectuele eigendoms)rechten op de in Nederland ontwikkelde Squishy Maker onder de eerdere overeenkomst gebracht. Ook hier verkreeg Boti Global wereldwijd een exclusieve licentie op die rechten. De Squishy Maker werd uiteindelijk in juli 2022 geïntroduceerd.

2.8.

Op 20 oktober 2023 hebben Seven Towns & Boti c.s., na daartoe verlof te hebben verkregen, globaal conservatoir beslag gelegd op alle exemplaren van de Squishy Factory die zich op dat moment op het adres van gedaagde in het onder 2.3 genoemde magazijn in Eindhoven bevonden. Toi-Toys heeft slechts drie exemplaren van de Squishy Factory, getoond waarvan er twee duidelijk niet voor verkoop bestemd konden zijn (waterschade resp. missende verpakking).

2.9.

Op 20 oktober 2023 hebben Seven Towns & Boti c.s. Toi-Toys gelijktijdig gesommeerd vrijwillig medewerking te verlenen aan hun eisen. Een van de eisen was binnen zeven dagen alle relevante bescheiden ter beschikking te stellen die betrekking hebben op het invoeren, uitvoeren, aanbieden, inkopen, in voorraad houden en verhandelen van de Squishy Factory en een juist en volledig overzicht te verstrekken gestaafd door verifieerbare documentatie. Intussen werd een prijsverlaging van de Squishy Factory aangekondigd bij Action, van € 9,95 naar € 7,95.

2.10.

Toen een reactie op de sommatie uitbleef hebben Seven Towns & Boti c.s. op 27 oktober 2023 een tweede beslagrekest ingediend. Op 1 november 2023 werd het tweede verlof na een verhoor in de namiddag afgegeven. Het beslagverlof strekte zich ook uit tot “enige andere locatie die door, voor of namens Toi-Toys in gebruik is voor de opslag van het inbreukmakende product”.

2.11.

Toi-Toys bleek in Dordrecht nog een magazijn in gebruik te hebben waar 30.648 exemplaren van de Squishy Factory op 319 pallets lagen. De volgende ochtend werd hierop alsnog beslag gelegd, evenals 14.928 aanvullende exemplaren die nog in de tussenliggende nacht waren ontvangen. In totaal bleek het te gaan om 45.576 exemplaren.

2.12.

De heer [A] , CEO van Seven Towns, heeft in een e-mailbericht van 31 oktober 2023 aan de heer [B] van Action een eerder tussen hen gevoerd telefoongesprek bevestigd, inhoudende de mededeling van Action dat Action na die week de verkoop van het product Squishy Factory zal stopzetten tot “de uitkomst van ons geschil met Toi-Toys bekend is”. Ter zitting heeft de heer [A] toegelicht dat daarop een bevestiging is ontvangen van Action.

2.13.

Op 2 november 2023 heeft Toi-Toys kennelijk inhoudelijk op de sommatiebrief gereageerd maar dit bericht maakt geen deel uit van de processtukken.

2.14.

Vanuit Toi-Toys is bij bericht van 24 november 2023 aan de heer [A] bevestigd dat de verkoophandelingen van het product Squishy Factory gestaakt zijn en zullen blijven tot in ieder geval de uitkomst van dit kort geding.

3.Het geschil in conventie en reconventie

3.1.

Seven Towns & Boti c.s. vorderen bij wijze van voorlopige voorziening in elk geval bij vonnis maar zoveel mogelijk bij voorbaat alvast bij mondelinge beslissing ter zitting ex art. 29a Rv, telkens zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. Toi-Toys te verbieden om, onmiddellijk na betekening van dit vonnis,
primairbinnen de Europese Unie,
subsidiairbinnen Nederland, op enigerlei wijze inbreuk te maken op de auteursrechten van eiseressen, althans overigens onrechtmatig te handelen jegens Seven Towns & Boti c.s., door het aanbieden, verkopen, in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen of anderszins gebruiken van het product Squishy Factory;

B. Toi-Toys te gebieden om, binnen twee (2) dagen na betekening van dit vonnis, aan de advocaten van Seven Towns & Boti c.s. opgave te doen, welke opgave op juistheid en volledigheid gecontroleerd dient te zijn door de huisaccountant van Toi-Toys, en onder gelijktijdige overlegging van kopie van alle documentatie die nodig is om die opgave objectief op juistheid te kunnen controleren (zoals, maar niet beperkt tot, in- en verkoopfacturen, orderbevestigingen en transportdocumentatie), van:

(i) de hoeveelheid exemplaren van het product Squishy Factory (met verpakking) die Toi-Toys heeft laten produceren of heeft ingekocht en/of heeft besteld, inclusief de daarbij gehanteerde inkoopprijzen;

(ii) namen en adressen van al degenen aan wie Toi-Toys het product Squishy Factory heeft geleverd of verkocht, dan wel aan wie Toi-Toys een exemplaar van dit product heeft toegezonden, telkens slechts voor zover het zakelijke klanten en afnemers betreft;

(iii) de hoeveelheid exemplaren van het product Squishy Factory die door Toi-Toys aan ieder van de hierboven onder (ii) bedoelde klanten is geleverd of verkocht of door hen is besteld, inclusief de daarbij gehanteerde verkoopprijzen;

(iv) de hoeveelheid exemplaren van het product Squishy Factory dat Toi-Toys, of derden namens haar, in voorraad heeft;

waarbij deze opgave vergezeld dient te gaan van een schriftelijke verklaring van de (gezamenlijk bevoegde) directeur(en) en/of directrice(s) van Toi-Toys, door (ieder van) deze perso(o)n(en) ondertekend, dat deze opgave juist en volledig is, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid van de ondertekenaar;

C. Toi-Toys te bevelen om binnen drie (3) dagen na betekening van dit vonnis alle hiervoor onder B (ii) zakelijke klanten en afnemers, schriftelijk (met gelijktijdige kopie aan de advocaten van eiseressen) het volgende bericht te sturen, op het briefpapier van Toi-Toys en zonder enig verder commentaar:

“
Dear [X],

By judgment of [DATUM], the District Court of Eindhoven (the Netherlands) ruled that we infringed exclusive proprietary rights of Seven Towns Ltd., BOTI Global Ltd. and BOTI Europe B.V., by offering the Squishy Factory product for sale. The District Court ruled that this product is an unlawful copy of the Doctor Squish Squishy Maker of Seven Towns and BOTI.

In this same judgment, the District Court ordered us to inform you about this decision, and to request you to immediately return to us all Squishy Factory products that you still have in store or in stock. We will refund your payments for these items, as well as reimburse shipping costs, as well as any further costs and damages in this regard.

Kind regards,

Toi-Toys”

althans een in goede justitie te bepalen
recallbericht, waarin deze klanten en afnemers ook van dit vonnis op de hoogte worden gesteld;

D. Seven Towns & Boti c.s. te machtigen om, na verloop van vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis, op de markt aangetroffen exemplaren van het product Squishy Factory, in de gehele Europese Unie, dan wel in Nederland, op kosten van Toi-Toys te (doen) kopen, en Toi-Toys te bevelen het aankoopbedrag te betalen door overmaking op de rekening van Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur DLA Piper Nederland N.V. met IBAN [rekeningnummer] binnen vijf dagen nadat de advocaten van Seven Towns & Boti c.s. Toi-Toys een overzicht hebben gestuurd waarin de aankoopbedragen zijn gespecificeerd onder verwijzing naar kassabonnen betreffende de aankoop van de aangetroffen exemplaren van het product Squishy Factory, een en ander vermeerderd met vijfenzeventig euro (€ 75) per (web)winkel waarin het product Squishy Factory werd aangekocht (zulks ter dekking van de
recallkosten);

E. Toi-Toys te bevelen om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis haar gehele voorraad van het product Squishy Factory (door Toi-Toys zelf of door anderen namens Toi-Toys gehouden), alsmede de conservatoir beslagen exemplaren van het product Squishy Factory, alsmede de ingevolge C. hiervoor geretourneerde exemplaren van het product Squishy Factory, ter keuze van Seven Towns & Boti c.s., hetzij op een door Seven Towns c.s. te bepalen adres in Nederland af te geven, hetzij deze op eigen kosten in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Seven Towns c.s. te doen vernietigen, telkens met schriftelijke opgave aan de advocaten van Seven Towns c.s. van het totale aantal van het product Squishy Factory;

F. Toi-Toys te veroordelen tot betaling van een dwangsom van vijfentwintig duizend euro

(€ 25.000) voor iedere dag of ieder geval, zulks ter keuze van Seven Towns c.s., van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enig van de hiervoor onder A. tot en met E. bedoelde bevelen, onder maximering van de dwangsommen tot een totaalbedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (
de voorzieningenrechter gaat ervan uit dat in de dagvaarding abusievelijk tussen haakjes het getal € 500.000is genoemd);

G. Toi-Toys te veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding aan de zijde van Seven Towns c.s., zoveel mogelijk op de voet van art. 1019h Rv; en

H. zo nodig de termijn waarbinnen Seven Towns & Boti c.s. op grond van art. 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dienen te maken, te stellen op zes maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van dit vonnis.

3.2.

Aan deze vorderingen leggen Seven Towns & Boti c.s. het volgende ten grondslag.

3.3.

Ten eerste maakt Toi-Toys met de verhandeling van het inbreukmakende product Squishy Factory primair inbreuk op de auteursrechten in zowel de Squishy Maker als de Stuff-A-Loons, op basis van artt. 1 jo. 12 en 13 Aw. Alle auteursrechtelijk beschermde elementen van de vormgeving van de Stuff-A-Loons en de Squishy Maker zijn overgenomen in het product Squishy Factory. De totaalindrukken van deze producten zijn als gevolg hiervan nagenoeg identiek aan elkaar. Eventuele verschillen zijn dermate minimaal dat er geen sprake is van een oorspronkelijk werk dat vrij zou lopen. Dat is het meest vanzelfsprekend wanneer de originele Squishy Maker met het product Squishy Factory wordt vergeleken, maar ook wanneer de Stuff-A-Loons met het product Squishy Factory wordt vergeleken. Het inbreukmakende product Squishy Factory geldt daardoor als een ontoelaatbare verveelvoudiging en openbaarmaking van de Stuff-A-Loons en de Squishy Maker.

3.4.

Ten tweede handelt Toi-Toys met de verhandeling van het inbreukmakende product Squishy Factory ook overigens onrechtmatig jegens Seven Towns & Boti c.s., omdat het product een slaafse nabootsing betreft van de Squishy Maker. Toi-Toys heeft niet voldaan aan de op haar rustende plicht om nodeloze verwarring te voorkomen, terwijl de vormgeving van een dergelijke knijpspeelgoedmaker op allerlei manieren had kunnen afwijken van de Squishy Maker zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen. Toi-Toys heeft zelfs nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de Squishy Maker door – naast de overeenkomsten in vormgeving – ook grotendeels dezelfde kleurstellingen te gebruiken, en ook op de verpakking van het product Squishy Factory veelvuldig te verwijzen naar de Squishy Maker. Het feit dat op de verpakking van het product Squishy Factory een ander merk is aangebracht doet hier overigens niet aan af, alleen al niet omdat het product Squishy Factory zónder verpakking die markering niet duidelijk toont. Bovendien beschermt het leerstuk van slaafse nabootsing ook tegen indirecte verwarring en post sale verwarring, dat wil zeggen de verwarring die ontstaat doordat een consument bij het zien van een uitgepakt product een link legt met het originele product.

3.5.

Door de handel in het product Squishy Factory lijden Seven Towns & Boti c.s. ernstige schade. Deze schade omvat onder meer omzet- en winstderving als gevolg van verminderde inkomsten uit met name het product dat Toi-Toys evident heeft willen kopiëren, zijnde de authentieke Squishy Maker. Het inbreukmakende product Squishy Factory wordt namelijk voor een aanzienlijk lagere prijs verkocht dan het originele product, namelijk € 7,95-11,90, waar de originele Squishy Maker over het algemeen te koop is voor € 24,99-29,99 (d.w.z. voor slechts 40% van de originele prijs). Dat prijsverschil laat zich verklaren door het feit dat Toi-Toys de Squishy Maker slechts heeft gekopieerd en onder meer geen hoge investeringskosten had, ontwerp, marketing en licentievergoeding (royalties).

Ook veroorzaakt Toi-Toys verdere schade, zoals die als gevolg van de aantasting en uitholling van de auteursrechten in de Squishy Maker en de zorgvuldig opgebouwde marktpositie van de Squishy Maker. Eén en ander is des te schadelijker nu het hoogseizoen voor speelgoedverkopen op handen is, met dagen als Black Friday, Sinterklaas en Kerst in het verschiet. Seven Towns & Boti c.s. willen deze schade verhalen op Toi-Toys.

3.6.

Toi-Toys voert als verweer het volgende aan.
Onduidelijk is waar en bij welke partij de auteursrechten – voor zover die er zijn – zouden liggen. Toi-Toys maakt geen inbreuk op de Squishy Maker van Seven Towns & Boti c.s..

Het product Squishy Maker is technisch bepaald en - voor zover dat niet het geval is - kent het product slechts een minimale beschermingsomvang. Bovendien wijkt het product Squishy Factory van Toi-Toys dusdanig af van het product Squishy Maker van Seven Towns & Boti c.s. dat er geen sprake is van een gelijke totaalindruk. Tot slot is er ook geen sprake van slaafse nabootsing.

3.7.

Daarnaast vordert Toi-Toys in reconventie, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
- de conservatoire beslagen die Seven Towns & Boti c.s. ten laste van Toi-Toys heeft doen leggen onmiddellijk op te heffen,
- Seven Towns & Boti c.s. te veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding zoveel mogelijk op de voet van art. 1019h Rv.

3.8.

Op de overige stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling in conventie en in reconventie

Toepasselijk recht en rechtsmacht

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat Nederlands recht van toepassing is op hun rechtsverhouding en omdat Toi-Toys is gevestigd in Nederland en in dit arrondissement, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd.

Spoedeisend belang

4.2.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het spoedeisend belang van Seven Towns & Boti c.s. bij hun vorderingen evident is. Zij hebben immers gesteld dat zij schade hebben geleden en nog steeds lijden door de voortdurende inbreuk van Toi-Toys op hun (intellectuele eigendoms)rechten.

4.3.

Toi-Toys heeft weliswaar aangevoerd dat er nu geen verkoophandelingen door haar en/of Action worden verricht, maar ter zitting is desgevraagd toegelicht dat zij tot dusver geen enkele onderbouwing heeft gegeven over waar en bij wie op dit moment welke hoeveelheid goederen aanwezig is en in zoverre geen gevolg is gegeven aan de sommatie zoals onder rov. 2.9 is verwoord. De mededeling van Action dat Action de verkoop van het product Squishy Factory zal stopzetten totdat op dit geschil is beslist brengt daar geen verandering in. De voortdurende (dreigende) inbreuk voor Seven Toys & Boti c.s. moet bij gebreke van een deugdelijke weerlegging door Toi-Toys als aanwezig worden geacht.

Standpunt Seven Towns & Boti c.s.

4.4.

Seven Towns & Boti c.s. hebben het volgende aangevoerd.
Seven Towns is de houder is van alle rechten in zowel de Stuff-A-Loons als in de Squishy Maker. Het in Nederland gevestigde Boti Europe heeft zowel de uiterlijke verschijningsvorm van de Stuff-A-Loons en de Squishy Maker ontworpen. Boti Global heeft een exclusieve licentie op de rechten op beide speelgoedproducten verworven.
Voor deze zaak zijn relevant de exclusieve rechten in de driedimensionale vormgeving van zowel de Squishy Maker als de Stuff-A-Loons. De Stuff-A-Loons en de Squishy Maker gelden als auteursrechtelijk beschermde werken naar Nederlands recht, omdat mevrouw [C] als werkneemster van het in Nederland gevestigde Boti Europe beide ontwerpen heeft gecreëerd (art. 7 Auteurswet (Aw)). Voor zover zij haar werkzaamheden heeft gedelegeerd binnen haar team, geldt dat art. 6 Aw mevrouw [C] als maker aanwijst. In dit verband wijzen zij op de inhoud van de arbeidsovereenkomst tussen Boti Europe en mevrouw [C] . Zij heeft in haar verklaring van 18 oktober 2023 toegelicht dat zij als Head Marketing & Product Development eindverantwoordelijk is voor de ontwikkeling en markering van de verschillende ‘BOTI productlijnen’, waaronder de Stuff-A-Loons en Doctor Squish (Squishy Maker). Ze heeft voorts toegelicht dat zij aan de basis heeft gestaan van de ontwikkeling en het ontwerp van de Stuff-A-Loons en dat zij van daaruit dit product heeft door ontwikkeld tot de Squishy Maker. Mevrouw [C] sluit haar verklaring af met de mededeling dat het product door haar zelf is ontworpen tijdens haar dienstverband bij Boti Europe op basis van haar originele ontwerp van de Stuff-A-Loons.

4.5.

Volgens Seven Towns & Boti c.s. kwalificeren de driedimensionale vormgeving van zowel de Squishy Maker als de Stuff-A-Loons elk als zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artt. 1 jo. 10 Aw, aangezien de vormgeving van deze producten geldt als eigen intellectuele scheppingen van diens maker of, anders gezegd, eigen oorspronkelijke karakters hebben en het persoonlijke stempel van de maker dragen. Gezien de harmonisering van het werkbegrip, betekent dit dat deze driedimensionale vormgeving kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk in de gehele EU. Voor zover de voorzieningenrechter zou oordelen dat de Squishy Maker een auteursrechtelijk beschermd werk zou zijn dat is gebaseerd op een eerder werk (“de Stuff-A-Loons”), is van belang te benadrukken dat de Squishy Maker een bewerking betreft die zelfstandig voldoet aan de werktoets.

4.6.

Het geheel van deze elementen is volgens Seven Towns & Boti c.s. naar Nederlands recht aan te merken als zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk. Met het combineren van deze specifieke elementen heeft mevrouw [C] van Boti Europe een originele verschijningsvorm ontworpen die haar creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking brengt door vrije en creatieve keuzes te maken en het product dusdanig vorm gegeven dat het haar persoonlijkheid weerspiegelt. Dat de Squishy Maker enkele functionele kenmerken bezit, doet daar niet aan af. Omdat in 2022 vrijwel geen andere knijpspeelgoedmakers bestonden, is de Squishy Maker volgens Seven Towns & Boti c.s. uitermate origineel. Dat geeft deze vormgeving dan ook een ruime beschermingsomvang. Het is onder meer die originaliteit die leidde tot de verkiezing tot Speelgoed van het Jaar 2022. Als auteursrechthebbende is Seven Towns bevoegd (art. 28 Aw), en als exclusieve licentienemer is Boti bevoegd (art. 28 lid 6 Aw) deze auteursrechten jegens derden te handhaven.

4.7.

In aanvulling op de auteursrechtelijke bescherming van de Squishy Maker stellen Seven Towns & Boti c.s. dat dit product is beschermd tegen onrechtmatige slaafse nabootsingen ervan. Totdat de Squishy Maker in 2022 op de Nederlandse markt verscheen, bestond dit type product simpelweg nog niet. Gelijksoortige producten waren er daardoor niet, en voor zover dergelijke producten er tegenwoordig al zijn, geldt dat de vormgeving van de Squishy Maker daar duidelijk van afwijkt. Dat maakt dat de Squishy Maker een eigen gezicht op de Nederlandse markt heeft verworven. De erkenning als Speelgoed van het Jaar 2022 is een duidelijke bevestiging van dit eigen gezicht. Deze bescherming tegen slaafse nabootsingen houdt, kort gezegd, in dat derden verplicht zijn alles te doen dat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product, nodig en mogelijk is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. In dat geval is sprake van nodeloze verwarring, en dat is een vorm van oneerlijke mededinging.

4.8.

Seven Towns & Boti c.s. hebben geconstateerd dat in elk geval in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland een doe-het-zelf knijpspeelgoedmaker wordt verkocht onder de naam Squishy Factory, die vrijwel één-op-één gekopieerd blijkt van haar populaire Squishy Maker. Dit product lijkt in elk geval verkocht te worden via filialen van de Nederlandse winkelketen Action. Saillant daarbij is dat dit product op de aankoopbon van Action wordt aangeduid als ‘Squishy maker’, waardoor de intenties duidelijk zijn. Uit een vergelijking volgt dat het om een gekopieerd product gaat, dat bewust zo dicht mogelijk tegen de beschermde vormgeving van de Squishy Maker aanschurkt. Ten eerste valt direct op dat het samenstel tussen de handpomp en de bolvormige houder volledig is overgenomen. Daarbij wordt bovendien gebruik gemaakt van dezelfde opvallende kleuren, waardoor de gelijkenis onmiskenbaar is. De enige afwijking daarin is een andere afwijkende kleur op de handpomp. De verschillen betreffen slechts details en zijn daardoor verwaarloosbaar. Daarbij valt op dat Toi-Toys geen enkel geheim maakt van haar inspiratiebron. Zelfs ook de kreten “1. Pump it! 2. Fill it! 3. Squish it!” van de verpakking van de Squishy Maker zijn gekopieerd op de verpakking van de Squishy Factory. De vele verwijzingen op de verpakking van de Squishy Factory naar YouTube en TikTok zijn verder evidente verwijzingen naar Doctor Squish. Het eigen product van Toi-Toys kent namelijk geen noemenswaardige bekendheid op die sociale media.

Standpunt Toi-Toys

4.9.

Allereerst voert Toi-Toys aan dat als er al sprake zou zijn van auteursrechtelijke bescherming onduidelijk is bij welke partij deze rechten zou liggen in welk verband zij ook wijst op uitlatingen van “Doctor Squishy” op haar Youtube videokanaal. Nu onduidelijkheid bestaat over de vermeende auteursrechten leent dit kort geding zich er niet voor om dit bij een voorlopige voorziening vast te stellen.

Verder voert Toi-Toys aan dat zowel het ‘Doctor Squishy’ product als het ‘Stuff-A-Loons’ product voor het overgrote deel technisch zijn bepaald. Het zijn gebruiksvoorwerpen (speelgoed) die ontworpen zijn met bepaalde handelingen en met een bepaalde doelgroep voor ogen. Afhankelijk van welk product het precies betreft dient een doelgroep van jonge kinderen in staat te zijn om hetzij een ballon op te blazen en af te binden via een bepaalde methode, hetzij een balvormig flexibel omhulsel op te blazen, te vullen met bepaalde vloeistof en andere substantie en af te binden. Door de mate van technische bepaaldheid kan er – zo daar überhaupt sprake van is – slechts in beperkte mate sprake zijn van auteursrechtelijke bescherming voor beide producten.

Voor beide producten geldt dat er sprake is van een (hand)pomp deel en een bolvormig deel waarin de ballon/bol wordt opgeblazen/gevuld. Het (hand)pomp deel is nodig om lucht in/uit de bolvorm te pompen en de bolvorm is nodig om daarin de ballon/bol op te blazen. Het product is dus noodzakelijk van die twee elementen voorzien. Voorts is het technisch bepaald dat deze twee onderdelen aan elkaar zijn gekoppeld en ook vastgemaakt zijn. De vormgeving van de (hand)pomp is ook technisch bepaald. De (hand)pomp heeft een dusdanige grootte dat deze vastgepakt kan worden. Het bovenste deel van de (hand)pomp is groter gemaakt dan de cilinder zodat dat deel eenvoudig kan worden beetgepakt en omhoog en omlaag kan worden bewogen. De onderkant van de (hand)pomp bestaat uit ribbels die eraan bijdragen dat de (onderkant van) de (hand)pomp stevig kan worden vastgehouden om op die manier de (hand)pomp te bedienen. Er is per definitie een pomp nodig om vacuümdruk te creëren in de bolvorm. Ook de bolvorm is technisch bepaald, omdat er anders er geen ballon/bal in zou kunnen worden opgeblazen. Voorts is ook de grootte van de bolvorm technisch bepaald met het oog op de omvang van het beoogde eindproduct. Al deze elementen zijn mitsdien uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming, zodat voor de beoordeling of de producten kwalificeren als (zelfstandig) auteursrechtelijke werk en ook voor de beoordeling van de eventuele ontleningsvraag dient te worden geabstraheerd van die elementen en uitsluiten naar de overige kenmerken kan worden gekeken.

Het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker) komt geen zelfstandig auteursrechtelijke bescherming toe omdat het slechts een bewerking is van het eerder ontworpen ‘Stuff-A-Loons’-product. Voor de vraag of een bewerking als werk auteursrechtelijke bescherming toekomt, zijn enkel relevant de creatieve keuzes die door de maker van de bewerking zijn gemaakt. De oorspronkelijkheid van het ‘Stuff-A-Loons’-product kan niet bijdragen aan de gestelde oorspronkelijkheid van het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker). De vormgeving van het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker) is onvoldoende oorspronkelijk mede beoordeeld in het licht van het ‘Stuff-A-Loons’-product en mede gelet op hetgeen hiervoor is aangevoerd ten aanzien van de technische bepaaldheid. Het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker) kan niet als zelfstandig werk worden aangemerkt en daarom kan aan het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker) geen zelfstandige bescherming toekomen. In het geval sprake zou zijn van auteursrechtelijke bescherming op een van de producten van Seven Towns & Boti c.s. dan valt het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker) weg in die vergelijking omdat het geen zelfstandig werk is. Een eventuele vergelijking dient daarom plaats te vinden tussen het product van Toi-Toys en het ‘Stuff-A-Loons’-product.

Wanneer die twee producten worden vergeleken vallen direct de evident grote verschillen op, waardoor het product van Toi-Toys evident afwijkt van het ‘Stuff-A-Loons’-product zodat er geen sprake kan zijn van een auteursrechtinbreuk. De verschillen zijn daar te groot voor. Toi-Toys heeft meer dan voldoende creatieve keuzes gemaakt waardoor haar product voldoende afwijkt.

Zelfs als het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker) wel als een auteursrechtelijk beschermd werk zou moeten worden aangemerkt, dan valt het product van Toi-Toys niet onder de beschermingsomvang en maakt Toi-Toys geen inbreuk. De mogelijke gelijkenissen van bepaalde vormgevingskenmerken (geabstraheerd van de technische aspecten) tussen het product van Toi-Toys en het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker) zijn niet voldoende om een overeenstemmende totaalindruk te creëren en de verschillen zijn juist voldoende om wel een andere totaalindruk te geven. De kenmerkende afwijkingen van het product van Toi-Toys ten opzichte van het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker) zijn (onder andere) gelegen in het deel van de (hand)pomp van het Toi-Toys-product. Zo is de cilindervorm van de (hand)pomp aan de bovenkant niet voorzien van een ‘bloemachtig’ motief maar van een ‘druipend kaarsvet’ motief. Voorts is dit in een andere kleur aangebracht; oranje, en is het bovenste deel van de (hand)pomp ook anders vormgegeven. Voor wat betreft de bolvorm wijkt deze dusdanig af dat de kleur zeer diffuus wit is (en niet helder). Ook is aan de onderrand van de bolvorm een opvallende ‘rotsachtige’ rand aangebracht met uitsteeksel naar boven in tegenstelling tot de gladde rand van het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker). Dit brengt met zich mee dat zelfs als zou het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker) als zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk kwalificeren, zou er geen sprake zijn van een auteursrechtinbreuk.

Daarnaast is er ook geen sprake van slaafse nabootsing. Door de geconstateerde verschillen in het Toi-Toys product heeft Toi-Toys gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat er een gevaar voor verwarring ontstaat. Op elementen van de vormgeving waar het mogelijk was om een andere weg in te slaan heeft Toi-Toys voldoende afstand genomen van de vormgeving van het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker) en het ‘Stuff-A-Loons’-product. Daarnaast heeft het ‘Doctor Squish’-product (Squishy Maker) geen eigen gezicht op de markt en als dat al zo zou zijn, dan ontbreken die aspecten bij het Toi-Toys-product. Ook is er anders dan Seven Towns & Boti c.s. stellen geen sprake van een verwarring wekkende verpakking van het product van Toi-Toys en mocht dat al zo zou, dan is dit gevaar direct weggenomen door het gebruik van een andere merknaam.

Beoordeling

4.10.

De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop.

m.b.t. het auteursrechtEen auteursrechthebbende heeft het uitsluitend recht het auteursrechtelijk beschermde werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld (art. 1 Aw). Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, dat wil zeggen dat het een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk is; de zogenoemde werktoets. Dat geldt ook als het een gebruiksvoorwerp zoals speelgoed betreft dat deels door technische overwegingen is bepaald.

Onder de verveelvoudiging wordt mede verstaan iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt (art. 13 Aw). Een verveelvoudiging van een werk in gewijzigde vorm wordt als zelfstandig werk beschermd, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk (art. 10 lid 2 Aw).

Uit de genoemde artikelen in onderlinge samenhang bezien volgt dat:
- de maker van de bewerking geen rechten kan ontlenen aan de auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen die hij overneemt van het oorspronkelijke werk;
- de bewerking het auteursrecht op het oorspronkelijke werk ongemoeid laat, en:
- het auteursrecht van de bewerker is beperkt tot de elementen die de bewerker aan het origineel toevoegt en die aan de werktoets voldoen. Indien de bewerking aan de werktoets voldoet en daarnaast voldoende auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van het oorspronkelijke werk bevat, is de bewerking zowel een zelfstandig werk waarop het auteursrecht van de bewerker rust, als een verveelvoudiging van het oorspronkelijke werk, waarop het auteursrecht van de maker van het oorspronkelijke werk rust.

Indien het auteursrecht op het oorspronkelijke werk en dat op de bewerking in één hand zijn - zoals in dit geval - kan de auteursrechthebbende beide auteursrechten in stelling brengen tegen een derde die inbreuk maakt op deze auteursrechten (zie HR 07-07-2023 ECLI:NL:HR:2023:1070, rov. 3.2.2).

m.b.t. de slaafse nabootsingAangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindrukken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Daarbij behoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil (zie HR 07-07-2023 ECLI:NL:HR:2023:1070, rov. 3.5.2).

4.11.

Aan het verweer van Toi-Toys dat onduidelijk is gebleven wie van de partijen de auteursrechthebbende is, gaat de voorzieningenrechter voorbij. Uit de onder rov. 2.5 en 2.7 vastgestelde feiten blijkt de onderlinge (rechts)verhouding tussen de eisende partijen. Onder rov. 4.4 en 4.6 is toegelicht welke rol mevrouw [C] als werkneemster van Boti Europe hierin heeft gehad en deze toelichting is voorzien van in deze procedure ingebrachte documentatie waarmee dit wordt gestaafd. Uit de overgelegde documentatie blijkt genoegzaam dat de drie eisende partijen als auteursrechthebbende respectievelijk exclusief licentienemer bevoegd zijn handhavend jegens derden op te treden. Aan uitlatingen van ‘Doctor Squishy’ op Youtube kan voor de beoordeling van dit geschil geen relevante informatie worden ontleend. De voorzieningenrechter acht in dit verband de verklaring van mevrouw [C] relevant, waarin zij aangeeft dat zij in contact kwamen met Doctor Squishy, die de Stuff-A-Loons gebruikte om squishies mee te maken. Mevrouw [C] heeft toegelicht dat zij Doctor Squishy bereid hebben gevonden om in het kader van productpromotie haar naam te verbinden aan het product Squishy Maker.

4.12.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de driedimensionale vormgeving van zowel de Squishy Maker als de Stuff-A-Loons elk voorshands te kwalificeren als zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artt. 1 jo. 10 Aw.
Seven Towns & Boti c.s. hebben die auteursrechtelijk beschermde trekken van de Stuff-A-Loons als volgt omschreven:

“i. een samenstel van een handpomp aan de ene zijde, en een bolvormige, doorzichtige houder aan de andere zijde;

ii. waarbij de handpomp overwegend wit gekleurd is, en waarop een afwijkende kleur op de het stilstaande deel van de handpomp is aangebracht op een dusdanige manier dat het lijkt alsof die afwijkende kleur over het stilstaande deel van de handpomp naar beneden ‘druipt’;

iii. en waarbij diezelfde handpomp aan de bovenzijde een cirkelvormig, plat afgerond handvat heeft, in een fel roze kleur, en aan de zijkant een doorzichtig buisje met een bovenkant in dezelfde onder ii) genoemde afwijkende kleur;

iv. waarbij de doorzichtige houder een zachte witte waas heeft, en bovenop eindigt in een duidelijke, rechtopstaande rand, welke doorzichtige houder bovenop is voorzien van een extra gekleurde ring, en waarbij het onderste deel van die houder een paarse opstaande rand heeft en paars van binnen is; en

v. waarbij de handpomp en de houder samen een basis delen, in een paarse kleur, aangevuld met een extra deel waarin verschillende accessoires in doorzichtige buisjes (met kleurige kapjes) in de ronde inkepingen kunnen worden bewaard.”

Seven Towns & Boti c.s. hebben de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Squishy Maker (waar nodig met verwijzing naar het ontwerp van de Stuff-A-Loons) als volgt omschreven:

“i. min of meer hetzelfde samenstel als de Stuff-A-Loons , met een handpomp aan de ene zijde, en een bolvormige, doorzichtige houder aan de andere zijde;

ii. waarbij de handpomp, net als bij de Stuff-A-Loons overwegend wit gekleurd is, maar waarop juist (in afwijking van de Stuff-A-Loons) een andere afwijkende kleur op het stilstaande deel van de handpomp is aangebracht dan bij de Stuff-A-Loons, en weer op een dusdanige manier dat het lijkt alsof die afwijkende kleur over het stilstaande deel van de handpomp naar beneden ‘druipt’;

iii. en waarbij, net als bij de Stuff-A-Loons, diezelfde handpomp aan de bovenzijde een cirkelvormig, plat afgerond handvat heeft, maar juist (in afwijking van de Stuff-A-Loons) in een fel groene kleur, en weer aan de zijkant een doorzichtig buisje met een bovenkant in dezelfde onder ii) genoemde andere afwijkende kleur;

iv. waarbij de doorzichtige houder, net als bij de Stuff-A-Loons, een zachte witte waas heeft, en bovenop eindigt in een duidelijke, rechtopstaande rand, maar waarbij (in afwijking van de Stuff-A-Loons) de extra gekleurde ring is weggelaten, en waarbij (in afwijking van de Stuff-A-Loons) het onderste deel van de binnenkant fel groen van binnen is;

v. waarbij, net als bij de Stuff-A-Loons, de handpomp en de houder samen een basis delen, maar (in afwijking van de Stuff-A-Loons) in dezelfde felle groene kleur als genoemd onder iii);

vi. en waarbij (in afwijking van de Stuff-A-Loons) het opvallende aanvullende extra deel met accessoires in doorzichtige buisjes is weggelaten.”

4.13.

Het beroep van Toi-Toys op de technische bepaaldheid van de betrokken producten - die (daarom) geen bescherming opleveren - miskent de hiervoor onder 4.12 genoemde creatieve aspecten. De voorzieningenrechter heeft het in dit verband opmerkelijk gevonden dat namens Toi-Toys tijdens de zitting met droge ogen is betoogd dat zelfs de herkenbare (fel) groene kleur “technisch bepaald” zou zijn. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt Toi-Toys met de verhandeling van het product Squishy Factory wel degelijk inbreuk op de auteursrechten van Seven Towns & Boti c.s. omdat auteursrechtelijk beschermde elementen van de vormgeving van de Stuff-A-Loons en de vormgeving en kleurstelling van de Squishy Maker zoals hiervoor onder 4.12 zijn beschreven zijn nagebootst in het product Squishy Factory. Anders dan Seven Towns & Boti c.s. stellen zijn de totaalindrukken van deze producten als gevolg hiervan niet aan te merken als nagenoeg identiek aan elkaar maar is wel degelijk sprake van ongeoorloofd ‘bewerken’ van het originele werken. Het product Squishy Factory geldt daardoor als een ontoelaatbare verveelvoudiging en openbaarmaking van de Stuff-A-Loons en de Squishy Maker. Daarmee is de voorzieningenrechter van oordeel dat er sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van Seven Towns & Boti c.s..

4.14.

Met de verhandeling van het product Squishy Factory zorgt Toi-Toys ook voor verwarring bij de consument met de Stuff-A-Loons en de Squishy Maker. Daarbij gaat het om de onmiskenbare gelijkenis tussen de producten met name met de Squishy Maker, de verstrekte informatie op de verpakking en de verwijzing naar sociale media. Hierdoor heeft Toi-Toys op ontoelaatbare wijze willen meeliften op het succes van een ander. Naast de geconcludeerde inbreuk op de auteursrechten, is de voorzieningenrechter van oordeel dat ook sprake is van slaafse nabootsing door Toi-Toys.

4.15.

Het voorgaande betekent het volgende voor de door Seven Towns & Boti c.s. ingestelde vorderingen.

4.16.

Het auteursrechtelijke werkbegrip in de Europese Unie is geheel geharmoniseerd, ook voor werken van toegepaste kunst (verg. HR 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:508 (Vitra/Kwantum). Dat betekent dat de Nederlandse rechter zal moeten aannemen dat een werk van toegepaste kunst dat naar de door hem toegepaste maatstaven voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt in alle lidstaten van de EU als werk is beschermd. Ook de inbreuktoets moet daarvoor overal in de EU dezelfde zijn. De vraag is of de exclusieve rechten die toekomen aan de auteursrechthebbende, en de daarmee samenhangende vraag naar de beschermingsomvang van die rechten, ook volledig zijn geharmoniseerd. In dit geval is sprake van nabootsingen die niet (nagenoeg) identiek zijn aan het werk onder die geharmoniseerde rechten vallen. Het maken van zulke nabootsingen kan worden aangemerkt als het ‘bewerken’ van het originele werk. De voorzieningenrechter heeft niet kunnen vaststellen dat het recht op het maken van een bewerking is geharmoniseerd en aldus op grond van het geharmoniseerde recht ook in andere EU-landen kan worden opgetreden tegen bewerkingen en, zo ja, of de toets daarvoor in alle lidstaten dezelfde is. Hierin ziet de voorzieningenrechter aanleiding het onder A. primair gevorderde af te wijzen en enkel het subsidiair gevorderde toe te wijzen op de hierna te melden wijze.

Daaraan zal een dwangsom (zoals gevorderd onder F.) worden verbonden, met dien verstande dat de voorzieningenrechter aanleiding ziet aan dit verbod een dwangsom per eenheid op te leggen. Daaraan zal een maximum worden verbonden.

4.17.

Verder hebben Seven Towns & Boti c.s. recht op en (spoedeisend) belang bij de onder B. gevorderde verkrijging van een juiste en volledige opgave van alle in- en verkoopinformatie met betrekking tot het product Squishy Factory (op basis van artt. 28 lid 9 Aw en 6:103 BW). Uit het verloop van de gelegde beslagen en de daaropvolgende prijsverlaging van het product Squishy Factory en het gegeven dat tijdens de zitting is gebleken dat niet is voldaan aan de sommatie volgt ontegenzeggelijk dat het nodig is dat Toi-Toys Seven Towns & Boti c.s. duidelijkheid van zaken biedt door inzage te geven. De voorzieningenrechter is met Seven Towns & Boti c.s. van oordeel dat van Toi-Toys in dit geval mag worden verlangd dat zij haar huisaccountant erbij betrekt om deugdelijkheid van de te verstrekken gegevens te controleren en dat Toi-Toys die informatie aan die huisaccountant verstrekt om een dergelijke controle mogelijk te maken.
De voorzieningenrechter ziet voorshands onvoldoende spoedeisend en zwaarwegend belang aan deze veroordeling toe te voegen dat Toi-Toys deze opgave vergezeld moet laten gaan van schriftelijke verklaring van de gezamenlijk bevoegde directeuren dat deze opgave juist en volledig is op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid van de ondertekenaar.

4.18.

Seven Towns & Boti c.s. hebben ook recht op en spoedeisend belang bij het terugroepen (vordering onder C.) uit de markt door Toi-Toys van alle door haar verhandelde exemplaren van het product Squishy Factory, voor zover aan professionele afnemers is geleverd (een recall op basis van artt. 28 lid 1 Aw en 6:162 BW). Daartoe behoren in elk geval Action in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Deze recall omvat alle door Toi-Toys in of vanuit geleverde exemplaren van het product Squishy Factory, ongeacht waar deze naar toe zijn vervoerd. Seven Towns & Boti c.s. hebben niet onderbouwd dat er nog aan andere dan de hiervoor genoemde afnemers is geleverd, waardoor de vordering onder B. slechts in zoverre zal worden toegewezen, dat indien uit de opgave van de namen van al degenen aan wie Toi-Toys het product Squishy Factory heeft geleverd of verkocht nog andere afnemers blijken dan de Action in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, ten aanzien van die gebleken afnemers ook een recall geldt.

4.19.

De onder D. gevorderde ‘bezemactie’ waarbij Seven Towns & Boti c.s. worden gemachtigd om op kosten van Toi-Toys exemplaren in de markt van het product Squishy Factory op te kopen en dat vermeerderd met € 75 per (web)winkel waarin het product werd aangekocht ter dekking van de recall kosten zal worden afgewezen. De wel toe te wijzen vorderingen geven Seven Towns & Boti c.s. naar het oordeel van de voorzieningenrechter vooralsnog voldoende houvast om zich ervan te kunnen vergewissen dat geen exemplaren van het product Squishy Factory meer op de markt aanwezig zullen zijn.

4.20.

Seven Towns & Boti c.s. hebben ook recht op en (spoedeisend) belang bij de vernietiging (met het oog op recycling) van de in voorraad resterende en aan Toi-Toys geretourneerde exemplaren van het product Squishy Factory, op kosten van Toi-Toys (op basis van art. 28 lid 1 Aw en 6:162 BW). De enkele omstandigheid dat vernietiging op zichzelf onomkeerbaar is, is geen beletsel voor toewijzing van deze vordering. Bovendien is ook niet gebleken dat het zinvol is om onderdelen voor hergebruik te behouden. Het is evident dat het hier om een bewerking van het origineel gaat waarbij Toi-Toys moedwillig en onrechtmatig aansluiting zoekt bij het succes van Seven Towns & Boti c.s.. Een bodemprocedure brengt daarin geen verandering. Voor zover Toi-Toys heeft gemeend dat er nog een afweging moet plaatsen tussen enerzijds het belang van Seven Towns & Boti c.s. bij de vernietiging van het product Squishy Factory en anderzijds het algemene belang van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu geldt dat zij dit onvoldoende heeft onderbouwd. Daarbij geldt dat Seven Towns & Boti c.s er blijk van hebben gegeven hiermee rekening te willen houden en bij voorkeur overgaan tot vernietiging van het product Squishy Factory met het oog op recycling.

4.21.

De onder F. gevorderde dwangsom zal worden toegewezen – naast hetgeen hierover reeds in r.o. 4.16 ten aanzien van de opgelegde geboden in het kader van de vorderingen onder B., C. en E. op de hierna te melden wijze.

4.22.

De termijn waarbinnen Seven Towns & Boti c.s. op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken, wordt bepaald op zes maanden te rekenen vanaf de dag van betekening van dit vonnis.

4.23.

Gelet op hetgeen is overwogen in conventie zal de eis in reconventie die strekt tot het opheffen van de gelegde beslagen worden afgewezen.

4.24.

Als in de in het ongelijk gestelde partij zal Toi-Toys in de proceskosten van Seven Towns & Boti c.s. in conventie en in reconventie worden veroordeeld. De voorzieningenrechter zal daarbij aansluiten bij de vastgestelde liquidatietarieven en ziet geen aanleiding op Toi-Toys te veroordelen in de door Seven Towns & Boti c.s. gevorderde daadwerkelijke kosten. De voorzieningenrechter zal toewijzen het tarief voor een normaal kort geding volgens de Indicatietarieven in IE-zaken.

4.25.

De kosten in conventie aan de zijde van Seven Towns & Boti c.s. worden begroot op:

dagvaarding: € 132,42
griffierecht: € 676,00
salaris advocaat:

Totaal: € 15.808,42

4.26.

Voor de kosten in reconventie wordt aangesloten bij de reguliere liquidatietarieven voor een kort geding; de kosten in reconventie aan de zijde van Seven Towns & Boti c.s. worden begroot op:

- salaris advocaat: € 508,00 (0,5 x € 1.016,00).

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1.

verbiedt Toi-Toys, om onmiddellijk na betekening van dit vonnis binnen Nederland op enigerlei wijze inbreuk te maken op de auteursrechten van Seven Towns & Boti c.s., althans overigens onrechtmatig te handelen door aanbieden, verkopen, in voorraad (doen) hebben (behoudens hetgeen nu onder de gelegde beslagen ligt), (doen) vervaardigen of anderszins verhandelen van het product Squishy Factory zoals beschreven en afgebeeld in rov. 2.1 van dit vonnis;

5.2.

veroordeelt Toi-Toys tot betaling van een dwangsom aan Seven Towns & Boti c.s. van € 25,00 ineens per eenheid van niet-nakoming van het onder 5.1 opgelegde verbod, tot een maximum van € 125.000,00 is bereikt;

5.3.

beveelt om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis aan advocaten van Seven Towns & Boti c.s. opgave te doen, welke opgave op juistheid en volledigheid gecontroleerd moet zijn door de huisaccountant van Toi-Toys onder gelijktijdige overlegging van kopie van alle documentatie die nodig is om die opgave objectief op juistheid te kunnen controleren van:
a. de hoeveelheid exemplaren van het product Squishy Factory (met verpakking) die Toi-Toys heeft laten produceren of heeft ingekocht, en/of heeft besteld, inclusief de daarbij gehanteerde inkoopprijzen;
b. namen en adressen van al degenen aan wie Toi-Toys het productSquishy Factory heeft geleverd of verkocht dan wel aan wie Toi-Toys een exemplaar van dit product heeft toegezonden, telkens slechts voor zover het zakelijke klanten of afnemers betreft;
c. de hoeveelheid exemplaren van het product Squishy Factory die door Toi-Toys aan ieder van de hierboven onder (b) bedoelde klanten is geleverd of verkocht of door hen besteld inclusief de daarbij gehanteerde verkoopprijzen;
d. de hoeveelheid exemplaren van het product Squishy Factory dat Toi-Toys of derden namens haar in voorraad heeft;

5.4.

beveelt Toi-Toys om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis alle hiervoor onder 5.3 onder b. bedoelde zakelijke klanten en afnemers, waartoe in elk geval behoren de Action Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, schriftelijk (met gelijktijdige kopie aan de advocaten van eiseressen) het volgende bericht te sturen, op het briefpapier van Toi-Toys en zonder enig verder commentaar:

“
Dear [X],

By judgment of 30 November 2023, the District Court of Oost-Brabant (the Netherlands) ruled that we infringed exclusive proprietary rights of Seven Towns Ltd., BOTI Global Ltd. and BOTI Europe B.V., by offering the Squishy Factory product for sale. The District Court ruled that this product is an infringing version of the Doctor Squish Squishy Maker of Seven Towns and BOTI.

Kind regards,

Toi-Toys”;

5.5.

beveelt Toi-Toys om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis haar gehele voorraad van het product Squishy Factory (door Toi-Toys zelf of door anderen namens Toi-Toys gehouden), alsmede de conservatoir beslagen exemplaren van het product Squishy Factory, alsmede de ingevolge 5.4 hiervoor geretourneerde exemplaren van het product Squishy Factory, ter keuze van Seven Towns & Boti c.s., hetzij op een door Seven Towns & Boti c.s., te bepalen adres in Nederland af te geven, hetzij deze op eigen kosten in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Seven Towns & Boti c.s., te doen vernietigen, telkens met schriftelijke opgave aan de advocaten van Seven Towns & Boti c.s., van het totale aantal van het product Squishy Factory;

5.6.

veroordeelt Toi-Toys tot betaling van een dwangsom aan Seven Towns & Boti c.s. van € 25.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.3., 5.4. en 5.5. uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 125.000,00;

5.7.

veroordeelt Toi-Toys in de proceskosten in conventie, aan de zijde van Seven Towns & Boti c.s. tot op heden begroot op € 15.808,42;

5.8.

bepaalt dat de termijn waarbinnen Seven Towns & Boti c.s., op grond van artikel 1019i Rv. een bodemprocedure aanhangig dient te maken op zes maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van dit vonnis;

5.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

5.11.

wijst de vordering af;

5.12.

veroordeelt Toi-Toys in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van Seven Towns & Boti c.s. tot op heden begroot op € 508,00;

5.13.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. T. Zuidema en in het openbaar uitgesproken op 30 november 2023.