Uitspraak
RECHTBANK Den Haag
Team handel
Zaak-/rolnummer: C/09/680317 / HA ZA 25-159
Vonnis van 1 april 2026
in de zaak van
de rechtspersoon naar buitenlands recht
DEMKA GMBHte Mannheim (Duitsland),
DEMKA GMBHte Mannheim (Duitsland),
eiseres in conventie, gedaagde in (deels voorwaardelijke) reconventie,
hierna te noemen: Demka,
advocaat: mr. G.T. Poot,
tegen
ENFA GROOTHANDEL B.V.te Rotterdam,
gedaagde in conventie, eiseres in (deels voorwaardelijke) reconventie,
hierna te noemen: Enfa,
advocaat: mr. B. Coskun.
1.De procedure
1.1.
Het procesdossier bestaat uit de volgende stukken:
- het vonnis in incident van 13 augustus 2025 en de daarin genoemde stukken;
- de conclusie van antwoord tevens eis in (voorwaardelijke) reconventie van 24 september 2025 met 1 productie;
- de conclusie van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie van 5 november 2025 met producties 10 en 17 tot en met 22;
- aanvullende producties 23 en 24 namens Demka van 15 januari 2026.
1.2.
Op 12 februari 2026 heeft de mondelinge behandeling van de zaak plaatsgevonden.
2.De feiten
Partijen
2.1.
Demka is een Duitse producent en groothandel van drank en levensmiddelen. Demka is houdster van het volgende Uniebeeldmerk dat op 30 april 2024 is aangevraagd en op 24 augustus 2024 onder nummer 018995037 is ingeschreven voor waren in de klassen 29, 30 en 32 (hierna: het Uniebeeldmerk):
2.2.
Enfa is opgericht in december 2014 en exploiteert in de Benelux een groothandel in drank en levensmiddelen. Enfa verkoopt op verschillende verkooppunten kaassticks onder de naam “Sefinem Çubuk Peynir” in de volgende verpakking:
Deze verpakking wordt hierna aangeduid als Verpakking 1.
2.3.
Per brief van 30 december 2024 heeft Demka Enfa erop gewezen dat zij door de verkoop van kaassticks in Verpakking 1 inbreuk maakt op het Uniebeeldmerk en Enfa gesommeerd de inbreuk te staken.
2.4.
Per e-mailbericht van 1 februari 2025 heeft Enfa betwist dat sprake is van merkinbreuk omdat er voldoende verschillen bestaan in de opmaak en verschijning van beide producten/verpakkingen. Zij heeft meegedeeld desalniettemin een nieuwe verpakking te ontwerpen.
2.5.
Sinds februari 2025 gebruikt Enfa de volgende verpakking voor de kaassticks:
Deze verpakking wordt hierna aangeduid als Verpakking 2.
Kort geding 2024
2.6.
Sinds de oprichting van Enfa in 2014 heeft Demka drank en levensmiddelen aan Enfa geleverd. Nadat Demka in oktober 2023 de zakelijke relatie met Enfa beëindigde, heeft Enfa in kort geding onder meer nakoming gevorderd van een “verklaring van overdracht” die in 2010 tot stand was gekomen tussen EN-FA Food v.o.f. en Demka, die in 2014 op Enfa zou zijn overgegaan. In een vonnis van 30 mei 2024 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland [1] de vordering van Enfa afgewezen. Voor het onderhavige geschil is van belang wat in 2.5 onder “De Feiten” is opgenomen en de hierna genoemde overwegingen:
Openstaande facturen en beslag
2.7.
Demka heeft in 2023 verschillende producten aan Enfa geleverd en heeft daarvoor in oktober 2023 vijf facturen gestuurd met een totaalbedrag van € 59.202,86. Enfa heeft deze facturen nog niet betaald.
2.8.
Demka heeft, na daartoe bij beschikking van 20 december 2024 verlof te hebben verkregen, op diezelfde datum conservatoir derdenbeslag gelegd op een aantal bankrekeningen van Enfa. Dit beslag is op 29 januari 2025 opgeheven, nadat Enfa aan Demka een bankgarantie heeft verstrekt voor een bedrag van € 76.960.
3.Het geschil
in conventie
3.1.
Demka vordert na eiswijziging – zakelijk weergegeven – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I. Enfa veroordeelt om uiterlijk binnen 24 uur na betekening van het vonnis in de Europese Unie iedere inbreuk op het Uniebeeldmerk van Demka te staken en gestaakt te houden, waaronder het verkopen, het leveren, het adverteren met, het in voorraad houden, of anderszins verhandelen van de ‘
Sefinem Cubuk Peyunir’-kaassticks;
Sefinem Cubuk Peyunir’-kaassticks;
II. Enfa veroordeelt om binnen vijf werkdagen na betekening van het vonnis alle overgebleven voorraad te vernietigen en aan de advocaat van Demka hiervan deugdelijk bewijs te verstrekken, ofwel alle overgebleven voorraad ter vernietiging toe te zenden aan het kantooradres van de advocaat van Demka;
III. Enfa beveelt binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van Demka schriftelijk, met deugdelijke bescheiden gestaafd, en door een onafhankelijke en gekwalificeerde accountant gecontroleerde en goedgekeurde, volledige opgave te doen van:
a. de datum waarop Enfa de inbreukmakende producten voor het eerst heeft verhandeld;
b. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die enfa in voorraad heeft gehad, heeft gedistribueerd, of heeft verzocht;
c. per inbreukmakend product de in- en verkoopprijs en de brutowinst per product;
d. een lijst van de naam- en adresgegevens van de (rechts)personen aan wie Enfa de inbreukmakende producten heeft verkocht of geleverd, onder vermelding van het exacte aantal van de inbreukmakende exemplaren per afnemer, de bijbehorende verkoopprijzen en de verkoop- en leverdata;
IV. voor recht verklaart dat:
a. Enfa merkinbreuk heeft gemaakt op het merk van Demka;
b. Enfa aansprakelijk is voor de schade die Demka door het gebruik van het Uniebeeldmerk lijdt;
c. Enfa verplicht is de winst die zij door het gebruik genoten heeft af te dragen aan Demka;
d. Enfa verplicht is de schade die Demka door het gebruik geleden heeft te vergoeden aan Demka;
V. Enfa verplicht, zodra de hoogte van de winstafdracht en schadevergoeding komen vast te staan, deze te betalen;
VI. bepaalt dat Enfa een dwangsom van € 1.000 verbeurt voor iedere dag – een gedeelte van die dag daaronder begrepen – waarmee aan het onder I, II, III of V bedoelde geen of niet volledig gehoor wordt gegeven tot een maximum van € 250.000, althans een in goede justitie te bepalen dwangsom met een in goede justitie te bepalen maximum;
VII. Enfa veroordeelt tot betaling van de volgende bedragen, althans in goede justitie te bepalen bedragen:
a. een bedrag van € 59.202,86 ten aanzien van de openstaande facturen;
b. wettelijke handelsrente tot de dag der algehele voldoening (tot 5 november 2025 berekend op € 15.317,20);
c. de buitengerechtelijke incassokosten thans ten hoogte van € 1.367,03;
d. de beslagkosten ten hoogte van € 1.663,30;
VIII. Enfa veroordeelt in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv [2] , waaronder in elk geval begrepen de advocaatkosten (PM). Een en ander, voor zover mogelijk, te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente vanaf het moment van dagvaarden tot aan de dag der algehele voldoening.
3.2.
Demka legt daaraan – samengevat – ten grondslag dat Enfa inbreuk maakt op haar Uniebeeldmerk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo Pro [3] door zonder haar toestemming een teken dat overeenstemt met het Uniebeeldmerk te gebruiken voor identieke waren (kaassticks), waardoor verwarring ontstaat bij het publiek. Demka stelt dat zowel Verpakking 1 als Verpakking 2 inbreuk maken op haar Uniebeeldmerk. Als gevolg van de inbreuk door Enfa lijdt Demka schade, die Enfa dient te vergoeden. Daarnaast is Enfa verplicht tot betaling van de facturen voor producten die Demka aan Enfa heeft geleverd. Enfa verkeert vanaf het verstrijken van de in de facturen genoemde fatale termijnen in verzuim en is vanaf die data wettelijke handelsrente verschuldigd. Bovendien maakte Demka al ver voor de registratie van haar Uniebeeldmerk en voor het gebruik van Enfa van Verpakking 1 al gebruik van een verpakking die is beschermd onder het Uniemerk.
3.3.
Enfa voert verweer dat strekt tot afwijzing van de vorderingen met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Demka in de proceskosten, vermeerderd met de nakosten.
3.4.
Enfa legt daaraan – samengevat – ten grondslag dat Duits recht van toepassing is op de facturen en dat zij de op de facturen genoemde bedragen op basis van dat recht kan verrekenen met haar openstaande (schade)vordering jegens Demka op grond van de verklaring van overdracht. Enfa zal in Duitsland een procedure jegens Demka aanhangig gaan maken om te laten vaststellen dat de verklaring van overdracht tussen Demka en EN-FA Food v.o.f. is overgegaan op Enfa alsmede het bestaan van en de hoogte van de (schade)vorderingen die Enfa op basis van die verklaring op Demka heeft. Bovendien had Demka haar de facturen al eerder kwijtgescholden en is zij deze niet meer verschuldigd. Verder stemt de door haar gebruikte verpakking niet overeen met het Uniebeeldmerk van Demka en is er geen sprake van verwarringsgevaar. Subsidiair is sprake van voorgebruik aan de zijde van Enfa waardoor zij geen merkinbreuk pleegt.
3.5.
Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.
in (deels voorwaardelijke) reconventie
3.6.
Enfa vordert in (deels voorwaardelijke) reconventie – zakelijk weergegeven – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I. onder de voorwaarde dat er wordt vastgesteld dat Enfa inbreuk heeft gemaakt op het Uniebeeldmerk van Demka:
primair:
a. het Uniebeeldmerk van Demka voor klassen 29/30/32 nietig verklaart;
subsidiair:
b. voor recht verklaart dat het gebruik van Enfa geen inbreuk vormt;
meer subsidiair:
c. eventuele maatregelen matigt en beperkt tot Benelux handelingen na 17 mei 2024, zonder vernietigingsplicht en accountantscontrole;
II. voor recht verklaart dat het gebruik van Verpakking 1 geen merkinbreuk oplevert;
III. voor recht verklaart dat Demka jegens Enfa aansprakelijk is voor de schade die Enfa heeft geleden en nog zal lijden door de gedwongen rebranding en gewijzigde verpakking, nader op te maken bij staat;
IV. Demka veroordeelt om aan Enfa tegen kwijting te voldoen de kosten van deze procedure, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis en – voor het geval voldoening binnen de bedoelde termijn niet plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;
V. Demka veroordeelt om aan Enfa tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen een bedrag aan nakosten van € 199,- voor het geval Demka niet binnen de wettelijk vereiste termijn van twee dagen na betekening aan het vonnis heeft voldaan.
3.7.
Enfa legt daaraan – samengevat – ten grondslag dat het Uniebeeldmerk oorspronkelijke onderscheidingskracht mist en/of bestaat uit gebruikelijke/banale elementen. Daarnaast is geen sprake van verwarringsgevaar tussen Uniebeeldmerk en Verpakking 1 en/of 2. Enfa is daarom onterecht gedwongen tot rebranding.
3.8.
Demka voert verweer dat strekt tot afwijzing van de vorderingen met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Enfa in de proceskosten, vermeerderd met de nakosten.
3.9.
Demka legt daaraan – samengevat – ten grondslag dat het Uniebeeldmerk groot onderscheidend vermogen heeft en afwijkt van andere verpakking door gebruik te maken van een jong kind dat op melk speelt, letters die rood omringd zijn met een witte binnenkant, een donkerblauwe achtergrond, rode boven- en onderkant, gebruik van melkspetters en niet van kaas en een groot golvend “raam” naar de kaassticks gelegen in het midden van de verpakking. Verpakking 1 en 2 leveren verwarringsgevaar op. Enfa lijdt geen schade vanwege rebranding, aangezien de rebranding door haar eigen toedoen noodzakelijk was. Bovendien heeft zij daar zelf voor gekozen en is de nieuwe verpakking ook inbreukmakend.
3.10.
Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.
4.De beoordeling
in conventie en (deels voorwaardelijke) reconventie
Verpakking 1 maakt inbreuk op het Uniebeeldmerk
4.1.
De rechtbank oordeelt dat Verpakking 1 inbreuk maakt op het Uniebeeldmerk van Demka op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo Pro.
4.2.
Van zogenaamde ‘sub b’-inbreuk is sprake als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt voor het aanbieden van dezelfde of overeenstemmende waren en/of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van die waren en/of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het bestaan van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, bestaande uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten. Hierbij moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen, met name de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de (mate van) overeenstemming van de betrokken waren of diensten en het - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt bepaald aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens c.q. soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd. [4]
Overeenstemming tussen de waren
4.3.
De waren zijn identiek. Het Uniebeeldmerk is geregistreerd voor melkproducten in klasse 29 en de producten die werden verkocht met gebruik van Verpakking 1 zijn kaassticks, ook melkproducten. Partijen zijn het hier ook over eens.
Overeenstemming tussen de tekens
4.4.
De rechtbank is van oordeel dat het Uniebeeldmerk en Verpakking 1 visueel in grote mate overeenstemmen. Geconstateerd moet worden dat beide tekens een rode boven- en onderrand hebben, het gedeelte daartussen blauw is, de meeste woorden witte letters hebben die rood zijn omrand of rode letters die wit zijn omrand. Beide tekens hebben in het midden een open frame waardoor de inhoud van de verpakking te zien is. Dit “raam” is bij beide ook rood en wit omrand. Bovendien is aan de onderkant van zowel het Uniebeeldmerk als Verpakking 1 op min of meer dezelfde positie melk en een jongetje met een wit shirt en blauwe broek afgebeeld. Verder komen de woorden “cheese”, “peynir” en het cijfer “8” op beide tekens voor en stemt het woord “yumurcak” op het Uniebeeldmerk visueel in redelijke mate overeen met het woord “yumyum” op Verpakking 1, evenals “8 käsesticks” met “8 cheese sticks”. Daartegenover staan ook enkele visuele verschillen. Op het Uniebeeldmerk staat bovenin het woord “yumurcak” en bij Verpakking 1 staat er “sefinem” op die plaats. Op het Uniebeeldmerk staat daaronder het beschrijvende “cheese fingers” en op het teken op diezelfde plek “cubuk peynir”.
4.5.
Begripsmatig bestaat er overeenstemming in het door beide partijen als onderscheidend bestanddeel aangemerkte jongetje, de afbeelding van een of meerdere kaassticks en de afgebeelde melk.
4.6.
Auditief bestaat er alleen overeenstemming tussen de beschrijvende woorden “8 käsesticks”, “8 cheese sticks” en “cheese”, waar het publiek minder aandacht aan zal schenken. Hierdoor is sprake van geringe auditieve overeenstemming.
4.7.
Concluderend oordeelt de rechtbank dat er een redelijke mate van overeenstemming bestaat tussen Uniebeeldmerk en Verpakking 1.
Verwarringsgevaar
4.8.
Gelet op de redelijke mate van overeenstemming tussen Uniebeeldmerk en Verpakking 1, het feit dat de tekens voor identieke waren worden gebruikt en het gemiddelde aandachtsniveau van het publiek, is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van Verpakking 1 gevaar voor verwarring bij het publiek oplevert. Het winkelend publiek kan bij de kaassticks van Enfa menen te maken te hebben met de kaassticks van Demka. Althans, bij dat publiek kan de indruk worden gewekt dat er wat betreft herkomst enig verband tussen beide producten bestaat.
4.9.
Het standpunt van Enfa, dat de woordelementen zo dominerend zijn dat de totaalindruk van Verpakking 1 totaal anders is dan die van het Uniebeeldmerk en dat van verwarring tussen beide aldus geen sprake kan zijn, kan niet worden gevolgd. Anders dan Enfa aanvoert, volgt uit rechtspraak van het Europese Hof van Justitie namelijk niet dat het woordelement van een samengesteld merk systematisch domineert binnen de totaalindruk die het oproept. [5] Om een dominerende rol voor een van de woordelementen aan te kunnen nemen, had Enfa meer moeten aanvoeren dan zij heeft gedaan. Dit geldt te meer nu een groot deel van de woorden zuiver beschrijvend zijn voor kaassticks en tussen partijen niet in geschil is dat het jongetje het meest onderscheidende bestanddeel is. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de woordelementen het aanwezige verwarringsgevaar tussen Uniebeeldmerk en Verpakking 1 bij het relevante publiek niet wegneemt.
4.10.
Anders dan Enfa aanvoert is de reputatie van het Uniebeeldmerk niet van belang voor de beoordeling van merkinbreuk op basis van sub b. Ook is het Uniebeeldmerk nog niet gebruiksplichtig, dus hoeft Demka daarvoor geen bewijs in te dienen. Enfa heeft wel terecht aangevoerd dat er pas sprake kan zijn van de inbreuk vanaf de datum van merkinschrijving en niet daarvoor al.
Conclusie
4.11.
Het voorgaande betekent dat Enfa met Verpakking 1 inbreuk heeft gemaakt op het Uniebeeldmerk van Demka. Het door Demka in conventie gevorderde verbod (vordering I) zal dus worden toegewezen en de gevorderde spiegelbeeldige verklaring voor recht van Enfa (reconventionele vordering II) zal worden afgewezen.
Verpakking 2 maakt geen inbreuk op het Uniebeeldmerk
4.12.
De rechtbank oordeelt dat Verpakking 2 geen inbreuk maakt op het Uniebeeldmerk van Demka.
Overeenstemming tussen de waren
4.13.
De waren die worden verkocht met gebruik van Verpakking 2 zijn identiek aan de waren waarvoor het Uniebeeldmerk is ingeschreven, namelijk kaassticks (melkproducten).
Overeenstemming tussen de tekens
4.14.
Visueel stemmen Uniebeeldmerk en Verpakking 2 in enige mate overeen. Aan de onderkant van zowel het Uniebeeldmerk als Verpakking 2 is melk afgebeeld en ook een jongetje met een wit shirt en blauwe broek. Deze afbeeldingen zijn alleen anders gepositioneerd. Verder komen de woorden “cheese”, “peynir” en het cijfer “8” op beide tekens voor en stemt het woord “yumurcak” op het Uniebeeldmerk visueel in redelijke mate overeen met het woord “yumyum” op Verpakking 1, evenals “8 käsesticks” met “8 cheese sticks”. Daartegenover staan echter vele visuele verschillen. Verpakking 2 heeft een geeloranje boven en onderrand in plaats van rood en het vlak ertussen loopt over van rood, naar oranje en geel. Het “raam” op Verpakking 2 heeft een andere vorm (rond) dan die van het Unibeeldmerk en het heeft geen rood/witte omranding. Op Verpakking 2 liggen de afgebeelde kaassticks op een ronde houten plank, waar het jongetje ook op zit. Op het Uniebeeldmerk staat bovenin het woord “yumurcak” en bij Verpakking 1 staat er “sefinem” op die plaats. Op het Uniebeeldmerk staat daaronder het beschrijvende “cheese fingers” en op het teken op diezelfde plek “cubuk peynir”.
4.15.
Begripsmatig bestaat er een zekere mate van overeenstemming in het door beide partijen als onderscheidend bestanddeel aangemerkte jongetje, de afbeelding van een of meerdere kaassticks en de afgebeelde melk.
4.16.
Auditief bestaat er alleen overeenstemming tussen de beschrijvende woorden “8 käsesticks”, “8 cheese sticks” en “cheese”, waar het publiek minder aandacht aan zal schenken. Hierdoor is sprake van geringe auditieve overeenstemming.
4.17.
Concluderend oordeelt de rechtbank dat er enige mate van overeenstemming bestaat tussen Uniebeeldmerk en Verpakking 2.
Verwarringsgevaar
4.18.
Omdat sprake is van een enige visuele en begripsmatige overeenstemming en van identieke waren, moet globaal worden beoordeeld of van verwarringsgevaar sprake is. De rechtbank oordeelt dat hiervan geen sprake is. Met name de kleurstellingen springen bij het Uniebeeldmerk en Verpakking 2 in het oog en die wijken van elkaar af. De visuele bestanddelen die wel overeenstemmen zijn bovendien op andere plekken gepositioneerd en op andere wijzen afgebeeld, waardoor niet kan worden aangenomen dat gevaar voor verwarring bestaat.
Conclusie
4.19.
Enfa maakt met Verpakking 2 geen inbreuk op de merkrechten van Demka.
Geen sprake van (voor)voorgebruik
4.20.
Voor zover moet worden begrepen dat Enfa een beroep doet op een ouder recht van plaatselijke betekenis waartegen Demka zich niet kan verzetten en dat Demka daartegenover stelt dat Enfa daar geen beroep op kan doen omdat Demka een nog ouder recht heeft, geldt het volgende.
4.21.
Op grond van artikel 138 lid 3 UMVo Pro kan de merkhouder niet optreden tegen het gebruik in het economisch verkeer van een overeenstemmend teken dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van de betrokken lidstaat.
4.22.
Kort samengevat zijn er vier vereisten voor het hebben van een ‘ouder recht’. Ten eerste moet het recht worden gebruikt in het economische verkeer. Ten tweede moet het recht ouder zijn. Ten derde moet het slechts plaatselijke betekenis hebben en ten vierde moet het recht worden erkend in de wetgeving van de betrokken lidstaat.
4.23.
In dit geval is onduidelijk op wat voor ouder recht Enfa en Demka zich beroepen. Ook hebben zij beide niet gemotiveerd hoe het gebruik van hun verpakkingen heeft geleid tot de verkrijging van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis. Voor zover Enfa, dan wel Demka, dus een beroep doen op (voor)voorgebruik, slaagt dit niet.
Nevenvorderingen Demka
Opgave
4.24.
Nu de merkinbreuk is vastgesteld, is de gevorderde opgaveverplichting (vordering III) toewijsbaar op grond van (artikel 130 lid 2 UMVo Pro in verbinding met) artikel 2.22 lid 4 BVIE [6] . Uit de stellingen van Demka blijkt dat de opgave onder meer bedoeld is om de schade vast te stellen. Demka heeft belang bij de opgave ter vaststelling van de (omvang van) die schade. De rechtbank gaat voorbij aan de blote stelling van Enfa dat een opgave disproportioneel is. Demka heeft immers een – door de wetgever erkend – belang bij het verkrijgen van informatie omtrent de merkinbreuk en de schade.
4.25.
Wel zal de rechtbank de opgave als volgt beperken. Allereerst wordt de opgave beperkt tot de producten die inbreuk maken; artikel 2.22 lid 4 BVIE voorziet immers slechts in een wettelijke basis voor het verstrekken van informatie over “goederen waarmee inbreuk is gepleegd”. Dit betekent dat er alleen opgave hoeft te worden verstrekt van de onder Verpakking 1 aangeboden producten. Aan deze producten zal in het dictum worden gerefereerd als de ‘Inbreukmakende Producten’. Ten tweede hoeft Enfa Demka niet te voorzien van de datum waarop zij de producten voor het eerst heeft verhandeld (vordering III.a), nu deze datum voor de inschrijving van het Uniebeeldmerk ligt. Ten derde zal de rechtbank ook daarom de aanvangsdatum van de periode waarover opgave moet worden gedaan bepalen op de registratiedatum van het Uniebeeldmerk. Ten vierde valt voor de rechtbank zonder nadere onderbouwing van Demka niet in te zien welk belang Demka heeft bij de verzochte informatie over totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten die Enfa heeft “verzocht”, zodat dit zal worden afgewezen. Ten vijfde zal de opgave worden beperkt tot de Europese Unie. Ten zesde zal de rechtbank het gevorderde onder c. van vordering III afwijzen. Demka heeft geen belang bij die informatie omdat de gevorderde winstafdracht (vordering V) niet wordt toegewezen (zie 4.28 en 4.29 hieronder).
4.26.
De vordering dat de opgave moet worden gecontroleerd en goedgekeurd door een gekwalificeerde accountant moet worden afgewezen wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag voor die voorwaarde. Hetgeen met betrekking tot de accountant wordt gevorderd, komt er namelijk op neer dat de accountant een verklaring geeft dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is. Dit vormt een opdracht die aspecten van
assuranceheeft, die de accountant op grond van zijn beroepsregels alleen kan geven als aan specifieke vereisten is voldaan. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat toewijzing van een daarop gerichte vordering tot executieproblemen kan leiden, aangezien een accountant op grond van zijn beroepsregels niet zonder meer conclusies kan trekken die zekerheid geven over de juistheid en volledigheid van de opgave. [7]
assuranceheeft, die de accountant op grond van zijn beroepsregels alleen kan geven als aan specifieke vereisten is voldaan. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat toewijzing van een daarop gerichte vordering tot executieproblemen kan leiden, aangezien een accountant op grond van zijn beroepsregels niet zonder meer conclusies kan trekken die zekerheid geven over de juistheid en volledigheid van de opgave. [7]
Vernietiging
4.27.
Om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen, zal de onder II gevorderde afgifte ter vernietiging worden toegewezen voor zover dit ziet op producten die worden verhandeld in Verpakking 1.
Geen winstafdracht en schade
4.28.
Een vordering tot winstafdracht op grond van artikel 2.21 lid 4 BVIE (dat ook ingevolge artikel 129 lid 2 UMVo Pro in dit geval toepassing vindt) wordt toegewezen, tenzij de rechtbank van oordeel is dat het merkgebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven. Van kwade trouw is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Daarvan is sprake als degene wiens handelwijze achteraf inbreukmakend wordt geacht, zich ten aanzien van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Van bewust handelen is geen sprake als de beweerdelijke inbreukmaker zich verweert op een wijze die niet bij voorbaat kansloos wordt geacht. [8]
4.29.
In het onderhavige geval is het Uniebeeldmerk pas geregistreerd nadat Enfa Verpakking 1 al gebruikte en is het verweer van Enfa, bestaande uit een gemotiveerde betwisting van de merkinbreuk en het nietigheidsverweer, niet aan te merken als bij voorbaat kansloos. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat Enfa niet te kwader trouw merkinbreuk heeft gepleegd. De onder V gevorderde winstafdracht zal daarom worden afgewezen.
4.30.
Demka heeft verder verzocht dat Enfa de door Demka als gevolg van de merkinbreuk geleden schade zal vergoeden, zodra deze is vastgesteld. Demka heeft echter nagelaten een berekening van de door geleden schade te overleggen en een begroot bedrag aan schadevergoeding te vorderen dan wel een verwijzing naar de schadestaat te vorderen. Nu ook overigens niet is gesteld of gebleken hoe de schade dient te worden vastgesteld, zal de vordering als te onbepaald worden afgewezen. Nu Enfa wel aansprakelijk is voor de schade die Demka heeft geleden als gevolg van de door Enfa gemaakte merkinbreuk, zal de gevorderde verklaring voor recht dat Enfa de door Demka geleden schade dient te vergoeden (vordering IV onder d) wel worden toegewezen.
Dwangsommen
4.31.
Oplegging van de gevorderde dwangsommen als stimulans tot nakoming van de gegeven bevelen is aangewezen. De vordering zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals vermeld in het dictum. De rechtbank ziet daarnaast aanleiding om onderscheid te maken tussen de hoogte van de dwangsommen, die worden verbonden aan het inbreukverbod enerzijds en de opgaveverplichting en de afgifte ter vernietiging anderzijds.
Verklaringen voor recht in conventie
4.32.
Onder IV vordert Demka verder verklaringen voor recht dat Enfa merkinbreuk heeft gemaakt op het Uniebeeldmerk (.a), dat Enfa aansprakelijk is voor daardoor door Demka geleden schade (.b) en dat Enfa verplicht is de winst af te dragen (.c). Op de onder .d gevorderde verklaring voor recht is hiervoor onder 4.30 reeds beslist. Nu in het op te leggen inbreukverbod en bevel tot betaling van schade reeds het oordeel ligt besloten dat Enfa inbreuk heeft gemaakt op het Uniebeeldmerk, valt – zonder nadere toelichting van Demka, die ontbreekt – voor de rechtbank niet in te zien welk belang Demka heeft bij toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht met eenzelfde strekking, namelijk .a en .b. De rechtbank zal vordering IV ten aanzien van .a en .b daarom bij gebrek aan belang afwijzen. De onder IV.c gevorderde verklaring wordt afgewezen omdat ook de vordering tot winstafdracht wordt afgewezen.
Uniebeeldmerk niet nietig
4.33.
Enfa heeft reconventionele vorderingen I.a tot en met I.c ingesteld onder de voorwaarde dat de rechtbank in conventie vaststelt dat Enfa inbreuk heeft gemaakt op het Uniebeeldmerk van Demka. Uit het voorgaande vloeit voort dat deze voorwaarde is vervuld, zodat de rechtbank vorderingen I.a tot en met I.c in reconventie inhoudelijk zal beoordelen.
4.34.
Enfa lijkt haar voorwaardelijke reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Uniebeeldmerk (vordering I.a) te baseren op het standpunt dat het Uniebeeldmerk elk onderscheidend vermogen mist. [9] Hiertoe heeft zij gesteld dat het Uniebeeldmerk slechts bestaat uit generieke zuivelelementen (overwegend blauw, melksplash, productvenster, kinderfiguurtje) die gebruikelijk/decoratief zijn in de zuivelsector.
4.35.
Nietigheid dient te worden beoordeeld naar het moment van inschrijving van het Uniebeeldmerk. [10] De beoordeling van de nietigheidsgrond geschiedt enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – in dit geval melkproducten – en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten. [11]
4.36.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft Demka gemotiveerd betwist dat het afgebeelde jongetje een gebruikelijk element is in de zuivelsector. Enfa is het overigens met Demka eens dat het afgebeelde jongetje een onderscheidend bestanddeel is. Bovendien maakt de enkele omstandigheid dat het Uniebeeldmerk onderdelen bevat die in de zuivelsector veelvuldig worden gebruikt (zoals de kleuren blauw en rood en een melksplash), nog niet dat het Uniebeeldmerk in zijn geheel geen herkomstfunctie kan vervullen en dus per definitie het voor een merk vereiste onderscheidend vermogen mist. Dit kan wel eventueel invloed hebben op de mate van onderscheidend vermogen van het merk. Gelet hierop en op de gemotiveerde betwisting door Demka, heeft Enfa onvoldoende onderbouwd gesteld dat het Uniebeeldmerk elk onderscheidend vermogen mist. De (voorwaardelijk) reconventionele vordering I.a zal daarom worden afgewezen.
Geen verklaring voor recht non-inbreuk
4.37.
Aangezien de rechtbank van oordeel is dat Enfa met Verpakking 1 inbreuk heeft gemaakt op het Uniebeeldmerk en (voorwaardelijke) reconventionele vordering I.b en reconventionele vordering II niet zijn gespecificeerd tot het gebruik van Enfa voor Verpakking 1 en/of 2, liggen deze vorderingen voor afwijzing gereed.
Matiging maatregelen en te beperken tot Benelux handelingen na 17 mei 2024, zonder vernietigingsplicht
4.38.
Met haar voorwaardelijke reconventionele vordering I.c vordert Enfa eventuele maatregelen te matigen en te beperken tot Beneluxhandelingen na 17 mei 2024, zonder vernietigingsplicht en zonder accountantscontrole. Nu de rechtbank hier in conventie reeds over heeft geoordeeld, liggen deze vorderingen voor afwijzing gereed.
In reconventie
Kosten rebranding blijven voor rekening Enfa
4.39.
De rebranding van Verpakking 1 naar Verpakking 2 is een eigen keuze geweest van Enfa om verdere schade te voorkomen. Gezien het oordeel met betrekking tot de merkinbreuk die Verpakking 1 maakte op het Uniebeeldmerk was dit ook de juiste stap. Zeker nu ook is geoordeeld dat Verpakking 2 geen inbreuk maakt op het Uniebeeldmerk. Hierom kan niet worden vastgesteld dat Demka wat betreft de rebranding onrechtmatig heeft gehandeld jegens Enfa. Deze reconventionele vordering III zal daarom worden afgewezen.
In conventie verder
4.40.
Demka vordert verder betaling van in totaal € 59.202,86 voor aan Enfa in 2023 geleverde en gefactureerde goederen (vordering VII.a). Enfa heeft de facturen tot op heden niet voldaan.
4.41.
Voor zover Enfa nogmaals heeft aangevoerd dat de leveringen zijn gedaan op basis van de verklaring van overdracht, zodat deze rechtbank niet bevoegd is, wordt verwezen naar het vonnis in incident.
Weens Koopverdrag en Duits recht van toepassing
4.42.
Nu Demka in Duitsland is gevestigd, rijst allereerst de vraag naar welk recht de vordering dient te worden beoordeeld.
4.43.
De rechtbank oordeelt dat op de tussen partijen (mondeling) gesloten koopovereenkomsten het WKV [12] van toepassing is. Beide partijen zijn namelijk gevestigd in een verdragsstaat en de koopovereenkomsten hebben betrekking op roerende zaken. Daarnaast is niet gesteld of gebleken dat partijen de toepasselijkheid van het WKV contractueel hebben uitgesloten.
4.44.
Voor zover bepaalde onderwerpen niet in het WKV zijn geregeld, is op grond van artikel 4 lid Pro 1, onder a, Rome I-Vo [13] Duits recht van toepassing. De verkoper, Demka, heeft immers haar gewone verblijfplaats in Duitsland en er is niet gesteld of gebleken dat partijen een andere rechtskeuze hebben gemaakt.
Enfa moet de facturen betalen
4.45.
Op grond van artikel 53 WKV Pro is de koper verplicht om de koopprijs te betalen en de zaken in ontvangst te nemen. Enfa heeft erkend dat zij de producten die op de facturen worden vermeld in ontvangst heeft genomen en de koopprijs nog niet heeft betaald. Enfa heeft de in rekening gebrachte bedragen van de producten weliswaar in het algemeen betwist, maar zonder nader te specificeren welke bedragen zij om welke reden betwist. Dit is in het kader van haar erkenning dat de op de facturen genoemde producten wel aan haar zijn geleverd onvoldoende. De vordering die ziet op betaling van de facturen wordt daarom toegewezen.
Geen mogelijkheid tot verrekening
4.46.
Enfa doet een beroep op verrekening en meent dat zij op basis van de “verklaring van overdracht” nog een vordering heeft op Demka. Zij heeft aangegeven hiervoor in Duitsland een gerechtelijke procedure te zullen starten.
4.47.
Verrekening is niet geregeld in het WKV, waardoor dit verweer naar Duits recht moet worden beoordeeld. Op grond van § 387 BGB [14] moeten voor verrekening twee personen elkaar voordelen verschuldigd zijn die van dezelfde aard zijn in hun onderwerp, om over te kunnen gaan tot verrekening. Voor verrekening geldt dus (ook) naar Duits recht dat partijen elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn.
4.48.
Uit het voorgaande volgt dat pas tot verrekening kan worden overgegaan, indien de vorderingen (in het Duitse wetsartikel voordelen genoemd) vaststaan. Nu Demka zowel betwist dat de rechten en verplichtingen uit de “verklaring van overdracht” (gesloten met EN-FA Food v.o.f.) op Enfa zijn overgegaan als dat zij op grond van die verklaring nog bedragen verschuldigd zou zijn (aan EN-FA v.o.f. dan wel Enfa), is van vaststaande vorderingen geen sprake. De daarover te voeren procedure in Duitsland heeft Enfa ten tijde van de mondelinge behandeling nog niet aanhangig gemaakt. Reeds daarom kan het beroep op verrekening in de onderhavige procedure niet slagen.
Wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten
4.49.
Volgens artikel 78 WKV Pro is de partij die tekort schiet in de betaling van een prijs rente verschuldigd aan de andere partij. De hoogte hiervan is echter niet gespecificeerd in het WKV, waardoor hierop Duits recht van toepassing is.
4.50.
De gevorderde rente zal daarom op grond van § 288 lid 2 BGB worden toegewezen tot negen procespunten boven de basisrente vanaf de respectieve vervaldata van de facturen.
4.51.
Ingevolge artikel 74 WKV Pro komen de gevorderde buitengerechtelijke kosten voor vergoeding in aanmerking. Het WKV bepaalt echter niets over de samenstelling en hoogte van de te vergoeden kosten, zodat ook de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten naar Duits recht dienen te worden beoordeeld. Demka heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. De buitengerechtelijke incassokosten zullen op grond van het Rechtsanwaltsvergütungsgesetz worden toegewezen tot een bedrag van € 1.310,85. [15]
In conventie en reconventie
Proceskosten in conventie en reconventie
4.52.
Enfa is in conventie grotendeels in het ongelijk gesteld en in reconventie volledig in het ongelijk gesteld. Daarom zal zij worden veroordeeld in de proceskosten van Demka. Demka maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Partijen twisten over de verdeling van de gemaakte proceskosten dat ziet op het IE-deel en het niet-IE-deel. De rechtbank stelt vast dat 80% van de kosten ziet op het IE-deel en 20% op het niet-IE-deel.
4.53.
Demka heeft specificaties van haar proceskosten van in totaal € 22.022,55 overgelegd, waarvan € 21.951,76 aan salaris advocaat en € 70,79 aan verschotten (in verband met het opheffen van beslag). Van het bedrag aan advocaatkosten van Demka van € 21.951,76 is 80% en dus € 17.561,41 toerekenbaar aan het IE-deel.
4.54.
De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019h Rv. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie februari 2026). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt, gelet op het relevante feitencomplex en de grondslagen van de vorderingen, naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie ‘normale bodemzaak’ met een maximumtarief van € 24.000. Aangezien de door Demka opgevoerde kosten onder dit maximumbedrag liggen, zal het bedrag van € 17.561,41 aan proceskosten worden toegewezen voor het IE-deel.
4.55.
Voor het niet-IE-deel van deze zaak zal de rechtbank voor het vaststellen van de advocaatkosten van Demka het liquidatietarief gebruiken. Dit betekent dat een bedrag van (20% x € 3.870 [16] =) € 774 zal worden toegerekend.
4.56.
Het totale toegewezen bedrag aan advocaatkosten (voor het IE-deel en het niet-IE-deel) bedraagt dus € 18.335,41.
4.57.
Op grond van artikel 706 Rv Pro zijn de door Demka gevorderde beslagkosten , ter hoogte van € 1.663,30, eveneens toewijsbaar.
4.58.
Het bedrag aan advocaatkosten wordt daarnaast ook nog vermeerderd met € 2.307 aan griffierecht, € 148,04 voor kosten dagvaarding, € 70,79 aan verschotten in verband met opheffen van het beslag en € 189 voor nakosten (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing), zodat in totaal € 22.713,54 aan proceskosten wordt toegewezen.
4.59.
De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.
5.De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1.
veroordeelt Enfa binnen 24 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Europese Unie van Verpakking 1 te staken en gestaakt te houden;
5.2.
bepaalt dat Enfa bij overtreding van de in 5.1 opgenomen veroordeling een dwangsom verbeurt van € 1.000 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, met een maximum van € 100.000;
5.3.
beveelt dat Enfa binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Demka schriftelijk, met deugdelijke bescheiden gestaafd, volledige opgave doet van:
a. de totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten die Enfa vanaf 24 augustus 2024 in voorraad heeft gehad en heeft gedistribueerd in de Europese Unie;
b. een lijst met de naam- en adresgegevens van de (rechts)personen, niet zijnde consumenten, in de Europese Unie aan wie Enfa de Inbreukmakende Producten vanaf 24 augustus 2024 heeft verkocht of geleverd, onder vermelding van het exacte aantal van de Inbreukmakende Producten per afnemer, de bijbehorende verkoopprijzen en de verkoop- en leverdata;
5.4.
beveelt Enfa binnen 14 dagen na de onder 5.3.a. bedoelde opgave de volledige voorraad van alle Inbreukmakende Producten ter vernietiging toe te zenden aan het kantooradres van de advocaat van Demka;
5.5.
veroordeelt Enfa tot betaling aan Demka van een dwangsom van € 500,- per dag dat Enfa in strijd handelt met de in 5.3 en 5.4 opgelegde bevelen en/of veroordelingen, met een maximum van € 50.000;
5.6.
verklaart voor recht dat Enfa verplicht is de schade die Demka door het gebruik van Enfa van Verpakking 1 in de Europese Unie geleden heeft te vergoeden aan Demka;
5.7.
veroordeelt Enfa om aan Demka te betalen een bedrag van € 59.202,86, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel § 288 lid 2 BGB vanaf de respectieve vervaldata van de onderliggende facturen, tot de dag van volledige betaling;
5.8.
veroordeelt Enfa om aan Demka te betalen een bedrag van € 1.310,85 aan buitengerechtelijke kosten;
5.9.
verklaart dit vonnis wat 5.1 tot en met 5.5, 5.7 en 5.8 betreft uitvoerbaar bij voorraad;
5.10.
wijst het meer of anders gevorderde af;
in (voorwaardelijke) reconventie
5.11.
wijst de vorderingen van Enfa af;
in conventie en reconventie
5.12.
veroordeelt Enfa in de proceskosten van € 22.713,54, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 98,00 plus de kosten van betekening als Enfa niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend;
5.13.
veroordeelt Enfa tot betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW Pro over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald;
5.14.
verklaart dit vonnis wat 5.12 en 5.13 betreft uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. S.T.H. Janssen en in het openbaar uitgesproken op 1 april 2026.