Uitspraak
RECHTBANK Den Haag
Team Handel
Zaak- / rolnummer: C/09/662439 / HA ZA 24-221
Vonnis van 24 september 2025
in de zaak van
[partij] B.V.,
te [vestigingsplaats] ,
eiseres in conventie,
verweerder in reconventie
hierna te noemen: [partij] ,
advocaat: mr. T. Geerlof,
tegen
1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
BACARDI AND COMPANY LIMITED,
te Meyrin, Zwitserland,
2.
BACARDI-MARTINI B.V.,
2.
BACARDI-MARTINI B.V.,
te Rotterdam,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
hierna afzonderlijk te noemen Bacardi and Company respectievelijk Bacardi-Martini en samen (in enkelvoud) te noemen: Bacardi c.s.,
advocaat: mr. N.W. Mulder, te Amsterdam.
De zaak is voor [partij] inhoudelijk behandeld door mr. Geerlof voornoemd,
mr. J. Rieff en mr. C.D. ten Heuvelhof en voor Bacardi c.s. door mr. Mulder voornoemd en mr. S. van Dartel.
mr. J. Rieff en mr. C.D. ten Heuvelhof en voor Bacardi c.s. door mr. Mulder voornoemd en mr. S. van Dartel.
1.De procedure
1.1.
Het procesdossier bestaat uit de volgende stukken:
- de dagvaarding van 27 februari 2024 houdende eis in de hoofdzaak tevens houdende incidentele vorderingen tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv [1] met producties EP01 tot en met EP32;
- de rolbeslissing van 13 maart 2024 waarbij verstek is verleend tegen Bacardi c.s. [partij] ;
- de zuivering van het tegen Bacardi c.s. [partij] verleende verstek op 10 april 2024;
- de conclusie van antwoord in de hoofdzaak en in het incident ex artikel 223 Rv, tevens conclusie van eis in reconventie met GP01 tot en met GP71 van 22 mei 2024;
- het verzoek van [partij] van 5 juli 2024 strekkende tot aanhouding van de bodemprocedure, subsidiair tot het krijgen van toestemming voor het indienen van een incidentele conclusie tot aanhouding en van uitstel voor het nemen van de conclusie van antwoord in reconventie;
- het bezwaar van Bacardi c.s. [partij] tegen het verzoek tot aanhouding c.q. uitstel van 16 juli 2024;
- het e-mailbericht van de rechtbank met het verzoek om een nadere reactie van [partij] Bacardi c.s. met betrekking tot haar vorderingen onder III en IV van 19 juli 2024;
- het e-mailbericht van [partij] van 22 juli 2024, waarin zij bericht dat zij haar verzoek tot aanhouding c.q. uitstel zal intrekken als Bacardi c.s. haar vorderingen onder III en IV in reconventie niet handhaaft;
- de e-mailberichten van Bacardi c.s. [partij] van 23 juli 2024 waarin zij bevestigt dat zij (ook) haar vorderingen onder III en IV handhaaft;
- de e-mailberichten van [partij] van 24 juli 2024, in reactie op het e-mailbericht van Bacardi c.s. van 23 juli 2024;
- de rolbeslissing van de rechtbank van 25 juli 2024 waarbij de zaak is verwezen naar de rolzitting van 21 augustus 2024 voor het nemen van akten door beide partijen over de voortgang van de procedure, en waarin is meegedeeld dat op 4 september 2024 een beslissing van de zaaksrechter(s) zal volgen;
- de akte houdende uitlating aanhouding van [partij] BAcardi van 21 augustus 2024 met producties EP33 tot en met EP38;
- de akte uitlating voortgang procedure van Bacardi c.s. van 21 augustus 2024;
- de rolbeslissing van 4 september 2024, waarbij de verzoeken tot aanhouding van (een deel van) de procedure zijn afgewezen;
- de conclusie van antwoord in reconventie van [partij] van 16 oktober 2024 met producties EP33 tot en met EP47;
- de akte overlegging aanvullende producties van Bacardi c.s. van 15 april 2025 met producties GP72 tot en met GP74;
- de akte overlegging aanvullende producties van Bacardi c.s. van 8 mei 2025 met producties GP75 tot en met GP79;- de akte overlegging aanvullende producties van [partij] van 20 mei 2025 met producties EP48 tot en met EP51;
- de door beide partijen overgelegde pleitnotities.
1.2.
Op 30 mei 2025 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden.
2.De feiten
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.
2.1.
Bacardi c.s. behoort tot het Bacardi-concern. Dit, wereldwijd opererende, concern houdt zich bezig met de productie, verkoop en marketing van een breed scala aan – onder meer – dranken met een hoog alcoholpercentage.
2.2.
Bacardi and Company is houdster van onder meer de volgende woordmerken, die alle zijn ingeschreven voor waren in de klassen waaronder – onder meer – alcoholhoudende dranken vallen:
a. het Uniemerk BACARDI, geregistreerd op 25 april 1998 onder nummer 123240;
b. het Uniemerk GREY GOOSE, geregistreerd op 30 oktober 1998 onder nummer 363374;
c. het Uniemerk GREY GOOSE, geregistreerd op 30 januari 2008 onder nummer 57252963;
d. het Uniemerk
, geregistreerd op 15 februari 2012 onder nummer 10320596.
, geregistreerd op 15 februari 2012 onder nummer 10320596.
Alcoholische dranken waarop voornoemde merken en andere Bacardi-merken zijn aangebracht, worden gezamenlijk aangeduid als: ‘de Bacardi-producten’.
2.3.
[partij] is een logistiek dienstverlener die zich bezighoudt met de inslag, opslag en uitslag van (onder andere) alcoholhoudende dranken, waaronder Bacardi-producten, in verschillende loodsen in [plaats] , die in totaal een oppervlakte van bijna 60.000m2 beslaan.
2.4.
Bacardi-producten zijn accijnsgoederen. [partij] beschikt over de vereiste vergunningen om partijen alcoholhoudende drank in haar loodsen op te slaan onder de douanestatus T1 (goederen die douanerechtelijk niet zijn ingevoerd) of op douanestatus T2/AGD (goederen die douanerechtelijk zijn ingevoerd, maar onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst).
2.5.
Bacardi-Martini is distributeur van Bacardi-producten in Nederland en heeft van Bacardi and Company het recht gekregen de Bacardi-merken, waaronder GREY GOOSE, te gebruiken.
Bodemprocedure Bacardi c.s. en [partij]
2.6.
Tussen onder meer Bacardi c.s. en [partij] is sinds 26 januari 2017 een zaak aanhangig [2] . Ten aanzien van [partij] gaat het in de bodemprocedure om de vraag hoe de logistieke dienstverleningsactiviteiten die [partij] verricht, moeten worden geduid en of [partij] c.s. merkinbreukmakend handelen en/of onrechtmatig handelen (door merkinbreuk door derden te faciliteren of te bevorderen en/of handelen als tussenpersoon in de zin van de Hrl [3] ) kan worden verweten. [4] Op 17 maart 2021 heeft deze rechtbank in genoemde bodemprocedure een tussenvonnis gewezen (hierna: het Tussenvonnis) [5] . Op 27 juli 2022 heeft deze rechtbank in genoemde bodemprocedure een eindvonnis gewezen (hierna: het Eindvonnis) [6] . [partij] heeft op 2 juni 2021 en 12 oktober 2022 (tussentijds) hoger beroep ingesteld tegen het Tussenvonnis respectievelijk het Eindvonnis. [7]
Tussenvonnis 17 maart 2021
2.7.
Ten aanzien van [partij] (in het Tussenvonnis aangeduid als [partij] ) heeft de rechtbank in de kern het volgende geoordeeld. [partij] heeft inbreuk gemaakt op de merken BACARDI en GREY GOOSE door flessen voorzien van tekens gelijk aan die merken in te voeren in de EER [8] doordat zij in eigen naam en voor eigen rekening T1-T2-aangiften [9] heeft ingediend. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat [partij] onrechtmatig jegens Bacardi c.s. heeft gehandeld door merkinbreuk door derden te faciliteren en te bevorderen door opslag onder T2 en invoer als direct vertegenwoordiger van gedecodeerde Bacardi-producten. Op die grond heeft de rechtbank jegens [partij] onder meer het gevorderde stakingsbevel provisioneel toegewezen (hierna: het Stakingsbevel). De rechtbank heeft in het Tussenvonnis – voor zover hier relevant – het volgende overwogen:
Bacardi-producten
2.10.
De Bacardi-producten zijn voorzien van productcodes. Dat zijn zowel codes die het mogelijk maken de producten te traceren in het geval een terugroepactie nodig is, als codes aan de hand waarvan het distributiekanaal in beeld kan worden gebracht. Deze productcodes kunnen op het etiket van de fles zijn aangebracht of direct op de fles zijn gegrafeerd of geprint. Op elke fles zijn ook productcodes aangebracht achter de etiketten, wikkels en/of hulzen.
2.11.
Een deel van de producten die Bacardi c.s. produceert en distribueert, is door Bacardi c.s. niet bestemd om te worden afgezet binnen de EER. Deze, niet voor de
EER-markt bestemde, producten hebben kenmerken die hetzij niet zijn toegestaan op de EER-markt, hetzij zijn voorgeschreven in de buiten de EER gelegen markt waarvoor zij bestemd zijn. Het gaat – voor zover hier van belang – om producten met de volgende kenmerken:
- een, ingevolge Amerikaanse wetgeving, verplichte consumentenwaarschuwing (hierna:
health warning);
health warning);
- een inhoudsmaat van 0,75 liter, die niet is toegestaan in de EER voor alle Bacardi-producten, met uitzondering van producten waarop het merk Martini is aangebracht;
- een niet-hervulbare fles voorzien van een speciale afdichting bij de dop.
2.12.
Verder zijn er (…) Bacardi-producten met sub-merken die Bacardi c.s. niet bestemd hebben voor de EER-markt (…)
De onder 2.11 en 2.12 bedoelde Bacardi-producten worden hierna tezamen ook aangeduid als ‘niet-Unie-producten’.
goederen in de loodsen
2.13.
In de loodsen bevinden zich:
- a) goederen die onder een douaneschorsingsregeling (de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot) vallen (hierna ook: T1-goederen); dit zijn goederen die zich fysiek op het grondgebied van de Europese Unie (hierna: de Unie) bevinden, maar die douanerechtelijk niet zijn ingevoerd in de Unie;
- b) goederen die douanerechtelijk zijn ingevoerd (hierna ook: T2-goederen);
- c) douanerechtelijk ingevoerde goederen die onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en waarvan de inslag, opslag en uitslag geschiedt onder begeleiding van een elektronisch administratief document (e-AD, voorheen: accijnsgoederendocument (AGD)) in/vanuit een accijnsgoederenplaats (hierna ook: T2/AGD-goederen).
(…)
2.16.
In 2018 heeft [partij] per dag bijna 70.000 T1-goederen ingeslagen en ongeveer 700.000 T2-goederen. In de periode 2013-2019 sloeg zij jaarlijks gemiddeld 1.395.500
Bacardi-producten met douanestatus T1 in en 1.752.999 met douanestatus T2/AGD. In 2018 verzorgde zij, voor 135 verschillende opdrachtgevers, gevestigd in en buiten de Unie, ten aanzien van circa 13 miljoen alcoholische eenheden, douaneaangiftes.
inslag, opslag en uitslag van goederen door [partij]
2.17.
De inslag van goederen in de loodsen verloopt – samengevat en voor zover hier relevant – als volgt:
- a) Het inslagproces start met een opdracht van een derde (hierna: de opdrachtgever) tot inslag. Deze opdracht gaat vergezeld van informatie betreffende – onder meer – het type product, het aantal dozen, het aantal flessen per doos, de inhoudsmaat van de flessen, het alcoholpercentage en de douanestatus.
- b) De opdracht met bijbehorende informatie wordt vastgelegd in het, volledig geautomatiseerde, interne rapportage- en verslagleggingsysteem van [partij] (hierna: het IRVS) en krijgt een uniek nummer toegekend (hierna: het INAA-nummer).
- c) Bij aankomst van de zending in één van de loodsen wordt deze gelost en in het douane-entrepot geplaatst. Daar worden, na een eerste visuele inspectie op (duidelijk) zichtbare tekorten en schades, foto’s gemaakt van de zending (welke foto’s ook in het IRVS worden opgeslagen).
- d) Vervolgens wordt steeds een zogeheten inbound quality inspectie uitgevoerd. De inbound quality inspectie houdt in dat één à twee dozen per productsoort wordt/worden gecontroleerd en dat wordt bezien of de informatie die daaruit valt af te leiden, correspondeert met de informatie die bij de verstrekte opdracht tot inslag hoort.
- e) De inspectiebevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport (pre-advice). In dat rapport worden ook bijzonderheden vermeld (in de vorm van afkortingen), zoals de inhoudsmaat van de flessen, de aanwezigheid van een health warning en de constatering dat flessen zijn gedecodeerd.
- f) Het inspectierapport wordt vervolgens opgeslagen in het IRVS, waarbij aan het INAA-nummer een volgnummer wordt toegevoegd.
- g) Ter afsluiting van het proces van inslag wordt een arrival notice aan de opdrachtgever verzonden.
2.18.
Bij de inbound quality inspectie hanteert [partij] codes/afkortingen om productkenmerken te noteren, waaronder NGD (Number Glass Decoded), NBLD (Number Back Label Decoded) en NRF (Non Refillable).
2.19.
Het inslagproces kan worden gevolgd door opslag. Tijdens deze opslag kunnen de opgeslagen goederen op verzoek van de opdrachtgever worden onderworpen aan Value Added Logistics-activiteiten (hierna: VAL-activiteiten). VAL-activiteiten zijn bijvoorbeeld herverpakken en bestickeren. Wanneer een VAL-activiteit wordt uitgevoerd, wordt dit in het IRVS tot uitdrukking gebracht door aan het INAA-nummer de bewerkingscode ‘-01’ toe te voegen.
(…)
2.21.
[partij] voert de opdracht tot douanerechtelijke invoer uit door elektronisch aangifte te doen bij de Douane van wijziging van de douanestatus van de goederen (van T1 naar T2 of T2/AGD). Als douane-expediteur kan [partij] deze douaneformaliteiten voor haar opdrachtgevers verrichten:
1. in eigen naam en voor eigen rekening;
2. in naam en voor rekening van de opdrachtgever (directe vertegenwoordiging);
3. in eigen naam en voor rekening van de opdrachtgever (indirecte vertegenwoordiging).
[partij] kan alleen als directe vertegenwoordiger optreden voor opdrachtgevers die in de Unie zijn gevestigd. Voor buiten de Unie gevestigde opdrachtgevers is dit niet mogelijk.
(…)
III.C. de verwijten jegens [partij]
(…)
(b) opslag
4.50.
Een persoon die waren in opslag houdt die worden verhandeld door een derde die daarmee inbreuk maakt op een merkrecht, kan niet zelf merkinbreuk worden verweten. Dit is alleen anders indien de persoon die de betreffende waren opslaat zelf het oogmerk heeft om deze aan te bieden of in de handel te brengen. Bacardi c.s. hebben niet gesteld en gebleken is dit evenmin, dat deze uitzondering zich heeft voorgedaan bij de opslag van Bacardi-producten waarnaar zij in dit verband verwijzen. Niet kan dus worden aangenomen dat [partij] merkinbreuk maakt door de opslag van Bacardi-producten voor derden.
4.51.
De vraag is vervolgens of [partij] in verband met de opslag van door derden verhandelde Bacardi-producten (anderszins) onrechtmatig handelt. Daarvan kan pas sprake zijn als er een onderliggende merkinbreuk is. Wat betreft niet-Unie producten hebben Bacardi c.s. in dit verband betoogd dat de verhandeling van deze producten (door derden) steeds inbreukmakend is omdat de betreffende producten niet door of met hun toestemming in de EER in de handel worden gebracht. Volgens Bacardi c.s. kunnen deze producten ook níet uitgeput zijn. [partij] heeft, in reactie op dit betoog, stukken overgelegd waaruit volgt dat vennootschappen die zijn gelieerd aan het concern waartoe Bacardi c.s. behoren, in de jaren 2013-2019 niet-Unie producten in de EER aan derden hebben verkocht en geleverd. Gezien deze stukken is het betoog van Bacardi c.s. dat geen sprake kan zijn van uitputting, niet houdbaar. Dat dit thans anders is, zoals Bacardi c.s. ook hebben betoogd, neemt dit niet weg. Overigens hebben Bacardi c.s. deze stelling niet geconcretiseerd of onderbouwd. Nu ten aanzien van niet-Unie producten niet steeds sprake is van inbreuk en ten aanzien van deze producten evenmin geldt dat steeds sprake is van een dreigende inbreuk enkel en alleen op grond van de omstandigheid dat die producten door Bacardi c.s. niet bestemd zijn voor verhandeling in de Unie, kan [partij] redelijkerwijs niet weten of niet-Unieproducten al dan niet zijn uitgeput. De op onrechtmatige daad gegronde vorderingen met betrekking tot niet-Unie producten stranden hierop.
4.52.
De op de Hrl gegronde vorderingen betreffende niet-Unieproducten kunnen evenmin slagen. Ook wanneer een onderliggende merkinbreuk al zou zijn vast te stellen, kan dit niet leiden tot oplegging van een verbod omdat de praktische uitvoering daarvan een disproportioneel grote belasting zou zijn voor de bedrijfsvoering van [partij] (vgl. 4.25). Informatie omtrent uitputting volgt niet uit het IVRS. Hieraan doet niet af dat [partij] weet of kan weten (zij noteert dit immers in het IVRS dat de betreffende producten niet-Unie-producten zijn. Bacardi c.s., op wie ter zake de bewijslast rust, hebben gesteld noch toegelicht dat het gevraagde verbod effectief en evenredig is. Van een expediteur als [partij] kan, mede gelet op de aard van haar dienstverlening en de hoeveelheid producten die dagelijks ter inslag in de loodsen binnenkomen, in redelijkheid niet worden gevergd dat zij ten aanzien van elk niet-Unie-product onderzoekt of navraagt of dat product al dan niet is uitgeput. De uitvoering van een daartoe strekkend bevel zou voor [partij] overdreven kostbaar zijn en zou belemmeringen voor het legitieme handelsverkeer scheppen.
4.53.
Bij het opslaan van (door derden) gedecodeerde Bacardi-producten met douanestatus T2/AGD handelt [partij] wel onrechtmatig. Als professioneel dienstverlener die actief is in de parallelhandel, wordt [partij] geacht ervan op de hoogte te zijn dat Bacardi c.s. zich kunnen verzetten tegen het verrichten van aan haar als merkhouder voorbehouden handelingen met gedecodeerde Bacardi-producten. Ook moet [partij] geacht worden te weten dat een beroep op uitputting niet aan de orde kan zijn bij gedecodeerde producten. Het gaat daarbij om (i) Bacardi-producten die bij inslag in de loodsen onder T2/AGD reeds gedecodeerd waren, (ii) Bacardi-producten die bij inslag in de loodsen onder T1 reeds gedecodeerd waren en vervolgens (in opdracht en op naam van een derde) zijn ingevoerd (en daarmee douanestatus T2/AGD kregen) en (iii) Bacardi-producten met douanestatus T2/AGD die tijdens de opslag bij [partij] gedecodeerd zijn in de decodeerfaciliteit van Pure Handling.
4.54.
Betreft het de onder (i) bedoelde producten, dan weet [partij] , omdat zij dit bij inslag noteert in het IVRS
(rechtbank leest: IRVS), dat een product gedecodeerd is en wat de douanestatus is van dat product. Betreft het de onder (ii) bedoelde producten, dan geldt ook dat [partij] met de betreffende productkenmerken bekend is. Voor de hiervoor onder (iii) bedoelde producten geldt het volgende. Uit de verklaring van [naam] tijdens de comparitie van partijen – die de rechtbank laat prevaleren boven de andersluidende eerdere reactie van [partij] op het proces-verbaal van de descente – volgt dat gebruikers van de decodeerfaciliteit van Pure Handling, als zij aldaar goederen willen (laten) decoderen, via het IRVS aan [partij] een verzoek doen om de betreffende, bij [partij] opgeslagen, goederen klaar te zetten (picking order). Daartoe en in zoverre heeft [partij] die gebruikers toegang verleend tot het IRVS. De goederen worden vervolgens naar de decodeerfaciliteit van Pure Handling gebracht. Dit wordt door [partij] genoteerd in het IRVS. Als de goederen zijn gedecodeerd, wordt, wederom via het IRVS, aan [partij] een verzoek gedaan om de goederen op te halen, waarna deze opnieuw worden opgeslagen. Ook wordt in het IRVS genoteerd dat een VAL-activiteit heeft plaatsgevonden (door toevoeging van de code 01 aan het INAA-nummer). Gezien deze gang van zaken is in redelijkheid niet vol te houden dat [partij] niet weet of redelijkerwijs moet begrijpen wat er staat te gebeuren als zij een picking order binnenkrijgt; dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat zij gedecodeerde Bacardi-producten met douanestatus T2/AGD opslaat.
(rechtbank leest: IRVS), dat een product gedecodeerd is en wat de douanestatus is van dat product. Betreft het de onder (ii) bedoelde producten, dan geldt ook dat [partij] met de betreffende productkenmerken bekend is. Voor de hiervoor onder (iii) bedoelde producten geldt het volgende. Uit de verklaring van [naam] tijdens de comparitie van partijen – die de rechtbank laat prevaleren boven de andersluidende eerdere reactie van [partij] op het proces-verbaal van de descente – volgt dat gebruikers van de decodeerfaciliteit van Pure Handling, als zij aldaar goederen willen (laten) decoderen, via het IRVS aan [partij] een verzoek doen om de betreffende, bij [partij] opgeslagen, goederen klaar te zetten (picking order). Daartoe en in zoverre heeft [partij] die gebruikers toegang verleend tot het IRVS. De goederen worden vervolgens naar de decodeerfaciliteit van Pure Handling gebracht. Dit wordt door [partij] genoteerd in het IRVS. Als de goederen zijn gedecodeerd, wordt, wederom via het IRVS, aan [partij] een verzoek gedaan om de goederen op te halen, waarna deze opnieuw worden opgeslagen. Ook wordt in het IRVS genoteerd dat een VAL-activiteit heeft plaatsgevonden (door toevoeging van de code 01 aan het INAA-nummer). Gezien deze gang van zaken is in redelijkheid niet vol te houden dat [partij] niet weet of redelijkerwijs moet begrijpen wat er staat te gebeuren als zij een picking order binnenkrijgt; dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat zij gedecodeerde Bacardi-producten met douanestatus T2/AGD opslaat.
4.55.
Met inachtneming van het voorgaande stelt de rechtbank op basis van de stukken vast dat [partij] onrechtmatig jegens Bacardi c.s. heeft gehandeld door merkinbreuk door derden (bestaande uit het (doen) decoderen van de genoemde Bacardi-producten en/of de handel in die Bacardi-producten) te faciliteren en te bevorderen door in de loodsen op te slaan:
- in juni 2008: gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bombay Sapphire die bij inslag douanestatus T2 hadden (zie 2.39 en 2.40);
- in juli 2009: ingevoerde gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bacardi (zie 2.27 en 2.28);
- in september 2010: gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bombay Sapphire en met douanestatus T2 (zie 2.43);
- in mei 2014: gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Martini en met douanestatus T2 (zie 2.34).
(c) (doen) invoeren
4.58.
Bacardi c.s. stellen voorts dat [partij] als douane-expediteurmerk inbreuk maakt door Bacardi-producten in te voeren (waarbij de douanestatus van die goederen wordt gewijzigd van T1 naar T2 of T2/AGD) dan wel dat zij onrechtmatig handelt door invoer door derden te faciliteren of te bevorderen dan wel als tussenpersoon in de zin van de Hrl fungeert door commerciële diensten te verlenen die derden gebruiken als zij invoeren.
4.59.
Zoals weergegeven onder 2.21, kan [partij] als douane-expediteur invoeren (c.1) in eigen naam en voor eigen rekening, (c.2) in naam en voor rekening van de opdrachtgever (directe vertegenwoordiging) en (c.3) in eigen naam en voor rekening van de opdrachtgever (indirecte vertegenwoordiging). Deze drie hoedanigheden, die volgens Bacardi c.s. allemaal aan de orde zijn in deze zaak, worden hierna besproken.
(c.1) invoer in eigen naam en voor eigen rekening
4.60.
Als [partij] in eigen naam en voor eigen rekening douanerechtelijk invoert, is ook sprake van invoer in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo. [partij] betwist dat niet, maar voert aan dat zij bij invoer altijd als (indirect of direct) vertegenwoordiger optreedt en nooit in eigen naam en voor eigen rekening.
(…)
4.63.
Uit bedoelde stukken volgt dus inbreukmakende invoer door [partij] van een partij niet-Unie-producten voorzien van het merk Grey Goose en een partij gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bacardi. Dat de ingevoerde Bacardi-producten voorzien van het merk Grey Goose zouden zijn uitgeput, heeft [partij] , op wie ter zake de bewijslast rust, niet gemotiveerd gesteld. Weliswaar heeft [partij] (hiervoor reeds aangehaalde) stukken overgelegd waaruit volgt dat vennootschappen die zijn gelieerd aan het concern waartoe Bacardi c.s. behoren, in de jaren 2013-2019 niet-Unie-producten in de EER aan derden hebben verkocht en geleverd, echter Bacardi c.s. hebben er terecht op gewezen dat uit deze stukken niets kan worden afgeleid over de specifieke producten die hier aan de orde zijn, terwijl voor een geslaagd beroep op uitputting dergelijke informatie wel moet worden aangedragen (vgl. 4.14); de door [partij] overgelegde stukken geven echter slechts blijk van het algemene gegeven dat niet-Unie-producten uitgeput kúnnen zijn.
(c.2) invoer als direct vertegenwoordiger
4.64.
Tijdens de comparitie van partijen hebben Bacardi c.s. te kennen gegeven dat merkinbreuk door [partij] ‘moeilijk verdedigbaar’ is als [partij] optreedt als direct vertegenwoordiger. Bacardi c.s. zien dat goed, aangezien [partij] , die dan in naam en voor rekening van haar opdrachtgever handelt, er ‘tussenuit valt’. Bij directe vertegenwoordiging is de opdrachtgever van [partij] – en niet [partij] – degene die invoert in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo.
4.65.
[partij] kan in dit opzicht dus geen merkinbreuk worden verweten. Ten aanzien van de vraag of [partij] wel kan worden verweten dat zij onrechtmatig jegens Bacardi c.s. heeft gehandeld door invoer door haar opdrachtgevers te faciliteren of te bevorderen, overweegt de rechtbank als volgt.
4.66.
Uit de onder 2.31, 2.32, 2.33, en 2.35 bedoelde stukken – die code [2] vermelden – volgt dat [partij] in de door de vorderingen bestreken periode als direct vertegenwoordiger
niet-Unie-producten heeft ingevoerd. Hiervoor (in 4.52) heeft de rechtbank reeds overwogen dat niet-Unie-producten uitgeput kunnen zijn en dat [partij] redelijkerwijs niet kan weten of een niet-Unie-product al dan niet is uitgeput. Dit geldt eveneens als het gaat om invoer. Beantwoording van de vraag of de opdrachtgevers van [partij] met de ingevoerde producten aan de merkhouder voorbehouden handelingen verrichten, en dus merkinbreuk plegen kan, gelet op het voorgaande, achterwege blijven.
4.67.
De op de Hrl gegronde vorderingen moeten, voor zover deze zijn gerelateerd aan niet-Unie producten, ook worden afgewezen omdat dit niet tot oplegging van een verbod aan [partij] kan leiden, zoals hiervoor in 4.52 in het kader van opslag reeds is overwogen.
4.68.
Het ligt anders voor het invoeren als direct vertegenwoordiger van gedecodeerde Bacardi-producten (zoals in het onder 2.34 (sub b) weergegeven geval bij Bacardi-producten voorzien van het merk Martini). Als [partij] hiertoe overgaat, handelt zij naar het oordeel van de rechtbank wel onrechtmatig jegens Bacardi c.s. Vast staat dat [partij] in het IVRS noteert of producten gedecodeerd zijn. Zij moet als professionele dienstverlener die actief is in de parellelhandel geacht worden ervan op de hoogte te zijn dat Bacardi c.s. zich kunnen verzetten tegen invoer van gedecodeerde Bacardi-producten, ongeacht of deze producten uitgeput zijn. Het op haar onwetendheid gebaseerde betoog van [partij] dat onrechtmatig handelen als hier aan de orde haar niet kan worden toegerekend, gaat dus niet op.
(c.3) invoer als indirect vertegenwoordiger
4.69.
Niet in geschil is dat [partij] voor buiten de Unie gevestigde opdrachtgevers alleen als indirect vertegenwoordiger kan optreden. In geschil is evenmin dat [partij] in de door de vorderingen bestreken periode Bacardi-producten als indirect vertegenwoordiger heeft ingevoerd. [partij] betwist echter dat zij in die hoedanigheid invoert in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo. Zij betoogt dat de ‘economische realiteit’ in deze leidend moet zijn, omdat het haar opdrachtgever is die, als eigenaar van de ingevoerde goederen, de economische waarde van de parallelhandel realiseert.
4.70.
De rechtbank volgt [partij] hierin niet. Als indirect vertegenwoordiger handelt [partij] naar Nederlands burgerlijk recht in eigen naam en voor eigen risico. Belangrijker is dat zij in die hoedanigheid invoerder is in het geharmoniseerde regime voor douane en accijns, waar het HvJ aansluiting bij zoekt als het gaat om de uitleg van ‘invoer’ in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo. Het strookt met deze jurisprudentiële lijn om dat ook te doen bij beantwoording van de vraag wie in geval van indirecte vertegenwoordiging invoert in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo. Verder staan het ontbreken van een titel op de waren en het voor rekening van de opdrachtgever handelen – belangrijke elementen uit de door [partij] voorgestane, doorslaggevend te achten, economische realiteit – niet in de weg aan het aannemen van merkgebruik.
4.71.
De jurisprudentie waarnaar [partij] verwijst, noopt niet tot een ander oordeel. Uit het door [partij] aangehaalde arrest van het HvJ in de zaak Top Logistics/Bacardi kan namelijk niet worden afgeleid in welke hoedanigheid Top Logistics in die zaak optrad bij het verrichten van douane-expeditie werkzaamheden. Bovendien is in dat arrest geen oordeel gegeven over invoer door Top Logistics (als douane-expediteur). De verwijzing naar het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank in de zaak MHCS/Top Logistics kan [partij] ook niet baten, nu uit dat vonnis kan worden afgeleid dat Top Logistics in die zaak als direct vertegenwoordiger goederen invoerde voor haar opdrachtgevers. De uitspraak van het HvJ in de zaak Coty Germany/Amazon gaat, tot slot, niet over invoer.
4.72.
De slotsom luidt dat [partij] , als zij als indirect vertegenwoordiger optreedt, invoert in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo. Zij maakt inbreuk op de Bacardi-merken als zij op deze manier gedecodeerde Bacardi-producten en niet uitgeputte niet-Unie-producten invoert. Geen van de door Bacardi c.s. overgelegde stukken heeft echter betrekking op invoer van Bacardi-producten door [partij] als indirect vertegenwoordiger. In een aantal gevallen – bijvoorbeeld de onder 2.38 bedoelde invoer van Bacardi-producten en de producties EP12, EP13 en EP59 van Bacardi c.s. – is het onduidelijk dat en in welke hoedanigheid [partij] de daarin genoemde producten heeft ingevoerd. De algemene vaststelling dat [partij] in de door de vorderingen bestreken periode voor buiten de Unie gevestigde opdrachtgevers als indirect vertegenwoordiger Bacardi-producten heeft ingevoerd, is onvoldoende om thans concrete (dreiging van) merkinbreuk vast te stellen. Uit deze algemene vaststelling kan evenmin voldoende een dreigende merkinbreuk worden afgeleid.
(…)
Slotsom ten aanzien van [partij]
4.79.
Op een enkel onderdeel slaagt het verwijt van merkinbreuk door [partij] , te weten ten aanzien van de invoer in eigen naam en voor eigen rekening van een partij Bacardi-producten voorzien van het merk Grey Goose in maart 2012 en een partij gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bacardi in juli 2009.
4.80.
Verder heeft [partij] onrechtmatig jegens Bacardi c.s. gehandeld door merkinbreuk door derden te faciliteren en te bevorderen door:
- a) opslag onder T2 van gedecodeerde producten voorzien van de merken Bombay Sapphire (in juni 2008 en september 2010), Bacardi (in juli 2009) en Martini (in mei 2014);
- b) invoer (in mei 2014) als direct vertegenwoordiger van gedecodeerde
Bacardi-producten voorzien van het merk Martini.
4.81.
Tot slot heeft de rechtbank een voorshands bewijsvermoeden geformuleerd van opslag onder T2/AGD door [partij] in de periode van mei 2016 tot augustus 2016 van gedecodeerde producten voorzien van het merk Grey Goose. Op basis daarvan gaat de rechtbank er voorshands van uit dat [partij] ook in zoverre onrechtmatig heeft gehandeld door merkinbreuk van derden te faciliteren en te bevorderen.
2.8.
In het dictum van het Tussenvonnis staat – voor zover hier van belang –:
5.4.
treft de volgende provisionele voorzieningen op de voet van artikel 223 Rv, alle met ingang van één week na betekening van dit vonnis:
(…)
B. beveelt [partij] iedere inbreuk (in het bijzonder door invoer in eigen naam en voor eigen rekening) op het merk Grey Goose te staken en gestaakt te houden;
(…)
D. beveelt [partij] om de logistieke dienstverlening voor derden (in het bijzonder de opslag en invoer als direct vertegenwoordiger) met betrekking tot gedecodeerde
Bacardi-producten voorzien van de merken Bombay Sapphire, Bacardi, Grey Goose en Martini te staken en gestaakt te houden;
5.5.
bepaalt dat Pure Handling en [partij] ieder afzonderlijk een dwangsom verbeuren van
€ 50.000,-- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat zij de onder
5.4
verwoorde bevelen overtreden, met een maximum (voor ieder) van in totaal € 5.000.000,--;
2.9.
Het Tussenvonnis is op 8 april 2021 door Bacardi c.s. aan [partij] betekend.
Flessen Grey Goose wodka
2.10.
Op 30 mei 2022 heeft de Belgische Douane [10] een container aangehouden met daarin 2.230 dozen met in totaal 13.380 flessen
Grey Goose Vodka 1L/40%van het in Georgië gevestigde bedrijf GB International Limited (hierna: GB International). Ten aanzien van de goederen was een vermoeden van namaak gerezen. Nadat zowel door GB International als [partij] bezwaar is gemaakt tegen de aangekondigde vernietiging van de goederen, heeft de Belgische douane op 8 juni 2022 aan [partij] het volgende meegedeeld:
Grey Goose Vodka 1L/40%van het in Georgië gevestigde bedrijf GB International Limited (hierna: GB International). Ten aanzien van de goederen was een vermoeden van namaak gerezen. Nadat zowel door GB International als [partij] bezwaar is gemaakt tegen de aangekondigde vernietiging van de goederen, heeft de Belgische douane op 8 juni 2022 aan [partij] het volgende meegedeeld:
de vertegenwoordiger van de merkhouder heeft ons gemeld dat deze zending authentieke goederen betreft en dat ze mag worden vrijgegeven.”
2.11.
Bacardi c.s. heeft op 12 en 18 juli 2022 meerdere conservatoire afgifte-en bewijsbeslagen onder [partij] gelegd ten aanzien van beweerdelijke Namaak Grey Goose producten, waaronder de op 30 mei 2022 aangehouden (en weer vrijgegeven) partij. Over die partij vermeldt het verzoekschrift dat de douane nog in bezit was van één fysiek exemplaar Grey Goose, dat nog niet was vrijgegeven. Bij nader onderzoek door Bacardi and Company is gebleken dat het toch om namaakgoederen blijkt te gaan. In het verzoekschrift staat hierover onder meer (sic):
4.14
Niet alleen de inhoud, maar ook de fles zelf blijkt namaak te zijn. Hoewel er sprake is van een overtuigend kopie, dat Bacardi in eerste instantie ook wist te misleiden, blijken er toch verschillende fysieke kenmerken te zijn met een authentieke Grey Goose fles.
2.12.
Op 15 augustus 2022 hebben [partij] en Bacardi c.s. een vaststellingsovereenkomst gesloten, op grond waarvan [partij] op 19 augustus 2022 diverse documenten aan Bacardi c.s. heeft verstrekt ten aanzien van – samengevat – de in juli 2022 in beslag genomen partijen Grey Goose producten en andere sinds 1 december 2021 uit Georgië, Turkije en Israël binnengekomen partijen Grey Goose producten. Verder zijn partijen in artikel 4.5 overeengekomen dat [partij] van bij haar aangeboden partijen Grey Goose van iedere honderd dozen op ten minste één fles inbound-inspecties zal uitvoeren, waarbij onder meer een fles wordt geïnspecteerd en foto’s worden gemaakt van de doos en de flessen in de doos. Hierbij dient te worden gelet op de volgende “harde namaakkenmerken”:
Op de onderkant van de fles is een hoekige inkeping aangebracht (i.t.t. de rondere inkeping van de authentieke fles);
De scheurrand is een kartelrand (i.t.t. de gladde scheurrand op de authentieke fles);
De witte lijn (op de dop) is onder de scheurrand aangebracht (i.t.t. de witte lijn op / boven de scheurrand op de authentieke fles)
Het rood van de “G” komt niet uit bij het blauw van de “G” (i.t.t. de authentieke fles, waarbij dit wel het geval is).
2.13.
Per brief van 15 februari 2023 heeft Bacardi c.s. aan [partij] onder meer meegedeeld:
In het Tussenvonnis is [partij] veroordeeld zich te onthouden van bepaalde merkinbreukmakende en onrechtmatige gedragingen ten aanzien van (onder andere) het Grey Goose merk (eigendom van Bacardi), op straffe van een dwangsom. Het is Bacardi bekend geworden dat [partij] dergelijke gedragingen na betekening van het Tussenvonnis niet heeft gestaakt, en derhalve dwangsommen heeft verbeurd.
Uit de overgelegde informatie blijkt dat [partij] (…) als indirect vertegenwoordiger is opgetreden voor de onderneming Sasha Enterprises voor de invoer van namaak Grey Goose producten.
Uit de IMA-documenten volgt dat [partij] op de volgende data namaak Grey Goose flessen heeft ingevoerd:
17 december 2021;
4 januari 2022;
11 januari 2022;
13 januari 2022;
25 januari 2022;
14 februari 2022;
15 februari 2022;
16 maart 2022;
17 maart 2022;
28 maart 2022; en
3 mei 2022.
In totaal betreffen dit elf data. [partij] heeft derhalve herhaaldelijk in strijd met het
stakingsbevel gehandeld, dat iedere inbreuk op het Grey Goose merk verbiedt.
2.14.
Per brief van 16 februari 2023 aan Bacardi c.s. heeft [partij] betwist dat zij in strijd met het provisioneel stakingsbevel in het Tussenvonnis heeft gehandeld en heeft zij Bacardi c.s. verzocht te bevestigen dat zij niet zal overgaan tot het treffen van enige nadere executiemaatregel op grond van de beweerdelijk verbeurde dwangsommen.
Eindvonnis 27 juli 2022
2.15.
Ten aanzien van [partij] heeft de rechtbank in het Eindvonnis de als provisionele vordering opgelegde stakingsbevelen in de hoofdzaak toegewezen. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat [partij] informatie dient te verstrekken omtrent de omvang van de inbreuk / het onrechtmatige handelen en omtrent de opdrachtgevers en afnemers, zulks per merk waarop inbreuk wordt gemaakt dan wel inbreuk wordt gefaciliteerd of bevorderd. In het dictum van het Eindvonnis staat – voor zover hier van belang –:
in de hoofdzaak ten aanzien van [partij] :
(…)
3.3.
veroordeelt [partij] om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Bacardi c.s., mr. N.W. Mulder, een door haar, op haar kosten, opgestelde opgave te verstrekken, vergezeld van kopieën van relevante documenten (waaronder facturen, paklijsten, vrachtbrieven, foto’s, (e-mail)correspondentie, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, aangiftes, (breuk)formulieren en douanestukken), van:
a) het aantal gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Grey Goose met betrekking waartoe [partij] vanaf maart 2012 inbreukmakende handelingen heeft verricht (waaronder in ieder geval begrepen invoer in eigen naam en voor eigen rekening), zulks gerangschikt per jaar en per transactie, onder vermelding van het volledige adres/de volledige adressen, het telefoonnummer/de telefoonnummers van de opdrachtgever(s) en van de afnemer(s);
b) het aantal gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bacardi met betrekking waartoe [partij] vanaf juli 2009 inbreukmakende handelingen heeft verricht (waaronder in ieder geval begrepen invoer in eigen naam en voor eigen rekening), zulks gerangschikt per jaar en per transactie, onder vermelding van het volledige adres/de volledige adressen, het telefoonnummer/de telefoonnummers van de opdrachtgever(s) en van de afnemer(s);
c) het aantal gedecodeerde Bacardi-producten ten aanzien waarvan onrechtmatig is gehandeld, waaronder in ieder geval begrepen invoer als direct vertegenwoordiger en opslag op T2/AGD (ten behoeve van een derde/derden), van:
- producten voorzien van het merk Bombay Sapphire vanaf 1 juni 2008;
- producten voorzien van het merk Bacardi vanaf 1 juli 2009;
- producten voorzien van het merk Martini vanaf 1 mei 2014;
- producten voorzien van het merk Grey Goose vanaf 1 mei 2016,
zulks gerangschikt per jaar en per transactie, onder vermelding van het volledige adres/de volledige adressen, het telefoonnummer/de telefoonnummers van de opdrachtgever(s) en van de afnemer(s);
d) de op dag van het wijzen van dit vonnis onder [partij] aanwezige voorraad van de onder a) tot en met c) beschreven Bacardi-producten;
e) de hoeveelheid onder a) tot en met c) beschreven Bacardi-producten die op de datum van het opstellen van de opgave onderweg is naar [partij] , zulks gerangschikt per titularis;
f) de nettowinst die [partij] vanaf 16 juli 2015 heeft behaald met merkinbreukende invoer als bedoeld onder a) en b), gerangschikt per verleende dienst, waarbij onder nettowinst dient te worden verstaan het tarief voor die invoer dat [partij] bij haar opdrachtgevers in rekening heeft gebracht (door [partij] aangeduid als service fee) minus de in dit verband gemaakte kosten en verschuldigde belastingen;
3.4.
bepaalt dat [partij] een dwangsom verbeurt van € 10.000,-- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat zij de onder 3.3 verwoorde veroordeling overtreedt, met een maximum van in € 2.500.000,--;
2.16.
Het Eindvonnis is op 28 juli 2022 door Bacardi c.s. aan [partij] betekend. Dit houdt in dat [partij] uiterlijk op 28 oktober 2022 opgave moest doen aan Bacardi c.s. Partijen zijn op 21 oktober 2022 overeengekomen:
- dat [partij] uiterlijk op 28 oktober 2022 opgave zou doen als bedoeld in dictumonderdeel 3.3. van het Eindvonnis door een Exceldocument aan Bacardi te verstrekken, waarbij de dwangsom ex dictum onderdeel 3.4 van het Eindvonnis voor deze opgave zou gaan lopen vanaf 29 oktober 2022;
- [partij] uiterlijk op 22 december 2022 de relevante stukken behorend bij Exceldocument zou verstrekken, waarbij de dwangsom ex dictumonderdeel 3.4 van het Eindvonnis zou gaan lopen vanaf 23 december 2022;
- Bacardi na ontvangst op 28 oktober 2022 van het Exceldocument onderliggende stukken kon opvragen van (een redelijk aantal) lotnummers en/of klanten, waarbij [partij] verplicht was om deze relevante stukken uiterlijk binnen zeven dagen na het verzoek aan Bacardi te verstrekken.
2.17.
Per e-mailbericht van 28 oktober 2022 heeft [partij] twee Excel-overzichten aan Bacardi c.s. verstuurd, waarin per regel informatie over een zending producten is opgenomen. Het eerste Excel-overzicht ziet op informatie uit het tot 2013 door [partij] gehanteerde Warehouse Management Systeem en bestond uit 180 regels. Het tweede Excel-overzicht ziet op informatie uit het vanaf 2013 door [partij] gehanteerde Warehouse Management Systeem en bestond uit 1015 regels. In totaal bestond de Eindopgave dus uit 1195 regels/zendingen (bestaande uit verschillende aantallen producten).
2.18.
Bacardi c.s. heeft op 2 november 2022 de onderliggende stukken van 29 zendingen opgevraagd, die [partij] conform afspraak als eerste heeft verstrekt. Per e-mailbericht van 11 november 2022 heeft Bacardi c.s. hierover opgemerkt:
Hartelijk dank voor toezending van de documenten. Bij eerste bestudering lijken er relevante stukken te ontbreken. Het gaat (jn ieder geval) om de volgende documenten:
Dossier H1561 NOK: Vrijwel alle relevante stuken ontbreken. Volgens bijgaand screenshot houdt het dossier verband met transactie V33-0650. Kunt u [partij] de relevante documenten ivm deze transactie alsnog aan te leveren?
Dossier H1662: Dit is een omboekingsdossier. Het ziet onder meer op een partij gedecodeerde Grey Goose T2 goederen met LOE nummer DSE118IB/ C131080C/R123. Kunt u [partij] vragen de dossiers en bijbehorende documenten te leveren met betrekking tot de inslag, opslag en uitslag van deze partij?
In alle dossiers ontbreken de documenten die zien op het decoderen tijdens de opslag. Kunt u [partij] vragen om deze te verstrekken?
Bij een aantal dossiers ontbreken de werkformulieren. Kunt u [partij] vragen deze alsnog te verstrekken?
Bij een aantal dossiers ontbreken getekende “transport declarations”. Kunt u [partij] vragen deze alsnog te verstrekken?
2.19.
In de periode na 2 november 2022 heeft [partij] op verschillende momenten onderliggende stukken toegezonden. De laatste relevante stukken behorend bij de Excel-overzichten heeft [partij] – na door Bacardi c.s. verleend uitstel – op 9 januari 2023 aan Bacardi c.s. verstuurd.
2.20.
Per brief van 3 oktober 2023 heeft Bacardi c.s. aan [partij] meegedeeld dat zij recentelijk verschillende transacties heeft geïdentificeerd waarbij [partij] dienstverlening heeft verleend ten aanzien van gedecodeerde Bacardi Producten met T2/AGD status, die niet in de opgave zijn vermeld. Nadat zij in de brief drie van deze transacties heeft beschreven, heeft zij [partij] gesommeerd om uiterlijk 11 oktober 2023 alsnog een volledige en juiste opgave (door middel van het toevoegen van de ontbrekende transacties aan de aangeleverde Excel bestanden) te verstrekken en alle daarbij behorende onderliggende documenten niet later dan 8 november 2023 aan te leveren. Bacardi c.s. heeft verder geschreven, voor zover hier van belang:
Het is Bacardi niet duidelijk waarom [partij] geen volledige opgave heeft gedaan. Het is voor [partij] zeer eenvoudig om in haar systemen de douanestatus te achterhalen van producten ten aanzien waarvan zij dienstverlening heeft verleend, en of deze producten zijn gedecodeerd. [partij] houdt immers nauwkeurig bij wat de specificaties zijn van alle producten die bij haar worden ingeslagen. Ook producten die bij [partij] zijn gedecodeerd zijn eenvoudig te identificeren. [partij] hoeft hiervoor enkel te filteren op VAL-activiteiten waarbij de lotcode een toevoeging heeft gekregen die duidt op decoderen (“-01”). In combinatie met een invoerhandeling is hier sprake van inbreukmakend, dan wel onrechtmatig handelen.
En sluit af met:
Indien [partij] niet tijdig aan dit verzoek voldoet, of wederom een onjuiste en onvolledige opgave verstrekt, zal Bacardi aanspraak maken op dwangsommen.
2.21.
Per brief van 11 oktober 2023 heeft [partij] aan Bacardi c.s. onder meer meegedeeld:
Naar aanleiding van uw brief met bijlagen heeft [partij] een gedetailleerde blik geworpen op de drie door u aangehaalde voorbeelden en onderzocht of deze voorbeelden inderdaad onder de reikwijdte van de opgaveverplichting vallen en zo ja, waarom deze destijds niet mee zijn verstuurd.
Op basis van dit onderzoek concludeert [partij] dat het niet opgeven van deze drie aangehaalde kwesties te wijten is aan:
(i) het destijds voor sommige transacties abusievelijk niet administreren van alle
inspectiekenmerken, waardoor de goederen niet naar voren zijn gekomen in het gefilterd resultaat toen [partij] voor de opgave een search deed in haar administratiesysteem op basis van inspectiekenmerken (namelijk, die inspectiekenmerken waarmee gedecodeerde goederen worden aangeduid), danwel
(ii) een menselijke vergissing /omissie ten tijde van het doen van de omvangrijke opgave.
(…)
Op basis van het voorgaande is het eerder verstuurde Excel-bestand, zoals vorig jaar geëxtraheerd uit het nieuwe systeem van [partij] , handmatig aangevuld met drie regels over de hiervoor genoemde goederen (zie gearceerde regels 321 t/m 323). [partij] zal ook alle relevante documenten ten aanzien van deze goederen (voor zover vallend onder de opgaveverplichting) naar u sturen. Digitaal kunnen deze documenten nu al naar u gestuurd worden zodra wij weer een downloadlink ter beschikking gesteld krijgen.
(…)
De oorzaak voor het niet opgeven van deze goederen is aldus gelegen in het feit dat deze goederen niet naar voren zijn gekomen bij een digitale search en filtering op basis van inspectiekenmerken of abusievelijk niet zijn opgemerkt. [partij] kan niet uitsluiten dat deze
errorsook hebben plaatsgevonden ten aanzien van andere goederen. In het licht van deze
errorskan [partij] momenteel ook niet uitsluiten dat andere
errorshebben ingetreden als gevolg van onjuiste omzettingen van inspectiekenmerken door de overgang destijds naar een nieuw administratiesysteem.
errorsook hebben plaatsgevonden ten aanzien van andere goederen. In het licht van deze
errorskan [partij] momenteel ook niet uitsluiten dat andere
errorshebben ingetreden als gevolg van onjuiste omzettingen van inspectiekenmerken door de overgang destijds naar een nieuw administratiesysteem.
[partij] zal nauwkeurig een onderzoek doen naar eventuele verdere
errorsen goederen die onverhoopt zijn weggevallen.
errorsen goederen die onverhoopt zijn weggevallen.
2.22.
Per brief van 17 oktober 2023 heeft Bacardi c.s. [partij] gesommeerd om alsnog een juiste en volledige opgave te verstrekken, waarvoor zij deadlines tussen 1 november 2023 en 15 januari 2024 stelt voor verschillende soorten informatie. Verder heeft Bacardi c.s. geschreven – voor zover hier van belang -:
Vanwege de onjuiste en onvolledige opgave – die te wijten is aan meerdere voorkombare fouten door [partij] – zijn de dwangsommen als bedoeld in rov. 3.4 van het eindvonnis maximaal verbeurd.
Bacardi behoudt zich alle rechten voor deze dwangsommen (op een later moment)
officieel aan te zeggen.
2.23.
Op 1 november 2023 en 15 november 2023 heeft [partij] aan Bacardi c.s. Excel-overzichten verstuurd, aangevuld met in totaal 122 regels/zendingen. De onderliggende documenten heeft [partij] op 30 december 2023 aan Bacardi c.s. verstuurd.
2.24.
Per brief van 7 november 2023 heeft Bacardi c.s. aan [partij] meegedeeld dat zij vasthoudt aan haar standpunt dat [partij] de maximale hoeveelheid aan dwangsommen heeft verbeurd, ter hoogte van EUR 2.500.000 en dat haar brief geldt als een stuitingshandeling voor de executie van de verbeurde dwangsommen, in de zin van 3:317 lid 1 BW jo. 611g Rv.
2.25.
Nadat Bacardi c.s. per e-mailbericht van 9 februari 2024 wederom de vermeend verbeurde dwangsommen uit hoofde van overtreding van het Stakings- en Opgavebevel heeft gestuit, heeft [partij] bij dagvaarding van 27 februari 2024 de onderhavige procedure aanhangig gemaakt.
3.Het geschil
in conventie
3.1.
[partij] vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
In de provisionele vordering ex artikel 223 Rv
I. Bacardi c.s. verbiedt executiemaatregelen te treffen ten aanzien van Dwangsom I op grond van de Gewraakte Handelingen (zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding), in welke vorm en/of op welke wijze dan, tot de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde gaat of een andere in goede justitie te bepalen datum;
II. Bacardi c.s. verbiedt executiemaatregelen te treffen op de voet van dictumonderdeel 3.4 (jo. 3.3.) van het Eindvonnis, in welke vorm en/of op welke wijze dan ook, tot de datum waarop dit vonnis in de hoofdzaak in kracht van gewijsde gaat of een andere in goede justitie te bepalen datum; en
III. aan de onder I. en II. genoemde verboden een onmiddellijk opeisbare dwangsom te verbinden van EUR 50.000,-- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Bacardi c.s. na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, één of meer van de verboden geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans een andere in goede justitie te bepalen dwangsom; en
IV. Bacardi c.s. veroordeelt in de kosten van dit incident ex artikel 223 Rv, inclusief de kosten van de advocaat van [partij] en de nakosten van dit geding, één en ander te voldoen binnen 14 dagen (zegge:
veertien dagen)na betekening van het in deze procedure te wijzen vonnis, en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten, te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;
veertien dagen)na betekening van het in deze procedure te wijzen vonnis, en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten, te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;
In de hoofdzaak
V. voor recht verklaart dat [partij] géén dwangsommen heeft verbeurd uit hoofde van het Tussenvonnis door de Gewraakte Handelingen (zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding);
VI. primair voor recht verklaart dat [partij] géén dwangsommen heeft verbeurd uit hoofde van dictumonderdeel 3.4 (jo. 3.3) van het Eindvonnis, subsidiair enige verbeurde dwangsom opheft danwel vermindert tot een maximum van EUR 20.000,--, of een andere in goede justitie te bepalen bedrag;
VII. Bacardi c.s. verbiedt executiemaatregelen te treffen, in welke vorm en/of op welke wijze dan ook, door Bacardi c.s. op grond van het Tussenvonnis ten aanzien Dwangsom I voor de Gewraakte Handelingen;
VIII. primair Bacardi c.s. verbiedt executiemaatregelen te treffen, in welke vorm en/of op welke wijze dan ook, op de voet van dictumonderdeel 3.4 (jo. 3.3.) van het Eindvonnis, danwel subsidiair Bacardi c.s. verbiedt executiemaatregelen te treffen, in welke vorm en/of op welke wijze dan ook, op de voet van dictumonderdeel 3.4 (jo. 3.3.) van het Eindvonnis, voor zover deze executiemaatregelen worden gelegd voor een hoger bedrag dan EUR 20.000,-- (of een andere in goede justitie te bepalen bedrag voor verbeurte van dwangsommen);
IX. aan de onder VII. en VIII. genoemde verbod een onmiddellijk opeisbare dwangsom te verbinden van EUR 50.000,-- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Bacardi, na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, één of meer van de verboden geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans een andere in goede justitie te bepalen dwangsom; en
X. Bacardi c.s. te veroordelen in de kosten van deze procedure, inclusief de kosten van de advocaat van [partij] en de nakosten van dit geding, één en ander te voldoen binnen 14 dagen (zegge:
veertien dagen)na betekening van het in deze procedure te wijzen vonnis, en -voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten, te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening aan de dag der algehele voldoening.
veertien dagen)na betekening van het in deze procedure te wijzen vonnis, en -voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten, te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening aan de dag der algehele voldoening.
3.2.
[partij] legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij geen dwangsommen heeft verbeurd uit hoofde van het Tussenvonnis en het Eindvonnis. De aanspraken van Bacardi wegens verbeurde dwangsommen zijn ongegrond. [partij] heeft geen handelingen verricht die volgens het Tussenvonnis en/of het Eindvonnis zijn te kwalificeren als merkinbreuk. [partij] heeft tijdig voldaan aan het Opgavebevel uit het Eindvonnis. Direct nadat [partij] op het ontbreken van (bij Bacardi al bekende) informatie werd gewezen, heeft zij inspanningen verricht om de eerder gedane opgave aan te vullen en de gevraagde informatie te leveren. Er is sprake van een zodanige geringe overtreding dat de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat geen sprake is van verbeurte van dwangsommen.
3.3.
Bacardi c.s. voert verweer dat strekt tot afwijzing van de vorderingen en met veroordeling van [partij] in proceskosten, vermeerderd met de nakosten en wettelijke rente.
In reconventie
3.4.
Bacardi c.s. vordert in reconventie dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I. voor recht verklaart dat [partij] het stakingsbevel als vermeld in dictumonderdeel 5.4 van het Tussenvonnis heeft overtreden, en dat [partij] wegens overtreding van dit stakingsbevel uit hoofde van dictumonderdeel 5.5 van het Tussenvonnis dwangsommen heeft verbeurd ter hoogte van EUR 600.000,-, althans EUR 300.000,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, en [partij] te veroordelen dit bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente tot de dag van algehele betaling, binnen één week na betekening van dit vonnis aan Bacardi te betalen;
II. voor recht verklaart dat [partij] het opgavebevel als vermeld in dictumonderdeel 3.3 van het Eindvonnis heeft overtreden, en dat [partij] wegens overtreding van dit stakingsbevel uit hoofde van dictumonderdeel 3.4 van het Eindvonnis dwangsommen heeft verbeurd ter hoogte van EUR 2.500.000,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, en [partij] te veroordelen dit bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente tot de dag van algehele betaling, binnen één week na betekening van dit vonnis aan Bacardi te betalen;
III. voor recht verklaart dat [partij] met het als indirect vertegenwoordiger invoeren van namaak GREY GOOSE flessen inbreuk heeft gemaakt op de GREY GOOSE Merken en [partij] te veroordelen om aan Bacardi te vergoeden de schade die Bacardi heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden ten gevolge van deze merkinbreuk, één en ander op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van de eerste vastgestelde inbreuk, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening of, zulks ter keuze van Bacardi c.s., de door [partij] met de merkinbreuk genoten nettowinst aan Bacardi c.s. af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van de eerste vastgestelde inbreuk 1 december 2021, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;
IV. [partij] veroordeelt om aan Bacardi c.s. te vergoeden de schade die Bacardi c.s. heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden ten gevolge van het in hoofdstuk 10 van de eis in reconventie omschreven onrechtmatig handelen van [partij] , één en ander op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 december 2021, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening en/of, zulks ter keuze van Bacardi c.s., de door [partij] met het onrechtmatig handelen genoten nettowinsten aan Bacardi c.s. af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 december 2021, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;
V. [partij] veroordeelt in de volledige door Bacardi c.s. gemaakte redelijke en evenredige proceskosten en andere kosten van het geding, als bedoeld in artikel 1019h Rv, en [partij] ten aanzien van de proceskosten die buiten de reikwijdte van 1019h Rv vallen, te veroordelen in de kosten van dit geding, te vermeerderen met nakosten vooraf (voorwaardelijk) te begroten op EUR 173,- zonder betekening, dan wel EUR 263,- in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen 7 dagen na dagtekening van het vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na-)kosten niet binnen die termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen over de (na-)kosten te rekenen vanaf 7 dagen na dagtekening van het vonnis, dan wel, voor zover het gaat om de kosten van betekening van het vonnis, vanaf 7 dagen na betekening.
3.5.
Bacardi c.s. legt daaraan het volgende ten grondslag. [partij] heeft met het als indirect vertegenwoordiger invoeren van 86.104 namaak GREY GOOSE wodka flessen inbreuk gemaakt op het merk GREY GOOSE, dictumonderdeel 5.4 van het Tussenvonnis overtreden en op grond van dictumonderdeel 5.5 van dat Tussenvonnis dwangsommen verbeurd. Verder heeft [partij] met het niet opgeven van meerdere zendingen dictumonderdeel 3.3 van het Eindvonnis overtreden en daarmee op grond van dictumonderdeel 3.4 van dat Eindvonnis dwangsommen verbeurd. Het gaat om een bedrag van EUR 2.500.000,--, want Bacardi heeft de aanvullende opgave van [partij] meer dan 250 dagen te laat ontvangen. Met het faciliteren van de handel in namaak GREY GOOSE wodka flessen heeft [partij] jegens Bacardi gehandeld in strijd met de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW. [partij] heeft stelselmatig alle rode vlaggen die voor haar uithingen genegeerd.
3.6.
[partij] voert verweer dat strekt tot afwijzing van de vorderingen en met veroordeling van Bacardi c.s. in de proceskosten, vermeerderd met de nakosten en wettelijke rente.
3.7.
Op de standpunten van partijen in conventie en reconventie wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.
4.De beoordeling
In conventie en reconventie
Bevoegdheid
4.1.
De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd om van dit (executie)geschil in conventie kennis te nemen op grond van artikel 24 EVEX II [11] , reeds omdat Bacardi c.s. is verschenen zonder die bevoegdheid te betwisten. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid in reconventie.
In conventie en reconventie
4.2.
Partijen vorderen over en weer verklaringen voor recht voor wat betreft het al dan niet overtreden van het Stakingsbevel uit het Tussenvonnis en het al dan niet (volledig) nakomen van het Opgavebevel in het Eindvonnis en het verbeuren van aan het Stakingsbevel en Opgavebevel verbonden dwangsommen. De rechtbank zal deze vorderingen gezamenlijk behandelen.
Juridisch kader
4.3.
Teneinde de vraag te beantwoorden of dwangsommen zijn verbeurd, zal de rechtbank moeten onderzoeken of de door de rechter verlangde prestatie waaraan de dwangsom als sanctie is verbonden, is verricht.
4.3.1.
De vraag of [partij] de verlangde prestaties heeft verricht, moet worden beantwoord door hetgeen zij ter uitvoering van de veroordeling heeft verricht, te toetsen aan de inhoud van de veroordeling, zoals deze door uitleg moet worden vastgesteld. De veroordeling moet worden uitgelegd in het licht en met inachtneming van de overwegingen die tot die beslissing hebben geleid. Bij de uitleg dienen het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te worden genomen, in die zin dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel. [12]
4.3.2.
Indien een veroordeling een bevel bevat (een gebod of een verbod), is het vanuit het oogpunt van rechtszekerheid van belang dat het bevel voldoende duidelijk is afgebakend, zodat de partij tegen wie het bevel is uitgesproken zoveel mogelijk zekerheid krijgt omtrent de vraag welke gedragingen onder het bevel zijn begrepen. Dit geldt in het bijzonder als aan het bevel een dwangsom is verbonden. [13]
4.3.3.
Als een uitgesproken veroordeling algemeen geformuleerd is en ruimte laat voor verschillende interpretaties, dan kan er, afhankelijk van de veroordeling en de omstandigheden van het geval, aanleiding zijn deze veroordeling zo uit te leggen dat de prestatie ter voldoening aan die veroordeling slechts dan niet aan de veroordeling voldoet, wanneer daarover in ernst niet kan worden getwijfeld. Ten slotte kunnen ook de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van belang zijn. [14]
vordering V en VII in conventie / vordering I in reconventie
Provisioneel stakingsbevel Tussenvonnis
4.4.
Bacardi c.s. stelt dat [partij] het Stakingsbevel heeft overtreden door in de periode van 17 december 2021 tot en met 13 juni 2022 twaalf keer als indirect vertegenwoordiger voor de Indiase onderneming Sasha Enterprises flessen wodka voorzien van het teken GREY GOOSE in te voeren. In totaal gaat het om 86.104 flessen. Bacardi c.s. stelt dat het bij alle zendingen om namaak flessen GREY GOOSE wodka gaat; [partij] heeft dit betwist.
4.5.
Tussen partijen staat vast dat bij al deze zendingen sprake was van indirecte vertegenwoordiging door [partij] . Bacardi c.s. stelt dat [partij] door het als indirect vertegenwoordiger invoeren van namaak GREY GOOSE producten inbreuk heeft gemaakt op de Bacardi-merken, het Stakingsbevel daarmee heeft overtreden en de daaraan verbonden dwangsommen heeft verbeurd. Zij verwijst hiervoor naar rov. 4.72 van het Tussenvonnis, waarin de rechtbank heeft overwogen dat
“ [partij] , als zij als indirect vertegenwoordiger optreedt, invoert in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo”en
“inbreuk maakt op de Bacardi-merken als zij op deze manier gedecodeerde Bacardi-producten en niet uitgeputte niet-Unie-producten invoert.”
“ [partij] , als zij als indirect vertegenwoordiger optreedt, invoert in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo”en
“inbreuk maakt op de Bacardi-merken als zij op deze manier gedecodeerde Bacardi-producten en niet uitgeputte niet-Unie-producten invoert.”
4.6.
De rechtbank volgt Bacardi c.s. niet. In het omvangrijke Tussenvonnis bespreekt de rechtbank de verschillende manieren waarop [partij] als douane-expediteur douaneformaliteiten, zoals invoer, voor haar opdrachtgevers kan verrichten, één en ander in het kader van de vraag of [partij] – in het geval dat sprake is van gedecodeerde dan wel niet uitgeputte niet-Unie-producten – zelf ook (naast haar opdrachtgever) inbreuk maakt op de merkrechten van Bacardi c.s. [partij] kan douane-formaliteiten verrichten (1) in eigen naam en voor eigen rekening, (2) in naam en voor rekening van de opdrachtgever (directe vertegenwoordiging) en (3) in eigen naam en voor rekening van de opdrachtgever (indirecte vertegenwoordiging). [15] Hoewel de rechtbank in het Tussenvonnis heeft overwogen dat [partij] merkinbreuk maakt als zij optreedt als indirect vertegenwoordiger, stelt zij in dezelfde rechtsoverweging (rov. 4.72 van het Tussenvonnis) vast dat geen van de door Bacardi c.s. overgelegde stukken betrekking heeft op invoer van Bacardi-producten door [partij] als indirect vertegenwoordiger. Om vervolgens te oordelen dat het gestelde
“onvoldoende [is] om thans concrete (dreiging van) merkinbreuk vast te stellen”. Nu de rechtbank op basis van de stellingen van Bacardi c.s. en de onderbouwing daarvan geen (dreigende) merkinbreuk kon vaststellen, had Bacardi c.s. op die grond geen belang bij het Stakingsbevel.
Mutatis mutandisbetekent dit dat het Stakingsbevel niet zo mag worden uitgelegd dat het toch zou zien op indirecte vertegenwoordiging. Zelfs als de ingevoerde GREY GOOSE producten inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi c.s., hetgeen door [partij] wordt betwist, heeft [partij] door het invoeren van deze producten als indirect vertegenwoordiger, het Stakingsbevel niet overtreden en dus geen dwangsommen verbeurd. Gelet hierop zal de door [partij] onder V in conventie gevorderde verklaring voor recht, dat zij geen dwangsommen heeft verbeurd, worden toegewezen en de spiegelbeeldige onder I in reconventie gevorderde verklaring voor recht worden afgewezen.
“onvoldoende [is] om thans concrete (dreiging van) merkinbreuk vast te stellen”. Nu de rechtbank op basis van de stellingen van Bacardi c.s. en de onderbouwing daarvan geen (dreigende) merkinbreuk kon vaststellen, had Bacardi c.s. op die grond geen belang bij het Stakingsbevel.
Mutatis mutandisbetekent dit dat het Stakingsbevel niet zo mag worden uitgelegd dat het toch zou zien op indirecte vertegenwoordiging. Zelfs als de ingevoerde GREY GOOSE producten inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi c.s., hetgeen door [partij] wordt betwist, heeft [partij] door het invoeren van deze producten als indirect vertegenwoordiger, het Stakingsbevel niet overtreden en dus geen dwangsommen verbeurd. Gelet hierop zal de door [partij] onder V in conventie gevorderde verklaring voor recht, dat zij geen dwangsommen heeft verbeurd, worden toegewezen en de spiegelbeeldige onder I in reconventie gevorderde verklaring voor recht worden afgewezen.
4.7.
Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank in het kader van de beoordeling van deze executie gerelateerde vorderingen niet toekomt aan de vraag of de ingevoerde wodkaflessen voorzien van het GREY GOOSE teken namaak dan wel niet-EU goederen (gelet op het USHW label dat op een deel van de flessen van de twaalf zendingen was aangebracht) betreffen (zie hierna r.o. 4.16).
4.8.
Het door [partij] onder VII gevorderde verbod tot het treffen van executiemaatregelen door Bacardi c.s. wordt wegens het ontbreken van belang afgewezen. Tegenover de toezegging van Bacardi c.s. [16] dat zij pas zal overgaan tot het treffen van executiemaatregelen nadat positief op haar reconventionele vordering is beslist, heeft [partij] niet gesteld dat Bacardi c.s. – ondanks de in dit vonnis toegewezen verklaring voor recht in conventie – toch dreigt over te gaan tot het nemen van executiemaatregelen.
vordering VI en VIII in conventie / vordering II in reconventie
Opgavebevel Eindvonnis
4.9.
Tussen partijen is niet in geschil dat de Opgave als bedoeld onder 3.3 van het Eindvonnis is gedaan door middel van het toesturen van de twee Excel-overzichten aan Bacardi c.s. op 28 oktober 2022 (zie 2.17). Tevens is komen vast te staan dat deze opgave niet volledig was. Na de brief van Bacardi c.s. van 3 oktober 2023 (zie 2.19) heeft [partij] immers nog 123 regels/zendingen toegevoegd aan de Excelsheets. Gelet hierop heeft [partij] met ingang van 29 oktober 2022 de in het Eindvonnis bepaalde dwangsom van € 10.000,- per dag verbeurd. Anders dan [partij] heeft betoogd, is het ontbreken van ca. 11% van de in aanmerking komende zendingen niet dusdanig gering dat die overtreding geen verbeurte van dwangsommen rechtvaardigt. De verklaring die [partij] geeft voor het in eerste instantie missen van de zendingen (door [partij] aangeduid als
Error I, II en III)hangen samen met de bedrijfsvoering van [partij] en komen voor haar rekening en risico. Na 250 dagen, dus op 5 juli 2023, is daarmee het maximum van € 2.500.000,- bereikt.
Error I, II en III)hangen samen met de bedrijfsvoering van [partij] en komen voor haar rekening en risico. Na 250 dagen, dus op 5 juli 2023, is daarmee het maximum van € 2.500.000,- bereikt.
4.10.
In haar conclusie van antwoord in reconventie heeft [partij] onder verwijzing naar artikel 611g eerste lid Rv zich op het standpunt gesteld dat een deel van de dwangsommen zijn verjaard, tot een bedrag van (ten minste) € 1.700.000,-. Een dwangsom verjaart immers door verloop van zes maanden na de datum waarop zij is verbeurd. De eerste dwangsom is op 29 april 2023 verbeurd (zes maanden na 29 oktober 2022) en de laatste dwangsom op 5 januari 2024. Met de brief van 17 oktober 2023 heeft Bacardi c.s. slechts de verjaring gestuit van de dwangsommen die op dat moment nog niet waren verbeurd, aldus nog steeds [partij] .
4.11.
Bacardi c.s. heeft hiertegenover aangevoerd dat zij pas in september 2023 op de hoogte kwam van de onvolledigheid van de opgave, zodat de verjaringstermijn op grond van artikel 611g lid 3 Rv tot die tijd was geschorst. Kort nadat zij van die onvolledigheid kennis nam, heeft zij [partij] op 3 oktober 2023 (zie 2.19) hiervan in kennis gesteld, aldus Bacardi c.s.
4.12.
[partij] heeft tijdens de mondelinge behandeling gewezen op het e-mailbericht van 10 november 2022 (zie 2.18), waaruit volgens haar zou blijken dat Bacardi c.s. veel eerder van de onvolledigheid van de opgave op de hoogte was. Dit overtuigt niet. Het e-mailbericht van 10 november 2022 ging over de onvolledigheid van de stukken van dossiers die Bacardi c.s. op grond van de Excelsheets had opgevraagd. In het licht van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de verbeurde dwangsommen niet zijn verjaard. Bacardi c.s. kwam immers pas in september 2023 van de onvolledigheid op de hoogte, zodat de verjaring tot die tijd op grond van artikel 611g lid 3 Rv was geschorst.
4.13.
Tegenover de gemotiveerde betwisting door Bacardi c.s. heeft [partij] onvoldoende onderbouwd dat sprake was van een blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Bacardi c.s. heeft onder meer aangevoerd dat [partij] de missende regels makkelijk had kunnen achterhalen met een zoekslag in haar administratie op haar eigen decodeercode (-01) dan wel NGD (number glass cleaned of decoded), zie ook rechtsoverweging 4.54 van het Tussenvonnis (aangehaald hiervoor onder 2.7) Gelet hierop slaagt het beroep van [partij] op artikel 611d Rv om de dwangsom op te heffen dan wel de dwangsom te verminderen niet.
4.14.
Uit het voorgaande volgt dat de dwangsom uit hoofde van dictumonderdeel 3.4 is verbeurd tot het maximumbedrag van € 2.500.000,- en voor opheffing dan wel vermindering van de dwangsom geen plaats is. Dit betekent dat de vorderingen onder VI en VIII in conventie worden afgewezen. Voor de vordering onder II. in reconventie geldt dat de verklaring voor recht dat [partij] dwangsommen heeft verbeurd tot een bedrag van € 2.500.000,00,- wordt toegewezen, alsmede de betaling van dit bedrag aan Bacardi c.s. Voor de verklaring voor recht dat [partij] het Opgavebevel in het Eindvonnis heeft overtreden, heeft Bacardi c.s. geen zelfstandig belang gesteld, zodat deze wordt afgewezen.
Tussenconclusie
4.15.
In de hoofdzaak in conventie wordt het onder V. gevorderde toegewezen en het onder VI. tot en met IX. gevorderde afgewezen. In reconventie wordt het onder I. gevorderde afgewezen, alsmede de onder II. gevorderde verklaringen voor recht. De onder II. gevorderde betaling van de verbeurde dwangsommen van in totaal € 2.500.000,- wordt toegewezen, te betalen binnen één week na betekening van dit vonnis.
In reconventie verder
vordering III
4.16.
De vraag die ten grondslag ligt aan de gevorderde verklaring voor recht dat [partij] inbreuk maakt op de merkrechten van Bacardi is of [partij] - door het als indirect vertegenwoordiger invoeren in de Europese Unie van flessen voorzien van tekens gelijk aan het GREY GOOSE merk - inbreuk maakt op dat merk op grond van artikel 9 lid 1, lid 2 sub a jo lid 3 UMVo. Het gaat dan om het invoeren van de 86.104 vermeend nagemaakte flessen wodka voorzien van het teken GREY GOOSE (zie 4.4). De vraag of degene die optreedt als indirect vertegenwoordiger ook zelf merkinbreuk maakt in voorkomende gevallen, ligt voor in het hoger beroep tegen het Tussenvonnis en het Eindvonnis. Hierin ziet de rechtbank aanleiding om de beslissing op deze vordering aan te houden totdat in hoger beroep is beslist. Dit geldt tevens voor de gevorderde schadevergoeding.
vordering IV
4.17.
Bacardi c.s. heeft als relevante feiten en omstandigheden voor het onrechtmatig handelen van [partij] gewezen op (i) de aard van dienstverlening (douane-entrepot, fiscale vertegenwoordiging en financiële dienstverlening), (ii) de mate en wijze van betrokkenheid (grootschalig en intensief), (iii) het stelselmatig en bewust negeren van talloze rode vlaggen, alsmede (iv) het achterhouden van informatie met betrekking tot vijf volle containers met namaak GREY GOOSE wodka flessen waarvan [partij] ten tijde van de afgiftebeslagen wist dat die naar haar onderweg waren.
4.18.
Bacardi c.s. heeft – ook na vragen op de mondelinge behandeling – de door haar gestelde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm niet gedefinieerd. De rechtbank is van oordeel dat in de onderhavige zaak het handelen van [partij] dient te worden getoetst aan wat een redelijk handelend expediteur zou doen. Daarbij wordt vooropgesteld dat uit de toepasselijke wet- en regelgeving voor die expediteur (op het gebied van fiscale vertegenwoordiging en de administratie verplichtingen op grond van de DWU) geen plicht voor [partij] volgt om de geadministreerde gegevens te controleren op juistheid. De bepalingen waarop Bacardi c.s. zich beroept zijn niet in het leven geroepen om de belangen van de merkhouder te beschermen. Bij de inslag van producten worden door de medewerkers van [partij] – ter uitvoering van haar verplichtingen op grond van de DWU – bepaalde kenmerken van de producten genoteerd (zoals merk, lotcode, alcoholpercentage) maar zij zijn daarbij niet bedacht (en hoeven dit ook niet te zijn) op voor hen onbekende namaakkenmerken, zeker gelet op de omvang van de goederenstromen die [partij] verwerkt, de snelheid die nodig is bij de inslag van goederen en de grote verscheidenheid van goederen die jaarlijks in de loodsen van [partij] worden opgeslagen. De door Bacardi c.s. in het kader van deze procedure genoemde namaakkenmerken (zie 2.12) zijn niet van dien aard dat ze bij een globale inspectie van de producten tijdens de inslag daarvan opvallen. Bacardi c.s. zelf heeft een door de Belgische douane tegengehouden partij vrijgegeven, omdat niet was gezien dat het namaak GREY GOOSE producten betrof. Andere door Bacardi c.s. genoemde rode vlaggen leiden evenmin tot een controleplicht van door haar geadministreerde gegevens aan de zijde van [partij] . Bij het achteraf nader bestuderen en het naast elkaar leggen van facturen kan wellicht een onregelmatigheid worden ontdekt, maar daaruit volgt niet dat die onregelmatigheden bij een expediteur als [partij] meteen gesignaleerd moeten worden.. Van een overtreding van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm is dus geen sprake, zodat de vordering onder IV. in reconventie wordt afgewezen.
De beoordeling in het incident
4.19.
Aangezien de rechtbank in de hoofdzaak de verboden tot het treffen van executiemaatregelen heeft afgewezen, liggen de op grond van artikel 223 Rv door [partij] gevorderde provisionele voorzieningen eveneens voor afwijzing gereed.
4.20.
[partij] zal, gelet op het voorgaande, worden veroordeeld tot betaling van de kosten van het incident, aan de zijde van Bacardi c.s. tot dusver echter begroot op nihil. Daartoe overweegt de rechtbank dat de namens Bacardi c.s. gevoerde incidentele verweren geheel samenvallen met haar verweren tegen de gelijkluidende vorderingen in de hoofdzaak. Het incident heeft aan de zijde van Bacardi c.s. dus geen relevante, afzonderlijk voor vergoeding in aanmerking komende kosten veroorzaakt.
In conventie (hoofdzaak en incident) en reconventie
Proceskosten
4.21.
In de hoofdzaak in conventie zijn partijen over en weer in het ongelijk gesteld. Hierin ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren. In het incident wordt [partij] als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten, die tot dusver worden begroot op nihil.
4.22.
De proceskostenbeslissing in reconventie wordt aangehouden.
5.De beslissing
De rechtbank
in de hoofdzaak in conventie
5.1.
verklaart voor recht dat [partij] geen dwangsommen heeft verbeurd uit hoofde van het Tussenvonnis door in de periode van 17 december 2021 tot en met 3 mei 2022 als indirecte vertegenwoordiger T1-T2-aangiften in te dienen ten aanzien van GREY GOOSE producten voor haar Indiase opdrachtgever Sasha Enterprises,
5.2.
compenseert de proceskosten, in die dat iedere partij haar eigen proceskosten draagt;
in de hoofdzaak in reconventie
5.3.
verklaart voor recht dat [partij] wegens overtreding van het Opgavebevel in het Eindvonnis dwangsommen heeft verbeurd voor een bedrag van in totaal € 2.500.000,-;
5.4.
veroordeelt [partij] binnen één week na betekening van dit vonnis aan Bacardi c.s. te voldoen een bedrag van € 2.500.000,- (zegge: twee miljoen vijfhonderdduizend euro) aan verbeurde dwangsommen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 mei 2024 tot de dag van algehele voldoening;
5.5.
houdt de beslissing ten aanzien van het onder III. gevorderde aan totdat het gerechtshof Den Haag heeft beslist in de tussen partijen aanhangige zaak met zaaknummer 200.302.055 over de vraag of [partij] door het als indirect vertegenwoordiger invoeren in de Europese Unie van flessen voorzien van tekens gelijk aan het GREY GOOSE merk inbreuk maakt op dat merk op grond van artikel 9 lid 1, lid 2 sub a jo lid 3 UMVo;
5.6.
bepaalt dat de zaak op de parkeerrol zal komen en dat de meest gerede partij de zaak weer kan opbrengen om voort te procederen;
5.7.
bepaalt dat partijen dan gelijktijdig een akte mogen nemen over het vervolg van de onderhavige procedure;
5.8.
houdt iedere verdere beslissing aan;
in het incident
5.9.
wijst de incidentele vorderingen van [partij] af;
5.10.
veroordeelt [partij] in de proceskosten in het incident, aan de zijde van Bacardi c.s. tot dusver begroot op nihil;
in de hoofdzaak en in het incident
5.11.
verklaart dit vonnis voor wat betreft de veroordelingen onder 5.3. en 5.7. uitvoerbaar bij voorraad;
5.12.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.R. van Heemstra, mr. E.F. Brinkman en mr. H.D. Overbeek en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2025.