ECLI:NL:RBDHA:2023:12493

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

Civiel recht

Zaaknummer: C/09/641602 / HA ZA 23-83

Vonnis in verzet van 23 augustus 2023

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

CREATION LUXE DESIGN,

te Parijs, Frankrijk,

hierna: CLD,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA,

te Genève, Zwitserland,

hierna: IDD,

oorspronkelijk eiseressen,

gedaagden in het verzet,

hierna samen te noemen: CLD c.s.,

advocaat: mr. B.A. Boer te Den Haag,

tegen

NOTINO BENELUX B.V.,

te Amsterdam,

oorspronkelijk gedaagde,

eiseres in het verzet,

hierna te noemen: Notino,

advocaat: mr. A.M. van Aerde te Amsterdam.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de op 8 september 2022 betekende dagvaarding met producties EP01 tot en met EP17;

- het tussen CLD c.s. en Notino gewezen en op 7 december 2022 uitgesproken verstekvonnis met zaak- en rolnummer C/09/635769 / HA ZA 22-818 (hierna: het verstekvonnis) dat op 16 december 2022 aan Notino is betekend;

- de op 13 januari 2023 betekende verzetdagvaarding met producties GP01 tot en met GP13;

- de ter rolzitting van 8 maart 2023 ingediende conclusie van antwoord in reconventie;

- het tussenvonnis van 24 mei 2023 waarin de mondelinge behandeling is bevolen;

- de brief van 26 juni 2023 waarmee CLD c.s. producties EP18 tot en met EP24 in het geding heeft gebracht;

- het e-mailbericht van 26 juni 2023 waarmee Notino productie GP14 in het geding heeft gebracht;

- de akte aanvullende producties waarmee Notino producties GP14 (eerder per e-mail toegezonden), GP15 en GP16 heeft ingediend;

- de brief van 4 juli 2023 waarmee CLD c.s. productie EP25 in het geding heeft gebracht;

- het e-mailbericht van 6 juli 2023 waarmee Notino de tijdens de mondelinge behandeling besproken productie GP17 heeft overgelegd;

- het e-mailbericht van 6 juli 2023 waarmee CLD c.s., zoals besproken tijdens de mondelinge behandeling, producties EP26 en EP27 heeft overgelegd.

1.2.

Op 6 juli 2023 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarbij waren aanwezig namens CLD c.s. de ook door IDD gemachtigde directeur van CLD en W.F.D. van den Oever in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, bijgestaan door mr. Boer voornoemd. Notino heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. Van Aerde, voornoemd, en mr. B. Van ’t Hof (advocaat te Amsterdam). Daarnaast was een tolk (Nederlands-Frans) aanwezig.

1.3.

De rechtbank heeft aan het eind van de mondelinge behandeling bepaald dat zij vandaag vonnis wijst.

2.De feiten

2.1.

World Branding Mark S.A. (hierna: WBM) is houder van de Uniebeeldmerken met registratienummers 009324237 (hierna: het Mancera-merk) en 1349853 (hierna: het Montale-merk). Het Mancera- en Montale-merk worden hierna samen aangeduid als: de Uniemerken. CLD en IDD, twee zusterondernemingen van WBM, gebruiken de Uniemerken om verschillende producten, waaronder parfums, op de markt te brengen (hierna: de producten voorzien van de Uniemerken). WBM heeft hun daartoe exclusieve licenties verstrekt.

2.2.

CLD en IDD hebben per geografisch gebied exclusieve licentienemers aangesteld. Voor de Benelux hebben zij daartoe ieder met Silk Cosmetics B.V. (hierna: Silk Cosmetics) een exclusieve licentieovereenkomst gesloten.

2.3.

Notino is onderdeel van een groep van ondernemingen die van origine Tsjechisch is en momenteel in 28 landen vestigingen heeft. Notino is in Nederland uitsluitend actief via haar website, www.notino.nl (hierna: de website), en verkoopt verschillende (verzorgings- en cosmetica-)producten, onder andere parfums, waaronder producten voorzien van de Uniemerken.

2.4.

Bij dagvaarding van 13 maart 2019 heeft Silk Cosmetics Notino in rechte betrokken vanwege beweerdelijke inbreuk op de Uniemerken door de verkoop van parfums zonder toestemming van WBM. De rechtbank Den Haag heeft de vorderingen van Silk Cosmetics – onder meer een inbreukverbod met nevenvorderingen – afgewezen.^[1]In hoger beroep heeft het gerechtshof Den Haag dat vonnis van de rechtbank bekrachtigd.^[2]Daartoe heeft het gerechtshof onder meer het volgende geoordeeld:

“6.8 Artikel 15 lid 1 UMVo bepaalt dat een Uniemerk de houder niet het recht verleent het gebruik daarvan te verbieden – is uitgeput – voor waren die onder dit merk door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. […]

6.9

Indien een derde zich op uitputting wenst te beroepen, is het aan hem om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht, en niet aan de merkhouder om te bewijzen dat daarvan geen sprake is. Wanneer de gedagvaarde derde er echter in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, moet daarentegen de merkhouder eerst aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het vervolgens weer aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd. Een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bestaat bijvoorbeeld wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. […]

6.1

Met Notino is het hof van oordeel dat in het onderhavige geval sprake is van een reëel gevaar van afscherming van nationale markten. […]

6.11

Daarom is het aan Silk Cosmetics om te stellen, en bij voldoende betwisting te bewijzen, dat de betrokken merkparfums aanvankelijk door of met toestemming van WMB^[3]buiten de EER in de handel zijn gebracht.

Uitputting: zijn de omstreden producten aanvankelijk door WBM of met haar toestemming buiten de EER in de handel gebracht?

6.12

Het hof oordeelt […] dat Silk Cosmetics op dit punt niet heeft voldaan aan haar stelplicht. […]

[…]

6.18

Hiermee slaagt het beroep van Notino op uitputting. Silk Cosmetics heeft niet aangevoerd dat de merkparfums van de testaankopen (iii) en (iv) verminkt zijn, hetgeen op grond van artikel 15 lid 2 UMVo aan die uitputting in de weg had kunnen staan. De vorderingen van Silk Cosmetics die zijn gebaseerd op de stelling dat Notino inbreuk maakt op de betrokken merkrechten moet daarom ook worden afgewezen voor zover zij zijn gegrond op de testaankopen (iii) en (iv). […].”

2.5.

Tegen het hiervoor deels weergegeven arrest van het gerechtshof Den Haag hebben Silk Cosmetics en Notino geen rechtsmiddelen aangewend.

2.6.

In een door CLD c.s. overgelegd proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt en ondertekend op 29 maart 2022 door gerechtsdeurwaarder W.F.D. van den Oever (hierna: de gerechtsdeurwaarder), is onder meer het volgende opgenomen:

2.7.

In een eveneens door CLD c.s. overgelegd proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt en ondertekend op 4 april 2022 door de gerechtsdeurwaarder, is onder meer het volgende opgenomen:

(…)

2.8.

Tot de bij het hiervoor deels weergegeven proces-verbaal gevoegde foto’s, behoren onder meer de volgende:

2.9.

CLD c.s. heeft daarnaast overgelegd de videoreportages waarvan in het hierboven deels weergegeven proces-verbaal van bevindingen melding wordt gemaakt, en waarop de staat van de door Notino geleverde producten (hierna: de proefaankopen) te zien is.

2.10.

CLD c.s. heeft Notino bij brief van 8 april 2022, die op 11 april 2022 aan Notino is betekend, aangesproken wegens merkinbreuk bestaande uit de verkoop via de website van producten voorzien van de Uniemerken. CLD c.s. heeft Notino gesommeerd per direct die producten van de website te verwijderen en verwijderd te houden, de verkoop daarvan te staken, de voorraad van die producten af te geven of te laten vernietigen en inzicht te geven in de administratie met betrekking tot de inkoop en verkoop van producten voorzien van de Uniemerken over de afgelopen 5 jaar, waardoor de winst van Notino te bepalen is en de toeleveranciers achterhaald kunnen worden.

2.11.

Na een uitwisseling van standpunten, heeft CLD c.s. Notino de kans gegeven om vóór 13 augustus 2022 vrijwillig aan de sommatie van 8 april 2022 te voldoen. Daaraan heeft Notino geen gehoor gegeven.

3.Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

CLD c.s. heeft gevorderd om, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, Notino:

1) te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van het vonnis

a) de producten voorzien van de Uniemerken van de website www.notino.nl te verwijderen en verwijderd te houden, alsmede van alle andere aan de groep waartoe Notino behoort, althans waarvan Notino Limited (die ingeschreven is in de Registar of Companies te Cyprus onder nummer HE 248505) aandeelhouder is, te relateren websites waarop producten voorzien van de Uniemerken worden aangeboden;

b) de verkoop van de producten voorzien van de Uniemerken te staken en gestaakt te houden via de website www.notino.nl alsmede van alle andere aan de groep waartoe Notino behoort, althans waarvan Notino Limited (die ingeschreven is in de Registar of Companies te Cyprus onder nummer HE 248505) aandeelhouder is, te relateren websites waarop producten voorzien van de Uniemerken worden aangeboden;

c) de voorraad die Notino houdt van producten voorzien van de Uniemerken aan CLD c.s. af te geven of onder toezicht van een deurwaarder binnen een week te (laten) vernietigen, waarbij de hierbij gepaard gaande kosten voor rekening van Notino komen;

d) aan CLD c.s. of een door CLD c.s. aan te wijzen registeraccountant, waarbij de kosten voor deze registeraccountant voor rekening van Notino zijn, inzage te geven in de administratie van Notino met betrekking tot de inkoop en verkoop van producten voorzien van de Uniemerken over de afgelopen 5 jaar;

e) die informatie te geven ten aanzien van de toeleveranciers van Notino waarvan zij producten voorzien van de Uniemerken betrekt, waardoor CLD c.s. in de gelegenheid is om deze toeleveranciers in rechte te kunnen aanspreken ten aanzien van het faciliteren van Notino bij de verkoop van producten voorzien van de Uniemerken;

op straffe van een dwangsom van € 25.000,- voor elke dag, waarbij een dagdeel als een gehele dag zal gelden, dat Notino in gebreke blijft met betrekking tot tenminste één van de veroordelingen a) tot en met e), tot een maximum van € 1.000.000,-;

2) te veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, waaronder begrepen nakosten, een en ander te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2.

Aan haar vorderingen heeft CLD c.s. ten grondslag gelegd dat uit de proefaankopen blijkt dat Notino producten voorzien van de Uniemerken heeft verkocht, terwijl daarvoor geen toestemming is gegeven door WBM of CLD c.s. Daarmee maakt Notino inbreuk op de Uniemerken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo^[4].

3.3.

Bij het – uitvoerbaar bij voorraad verklaarde – verstekvonnis heeft de rechtbank de vorderingen grotendeels toegewezen. Ten aanzien van het gevorderde onder 1a) en 1b) heeft de rechtbank geoordeeld dat zulks slechts toewijsbaar is voor zover het Notino aangaat, omdat een partij niet kan worden veroordeeld het handelen en nalaten van andere, aan haar gelieerde, (rechts-)personen te staken of gestaakt te houden. Ten aanzien van de onder 1d) gevorderde inzage heeft de rechtbank de veroordeling van Notino tot betaling van de kosten voor de inschakeling van een registeraccountant, bij gebrek aan een door CLD c.s. aangewezen wettelijke grondslag daarvoor, afgewezen. Voorts heeft de rechtbank het bevel tot het verschaffen van inzage in de administratie van Notino over de in- en verkoop van producten voorzien van de Uniemerken beperkt tot een periode van twee jaar. De gevorderde dwangsommen heeft de rechtbank gematigd.

3.4.

Notino vordert in verzet vernietiging van het verstekvonnis en afwijzing van de vorderingen van CLD c.s. Daarnaast vordert zij – in reconventie – CLD c.s. te bevelen de van Notino ter uitvoering van het dictum onder 3.1.d) van het verstekvonnis ontvangen informatie te vernietigen, alsmede CLD c.s. te verbieden die informatie op enigerlei wijze te gebruiken of te verbreiden, een en ander op straffe van een dwangsom van € 2.000,- voor elke dag of elk dagdeel dat CLD c.s. niet voldoet aan dit bevel/verbod. Tot slot vordert zij hoofdelijke veroordeling van CLD c.s. tot betaling van de op de voet van artikel 1019h Rv te begroten proceskosten, te vermeerderen met de nakosten en met de wettelijke rente over die (na-)kosten, te rekenen vanaf veertien dagen na dagtekening van het vonnis, dan wel, voor zover het gaat om de kosten van de betekening van het vonnis, vanaf veertien dagen na die betekening.

3.5.

Ten aanzien van de door Notino in reconventie gevorderde vernietiging van de op basis van het verstekvonnis door Notino aan CLD c.s. verstrekte informatie, concludeert CLD c.s. primair tot niet-ontvankelijkverklaring van Notino, subsidiair tot afwijzing van de vordering en meer subsidiair tot toewijzing van de vordering zonder aan het toe te wijzen bevel een dwangsom te verbinden, althans deze te matigen en te maximeren.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

4.De beoordeling in conventie

Bevoegdheid

4.1.

Zoals reeds in het verstekvonnis is vermeld, berust de internationale (en relatieve) bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen van CLD c.s., die zijn gegrond op inbreuk op de Uniemerken, op artikel 123 lid 1 jo. artikel 124 onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Notino is immers in Nederland gevestigd. Die bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie. Door het - door Notino tijdig ingestelde - verzet wordt conform artikel 147 Rv de instantie heropend en de dagvaardingsprocedure voortgezet, met dien verstande dat de verzetdagvaarding als conclusie van antwoord geldt. De hiervoor (en in het verstekvonnis) weergegeven bevoegdheidsgrondslag geldt daarom onverminderd.

4.2.

Ten aanzien van de door Notino ingestelde (reconventionele) vordering tot vernietiging van de op grond van het verstekvonnis verstrekte informatie, grondt de rechtbank haar bevoegdheid op artikel 26 Brussel I bis-Vo^[5], nu CLD c.s. inhoudelijk op die vordering heeft gereageerd zonder die bevoegdheid te betwisten.

Ontoelaatbare herkansingsvordering

4.3.

Het meest vérstrekkende verweer van Notino betreft haar betoog dat Silk Cosmetics al eens tegen Notino heeft geprocedeerd over dezelfde kwestie en dat deze procedure een ontoelaatbare herkansing daarvan is. Notino wijst erop dat in die procedure Silk Cosmetics op mandaat en met volmacht van CLD, IDD en WBM handelde en mede hun belangen behartigde. CLD c.s. stelt nu vrijwel dezelfde vorderingen in op dezelfde grondslag: vermeende inbreuk op de Uniemerken. De onderhavige procedure vormt daarmee volgens Notino een schending van het
ne bis in idem-beginsel: CLD c.s. hebben hun rechten om in wezen dezelfde vorderingen nogmaals tegen Notino in te stellen verwerkt, althans zij misbruiken hun rechten door dat te doen. Bovendien dragen dergelijke herkansingsvorderingen het risico op tegenstrijdige beslissingen in zich en is het instellen daarvan in strijd met de eisen van een goede procesorde, aldus nog steeds Notino.

4.4.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Nog daargelaten dat CLD en IDD geen procespartijen waren in de eerdere procedure tussen Silk Cosmetics en Notino, verschilt de feitelijke grondslag van de nu ter beoordeling staande vorderingen. Aan die vorderingen legt CLD c.s. immers vermeende inbreuken ten grondslag (te weten: het verkopen van de proefaankopen door Notino) die zich zouden hebben voorgedaan ná de datum waarop het gerechtshof Den Haag het hiervoor onder 2.4 aangehaalde arrest heeft gewezen en waarmee de procedure tussen Silk Cosmetics en Notino tot een definitief einde is gekomen. Daarmee staat vast dat het gerechtshof Den Haag zich niet heeft uitgelaten over de beweerdelijke inbreuken die in de huidige procedure centraal staan. Van rechtsverwerking, misbruik van recht, strijd met de goede procesorde of een risico op tegenstrijdige beslissingen kan in zoverre geen sprake zijn. De enkele omstandigheid dat CLD c.s. inzage in de administratie van Notino vordert “over de afgelopen 5 jaar”, hetgeen ook de periode beslaat waarover het gerechtshof heeft geoordeeld, doet daaraan niet af. Deze vordering komt immers alleen voor toewijzing in aanmerking als een inbreuk kan worden vastgesteld. In hoeverre een eventueel vastgestelde inbreuk aanleiding geeft om Notino te veroordelen tot het verschaffen van inzage in haar administratie over een periode van vijf jaar, zal de rechtbank – voor zover nodig – bij de (inhoudelijke) beoordeling van die vordering betrekken.

Merkinbreuk en uitputting

4.5.

Tussen partijen is niet in geschil dat Notino, zonder daarvoor toestemming van de WBM of CLD c.s. te hebben verkregen, de proefaankopen – bestaande uit producten voorzien van de Uniemerken – via haar website heeft aangeboden en heeft verkocht. Daarmee is gegeven dat Notino een teken gelijk aan de Uniemerken in het economisch verkeer heeft gebruikt voor waren die gelijk zijn aan die waarvoor de Uniemerken zijn ingeschreven. In zoverre staat vast dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo waartegen de Uniemerkhouder in beginsel kan optreden. Notino beroept zich echter op de in artikel 15 lid 1 UMVo neergelegde uitzondering – de zogenaamde uitputtingsregel: de Uniemerkhouder kan zich niet verzetten tegen het gebruik van een Uniemerk voor waren die onder dat merk door de houder zelf of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

4.6.

Naar het oordeel van de rechtbank kan Notino zich ten aanzien van de proefaankopen echter niet met succes op de uitputtingsregel beroepen. CLD c.s. heeft terecht betoogd dat er voor haar gegronde redenen bestaan – als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo – om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de proefaankopen, omdat de toestand van die waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, is gewijzigd of verslechterd. De rechtbank licht dat als volgt toe.

4.7.

Op basis van de hiervoor onder 2.7 deels weergegeven bevindingen van de gerechtsdeurwaarder, de aan de rechtbank overgelegde videoreportages en in de onder 2.8 weergegeven foto’s, stelt de rechtbank vast dat er stickers op de verpakkingen en de parfumflesjes zijn geplakt en dat de kartonnen verpakkingen respectievelijk de metalen fles van de proefaankopen beschadigd zijn. Aan de onderzijde van de kartonnen verpakkingen zijn immers uitsnijdingen zichtbaar en van de metalen parfumfles is de toplaag weggekrast, waaroverheen een sticker met een QR-code was geplakt. Daarmee zijn ook de kenmerken waarmee de productie van de waren herleid kan worden, verwijderd. Daardoor is (ook voor de consument) niet te traceren op welke wijze en door wie de waren zijn geproduceerd en of de waren origineel zijn. De rechtbank is van oordeel dat de op deze wijze gewijzigde kartonnen verpakkingen en parfumfles afbreuk doen aan de luxe uitstraling van de producten die WBM en CLD c.s. beogen en daarmee aan de reputatie van de Uniemerken^[6]. Dit wordt ook geïllustreerd door de door CLD c.s. overgelegde e-mails van consumenten aan (vertegenwoordigers van) de merkhouder. Consumenten stellen daarin naar aanleiding van soortgelijke beschadigingen van verpakkingen als in de onderhavige zaak vraagtekens bij de ‘echtheid’ en de kwaliteit van de door hen op de websites van Notino en andere Notino-vennootschappen aangeschafte producten voorzien van de Uniemerken.

4.8.

Tegenover de bevindingen zoals omschreven door de gerechtsdeurwaarder en het betoog van CLD c.s. over de wijziging en verslechtering van de toestand van de (verpakking van de) producten voorzien van de Uniemerken, heeft Notino naar voren gebracht dat de proefaankopen zorgvuldig verpakt waren in een omdoos, bubbeltjesplastic, productdoos en producttasje. Dat de proefaankopen zorgvuldig zouden zijn verpakt doet naar het oordeel van de rechtbank echter niet af aan de wijziging en verslechtering van de toestand van de waren, waarop CLD c.s. een beroep doet. Notino heeft ook niet gesteld - en ook anderszins is niet aannemelijk geworden - dat WBM of CLD c.s. de proefaankopen zelf in de toestand zoals omschreven door de deurwaarder (te weten met onder meer uitsnijdingen uit de kartonnen verpakkingen en beschadiging aan de metalen parfumfles) in de handel zou hebben gebracht, of daarvoor toestemming zou hebben gegeven. CLD c.s. kan zich dan ook, namens de merkhouder, tegen verdere verhandeling daarvan verzetten. Dat geldt ook als het gaat om producten die eerder (vóór de wijziging/verslechtering van hun toestand) wel met toestemming van WBM of CLD c.s. in de EER in de handel zouden zijn gebracht.

4.9.

Omdat Notino zich op grond van artikel 15 lid 2 UMVo niet op uitputting kan beroepen, kan - anders dan in de hiervoor genoemde procedure tussen Silk Cosmetics en Notino - in deze procedure in het midden blijven op wie met betrekking tot uitputting de stelplicht en bewijslast rusten^[7]en of daaraan in deze zaak is voldaan.

4.10.

Omdat Notino zich niet succesvol op de uitputtingsregel kan beroepen ten aanzien van de proefaankopen, volgt dat zij met de verkoop daarvan inbreuk heeft gemaakt op de Uniemerken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Anders dan Notino heeft betoogd, is voor het aannemen van merkinbreuk en/of voor het toewijzen van een verbodsvordering niet nodig dat méér gevallen van inbreuk worden vastgesteld dan de twee proefaankopen.

De vorderingen

4.11.

Het voorgaande betekent dat de vorderingen 1a) en 1b) zoals hiervoor onder 3.1 weergegeven, voor toewijzing gereed liggen. De rechtbank begrijpt die vorderingen aldus, dat CLD c.s. daarmee in wezen wenst te verkrijgen een algemeen verbod voor Notino om inbreukmakend te handelen door via de website producten voorzien van de Uniemerken aan te bieden en te verkopen die niet met toestemming van WBM of CLD c.s. in de EER in de handel zijn gebracht, dan wel tegen verdere verhandeling waarvan WBM of CLD c.s. zich met een beroep op artikel 15 lid 2 UMVo (vanwege wijziging/verslechtering van de toestand van de waar) kunnen verzetten (hierna: Inbreukmakende Producten)^[8]. Een dergelijk verbod zal worden toegewezen onder dezelfde beperking die in het verstekvonnis is opgenomen, namelijk alleen voor zover het Notino aangaat en niet zich uitstrekkend tot aan Notino gelieerde (rechts)personen. Voor zover CLD c.s. met de vorderingen 1a) en 1b) beoogt iedere aanbieding op en verkoop via de website van producten voorzien van de Uniemerken door Notino te verbieden, tenzij Notino vooraf heeft aangetoond (aan CLD c.s.) dat het om zogenoemde ‘uitgeputte waar' gaat, zullen zij worden afgewezen. Voor zo een verbod ontbreekt een door CLD c.s. aangewezen (merkenrechtelijke) grondslag.

4.12.

De vordering tot afgifte of vernietiging onder 1c) zoals hiervoor onder 3.1 weergeven, zal worden toegewezen, met dien verstande dat Notino enkel Inbreukmakende Producten die zij in voorraad heeft hoeft af te geven of te (laten) vernietigen.

4.13.

De rechtbank vat de hiervoor onder 3.1 onder 1d) weergegeven vordering tot inzage op als een vordering gestoeld op artikel 843a Rv in samenhang bezien met artikel 1019a Rv dan wel artikel 2.21 lid 4 BVIE, met als doel de met de verkoop van Inbreukmakende Producten gegenereerde winst te kunnen bepalen, hetgeen een relevant aspect is bij het begroten van de door de merkhouder geleden schade of (eventueel) te vorderen winstafdracht. Mede gelet op artikel 2.21 lid 2, onder a, en lid 4 BVIE (dat krachtens de artikelen 129 en 130 lid 2 UMVo ook in dit geval toepassing vindt) zal de rechtbank die vordering toewijzen, zij het in beperkte(re) vorm. Dat houdt in dat Notino zal worden bevolen inzage te geven in haar administratie, voor zover die betrekking heeft op de inkoop en verkoop van Inbreukmakende Producten, waaronder in ieder geval de proefaankopen.

4.14.

Voor wat betreft de periode waarover inzage moet worden verschaft, overweegt de rechtbank als volgt. CLD c.s. heeft inzage gevorderd in de administratie over de afgelopen vijf jaar. Notino heeft betoogd dat die periode - en ook de door de rechtbank in het verstekvonnis toegewezen periode van twee jaar - te lang is. Nu de vastgestelde merkinbreuk waarop CLD c.s. haar vorderingen heeft gebaseerd, bestaat uit de verhandeling door Notino van de proefaankopen, zal de rechtbank de aankoopdatum van die proefaankopen, te weten 29 maart 2022, als uitgangspunt nemen. Om CLD c.s. daadwerkelijk in staat te stellen de omvang van de door Notino met de verkoop van Inbreukmakende Producten genoten winst te begroten, moet Notino inzage geven in de uit haar administratie blijkende inkoop- en verkoopinformatie betreffende Inbreukmakende Producten die zij sinds die datum heeft verhandeld (waaronder inkopen, aanbieden, verkopen, in voorraad houden etc.). Dit kan dus ook informatie daterend van vóór 29 maart 2022 zijn.

4.15.

De gevorderde kosten voor een (door CLD c.s. aan te wijzen) registeraccountant zullen worden afgewezen. CLD c.s. heeft onvoldoende onderbouwd dat betrokkenheid van een registeraccountant in dit verband noodzakelijk en proportioneel is. Om die reden kunnen de eventuele met de inschakeling van een registeraccountant gemoeide kosten ook niet als “redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid” in de zin van artikel 6:96 lid 2 onder b BW worden aangemerkt. Het staat CLD c.s. vrij om een registeraccountant inzage te laten nemen, maar de kosten daarvan blijven voor rekening van CLD c.s..

4.16.

De vordering tot het verstrekken van informatie onder 1e) die – zo begrijpt de rechtbank – is gestoeld op artikel 2.22 lid 4 BVIE, zal eveneens worden toegewezen, voor zover het betreft informatie over de toeleveranciers van Notino waarvan zij de door haar op of na 29 maart 2022 verhandelde Inbreukmakende Producten betrekt, althans heeft betrokken.

4.17.

Aan de veroordelingen zullen, zoals gevorderd, dwangsommen worden verbonden, die de rechtbank zal matigen.

4.18.

Nu uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank de vorderingen op bepaalde punten in een andere (beperktere) vorm toewijst dan in het verstekvonnis is gebeurd, zal zij het verstekvonnis geheel vernietigen.

5.De beoordeling in reconventie

5.1.

Uit het onder 4.13 en 4.13 gegeven oordeel omtrent de onder 3.1 onder 1.d) weergegeven inzagevordering volgt dat de reconventionele vordering van Notino – die in de kern strekt tot ongedaanmaking van de uitvoering van het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde verstekvonnis op dit punt – moet worden toegewezen, voor zover het betreft informatie die Notino ter voldoening aan het verstekvonnis aan CLD c.s. verstrekt heeft en die niet valt onder de reikwijdte van de veroordeling in het onderhavige vonnis. Met de vernietiging van het verstekvonnis is immers de rechtsgrond aan de uitvoering daarvan komen te ontvallen en is die uitvoering onverschuldigd geweest voor zover de rechtbank in het onderhavige vonnis tot afwijzing komt. De rechtbank zal CLD c.s. daarom bevelen de van Notino ter uitvoering van het dictum onder 3.1.d) van het verstekvonnis ontvangen informatie te vernietigen, voor zover die ontvangen informatie meer omvat dan de informatie waarin Notino op grond van het onderhavige vonnis inzage dient te geven. Daarnaast zal de rechtbank CLD c.s. verbieden die eerder ontvangen en te vernietigen informatie op enigerlei wijze te gebruiken of te verbreiden.

5.2.

Aan dat bevel en dat verbod zal, zoals gevorderd, een dwangsom worden verbonden die de rechtbank zal matigen en maximeren.

6.De proceskosten in conventie en in reconventie

6.1.

Notino zal als de in conventie (overwegend) in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van CLD c.s.. CLD c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft een specificatie van haar advocaatkosten tot een totaalbedrag van meer dan € 25.000,- overgelegd. Notino heeft het bestaan en de omvang van deze kosten niet betwist.

6.2.

Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de advocatenhonoraria te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de landelijk vastgestelde Indicatietarieven in

IE-zaken (versie april 2017). De rechtbank is van oordeel dat deze zaak moet worden aangemerkt als een ‘normale bodemzaak’ in de zin van die Indicatietarieven.

6.3.

De Indicatietarieven betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de advocaat/advocaten. Voor een ‘normale bodemzaak’ geldt een indicatietarief, een bedrag dat als redelijk en evenredig wordt beschouwd, van maximaal € 17.500,-. De advocaatkosten aan de zijde van CLD c.s. worden daarom op dit bedrag begroot. Het meer gevorderde wordt afgewezen. Vermeerderd met de dagvaardingskosten (€ 131,06) en het griffierecht (€ 676,-) betekent dit dat aan CLD c.s. een bedrag van € 18.307,06 zal worden toegewezen.

6.4.

Onder de proceskosten vallen ook de nakosten, die in dit geval afzonderlijk zijn gevorderd. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2023: € 173,-). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2023: € 90,-) en de explootkosten van betekening toegekend.

6.5.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten wordt in conventie op na te melden wijze toegewezen.

6.6.

In reconventie zal CLD c.s. als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Omdat de reconventionele vordering zowel feitelijk als juridisch zeer nauw samenhangt met de procedure in conventie en de rechtbank ervan uitgaat dat Notino voor de eis in reconventie nauwelijks tot geen kosten heeft gemaakt die zij niet zou hebben, althans heeft, gemaakt als verweerder in conventie, stelt de rechtbank de proceskosten van Notino in reconventie vast op nihil.

6.7.

Ook in reconventie geldt dat onder de proceskosten ook de nakosten vallen, die in dit geval afzonderlijk zijn gevorderd. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2023: € 173,-). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2023: € 90,-) en de explootkosten van betekening toegekend.

6.8.

De gevorderde wettelijke rente over de nakosten wordt in reconventie op na te melden wijze toegewezen.

7.Uitvoerbaar verklaring bij voorraad

7.1.

Nu de door CLD c.s. gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad niet is bestreden, zal de rechtbank haar beslissingen onder 8.2 en 8.3 uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Notino heeft in reconventie geen uitvoerbaar bij voorraadverklaring gevorderd. Deze kan ten aanzien van de door haar gevraagde beslissingen onder 8.5 en 8.6 dan ook niet worden uitgesproken.

8.De beslissing

De rechtbank

8.1.

vernietigt het vonnis van deze rechtbank op 7 december 2022 gewezen onder zaak- en rolnummer C/09/635769 / HA ZA 22-818, en beslist opnieuw rechtdoende het volgende:

in conventie

8.2.

veroordeelt Notino om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis

a) iedere inbreuk op de Uniemerken door het aanbieden en verkopen van producten voorzien van de Uniemerken die niet met toestemming van WBM of CLD c.s. in de EER in de handel zijn gebracht, dan wel tegen verdere verhandeling waarvan WBM of CLD c.s. zich met een beroep op artikel 15 lid 2 UMVo (vanwege wijziging/verslechtering van de toestand van de waar) kan verzetten (hierna: Inbreukmakende Producten), te staken en gestaakt te houden;

b) de voorraad van Inbreukmakende Producten die Notino houdt aan CLD c.s. af te geven of onder toezicht van een deurwaarder binnen een week te (laten) vernietigen, waarbij de hierbij gepaard gaande kosten voor rekening van Notino komen;

c) aan CLD c.s. of een door CLD c.s. aan te wijzen registeraccountant inzage te geven in de administratie van Notino met betrekking tot de inkoop en verkoop van de door Notino op of na 29 maart 2022 verhandelde Inbreukmakende Producten;

d) opgave te doen van de toeleveranciers van wie Notino de door haar op of na 29 maart 2022 verhandelde Inbreukmakende Producten betrokken heeft;

op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor elke dag, waarbij een dagdeel als een gehele dag zal gelden, dat Notino in gebreke blijft met betrekking tot tenminste één van de veroordelingen zoals hiervoor onder a) tot en met d), tot een maximum van € 500.000,-;

8.3.

veroordeelt Notino in de proceskosten aan de zijde van CLD c.s., vastgesteld op een bedrag van € 18.307,06 aan tot op heden gemaakte kosten, te vermeerderen met de nakosten zoals begroot in 6.4 en te vermeerderen met de wettelijke rente over die kosten met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening;

8.4.

verklaart de beslissingen onder 8.2 en 8.3 uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

8.5.

a) beveelt CLD c.s. om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de van Notino ter uitvoering van het dictum onder 3.1.d) van het verstekvonnis ontvangen informatie die niet valt onder de reikwijdte van de veroordeling onder 8.2.c) van het onderhavige vonnis, te vernietigen;

b) verbiedt CLD c.s. die (te vernietigen) informatie op enigerlei wijze te gebruiken of te verbreiden,

op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor elke dag of elk dagdeel dat CLD c.s. niet aan dit bevel of dit verbod voldoet, met een maximum van € 100.000,-;

8.6.

veroordeelt CLD c.s. in de proceskosten aan de zijde van Notino, vastgesteld op nihil aan tot op heden gemaakte kosten, te vermeerderen met de nakosten zoals begroot in 6.7 en te vermeerderen met de wettelijke rente over die kosten met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening;

in conventie en in reconventie

8.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Kelkensberg en in het openbaar uitgesproken op
23 augustus 2023.