Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Vonnis van 10 juni 2020
in de zaak met zaak-/rolnummer C/09/570432 / HA ZA 19/290 van:
SILK COSMETICS V.O.F.,te Terneuzen,
eiseres,
advocaat: mr. M.W. Huijzer,
tegen
NOTINO BENELUX B.V., te Amsterdam,
gedaagde
advocaat: mr. A.N. van Aerde.
Partijen worden aangeduid als Silk Cosmetics en Notino.
De zaak is behandeld door mr. M.W. Huijzer (Silk Cosmetics) en mrs. A.M. van Aerde en [A] (Notino).
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 13 maart 2019 met producties 1 t/m 11;
- de conclusie van antwoord van 19 juni 2019 met producties 1 t/m 3;
- de akte overlegging producties tevens akte tot vermeerdering/wijziging van eis van Silk Cosmetics van 10 juli 2019, met (opnieuw genummerde) producties 1 t/m 5;
- het tussenvonnis van 4 september 2019 waarin een comparitie van partijen is gelast,
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 5 februari 2020 en de daarin genoemde, ter comparitie genomen processtukken:
de antwoord akte van Notino, met de (opnieuw genummerde) producties 1 t/m 3;
productie 4 van Notino;
de door Silk Cosmetics toegezonden vijf producties 17 t/m 28, waarbij Silk Cosmetics de producties na de dagvaarding alsnog heeft doorgenummerd en productie 29 van Silk Cosmetics.
1.2.
Het proces-verbaal is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. De opmerkingen van partijen over het proces-verbaal behoren tot de processtukken.
1.3.
Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd en is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
Silk Cosmetics voert sinds 2012 een groothandel in parfums en cosmetica. Silk Cosmetics is Benelux-distributeur van een aantal luxueuze parfumhuizen Zij levert haar producten met name aan luxe parfumerieën, concept-stores en zogenoemde city spa's.
2.2.
De volgende merken – die hierna ook tezamen worden aangeduid als ‘de Merken’ – staan ingeschreven op naam van het in Zwitserland gevestigde World Branding Mark S.A. (hierna: World Branding):
- het op 6 maart 2011 onder nummer 09324237 voor waren in de klassen 3, 14 en 18 ingeschreven Uniebeeldmerk “M Mancera” (hierna: het M Mancera-merk):
- het op 1 augustus 2015 onder nummer 008671521 voor waren in de klassen 3, 9 en 14 ingeschreven Uniebeeldmerk “Montale” (hierna: het Montale-merk).
2.3.
Onder de Merken worden diverse producten op de markt gebracht, waaronder exclusieve parfums en andere cosmeticaproducten, die hierna worden aangeduid als ‘M Mancera-producten’ respectievelijk de ‘Montale-producten’.
2.4.
World Branding heeft met ingang van 6 maart 2011 een exclusieve licentie met betrekking tot het M Mancera-merk verstrekt aan S.A. Inter Development Diffusion (hierna: IDD), die op 17 juni 2015 met Silk Cosmetics een exclusieve distributie- en licentieovereenkomst voor de Benelux heeft gesloten met betrekking tot het M Mancera-merk.
2.5.
Met ingang van 10 april 2009 heeft World Branding Mark een exclusieve licentie verstrekt aan CLD Creation Luxe Design (hierna: CLD), die (laatstelijk) op 23 april 2018 een exclusieve distributie- en licentieovereenkomst voor Nederland en België heeft gesloten met Silk Cosmetics met betrekking tot het Montale-merk.
2.6.
Artikel 9.6 van de door Silk Cosmetics met IDD en CLD gesloten licentieovereenkomsten (hierna: de licentieovereenkomsten) bepaalt:
“The Supplier shall agree to provide the Distributor with the power of Attorney to use and to protect the trademark "MANCERA" on the Territory. However, the Distributor must inform the Supplier before any procedure and wait for its approval.”
2.7.
Een ‘letter of appointment’ d.d. 9 januari 2017 luidt als volgt:
2.8.
Een ‘letter of appointment’ d.d. 31 maart 2018 luidt als volgt:
2.9.
Notino distribueert verzorgingsproducten, waaronder parfums, in Nederland en België via haar op consumenten gerichte webshops en . Notino maakt deel uit van het internationale Notino-franchisenetwerk.
2.10.
Van 2017 tot medio 2019 heeft Notino Montale-producten verkocht in haar Nederlandse en Belgische webshops. Ook heeft zij sinds 2017 M Mancera-producten verkocht in deze webshops.
2.11.
Silk Cosmetics heeft testaankopen van Montale-producten en M Mancera-producten gedaan bij Notino.
2.12.
Er is een proces-verbaal van vaststelling d.d. 6 september 2018 van de Belgische deurwaarder [deurwaarder X], opgemaakt op verzoek van World Branding, over een door de deurwaarder op 21 augustus 2018 via de site
www.notino.begedane aankoop van Montale-producten en de daarop volgende levering van het gekochte.
www.notino.begedane aankoop van Montale-producten en de daarop volgende levering van het gekochte.
2.13.
Bij brieven van 30 maart 2018 en 21 juni 2019 heeft Silk Cosmetics aan Notino laten weten dat zij inbreuk maakt op de Merken door niet toegestane parallelimport en verhandeling van gedecodeerde producten onder de Merken en haar gesommeerd om zich daar met onmiddellijke ingang van te onthouden.
3.Het geschil
3.1.
Silk Cosmetics vordert – na wijziging van eis en verkort weergegeven – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Notino te bevelen:
I. met ingang van de datum van betekening van dit vonnis iedere handeling waardoor inbreuk wordt gemaakt op de Merken of welke anderszins onrechtmatig zijn jegens Silk Cosmetics te staken en gestaakt te houden;
II. binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Silk Cosmetics een door een registeraccountant gecertificeerde opgave te doen van:
(a) het aantal door haar verhandelde Inbreukmakende Producten (dat zijn: gedecodeerde en niet voor de EER [1] bestemde Montale en M Mancera- producten);
(b) de namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de personen en/of bedrijven van wie Notino deze Inbreukmakende Producten heeft afgenomen;
III. binnen twee dagen na de datum van vonnis de bij haar aanwezige Inbreukmakende Producten aan de raadsman van Silk Cosmetics ter vernietiging af te geven; en
IV. binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Silk Cosmetics rekening en verantwoording af te leggen van de winst die Notino ten gevolge van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde merkinbreuk heeft genoten, welke rekening en verantwoording door een registeraccountant dient te zijn gecertificeerd, alsmede deze winst binnen dezelfde termijn aan Silk Cosmetics af te dragen; en
V. een dwangsom te betalen van € 5.000 per overtreding van één van de hiervoor onder sub I t/m IV genoemde bevelen, voor wat betreft sub IV. uitsluitend met betrekking tot de rekening en verantwoording, dan wel, naar keuze van Silk Cosmetics, voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat Notino in strijd met enig bovengenoemd bevel handelt, dan wel, eveneens naar keuze van Silk Cosmetics, voor ieder Inbreukmakend Product ten aanzien waarvan Notino in strijd handelt met het onder sub I genoemde bevel.
Voorts vordert Silk Cosmetics veroordeling van Notino tot:
VI. vergoeding aan Silk Cosmetics van alle schade die Silk Cosmetics heeft geleden, lijdt en nog zal lijden als gevolg van het in het lichaam van de dagvaarding maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente, althans subsidiair Notino te bevelen om aan Silk Cosmetics te vergoeden alle schade die Silk Cosmetics heeft geleden, lijdt en nog zal lijden als gevolg van het in het lichaam van de dagvaarding omschreven onrechtmatig handelen, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, alsmede betaling van een voorschot op deze schade ad € 50.000;
VII. betaling aan Silk Cosmetics van de werkelijke (juridische) kosten in de zin van artikel 1019h Rv. [2]
3.2.
Silk Cosmetics verwijt Notino (a) de verkoop en levering van gedecodeerde Montalo-producten en M Mancera-producten en (b) ongeautoriseerde parallelimport vanuit landen buiten de EER van Montalo-producten en M Mancera-producten. Silk Cosmetis stelt dat Notino daarmee onrechtmatig handelt jegens de merkhouder en jegens Silk Cosmetics (als exclusieve licentiehouder voor Nederland en België).
4.De beoordeling
4.1.
De rechtbank is op grond van artikel 123, 124 en 125 UMVo [3] in combinatie met artikel 3 van Pro de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot inbreuk op de Merken. Voor de andere grondslagen geldt dat Notino is verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te betwisten.
4.2.
Tijdens de comparitie van partijen heeft Silk Cosmetics verduidelijkt dat deze procedure gaat om de twee merken die worden genoemd in de licentieovereenkomsten met IDD en CLD, niet om de andere merkregistraties die in de dagvaarding worden genoemd.
4.3.
Silk Cosmetics stelt dat Notino inbreuk maakt op de Merken en onrechtmatig handelt jegens de merkhouder en jegens haar zelf als exclusief licentiehouder voor Nederland en België. De verweten gedragingen betreffen op beide grondslagen inbreukmakend handelen door ongeoorloofde parallelimport en verkoop van gedecodeerde producten onder de Merken. Daarmee strekken de vorderingen op beide grondslagen tot handhaving van de merkrechten, waarbij Silk Cosmetics zowel namens de merkhouder optreedt als voor zichzelf als licentiehouder.
4.4.
Notino betwist dat Silk Cosmetics vorderingsgerechtigd is. Dit verweer treft doel. De rechtbank overweegt daartoe als volgt, waarbij zij veronderstellenderwijs ervan uit gaat dat de licentieovereenkomsten geldig zijn en niet – zoals Notino aanvoert – nietig omdat zij een mededingingsbeperkende strekking hebben.
4.5.
Onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst, kan Silk Cosmetics op grond van artikel 25 lid 3 UMVo Pro de op de UMVo gegronde vorderingen alleen instellen met toestemming van de merkhouder, World Branding. Als exclusieve licentiehouder kan zij de vordering ook instellen indien de merkhouder niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt.
4.6.
Tijdens de comparitie heeft Silk Cosmetics verklaard dat de merkhouder volledig achter deze procedure staat en “in andere landen wordt ook tegen Notino gevochten”. Verder heeft zij erop gewezen dat de Belgische deurwaarder het onder 2.13 bedoelde proces-verbaal van vaststelling heeft opgemaakt in opdracht van de merkhouder. Anders dan Silk Cosmetics betoogt, volgt hieruit echter niet dat zij beschikt over de op grond van artikel 25 lid 3 UMVo Pro vereiste toestemming van de merkhouder. Ook overigens volgt dat niet uit de stukken.
4.7.
Silk Cosmetics heeft tijdens de comparitie ook verklaard dat de toestemming van de merkhouder binnen zeer korte tijd schriftelijk bevestigd kan worden. Silk Cosmetics had echter al in de dagvaarding moeten stellen dat zij beschikte over de volgens artikel 25 lid 3 UMVo Pro vereiste toestemming van de merkhouder om in een procedure als deze een verbodsvordering ten aanzien van de Merken in te stellen, dan wel dat zij daartoe bevoegd is omdat de merkhouder, na daartoe te zijn aangespoord, niet binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk heeft ingesteld. Zij heeft dat niet gedaan. Zij heeft dit ook niet gedaan nadat Notino in haar conclusie van antwoord en de antwoordakte had betwist dat zij gerechtigd was om de vorderingen in deze procedure in te stellen. Eerst op de comparitie van partijen heeft zij verklaard dat de merkhouder achter de procedure staat en schriftelijke bevestiging daarvan aangeboden.
4.8.
De rechtbank acht het in strijd met de eisen van de goede procesorde om Silk Cosmetics alsnog in de gelegenheid te stellen de door haar bedoelde schriftelijke bevestiging van de toestemming van de merkhouder in het geding te brengen. De slotsom luidt daarmee dat niet is voldaan aan de in artikel 25 lid 3 UMVo Pro neergelegde eis van toestemming (dan wel een uitblijvende reactie) van de merkhouder.
4.9.
Nu de op onrechtmatig daad gestoelde vordering van Silk Cosmetics als licentiehouder hetzelfde doel dient als de verbodsvordering op grond van de UMVo, kan Silk Cosmetics deze vordering niet instellen zonder toestemming (dan wel uitblijvende reactie) van de merkhouder. Voor zover Silk Cosmetics met het gesteld onrechtmatig handelen jegens de merkhouder rechtstreeks opkomt voor de belangen van de merkhouder, moet zij beschikken over een last daartoe van de merkhouder. Dat zij die heeft is gesteld noch gebleken terwijl het gelet op de betwisting van de vorderingsgerechtigdheid door Notino wel op de weg van Silk Cosmetics had gelegen om – zo sprake van lastgeving zou zijn – daarvan blijk te geven.
4.10.
Notino wijst verder erop dat niet is voldaan aan artikel 9.6 van de licentieovereenkomsten opgenomen vereiste van voorafgaande toestemming voor deze procedure van IDD respectievelijk CDL om deze procedure te voeren. Nu de op grond van artikel 25 lid 3 UMVo Pro vereiste toestemming van de merkhouder ontbreekt, kan dit punt onbesproken blijven. Dat geldt ook voor de opmerking van Notino dat het onduidelijk is of de merkhouder aan IDD en CLD de bevoegdheid heeft gegeven op te treden tegen merkinbreuk en dat – als dat niet zo is – IDD en/of CLD geen bevoegdheid om op te treden tegen merkinbreuk kunnen (door)geven aan Silk Cosmetics.
4.11.
De slotsom luidt dat de vorderingen reeds moeten worden afgewezen omdat niet vaststaat dat Silk Cosmetics bevoegd is deze in te stellen. De andere geschilpunten kunnen onbesproken blijven.
4.12.
Silk Cosmetics wordt als de in het ongelijk gestelde partij, op vordering van Notino veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv. Deze worden tot aan deze uitspraak begroot op € 1.992 aan griffierecht en € 8.000 aan salaris voor de advocaat, nu dit naar het oordeel van de rechtbank een eenvoudige zaak is in de zin van de indicatietarieven IE, [4] waarvoor een maximale vergoeding voor advocatenkosten van € 8.000 geldt. Het op de kostenstaat van Notino vermelde hogere bedrag, komt dus niet geheel voor vergoeding in aanmerking.
4.13.
De proceskostenveroordeling levert voor de door Notino gevorderde nakosten een executoriale titel op. [5] Silk Cosmetics zal dus niet worden veroordeeld in de nakosten. Wel kunnen de nakosten uitgaande van het daarvoor geldende liquidatietarief waarnaar Notino verwijst, worden begroot op € 157 zonder betekening, verhoogd met € 82 in geval van betekening.
5.De beslissing
De rechtbank
5.1.
wijst de vorderingen af;
5.2.
veroordeelt Silk Cosmetics op de voet van artikel 1019h Rv in de proceskosten van Notino, die tot aan deze uitspraak worden begroot op € 9.992;
5.3.
begroot de nakosten op € 157 zonder betekening, te verhogen - onder de voorwaarde dat niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis is voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden - met € 82;
.
5.4.
verklaart de onder 5.2 bedoelde veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2020.