ECLI:NL:RBDHA:2022:2476

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Vonnis van 23 maart 2022

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/538385 / HA ZA 17-900 van

1.MCCAIN FOODS HOLLAND B.V.,

te ‘s-Heer Arendskerke,

2.
MCCAIN FOODS EUROPE B.V.,

te ‘s-Heer Arendskerke,

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

MCCAIN FOODS BELGIUM B.V.,

te Grobbendonk (België),

4. de rechtspersoon naar vreemd recht

LUTOSA SA,

te Leuze-en-Hainaut (België),

5. de rechtspersoon naar vreemd recht

MCCAIN ALIMENTAIRE SAS,

te Harnes (Frankrijk),

6. de rechtspersoon naar vreemd recht

MCCAIN GMBH,

te Eschborn (Duitsland),

7. de rechtspersoon naar vreemd recht

MCCAIN ALIMENTARI (ITALIA) SRL,

te Bergamo (Italië),

8. de rechtspersoon naar vreemd recht

MCCAIN ESPANA,

te Madrid (Spanje),

9. de rechtspersoon naar vreemd recht

MCCAIN FOODS AUSTRIA GMBH,

te Wenen (Oostenrijk),

10. de rechtspersoon naar vreemd recht

MCCAIN POLAND SP. Z.O.O.,

te Strzelin (Polen),

11. de rechtspersoon naar vreemd recht

MCCAIN FOODS CZECH REPUBLIC S.R.O.,

te Praag (Tsjechië),

12. de rechtspersoon naar vreemd recht

MCCAIN HELLAS LTD,

te Athene (Griekenland),

13. de rechtspersoon naar vreemd recht

MCCAIN FOODS (SWEDEN) AB,

te Ekerö (Zweden),

14. de rechtspersoon naar vreemd recht

MCCAIN PORTUGAL LDA,

te Cascais (Portugal),

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. R.W. de Vrey te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

J.R. SIMPLOT COMPANY,

te Boise, Idaho (Verenigde Staten van Amerika),

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/545073 / HA ZA 17-1320 van

de rechtspersoon naar vreemd recht

J.R. SIMPLOT COMPANY,

te Boise, Idaho (Verenigde Staten van Amerika),

eiseres,

advocaat mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk,

tegen

1.MCCAIN FOODS HOLLAND B.V.,

te ‘s-Heer Arendskerke,

2.
MCCAIN FOODS EUROPE B.V.,

te ‘s-Heer Arendskerke,

3. de vennootschap naar vreemd recht

MCCAIN FOODS LIMITED,

te Florenceville-Bristol (Canada),

gedaagden,

advocaat mr. R.W. de Vrey te Amsterdam.

Ten behoeve van de leesbaarheid wordt in de rest van het vonnis de eerste procedure aangehaald als de zaak 17-900 en de tweede procedure als de zaak 17-1320.

Partijen zullen hierna genoemd worden:

eiseressen in conventie, tevens verweersters in reconventie in de zaak 17-900: gezamenlijk McCain Holland c.s. (vrouwelijk enkelvoud), eiseressen sub 1 en 2 afzonderlijk McCain Holland en McCain Europe en eiseressen sub 3 tot en met 14 gezamenlijk de buitenlandse McCain-vennootschappen;
gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie in de zaak 17-900: Simplot;
eiseres in de zaak 17-1320: Simplot;
gedaagden in de zaak 17-1320: gezamenlijk McCain Ltd c.s. (vrouwelijk enkelvoud) en afzonderlijk McCain Holland, McCain Europe en McCain Ltd.

De zaken 17-900 en 17-1320 zijn voor McCain Holland c.s. respectievelijk McCain Ltd c.s. inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd en mr. M.C.H.I. van der Dussen, advocaat te Amsterdam, en voor Simplot door mr. L.E. Fresco en mr. R.J.F. Grijpink, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure in de beide zaken en relevante ontwikkelingen in andere procedures

1.1.

Het verloop van de procedures blijkt uit:

het tussenvonnis van 27 maart 2019 en de daarin genoemde gedingstukken;
de akte na comparitie tevens overlegging aanvullende productie van de zijde van McCain Holland c.s. / McCain Ltd c.s., met productie 16;
de akte na comparitie tevens overlegging aanvullende producties van de zijde van Simplot, met producties 39 tot en met 41 in zaak 17-900 en de (identieke) producties 34 tot en met 36 in zaak 17-1320.

1.2.

In het tussenvonnis van 27 maart 2019 heeft de rechtbank zich bevoegd verklaard ten aanzien van alle vorderingen in conventie en reconventie in beide zaken en heeft zij geoordeeld dat die bevoegdheid zich uitstrekt tot het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast heeft de rechtbank de vorderingen in beide zaken geschorst (c.q. aangehouden) in afwachting van een definitieve beslissing in de nietigheidsprocedure die door McCain Ltd is aangespannen bij het EUIPO^[1](hierna: de Nietigheidsprocedure). In die procedure had het EUIPO op 6 juli 2018 het verzoek tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel van Simplot met nummer 001769167-0001 (hierna ook: het Model) afgewezen. McCain Ltd had hoger beroep ingesteld tegen deze beslissing.

1.3.

Bij arrest van 21 mei 2019^[2](hierna: het kort geding arrest 2019) heeft het Gerechtshof Den Haag het kort geding vonnis van 12 september 2017^[3](hierna: het kort geding vonnis 2017) van de voorzieningenrechter van deze rechtbank (tussen Simplot enerzijds en McCain Holland en McCain Europe anderzijds) bekrachtigd.

1.4.

Partijen hebben de rechtbank bericht dat de BoA^[4]van het EUIPO op 27 november 2019^[5]uitspraak heeft gedaan en de beslissing van het EUIPO in eerste aanleg heeft bekrachtigd. McCain Ltd heeft geen appel ingesteld tegen deze uitspraak, zodat het oordeel in de Nietigheidsprocedure thans definitief is.

1.5.

Partijen zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld om zich bij akte uit te laten over de voortgang van onderhavige procedures en hun nadere standpunten toe te lichten. Daarvan hebben zij gebruik gemaakt, waarbij partijen tevens hun proceskosten nader hebben gespecificeerd.

1.6.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2.De verdere beoordeling in de zaak 17-900

in conventie en in reconventie

Inbreuk

2.1.

Gelet op de uitkomst van de Nietigheidprocedure (vergelijk r.o. 1.4), is het geschil tussen partijen over de geldigheid van het Model definitief beslist (vergelijk artikel 86 lid 5 GModVo^[6]). De rechtbank gaat derhalve uit van de geldigheid van het Model. Dat betekent dat nu de vraag aan de orde is of McCain Holland c.s. met haar product Rustic Twist friet (hierna: Rustic Twist als het gaat om één frietje en Rustic Twists als het gaat om de frieten die McCain Holland c.s. onder deze naam op de markt heeft gebracht, zie onder 3.2 en 3.3 van het tussenvonnis van 27 maart 2019) inbreuk heeft gemaakt op het modelrecht van Simplot.

2.2.

Bij beoordeling van de gestelde inbreuk dient het volgende in aanmerking te worden genomen. Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

2.3.

McCain Holland c.s. stelt dat de geïnformeerde gebruiker in dit geval een professionele afnemer (restauranthouder) is van aardappelproducten, omdat McCain Holland c.s. niet levert aan consumenten maar enkel aan restaurants, ‘B2B’. Simplot betoogt dat de geïnformeerde gebruiker in dit geval de vrij aandachtige (eind)consument is van het specifieke voortbrengsel waar het Model op ziet, te weten aardappelproducten.

2.4.

De rechtbank overweegt dat de hier bedoelde geïnformeerde gebruiker in hoge mate aandachtig is. Deze gebruiker is gepositioneerd tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het betreft de gebruiker die, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan. Voor de door de bril van de geïnformeerde gebruiker uit te voeren beoordeling geldt voorts dat deze het model en het gewraakte gebruiksvoorwerp in de regel naast elkaar zal zien en dus een concrete vergelijking zal kunnen maken. Dit laatste gaat echter niet zo ver dat sprake is van een minutieuze vergelijking. De vergelijking zal zich beperken tot die uiterlijke eigenschappen/kenmerken (voor zover kenbaar uit de modelregistratie) die bijdragen aan de totaal indruk van het model bij deze geïnformeerde gebruiker en duidelijk zichtbaar zijn en strekt zich niet uit tot minieme verschillen.^[7]

2.5.

Anders dan McCain Holland c.s. betoogt, is de geïnformeerde gebruiker niet beperkt tot inkopers in de horeca, de doelgroep waarop McCain Holland c.s. zich richt met de Rustic Twists, maar houdt deze het midden tussen een vakman op het gebied van aardappelproducten en de gemiddelde consument van aardappelproducten. Die geïnformeerde gebruiker zal ook bekend zijn met modellen van andere voedingsmiddelen zoals pasta en brood. De rechtbank sluit zich dus aan bij de beslissing van de BoA in de Nietigheidsprocedure dat de “betrokken sector” in dit geval ziet op de voedselindustrie (en dus niet enkel op frieten / aardappelproducten).

2.6.

Voor de bepaling van de beschermingsomvang van het Model moet worden gelet op de afstand die bestaat tussen het Model en eerdere soortgelijke modellen (het vormgevingserfgoed). De beschermingsomvang van een model is daarvan afhankelijk, in die zin dat deze nooit groter kan zijn dan de afstand die het Model zelf heeft genomen ten opzichte van het vormgevingserfgoed.^[8]

2.7.

McCain Holland c.s. stelt dat de beschermingsomvang van het Model zeer beperkt is. Ten eerste omdat de vormgeving van het Model wordt gedicteerd door functionele en technische vereisten. Dat komt volgens McCain Holland c.s. omdat de lijn van frieten die Simplot op basis van het Model onder het merk SIDEWINDERS (hierna: Sidewinders) wereldwijd verkoopt, wordt bepaald door de specifiek ontworpen snijbladen waarmee de aardappelen worden gesneden. Voor deze snijbladen heeft Simplot octrooibescherming aangevraagd. Ook McCain Holland c.s. gebruikt een machine met specifiek ontworpen (en geoctrooieerde) snijbladen voor de productie van haar Rustic Twists.

2.8.

In de onderhavige zaak ontbreekt een nadere toelichting op deze stelling. Het enkele feit dat partijen beide geoctrooieerde snijbladen gebruiken voor het snijden van Sidewinders respectievelijk Rustic Twists, maakt niet dat de vormgeving van het Model wordt gedicteerd door functionele en technische vereisten. De rechtbank gaat dan ook aan deze stelling voorbij als niet dan wel onvoldoende onderbouwd.

2.9.

McCain Holland c.s. heeft haar verweer in zaak 17-1320 dat de beschermingsomvang van het Model beperkt is omdat het diverse functionele en technische voordelen heeft, niet als stelling in deze procedure aangevoerd. Voor zover dat wel haar bedoeling was, baat haar dat ook niet. McCain Ltd c.s. voert in de andere procedure aan dat Simplot adverteert met diverse functionele en technische voordelen van de Sidewinders, waaronder “tremendous plate coverage and yield”, “natural dippability” en “3X hold time”. Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – is het de rechtbank niet duidelijk waarom deze voordelen van de Sidewinders de vrijheid voor de ontwerper van aardappelproducten zodanig zouden beperken dat dat de beschermingsomvang van het Model beperkt. Daarbij is van belang dat (alleen al) McCain Holland c.s. vele verschillende vormen van aardappelproducten aanbiedt, zoals blijkt uit onderstaande, door Simplot overgelegde, schermafbeelding:

Onduidelijk is waarom de vorm van het Model betere “plate coverage”, “natural dippability” en “hold time” zou hebben dan andere vormen. De rechtbank is daarom van oordeel dat de ontwerpvrijheid ruim is (waarmee de beschermingsomvang eveneens ruim is).

2.10.

Daarnaast betoogt McCain Ltd c.s. in de andere procedure dat de beschermingsomvang van het Model wordt beperkt vanwege ontwikkelingen in de Amerikaanse verleningsprocedure van US 29/360,405. Deze verleningsprocedure ziet op het Amerikaanse modelrecht van Simplot waarop de prioriteit van het Model is gebaseerd.

2.11.

De rechtbank gaat ook aan dit betoog voorbij, nu het Model en de beschermingsomvang daarvan op haar eigen (Europeesrechtelijke) merites moet worden beoordeeld.

2.12.

Daarnaast is de beschermingsomvang volgens McCain Holland c.s. zeer beperkt omdat het Model heel weinig afstand heeft genomen van het vormgevingserfgoed. De rechtbank begrijpt dat McCain Holland c.s. daarbij twee modelregistraties ziet als meest nabijgelegen, nu dit de modelregistraties zijn die zij bij dagvaarding heeft genoemd.

2.13.

Dat is enerzijds het Gemeenschapsmodel 001057921-003, geregistreerd op 18 december 2008. Het betreft het model van een broodvorm (hierna: het Broodmodel). Bij het Broodmodel behoren de volgende figuren:

2.14.

Anderzijds gaat het om een Italiaans model 1996PTO000007-0006, geregistreerd op 14 februari 1997. Dit is een model van een snack van aardappelen (hierna: het Snackmodel). Bij het Snackmodel behoren de volgende figuren:

2.15.

Voor de volledigheid neemt de rechtbank hieronder de afbeeldingen van het Model op:

2.16.

De rechtbank is – met het gerechtshof, voorlopig oordelend in het kort geding arrest 2019, en de BoA in de Nietigheidsprocedure – van oordeel dat het Broodmodel en het Snackmodel aanzienlijk verschillen van het Model. Het Model heeft een om de eigen lengteas gedraaide min of meer platte schijf-vorm met schuine/puntige uiteinden, terwijl beide oudere modellen niet gedraaid zijn om hun eigen lengteas en meer de vorm hebben van een cilinder met opzij gebogen, smallere uiteinden. De vorm van zowel het Broodmodel als het Snackmodel is voorts boller, dikker en compacter dan die van het Model. Het oppervlak van het broodmodel heeft ook duidelijk het uiterlijk van de korst van brood en niet van een aardappelproduct. Ten slotte heeft het Snackmodel diagonale ribbels die in het geheel niet voorkomen bij het Model. Het vormgevingserfgoed is daarom geen reden om van een beperkte beschermingsomvang uit te gaan.

2.17.

De vraag is vervolgens of de Rustic Twists - gezien door de ogen van de geïnformeerde gebruiker (vergelijk r.o. 2.4) en gegeven de ruime beschermingsomvang (zie r.o. 2.8 en 2.16) – inbreuk maken op het Model.

2.18.

McCain Holland c.s. merkt met juistheid op dat het voor de beantwoording van deze vraag van belang is dat in een zak Rustic Twists drie verschillende vormen friet voorkomen, zoals hieronder opgenomen:

Volgens McCain Holland c.s. zien de foto’s hierboven van links naar rechts op een Rustic Twist met een draai met de klok mee (hierna: rechtsdraaiende Rustic Twist), een Rustic Twist met een draai tegen de klok in (hierna: linksdraaiende Rustic Twist) en een Rustic Twist zonder een draai (hierna: niet draaiende Rustic Twist). Ongeveer 30% van een zak Rustic Twists bestaat uit rechtsdraaiende Rustic Twists, ongeveer 40% uit linksdraaiende Rustic Twists en ongeveer 30% uit niet draaiende Rustic Twists, aldus McCain Holland c.s.

2.19.

Voor zover McCain Holland c.s. heeft bedoeld te stellen dat bij de beantwoording van de vraag of Rustic Twists inbreuk maken op het Model, een hele zak Rustic Twists (met de drie verschillende vormen en daarnaast volgens McCain Holland c.s. ook in de zak voorkomende misvormde frieten) vergeleken moet worden met het Model, verwerpt de rechtbank deze stelling. Het Model betreft een enkele frietvorm en moet – voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk – telkens vergeleken worden met de individuele in de zak Rustic Twists voorkomende frieten.

2.20.

Ten behoeve van de benodigde vergelijking worden de verschillende aangezichten van het Model hieronder afgebeeld met op dezelfde foto een rechtsdraaiende Rustic Twist. Daaronder is een afbeelding opgenomen van het Model met daarnaast een foto van een linksdraaiende Rustic Twist.

2.21.

De rechtbank is van oordeel dat uit deze afbeeldingen kan worden afgeleid dat een rechts- of linksdraaiende Rustic Twist iets dikker/lomper is dan het Model en dat de punt aan één zijde iets puntiger is dan die van het Model. Maar voor het overige is een rechts- of linksdraaiende Rustic Twist nagenoeg identiek aan het Model. Het betreft ook een platte schijf die om de eigen lengte-as is gedraaid. De vorm van de friet bij het Model is in de lengte niet zoveel meer uitgerekt dan bij een Rustic Twist, dat dit leidt tot een andere algemene indruk. Dat er relevante verschillen zijn in de draai of met betrekking tot de randen, neemt de rechtbank niet waar. De Rustic Twists vertonen ook geen gat om de middenas. Het computermodel van een (volgens McCain Holland c.s.) getekende Rustic Twist dat McCain Holland c.s. in haar dagvaarding heeft opgenomen en waarin om de middenas een gat is getekend, komt visueel niet overeen met de daadwerkelijke exemplaren van Rustic Twists waarvan afbeeldingen in het geding zijn gebracht. Dit alles in aanmerking genomen, zal zowel de rechtsdraaiende als de linksdraaiende Rustic Twist bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan het Model. Er zijn slechts kleine verschillen te ontwaren tussen de rechtsdraaiende / linksdraaiende Rustic Twist en het Model, waarmee deze Rustic Twists veel dichter bij het Model staan dan bij het hiervoor besproken vormgevingserfgoed. Dat betekent dat sprake is van inbreuk op het Model. De rechtbank zal hierna de rechtsdraaiende en de linksdraaiende Rustic Twists (die in een zak Rustic Twists 70% uitmaken van het geheel) gezamenlijk aanduiden als de Inbreukmakende Rustic Twists.

2.22.

De rechtbank is van oordeel dat een niet draaiende Rustic Twist (vergelijk de rechterfoto in r.o. 2.18) geen inbreuk maakt op het Model. De geïnformeerde gebruiker zal duidelijke verschillen waarnemen tussen het Model en de niet draaiende Rustic Twists. Simplot heeft dat ook niet betwist, noch in reconventie gesteld dat de niet draaiende Rustic Twists inbreuk maken op het Model. In de conclusie van antwoordt duidt zij blijkens de afbeeldingen alleen de rechts- en linksdraaiende Rustic Twists aan als inbreukmakende producten.

Vorderingen in conventie

Niet-inbreuk vordering

2.23.

Het voorgaande betekent dat de in conventie gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk zal worden afgewezen.

Proceskosten

2.24.

McCain Holland c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Simplot maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv^[9]. Simplot heeft haar kosten gespecificeerd op een totaalbedrag van € 43.290,50 aan salaris advocaat en € 8.130,42 aan verschotten exclusief griffierecht (vergelijk productie GP41). Daarbij heeft Simplot aangegeven dat zij de kosten voor de onderhavige procedure 17-900 en de procedure 17-1320 heeft gesplitst.

2.25.

Partijen zijn het erover eens dat de verdeling van de kosten voor conventie en reconventie op 50-50% moet worden bepaald. De rechtbank zal deze verdeling aanhouden. Voor de volledigheid merkt de rechtbank op dat de kosten in conventie (en in reconventie) alle zien op handhaving van intellectuele eigendomsrechten waarop artikel 1019h Rv van toepassing is. De procedures in conventie en reconventie hangen ook volledig samen.

2.26.

Vorderingen in reconventie

Voorwaardelijke vermeerdering van eis

2.27.

In reconventie heeft Simplot (onder andere) haar eis vermeerderd in die zin dat de eis in reconventie zoals opgenomen in het petitum van de conclusie van eis in reconventie onder II. A tot en met D en F tot en met H, ook voorwaardelijk tegen McCain Holland en McCain Europe wordt ingesteld. Voorwaarde voor deze eisvermeerdering is dat de rechtbank het standpunt van de buitenlandse McCain-vennootschappen zou volgen dat de rechtbank enkel EU-wijd bevoegd is om kennis te nemen van de reconventionele vorderingen tegen de buitenlandse McCain-vennootschappen wanneer de reconventionele vorderingen ook tegen McCain Holland en McCain Europe zijn gericht. De rechtbank heeft in het tussenvonnis van 27 maart 2019 geoordeeld dat zij EU-wijd bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse McCain-vennootschappen, onafhankelijk van eventuele vorderingen ingesteld tegen McCain Holland en McCain Europe (vergelijk r.o. 5.2 tot en met 5.6 van dat tussenvonnis). Daarmee is de voorwaarde niet in vervulling gegaan, zodat de reconventionele vorderingen zoals opgenomen in het petitum van de conclusie van eis in reconventie onder II. A tot en met D en F tot en met H (na de onvoorwaardelijke vermeerdering van eis) alleen zien op de buitenlandse McCain-vennootschappen.

Verbodsvordering

2.28.

Met verwijzing naar r.o. 2.21 is sprake van inbreuk op het Model door de productie en/of verhandeling van de Inbreukmakende Rustic Twists. Dat betekent dat het gevorderde inbreukverbod (het petitum – na wijziging – van de conclusie van eis in reconventie onder II. A) in beginsel toewijsbaar is. De rechtbank wijst er daarbij op dat het McCain Holland c.s. wel vrij staat frieten op de markt te brengen met het uiterlijk van de niet-draaiende Rustic Twists. Daarop ziet het verbod dus niet.

2.29.

Daarbij gaat de rechtbank voorbij aan het verweer van de buitenlandse McCain-vennootschappen dat Simplot volgens de buitenlandse McCain-vennootschappen op dit moment geen activiteiten met het Model ontwikkelt op de Europese markt, waardoor Simplot haar vordering met geen ander doel heeft ingesteld dan de buitenlandse McCain-vennootschappen te schaden, zodat sprake is van misbruik van bevoegdheid. Daargelaten dat Simplot betwist dat zij geen activiteiten ontwikkelt op de Europese markt, is dit voor het opleggen van een inbreukverbod niet vereist. Voor het modelrecht geldt geen gebruiksverplichting. Het nalaten om haar rechten te handhaven zou er in de toekomst bovendien aan in de weg kunnen staan dat Simplot zelf met succes een product onder de beschermingsomvang van het Model op de Europese markt kan introduceren of het Model in licentie kan geven. De inbreuk vormt daarmee een uitholling van haar exclusieve recht daartoe. Dat Simplot haar modelrechten inroept met geen ander doel dan McCain Holland c.s. te schaden of dat zij in redelijkheid niet tot uitoefening van haar modelrechten had kunnen komen, kan dan ook niet worden geoordeeld.

2.30.

De rechtbank zal het inbreukverbod toewijzen zoals gevorderd. Nu de buitenlandse McCain-vennootschappen niet hebben betwist in Europa (althans, in de landen van Europa waar de respectievelijke buitenlandse McCain-vennootschappen zijn gevestigd) de Inbreukmakende Rustic Twists te verkopen en/of aan te bieden en deze vanuit Nederland te importeren, is een EU-wijd verbod aan de orde.

Recall en vernietiging

2.31.

Simplot heeft in haar akte na comparitie in september 2020 gesteld dat McCain Holland c.s. nog altijd Inbreukmakende Rustic Twists aanbiedt. McCain Holland c.s. heeft dat in haar antwoordakte niet betwist. Bij Simplot bestaat derhalve nog steeds belang bij oplegging van nevenvoorzieningen die tot doel hebben (dreigende) inbreuken te voorkomen of te beëindigen, voor het geval McCain Holland c.s. ook nu nog Inbreukmakende Rustic Twists verhandelt en/of in voorraad heeft. De gevorderde recall en vernietiging (het petitum – na wijziging – van de conclusie van eis in reconventie onder II. B en C) zullen daarom met in achtneming van het volgende worden toegewezen. Dat geldt ook voor productverpakkingen (zakken) die naast niet inbreukmakende frieten, ook Inbreukmakende Rustic Twists bevatten. Zoals gezegd bevat een zak Rustic Twists ongeveer 70% Inbreukmakende Rustic Twists, zodat een recall en vernietiging van de complete zakken proportioneel is in het geval het scheiden van de Inbreukmakende Rustic Twists en de niet-inbreukmakende frieten niet eenvoudig is.

2.32.

De buitenlandse McCain-vennootschappen betogen dat het hen aanzienlijke schade (vooral reputatieschade) oplevert als zij alle reeds geleverde producten moeten terughalen en laten vernietigen. Dit weegt volgens hen niet op tegen het belang van Simplot, nu zijzelf niet actief is in de Europese Unie en volgens de buitenlandse McCain-vennootschappen geen schade lijdt door het inbreukmakend handelen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de gevorderde recall en vernietiging proportioneel, voor zover het producten betreft die in de laatste achttien maanden zijn geleverd. Het betreft hier voedingswaren met een houdbaarheidsdatum, zodat niet aannemelijk is dat afnemers van de buitenlandse McCain-vennootschappen nog inbreukmakende producten op voorraad hebben die al langer geleden zijn geleverd.

2.33.

Dat Simplot (nog) niet actief is op de Europese markt doet niet af aan haar belang bij een recall en vernietiging (vergelijk r.o. 2.29). In de Amerikaanse design patent aanvraag van McCain Ltd van 13 januari 2015 waarmee McCain Ltd beoogde de Rustic Twist onder bescherming te stellen, is het oudere Amerikaanse design patent van Simplot vermeld. De moedermaatschappij van de buitenlandse McCain-vennootschappen was ten tijde van de introductie van de Rustic Twist friet op de Europese markt in november 2016 dus op de hoogte van het Amerikaanse model waarop de prioriteit van het Model is gebaseerd (vergelijk het tussenvonnis van 27 maart 2019 onder 3.5). In oktober 2016 heeft Simplot op basis van haar oudere design patent een procedure aangespannen tegen vennootschappen van het McCain concern in de Verenigde Staten. Als de buitenlandse McCain-vennootschappen al niet bekend waren met deze feiten ten tijde van de introductie van de Rustic Twist in Europa, komt dat gelet op het concernverband binnen de McCain groep voor hun rekening en risico. Als (grote) professionele distributeurs van aardappelproducten hadden zij bovendien bekend behoren te zijn met de Europese modelregistratie van een wereldwijde concurrent. Door desondanks de Rustic Twist friet op de Europese markt te introduceren, is sprake van toerekenbaar onrechtmatig handelen. De daaruit voortvloeiende schade in verband met een recall en vernietiging is daarom niet disproportioneel.

2.34.

De buitenlandse McCain-vennootschappen betwisten verder dat Simplot recht heeft op kopieën van alle recallbrieven die de buitenlandse McCain-vennootschappen (mogelijk) naar hun afnemers zullen moeten sturen. Daarmee zou Simplot concurrentiegevoelige informatie in handen krijgen over het distributienetwerk van de buitenlandse McCain-vennootschappen.

2.35.

De rechtbank is – met Simplot – van oordeel dat Simplot recht heeft op informatie waarmee zij kan verifiëren of de buitenlandse McCain-vennootschappen al hun afnemers hebben aangeschreven. Anderzijds hebben deze vennootschappen er belang bij dat concurrentiegevoelige informatie niet bij Simplot terechtkomt. Dat vertrouwelijkheid niet meer in het geding is omdat Simplot (mede) door inzage inmiddels op de hoogte is van de afnemers van de Rustic Twists, zoals Simplot stelt, kan de rechtbank niet helemaal plaatsen. De rechtbank gaat ervan uit dat de door Simplot bedoelde inzage ziet op de inzage die de voorzieningenrechter in het kort geding vonnis 2017 met betrekking tot McCain Holland en McCain Europe heeft toegewezen. Enerzijds heeft de voorzieningenrechter deze inzage toegewezen onder geheimhouding (zodat Simplot als het goed is van deze informatie geen kennis heeft genomen, met uitzondering van de personen die een geheimhoudingsplicht hebben) en anderzijds zag deze inzage niet op de buitenlandse McCain-vennootschappen. De rechtbank volgt de buitenlandse McCain-vennootschappen dan ook in hun standpunt dat zij nog steeds belang hebben bij een vertrouwelijkheidsregime. Aan het bezwaar zal dan ook als volgt tegemoet worden gekomen. Er zal worden bepaald dat kopieën van de recallbrieven worden afgegeven aan de advocaat van Simplot en aan maximaal twee natuurlijke personen, met oplegging van een mededelingsverbod in de zin van artikel 28 lid 1 onder b Rv. Deze twee natuurlijke personen dienen dezelfde personen te zijn die in het kort geding vonnis 2017 zijn aangewezen, als die Simplot nog kunnen vertegenwoordigen. Voor zover zij niet langer aan Simplot zouden zijn verbonden, staat het Simplot vrij andere natuurlijke personen aan te wijzen. De advocaat moet geacht worden om samen met die twee natuurlijke personen te kunnen beoordelen of de buitenlandse McCain-vennootschappen aan het gebod in het dictum (volledig) hebben voldaan. Aan het vertrouwelijkheidsregime zal een dwangsom worden verbonden ten aanzien van de twee door Simplot aan te wijzen personen.

2.36.

De buitenlandse McCain-vennootschappen betogen ten slotte dat de gevorderde termijn van vijf dagen na betekening van het vonnis waarbinnen uitvoering moet worden gegeven aan het recallbevel te kort is. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen de buitenlandse McCain-vennootschappen aan dit bevel dienen te voldoen worden bepaald op veertien dagen na betekening van dit vonnis.

Rectificatie

2.37.

De buitenlandse McCain-vennootschappen betogen dat (ex artikel 89 lid 1 sub d GModVo) oplegging van bepaalde (neven)vorderingen – waaronder rectificatie – slechts mogelijk is als het nationale recht van de desbetreffende lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht, daarin voorziet. Volgens de buitenlandse McCain-vennootschappen kan niet zomaar worden aangenomen dat dat geldt voor het nationale recht van alle verschillende lidstaten waar de buitenlandse McCain-vennootschappen gevestigd zijn.

2.38.

De rechtbank gaat aan dit verweer voorbij. Simplot merkt terecht op dat met de Hrl^[10]de door de gerechten op te leggen sancties binnen de lidstaten van de Europese Unie zijn geharmoniseerd (en zullen zijn opgenomen in de nationale wetgeving van alle lidstaten). Voor de rectificatie geldt in dat verband artikel 15 Hrl.

2.39.

De rechtbank gaat eveneens voorbij aan het verweer van de buitenlandse McCain-vennootschappen dat een rectificatie gedurende twee maanden op de homepage van de diverse websites van de buitenlandse McCain-vennootschappen buiten proportie en onacceptabel is en geen ander doel dient dan de buitenlandse McCain-vennootschappen schade toe te brengen. De rechtbank is – met Simplot – van oordeel dat Simplot belang heeft bij het informeren van de markt in het licht van de reputatieschade die zij heeft geleden door de modelinbreuk en haar mogelijke toekomstige activiteiten op de Europese markt.

2.40.

De vordering om
uitsluitendde rectificatietekst op de website te publiceren wordt van de hand gewezen. Een goed leesbaar kader met de rectificatie dat in ieder geval 10% van het oppervlak van de homepages van de websites beslaat en onmiddellijk zichtbaar is bij het bezoek, volstaat. De tekst dient zichtbaar te zijn in zwart gedrukt lettertype arial 11 punts tegen een witte achtergrond.

2.41.

De gevorderde rectificatie (het petitum – na wijziging – van de conclusie van eis in reconventie onder II. D) zal dan ook worden toegewezen op de wijze als vermeld in het dictum.

Schadevergoeding en winstafdracht

2.42.

De rechtbank ziet aanleiding de door Simplot gevorderde schadevergoeding en winstafdracht (het petitum – na wijziging – van de conclusie van eis in reconventie onder II. G) eerst te beoordelen nu een aantal van de nevenvorderingen daarop steunen.

2.43.

Met verwijzing naar r.o. 2.38 gaat de rechtbank ook op dit punt voorbij aan het verweer van de buitenlandse McCain-vennootschappen dat voor een veroordeling geen plaats is omdat dat – verkort weergegeven – moet worden beoordeeld naar het nationale recht van de landen waarin de buitenlandse McCain-vennootschappen gevestigd zijn en niet is gesteld of gebleken dat het betreffende nationale recht die mogelijkheid biedt. Op grond van artikel 88 lid 2 GModVo dient de rechtbank de schadevergoedingsvordering echter te beoordelen aan de hand van Nederlands recht, inclusief het Nederlandse internationale privaatrecht^[11]. Op grond daarvan is op de schadevergoedingsvordering van toepassing het recht van het land waar de schade zich voordoet (artikel 4 lid 1 Rome II-Vo^[12]). De Hrl heeft ook op deze onderwerpen harmonisering van Europese regelgeving gebracht (vergelijk artikel 13 Hrl). Voor zover dit artikel ruimte heeft geboden aan de verschillende nationale wetgevers om de schadevergoedingsregeling enigszins anders in te richten en de nationale wetgevers van deze ruimte gebruik hebben gemaakt, is het aan partijen om in de gevorderde schadestaatprocedure daarop nader in te gaan.

2.44.

Het verweer van de buitenlandse McCain-vennootschappen dat de modelrechtinbreuk niet aan hen toerekenbaar is, zodat er geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid voor schade, houdt evenmin stand. Zoals Simplot terecht opmerkt, is voor een vordering tot schadevergoeding niet vereist dat de inbreukmaker op de hoogte was van het bestaan van het Model. Het enkele inbreuk maken na de inschrijving van het Model is daarvoor voldoende (vergelijk artikelen 19 en 89 GModVo jo artikel 3.17 BVIE^[13]).

2.45.

De buitenlandse McCain-vennootschappen betwisten voorts dat Simplot in de Europese Unie schade heeft geleden. Simplot brengt in de Europese Unie haar Sidewinders niet op de markt en uit niets blijkt dat zij voornemens is binnen afzienbare tijd de Sidewinders op de Europese markt te introduceren, aldus de buitenlandse McCain-vennootschappen.

2.46.

Met dit verweer miskennen de buitenlandse McCain-vennootschappen dat voor verwijzing naar de schadestaatprocedure zoals gevorderd, voldoende is dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Simplot stelt dat de buitenlandse McCain-vennootschappen met de lancering van de Rustic Twist in heel Europa afbreuk doen aan en parasiteren op de exclusiviteit en populariteit van het Model en de Sidewinders van Simplot. Daarmee dreigt zij haar bijzondere positie in de wereldwijde markt te verliezen. Dat geldt temeer omdat de buitenlandse McCain-vennootschappen in hun marketinguitingen benadrukken dat de Rustic Twists “authentiek”, “origineel” en “uniek” zijn, waarmee de buitenlandse McCain-vennootschappen het doen voorkomen alsof zij deze aardappelvorm hebben ontworpen. Daardoor lijdt zij schade, aldus Simplot. Deze stellingen van Simplot heeft McCain Holland c.s. onweersproken gelaten, zodat de gevorderde schadevergoeding voldoende aannemelijk is gemaakt.

2.47.

Het voorgaande betekent dat de rechtbank de vordering tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, zal toewijzen.

2.48.

De buitenlandse McCain-vennootschappen betwisten dat de door Simplot gevorderde hoofdelijke veroordeling kan worden toegewezen. Volgens de buitenlandse McCain-vennootschappen opereren zij niet gezamenlijk en heeft iedere vennootschap in eigen land slechts een distributiefunctie. De rechtbank zal hoofdelijke veroordeling afwijzen. Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – is niet duidelijk op basis waarvan Simplot meent dat moet worden aangenomen dat op de buitenlandse McCain-vennootschappen de verplichting rust tot vergoeding van dezelfde schade (vergelijk artikel 6:102 lid 1 BW).

2.49.

De rente die wordt gevorderd over de geleden en nog te lijden schade, kan als onderdeel van de schade in de schadestaatprocedure worden vastgesteld.

2.50.

De vordering van Simplot tot afdracht van de door de buitenlandse McCain-vennootschappen met de verhandeling van de Rustic Twist genoten winst, komt slechts voor toewijzing in aanmerking, als de buitenlandse McCain-vennootschappen te kwader trouw hebben gehandeld. Daarvan is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt^[14]. De stelling van Simplot dat aan het vereiste van kwade trouw is voldaan omdat McCain Holland c.s. bekend verondersteld mag worden met het Model, is dus geen voldoende motivering voor toewijzing van de vordering tot winstafdracht. De rechtbank beoordeelt het verweer van McCain Holland c.s. niet als ‘in redelijkheid bij voorbaat kansloos’, zodat deze vordering zal worden afgewezen.

Inzage in en afschrift van bescheiden

2.51.

Het verweer van McCain Holland c.s. dat Simplot geen schade heeft geleden / kan hebben geleden en daarom geen recht heeft op inzage in en afgifte van afschriften van de gevorderde bescheiden ten behoeve van het berekenen van de schade, verwerpt de rechtbank met verwijzing naar r.o. 2.45 en 2.46.

2.52.

Simplot vordert enerzijds inzage in en afgifte van afschriften van de door de deurwaarder onder McCain Holland en McCain Europe in bewijsbeslag genomen en bij deze in bewaring gegeven bescheiden en de door de deurwaarder opgemaakte beschrijving (het petitum van de conclusie van eis in reconventie onder II. E, eerste deel) op grond van artikel 843a Rv jo 1019a Rv.

2.53.

De rechtbank stelt voorop dat artikel 843a Rv jo artikel 1019a Rv ziet op een bijzondere exhibitieplicht in en buiten rechte. Deze exhibitieplicht dient ertoe om bepaalde bewijsstukken in de procedure als bewijsmiddel ter beschikking te doen komen. In Nederland bestaat géén algemene exhibitieplicht voor procespartijen in die zin dat zij als hoofdregel verplicht kunnen worden tot het elkaar verschaffen van alle denkbare informatie en documenten. Met het oog daarop en ter voorkoming van zogenaamde ‘
fishing expeditions’ is de toewijsbaarheid van een op artikel 843a Rv gebaseerde vordering in dat wetsartikel ingevolge lid 1 aan de volgende voorwaarden gebonden: 1) De eiser tot exhibitie dient een rechtmatig belang te stellen en te hebben. 2) De vordering moet “bepaalde bescheiden” (dan wel ander bewijsmateriaal ex artikel 1019a lid 2 Rv) betreffen waarover 3) de verweerder daadwerkelijk de beschikking heeft of kan krijgen. 4) De eiser tot exhibitie dient partij te zijn bij de rechtsbetrekking waarop de gevorderde specifieke bescheiden zien, waarbij in artikel 1019a lid 1 Rv is bepaald dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een dergelijke rechtsbetrekking.

2.54.

De rechtbank constateert dat aan het vierde vereiste, te weten de rechtsbetrekking gegrond op artikel 1019a lid 1 Rv, wordt voldaan, nu is geoordeeld dat McCain Holland c.s. inbreuk maakt op het Model (vergelijk r.o. 2.21). Daarmee heeft Simplot een rechtmatig belang bij afgifte van afschriften van de gevorderde gegevens (het eerste vereiste). Dat belang is niet verloren gegaan omdat zij als gevolg van het kort geding vonnis 2017 al inzage heeft gekregen in bescheiden, zoals McCain Holland en McCain Europe aanvoeren. De voorzieningenrechter heeft enkel (beperkte) inzage in afschriften van bescheiden (en geen afgifte van die afschriften) toegestaan. De rechtbank is – met Simplot – van oordeel dat afgifte van afschriften van bescheiden geëigend is om volledig inzicht te krijgen in de omvang van het inbreukmakend handelen, de afnemers van McCain Holland en McCain Europe te kunnen verifiëren, de af te leggen rekening en verantwoording te kunnen controleren en de schadevergoeding te kunnen begroten. Voor deze doeleinden zijn de gevorderde bescheiden voldoende specifiek bepaald (het tweede vereiste), omdat het gaat om de in beslag genomen en specifiek in het proces-verbaal van de deurwaarder aangeduide bestanden. Dat McCain Holland en McCain Europe deze bescheiden tot hun beschikking hebben (het derde vereiste) spreekt voor zich.

2.55.

De rechtbank volgt McCain Holland en McCain Europe wel in hun verweer dat het ongeclausuleerd verstrekken van afschriften van alle gegevens aan Simplot, ertoe kan leiden dat Simplot concurrentiegevoelige informatie over het volledige distributienetwerk van McCain Holland en McCain Europe in handen zou krijgen. Dit ziet inderdaad op mogelijk bedrijfsgeheime informatie waar Simplot slechts recht op heeft naargelang dat gerechtvaardigd en redelijk is. Dat het belang van Simplot bij (ongeclausuleerde) afgifte zonder meer zwaarder moet wegen dan dat van McCain Holland en McCain Europe, zoals Simplot stelt, omdat McCain Holland en McCain Europe weloverwogen zijn overgegaan tot het grootschalig verhandelen van de Inbreukmakende Rustic Twists, verwerpt de rechtbank. De handhaving van het modelrecht jegens afnemers van McCain Holland en McCain Europe vergt geen ongeclausuleerde bekendheid met alle gevorderde gegevens. Inbreukmakende Rustic Twists zullen immers al van de markt worden gehaald door de toe te wijzen recall. Met afgifte van de onbewerkte afschriften van bescheiden aan de advocaat van McCain Holland en McCain Europe en aan maximaal 2 natuurlijke personen aangewezen door Simplot op dezelfde wijze als beschreven in r.o. 2.35, met oplegging van een mededelingsverbod in de zin van artikel 28 lid 1 onder b Rv, verkrijgt Simplot (indirect) de benodigde controle-gegevens en blijft vertrouwelijkheid van concurrentiegevoelige informatie van McCain Holland en McCain Europe over hun distributie-netwerk gewaarborgd. De rechtbank zal dit deel van de vordering dan ook toewijzen onder deze beperkende bepalingen.

2.56.

Anderzijds vordert Simplot inzage in en afgifte van afschriften van overige bescheiden die zich onder McCain Holland c.s. bevinden (het petitum van de conclusie van eis in reconventie onder II. E, tweede deel).

2.57.

Voor wat betreft de buitenlandse McCain-vennootschappen betoogt McCain Holland c.s. dat naar het nationale recht van de betreffende lidstaten moet worden beoordeeld of een dergelijk gebod kan worden toegewezen. Dat is echter niet het geval. Artikel 843a Rv (jo artikel 1019a Rv) is een bepaling van formeel procesrecht, zodat op grond van artikel 10:3 BW^[15]Nederlands recht van toepassing is.

2.58.

Met verwijzing naar r.o. 2.54 constateert de rechtbank dat aan het eerste en vierde vereiste van artikel 843a Rv jo artikel 1019a Rv wordt voldaan. De inzage die Simplot uit hoofde van het kort geding vonnis 2017 heeft gekregen is hiervoor niet afdoende geweest, onder meer omdat deze niet zag op de buitenlandse McCain-vennootschappen. McCain Holland c.s. is collectief betrokken bij de verhandeling van de Rustic Twist in de Europese Unie en daarmee met het vaststaande inbreukmakende handelen. Omdat het gaat om bescheiden die zich onder McCain Holland c.s. bevinden, wordt eveneens voldaan aan het derde vereiste. In tegenstelling tot McCain Holland c.s. acht de rechtbank de gevorderde bescheiden voldoende specifiek bepaald (het tweede vereiste). Simplot verwijst daartoe in haar petitum van de conclusie van eis in reconventie onder II. E naar punt 86 van deze conclusie, waarin is opgenomen: orders, inkoop- en verkoopfacturen, import- en exportdocumenten, overeenkomsten, interne correspondentie en externe correspondentie met leveranciers en afnemers betreffende de productie, promotie, verhandeling en verkoop van de Rustic Twists in de Europese Unie. De rechtbank is van oordeel dat orders, inkoop- en verkoopfacturen, import- en exportdocumenten en overeenkomsten die betrekking hebben op de productie, verhandeling en/of verkoop van de Rustic Twists in de Europese Unie, bescheiden zijn die nodig zijn om de omvang van de inbreuk vast te stellen en een vordering in een schadestaatprocedure concreet te maken. Die bescheiden moeten echter ook voldoende zijn voor de beoogde doelstellingen (zie r.o. 2.54), zodat de overige bescheiden waarvan Simplot afschrift vordert niet toegewezen zullen worden. De beperkende bepaling ten behoeve van vertrouwelijkheid (vergelijk r.o. 2.35 en 2.55) zal eveneens in het dictum worden opgenomen.

Rekening en verantwoording

2.59.

De door Simplot gevorderde rekening en verantwoording door de buitenlandse McCain-vennootschappen (het petitum – na wijziging – van de conclusie van eis in reconventie onder II. F), komt voor toewijzing in aanmerking. Die vordering dient er immers toe om de omvang van de inbreuk en de schade te begroten. Dat geldt ook voor de opgave van winstgegevens, welke opgave kan bijdragen aan de begroting van de door Simplot geleden schade. Met verwijzing naar r.o. 2.43 tot en met 2.46 verwerpt de rechtbank de verweren van de buitenlandse McCain-vennootschappen dat niet is gesteld of gebleken dat volgens het nationale recht van de verschillende lidstaten schadevergoeding kan worden toegewezen en dat Simplot geen schade zou hebben geleden.

2.60.

Zoals de buitenlandse McCain-vennootschappen terecht opmerken, komt de gevorderde controle door en waarmerking van een registeraccountant van de opgave, in verband met executieproblemen, niet voor toewijzing in aanmerking. Voor zover hetgeen met betrekking tot de registeraccountant wordt gevorderd, neerkomt op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt, is dit in wezen een opdracht voor het geven van een vorm van
assurance. De rechtbank is ermee bekend dat een (register)accountant die
assuranceniet kan geven. Toegewezen zal worden (zoals door Simplot in tweede instantie is verzocht) dat de opgave moet worden geverifieerd door een door Simplot aan te wijzen onafhankelijke gediplomeerde administrateur. De buitenlandse McCain-vennootschappen moeten de kosten daarvan dragen, met uitzondering van kosten die als ongebruikelijk hoog voor een rapport van een dergelijke administrateur aangemerkt kunnen worden en derhalve niet redelijk zijn.

Ter voorkoming van executieproblemen zal de termijn waarbinnen de buitenlandse McCain-vennootschappen rekening en verantwoording moeten afleggen en de administrateur de opgave moet hebben geverifieerd, gesteld worden op drie maanden na betekening van het vonnis.

2.61.

Ook voor de rekening en verantwoording hebben de buitenlandse McCain-vennootschappen betoogd dat toewijzen van de vordering ertoe zal leiden dat vertrouwelijke informatie aan Simplot zal worden verstrekt. De rechtbank gaat er vanuit dat voor het opstellen van de rekening en verantwoording, onderbouwing met de bescheiden waarin concurrentiegevoelige informatie over het distributienetwerk door McCain Holland en McCain Europe onleesbaar is gemaakt, volstaat. Voor het geval dat echter niet zo zou zijn, zal de rechtbank ook op dit punt in het dictum de beperkende bepaling ter waarborging van vertrouwelijkheid opnemen (vergelijk r.o. 2.55).

Dwangsommen

2.62.

Oplegging van de gevorderde dwangsommen als stimulans tot nakoming van de gegeven bevelen is aangewezen. De gevorderde dwangsommen zullen echter worden gematigd en aan het totaal van de te verbeuren dwangsommen zal per gedaagde een maximum worden verbonden.

Proceskosten

2.63.

McCain Holland c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Met verwijzing naar r.o. 2.24 tot en met 2.26 oordeelt de rechtbank dat in reconventie aan salaris advocaat (50% x € 20.000,- =) € 10.000,- voor toewijzing in aanmerking komt.

2.64.

De rechtbank gaat voorbij aan het verweer van McCain Holland c.s. dat de gevorderde hoofdelijke veroordeling in de proceskosten in reconventie niet moet worden toegewezen, gezien de afwijkende posities van de buitenlandse McCain-vennootschappen. Veroordeling van meerdere gedaagden in de proceskosten brengt met zich dat zij ieder voor het geheel aansprakelijk zijn en dus hoofdelijk verbonden.^[16]Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – is niet duidelijk waarom “de afwijkende posities van de buitenlandse McCain-vennootschappen” zouden moeten leiden tot een uitzondering op deze hoofdregel.

3.De verdere beoordeling in de zaak 17-1320

Inbreuk

3.1.

Gelet op de definitieve uitkomst van de Nietigheidprocedure (vergelijk r.o. 1.4), is ook in de onderhavige zaak tussen partijen niet langer in geschil dat het Model geldig is en is alleen nog aan de orde of McCain Ltd c.s. inbreuk heeft gemaakt op het Model.

3.2.

Voor het algemene beoordelingskader, wie in dit verband als geïnformeerde gebruiker moet worden gezien en de wijze waarop de beschermingsomvang wordt bepaald, verwijst de rechtbank naar r.o. 2.2 tot en met 2.6.

3.3.

McCain Ltd c.s. voert aan dat de beschermingsomvang van het Model zeer beperkt is. Onder andere omdat de vormgeving van Model wordt gedicteerd door functionele en technische vereisten. Simplot adverteert met de diverse functionele en technische voordelen van de Sidewinders, waaronder “tremendous plate coverage and yield”, “natural dippability” en "3X hold time”, aldus McCain Ltd c.s. Met Simplot is de rechtbank van oordeel dat de ontwerpvrijheid ruim is (waarmee de beschermingsomvang eveneens ruim is). De rechtbank verwijst naar de beoordeling in r.o. 2.9.

3.4.

Voor de beoordeling van de beschermingsomvang verwijst rechtbank voorts naar r.o. 2.10 tot en met 2.16, aangezien McCain Ltd c.s. voor het overige in de onderhavige zaak vergelijkbare verweren heeft aangevoerd.

3.5.

De rechtbank oordeelt ook in de onderhavige zaak dat sprake is van inbreuk op het Model, met verwijzing naar r.o. 2.17 tot en met 2.22. Ook McCain Ltd heeft voorbehouden handelingen verricht met de Inbreukmakende Rustic Twists in de Europese Unie, doordat deze zijn aangeboden op een door haar beheerde website gericht op de Europese Unie en door deze producten te leveren aan Franse McCain entiteiten en aan McCain Europe.

Vorderingen

Verbodsvordering

3.6.

Met verwijzing naar r.o. 2.28 tot en met 2.30 zal de rechtbank het primair gevorderde inbreukverbod toewijzen (zie het petitum van de dagvaarding onder A), aangezien partijen in de onderhavige zaak zich op vergelijkbare stellingen en verweren hebben beroepen.

Recall en vernietiging

3.7.

De rechtbank zal – met verwijzing naar r.o. 2.31 tot en met 2.36 – de gevorderde recall en vernietiging (zie het petitum van de dagvaarding onder B en C) toewijzen op vergelijkbare wijze als in de zaak 17-900 en met dezelfde beperkende bepaling in verband met vertrouwelijkheid van gegevens van McCain Ltd c.s.

Rectificatie

3.8.

De rechtbank is – met Simplot – van oordeel dat zij recht heeft op en belang bij het informeren van de markt over de Inbreukmakende Rustic Twists (zie het petitum van de dagvaarding onder D). In zoverre ligt de vordering dan ook voor toewijzing gereed.

3.9.

McCain Ltd c.s. betoogt echter terecht dat plaatsing van een rectificatie voor onbepaalde tijd haar doel voorbij schiet. Met het standpunt van Simplot in haar comparitie aantekeningen dat een rectificatie gedurende twee maanden gebruikelijk en proportioneel is, begrijpt de rechtbank dat Simplot in de onderhavige zaak haar vordering bedoeld heeft te beperken tot een tijdspanne van twee maanden. De rechtbank acht dat een redelijke termijn, waartegen McCain Ltd c.s. ook geen bezwaren heeft opgeworpen.

Dwangsommen

3.10.

Oplegging van de gevorderde dwangsommen (zie het petitum van de dagvaarding onder E) als stimulans tot nakoming van de gegeven bevelen is aangewezen. De rechtbank begrijpt dat in dit onderdeel van het petitum een verschrijving is geslopen, in die zin dat dwangsommen worden gevorderd over hetgeen wordt bevolen onder A tot en met D (in plaats van A tot en met E). Op die wijze zal de vordering worden toegewezen, waarbij de gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en aan het totaal van de te verbeuren dwangsommen per gedaagde een maximum zal worden verbonden.

Schadevergoeding en winstafdracht

3.11.

Omdat partijen vergelijkbare argumenten hebben gewisseld als in de zaak 17-900, zal de rechtbank de vordering tot schadevergoeding in de onderhavige zaak (zie het petitum van de dagvaarding onder F) – met verwijzing naar r.o. 2.44 tot en met 2.49 – in vergelijkbare zin toewijzen. Op dezelfde gronden als overwogen in r.o. 2.50 wordt de vordering tot winstafdracht afgewezen.

Rekening en verantwoording

3.12.

Met verwijzing naar r.o. 2.59 tot en met 2.61 zal de rechtbank ook in de onderhavige zaak de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording door McCain Ltd c.s. (petitum van de dagvaarding onder G) op vergelijkbare wijze toewijzen, nu partijen dezelfde stellingen en verweren hebben ingenomen.

Proceskosten

3.13.

McCain Ltd c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Simplot maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Simplot heeft haar kosten voor de onderhavige zaak 17-1320 gespecificeerd op een totaalbedrag van € 37.443,- aan salaris advocaat en € 3.744,41 aan verschotten exclusief griffierecht (vergelijk EP36). Daarbij heeft Simplot aangegeven dat zij de kosten voor de onderhavige zaak 17-1320 en de zaak 17-900 heeft gesplitst.

3.14.

Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie normaal (eerste categorie) met een maximumtarief van € 17.500,-. De akte na het tussenvonnis die Simplot heeft genomen, is meegewogen bij het tarief dat is toegepast in zaak 17-900. Die akte was identiek in deze procedure, zodat die niet ook in deze procedure wordt betrokken bij de bepaling van het toepasselijke tarief. Dit bedrag wordt vermeerderd met de verschotten. De rechtbank kan het bedrag aan gevorderde verschotten van € 3.744,41 niet plaatsen, nu in de specificatie (in EP36) slechts verschotten zijn opgenomen voor een totaalbedrag van € 1.143,06 (zoals al was gespecificeerd in EP31). De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat dit laatste bedrag het bedrag is aan verschotten dat in de onderhavige zaak door Simplot is betaald. Dat betekent dat het totaalbedrag aan proceskosten uitkomt op (€ 17.500,- + € 1.143,06 =) € 18.643,06. Dit bedrag zal worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde nakosten en de wettelijke rente.

3.15.

Met verwijzing naar r.o. 2.64 gaat de rechtbank ook in onderhavige zaak voorbij aan het verweer van McCain Ltd c.s. dat de gevorderde hoofdelijke veroordeling in de proceskosten niet moet worden toegewezen.

4.De beslissing

De rechtbank

in de zaak 17-900

in conventie

4.1.

wijst de vordering af;

4.2.

veroordeelt McCain Holland c.s. hoofdelijk, dat wil zeggen dat als de ene gedaagde betaalt de ander niet meer hoeft te betalen, in de proceskosten, aan de zijde van Simplot begroot op een bedrag van € 18.748,42;

4.3.

verklaart de kostenveroordeling onder 4.2 uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

4.4.

beveelt de buitenlandse McCain-vennootschappen, ieder voor zich, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel van Simplot met nummer 001769167-0001 in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van de Inbreukmakende Rustic Twists of het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de Inbreukmakende Rustic Twists;

4.5.

beveelt de buitenlandse McCain-vennootschappen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis hun professionele afnemers in de Europese Unie, aan wie zij in de achttien maanden voorafgaand aan dit vonnis Inbreukmakende Rustic Twists heeft geleverd, een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud of een Engelse vertaling daarvan of een vertaling in een andere taal die die afnemers begrijpen, en zonder bijschrift:

“Geachte klant,

De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 23 maart 2022 beslist dat McCain door het op de markt brengen van Rustic Twist frieten met een gedraaide vorm, inbreuk maakt op modelrechten van J.R. Simplot Company.

De Rustic Twist frieten met een gedraaide vorm mogen derhalve niet langer worden verhandeld. McCain verzoekt u hierbij de Rustic Twist aardappelproducten niet langer aan te bieden (in winkels, op websites, in reclamefolders e.d.) en alle exemplaren van dit product en de promotiematerialen daarvoor die zich onder u bevinden binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief aan McCain te retourneren ter vernietiging.

McCain zal de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.

McCain verontschuldigt zich voor dit ongemak.

McCain”

een en ander onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle verzonden brieven te verschaffen aan de advocaat van Simplot en maximaal twee natuurlijke personen, door Simplot aan te wijzen en bekend te maken aan de buitenlandse McCain-vennootschappen op de wijze als omschreven in r.o. 2.35, met bewijs van verzending;

4.6.

verbiedt de in r.o. 4.5 bedoelde advocaat en twee personen op de voet van artikel 28 lid 1 onder b Rv mededeling te doen aan derden of aan andere natuurlijke personen (al dan niet binnen Simplot) over hetgeen waarin zij inzage hebben gekregen;

4.7.

beveelt de buitenlandse McCain-vennootschappen om binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, de totale hoeveelheid bij hen nog in de Europese Unie op voorraad zijnde en de op grond van het onder r.o. 4.5 vermelde bevel teruggehaalde Inbreukmakende Rustic Twists, en voorts alle brochures en andere promotiemiddelen daarvoor, te laten vernietigen door een deurwaarder en daarvan een rapportage opgesteld door de deurwaarder aan Simplot te verschaffen;

4.8.

beveelt de buitenlandse McCain-vennootschappen om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis op de homepages van de websites van de buitenlandse McCain-vennootschappen die zich richten op het publiek in de Europese Unie, gedurende twee maanden onmiddellijk zichtbaar de volgende tekst te (laten) plaatsen in de desbetreffende taal en met de in 2.40 beschreven lay-out:

“Geachte bezoeker,

De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 23 maart 2022 beslist dat McCain door het op de markt brengen van het Rustic Twist product met daarin gedraaide frieten inbreuk maakt op modelrechten van J.R. Simplot Company.

McCain zal daarom de Rustic Twist met deze gedraaide frieten niet langer verhandelen.”

4.9.

bepaalt dat de advocaat van Simplot en maximaal twee natuurlijke personen, door Simplot aan te wijzen en bekend te maken aan McCain Holland c.s. op de wijze als omschreven in r.o. 2.35, binnen twee maanden na betekening van dit vonnis inzage verkrijgen van en door afgifte de beschikking krijgen over:

- afschriften van de door de deurwaarder in bewijsbeslag genomen en bij deze in bewaring gegeven bescheiden en de door de deurwaarder opgemaakte beschrijving zoals bedoeld in hoofdstuk IV.5.1 van de conclusie van eis in reconventie van 4 oktober 2017 van Simplot;

en bepaalt dat McCain Holland c.s. deze inzage en afgifte dient te gehengen en te gedogen;

4.10.

beveelt McCain Holland c.s. aan de advocaat van Simplot en maximaal twee natuurlijke personen, door Simplot aan te wijzen en bekend te maken aan McCain Holland c.s. op de wijze als omschreven in r.o. 2.35, binnen twee maanden na betekening van dit vonnis door afgifte van afschriften de beschikking te geven over alle bescheiden, te weten, volledig leesbare orders, inkoop- en verkoopfacturen, import- en exportdocumenten en overeenkomsten die betrekking hebben op de productie, verhandeling en/of verkoop van de Rustic Twist in de Europese Unie, die zich onder McCain Holland c.s. bevinden en die niet onder het in r.o. 4.9 bedoelde bewijsbeslag vallen;

4.11.

verbiedt de in r.o. 4.9 en 4.10 bedoelde advocaat en twee personen op de voet van artikel 28 lid 1 onder b Rv mededeling te doen aan derden of aan andere natuurlijke personen (al dan niet binnen Simplot) over gegevens van de afnemers van McCain Holland c.s. die voorkomen in hetgeen waarin zij inzage hebben gekregen;

4.12.

beveelt de buitenlandse McCain-vennootschappen om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis een door een, door Simplot aan te wijzen, gediplomeerde onafhankelijke administrateur opgestelde en met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:

het totaal aantal verpakkingen waarin Inbreukmakende Rustic Twists waren opgenomen, die de buitenlandse McCain-vennootschappen hebben geproduceerd, doen produceren, besteld, in voorraad hebben, hebben gedistribueerd en/of verkocht in de Europese Unie, alsmede het tijdstip van feitelijke aflevering daarvan;

de inkoop- en verkoopprijs van de onder a. genoemde verpakkingen met Inbreukmakende Rustic Twists die de buitenlandse McCain-vennootschappen hebben betaald en/of gerekend;

de bruto- en de netto winst die de buitenlandse McCain-vennootschappen hebben genoten als gevolg van de handelingen waarmee de buitenlandse McCain-vennootschappen inbreuk hebben gemaakt op Gemeenschapsmodel met nummer 001769167-0001;

4.13.

bepaalt dat het bepaalde in r.o. 4.9 tot en met 4.11 bepaalde vertrouwelijkheidsregime ook van toepassing is op de in r.o. 4.12 gebruikte bescheiden, voor zover die concurrentiegevoelige gegevens over het distributie-netwerk van de buitenlandse McCain-vennootschappen bevatten;

4.14.

veroordeelt de buitenlandse McCain-vennootschappen tot vergoeding van de schade aan Simplot, inclusief wettelijke rente, die Simplot heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de inbreuken door de buitenlandse McCain-vennootschappen op het Gemeenschapsmodel met nummer 001769167-0001, één en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet;

4.15.

bepaalt dat McCain Holland c.s., ieder voor zich, bij overtreding van de onder r.o. 4.4, 4.5, 4.7 tot en met 4.10 en 4.12 vermelde bevelen een dwangsom verbeurt van € 10.000,- per dag of gedeelte daarvan dat zij met het desbetreffende bevel in strijd handelt, dan wel, ter keuze van Simplot, van € 1.000,- per in strijd met het onder r.o. 4.4 vermelde bevel verkochte Inbreukmakende Rustic Twist, met een maximum van (in totaal) € 500.000,- per gedaagde;

4.16.

bepaalt dat Simplot een dwangsom verbeurt van € 50.000,- per geval dat een van de twee personen bedoeld in r.o. 4.6, 4.9 tot en met 4.11 en 4.13 (niet zijnde de advocaat) een van de daar genoemde verboden overtreden, met een maximum van € 150.000,-;

4.17.

4.18.

verklaart de bevelen en veroordelingen onder r.o. 4.4 tot en met 4.17 uitvoerbaar bij voorraad;

4.19.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in de zaak 17-1320

4.20.

beveelt McCain Ltd c.s., ieder voor zich, onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel van Simplot met nummer 001769167-0001 in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van de Inbreukmakende Rustic Twists of het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de Inbreukmakende Rustic Twists;

4.21.

beveelt McCain Ltd c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis haar professionele afnemers in de Europese Unie, aan wie zij in de achttien maanden voorafgaand aan dit vonnis Inbreukmakende Rustic Twists heeft geleverd, een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud of een Engelse vertaling daarvan of een vertaling in een andere taal die die afnemers begrijpen, en zonder bijschrift:

“Geachte klant,

McCain zal de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.

McCain verontschuldigt zich voor dit ongemak.

McCain”

een en ander onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle verzonden brieven te verschaffen aan de advocaat van Simplot en maximaal twee natuurlijke personen, door Simplot aan te wijzen en bekend te maken aan McCain Ltd c.s. op de wijze beschreven in 2.35, met bewijs van verzending;

4.22.

verbiedt de in r.o. 4.21 bedoelde advocaat en twee personen op de voet van artikel 28 lid 1 onder b Rv mededeling te doen aan derden of aan andere natuurlijke personen (al dan niet binnen Simplot) over hetgeen waarin zij inzage hebben gekregen;

4.23.

beveelt McCain Ltd c.s. om binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, de totale hoeveelheid bij haar nog in de Europese Unie op voorraad zijnde en op grond van onder r.o. 4.21 teruggehaalde Inbreukmakende Rustic Twists, en voorts alle brochures en andere promotiemiddelen daarvoor, te laten vernietigen door een deurwaarder en daarvan een rapportage opgesteld door de deurwaarder aan Simplot te verschaffen;

4.24.

beveelt McCain Ltd c.s. om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis op de homepages van de websites van McCain Ltd McCain Holland c.s. die zich richten op het publiek in de Europese Unie (waaronder maar niet beperkt tot www.mccain.nl en www.mccainfoodservice.nl), gedurende twee maanden onmiddellijk zichtbaar de volgende tekst te (laten) plaatsen in de desbetreffende taal en met de in r.o. 2.40 beschreven lay-out:

“Geachte bezoeker,

McCain zal daarom de Rustic Twist met deze gedraaide frieten niet langer verhandelen.”

4.25.

bepaalt dat McCain Ltd c.s., ieder voor zich, bij overtreding van de in r.o. 4.20, 4.21, 4.23 en 4.24 vermelde bevelen een dwangsom verbeurt van € 10.000,- per dag of gedeelte daarvan dat zij met (één van) deze bevelen in strijd handelt, dan wel, ter keuze van Simplot, van € 1.000,- per in strijd met het onder 4.20 vermelde bevel te koop aangeboden product, met een maximum van (in totaal) € 500.000,- per gedaagde;

4.26.

veroordeelt McCain Ltd McCain Holland c.s. tot vergoeding van de schade aan Simplot, inclusief wettelijke rente, die Simplot heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de inbreuken door McCain Ltd c.s. op het Gemeenschapsmodel met nummer 001769167-0001, één en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet;

4.27.

beveelt McCain Ltd c.s. om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis aan een door een, door Simplot aan te wijzen, gediplomeerde onafhankelijke administrateur opgestelde en met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:

het totaal aantal verpakkingen waarin Inbreukmakende Rustic Twists waren opgenomen, dat McCain Ltd c.s. heeft geproduceerd, doet produceren, besteld, in voorraad heeft, heeft gedistribueerd en/of verkocht in de Europese Unie, alsmede het tijdstip van feitelijke aflevering daarvan;

de inkoop- en verkoopprijs van de onder a. genoemde verpakkingen met Inbreukmakende Rustic Twists die McCain Ltd c.s. heeft betaald en/of gerekend;

de bruto en de netto winst die McCain Ltd c.s. heeft genoten als gevolg van de handelingen waarmee McCain Ltd inbreuk heeft gemaakt op Gemeenschapsmodel met nummer 001769167-0001;

4.28.

bepaalt dat het in r.o. 4.21 en 4.22 bepaalde vertrouwelijkheidsregime ook van toepassing is op de in r.o. 4.27 gebruikte bescheiden, voor zover die concurrentiegevoelige gegevens over het distributie-netwerk van McCain Ltd c.s. bevatten;

4.29.

verbiedt de in r.o. 4.21 en 4.28 bedoelde advocaat en twee personen op de voet van artikel 28 lid 1 onder b Rv mededeling te doen aan derden of aan andere natuurlijke personen (al dan niet binnen Simplot) over hetgeen waarin zij inzage hebben gekregen;

4.30.

bepaalt dat Simplot een dwangsom verbeurt van € 50.000,- per geval dat een van de twee personen bedoeld in r.o. 4.21 en 4.27 (niet zijnde de advocaat) een van de in r.o. 4.22 en 4.29 genoemde verboden overtreden, met een maximum van € 150.000,-;

4.31.

veroordeelt McCain Ltd c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Simplot tot op heden begroot op € 18.643,06 en begroot de nog te maken nakosten op € 163,- zonder betekening dan wel € 248,- in geval van betekening, één en ander te voldoen binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;

4.32.

verklaart de bevelen en veroordelingen onder r.o. 4.20 tot en met 4.31 uitvoerbaar bij voorraad;

4.33.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 23 maart 2022.

ECLI:NL:RBDHA:2022:2476

Inbreuk op Gemeenschapsmodel door McCain Foods en Simplot

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

1.MCCAIN FOODS HOLLAND B.V.,

1.MCCAIN FOODS HOLLAND B.V.,

1. De procedure in de beide zaken en relevante ontwikkelingen in andere procedures

2.De verdere beoordeling in de zaak 17-900

3.De verdere beoordeling in de zaak 17-1320

Inbreuk

4.De beslissing

Voetnoten