ECLI:NL:HR:2019:650

Uitspraak

19 april 2019

Eerste Kamer

17/04122

EV/AR

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

HP INC.,
gevestigd te Palo Alto, Californië,
Verenigde Staten van Amerika,

EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. A.M. van Aerde,

t e g e n

DIGITAL REVOLUTION B.V.,
gevestigd te Nederhorst den Berg,

VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. H.J.W. Alt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als HP en Digital Revolution.

1.Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. het vonnis in de zaak C/09/483615 / HA ZA 15-245 van de rechtbank Den Haag van 25 november 2015;

b. het arrest in de zaak 200.185.688/01 van het gerechtshof Den Haag van 23 mei 2017.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2.Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft HP beroep in cassatie ingesteld. Digital Revolution heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De procesinleiding en het verweerschrift tevens houdende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer een verweerschrift tot verwerping van het beroep ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor HP mede door mr. B.M. Blok en voor Digital Revolution mede door mr. Th.C.J.A. van Engelen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt in het principale cassatieberoep tot vernietiging en terugverwijzing naar het Haagse hof en in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep tot verwerping.

De advocaat van HP heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3.Beoordeling van het middel in het principale beroep

3.1

In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.1-1.21. Deze komen, kort samengevat en voor zover in cassatie van belang, op het volgende neer.

i) HP is een wereldwijd opererend IT-bedrijf dat hardware, software en IT-services levert aan consumenten, het bedrijfsleven en de overheid. De rechtsvoorgangster van HP is Hewlett-Packard Development Corporation (hierna: HPDC).
ii) HP roept in deze procedure Europees octrooi EP 2 170 617 (hierna: EP 617 of het octrooi) in tegen Digital Revolution. EP 617 is getiteld ‘non-volatile memory data integrity validation’ en is op 8 februari 2012 voor – onder meer – Nederland verleend aan HPDC op grond van de internationale aanvraag PCT/US2008/070890, die aanspraak maakt op prioriteit van de Amerikaanse aanvraag US 881543 van 27 juli 2007. Op 5 november 2014 is het octrooi op naam gesteld van HP.
iii) Het octrooi bevat in de laatste aanpassing van het octrooischrift, de B9-versie, gedateerd 21 januari 2015, voortbrengselconclusies (1 tot en met 6, 13 en 14) en werkwijzeconclusies (7 tot en met 12). Volgens de – onbestreden – Nederlandse vertaling luiden de (hoofd-)conclusies 1 en 7 van het octrooi als volgt:

“1. Verwisselbare afdrukcomponent (14) voor gebruik in een afdruksysteem (10) dat een afdrukmechanisme omvat dat geconfigureerd is om de verwisselbare afdrukcomponent (14) te ontvangen, waarbij de verwisselbare afdrukcomponent (14) het volgende omvat:

een elektronische opslaginrichting (38) die reageert op controle signalen van het afdruksysteem om selectief informatie op te slaan die van het afdrukmechanisme ontvangen is, waarbij de elektronische opslaginrichting (38) het volgende omvat:

een opslagdeel dat gegevens bevat die de verwisselbare afdrukcomponent (14) betreffen; en eerste en tweede validatievelden die geconfigureerd zijn om foutdetectiecodes, die gerelateerd kunnen worden aan de gegevens die in het opslagdeel zitten, op te slaan om te bepalen of de gegevens geldig zijn;

waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is, voorafgaande aan een eerste overdracht van gegevens vanuit het afdrukmechanisme naar het opslagdeel, om in één van de eerste en tweede validatievelden een foutdetectiecode die gerelateerd is aan de gegevens die op dat moment bevat zijn in het opslagdeel, te ontvangen en op te slaan, en waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in het andere van de eerste en tweede validatievelden een foutdetectiecode die gerelateerd is aan de gegevens die in het opslagdeel bevat zullen zijn na de eerste gegevensoverdracht, te ontvangen en op te slaan, waarbij voorafgaande aan een volgende overdracht van gegevens uit het afdrukmechanisme naar het opslagdeel de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is om in het ene van de eerste en tweede validatievelden die geen gegevens bevat die gerelateerd zijn aan de gegevens die in het opslagdeel bevat zijn, onmiddellijk voorafgaande aan de volgende overdracht van gegevens, een foutdetectiecode, die gerelateerd is aan de gegevens die bevat zullen zijn in het opslagdeel na de volgende overdracht, te ontvangen en op te slaan.”

“7. Werkwijze voor overbrengen van gegevens tussen een printer en een verwisselbare afdrukcomponent (14), waarbij de werkwijze het volgende omvat:

het beschikbaarstellen van een verwisselbare afdrukcomponent (14) met een daarbij behorende elektronische opslaginrichting (38), waarbij de elektronische opslaginrichting (38) geconfigureerd is voor het ontvangen van een eerste blok met gegevens die door de printer worden overgebracht, waarbij de elektronische opslaginrichting (38) een opslagdeel heeft, dat gegevens bevat die de verwisselbare afdrukcomponent (14) betreffen, en twee validatievelden heeft, die geconfigureerd zijn voor het opslaan van foutdetectiecodes die de gegevens betreffen die in het opslagdeel zitten, waarbij één validatieveld een eerste foutdetectiecode bevat die de gegevens betreffen die in het opslagdeel zitten;

het berekenen van een tweede foutdetectiecode die gegevens betreffen die in het opslagdeel opgeslagen zullen worden na overdracht van het eerste blok met gegevens naar de elektronische opslaginrichting (38);

het opslaan van de tweede foutdetectiecode in het ene van de twee validatievelden die niet de eerste foutdetectiecode bevat; het overbrengen van het eerste blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting (38);

het berekenen van een derde foutdetectiecode die gegevens betreffen die in het opslagdeel opgeslagen zullen worden na overdracht van een tweede blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting (38);

de opslag van de derde foutdetectiecode in het ene van de twee validatievelden die niet de tweede foutdetectiecode bevat; en het overbrengen van het tweede blok met gegevens van de printer naar de elektronische opslaginrichting (38).”

( iv) De beschrijving van EP 617 omvat onder meer de volgende illustraties:

v) Het octrooi heeft betrekking op een cartridge voor een printer, waarbij de cartridge is voorzien van een geheugeneenheid (ook wel aangeduid als geheugenelement). De printer stuurt gegevens die betrekking hebben op de cartridge naar de geheugeneenheid, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid inkt die op enig moment nog in de cartridge zit. Deze gegevens worden daar opgeslagen en kunnen later weer door de printer worden opgevraagd. De uitvinding volgens het octrooi heeft betrekking op het valideren van de juistheid van de in het geheugen van de cartridge opgeslagen gegevens. Er bestaan verschillende methoden om te bepalen of de opgeslagen gegevens correct zijn, zoals het toepassen van een foutdetectiecode.
vi) Het geheugen van de cartridge volgens de uitvinding kan op bepaalde aangewezen delen bepaalde informatie ontvangen en opslaan waarbij de printer de locatie (het adres) van deze gegevens in het geheugen kent. Een deel van het geheugen volgens de uitvinding betreft een opslagdeel (‘
vii) Volgens de uitvinding hebben beide validatievelden betrekking op hetzelfde opslagdeel, zodat te allen tijde de foutdetectiecode in een validatieveld betrekking kan hebben op de huidige gegevens in het opslagdeel terwijl het andere validatieveld beschikbaar is voor het schrijven van een nieuwe foutdetectiecode die betrekking heeft op toekomstige (nieuwe) gegevens in datzelfde opslagdeel. Daardoor kan worden bepaald of de gegevens correct zijn, ofwel aan de hand van de foutdetectiecode in het ene validatieveld ofwel aan de hand van de foutdetectiecode in het andere validatieveld (behoudens in die gevallen waarin er meerdere fouten zijn die gezamenlijk ertoe leiden dat de fout niet herkend wordt). Schematisch weergegeven:

De uitgangssituatie in bovenstaande figuur is een geheugeneenheid van een cartridge die gegevens in een opslagdeel 0 bevat, en gegevens in een eerste validatieveld V1 en een tweede validatieveld V2. (De figuur bevat een blauwe, groene en rode kleur, die in zwart-wit weergave te zien zijn als respectievelijk midden grijs, licht grijs en donker grijs.) De kleur blauw geeft aan dat de validatievelden V1 en V2 beide een foutdetectiecode bevatten die gerelateerd is aan de gegevens in het opslagdeel 0. Wanneer op enig moment nieuwe gegevens (groen) moeten worden opgeslagen op de geheugeneenheid, wordt eerst in stap S1 een foutdetectiecode (berekend door de printer) opgeslagen in V1 en vervolgens in stap S2 de gegevens zelf. De groene kleur geeft aan dat de foutdetectiecode in V1 gerelateerd is aan de gegevens in het opslagveld. Tot op het moment dat de groene gegevens worden opgeslagen kan de foutdetectiecode in veld V2 gebruikt worden voor het detecteren van een fout in de (blauwe) gegevens in het opslagdeel 0. Zodra de nieuwe (groene) gegevens zijn opgeslagen, kan de reeds opgeslagen (groene) foutdetectiecode in het eerste validatieveld V1 worden gebruikt. Bij een volgende gegevensoverdracht berekent de printer eerst een (rode) foutdetectiecode die in stap S3 wordt opgeslagen in het validatieveld V2. Pas daarna worden in stap S4 de (rode) gegevens zelf opgeslagen. De rode kleur geeft aan dat de foutdetectiecode in V2 gerelateerd is aan de gegevens in het opslagveld. Tot op het moment dat de ‘rode’ gegevens worden opgeslagen kan de foutdetectiecode in veld V1 worden gebruikt voor het detecteren van een fout in de ‘groene’ gegevens in opslagdeel 0. Zodra de nieuwe (rode) gegevens zijn opgeslagen, kan de reeds opgeslagen (rode) foutdetectiecode in het tweede validatieveld V2 worden gebruikt.

(viii) Een printer is (in de regel) zo geprogrammeerd dat deze de cartridge weigert (waarmee de cartridge dus onbruikbaar wordt) zodra een foutdetectie optreedt. Naar HP heeft aangevoerd en zoals ook vermeld in de beschrijving van het octrooi gebeurt dat ter voorkoming van schade aan de printer, bijvoorbeeld doordat de printkop oververhit raakt indien een printopdracht wordt uitgevoerd terwijl de inkt op is.

(ix) Een elektronisch geheugen bestaat uit transistoren die al dan niet een lading vasthouden. Een transistor is te beschouwen als een fysieke schakelaar met twee standen. Als de transistor de lading vasthoudt staat de schakelaar op ‘0’, als de transistor geen lading vasthoudt staat de schakelaar op ‘1’. Elke transistor staat voor een bit. In een ‘byte’ gaan 8 bits. Een veld is een logische eenheid van een aantal transistoren, die samen een bepaalde vorm van informatie (bijvoorbeeld een foutdetectiecode) vormen.

( x) Hoe de geheugeneenheid van een cartridge wordt (of is) ingericht – welke informatie op welke velden wordt opgeslagen (dus de functie van het veld), waar in het geheugen die velden zich bevinden (dus ook de volgorde ervan) en hoe groot de velden zijn (dus uit hoeveel transistoren ze bestaan) – wordt een protocol (ook wel:
template) genoemd. De printer kan aan de hand van dat protocol het geheugen uitlezen, dus betekenis geven aan de ‘0’-en en ‘1’-en in een bepaald veld.

(xi) Het Europees octrooi EP 0 956 963 (hierna: Paulsen) is aan HP verleend en gepubliceerd op 11 augustus 2004 en behoort tot de stand van de techniek voor EP 617. Paulsen openbaart in figuur 4 een printercartridge voorzien van een geheugeneenheid die als volgt is geconfigureerd:

(xii) Conclusies 1 en 12 van Paulsen luiden als volgt:

“1. A replaceable printing component (14) for an ink-jet printing system (10), the replaceable printing component (14) including an electrical storage device (38) responsive to printing system control signals for transferring information between the printing component (14) and the ink-jet printing system (10), the electrical storage device (38) comprising:

a data storage portion containing a plurality of parameter fields associated with the replaceable printing component; and a plurality parameter values stored in each the plurality of parameter fields;

the replaceable printing component (14)
characterized in that:

the electrical storage device (38) is responsive to control signals for selectively transferring a block of parameter values having a preselected size between the ink-jet printer (12) and the data storage portion; the plurality of parameter fields being sized and arranged in the electrical storage device (38) to ensure each of the plurality of parameter fields is transferred in a single block of parameter values transferred between the ink-jet printer (12) and the electrical storage device (38).”

“12. A method for transferring data between an ink-jet printer (12) and a replaceable consumable (14), the method comprising:

providing a replaceable consumable (14) having an electrical storage device (38) associated therewith, the electrical storage device (38) configured for transferring a block of data of a selected size to the ink-jet printer (12), the electrical storage device (38) having a plurality of parameter values logically mapped on the electrical storage device, the plurality of parameter values sized and arranged to ensure no parameter value is transferred in more than one block of data; and

transferring a block data between the electrical storage device (38) and the ink-jet printer (12).”

(xiii)Digital Revolution exploiteert onder de naam “123inkt” een webwinkel waar zij inktcartridges aanbiedt in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Digital Revolution verkoopt inktcartridges van diverse bekende merken, waaronder cartridges van HP. Daarnaast verkoopt Digital Revolution onder haar huismerk “123INKT” inkjet cartridges die als alternatief voor de bekende merkcartridges kunnen worden gebruikt voor toepassing in verschillende typen printers, waaronder HP printers. Deze cartridges (hierna ook: 123-cartridges) worden aangeboden onder vermelding van het typenummer van de vergelijkbare HP cartridges.

(xiv) HP heeft op 3 maart 2014 via de website 123inkt.nl huismerkcartridges van de typen HP 920XL, HP 364XL en HP 940XL met verschillende kleuren inkt doen bestellen en zij heeft die cartridges geanalyseerd.

3.2.1

HP vordert in deze procedure dat Digital Revolution wordt verboden inbreuk te maken op EP 617, en (onder meer) schadevergoeding en/of winstafdracht. HP voert daartoe aan dat de cartridges die Digital Revolution via de website 123inkt.nl aanbiedt van de typen HP 920XL en HP 364XL, aan alle kenmerken van de conclusies 1 en 2 van EP 617 voldoen en dat Digital Revolution door het aanbieden en verkopen daarvan inbreuk maakt op het (Nederlandse deel van het) octrooi. Daarnaast stelt HP dat Digital Revolution door het aanbieden en leveren van een wezenlijk bestanddeel van de werkwijze volgens conclusie 7 van EP 617 indirecte inbreuk maakt op die conclusie in de zin van art. 73 ROW 1995.

3.2.2

Digital Revolution vordert in reconventie, voor zover van belang, nietigverklaring van EP 617. Zij legt daaraan onder meer ten grondslag dat het octrooi in het licht van Paulsen niet nieuw is.

3.2.3

De rechtbank heeft de vorderingen van HP afgewezen en in reconventie conclusie 1 van het Nederlandse deel van EP 617 vernietigd. De gestelde indirecte inbreuk op conclusie 7, alsook de gestelde nietigheid van deze conclusie, heeft de rechtbank niet beoordeeld omdat daarop in een te laat stadium van de procedure een beroep is gedaan.

3.2.4

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd voor zover daarbij de vernietiging van de conclusies 2 tot en met 6 en conclusie 13 van het Nederlandse deel van het octrooi is afgewezen. Het heeft die conclusies alsnog vernietigd. Voor het overige heeft het hof het vonnis bekrachtigd. Daartoe oordeelde het dat conclusie 1 in het licht van Paulsen niet nieuw is (rov. 4.1-4.15) en dat de drie hulpverzoeken waarop HP zich in hoger beroep subsidiair heeft beroepen de conclusie geen geldigheid verschaffen (rov. 4.16-4.18). Ook conclusie 2 acht het hof niet nieuw. De conclusies 3 tot en met 6 zijn volgens het hof niet inventief en conclusie 5 bovendien niet nieuw (rov. 4.19-4.23). Conclusie 13, die afhankelijk is van een van de niet geldig geachte conclusies 1 tot en met 6, deelt dit lot (rov. 4.31). De conclusies 7 tot en met 12 en 14 acht het hof wel geldig (rov. 4.24-4.33). Digital Revolution maakt volgens het hof echter geen indirecte inbreuk op conclusie 7, nu met de aanschaf van een HP printer toestemming wordt verkregen de printer te gebruiken, met inbegrip van de door middel van de software van de controller van de printer daarin geïncorporeerde werkwijze volgens conclusie 7 van het octrooi, en deze toestemming zich ook uitstrekt tot de voor het gebruik van de printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie (rov. 4.34-4.37).

3.3.1

Onderdeel 1 van het middel is gericht tegen de rov. 4.11 en 4.12 van het bestreden arrest. Deze luiden als volgt:

“4.11 Niet in geschil is dat de uit Paulsen bekende geheugeneenheid een opslagdeel heeft die gegevens betreffende de cartridge kan bevatten, bestaande uit de ‘velden 0 - N-7, Data’ uit figuur 4 van Paulsen. Daarnaast bevat Paulsen een validatieveld voor de opslag van een foutdetectiecode, veld N-6. ‘Parity’ uit die figuur. Verder bevat de geheugeneenheid van Paulsen blijkens die figuur een opslagveld N-3, ‘New Parity’. Dit opslagveld dient blijkens de beschrijving van Paulsen ook voor de opslag van een foutdetectiecode, namelijk de tijdelijke opslag van de foutdetectiecode die nadien in het Parity veld wordt opgeslagen. Gelet op de functie / bestemming van die velden valt niet in te zien waarom deze velden niet de voor de opslag van de foutdetectiecode benodigde grootte zouden hebben, mede gelet op de stelling van HP dat een validatieveld ‘typisch’ een lengte heeft van 8 bits (par. 29 pleitnota HB HP). Evenmin valt in te zien dat er enige andere aanpassing aan de Paulsen geheugeneenheid nodig zou zijn om die specifieke ‘Parity’ en ‘New Parity’ velden te gebruiken - met behulp van een op de inrichting van de geheugeneenheid afgestemde controller van de printer - als ‘eerste validatieveld’ respectievelijk ‘tweede validatieveld’ om alternerend foutdetectiecodes in op te slaan die gerelateerd zijn aan gegevens die in het opslagdeel zijn of zullen worden opgeslagen volgens de werkwijze bedoeld in conclusie 1 van het octrooi. Een aanpassing van de inrichting van de geheugeneenheid is daarvoor niet nodig omdat de controller van de printer op basis van de inrichting van de in Paulsen geopenbaarde geheugeneenheid al weet op welke twee locaties in de geheugeneenheid foutdetectiecodes kunnen worden opgeslagen en uitgelezen.

4.12

Niet relevant is dat de in Paulsen beschreven werkwijze - waarin bij een storing bij de opslag van nieuwe gegevens wordt teruggevallen op de in het Transaction Record vooraf opgeslagen back-up - afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze en dat bij de Paulsen werkwijze een foutdetectiecode eerst in het New Parity veld wordt weggeschreven en dezelfde foutdetectiecode vervolgens in het Parity veld van de daarin geopenbaarde geheugeneenheid. Dat Paulsen een andere werkwijze openbaart, sluit immers niet uit dat de daarin geopenbaarde geheugeneenheid zonder enige aanpassing ook geschikt is voor het in het octrooi bedoelde gebruik en in die zin dus ook voor dat gebruik is ‘aangepast’. Anders dan HP veronderstelt (MvG p. 80, onder Q) kan de omstandigheid dat het New Parity veld bij gebruik volgens de in Paulsen beschreven werkwijze foutdetectiecodes bevat die betrekking hebben op gegevens in zowel het opslagveld als in de back-up velden Data 1 en Data 2, ook niet verhinderen dat de in conclusie 1 onder bescherming gestelde geheugeneenheid wordt geanticipeerd door de geheugeneenheid volgens Paulsen. Voor de beoordeling van de nieuwheid van de in conclusie 1 in ‘means-plus-function’ vorm geclaimde geheugeneenheid is uitsluitend van belang dat de geheugenkaart van Paulsen door de indeling daarvan, met in elk geval het Parity geheugenveld, New Parity geheugenveld en de Data opslagvelden, ‘geschikt’ en ‘aangepast’ is om te worden gebruikt voor de in conclusie 1 van het octrooi beschreven (en in conclusie 7 onder bescherming gestelde) werkwijze, zonder dat daarvoor enige verdere aanpassing van de geheugeneenheid nodig is. Daar komt bij dat Digital Revolution terecht heeft opgemerkt dat conclusie 1 niet uitsluit dat een foutdetectiecode mede betrekking heeft op andere gegevens dan die in het opslagveld worden opgeslagen of dat de foutdetectiecode wordt gebruikt om de gegevens in het opslagveld te valideren in combinatie met die andere gegevens. Vereist is slechts dat de foutdetectiecode gerelateerd kan worden aan de gegevens die in het opslagdeel zitten en kunnen worden gebruikt om te bepalen of die gegevens geldig zijn. Aan die voorwaarde is voldaan.”

3.3.2

Volgens het onderdeel heeft het hof met zijn oordeel dat niet relevant is dat de in Paulsen beschreven werkwijze afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze, miskend dat (i) conclusie 1 van EP 617 een geheugeneenheid claimt die is aangepast (en niet slechts geschikt is) om de in conclusie 1 beschreven en in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen en (ii) die in conclusie 1 beschreven en in conclusie 7 onder bescherming gestelde werkwijze nieuw is, zodat de geheugeneenheid van conclusie 1 is aangepast voor toepassing van een werkwijze die niet eerder in de stand van de techniek bekend was: ook niet in Paulsen. Nu Paulsen niet de werkwijze openbaart voor toepassing waarvan de geheugeneenheid volgens conclusie 1 is aangepast, is uitgesloten dat Paulsen nieuwheidsschadelijk is voor conclusie 1, aldus het onderdeel.

3.3.3

Bij de beoordeling van deze klacht wordt vooropgesteld dat het middel geen klachten richt tegen de rov. 4.1-4.10. Daarmee is uitgangspunt (i) dat conclusie 1 behoort tot het type
‘means plus function’op het gebied van gegevensverwerking en computerprogramma’s en (ii) dat voor de beoordeling van de nieuwheid van de daarin geclaimde geheugeneenheid de door het hof in de rov. 4.4 en 4.5 geformuleerde uitlegmaatstaf geldt. Deze maatstaf is ontleend aan de
Guidelines for Examination in the European Patent Officeen de rechtspraak van de Technische Kamers van Beroep (TKB) van het Europees Octrooibureau (EOB). De maatstaf houdt in dat functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie. Conclusies van het type ‘
means plus function’ op het gebied van gegevensverwerking en computerprogramma’s moeten daarbij zo worden uitgelegd dat de geclaimde gegevensdrager/computer ‘aangepast’ (‘
adapted for’) moet zijn – en niet alleen ‘geschikt’ – om de relevante stappen en functies uit te voeren (zie o.a. de door het hof in rov. 4.5 aangehaalde uitspraak van de TKB in zaak T 0096/12, ECLI:EP:BA:2015:T009612.20151125 (Terumo)). Een uit de stand van de techniek bekende gegevensdrager/computer is nieuwheidsschadelijk als deze is ‘aangepast’ – dat wil zeggen: geconfigureerd, zie rov. 4.6 van het bestreden arrest – om de geclaimde functie uit te voeren.

3.3.4

De klacht van het onderdeel komt erop neer dat een in een octrooi onder bescherming gestelde geheugeneenheid die is geconfigureerd om een eveneens in dat octrooi onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen, nieuw is indien (en omdat) die werkwijze nieuw is, aangezien een uit de stand van de techniek bekende geheugeneenheid nooit kan zijn ‘aangepast’ aan een werkwijze die eerder nog niet bekend was. Dit betoog gaat niet op. Ook een geheugeneenheid uit de stand van de techniek die zodanig is geconfigureerd dat geen aanpassing daarvan nodig is om een nadien geclaimde werkwijze te kunnen uitvoeren, is ‘aangepast’ in de zin van de hiervoor in 3.3.3 vermelde maatstaf.

3.3.5

Het hof heeft vastgesteld dat conclusie 1 onder bescherming stelt een geheugeneenheid die beschikt over twee locaties voor de opslag van foutdetectiecodes (‘validatievelden’) en een locatie voor de opslag van informatie betreffende de cartridge (‘opslagveld’), zonder verdere eisen te stellen aan de inrichting (precieze locatie) van die velden. Dienovereenkomstig heeft het hof vastgesteld dat de geclaimde inrichting van het geheugen blijkens de beschrijving in het octrooi niet is beperkt tot (de hiervoor in 3.1 onder (iv) afgebeelde) figuur 4. De precieze locatie of volgorde van de velden is volgens het hof dan ook niet van belang voor het kunnen uitvoeren van de in conclusie 1 beschreven functies (rov. 4.6 en 4.7). Naar het oordeel van het hof mag de omstandigheid dat het geheugen van een cartridge in de praktijk een EEPROM-geheugen met een omvang van 256 bytes (2048 bits) betreft en is uitgerust met een
Family ID(om de compatibiliteit met de printer vast te stellen) en een specifieke
Template Version(aan de hand waarvan de controller van de printer kan vaststellen hoe het geheugen van de cartridge is ingericht, in het bijzonder welke soort informatie zich in het geheugen bevindt en waar in het geheugen dit is opgeslagen, waarbij ten aanzien van de validatievelden is bepaald dat deze in de laatste twee velden van het geheugen staan) voor het functioneren van het printersysteem in de praktijk van groot belang zijn, maar dient deze omstandigheid bij de uitleg van conclusie 1 en de beoordeling van de nieuwheid daarvan in het licht van Paulsen buiten beschouwing te blijven (rov. 4.8). Volgens het hof moet worden beoordeeld of de geheugeneenheid bekend uit Paulsen alle – door de functionele kenmerken geïmpliceerde – structurele kenmerken openbaart die, indien gebruikt volgens de leer van conclusie 1, nodig zijn om de daarin beschreven werkwijze voor de validatie van gegevens uit te voeren, ervan uitgaand dat de printer is voorzien van software, althans een
template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Daarom moeten alle door HP genoemde redenen waarom de Paulsen geheugenkaart niet zou werken in een ‘printer volgens het octrooi’ die worden veroorzaakt door gebrek aan compatibiliteit met de software (
template) van de printer, in het bijzonder omdat die niet bekend is met de specifieke indeling en volgorde van de op de Paulsen geheugeneenheid vastgelegde velden, buiten beschouwing blijven (rov. 4.9). In deze vaststellingen en oordelen, die door het middel niet worden bestreden, ligt besloten dat voor het kunnen uitvoeren van de in conclusie 1 (en conclusie 7) onder bescherming gestelde werkwijze door een volgens conclusie 1 geconfigureerde geheugeneenheid, nodig is dat de printer is voorzien van software, althans een
template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt (welke software of
templatebuiten de beschermingsomvang van het octrooi valt).

3.3.6

In het licht van hetgeen hiervoor in 3.3.3 en 3.3.4 is overwogen en van de hiervoor in 3.3.5 weergegeven uitgangspunten, geeft het oordeel van het hof dat niet relevant is dat de in Paulsen beschreven werkwijze afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Naar volgt uit deze uitgangspunten kan immers elke volgens conclusie 1 geconfigureerde (‘aangepaste’) geheugeneenheid (dus ook die van Paulsen, indien deze aldus is geconfigureerd) de onder bescherming gestelde werkwijze uitvoeren, mits de printer is voorzien van software, althans een
template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Daaruit volgt tevens dat niet relevant is dat Paulsen zelf een andere werkwijze openbaart.

3.3.7

Uit hetgeen hiervoor in rov. 3.3.3-3.3.6 is overwogen volgt dat het onderdeel faalt.

3.4.1

Onderdeel 2 is gericht tegen de rov. 4.16-4.18, waarin het hof ten aanzien van de drie door HP geformuleerde hulpverzoeken tot het oordeel is gekomen dat deze conclusie 1 geen geldigheid verschaffen. Deze hulpverzoeken hebben gemeen dat zij vereisen dat op de geheugeneenheid bepaalde informatie is geladen.

3.4.2

Ten aanzien van het eerste hulpverzoek heeft het hof als volgt overwogen:

“4.16 HP beroept zich in subsidiaire sleutel op drie hulpverzoeken. Het eerste hulpverzoek voegt aan conclusie 1 zoals verleend toe dat ‘af-fabriek’ in de eerste en tweede validatievelden van de geheugeneenheid reeds foutdetectiecodes zijn geladen, die tijdens gebruik van het printsysteem worden gebruikt voor validatie van de gegevens in het opslagdeel. Deze toevoeging kan HP niet baten. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de eerste foutdetectiecode betrekking zal hebben op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden betreffende de cartridge ‘af-fabriek’. Aangezien er nog geen gebruik van de cartridge heeft plaatsgevonden, kan een zinvolle tweede foutdetectiecode alleen betrekking hebben op diezelfde gegevens en dus de eerste foutdetectiecode dupliceren. Het is voor de in conclusie 1 beschreven werkwijze bovendien helemaal niet relevant of en zo ja welke foutdetectiecode ‘af-fabriek’ in het andere validatieveld is opgeslagen. Het uitlezen van de foutdetectiecode uit dat tweede validatieveld is pas aan de orde voorafgaand aan een eerste gegevensoverdracht, wanneer een op die over te dragen gegevens betrekking hebbende (nieuwe, aan de hand van die over te dragen gegevens gegenereerde) foutdetectiecode in dat validatieveld zal zijn opgeslagen. Derhalve valt niet in te zien welk probleem met de aanwezigheid van deze validatiecodes ‘af-fabriek’ ten opzichte van de uit Paulsen bekende geheugeneenheid wordt opgelost en welk technisch effect daarmee wordt bereikt. Derhalve kunnen deze maatregelen geen inventiviteit verschaffen ten opzichte van de Paulsen cartridge.”

3.4.3

Onderdeel 2.1.1 klaagt dat het hof ten onrechte niet heeft beoordeeld of conclusie 1, zoals beperkt door het eerste hulpverzoek, nieuw is. In plaats daarvan heeft het de inventiviteit van het hulpverzoek beoordeeld.

3.4.4

Het onderdeel faalt. Aan de geldigheid van een conclusie staat niet alleen een gebrek aan nieuwheid, maar ook een gebrek aan inventiviteit in de weg. Het stond het hof dan ook vrij alleen de – eveneens bestreden – inventiviteit van (de conclusie in het licht van) de in het eerste hulpverzoek voorgestelde beperking te onderzoeken. Bovendien is van belang hetgeen het hof in rov. 4.13 heeft overwogen:

“Het hof is met de rechtbank van oordeel dat conclusie 1 niet vereist dat er al foutdetectiecodes op de geheugeneenheid aanwezig zijn bij de eerste ingebruikname ervan. Ook als HP gevolgd zou worden in haar standpunt dat de gemiddelde vakman inleest dat de geheugeneenheid ‘af fabriek’ is voorzien van een foutdetectiecode die betrekking heeft op de gegevens betreffende de cartridge op dat moment - omdat transistoren nu eenmaal altijd op ‘0’ of ‘ 1’ staan en velden dus nooit leeg kunnen zijn - en voor zover dat als een structureel kenmerk te beschouwen zou zijn, dan kan dat HP niet baten, omdat dat dan evenzeer geldt voor de uit Paulsen bekende geheugeneenheid.”

Deze overweging met betrekking tot conclusie 1 betreft, net als het eerste hulpverzoek zoals door het hof verstaan, de aanwezigheid ‘af-fabriek’ in de geheugeneenheid van een foutdetectiecode die betrekking heeft op de gegevens betreffende de cartridge op het moment dat deze de fabriek verlaat (maar dan als door de vakman ‘ingelezen’ beperking). Uit de overweging dat de vakman deze beperking ook in Paulsen zou inlezen, volgt dat het eerste hulpverzoek de conclusie naar het oordeel van het hof evenmin nieuwheid kan verschaffen.

3.4.5

Gelet op het voorgaande mist onderdeel 2.1.2 feitelijke grondslag en kan onderdeel 2.1.3 bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

3.4.6

Onderdeel 2.2 ziet op het tweede hulpverzoek (zie voor de inhoud daarvan de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.14). Het hof heeft daarover overwogen:

“4.17 Het tweede hulpverzoek leidt evenmin tot een geldige conclusie. Dit hulpverzoek bevat de verder beperkende maatregel dat ‘af-fabriek’ het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich na een eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel van het geheugen zullen bevinden. Voor zover het al technisch mogelijk zou zijn te voorspellen wat de tweede foutdetectiecode zal zijn - deze wordt immers berekend aan de hand van de gegevens die zullen worden opgeslagen, welke gegevens afhankelijk zullen zijn van de mate en wijze van het eerste gebruik van het printsysteem - dan is in elk geval niet in de oorspronkelijke aanvrage te lezen hoe die van toekomstig gebruik afhankelijke foutdetectiecode dan toch vooraf kan worden berekend, zodat deze reeds ‘af-fabriek’ op het tweede validatieveld kan zijn opgeslagen. Aldus bevat die maatregel in elk geval toegevoegde materie. De verder toegevoegde maatregel dat het eerste validatieveld een (derde) foutdetectiecode zal bevatten die de eerste vervangt en die is gerelateerd aan de gegevens die zich na een daaropvolgende gegevensoverdracht op de geheugeneenheid zullen bevinden, impliceert nog verder gebruik van het printsysteem en is dus een maatregel die afhankelijk is van een toekomstige gebeurtenis en daarmee niet toelaatbaar wegens strijd met artikel 84 EOV.”

3.4.7

Onderdeel 2.2.1 klaagt over de uitleg die het hof aan het tweede hulpverzoek heeft gegeven, te weten dat het ook daarin gaat om ‘af-fabriek’ in de twee validatievelden geladen foutdetectiecodes. Volgens het onderdeel is dat onbegrijpelijk, omdat het tweede en derde hulpverzoek zien op een in gebruik zijnde cartridge, die voor het eerst wordt gebruikt. De tweede foutdetectiecode in het tweede validatieveld wordt dan ook niet ‘af-fabriek’ berekend, maar direct voorafgaand aan de eerste gegevensoverdracht. Deze tweede foutdetectiecode heeft betrekking op gegevens die zich na de eerste gegevensoverdracht in het opslagdeel zullen bevinden, aldus het onderdeel. Het verwijst daarbij naar passages in de memorie van grieven.

3.4.8

Het onderdeel faalt. Uit de formulering van het hulpverzoek zelf blijkt niet ondubbelzinnig of het geladen zijn van de desbetreffende geheugenvelden met foutdetectiecodes betrekking heeft op de situatie ‘af-fabriek’, dan wel op een in gebruik zijnde cartridge. Waar de door HP bij memorie van grieven ingenomen stellingen daarover evenmin uitsluitsel geven (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.17 en 2.18), heeft HP in haar memorie van antwoord in het incidenteel appel betoogd dat alle hulpverzoeken betrekking hebben op de situatie ‘af-fabriek’ (zie nr. 26):

“(…). Deze (…) hulpverzoeken vereisen expliciet dat naast gegevens die betrekking hebben op de status van de cartridge, foutdetectiecodes eveneens reeds ‘af-fabriek’, en dus vóór het eerste gebruik van de cartridge in een printer, in de geconfigureerde validatievelden van het geheugen van de cartridge zijn geladen. Door te stellen dat de in EP ‘617 geclaimde foutdetectiecodes zich niet uitstrekken tot de gegevens die ‘af-fabriek’ in het geheugen zijn geladen, tracht DR ook het technische effect en de geldigheid van de hulpverzoeken (ten onrechte) in twijfel te trekken. (…)”

De uitleg die het hof aan het tweede hulpverzoek heeft gegeven is dan ook niet onbegrijpelijk.

3.4.9

Onderdeel 2.2.3 klaagt dat het hof met zijn oordeel dat de maatregel dat het eerste validatieveld een (derde) foutdetectiecode zal bevatten die de eerste vervangt en die is gerelateerd aan de gegevens die zich na een daaropvolgende gegevensoverdracht op de geheugeneenheid zullen bevinden, afhankelijk is van een toekomstige gebeurtenis en daarmee niet toelaatbaar wegens strijd met art. 84 EOV, heeft miskend dat het bepaalde in art. 84 EOV geen nietigheidsgrond is.

3.4.10

Art. 84 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 1975, 108, en 1976, 101, hierna: EOV) maakt deel uit van de voorwaarden waaraan een octrooiaanvraag dient te voldoen. Het bepaalt (in de Nederlandse vertaling):

“De conclusies beschrijven het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd. Zij dienen duidelijk en beknopt te zijn en steun te vinden in de beschrijving.”

Een vergelijkbare bepaling is neergelegd in art. 25 lid 1 ROW 1995.

Art. 138 lid 3 EOV ziet op de mogelijkheid voor de octrooihouder om zijn Europees octrooi in een procedure voor de nationale rechter over de geldigheid van het octrooi te beperken:

“Bij procedures voor de bevoegde gerechtelijke instantie of autoriteit ten aanzien van de geldigheid van het Europees octrooi, heeft de octrooihouder het recht het octrooi te beperken door wijziging van de conclusies. Het aldus beperkte octrooi vormt de basis voor de procedure.”

Art. 138 EOV heeft betrekking op nietigheid van octrooien. Lid 1 bevat een limitatieve opsomming van de nietigheidsgronden. Het vereiste van art. 84 EOV wordt niet in art. 138 lid 1 EOV vermeld. Het onderdeel stelt de vraag aan de orde of de nationale rechter die over de geldigheid van een octrooi oordeelt, niettemin bevoegd is een hulpverzoek als bedoeld in art. 138 lid 3 EOV aan het bepaalde in art. 84 EOV te toetsen.

3.4.11

De uitleg van bepalingen in het EOV dient te geschieden aan de hand van de maatstaven van de art. 31-33 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969 (Trb. 1972, 51, en 1985, 79; zie voor die maatstaven HR 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2992, rov. 3.4.2). In dat kader kan, behalve aan de tekst, context en het doel van een verdrag, ook betekenis worden gehecht aan de heersende opvatting in de rechtspraak en literatuur van de verdragslanden.

3.4.12

De nationale rechter aan wie in een nietigheidsprocedure een hulpverzoek wordt voorgelegd, dient te beoordelen of het octrooi, dat zonder de in het hulpverzoek voorgestelde beperking nietig is, door de voorgestelde beperking geldigheid verkrijgt. Aldus vervult de rechter in zoverre de rol van de verlenende instantie. In dat verband is van belang dat een eerder verleend octrooi door een hulpverzoek als bedoeld in art. 138 lid 3 EOV wordt gewijzigd, zonder dat die wijziging in de verleningsfase aan de daarvoor geldende voorwaarden is getoetst. Daarmee ligt voor de hand dat de rechter aan wie het hulpverzoek wordt voorgelegd, de daarin voorgestelde beperking aan die voorwaarden dient te toetsen. Een andere uitleg zou ertoe kunnen leiden dat een volgens een hulpverzoek gewijzigd octrooi geldig wordt geoordeeld zonder dat is voldaan aan het duidelijkheidsvereiste van art. 84 EOV.

3.4.13

Naast het voorgaande is van belang dat een octrooi ook in een oppositieprocedure voor het EOB kan worden beperkt. Voor dat geval heeft de Grote Kamer van Beroep van het EOB art. 101 lid 3, aanhef en onder a, EOV aldus uitgelegd dat een in een oppositieprocedure gewijzigde conclusie aan art. 84 EOV kan worden getoetst, zij het alleen wanneer en voor zover de wijziging zelf tot strijd met art. 84 EOV kan leiden (zaak G 3/14, ECLI:EP:BA:2015:G000314.20150324 (Freedom Innovations/Otto Beck HealthCare)). Nu deze situatie vergelijkbaar is met die waarin in een nietigheidsprocedure een wijziging wordt voorgesteld, biedt dit steun voor de opvatting dat ook de rechter in een nietigheidsprocedure tot zodanige toetsing bevoegd is.

3.4.14

Ten slotte is van belang dat ook in andere verdragslanden wordt aangenomen dat de nationale rechter aan wie in een nietigheidsprocedure een hulpverzoek wordt voorgelegd, bevoegd is de daarin voorgestelde wijziging aan art. 84 EOV of een daarmee overeenstemmende nationale bepaling te toetsen (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.31 en 2.32).

3.4.15

Gelet op het voorgaande heeft het hof zich terecht bevoegd geacht de hulpverzoeken aan het bepaalde in art. 84 EOV te toetsen.

3.4.16

Onderdeel 2.3 heeft betrekking op het derde hulpverzoek (zie voor de inhoud daarvan de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.35). Het hof heeft daarover overwogen:

“4.18 Het derde hulpverzoek heeft (kennelijk) betrekking op een in gebruik zijnde cartridge, aangezien volgens dit hulpverzoek is vereist dat het eerste validatieveld een foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op de gegevens die zich op dat moment in de geheugeneenheid bevinden en het tweede validatieveld een tweede foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die zich in het opslagdeel van het geheugen bevonden direct voorafgaand aan de gegevens die zich thans op het opslagdeel bevinden. Deze laatste maatregel wordt gedefinieerd aan de hand van gegevens die er niet meer zijn en is als zodanig ook niet toelaatbaar wegens strijd met artikel 84 EOV.”

3.4.17

Onderdeel 2.3.2 klaagt dat het hof heeft miskend dat art. 84 EOV geen nietigheidsgrond inhoudt. Die klacht faalt op grond van hetgeen hiervoor in 3.4.12-3.4.15 is overwogen.

3.4.18

Onderdeel 2.3.1 acht onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd het oordeel van het hof dat de maatregel, inhoudend dat het tweede validatieveld een tweede foutdetectiecode bevat die betrekking heeft op gegevens die zich in het opslagdeel van het geheugen bevonden direct voorafgaand aan de gegevens die zich thans op het opslagdeel bevinden, wordt gedefinieerd aan de hand van gegevens die er niet meer zijn en daarom niet toelaatbaar is wegens strijd met art. 84 EOV. Het onderdeel wijst erop dat de tweede foutdetectiecode is gebaseerd op gegevens die er weliswaar “niet meer zijn”, maar er wel zijn geweest, namelijk direct voordat de nieuwe gegevens naar het opslagdeel zijn geschreven.

3.4.19

Het hof heeft in cassatie onbestreden geoordeeld dat het derde hulpverzoek, gelet op de inhoud daarvan, kennelijk betrekking heeft op een in gebruik zijnde cartridge (in weerwil van hetgeen HP daarover heeft opgemerkt, zie hiervoor in 3.4.8). Daarvan uitgaande heeft het hof kennelijk het verweer van Digital Revolution gehonoreerd dat geen maatregelen worden voorgesteld die een structurele aanpassing van de geheugeneenheid vereisen
(zie mva 18.1 en pleitnota Digital Revolution 11.1.2 onder (a)) en dat het derde hulpverzoek daarom niet aan de duidelijkheidseis van art. 84 EOV voldoet (mva 17.3.1 en 17.3.2). Het onderdeel doet geen beroep op stellingen waarin wordt toegelicht waarom het geladen zijn van de geheugeneenheid met een foutdetectiecode die betrekking heeft op gegevens die (vanwege het gebruik van de printer) alweer uit het opslagdeel zijn verdwenen een ‘aanpassing’ (andere configuratie) van de geheugeneenheid vereist, zoals nodig is om conclusie 1 geldigheid te verschaffen (zie hiervoor in 3.3.3). Bij het ontbreken van zodanige toelichting is ook zonder nadere motivering voldoende begrijpelijk dat het hof het bedoelde verweer heeft gehonoreerd.

3.5.1

Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 4.36, waarin het hof oordeelt over de gestelde indirecte inbreuk op conclusie 7. Het hof heeft met betrekking tot de mogelijkheid van inbreuk op conclusie 7 als volgt overwogen:

“4.34 HP stelt zich op het standpunt dat Digital Revolution indirect inbreuk maakt op conclusie 7. Van directe inbreuk op conclusie 7 kan geen sprake zijn, nu de stappen die zien op de berekening van de (tweede en derde) foutdetectiecodes plaats vinden in de printer en niet in de geheugeneenheid van de door Digital Revolution aangeboden cartridges.

4.35

Het antwoord op de vragen of de door Digital Revolution verkochte cartridge een geconfigureerd geheugen in de zin van conclusie 1 (het hof begrijpt: in de zin van conclusie 7) bevat, en of een cartridge een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is - zoals door HP gesteld, maar door Digital Revolution bestreden - kan in het midden blijven.

4.36

Digital Revolution heeft verder aangevoerd dat zij geen cartridges aanbiedt of levert aan ‘anderen dan hen, die krachtens de artikelen 55 tot en met 60 (dus krachtens licentie) tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn’, zoals volgens artikel 73 ROW vereist voor het aannemen van indirecte inbreuk. Zij stelt daartoe dat de aanschaf van een HP printer van een type waarvoor de 123-cartridges geschikt en bestemd zijn, impliceert dat een licentie wordt verkregen om die printer te gebruiken, met inbegrip van de door middel van de software van de controller van de printer daarin geïncorporeerde werkwijze volgens conclusie 7 van het octrooi. Dat verweer slaagt. Vast staat immers dat de printer alleen functioneert met een cartridge die is voorzien van een geheugeneenheid die in staat is met de software van de printer te communiceren zodanig dat de werkwijze van conclusie 7 kan worden toegepast. Miscommunicatie, bijvoorbeeld omdat de geheugeneenheid niet is ingericht voor toepassing van die werkwijze, leidt onherroepelijk tot het weigeren van de cartridge en dus tot disfunctioneren van het printersysteem, zoals HP ook nadrukkelijk heeft gesteld. Aangezien degene die een HP printer aanschaft mag verwachten dat de printer normaal moet kunnen functioneren, moet die toestemming - behoudens bij de aanschaf van de printer overeengekomen beperkende voorwaarden, die niet zijn gesteld of gebleken - geacht worden zich tevens uit te strekken tot het gebruik van voor die printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie, zoals hiervoor is vastgesteld.

4.37

De slotsom is dat Digital Revolution geen indirecte inbreuk maakt op conclusie 7 van het ingeroepen octrooi.”

3.5.2

Onderdeel 3.1.1 klaagt over het oordeel in rov. 4.36 dat de aanschaf van een HP printer impliceert dat een licentie wordt verkregen voor de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze. Volgens het onderdeel getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting of is dit oordeel ontoereikend gemotiveerd. Door dit oordeel wordt HP de bescherming van het aan haar verleende octrooi ontnomen. Het oordeel van het hof reduceert de nieuwe en inventieve conclusie 7 in deze zaak tot een deels dode letter aangezien aanschaf van een HP printer per definitie zou inhouden dat de gebruiker de geoctrooieerde werkwijze mag toepassen: ongeacht of het een zakelijke gebruiker betreft of een particulier en ongeacht of die gebruiker cartridges van HP gebruikt voor toepassing van de geoctrooieerde werkwijze of niet. Dit komt neer op een onteigening in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM.

3.5.3

Art. 73 lid 1 ROW 1995 biedt een octrooihouder de mogelijkheid op te treden tegen een ieder die in of voor zijn bedrijf middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan anderen dan hen, die krachtens de art. 55 tot en met 60 ROW 1995 tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn, aanbiedt of levert voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding, mits die persoon weet dan wel het hem gezien de omstandigheden duidelijk is, dat die middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn.

Art. 56 ROW 1995 bepaalt dat door een licentie van de octrooihouder de bevoegdheid wordt verkregen handelingen te verrichten, die volgens art. 53 ROW 1995 aan anderen dan hem niet vrijstaan. Indien degene die de geoctrooieerde uitvinding toepast daarvoor een licentie heeft, kan van indirecte inbreuk als bedoeld in art. 73 ROW 1995 dus geen sprake zijn.

3.5.4

Digital Revolution heeft in haar memorie van antwoord onder 14.3 gesteld dat HP door de verkoop en het in het verkeer brengen van een HP printer waarmee de werkwijze van conclusie 7 wordt toegepast, aan de verkrijger van die printer en diens rechtsopvolgers een licentie verleent voor het gebruik van de software van die printer, waarbij Digital Revolution heeft verwezen naar de algemene voorwaarden van HP (productie 26 bij akte van 7 juni 2016). HP heeft daartegen ingebracht dat de werkwijze volgens conclusie 7 zich met name afspeelt in de cartridge en dat de licentie zich niet uitstrekt tot inbreukmakende cartridges (mva inc. 83 en pleitnota 117).

3.5.5

Uit hetgeen het hof in de rov. 4.8 en 4.9 heeft overwogen (zie hiervoor in 3.3.5) volgt dat het hof de stelling van HP dat de werkwijze volgens conclusie 7 zich met name afspeelt in de cartridge, heeft verworpen. Daartegen komt HP in cassatie niet op. HP bestrijdt voorts niet dat de in haar algemene voorwaarden verleende licentie betrekking heeft op het gebruik van de software van de printer, die het mogelijk maakt te communiceren met cartridges die voldoen aan de kenmerken van conclusie 1. Bij het uitgangspunt dat de cartridges van Digital Revolution geen inbreuk maken op – de immers vernietigde – conclusie 1, geeft het oordeel van het hof dat Digital Revolution door het aanbieden of leveren van dergelijke cartridges evenmin indirect inbreuk maakt op conclusie 7, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, noch is dat oordeel onbegrijpelijk. Anders dan het onderdeel aanvoert, is van ontneming van eigendom geen sprake, nu het de software van de printer is die het gebruik van de cartridges van Digital Revolution mogelijk maakt en voor het gebruik van die software een licentie is verleend.

3.6

De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.7

Het voorgaande brengt mee dat het principale beroep faalt en dat het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep geen behandeling behoeft.

3.8

Digital Revolution heeft vergoeding van haar proceskosten gevorderd op de voet van art. 1019h Rv. Zij heeft die kosten begroot op een bedrag van afgerond € 66.957,--, inclusief verschotten. Nu HP geen bezwaar heeft gemaakt tegen vergoeding van dit bedrag en de Hoge Raad dit bedrag redelijk en evenredig acht, zal het worden toegewezen.

4.Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principale beroep;

veroordeelt HP in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Digital Revolution begroot op € 66.957,-- voor salaris en verschotten.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op
19 april 2019.