Uitspraak
GERECHTSHOF ARNHEM
Sector civiel recht
zaaknummer gerechtshof 200.081.261
(zaaknummer rechtbank 191461)
arrest van de zesde civiele kamer van 25 september 2012
inzake
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[X],
gevestigd te [plaats],
appellante in het principaal hoger beroep,
geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,
hierna: [X],
advocaat: mr. W.A.J. Hagen,
tegen:
de vennootschap naar Duits recht
[Y].,
gevestigd te [plaats] (Duitsland),
geïntimeerde in het principaal hoger beroep,
appellante in het incidenteel hoger beroep,
hierna: [Y],
advocaat: mr. F.A.M. Knüppe.
1. Het geding in eerste aanleg
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 10 maart 2010 en 29 september 2010 die de rechtbank Arnhem tussen [X] als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en [Y] als eiseres in conventie, verweerster in reconventie heeft gewezen. Laatstgenoemd vonnis is gepubliceerd onder LJN BN9365.
2. Het geding in hoger beroep
2.1 [X] heeft bij exploot van 8 december 2010 [Y] aangezegd van dat vonnis van 29 september 2010 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van [Y] voor dit hof.
2.2 Bij memorie van grieven heeft [X] achttien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd, en heeft zij bewijs aangeboden en nieuwe producties in het geding gebracht. [X] heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, de in eerste aanleg door [Y] ingestelde vorderingen alsnog volledig zal afwijzen, indien van toepassing met toewijzing van de in eerste aanleg voorwaardelijk ingestelde reconventionele vorderingen van [X], met veroordeling van [Y] in de kosten van beide instanties.
2.3 Bij memorie van antwoord, waaraan de producties 14, 15 en 16 zijn gehecht, heeft [Y] verweer gevoerd en heeft zij bewijs aangeboden. [Y] heeft geconcludeerd dat het hof bij arrest, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het bestreden vonnis, zo nodig onder verbetering en/of aanvulling van de gronden, zal bekrachtigen, met veroordeling van [X] ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in de kosten van [bedoeld zal zijn:] het hoger beroep.
2.4 Bij dezelfde memorie heeft [Y] incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 29 september 2010, en heeft zij daartegen twee grieven aangevoerd en bewijs aangeboden. [Y] heeft gevorderd dat het hof bij arrest, voor zover mogelijk uitvoer bij voorraad, het bestreden vonnis wat betreft rechtsoverweging 4.23 en 4.28 zal vernietigen en opnieuw recht doende de vorderingen van [Y] alsnog volledig en op alle gronden zal toewijzen, met veroordeling van [X] in de kosten van deze procedure in beide instanties ex artikel 1019h Rv, zodat [X] wat betreft de vordering ex artikel 1019h Rv in eerste aanleg aanvullend een bedrag van € 3.838,23 dient te voldoen.
2.5 Bij memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep heeft [X]
verweer gevoerd en geconcludeerd dat het hof [Y] in haar incidenteel hoger beroep niet-ontvankelijk zal verklaren, althans dat beroep zal verwerpen, met veroordeling van [Y] in de kosten van het incidenteel hoger beroep.
2.6 Ter zitting van 24 april 2012 hebben partijen de zaak doen bepleiten, [X] door mr. G.J. van de Kamp, advocaat te Arnhem en [Y] door mr. T. Berendsen, advocaat te
‘s-Hertogenbosch. Beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht.
Beide partijen hebben voorafgaand aan de zitting aan de wederpartij en het hof (aanvullende) kostenspecificaties gezonden, mr. Van de Kamp bij brief van 23 april 2012 en mr. Berendsen bij brief van 5 april 2012 en bij faxbericht van 23 april 2012. Deze specificaties zijn, met instemming van de respectievelijke wederpartij, aan de gedingstukken toegevoegd.
2.7 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op het procesdossier van [X], zulks met het verzoek aan partijen om het hof te voorzien van digitale versies van de gedeponeerde foto’s alsmede van duidelijke afbeeldingen van de litigieuze stoelen, een en nader ter opname in dit arrest .
2.8 Ter voldoening aan dit verzoek heeft mr. Berendsen het hof een USB-stick met digitale foto’s toegezonden. Bij zijn e-mailberichten van 5 en 6 juni 2012 heeft mr. Van de Kamp een brief gevoegd, waarin hij bezwaar maakt tegen voornoemde foto’s voor zover deze nieuwe stukken behelzen. Naar aanleiding van deze bezwaren, waarop van de kant van [Y] niet is gereageerd, zal het hof slechts acht slaan op en gebruikmaken van de bij de voornoemde brief van mr. Van de Kamp gevoegde bestanden.
3. De vaststaande feiten
3.1 [Y] houdt zich bezig met het (laten) ontwerpen en het verhandelen van onder andere meubels. [Y] en de door en/of namens haar ontworpen meubels genieten internationaal een grote bekendheid.
3.2 Een van de ontwerpen van [Y] is de door haar onder type aanduiding [Y] 7400 op de markt gebrachte stoel. Op 11 oktober 1999 heeft [Y] een internationaal modeldepot onder nummer DM/049614 geregistreerd ter zake van dit model.
De [Y] 7400 is sinds 1999 op de markt. Sinds de introductie zijn er in Nederland meer dan 4.000 van deze stoelen verkocht. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 30.000 van deze stoelen verkocht.
3.3 Het depot van het model [Y] 7400 (hierna ook: de [Y]) bestaat uit een drietal foto’s, zoals hieronder weergegeven. [Y] heeft geen beschrijving van haar model aan het depot toegevoegd.
3.4 [X] is een bedrijf in kleinmeubelen en verlichting. [X] heeft aan Primalicht Verlichting B.V. stoelen verkocht en geleverd, waaronder de [X] 3621.
Ter comparitie in eerste aanleg heeft [X] opgegeven dat deze stoelen worden gemaakt in China en dat zij deze stoelen verhandelt in Nederland. Het gaat om duizenden stoelen per jaar. Op de hieronder afgebeelde foto staat links de [X] 3621 en rechts de [Y] 7400.
4. De beoordeling in hoger beroep
4.1 Nu oorspronkelijk gedaagde [X] in Nederland is gevestigd, komt de Nederlandse rechter ex artikel 2 lid 1 EG Pro-Executieverordening bevoegdheid toe om van de vorderingen van [Y] kennis te nemen. Dat geldt ex artikel 6, aanhef en lid 3, EG-Executieverordening ook voor de reconventionele vordering van [X] om de nietigheid uit te spreken van de voor het Beneluxgebied uit de modelinschrijving DM/049614 voortvloeiende rechten.
4.2 In deze procedure heeft [Y] zich op het standpunt gesteld dat [X] met het verhandelen van de [X] 3621 inbreuk maakt op haar modelrecht, haar auteursrecht alsmede dat het verhandelen onrechtmatig is op grond van slaafse nabootsing. Zij heeft op die grondslagen de gebruikelijk verboden en nevenvoorzieningen gevorderd. [X] heeft de vorderingen bestreden en in voorwaardelijke reconventie gevorderd dat in rechte de nietigheid wordt uitgesproken van de modelinschrijving en/of de daaruit voortvloeiende rechten.
4.3 In het bestreden vonnis heeft de rechtbank het standpunt van [Y] dat [X] inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten, het modelrecht en het auteursrecht, gehonoreerd en de daarop gebaseerde vorderingen toegewezen. Het beroep op slaafse nabootsing wees de rechtbank af, evenals de voorwaardelijke vordering in reconventie. Voorts heeft de rechtbank [X] op de voet van artikel 1019h Rv veroordeeld in de volledige, door de rechtbank gematigde, proceskosten in conventie en in reconventie. Tegen de voor hen ongunstige beslissingen hebben partijen over en weer grieven gericht in het principale en het incidentele hoger beroep.
de grieven in het principaal hoger beroep
4.4 In hoger beroep heeft [Y] de grondslag van haar vorderingen verduidelijkt en bevestigd dat de slaafse nabootsing subsidiair is ten opzichte van de beide intellectuele eigendomsrechten. In hoeverre zij, mede gelet op haar ter zitting gemaakte opmerking dat een beroep op het auteursrecht, dat een ruimere bescherming biedt dan het modelrecht, had volstaan, ook tussen deze beide grondslagen een rangorde heeft bedoelen aan te brengen, kan in het midden blijven omdat de rechtbank beide grondslagen cumulatief heeft behandeld en de gegrondbevinding daarvan bepalend is geweest voor de hoogte van de proceskostenveroordelingen in conventie en in reconventie. Derhalve zal het hof over beide grondslagen een oordeel hebben te geven. Evenals de rechtbank ziet het hof aanleiding eerst, overeenkomstig de volgorde van de grieven, het modelrecht te bespreken.
4.5 Van de verste strekking is de in grief 3 tot en met 6 uitgewerkte stelling van [X] dat het modelrecht nietig is, een stelling die tevens de grondslag vormt voor de vordering in voorwaardelijke reconventie.
4.6 Hoewel de gedeponeerde foto’s klein zijn en weinig detail laten zien, blijkt daaruit genoegzaam de door [Y] aangevoerde kenmerkende elementen van 1) de vorm van de rug, 2) de vorm van het sledeframe en 3) de spanning tussen de dikke zitting en de dunne rugleuning. Dat wordt door [X] in hoger beroep ook niet, althans onvoldoende, bestreden. Wel is het hof met [X] van oordeel dat het kenmerkende element van de zwevende, niet met de rugleuning verbonden zitting niet van de foto’s kan worden afgelezen. Dit element zal bij de verdere modelrechtelijke beoordeling dan ook buiten beschouwing blijven. Dat slechts drie van de zeven door [Y] als kenmerkend aangewezen elementen uit het depot kunnen worden gekend, betekent dat de beschermingsomvang van het model door (uitsluitend) de drie voornoemde elementen wordt bepaald, maar het leidt niet tot nietigheid van het depot op de met enige terughoudendheid te hanteren nietigheidsgrond van artikel 3.6 sub f BVIE.
4.7 Dat deze drie elementen de [Y] te weinig een eigen karakter geven, heeft [X] ook in hoger beroep onvoldoende onderbouwd. De geïnformeerde gebruiker, in hoge mate oplettend, met een hoog aandachtsniveau en waar mogelijk geneigd om de betrokken modellen rechtsreeks te vergelijken, die hier als “maatman” moet worden gehanteerd, zal zonder aarzeling de verschillen aanwijzen tussen de door [X] getoonde designklassiekers die, juist voor deze gebruiker, op alle drie voornoemde punten afzonderlijk en zeker in de combinatie daarvan een duidelijk andere algemene indruk maken dan het al bestaande vormgevingserfgoed, waaronder de afgebeelde stoelen van [A], [B], [C] en [D]. Ook op dit punt bestaat derhalve geen grond om het depot nietig te achten.
4.8 Dat geldt ten slotte evenmin voor de stelling dat voornoemde kenmerken alle technisch dan wel functioneel zijn bepaald. Reeds uit het vormgevingserfgoed zoals afgebeeld op de foto’s die [X] zelf in het geding heeft gebracht, blijkt dat een andere dan de specifieke gebogen vorm van de rug zeer wel mogelijk is zonder dat dit (kennelijk) te zeer afbreuk doet aan het zitcomfort. Ten aanzien van de waaiervorm van de rugleuning wordt dit door [X] ook niet betoogd. Ook de vorm van het sledeframe met onder verstek gelaste buizen dringt zich bij een stoel als de [Y] niet noodzakelijkerwijs op, ook niet door de keuze voor een zwevende zitting. Ook hiervan leveren voornoemde foto’s meer dan een illustratie. Ten aanzien van de spanning tussen het dikke zitgedeelte en de dunne rugleuning geldt dat [X] over de verhouding als technisch bepaald niets heeft opgemerkt en dat haar stelling dat een dikke zitting onvermijdelijk is omdat daarin het frame moet worden gehuisvest, door [Y] gemotiveerd is weersproken. Nu [X] daarop niet nader is ingegaan, heeft zij ook op dit punt niet aan haar stelplicht voldaan.
4.9 Een en ander betekent dat de grieven 3 tot en met 6 falen, evenals grief 13 die klaagt over de afwijzing van de vordering in (voorwaardelijke) reconventie.
4.10 De grieven 7 tot en met 10 zijn vervolgens gericht tegen het oordeel dat de [X] 3621 inbreuk maakt op het modelrecht van [Y].
4.11 Ook deze grieven treffen geen doel. Wanneer de gedeponeerde stoel op de drie voornoemde kenmerken wordt vergeleken met de door [X] verhandelde stoel, dit tegen de achtergrond van het aanwezige vormgevingserfgoed dat de beschermingsomvang mede bepaalt en bezien door de ogen van de onder 4.7 genoemde geïnformeerde gebruiker, dan doen de kleine verschillen van ondergeschikte betekenis niet af aan de identieke algemene indruk die beide stoelen maken. De geringe verschillen die er zijn in de kromming van de rug (de rug van de [X] is in zijaanzicht rechter, strakker en van gelijkblijvende dikte en van achter bezien rechter dan de uitwaaierende rug van de [Y]), de vorm van het frame, de (relatieve) dikte van de rugleuning en de zitting kunnen slechts worden opgemerkt wanneer de stoelen naast elkaar worden gepresenteerd. Ook de meer klassieke en door de vormgeving en afwerking luxueuzere uitstraling van de [Y] is slechts in directe vergelijking goed waarneembaar. Dat de geïnformeerde gebruiker de stoelen fysiek naast elkaar zal krijgen te zien, is echter weinig aannemelijk nu beide stoelen mede gelet op het grote prijsverschil voor een andere doelgroep zijn bedoeld en derhalve zelden of nooit in één winkel zullen worden aangetroffen. Neemt men de voornoemde fysieke nevenschikking weg, dan vervluchtigen de verschillen en vergt het zeer nauwkeurige en herhaalde studie van de stoelen in nevenschikking, die ook een geïnformeerde gebruiker, niet zijnde een deskundige vakman, zich niet zal getroosten, voordat een afzonderlijke (afbeelding van een) stoel als een [X] 3621 dan wel een [Y] 7400 kan worden herkend. Deze verschillen zijn zo klein dat de inbreuk is gegeven, ongeacht of het geharmoniseerde criterium van artikel 3.16 BVIE de grens legt bij een algemene indruk die duidelijk verschillend dan wel een die slechts verschillend is zoals [X] betoogt.
4.12 Het oordeel over het auteursrecht wordt bestreden met de grieven 11 en 12. Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat de combinatie van de drie voornoemde elementen met de kenmerkende naad in Y-vorm op het rugvlak aan de achterkant duidelijk afwijkt van het door [X] getoonde “Umfeld” en de [Y] 7400 een eigen oorspronkelijk karakter geeft die, nu van functionele of technische bepaaldheid (ook op dit laatste element geen sprake is, auteursrechtelijke bescherming toekomt. Een vergelijking van deze auteursrechtelijk beschermde stoel met de [X] 3621 levert weliswaar een groot aantal kleine of zelfs minieme verschillen op (zoals opgesomd in de pleitnota in hoger beroep van mr. Van de Kamp) maar geen andere totaalindruk. Die, op de oorspronkelijke elementen berustende, totaalindruk is bij beide stoelen in essentie dezelfde, ook als men daarbij betrekt dat de [X] 3621 anders dan de [Y] geen zwevende zitting heeft. Ook de grieven 11 en 12 leiden dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis.
4.13 Hetgeen [X] met grief 14 aanvoert, geeft het hof geen aanleiding om anders te oordelen over de toewijsbaarheid van de vordering tot vergoeding van schade op te maken bij staat alsmede van het voorschot daarop van € 5.000,-. [X] behoorde de markt, waarin de [Y] 7400 aanwezig is, te kennen en mocht aan enkel tijdsverloop niet de verwachting ontlenen dat [Y] verder geen actie zou ondernemen. De summierlijk aangevoerde argumenten van [X] kunnen in de schadestaatprocedure worden besproken.
4.14 De omstandigheid dat in deze procedure uitsluitend een rechtsinbreuk ter zake van de [Y] 7400 is vastgesteld, brengt niet mee dat het algemene verbod zoals dat in het bestreden vonnis is uitgesproken, te ver gaat, zij het dat het, zoals [X] in hoger beroep aanvoert, redelijk en wenselijk voorkomt daaraan voor de toekomst de onder 58 van de memorie van grieven voorgestelde beperking te verbinden. In zoverre slaagt grief 15.
Voorts klaagt grief 16 terecht dat in het dictum kennelijk abusievelijk de passage “en/of daarmee in verwarringwekkende wijze overeenstemt” is opgenomen, nu deze betrekking heeft op de door de rechtbank verworpen grondslag van de slaafse nabootsing. Nu het partijen duidelijk moet zijn geweest dat dit deel van het dictum geen steun vond in de motivering en derhalve bij vergissing in het dictum was opgenomen en ook niet is gesteld of gebleken dat op dit onderdeel executiehandelingen zijn verricht, zal het hof het dictum aldus verstaan bekrachtigen.
4.15 Uitgaande van een dwangsom van € 1.000,- per dag waarop [X] in overtreding is ten aanzien van een of meer veroordelingen (en dus niet per overtreding), ziet het hof aanleiding om deze dwangsommen te maximeren tot € 300.000,-. Grief 17 slaagt.
4.16 Grief 18, zonder zelfstandige betekenis, behoeft na het voorgaande geen bespreking meer.
4.17 De grieven 1 en 2 ten slotte, leiden niet tot vernietiging van het bestreden vonnis, nu het hof met inachtneming van hetgeen in grief 1 is gesteld een aangepaste feitenvaststelling heeft opgenomen en, voor het overige, de in de toelichting op voormelde grieven gemaakte opmerkingen, waar nodig, bij zijn beoordeling van de overige grieven heeft betrokken. Anders dan [X], kan het hof uit productie 11 bij conclusie van antwoord niet opmaken dat de [Y] 7400 ook met een rechte onderzijde wordt verkocht, hetgeen ook wordt bestreden in de door [Y] als productie 8 in eerste aanleg overgelegde verklaring van haar product-manager Simon Barth. Dat de [Y] 7400 in twee hoogten en al dan niet voorzien van armsteunen wordt aangeboden, doet aan de gemaakte vergelijking van het door partijen gepresenteerde en besproken type van de [Y] 7400 met de [X] 3621, en daarmee aan het oordeel over de beschermingsomvang, niet af.
4.18 Partijen hebben geen voldoende concreet gestelde feiten en omstandigheden te bewijzen aangeboden die tot een ander oordeel kunnen leiden. Hun bewijsaanbiedingen worden daarom gepasseerd.
de grieven in het incidenteel hoger beroep
4.19 Waar de grieven in het principaal hoger beroep van [X] tegen het toewijzen van de vorderingen op de modelrechtelijke en auteursrechtelijke grondslagen worden verworpen, heeft [Y], zoals volgt uit hetgeen onder 4.4 is overwogen, geen belang meer bij honorering van haar subsidiaire grondslag, slaafse nabootsing. Dit belang kan evenmin in de proceskosten worden gevonden: het hof ziet in het door [Y] gestelde onvoldoende aanleiding om naast de uit te spreken kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv nog een afzonderlijke vergoeding volgens het liquidatietarief toe te kennen voor verrichtingen in verband met deze grondslag, zo het deze alsnog gegrond zou bevinden. Grief 1 moet reeds om die reden falen.
4.20 Grief 2 treft daarentegen doel. [X] heeft niet, althans onvoldoende, weersproken dat [Y] haar vorderingen ten aanzien van de andere stoelen (de [Y] 7300 en 7800) in maart 2009 heeft laten vallen en dat de kosten nadien steeds betrekking hebben op de [Y] 7400. Daarvan uitgaande, klaagt [Y] terecht en verder niet weersproken dat bij toepassing van de door de rechtbank redelijk geachte matiging, een bedrag van
€ 3.838,23 ten onrechte in mindering is gebracht op de proceskosten. De omstandigheid dat [X] gedurende zekere tijd nodeloos proceskosten heeft moeten maken voor de 7300 en 7800 levert geen grond voor verdere matiging op. Het hof begrijpt deze grief, gelet op de vordering in incidenteel hoger beroep, aldus dat [Y] daarmee niet beoogt dat alsnog een op slaafse nabootsing betrokken deel van de proceskosten wordt toegewezen.
4.21 Voor zover [Y] bewijs aanbiedt van door haar in incidenteel hoger beroep aangevoerde feiten en omstandigheden, wordt dit bewijsaanbod gepasseerd op de onder 4.18 vermelde grond.
5. Slotsom
5.1 De grieven 15, 16 en 17 in het principaal hoger beroep, alsmede grief 2 in het incidenteel hoger beroep slagen (deels), hetgeen meebrengt dat het bestreden vonnis in zoverre moet worden vernietigd. Voor het overige zal dit vonnis dienen te worden bekrachtigd, waarbij het onder 5.1 uitgesproken verbod wordt verstaan zoals in 4.14 van dit arrest vermeld. Voorts zal worden bepaald dat dit verbod voor de toekomst wordt beperkt met de onder 4.14 bedoelde voorwaarde. De onder 5.4 opgelegde dwangsom wordt gemaximeerd.
5.2 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal het hof [X] veroordelen in de kosten van zowel het principale als het incidentele hoger beroep. Deze kosten heeft [Y] gesteld op € 28.348,68. Nu [X] tegen deze opgave geen bezwaar heeft gemaakt en deze het hof, mede gezien de eigen kostenopgave van [X] ad € 28.448,- niet onredelijk voorkomt, zal het hof het gevorderde bedrag, verhoogd met € 649,- aan griffierecht, toewijzen.
6. De beslissing
Het hof, recht doende in het principaal en incidenteel hoger beroep:
vernietigt het tussen partijen in conventie en in reconventie gewezen vonnis van de rechtbank Arnhem van 29 september 2010 doch uitsluitend voor zover daarbij in conventie het door [X] aan [Y] te vergoeden bedrag aan proceskosten is bepaald op € 12.435,45 en de onder 5.4 van het dictum opgelegde dwangsom niet van een maximum is voorzien, en in zoverre opnieuw recht doende:
veroordeelt [X] in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie ex artikel 1019h Rv, aan de zijde van [Y] tot 29 september 2010 begroot op € 16.273,68 en met bepaling dat [X] de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 13 oktober 2010 tot de dag der voldoening;
bekrachtigt dat vonnis voor het overige met dien verstande dat het daarin onder 5.1 weergegeven verbod moet worden verstaan als volgt:
beveelt [X] met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de model- en auteursrechten van [Y] met betrekking tot de [Y] 7400 te staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder het aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in voorraad houden of anderszins verhandelen van stoelen waarvan de vormgeving een verveelvoudiging vormt van de [Y] 7400;
beveelt [X] om binnen dertig dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanzegging door [Y] iedere andere inbreuk op de model- en auteursrechten van [Y] te staken en gestaakt te houden;
bepaalt dat de onder 5.4 van het dictum opgelegde dwangsomveroordeling geldt tot een maximum van € 300.000,-;
veroordeelt [X] in de kosten van de procedure in hoger beroep ex artikel 1019h Rv, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 28.997,68;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, A.W. Steeg en F.W.J. Meijer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 25 september 2012.