Uitspraak
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
locatie Arnhem, afdeling civiel
zaaknummer gerechtshof: 200.324.695
(zaaknummer rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem: 409739)
arrest in kort geding van 21 mei 2024
in de zaak van
1.Cito B.V.
die is gevestigd in Arnhem
2. Stichting Cito Instituut voor toetsontwikkeling
die is gevestigd in Arnhem
advocaat: mr. J. Becker
die hoger beroep hebben ingesteld
hierna: samen Cito en ieder afzonderlijk Cito B.V. en Stichting Cito
tegen
1.Smartie B.V.
die gevestigd is in Den Haag
advocaat: mr. G. Hagens
2. Stichting CitoMateriaal (ontbonden stichting)
die gevestigd was in Den Haag
niet verschenen
3. CitoMateriaal (ontbonden vennootschap onder firma)
die gevestigd was in Hoofddorp
niet verschenen
4. [de bestuurder New Future Holding BV]
die woont in [woonplaats1] ,
advocaat: mr. G. Hagens,
5. New Future Holding B.V.
die gevestigd is in Den Haag
advocaat: mr. G. Hagens
6. [de bestuurder Sky Holding BV]
die woont in [woonplaats1]
advocaat: mr. G. Hagens
7. Sky Holding B.V.
die gevestigd is in Den Haag
advocaat: mr. G. Hagens
8. [geïntimeerde8]
die woont in [woonplaats1]
advocaat: mr. G. Hagens
9. [geïntimeerde9]
die woont in [woonplaats1]
advocaat: mr. G. Hagens
10. [de bestuurder Atlas Holding BV]
die woont in [woonplaats1]
advocaat: mr. G. Hagens
11. Atlas Holding B.V.
die gevestigd is in Den Haag
advocaat: mr. G. Hagens
12. [de bestuurder Stichting CitoMateriaal1]
die woont in [woonplaats1]
advocaat: mr. G. Hagens
13. [de bestuurder Stichting CitoMateriaal2]
die woont in [woonplaats1]
advocaat: mr. G. Hagens
waarvan gedaagden in hoger beroep onder 1 en 4 tot en met 13 ook hoger beroep hebben ingesteld
hierna: gedaagden in hoger beroep onder 1 en 4 tot en met 13 samen Smartie c.s. en gedaagde in hoger beroep onder 1 Smartie, gedaagde in hoger beroep onder 2 Stichting CitoMateriaal en gedaagde in hoger beroep onder 3 de VOF.
1.Het verloop van de procedure in hoger beroep
1.1.
Naar aanleiding van het arrest van 10 oktober 2023 heeft op 6 februari 2024 een mondelinge behandeling bij het hof plaatsgevonden. Daarvan is een verslag (het proces-verbaal) gemaakt dat aan het dossier is toegevoegd. Hierna hebben partijen het hof gevraagd opnieuw arrest te wijzen.
2.De kern van de zaak
2.1.
Cito heeft geconstateerd dat onder de naam CitoMateriaal boekjes werden aangeboden met oefenopgaven die onder meer waren bedoeld om te oefenen voor Cito-toetsen. Volgens Cito maken Smartie c.s. daarmee inbreuk op haar merkrechten, haar handelsnaamrecht en haar auteursrechten, dan wel handelen zij onrechtmatig tegenover haar.
2.2.
Cito heeft Smartie c.s. in kort geding gedagvaard met als inzet deze inbreuken te doen staken en heeft daarbij een aantal nevenvorderingen ingesteld. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen tegenover Smartie voor wat betreft de merkinbreuk en handelsnaaminbreuk voor een belangrijk deel toegewezen en de vorderingen inzake het auteursrecht afgewezen. De vorderingen tegenover de andere gedaagden heeft de voorzieningenrechter afgewezen.
2.3.
De bedoeling van het hoger beroep van Cito is dat de afgewezen vorderingen voor wat betreft het auteursrecht en tegenover de andere gedaagden alsnog worden toegewezen. De bedoeling van het hoger beroep van Smartie c.s. is dat de toegewezen vorderingen tegenover Smartie alsnog worden afgewezen.
3.Het oordeel van het hof
De uitkomst
3.1.
Het hof is van oordeel dat Smartie inbreuk maakt op de merkrechten, handelsnaamrechten en auteursrechten van Cito. De vorderingen van Cito zullen echter niet volledig en onverkort worden toegewezen. Het hof zal hierna toelichten hoe het tot deze oordelen komt, waarbij het hof het hoger beroep van Cito tegelijk met het hoger beroep van Smartie c.s. zal behandelen.
3.2.
In een kort geding is geen plaats voor uitgebreide bewijslevering, zodat het hof oordeelt op basis van de vraag of partijen hun standpunten aannemelijk hebben gemaakt. Voordat het hof toekomt aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak, zal het hof zijn bevoegdheid, de omvang van dit hoger beroep en de feiten vaststellen en vervolgens beoordelen of Cito ook nu nog een spoedeisend belang heeft bij de door haar gevorderde voorlopige voorzieningen.
Bevoegdheid van het hof
3.3.
Ten aanzien van de vorderingen gebaseerd op Benelux merken dient het hof de bevoegdheid van de aangezochte rechter uitdrukkelijk vast te stellen, dit gelet op artikel 4.6 lid 1 Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Omdat Smartie c.s. gevestigd zijn of wonen in Nederland was de voorzieningenrechter op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd om van de merkenrechtelijke vorderingen in dit geschil kennis te nemen. Om dezelfde reden is ook het hof bevoegd om de merkenrechtelijke vorderingen in deze zaak te behandelen.
De omvang van het hoger beroep
3.4.
Tijdens de mondelinge behandeling bij het hof heeft Cito haar vorderingen tegen de VOF en tegen gedaagden in hoger beroep onder 4, 6, 8, 9 en 10 in hun hoedanigheid van vennoot van de VOF, ingetrokken. Daarnaast heeft Cito haar vordering onder V inzake de doorhaling van de domeinnaamregistratie citomateriaal.nl ook tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep ingetrokken. Dit brengt mee dat deze vorderingen geen onderdeel meer uitmaken van deze procedure in hoger beroep.
Feiten
3.5.
Het hof gaat uit van de feiten zoals vastgesteld door de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem in rechtsoverweging 2.1 tot en met 2.12 van het vonnis van 12 januari 2023. [1] De volgende feiten zijn in hoger beroep (ook) van belang.
3.6.
Cito B.V. is een landelijke aanbieder en uitgever van toetsen, examens, meetinstrumenten en volgsystemen voor onder meer leerlingen in het primair onderwijs. Cito levert aan scholen onder meer boekjes met test- en toetsvragen, antwoorden, afbeeldingen en rekensommen voor het leerlingvolgsysteem voor leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 in het basisonderwijs. Stichting Cito is verantwoordelijk voor diverse onderwijsondersteunende activiteiten, zoals het doen van onderzoek naar toetsen, examens en beoordelingen en het rapporteren daarover in het primair onderwijs. Cito B.V. en Stichting Cito maken gebruik van de handelsnaam “Cito”.
3.7.
Cito heeft een aantal Benelux woord- en beeldmerken geregistreerd, waaronder het woordmerk CITO met registratienummer 1139176 (en inschrijvingsnummer 826500) gedeponeerd op 11 juli 2007 op naam van Stichting Cito en het woordmerk CITO TOETS met registratienummer 958025 (en inschrijvingsnummer 662722) gedeponeerd op 24 februari 2000 op naam van Cito B.V., beide voor onder meer leermiddelen en onderwijsmateriaal. [2]
3.8.
De voormalige Stichting CitoMateriaal is op 29 september 2016 opgericht met als doel kansarme kinderen de mogelijkheid te bieden zich (beter) voor te bereiden op de eindtoetsen in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Bestuurders van Stichting CitoMateriaal waren [de bestuurder New Future Holding BV] , [de bestuurder Stichting CitoMateriaal1] en [de bestuurder Stichting CitoMateriaal2] . De stichting heeft studenten ingezet om oefenmateriaal te maken. Dat materiaal werd vanaf 2017 in de vorm van oefenboekjes door de VOF te koop aangeboden, onder meer op de website www.citomateriaal.nl, via Bol.com en bij online boekhandels. Op 31 maart 2022 is het vermogen van de VOF ingebracht in CitoMateriaal B.V. en op 28 juni 2022 is de naam van CitoMateriaal B.V. gewijzigd in Smartie B.V. Indirect bestuurders van Smartie zijn [de bestuurder New Future Holding BV] via zijn vennootschap New Future Holding B.V, Hamza Yilderim via zijn vennootschap Sky Holding B.V. en [de bestuurder Atlas Holding BV] via zijn vennootschap Atlas Holding B.V.
3.9.
De advocaten van Cito hebben op 5 mei 2022 een brief gestuurd naar CitoMateriaal B.V., Stichting CitoMateriaal en de VOF, waarin zij schrijven dat CitoMateriaal B.V. c.s. inbreuk maken op de merkrechten, handelsnaamrechten en auteursrechten van Cito. Daarin zijn zij gesommeerd om de bij de brief meegestuurde onthoudingsverklaring te ondertekenen en zich te houden aan de daarin opgenomen verplichtingen.
3.10.
Na correspondentie tussen partijen is op 13 juni 2022 namens CitoMateriaal B.V. een door haar opgestelde onthoudingsverklaring getekend waarin zij onder meer verklaart uiterlijk per l juli 2022 zich te zullen onthouden van ieder gebruik van het teken 'CitoMateriaal', 'Cito Materiaal' en/of 'CitoMateriaal.nl' en/of daarmee overeenstemmende tekens of namen, versterkt met een boete.
3.11.
In september 2022 stond de website www.citomateriaal.nl weer online, waarop wederom correspondentie tussen partijen heeft plaatsgevonden. Bij haar reactie op de brief van Cito van 26 september 2022, heeft Smartie onder meer de verhuiscode van de domeinnaam citomateriaal.nl naar Cito gestuurd. In juli 2023 waren op de websites van Bruna, Readshop en Bookspot.nl boekjes zichtbaar met de vermelding Citomateriaal.nl en in januari 2024 stonden voorbeelden van opgaven uit de oefenboekjes van Smartie zowel op de eigen website van Smartie als op de website van Bol.com.
De vorderingen van Cito
3.12.
De vorderingen in dit kort geding zijn verbods- en gebodsvorderingen die te maken hebben met de door Cito gestelde inbreuken op haar rechten van intellectuele eigendom en zijn gericht tegen Smartie en haar (indirect) bestuurders en tegen Stichting CitoMateriaal en haar bestuurders. Deze vorderingen zullen hierna waar relevant nader worden besproken.
Spoedeisend belang
3.13.
Bij beantwoording van de vraag of een in kort geding verlangde voorziening in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt, dient het hof, zo nodig ambtshalve, mede te beoordelen of de eisende partij ten tijde van het arrest van het hof bij die voorziening spoedeisend belang heeft. Die vraag dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang bij een verbodsvordering in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Het spoedeisend belang moet in beginsel voor alle (neven)vorderingen afzonderlijk worden vastgesteld. Spoedeisend belang bij een nevenvordering wordt echter aangenomen indien de nevenvordering nauw verwant is met de (voldoende spoedeisende) hoofdvordering. [3]
Spoedeisend belang bij vorderingen tegen Smartie en niet te complex voor kort geding
3.14.
Smartie voert aan dat Cito geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen tegen haar en dat de zaak te complex is om in kort geding te worden behandeld. Het hof gaat voorbij aan het verweer dat de zaak te complex is, want zoals Cito terecht aanvoert is weliswaar sprake van veel vermeende inbreuken, maar is de beoordeling van de inbreuken op zichzelf niet zodanig complex dat de zaak niet geschikt is om in kort geding te worden beslist. Juist bij (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is sprake van een spoedeisend belang om die inbreuken zo spoedig mogelijk te kunnen doen stoppen en verdere inbreuken te voorkomen, zodat de voorzieningenrechter terughoudend dient te zijn met het afwijzen van voorlopige voorzieningen vanwege vermeende complexiteit.
3.15.
Uit de door Cito in hoger beroep overgelegde producties volgt dat ook nu nog sprake is van (een dreiging van) voortzetting van (gesteld) inbreukmakend handelen door Smartie. De tekens en/of handelsnaam ‘CitoMateriaal’ en citomateriaal.nl zijn immers nog online aanwezig; in hoeverre dat aan Smartie te wijten is dient inhoudelijk te worden beoordeeld. Ook zijn bepaalde opgaven die volgens Cito inbreuk maken op haar auteursrechten nog online te vinden, zoals op de eigen website smartie.nl, de website slimme-uil.nl en op de website van Bol.com. Er is daarmee door Cito voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van mogelijke voortgezette inbreuken of de dreiging daarvan door Smartie. De door Smartie ondertekende onthoudingsverklaring is van eerdere datum dus doet niet aan het spoedeisend belang af.
Geen spoedeisend belang bij vorderingen tegen (bestuurders) ontbonden stichting
3.16.
Volgens het uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is de ontbonden Stichting CitoMateriaal met ingang van 15 mei 2022 (voorafgaand aan de start van de onderhavige procedure) opgehouden te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn (artikel 2:19 lid 4 BW). Cito voert aan dat de bestuurders van de stichting niet over mochten gaan tot een zogenaamde ‘turboliquidatie’ omdat er volgens haar nog bekende baten waren door de verkoop van producten met de naam van Stichting CitoMateriaal daarop. Het hof stelt allereerst vast dat uit de producties waarnaar Cito verwijst niet blijkt dat op de betreffende producten (de boekjes) de naam “Stichting CitoMateriaal” staat vermeld. Cito heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de Stichting CitoMateriaal na haar ontbinding nog boekjes of andere producten zou hebben aangeboden. In het licht hiervan heeft Cito haar spoedeisend belang bij haar vorderingen tegen Stichting CitoMateriaal onvoldoende onderbouwd. Cito heeft ook niet onderbouwd dat de bestuurders van de ontbonden Stichting CitoMateriaal in die hoedanigheid inbreuk hebben gepleegd of dat er een dreiging zou zijn dat deze bestuurders dat alsnog zullen doen. Cito heeft daarom haar spoedeisend belang bij de vorderingen tegen de (voormalig) bestuurders van de ontbonden stichting onvoldoende onderbouwd. Dit brengt mee dat haar vorderingen tegenover gedaagden in hoger beroep onder 2 en 12 en 13 reeds om die reden zullen worden afgewezen.
Geen spoedeisend belang bij vorderingen tegen (indirecte) bestuurders Smartie
3.17.
Hetzelfde geldt voor de vorderingen tegen de (indirecte) bestuurders van Smartie. Cito betoogt weliswaar dat de bestuurders persoonlijk een verwijt valt te maken en om die reden persoonlijk aansprakelijk zijn voor de gestelde inbreuken, maar heeft onvoldoende toegelicht waarom zij in dit kort geding spoedeisend belang zou hebben bij verbodsvorderingen jegens de bestuurders. Zij heeft niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat vanuit de bestuurders in persoon een dreiging bestaat van voortgezette inbreuken. Dit brengt mee dat haar vorderingen tegenover gedaagden in hoger beroep onder 4, 5, 6, 7, 10 en 11 ook zullen worden afgewezen.
Spoedeisend belang bij verbodsvorderingen en meeste nevenvorderingen tegen Smartie
3.18.
Dit brengt mee dat Cito voldoende spoedeisend belang heeft bij haar verbodsvorderingen onder I tot en met III en de nevenvorderingen VII, VIII, X, XI, XII en XIV tot en met XVI tegen Smartie. Wat betreft de gevorderde opgave onder vordering IX geldt dat Cito uitsluitend spoedeisend belang heeft bij de schriftelijke opgave van voorraad- verkoop- en klantinformatie (vordering IX b., c. en e.), omdat die vorderingen ertoe strekken om verdere inbreuken te voorkomen. Zoals Cito op de mondelinge behandeling in hoger beroep nader heeft toegelicht, wil zij met die informatie weten hoe de (gestelde) inbreukmakende boekjes zijn verspreid om verdere verkoop daarvan te kunnen stuiten. Cito heeft echter onvoldoende onderbouwd dat zij ook spoedeisend belang heeft bij haar vordering IX a., d. en de in hoger beroep toegevoegde vordering IX f. betreffende een historisch overzicht van de gemaakte boekjes en de behaalde omzet en winst door Smartie met de verhandelde boekjes en haar online aanbod. Waarom haar schade zo spoedig mogelijk moet worden begroot, zoals Cito stelt, heeft zij niet onderbouwd. Het hof ziet niet in waarom niet van haar kan worden gevergd om daarvoor de uitkomst van een bodemprocedure af te wachten.
Vorderingen VI en XIII
3.19.
In haar vordering onder VI vordert Cito - kort gezegd - de veroordeling van Smartie om tekens met CitoMateriaal te verwijderen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uit het door Smartie overgelegde uittreksel van het handelsregister volgt dat het teken CitoMateriaal daar niet (meer) in voorkomt. Dat er aanwijzingen zijn dat dit anders is of dat er sprake is van een dreiging dat dit alsnog gebeurt, is door Cito niet onderbouwd, zodat zij geen spoedeisend belang heeft bij deze vordering.
3.20.
Tegen de afwijzing van vordering XIII (die strekt tot afgifte van origineel materiaal van Cito) heeft Cito niet gegriefd zodat deze vordering verder buiten beschouwing kan blijven.
Merkinbreuk
3.21.
Smartie komt in haar hoger beroep op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Smartie door gebruik van de tekens CitoMateriaal, Cito Materiaal en CitoMateriaal.nl (hierna:
de tekens) in strijd met de merkrechten van Cito handelt. Volgens Smartie is geen sprake van inbreuk op de merkrechten van Cito, omdat Cito en Smartie verschillende diensten aanbieden en zich richten op verschillende doelgroepen. Volgens Cito maakt Smartie inbreuk op de door haar genoemde Cito-merken door het (online) aanbieden, publiceren en leveren van (papieren) toetsmateriaal met daarop de tekens Cito( Materiaal(.nl) en de reclame-uitingen waarin de tekens door Smartie werden of worden gebruikt. Cito heeft niet toegelicht waarom zij een beroep doet op een hele portefeuille van zowel woordmerken als beeldmerken met daarin het element ‘CITO’. Cito heeft de door haar gestelde inbreuk ook niet uitgewerkt per merk. Het hof gaat bij de beoordeling van de merkinbreuk daarom alleen uit van het meest relevante merk, te weten het woordmerk CITO. Omdat de inbreukvordering zal worden toegewezen heeft Cito geen belang bij verdere toetsing aan de andere ingeroepen merken.
de tekens) in strijd met de merkrechten van Cito handelt. Volgens Smartie is geen sprake van inbreuk op de merkrechten van Cito, omdat Cito en Smartie verschillende diensten aanbieden en zich richten op verschillende doelgroepen. Volgens Cito maakt Smartie inbreuk op de door haar genoemde Cito-merken door het (online) aanbieden, publiceren en leveren van (papieren) toetsmateriaal met daarop de tekens Cito( Materiaal(.nl) en de reclame-uitingen waarin de tekens door Smartie werden of worden gebruikt. Cito heeft niet toegelicht waarom zij een beroep doet op een hele portefeuille van zowel woordmerken als beeldmerken met daarin het element ‘CITO’. Cito heeft de door haar gestelde inbreuk ook niet uitgewerkt per merk. Het hof gaat bij de beoordeling van de merkinbreuk daarom alleen uit van het meest relevante merk, te weten het woordmerk CITO. Omdat de inbreukvordering zal worden toegewezen heeft Cito geen belang bij verdere toetsing aan de andere ingeroepen merken.
3.22.
Op grond van artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE kan Cito (althans de merkhouder Stichting Cito) een verbod vorderen voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan haar merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Anders dan Cito betoogt, zijn de tekens niet gelijk aan haar merk CITO, want het verschil, namelijk de toevoeging van Materiaal(.nl), is niet dermate onbeduidend dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen. [4]
3.23.
Op grond van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE kan Cito een verbod vorderen voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met haar merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat. Van verwarringsgevaar is sprake als merk en teken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van het merk en het teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en het onderscheidend vermogen van het merk. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken. Een zekere mate van overeenstemming tussen merk en teken en een zekere mate van (soort)gelijkheid van de waren en diensten zijn daarbij cumulatieve voorwaarden. [5]
3.24.
De tekens zijn door Smartie gebruikt op haar boekjes met oefenmateriaal voor leerlingen van de basisschool en bij het aanbod van deze boekjes op diverse websites, waaronder op de websites van Bol.com, Bruna en Bookspot. Smartie voert aan dat zij zich richt op ouders van basisschoolleerlingen en de leerlingen zelf, wat volgens haar een ander publiek is dan de scholen waar Cito zich op richt. Cito stelt terecht dat zij en Smartie zich beiden zowel richten tot scholen als tot leerlingen en hun ouders. Dat blijkt ook voldoende uit de door Cito overgelegde afdrukken van de website citomateriaal.nl en van haar eigen websites. Het relevante publiek bestaat daarom uit leerkrachten en andere professionals op basisscholen, leerlingen op basisscholen en hun ouders, die worden geacht normaal geïnformeerd, redelijk oplettend en omzichtig te zijn.
3.25.
Het bestanddeel ‘Cito’ vormt het meest in het oog springende en daarmee het dominerende bestanddeel van de tekens CitoMateriaal, Cito Materiaal en CitoMateriaal.nl. Niet alleen omdat dit aan het begin van de tekens staat, maar ook omdat het bestanddeel ‘materiaal’ beschrijvend is voor oefenmateriaal. Dat deel van de tekens zal daarom minder de aandacht trekken van het relevante publiek. Datzelfde geldt voor het bestanddeel ‘.nl’, dat voor het relevante publiek direct herkenbaar verwijst naar een Nederlandse website. ‘Cito’ is daarmee het enige onderscheidende bestanddeel van de tekens van Smartie. Dat bestanddeel is visueel en auditief identiek aan het woordmerk CITO. Cito heeft zich niet uitgelaten over de vraag of het publiek een specifieke conceptuele inhoud toekent aan het woord ‘cito’; Smartie heeft betoogd dat dit woord staat voor eindtoetsen in algemene zin. Of nu wel of geen sprake is van enige conceptuele inhoud van het woord ‘cito’, in elk geval zijn het woordmerk CITO en het bestanddeel ‘cito’ in de tekens van Smartie ook in dit opzicht identiek. Als merk en tekens in hun geheel worden beschouwd, geldt daarom dat sprake is van een zeer grote mate van overeenstemming.
3.26.
Het merk CITO is onder meer ingeschreven voor leermiddelen en onderwijsmateriaal, waaronder (digitaal) test- en toetsmateriaal en daarnaast voor onder andere onderwijs, opleidingen, trainingen en toetsontwikkeling in het kader van onderwijs. Zoals hiervoor in 3.24 overwogen, gebruikt(e) Smartie de tekens voor boekjes met oefenmateriaal dat door haar is aangeboden aan scholen en aan ouders/verzorgers van (individuele) basisschoolleerlingen. Deze waren en diensten zijn daarmee identiek aan de genoemde waren waarvoor het woordmerk van Cito is ingeschreven en in hoge mate soortgelijk (want complementair) aan de genoemde diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
3.27.
Er is daarom sprake van een hoge mate van overeenstemming tussen het merk en de tekens en gelijkheid althans hoge mate van soortgelijkheid van de waren en diensten. Nu Cito bovendien onbetwist heeft gesteld dat haar merk een grote bekendheid geniet is het hof van oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Smartie heeft bovendien het oordeel van de voorzieningenrechter [6] dat het verwarringsgevaar zich daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, niet betwist.
3.28.
Smartie voert aan dat ‘Cito’ niet alleen een merknaam is, maar ook een in het algemeen maatschappelijk verkeer gebruikte term voor de eindtoets in het basisonderwijs. Zij heeft alleen bij die algemene term willen aansluiten en niet bij het merk CITO. Indien Smartie bedoelt dat ‘Cito’ uitsluitend bestaat uit een benaming die in het normale taalgebruik of in het bonafide en gevestigde handelsverkeer gebruikelijk is geworden (artikel 2.2bis lid 1 onder d BVIE) dan gaat het hof hieraan voorbij, nu Smartie aan een dergelijk verweer onvoldoende invulling heeft gegeven. Smartie heeft immers geen bewijs aangevoerd van eventuele verwatering van het CITO merk. Als Smartie bedoelt te betogen dat haar gebruik van de tekens toegestaan refererend merkgebruik is in de zin van artikel 2.23 lid 1 onder c BVIE, dan gaat dit betoog niet op. Op grond van artikel 2.23 lid 1 onder c BVIE is het in beginsel toegestaan om het merk CITO te gebruiken om te verwijzen naar de waren en diensten van Cito, bijvoorbeeld om aan te duiden dat aangeboden oefenmateriaal geschikt is om te oefenen voor Cito-toetsen, maar dan moet dat gebruik wel plaatsvinden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Daarvan is in dit geval geen sprake, nu Smartie naar het oordeel van het hof met haar gebruik van de tekens de suggestie wekt van een commerciële band tussen haarzelf en Cito. De tekens van Smartie zijn immers zodanig op de voorkant en achterkant van haar boekjes geplaatst dat het publiek zal menen dat sprake is van een herkomstaanduiding in plaats van een enkele referentie naar de producten of diensten van Cito. Daarbij wordt geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen Cito en de daadwerkelijke aanbieder Smartie. Datzelfde geldt voor de wijze waarop Smartie de boekjes op internet aanbiedt, waarbij naast de titel van het boekje, zoals “Rekenen gevorderd”, “Citomateriaal.nl” staat vermeld.
3.29.
Dit betekent dat Smartie met het gebruik van de tekens CitoMateriaal, Cito Materiaal en CitoMateriaal.nl inbreuk maakt op het woordmerk CITO en dat de merkhouder Stichting Cito haar op grond van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE kan verbieden om deze tekens te gebruiken. De overige door Cito aangevoerde gronden voor merkinbreuk hoeven daarom geen bespreking meer. De grief van Smartie tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van inbreuk op de merkrechten van Cito slaagt niet.
Handelsnaaminbreuk
3.30.
De voorzieningenrechter heeft in rechtsoverwegingen 4.7 tot en met 4.9 geoordeeld dat aannemelijk is dat Smartie met het gebruik van de handelsnaam CitoMateriaal inbreuk maakt op de handelsnaam van Cito in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Smartie voert in haar hoger beroep aan dat het gebruik van de naam ‘Cito-materiaal’ geen inbreuk oplevert op het handelsnaamrecht van Cito, dan wel dat Cito geen belang meer heeft bij toewijzing van haar handelsnaamvordering, omdat Smartie al langere tijd is gestopt met het gebruik van deze naam.
3.31.
Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die al door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van de handelsnaam van die ander slechts in geringe mate afwijkt, als in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te verwachten is. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen. Smartie heeft de stelling van Cito dat op de websites van Bruna, Readshop en Bookspot.nl nog haar oude boekjes zichtbaar zijn met de vermelding van Citomateriaal.nl onvoldoende weersproken. Dit kwalificeert als voortgezet handelsnaamgebruik door Smartie, waardoor Cito nog steeds belang heeft bij haar handelsnaamvordering. Volgens Smartie kan geen sprake zijn van verwarring door het gebruik van de naam CitoMateriaal, omdat Smartie en Cito ‘er heel verschillende activiteiten en doelgroepen op na houden’. Dat betoog gaat niet op. De naam CitoMateriaal is door Smartie gebruikt voor haar (online) aanbod van oefenboekjes. Niet alleen de doelgroep, maar ook de handelsactiviteiten van Smartie en Cito stemmen overeen, omdat zij zich beiden richten op leerlingen van de basisschool, hun leerkrachten en hun ouders/verzorgers in het kader van het voorbereiden of maken van toetsen. Bovendien bieden beide ondernemingen hun boekjes online via Nederlandse websites aan. Dat de boekjes van Cito niet rechtstreeks door ouders/verzorgers gekocht kunnen worden, maakt niet dat deze ouders niet bekend zijn met het handelsnaamgebruik van Cito. Zowel de leerkrachten als de ouders/verzorgers kunnen door het geringe verschil in de handelsnamen (vergelijk de beoordeling hiervoor in 3.25) in de veronderstelling verkeren dat de oefenboekjes voor Cito-toetsen die worden aangeboden door Citomateriaal(.nl) afkomstig zijn van een onderneming die verbonden is aan Cito. Er is daarom ook inzake de handelsnaam sprake van verwarringsgevaar. Dit betekent dat Smartie met het gebruik van de namen CitoMateriaal, Cito Materiaal en CitoMateriaal.nl ook inbreuk maakt op de handelsnaam van Cito en dat het haar op grond van artikel 5 Hnw is verboden om die handelsnamen te voeren. De grief van Smartie tegen het hiervoor in 3.30 genoemde oordeel van de voorzieningenrechter slaagt dus niet.
Aanwezigheid op het internet
3.32.
Smartie heeft op de mondelinge behandeling in hoger beroep nog toegelicht dat zij het Centraal Boekhuis heeft laten weten dat het materiaal met de vermelding CitoMateriaal niet meer mag worden aangeboden. Volgens haar is daarmee voldoende gedaan om de eventuele merk- en handelsnaaminbreuk te staken en kan van haar niet meer worden verwacht, omdat de afnemers van het Centraal Boekhuis, zoals Bruna, Readshop en Bookspot, niet haar directe contractspartijen zijn. Dat betoog gaat echter niet op. Bij merk- en handelsnaaminbreuk moet het weliswaar gaan om gedragingen waarover de vermeende inbreukmaker directe of indirecte controle heeft, maar in dit geval is het verband met de genoemde aanbieders van oefenmateriaal niet zo ver verwijderd dat van Smartie geen verdere actie kan worden verlangd. [7] Het lag op de weg van Smartie om te controleren of de melding aan het Centraal Boekhuis het gewenste gevolg had en om, als dat niet het geval bleek te zijn, vervolgstappen te zetten richting het Centraal Boekhuis en/of de aanbieders van dit materiaal (in ieder geval de aanbieders die in het vonnis worden genoemd).
Auteursrecht
3.33.
Cito komt in haar hoger beroep op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat bij gebrek aan voldoende onderbouwing niet kan worden aangenomen dat sprake is van beschermde werken, noch van enige inbreuk op die werken. [8] Cito roept auteursrechtelijke bescherming in van “de Cito-werken”. Zij omschrijft dit als al haar materiaal dat zij ten behoeve van het leerlingvolgsysteem voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8 in het basisonderwijs uitgeeft. Het gaat Cito om alle opgaven, waaronder de teksten, test- en toetsvragen, antwoorden, rekensommen, afbeeldingen en ander materiaal voor de vaardigheden begrijpend lezen, rekenen-wiskunde, spelling en woordenschat. Zij doet een beroep op bescherming van de door haar uitgegeven boekjes als geheel en de specifieke inhoud van die boekjes. Smartie betwist dat Cito rechthebbende is op de door Cito overgelegde werken en dat sprake is van auteursrechtelijke bescherming. Daarbij voert Smartie aan dat het voor haar onduidelijk is op welke werken het gevorderde verbod in vordering III van Cito betrekking heeft en dat de keuzes die louter een didactisch doel dienen niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Ook voert Smartie aan dat Cito geen aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming op de (inhoud van) Cito-toets. Cito heeft echter in hoger beroep verduidelijkt dat zij geen beroep doet op auteursrechtelijke bescherming van de eindtoets, wat voorheen de Cito-toets heette.
De boekjes van Cito “als geheel”
3.34.
Eerst ligt de vraag voor of voldoende aannemelijk is dat de door Cito omschreven werken auteursrechtelijk beschermde werken zijn in de zin van artikel 10 Auteurswet (Aw). Cito doet (zoals gezegd) een beroep op de auteursrechtelijke bescherming van de door haar uitgegeven boekjes als geheel. Cito stelt daarbij dat in haar (in eerste aanleg overgelegde) producties 25.1 tot en met 25.17 de boekjes van Cito bovenop liggen, die herkenbaar zijn aan de Cito-merken en de vermelding van ‘Cito Volgsysteem’ voorin en achterin de boekjes. In die producties zitten echter geen volledige boekjes, maar kopieën van losse pagina’s. Zo begint productie 25.1 met een kopie van de voorkant van het boekje ‘Begrijpend lezen – Opgavenboekje E3 Start’, maar is pagina 8 de pagina daarna en zitten vervolgens de pagina’s door elkaar. De kopie van de voorkant van het boekje ‘Begrijpend lezen – Opgavenboekje E3 Vervolg 1’ bevat wel opvolgende pagina’s vanaf pagina 2. In productie 25.2 volgt na pagina 2 pagina 15 en daarna pagina 5. Bovendien staan daar boven sommige paginanummers een streepje en boven andere paginanummers niet. In het eerste boekje in productie 25.3 zitten alle pagina’s door elkaar. In productie 25.4 ontbreken de pagina’s tussen pagina 17 en 25. Productie 25.6 bevat een kopie van de voorkant van het boekje ‘Begrijpend lezen - Opgavenboekje B8/M8 Vervolg 2’ en daarop volgt pagina 10 met een tekst en daarna volgen onder meer pagina’s 11 en 13. Aan het einde van deze kopieën zit pagina 9 waar onder op de pagina staat “
Ga door op de volgende bladzijde.” Echter bevat de volgende pagina een kopie van een colofon van het boekje. Productie 25.7 begint met een pagina waar alleen een beeldmerk van Cito zichtbaar is. Dan volgen pagina’s 16 tot en met 18 en dan een pagina met (waarschijnlijk) een kopie van een voorkant van een ‘Opgaveboekje M3 Rekenen-Wiskunde’ met daarna pagina’s 2 en 4 tot en met 12 en 14 tot en met 23, gevolgd door een kopie met een colofon.
Ga door op de volgende bladzijde.” Echter bevat de volgende pagina een kopie van een colofon van het boekje. Productie 25.7 begint met een pagina waar alleen een beeldmerk van Cito zichtbaar is. Dan volgen pagina’s 16 tot en met 18 en dan een pagina met (waarschijnlijk) een kopie van een voorkant van een ‘Opgaveboekje M3 Rekenen-Wiskunde’ met daarna pagina’s 2 en 4 tot en met 12 en 14 tot en met 23, gevolgd door een kopie met een colofon.
3.35.
Al met al zijn de overgelegde pagina’s lang niet altijd opvolgend en ontbreken verschillende pagina’s van diverse boekjes. Omdat de pagina’s geen koptekst of voettekst bevatten met een vermelding uit welk boekje een pagina komt, is het voor het hof niet vast te stellen of de overgelegde pagina’s tot eenzelfde boekje behoren. Op de mondelinge behandeling bij het hof heeft Cito toegelicht dat zij de opgaven die volgens haar door Smartie zijn overgenomen in een bepaalde volgorde heeft overgelegd om de door haar gestelde inbreuk te verduidelijken. Ook lijkt het erop dat Cito niet alle boekjes van haar leerlingvolgsystemen heeft overgelegd. Doordat het hof niet over de volledige boekjes van Cito beschikt, kan het hof ook niet beoordelen of en in hoeverre de boekjes als geheel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Dit brengt mee dat Cito niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar boekjes als geheel een auteursrechtelijk beschermd werk vormen.
De concrete opgaven van Cito
3.36.
Het hof kan daarom uitsluitend de concrete opgaven die door Cito zijn overgelegd voor begrijpend lezen, rekenen-wiskunde, spelling en woordenschat beoordelen. Daarbij merkt het hof op dat dit kort geding zich niet leent voor een uitputtende bespreking van alle door Cito overgelegde voorbeelden. Het hof zal daarom volstaan met het beoordelen van twee voorbeelden per vaardigheid (begrijpend lezen, rekenen-wiskunde, spelling en woordenschat)
3.37.
Om als auteursrechtelijk werk in aanmerking te kunnen komen moeten de opgaven oorspronkelijk zijn, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de maker die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk. [9] Ook een verzameling of een bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet, als de verzameling/selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. [10] Daarbuiten valt in elk geval alles wat een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. [11]
3.38.
Volgens Cito zijn bij al haar werken vrije, creatieve keuzes gemaakt die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelen ten aanzien van de opgaven, zoals de uitwerking, de opbouw en de inhoud van de vragen en de antwoorden, de woordkeuze, de tekst- en zinsvolgorde, de zinsopbouw en de lengte van de zinnen, de verdeling van de tekst over de alinea's, de rangschikking van de alinea's en van de tekst binnen elke alinea, de gekozen kopjes, de vormgeving en de lay-out. Ze verwijst daarbij ook naar verklaringen van haar medewerkers, waaronder toetsdeskundigen, een projectleider en een inhoudelijk directeur. [12]
3.39.
Uit de door Cito overgelegde verklaringen van (voormalig) toetsdeskundigen volgt dat zij per boekje eerst een opzet of raamwerk maken, waarbij keuzes worden gemaakt over de soort teksten, het type, de opzet, de opbouw en de lengte van de vragen, de opbouw van de antwoorden (zoals meerkeuze of invullen), het taalgebruik, de woordkeuze en het zinsritme. Ook wordt bepaald hoeveel opgaven van welk onderwerp terug moeten komen in de diverse boekjes. Aan de hand daarvan worden dan de specifieke opgaven gemaakt die zijn afgestemd op de concrete groep waar de boekjes voor zijn bedoeld. Ook worden afbeeldingen geschetst en vervolgens definitief gemaakt door de interne tekenaar. Daarnaast worden keuzes gemaakt in de structuur, de opbouw en de indeling van de boekjes, waaronder de volgorde van de vragen, het gebruik van witregels en het gebruik van dikgedrukte of onderstreepte woorden. Dit alles volgens deze medewerkers van Cito.
3.40.
Volgens Smartie komen de keuzes die louter een didactisch doel dienen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Ook is het volgens haar niet mogelijk om de aard van een opgave te beschermen, zoals bijvoorbeeld een getallenlijn of een klok voor rekenopgaven of een invuloefening bij begrijpend lezen.
3.41.
Het hof zal eerst twee opgaven bespreken uit boekjes van
begrijpend lezenen beoordelen of dit auteursrechtelijke werken zijn in de zin van artikel 10 Aw. In het opgavenboekje E3 Start [13] staat onder meer het hieronder afgebeelde tekstje met opgaven (waarbij de markering door Cito in het kader van deze procedure is aangebracht).
begrijpend lezenen beoordelen of dit auteursrechtelijke werken zijn in de zin van artikel 10 Aw. In het opgavenboekje E3 Start [13] staat onder meer het hieronder afgebeelde tekstje met opgaven (waarbij de markering door Cito in het kader van deze procedure is aangebracht).
3.42.
In het Opgavenboekje B8/M8 Vervolg 2 [14] staat op pagina 10 een tekst waarin de zinnen zijn genummerd van 1 tot en met 42. Op de twee pagina’s daarna staan eerst een afbeelding van een getekende hond en dan 6 opgaven die bij de tekst horen. Hieronder volgt een weergave van een deel van de tekst met twee opgaven (met toegevoegde markering van Cito).
3.43.
Het hof is van oordeel dat deze opgaven vanwege de woordkeuzes en de keuzes in de zinsopbouw bij de titels, de inhoud van de teksten en de vraagstelling van de opgaven en bij de antwoorden, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Met de woordkeuze en zinsopbouw zijn duidelijk creatieve keuzes gemaakt die aan deze opgaven het persoonlijk stempel van de maker geven en niet louter een didactisch doel dienen. De afbeeldingen die bij de opgaven zijn gebruikt zijn eveneens duidelijk het resultaat van creatieve keuzes. Een volledige opgave zoals deze twee voorbeelden is daarmee een werk in de zin van artikel 10 Aw. Het hof merkt daarbij op dat bepaalde elementen van deze opgaven niet aan het karakter van een auteursrechtelijk beschermd werk bijdragen, te weten de structuur, de interpunctie, de gebruikte witregels, de indeling van de tekst met nummering, het gebruik van eenvoudige symbolen, zoals en om bijvoorbeeld de plaats in een tekst aan te duiden en de opbouw van de opgaven. Deze elementen worden bepaald door didactische doelstellingen die zijn afgestemd op de specifieke groep waarvoor het boekje is gemaakt, dan wel zijn banaal en triviaal.
3.44.
Vervolgens zal het hof twee voorbeelden bespreken van
rekenen-wiskunde. In deel 2 van het Opgavenboekje M5E5 uit Rekenen-Wiskunde 3.0 voor groep 5 [15] staan op pagina 11 onder meer de hieronder afgebeelde twee opgaven (met toegevoegde markering van Cito):
rekenen-wiskunde. In deel 2 van het Opgavenboekje M5E5 uit Rekenen-Wiskunde 3.0 voor groep 5 [15] staan op pagina 11 onder meer de hieronder afgebeelde twee opgaven (met toegevoegde markering van Cito):
3.45.
In het Opgavenboekje Rekenen-Wiskunde groep 8 [16] staan op pagina 4 onder meer de hieronder afgebeelde rekensommen (met toegevoegde markering van Cito):
3.46.
Het hof is van oordeel dat een volledige rekenopgave zoals in deze voorbeelden, inclusief de afbeelding en de concrete woordkeuze in de vraagstelling, een voldoende eigen intellectuele schepping van de maker is om als auteursrechtelijk werk in de zin van artikel 10 Aw te kwalificeren. De woordkeuze, zinsopbouw en afbeeldingen zijn het resultaat van creatieve keuzes die maken dat de opgave als geheel heeft te gelden als auteursrechtelijk beschermd werk. Het hof tekent ook hier aan dat elementen als de structuur van de opgave, de opbouw en de indeling, waaronder de volgorde van de vragen en het gebruik van witregels of lijnen om het antwoord op te plaatsen niet bijdragen aan dit oordeel, omdat deze elementen uitsluitend worden bepaald door didactische doelstellingen die zijn afgestemd op de specifieke groep waarvoor het boekje is gemaakt of banaal en triviaal zijn.
3.47.
Voor
spellingstaan in het Opgavenboekje E6 Vervolg 1 voor groep 6 op de enige overgelegde pagina van dat boekje [17] onder meer de onderstaande opgaven (met toegevoegde markering van Cito).
spellingstaan in het Opgavenboekje E6 Vervolg 1 voor groep 6 op de enige overgelegde pagina van dat boekje [17] onder meer de onderstaande opgaven (met toegevoegde markering van Cito).
3.48.
In het Opgavenboekje M4 Vervolg 2 staan op de enige overgelegde pagina [18] onder meer de onderstaande opgaven (met toegevoegde markering van Cito):
3.49.
Bij
woordenschatvoor groep 8 staan in het Opgavenboekje B8M8 [19] op pagina 6 (met toegevoegde markering van Cito) de hieronder afgebeelde opgaven.
woordenschatvoor groep 8 staan in het Opgavenboekje B8M8 [19] op pagina 6 (met toegevoegde markering van Cito) de hieronder afgebeelde opgaven.
3.50.
In het Opgavenboekje M4 van Woordenschat [20] staan op pagina 12 van deel 2 onder meer de hieronder afgebeelde opgaven (met toegevoegde markering van Cito):
3.51.
Het hof is bij deze opgaven van
woordenschaten
spellingvan oordeel dat deze opgaven in hun geheel, vanwege de concrete woordkeuzes in de vraagstelling en de concrete woordkeuzes in de antwoordmogelijkheden een voldoende eigen intellectuele schepping van de maker vormen, zodat zij kwalificeren als auteursrechtelijk werk in de zin van artikel 10 Aw. Ook hier geldt dat de opgaven ook elementen bevatten die banaal of triviaal zijn of uitsluitend worden bepaald door didactische doelstellingen, zoals de opbouw, de indeling en de volgorde van de vragen, het gebruik van witregels, het aantal antwoorden en het gebruik van dikgedrukte woorden of stippellijnen.
woordenschaten
spellingvan oordeel dat deze opgaven in hun geheel, vanwege de concrete woordkeuzes in de vraagstelling en de concrete woordkeuzes in de antwoordmogelijkheden een voldoende eigen intellectuele schepping van de maker vormen, zodat zij kwalificeren als auteursrechtelijk werk in de zin van artikel 10 Aw. Ook hier geldt dat de opgaven ook elementen bevatten die banaal of triviaal zijn of uitsluitend worden bepaald door didactische doelstellingen, zoals de opbouw, de indeling en de volgorde van de vragen, het gebruik van witregels, het aantal antwoorden en het gebruik van dikgedrukte woorden of stippellijnen.
3.52.
Aan de hand van de hiervoor beoordeelde voorbeelden komt het hof tot het voorlopige oordeel dat Cito voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door haar overgelegde volledige opgaven en afbeeldingen die afkomstig zijn uit de boekjes van haar leerlingvolgsysteem auteursrechtelijke werken zijn in de zin van artikel 10 Aw. Cito heeft dat echter niet aannemelijk gemaakt voor haar boekjes als geheel of voor de in die boekjes gebruikte structuur, opbouw, verdeling van de tekst over de alinea's, rangschikking van de alinea's, volgorde van de vragen, interpunctie en lay-out (gebruik van witregels en basale symbolen). Wat de consequenties hiervan zijn voor de verbodsvordering III van Cito zal hierna aan de orde komen bij de bespreking van de vorderingen van Cito.
Voldoende aannemelijk dat Cito B.V. auteursrechthebbende is
3.53.
Smartie betwist dat Cito de auteursrechthebbende is van de hiervoor genoemde werken. Cito wijst op de vermelding van haar naam en ‘copyright notice’ met jaartal in haar boekjes. Daarnaast wijst zij op haar licentie, algemene voorwaarden en de verklaring van haar inhoudelijk directeur.
3.54.
Op de door Cito overgelegde kaften van de boekjes, waar de opgaven zich in bevinden, is telkens een merkteken van Cito of de benaming ‘Cito’ vermeld. In de ‘copyright notice’ staat Cito B.V. vermeld. Op grond van artikel 4 Aw bestaat het vermoeden dat degene die op het openbaar gemaakte werk staat aangeduid de maker is van dat werk. Dit bewijsvermoeden heeft Smartie niet weerlegd. Als dit een rechtspersoon is geldt op grond van artikel 8 Aw dat deze rechtspersoon als maker van dat werk wordt aangemerkt, tenzij bewezen wordt dat de openbaarmaking onder bedoelde omstandigheden onrechtmatig was. Er is niet gesteld of gebleken dat deze uitzondering aan de orde is. Daarnaast blijkt uit de verklaring van de inhoudelijk directeur van Cito dat Cito B.V. als de maker geldt van de opgavenboekjes en de inhoud daarvan. Cito is volgens deze directeur met haar medewerkers en met de door haar ingehuurde krachten die de opgaven feitelijk hebben gemaakt, overeengekomen dat de auteursrechten op die opgaven toekomen aan Cito. Ook dat is door Smartie niet betwist. Hieruit volgt dat voldoende aannemelijk is dat Cito B.V. de auteursrechthebbende is op de opgaven waarvan hiervoor is geoordeeld dat dit werken zijn in de zin van de Auteurswet.
Inbreuk op auteursrechten van Cito?
3.55.
Volgens Cito maakt Smartie niet alleen inbreuk op haar werken door haar opgaven één-op-één over te nemen, maar ook door haar opgaven in bewerkte of nagebootste vorm op te nemen in de oefenboekjes van Smartie. Cito voert hiervoor aan dat deze bewerkingen ongeoorloofde verveelvoudigingen zijn van haar auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 13 Aw. Cito heeft in hoger beroep productie 51.01 tot en met 51.17 overgelegd, waarin zij een vergelijking heeft gemaakt tussen haar opgaven en de opgaven van Smartie die daar volgens haar inbreuk op maken. Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft Cito toegelicht dat zij deze productie samen met productie 52 als vervanging van productie 25.1 tot en met productie 25.17 heeft overgelegd. Daarnaast heeft zij toegelicht dat zij in productie 53 nog aanvullende vergelijkingen overgelegd. Het hof zal bij de beoordeling van de inbreuk daarom uitgaan van deze drie producties. Daarbij wijst het hof ook in het kader van de beoordeling van de inbreukvraag erop dat dit kort geding zich niet leent voor een uitputtende bespreking van alle door Cito overgelegde inbreukvoorbeelden. Het hof zal daarom volstaan met de beoordeling van een aantal concrete voorbeelden uit de genoemde producties.
3.56.
Volgens Smartie heeft zij de opgaven die Cito bij de voorzieningenrechter in haar dagvaarding als inbreukmakend heeft opgenomen, aangepast en wordt er door haar geen inbreuk (meer) gemaakt op opgaven van Cito. Zij verwijst daarbij naar haar productie 11. Daarin heeft zij (een deel van) de tabel uit de dagvaarding van Cito met de vergelijking van vele opgaven van Cito met vele opgaven van Smartie opgenomen met in een derde kolom de aanpassingen die zij heeft doorgevoerd. Daarin staat bijvoorbeeld de hiervoor in 3.42 genoemde tekst “
Mooi, mooier, mooist” met vragen uit het Opgavenboekje B8/M8 Vervolg van Begrijpend lezen van Cito (links) met nagenoeg dezelfde tekst en vragen uit het oefenboekje van CitoMateriaal. Vervolgens staat in de derde kolom ‘Herziene opgaven’, waarvan Smartie aanvoert dat de eerdere tekst en vragen daardoor is vervangen. Ter illustratie wordt een deel hiervan hieronder weergegeven:
Mooi, mooier, mooist” met vragen uit het Opgavenboekje B8/M8 Vervolg van Begrijpend lezen van Cito (links) met nagenoeg dezelfde tekst en vragen uit het oefenboekje van CitoMateriaal. Vervolgens staat in de derde kolom ‘Herziene opgaven’, waarvan Smartie aanvoert dat de eerdere tekst en vragen daardoor is vervangen. Ter illustratie wordt een deel hiervan hieronder weergegeven:
3.57.
Volgens Cito bevat productie 11 van Smartie lang niet alle inbreukmakende opgaven en is voor haar niet controleerbaar of de daarin genoemde ‘Herziene opgaven’ ook daadwerkelijk zijn opgenomen in de nieuwe boekjes van Smartie. Daarnaast wijst zij op diverse - volgens haar - inbreukmakende opgaven die niet in productie 11 van Smartie voorkomen, waaronder previews uit oefenboekjes van Smartie. Het hof zal bij de beoordeling uitgaan van een aantal concrete voorbeelden uit deze laatste door Cito genoemde producties. [21]
3.58.
Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op het auteursrecht op de opgaven van Cito dient te worden beoordeeld in welke mate de totaalindrukken van de opgaven van Smartie en de opgaven van Cito met elkaar overeenstemmen. De hiervoor beschreven auteursrechtelijk beschermde elementen van de opgaven van Cito zijn daarbij bepalend. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen ook de onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen in die opgaven, omdat - zoals hiervoor in 3.41 tot en met 3.52 is geoordeeld - de volledige opgaven als geheel een auteursrechtelijk beschermd werk zijn.
3.59.
Hieronder volgt een vergelijking van een tekst met vragen van Cito
begrijpend lezenvoor groep 7 (hieronder afgebeeld boven de streep) en een tekst met vragen van begrijpend lezen groep 7 van Smartie (hieronder afgebeeld onder de streep). De markering heeft Cito in het kader van deze procedure toegevoegd: [22]
begrijpend lezenvoor groep 7 (hieronder afgebeeld boven de streep) en een tekst met vragen van begrijpend lezen groep 7 van Smartie (hieronder afgebeeld onder de streep). De markering heeft Cito in het kader van deze procedure toegevoegd: [22]
3.60.
Het eerste dat opvalt, is dat de vragen met de antwoordmogelijkheden die bij de tekst van Smartie staan identiek zijn aan de vragen met de antwoordmogelijkheden van de opgave van Cito. In de tekst van Smartie zijn weliswaar de titel en een aantal woorden anders dan in de tekst van Cito, maar dat gaat om ondergeschikte verschillen. Er is daarom duidelijk sprake van een verveelvoudiging van deze opgave van Cito. Vast staat dat Cito hier geen toestemming voor heeft verleend, waardoor Smartie hiermee inbreuk maakt op de auteursrechten van Cito op haar opgave.
3.61.
Hieronder volgt een vergelijking van een tekstje met vragen van Cito
begrijpend lezenvoor groep 3 (hieronder boven de streep afgebeeld en zie ook hiervoor in 3.41) en een tekstje met vragen van begrijpend lezen groep 3 van Smartie (hieronder onder de streep afgebeeld). [23] De markering heeft Cito in het kader van deze procedure toegevoegd.
begrijpend lezenvoor groep 3 (hieronder boven de streep afgebeeld en zie ook hiervoor in 3.41) en een tekstje met vragen van begrijpend lezen groep 3 van Smartie (hieronder onder de streep afgebeeld). [23] De markering heeft Cito in het kader van deze procedure toegevoegd.
3.62.
De structuur van de opgave en het gebruik van de symbolen in de opgave van Smartie stemmen weliswaar grotendeels overeen met die van de opgave van Cito, maar de tekst, het plaatje en de woordkeuzes in de vragen zijn verschillend. Zoals hiervoor in 3.43 is geoordeeld, komt Cito geen auteursrechtelijke bescherming toe op de structuur en opbouw van een opgave en ook niet op het gebruik van eenvoudige symbolen, zoals en om de plaats in de tekst aan te duiden. Omdat echter de volledige opgave van Cito een werk is in de zin van artikel 10 Aw, neemt het hof bij de vergelijking van de totaalindrukken ook deze elementen in aanmerking. De tekst, het plaatje en de woordkeuzes in de vragen bij de opgave van Smartie verschillen zodanig van die van de opgave van Cito dat het hof bij de beoordeling van de totaalindrukken van oordeel is dat hier geen sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging, maar van een nieuw oorspronkelijk werk. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat voor het maken van oefenmateriaal voor toetsen op de basisschool, zoals de diverse toetsen van Cito uit haar leerlingvolgsysteem, niet alleen de in Nederland geldende didactische regels gelden, zoals Smartie terecht aanvoert, maar het ook nodig is om (tot op zeker hoogte) aan te sluiten bij de wijze van vraagstelling in die toetsen. Het hof volgt Cito daarom ook niet in haar stelling dat het gebruik van bijvoorbeeld “
Lees de zin met
ervoor” een inbreuk vormt op haar auteursrecht.
Lees de zin met
ervoor” een inbreuk vormt op haar auteursrecht.
3.63.
Hieronder volgt een vergelijking van een opgave uit het boekje
rekenen-wiskundevoor groep 8 van Cito [24] (hieronder afgebeeld boven de streep) met een opgave uit het boekje rekenen-wiskunde voor groep 8 van Smartie (hieronder afgebeeld onder de streep) met de door Cito toegevoegde markering:
rekenen-wiskundevoor groep 8 van Cito [24] (hieronder afgebeeld boven de streep) met een opgave uit het boekje rekenen-wiskunde voor groep 8 van Smartie (hieronder afgebeeld onder de streep) met de door Cito toegevoegde markering:
3.64.
Zoals hiervoor in 3.44 is geoordeeld komt Cito auteursrechtelijke bescherming toe op een
volledigerekenopgave, inclusief de afbeelding en de concrete woordkeuze in de vraagstelling. De totaalindruk van de opgave van Smartie wijkt zodanig af van de totaalindruk van deze opgave van Cito dat hier geen sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging. Dat de inhoud van de opgave (de som die de kinderen moeten maken) en het voorbeeld dat daarbij gebruikt wordt (het maken van een cake) gelijk is, maakt de opgave van Smartie nog geen inbreuk op het auteursrecht van Cito op haar opgave. Ook bij de onderstaande vergelijking van een opgave van rekenen-wiskunde voor groep 5 van Cito (hierna afgebeeld boven de streep met de door Cito toegevoegde gele markering en handgeschreven tekst) met een opgave uit het boekje rekenen-wiskunde voor groep 5 van Smartie (hierna afgebeeld onder de streep met de door Cito toegevoegde markering) geldt dat de totaalindrukken zodanig verschillen dat geen sprake is van inbreuk. [25]
volledigerekenopgave, inclusief de afbeelding en de concrete woordkeuze in de vraagstelling. De totaalindruk van de opgave van Smartie wijkt zodanig af van de totaalindruk van deze opgave van Cito dat hier geen sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging. Dat de inhoud van de opgave (de som die de kinderen moeten maken) en het voorbeeld dat daarbij gebruikt wordt (het maken van een cake) gelijk is, maakt de opgave van Smartie nog geen inbreuk op het auteursrecht van Cito op haar opgave. Ook bij de onderstaande vergelijking van een opgave van rekenen-wiskunde voor groep 5 van Cito (hierna afgebeeld boven de streep met de door Cito toegevoegde gele markering en handgeschreven tekst) met een opgave uit het boekje rekenen-wiskunde voor groep 5 van Smartie (hierna afgebeeld onder de streep met de door Cito toegevoegde markering) geldt dat de totaalindrukken zodanig verschillen dat geen sprake is van inbreuk. [25]
3.65.
Hieronder volgt een vergelijking van een opgave uit het boekje
spellingvoor groep 6 van Cito (hieronder afgebeeld boven de streep) met een opgave uit het boekje spelling voor groep 6 van Smartie (hieronder afgebeeld onder de streep), met markering van Cito. [26]
spellingvoor groep 6 van Cito (hieronder afgebeeld boven de streep) met een opgave uit het boekje spelling voor groep 6 van Smartie (hieronder afgebeeld onder de streep), met markering van Cito. [26]
3.66.
In de opgave van Smartie zijn weliswaar een aantal woorden anders dan in de opgave van Cito, maar dat gaat om ondergeschikte verschillen die geen afbreuk doet aan de overeenstemmende totaalindruk. Er is daarom sprake van een ongeoorloofde verveelvoudiging van deze opgave van Cito, zodat Smartie inbreuk maakt op de auteursrechten van Cito op deze opgave. Het is het hof opgevallen dat Cito in haar vergelijking tussen de genoemde boekjes voor spelling twee opgaven geel heeft gemarkeerd, maar de overige vier opgaven in het boekje van Smartie niet. Het hof gaat er daarom vanuit dat Cito (terecht) van mening is dat die opgaven geen inbreuk maken op haar auteursrechten. Het gaat daarbij om de hieronder afgebeelde vier opgaven.
3.67.
Hieronder volgt een vergelijking van een opgave uit het boekje
woordenschatvoor groep 8 van Cito (hieronder links afgebeeld) met een opgave uit het boekje woordenschat voor groep 8 van Smartie (hieronder rechts afgebeeld), met markering van Cito: [27]
woordenschatvoor groep 8 van Cito (hieronder links afgebeeld) met een opgave uit het boekje woordenschat voor groep 8 van Smartie (hieronder rechts afgebeeld), met markering van Cito: [27]
3.68.
Weliswaar staan de opgaven in het boekje van Smartie niet in exact dezelfde volgorde als die in het boekje van Cito, maar al de hiervoor weergegeven opgaven van Smartie komen ook voor in het boekje van Cito. De volgorde van de antwoordmogelijkheden zijn bij de opgaven van Smartie her en der anders, maar hier is duidelijk sprake van een ongeoorloofde verveelvoudiging van de opgaven van Cito. De totaalindrukken van de opgaven waar het om de betekenis van hetzelfde woord gaat, stemmen in grote mate met elkaar overeen, waardoor Smartie met het plaatsen van deze opgaven in haar oefenboekjes inbreuk maakt op de auteursrechten van Cito op deze opgaven.
Voorlopige oordelen over de inbreuk op de auteursrechten van Cito
3.69.
De hiervoor in
3.6,
3.66en
3.68gegeven beoordelingen van de daar getoonde opgaven brengen mee dat het hof voorshands van oordeel is dat Cito voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Smartie
inbreukmaakt op haar auteursrechten als de tekst van een opgave in een oefenboekje van Smartie hetzelfde is als de tekst van een opgave van Cito, dan wel als die tekst slechts minimaal afwijkt door bijvoorbeeld de meerkeuze antwoorden in een andere volgorde te plaatsen of een paar zinnen of woorden in de titel, in de vraagstelling of in de antwoordmogelijkheden te wijzigen. Smartie heeft toegegeven dat zij die opgaven heeft ontleend aan de opgaven van Cito, waardoor sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Cito op die opgaven.
3.6,
3.66en
3.68gegeven beoordelingen van de daar getoonde opgaven brengen mee dat het hof voorshands van oordeel is dat Cito voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Smartie
inbreukmaakt op haar auteursrechten als de tekst van een opgave in een oefenboekje van Smartie hetzelfde is als de tekst van een opgave van Cito, dan wel als die tekst slechts minimaal afwijkt door bijvoorbeeld de meerkeuze antwoorden in een andere volgorde te plaatsen of een paar zinnen of woorden in de titel, in de vraagstelling of in de antwoordmogelijkheden te wijzigen. Smartie heeft toegegeven dat zij die opgaven heeft ontleend aan de opgaven van Cito, waardoor sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Cito op die opgaven.
3.70.
De hiervoor in
3.62en
3.64gegeven beoordelingen van de daar getoonde opgaven brengen mee dat het hof voorshands van oordeel is dat Smartie
geen inbreukmaakt op de auteursrechten van Cito als in haar opgaven alleen de structuur van de opgave overeenstemt met de structuur van de opgave van Cito. Ook het gebruik door Smartie van standaard vraagzinnen, zoals “
Lees de zin met
ervoor”, “
Zoek de eerste zin”, “
Wat is goed?”, “
Wat past het best op plaats …”, “
Wat is een ander woord voor …”, “
Wat betekent …?” en “
Maak de zin af” maken op zichzelf geen inbreuk op de auteursrechten van Cito. Datzelfde geldt voor het gebruik van een (stippel)lijn waar een antwoord op moet worden ingevuld of het hanteren van een nummering voor of in een tekst. Als een opgave van Smartie voor het overige (de tekst, de afbeelding en de woordkeuze in de vragen en antwoorden) zodanig verschilt van de opgave van Cito dat de totaalindrukken duidelijk van elkaar afwijken, dan is geen sprake van een ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw en dus geen sprake van inbreuk.
3.62en
3.64gegeven beoordelingen van de daar getoonde opgaven brengen mee dat het hof voorshands van oordeel is dat Smartie
geen inbreukmaakt op de auteursrechten van Cito als in haar opgaven alleen de structuur van de opgave overeenstemt met de structuur van de opgave van Cito. Ook het gebruik door Smartie van standaard vraagzinnen, zoals “
Lees de zin met
ervoor”, “
Zoek de eerste zin”, “
Wat is goed?”, “
Wat past het best op plaats …”, “
Wat is een ander woord voor …”, “
Wat betekent …?” en “
Maak de zin af” maken op zichzelf geen inbreuk op de auteursrechten van Cito. Datzelfde geldt voor het gebruik van een (stippel)lijn waar een antwoord op moet worden ingevuld of het hanteren van een nummering voor of in een tekst. Als een opgave van Smartie voor het overige (de tekst, de afbeelding en de woordkeuze in de vragen en antwoorden) zodanig verschilt van de opgave van Cito dat de totaalindrukken duidelijk van elkaar afwijken, dan is geen sprake van een ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw en dus geen sprake van inbreuk.
Geen ruimte voor verdere bewijslevering
3.71.
Cito heeft nog een bewijsaanbod gedaan. Door de aard van het kort geding is in beginsel geen plaats voor bewijslevering. Er zijn geen redenen om van dat uitgangspunt af te wijken. Het hof gaat daarom voorbij aan dit bewijsaanbod.
Wat betekent deze beoordeling voor de vorderingen van Cito?
3.72.
Cito heeft 16 vorderingen ingesteld, waarvan een aantal door de voorzieningenrechter zijn toegewezen. In hoger beroep zullen op grond van de hiervoor gegeven oordelen een aantal van de toegewezen vorderingen in stand blijven, een aantal alsnog worden afgewezen en een aantal vorderingen inzake de auteursrechtinbreuk alsnog worden toegewezen. Het hof zal alle vorderingen van Cito hieronder bespreken en voor de leesbaarheid in zijn beslissing het vonnis volledig vernietigen. Omdat Cito op de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft verklaard dat het vonnis van de voorzieningenrechter niet aan Smartie is betekend, zal deze vernietiging geen invloed hebben op de verbeuring van in dat vonnis opgelegde dwangsommen.
Vordering I: verbod op merkinbreuk
3.73.
Vanwege het hiervoor in 3.29 gegeven oordeel over de merkinbreuk zal de eerste vordering van Stichting Cito worden toegewezen voor wat betreft de inbreuk op het woordmerk CITO van Stichting Cito. Smartie heeft in haar hoger beroep niet specifiek gegriefd tegen de concrete inhoud van de toegewezen vordering, zodat deze zal worden toegewezen zoals de voorzieningenrechter dat heeft gedaan. Daarbij zal het hof nog verduidelijken dat het verbod betrekking heeft op het Benelux-gebied, omdat het woordmerk van Cito een Beneluxmerk betreft.
Vordering II: verbod op handelsnaaminbreuk
3.74.
Door het hiervoor in 3.31 gegeven oordeel over de handelsnaaminbreuk zal de tweede vordering van Cito ook worden toegewezen. Smartie heeft in haar hoger beroep ook niet specifiek gegriefd tegen de concrete inhoud van de toegewezen vordering, zodat deze zal worden toegewezen zoals de voorzieningenrechter dat heeft gedaan.
Vordering III: onthouden auteursrechtinbreuk
3.75.
Het oordeel hiervoor in 3.69 brengt mee dat Smartie inbreuk maakt op de auteursrechten van Cito op die opgaven die Smartie nagenoeg volledig heeft overgenomen. Het verbod zoals Cito dat in haar in hoger beroep gewijzigde vordering III heeft gevorderd, is echter te ruim geformuleerd. Daarom zal het hof dat verbod alleen in beperktere zin toewijzen, zoals bij de beslissing is opgenomen. Het verbod zal worden beperkt tot de
volledigeopgaven die Cito in deze procedure heeft overgelegd en alleen voor zover Smartie die opgaven ook nagenoeg helemaal heeft overgenomen zoals toegelicht in 3.69.
volledigeopgaven die Cito in deze procedure heeft overgelegd en alleen voor zover Smartie die opgaven ook nagenoeg helemaal heeft overgenomen zoals toegelicht in 3.69.
3.76.
Smartie verzoekt om bij toewijzing van deze vordering een overzicht op te nemen van de teksten van Cito die auteursrechtelijk zijn beschermd en van de teksten die inbreuk maken op de auteursrechten van Cito. Zoals hiervoor in 3.36 en 3.55 is geoordeeld, leent dit kort geding zich niet voor een uitputtende bespreking of weergave van alle door Cito overgelegde opgaven en inbreukvoorbeelden. Het hof gaat er bij de geclausuleerde toewijzing van deze vordering vanuit dat partijen voldoende houvast hebben aan de hiervoor in
3.6,
3.62,
3.64,
3.66en
3.68opgenomen beoordeling van de daarbij getoonde voorbeelden om te kunnen bepalen welke opgaven van Smartie wel en welke opgaven van Smartie niet onder het verbod vallen. Het hof gaat daarom ook voorbij aan het subsidiaire verzoek van Smartie om nog een termijn van twee weken te krijgen na een concrete aanzegging van auteursrechtinbreuk door Cito. Wel zal het hof een termijn van één week geven om te kunnen voldoen aan deze veroordeling. Het hof zal het verbod ook beperken tot Nederland, omdat Cito niet heeft gesteld of onderbouwd dat ook buiten Nederland sprake is van een (dreiging van) inbreuk door Smartie op haar auteursrechten.
3.6,
3.62,
3.64,
3.66en
3.68opgenomen beoordeling van de daarbij getoonde voorbeelden om te kunnen bepalen welke opgaven van Smartie wel en welke opgaven van Smartie niet onder het verbod vallen. Het hof gaat daarom ook voorbij aan het subsidiaire verzoek van Smartie om nog een termijn van twee weken te krijgen na een concrete aanzegging van auteursrechtinbreuk door Cito. Wel zal het hof een termijn van één week geven om te kunnen voldoen aan deze veroordeling. Het hof zal het verbod ook beperken tot Nederland, omdat Cito niet heeft gesteld of onderbouwd dat ook buiten Nederland sprake is van een (dreiging van) inbreuk door Smartie op haar auteursrechten.
Vordering IV: onthouden onrechtmatig handelen
3.77.
In haar vierde vordering vordert Cito de veroordeling van alle gedaagden om zich “
te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens eiseressen, zoals vermeld in het lichaam van de dagvaarding”. De voorzieningenrechter heeft deze vordering afgewezen en Cito heeft zich in haar tweede grief gericht op de aansprakelijkheid van gedaagden in hoger beroep onder 2 tot en met 13. Zoals hiervoor in 3.4 is weergegeven heeft Cito haar vordering tegen gedaagden in hoger beroep onder 3, 8 en 9 ingetrokken. Hiervoor in 3.16 en 3.17 heeft het hof geoordeeld dat Cito onvoldoende heeft onderbouwd dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen tegen gedaagden 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 en 13, zodat deze vordering tegen hen wordt afgewezen.
te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens eiseressen, zoals vermeld in het lichaam van de dagvaarding”. De voorzieningenrechter heeft deze vordering afgewezen en Cito heeft zich in haar tweede grief gericht op de aansprakelijkheid van gedaagden in hoger beroep onder 2 tot en met 13. Zoals hiervoor in 3.4 is weergegeven heeft Cito haar vordering tegen gedaagden in hoger beroep onder 3, 8 en 9 ingetrokken. Hiervoor in 3.16 en 3.17 heeft het hof geoordeeld dat Cito onvoldoende heeft onderbouwd dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen tegen gedaagden 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 en 13, zodat deze vordering tegen hen wordt afgewezen.
3.78.
Voor zover Cito zich met haar tweede grief ook richt tegen de afwijzing van deze vordering tegen Smartie, heeft zij onvoldoende onderbouwd waarom Smartie - los van de vastgestelde inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten - onrechtmatig handelt ten opzichte van haar. Het hof zal deze vordering daarom afwijzen.
Vordering V: doorhaling registratie domeinnaam
3.79.
Cito heeft deze vordering ingetrokken, waardoor deze niet meer voorligt (zie hiervoor in 3.4).
Vorderingen VI: doorhaling registratie handelsnaam
3.80.
Zoals hiervoor in 3.19 geoordeeld, heeft Cito onvoldoende onderbouwd dat zij een spoedeisend belang heeft bij deze vordering, zodat deze zal worden afgewezen.
Vordering VII: verwijderen social media accounts
3.81.
In deze vordering vordert Cito de veroordeling van Smartie tot verwijdering van alle social media accounts. In rechtsoverweging 4.15 heeft de voorzieningenrechter deze vordering wegens gebrek aan belang afgewezen. Cito heeft tegen deze afwijzing niet voldoende kenbaar gegriefd, waardoor deze vordering ook in hoger beroep zal worden afgewezen.
Vordering VIII: vervangende machtiging
3.82.
Deze vordering is verbonden aan de vorderingen V, VI en VII en deelt dus het lot van die vorderingen.
Vordering IX: schriftelijke opgave
3.83.
Zoals hiervoor in 3.18 is geoordeeld, heeft Cito alleen spoedeisend belang bij de schriftelijk opgave van voorraad-, verkoop en klantinformatie van boekjes en opgaven die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Cito, die zijn opgenomen in onderdelen b, c en e van deze vordering. Daarbij merkt het hof op dat Smartie geen gegevens hoeft te verstrekken van natuurlijke personen (consumenten).
Vordering X: bericht aan afnemers
3.84.
Cito vordert een rectificatie die ook door de voorzieningenrechter is toegewezen. Smartie heeft in haar hoger beroep aangevoerd dat deze vordering alsnog moet worden afgewezen. Cito heeft niet toegelicht dat en waarom zij nog belang heeft bij deze vordering. Het hof zal deze daarom afwijzen.
Vorderingen XI en XII: afgifte en vernietiging
3.85.
De vorderingen tot afgifte van de voorraad en het vernietigen van de bronbestanden van het materiaal dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Cito zullen worden toegewezen, zoals de voorzieningenrechter in 5.6 en 5.7 heeft gedaan. Het hof sluit zich daarbij aan bij het oordeel van de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.19 van het vonnis, waar Smartie ook niet concreet tegen heeft gegriefd. Daarnaast wordt deze veroordeling ook toegewezen voor de opgaven die inbreuk maken op de auteursrechten van Cito.
Vordering XIII afgifte Cito-boekjes
3.86.
Zoals hiervoor in 3.20 geoordeeld, heeft Cito niet kenbaar tegen de afwijzing van deze vordering gegriefd, zodat deze zal worden afgewezen.
Vordering XIV: dwangsom
3.87.
Tegen de toegewezen dwangsom is niet afzonderlijk gegriefd door Smartie, zodat het hof deze zal overnemen.
Vordering XV: termijn bodemprocedure
3.88.
Het hof zal de termijn waarbinnen Cito op basis van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet maken bepalen op zes maanden na betekening van dit arrest.
Vordering XVI: proceskosten
3.89.
Het hof zal de proceskosten die de voorzieningenrechter heeft toegewezen ook toewijzen met daarbij de kosten voor betekening van de dagvaarding aan Smartie.
3.90.
Cito vordert ook in hoger beroep veroordeling van volledige advocaatkosten op basis van artikel 1019h Rv voor een bedrag van in totaal (zowel in haar eigen hoger beroep als in het hoger beroep van Smartie) € 51.460,49. Net als de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat voor de bepaling van de redelijke en evenredige advocaatkosten aansluiting moet worden gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken van een normaal kort geding, waarbij in hoger beroep de Indicatietarieven in IE-zaken voor gerechtshoven geldt (versie 1 april 2017). Voor de toepassing van deze tarieven geldt principaal en incidenteel hoger beroep als één procedure, tenzij die onvoldoende samenhangen, wat hier niet het geval is. Volgens Cito had 75% van haar werkzaamheden betrekking op de gestelde inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten en 25% op overige werkzaamheden (“het niet-IE-deel”). Dit heeft Smartie onvoldoende weersproken. Dit brengt mee dat het hof 75% van het indicatietarief voor een normaal kort geding in hoger beroep zal toewijzen. Omdat de aansprakelijkheidsvordering wordt afgewezen, is er geen aanleiding om nog 25% van het liquidatietarief toe te wijzen.
De conclusie
3.91.
Het hoger beroep van Cito slaagt voor een deel. Het hoger beroep van Smartie c.s. slaagt niet. Omdat Smartie (hoofdzakelijk) in het ongelijk zal worden gesteld, zal het hof Smartie tot betaling van de proceskosten van Cito bij de voorzieningenrechter als de proceskosten van Cito in hoger beroep (zowel in het hoger beroep van Cito als in het hoger beroep van Smartie) veroordelen op grond van artikel 1019h Rv, zoals hiervoor in 3.89 en 3.90 is toegelicht. Onder die kosten vallen ook de nakosten die nodig zijn voor de betekening van de uitspraak en de wettelijke rente daarover. De rente is verschuldigd vanaf veertien dagen na die betekening. [28]
3.92.
Door het intrekken van haar vorderingen tegen gedaagden in hoger beroep onder 8 en 9 zal Cito in de proceskosten worden veroordeeld die zij hebben moeten maken, zoals hierna zal worden begroot. Het intrekken van haar vordering tegen de ontbonden VOF en het oordeel van het hof dat Cito geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen tegen de ontbonden Stichting CitoMateriaal leiden niet tot een proceskostenveroordeling, omdat zij niet zijn verschenen dus geen kosten hebben gemaakt.
3.93.
Het hoger beroep van Cito tegenover gedaagden in hoger beroep onder 4 tot en met 7 en 10 tot en met 13 slaagt niet. Dat brengt mee dat Cito zal worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten die zij hebben moeten maken bij de voorzieningenrechter en in hoger beroep. Smartie c.s. hebben bij de voorzieningenrechter veroordeling in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv gevorderd. Dat hebben zij in hoger beroep niet gedaan, zodat voor de kostenveroordeling in hoger beroep sowieso het gebruikelijke liquidatietarief geldt. Vanwege het gebrek aan onderbouwing komt het hof ook voor de procedure bij de voorzieningenrechter tot een proceskostenveroordeling op basis van het liquidatietarief. Smartie c.s. hebben namelijk in het proceskostenoverzicht dat zij hebben overgelegd bij de voorzieningenrechter niet uitgesplitst welke werkzaamheden verricht zijn voor genoemde gedaagden. Ook is niet gesteld of gebleken dat deze gedaagden wat betreft het verweer dat zij hebben gevoerd tegen de inbreukvorderingen extra kosten hebben moeten maken los van de kosten die gemaakt zijn voor het verweer van Smartie tegen deze vorderingen. Smartie c.s. hebben daarnaast niet toegelicht welke kosten betrekking hebben op hun verweer tegen de aansprakelijkheidsvordering van Cito bij de voorzieningenrechter en in hoger beroep. Dat heeft Cito wel gedaan in haar kostenoverzicht. Zij schrijft daarin dat 75% van de werkzaamheden betrekking hadden op de inbreukvorderingen en 25% op overige werkzaamheden (“het niet-IE-deel”). Het hof zal deze verdeling volgen en zal Cito daarom veroordelen in de proceskosten van gedaagden in hoger beroep onder 4 tot en met 13, bestaande uit 25% van het liquidatietarief voor de kortgedingprocedure bij de voorzieningenrechter en 25% van het liquidatietarief in hoger beroep.
3.94.
De veroordelingen in deze uitspraak kunnen ook ten uitvoer worden gelegd als een van partijen de beslissing van het hof voorlegt aan de Hoge Raad (uitvoerbaarheid bij voorraad).
4.De beslissing in dit kort geding
Het hof:
4.1.
vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem van 12 januari 2023 en:
4.2.
veroordeelt Smartie om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit
arrest te onthouden van iedere inbreuk binnen de Benelux - direct of indirect via derden - op het woordmerk CITO van Stichting Cito, zoals bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, het gebruik van de tekens of namen 'CitoMateriaal', `Cito Materiaal' en/of 'CitoMateriaal.nl', op of voor social mediakanalen, zoekmachines (zoals Google en Google Ads), op flyers, in radiocommercials, in reclamemateriaal, teksten, afbeeldingen, logo's, op kleding, op voertuigen, op waren (zoals papieren en digitale uitgaves waaronder maar niet beperkt tot boeken) of anderszins op internet, waaronder in (een) domeinna(a)m(en), op (een) website(s) en/of webpagina('s) (van Smartie zelf en/of (platforms) van derden, zoals Bol.com, Readshop.nl, Bruna.nl, Bookspot.nl en Bookspot.be) en daarbuiten;
4.3.
veroordeelt Smartie om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit
arrest te onthouden van iedere inbreuk - direct of indirect via derden - op de
handelsnaamrechten van Cito, zoals bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, het
gebruik van de handelsnaam CitoMateriaal, Cito Materiaal en/of CitoMateriaal.nl, op of
voor social mediakanalen, ter zake zoekmachines (zoals Google en Google Ads), op flyers,
in radiocommercials, in reclamemateriaal, teksten, afbeeldingen, logo's, op kleding, op
voertuigen, op waren (zoals papieren en digitale uitgaves waaronder maar niet beperkt tot
boeken) of anderszins op internet, waaronder in (een) domeinna(a)m(en), op (een)
website(s) en/of webpagina('s) (van Smartie zelf en/of (platforms) van derden, zoals
Bol.com, Readshop.nl, Bruna.nl, Bookspot.nl en Bookspot.be), en daarbuiten;
4.4.
veroordeelt Smartie om zich binnen één week na betekening van dit arrest te onthouden van een inbreuk in Nederland op de auteursrechten van Cito die rusten op de
volledigeopgaven van Cito die in deze procedure zijn overgelegd, door het - op welke wijze dan ook - verveelvoudigen of openbaar maken van identieke, dan wel sterk gelijkende opgaven, zoals, maar niet beperkt tot de voorbeelden die zijn getoond en beoordeeld in rechtsoverweging
3.59, 3.60, 3.65en
3.66tot en met
3.68van dit arrest, zoals toegelicht in
3.69;
volledigeopgaven van Cito die in deze procedure zijn overgelegd, door het - op welke wijze dan ook - verveelvoudigen of openbaar maken van identieke, dan wel sterk gelijkende opgaven, zoals, maar niet beperkt tot de voorbeelden die zijn getoond en beoordeeld in rechtsoverweging
3.59, 3.60, 3.65en
3.66tot en met
3.68van dit arrest, zoals toegelicht in
3.69;
4.5.
veroordeelt Smartie om binnen dertig dagen na betekening van dit arrest, op eigen kosten, een schriftelijke verklaring die vergezeld gaat van duidelijk leesbare
onderliggende documenten aan de advocaten van Cito te doen toekomen, die juist en volledig is, en is gebaseerd op de boekhouding, facturen en andere deugdelijke, controleerbare en verifieerbare gegevens van Smartie, waarin volledige opgave wordt gedaan van:
- het totaal aantal exemplaren van uitgaves (waaronder boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht en/of waarin opgaven zitten die inbreuk maken op de auteursrechten van Cito, dat Smartie heeft verkocht en/of anderszins heeft geleverd, en/of laten verkopen en/of leveren, onder opgave van de volledige namen en adressen van de afnemers ervan, waaronder hun e-mail adressen, voor zover dit geen natuurlijke personen (consumenten) zijn, één en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken en met opgave van aantallen per verkoop en/of levering uitgesplitst per uitgave, oefenmateriaal, groep en jaar;
- het totaal aantal exemplaren van uitgaves (waaronder boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht en/of waarin opgaven zitten die inbreuk maken op de auteursrechten van Cito, dat Smartie in voorraad houdt of laat houden, onder vermelding van de locatie waar deze voorraad zich bevindt, met vermelding van plaatsnaam, adres van opslag en naam van de bewaarder, onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken over deze voorraad, uitgesplitst per uitgave, oefenmateriaal, groep en jaar;
- de volledige naam en adresgegevens, telefoon- en faxnummers en web- en emailadressen van alle bij het aanbieden en/of anderszins gebruiken van het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen en/of bij het Inbreukmakende Materiaal betrokken derden, voor zover dit geen natuurlijke personen (consumenten) zijn;
4.6.
veroordeelt Smartie om binnen dertig dagen na betekening van dit arrest de bij haar in voorraad zijnde uitgaves (boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl
en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht en/of waarin opgaven zitten die inbreuk maken op de auteursrechten van Cito op eigen kosten te (doen) afgeven aan Cito, op een nader door Cito te bepalen wijze en locatie;
4.7.
veroordeelt Smartie om binnen dertig dagen na uitvoering van de veroordeling onder
4.6op eigen kosten permanent en definitief te (doen) vernietigen en verwijderen: alle bij Smartie in bezit zijnde of ter beschikking staande digitale (bron)bestanden, gegevensdragers of andere dragers, bestanden en materialen waarin of waarop het teken CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen voorkomen en/of waarin opgaven zitten die inbreuk maken op de auteursrechten van Cito door het verwijderen ervan, en gelast Smartie binnen dezelfde termijn, van deze vernietiging aan de advocaten van Cito sluitend en volledig bewijs te verstrekken waaronder een deugdelijke specificatie van hetgeen is vernietigd en verwijderd telkens uitgesplitst per uitgave (per boek), per groep en per jaar;
4.6op eigen kosten permanent en definitief te (doen) vernietigen en verwijderen: alle bij Smartie in bezit zijnde of ter beschikking staande digitale (bron)bestanden, gegevensdragers of andere dragers, bestanden en materialen waarin of waarop het teken CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen voorkomen en/of waarin opgaven zitten die inbreuk maken op de auteursrechten van Cito door het verwijderen ervan, en gelast Smartie binnen dezelfde termijn, van deze vernietiging aan de advocaten van Cito sluitend en volledig bewijs te verstrekken waaronder een deugdelijke specificatie van hetgeen is vernietigd en verwijderd telkens uitgesplitst per uitgave (per boek), per groep en per jaar;
4.8.
veroordeelt Smartie tot betaling aan Cito van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere keer, dan wel, ter uitsluitende keuze van Cito c.s., voor iedere dag, waarbij een gedeelte van de dag als gehele dag zal gelden, dat Smartie geheel of gedeeltelijk in strijd handelt (of laat handelen) met de hiervoor onder
4.2tot en
4.2tot en
met
4.7weergegeven veroordelingen, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt;
4.7weergegeven veroordelingen, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt;
4.9.
bepaalt de termijn waarbinnen Cito op grond van artikel 1019i Rv een
bodemprocedure aanhangig moeten maken op zes maanden na betekening van dit arrest;
4.10.
veroordeelt Smartie tot betaling van de volgende proceskosten van Cito tot aan de uitspraak van de voorzieningenrechter:
€ 676,- aan griffierecht
€ 103,33 aan kosten voor het betekenen (bekendmaken) van de dagvaarding aan Smartie
€ 15.000,- aan salaris van de advocaat van Cito (volgens het indicatietarief in IE-zaken voor rechtbanken voor een normale zaak in kort geding);
4.11.
veroordeelt Smartie tot betaling van de volgende proceskosten van Cito in hoger beroep:
€ 783,- aan griffierecht
€ 104,02 aan kosten voor het betekenen (bekendmaken) van de dagvaarding aan Smartie
€ 11.250,- aan salaris van de advocaat van Cito (75% van het indicatietarief in IE-zaken in hoger beroep voor een normale zaak in kort geding);
4.12.
bepaalt dat deze proceskosten moeten worden betaald binnen 14 dagen na vandaag en dat als niet op tijd wordt betaald, die kosten worden verhoogd met de wettelijke rente;
4.13.
veroordeelt Cito tot betaling van de volgende proceskosten van gedaagden onder 4 tot en met 13 tot aan de uitspraak van de voorzieningenrechter:
€ 254,00 aan salaris van de advocaat van Cito (25% van € 1.016,-)
4.14.
veroordeelt Cito tot betaling van de volgende proceskosten van gedaagden in hoger beroep onder 4 tot en met 13 in hoger beroep:
€ 607,- (25% van 2 punten van tarief II van € 1.1214,- per punt)
4.15.
verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
4.16.
wijst af wat verder is gevorderd.
Dit arrest is gewezen door M.P.M. Hennekens, C. Bakker en M. Schut, en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 21 mei 2024.