Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT
Cluster II Handelszaken
Middelburg
zaaknummer / rolnummer: C/02/378960 / HA ZA 20-678
Vonnis van 7 september 2022
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ODARA B.V.,
gevestigd te IJzendijke,
eiseres,
advocaat mr. J.W. van Koeveringe te Middelburg,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DERM-APPEAL DISTRIBUTORS B.V.,
gevestigd te Huizen,
gedaagde,
advocaat mr. L. van Gilst te Utrecht.
Partijen zullen hierna Odara en Derm-Appeal genoemd worden.
1.De procedure
1.1.
In het tussenvonnis van 3 maart 2021 heeft de rechtbank een mondelinge behandeling bepaald. Die heeft plaatsgevonden op 16 september 2021. Beide partijen hebben ter gelegenheid daarvan spreekaantekeningen overgelegd.
1.2.
In de aanloop naar de mondelinge behandeling heeft Odara bij brief van 9 september 2021 een aanvullende productie aan de rechtbank toegezonden. Derm-Appeal heeft bij brief van 13 september 2021 gereageerd door middel van het toezenden van twee producties.
1.3.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
Odara en Derm-Appeal houden zich beiden bezig met de distributie en verkoop van cosmetische producten voor professionals.
2.2.
Biosoft Pty Ltd. (hierna: Biosoft) is houder van het merk ‘Dermapen’. Het merk Dermapen bestaat uit een apparaat, de Dermapen, met bijbehorende producten. De Dermapen wordt gebruikt bij huidbehandelingen.
2.3.
Op enig moment heeft Biosoft aan 4EverYoung Ltd (hierna: 4EverYoung) een merklicentie voor het gebruik van het merk ‘Dermapen’ verstrekt. Op 11 november 2011 is Derm-Appeal distributeur geworden van Dermapen in de Benelux op grond van een ‘Sales Distribution Agreement’ met 4EverYoung (hierna: distributieovereenkomst Derm-Appeal). In deze overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:
“(…)
2.1
License.
4EVER YOUNG hereby grants to the Distributor, and Distributor hereby accepts from 4EVER YOUNG, an irrevocaable, nontransferable, exclusive right and license to distribute the Product(s) in the Territory.
(…)”
2.4.
Op 25 maart 2015 heeft Biosoft een ‘Trademark License Agreement’ gesloten met Equipmed (hierna: licentieovereenkomst). Met deze licentieovereenkomst heeft Biosoft een merklicentie voor het gebruik van het merk ‘Dermapen’ verstrekt aan Equipmed. In deze licentieovereenkomst is onder meer de volgende tekst opgenomen:
“(…)
1. Grant of License
(…)
1.2
Territory
(…)
1.2.2
The license hereby granted extends only to NSW. The Licensee agrees that it will not make, or authorize any use, direct or
indirect of the Trademarks in any other area.
(…)”
2.5.
Op 23 maart 2016 stuurt Derm-Appeal’s indirect statutair bestuurder [A] een e-mail naar het e-mailadres ‘[X]’ waarin hij onder meer schrijft:
“(…)
I will leave it with you to consider for a final time if you want to continue with Dermappeal as the Dermapen distributor or not. If we do not receive confirmation via email from you that we can process our dermapen orders in a way that we are both comfortable with before 17:00 Amsterdam time, on March 28th, 2016 then we will conclude that you have terminated our partnership and we will proceed accordingly.
(…)”
2.6.
Op respectievelijk 10 en 15 oktober 2016 is namens Odara en Equipmed een document getiteld ‘Sales Distribution Agreement’ ondertekend, waarin Odara wordt aangemerkt als ‘Distributor’ (hierna: distributieovereenkomst Odara). Daarin is onder meer opgenomen:
“(…)
1.1 “
“Product(s)’.
Means the products listed in Exhibit A attached to this agreement.
(…)
1.4 “
Territory”.
Means the country or countries set forth in Exhibit B.
(…)
2.1
License.
Equipmed hereby grants to the Distributor, and Distributor hereby accepts from Equipmed, an irrevocable, nontransferable, exclusive right and license to distribute the Product(s) in the Territory.
(…)
Exhibit A
Pricing as per the attached International Distributor Price lis
Exhibit B
The “Territory” is defined as the countrie(s) of the …...Benelux…………………
(…)”
In ‘Exhibit C’ hebben partijen ‘Minimum Yearly Quota’s’ opgenomen voor verschillende Dermapen producten, zoals ‘Dermapen Kits’, ‘Dermapen Cryo’ en ‘Dermapen Infuse’.
2.7.
Bij brief van 22 november 2019 heeft Odara’s raadsman Derm-Appeal gesommeerd de verkoop van Dermapen producten te staken en gestaakt te houden.
2.8.
In een document getiteld ‘Overeenkomst van Lastgeving’, waarin is vermeld dat Biosoft (Australia) PtY Ltd. optreedt als lastgever en Odara als lasthebber, is, onder meer, opgenomen:
“(…)
a. Lastgever is houder van het merk ‘Dermapen’;
b. Lastgever heeft een licentieovereenkomst gesloten met de rechtspersoon naar Australisch recht Equipmed and 4Ever Young Ltd (…), die daarmee het recht heeft verkregen om wereldwijd het gebruik van de merknaam aan derden te verlenen;
(…)”.
3.Het geschil
3.1.
Odara vordert dat de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad, ook voor wat betreft de kosten van deze procedure:
Voor recht verklaart dat Derm-Appeal jegens Odara onrechtmatig heeft gehandeld door te handelen zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, en dat Derm-Appeal de door Odara als gevolg van haar onrechtmatige handelingen geleden en te lijden schade dient te vergoeden, te vereffenen volgens de wet;
Derm-Appeal bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling tegen bewijs van kwijting aan Odara te betalen een bedrag van € 119.134,18 aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen van de dag der dagvaarding;
Derm-Appeal bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling tegen bewijs van kwijting aan Odara B.V. te betalen de buitengerechtelijke incassokosten van € 1.966,34, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening;
Derm-Appeal bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling ex artikel 1019h Rv, tegen bewijs van kwijting aan Odara te betalen de volledige proces- en nakosten advocaat en overige kosten van dit geding, onder bepaling dat deze voldaan dienen te worden binnen veertien dagen na het ten deze te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan gedaagde tevens veroordeeld wordt tot betaling van de wettelijke rente ex artikel 6:118 BW over die kosten.
3.2.
Odara legt, samengevat, het volgende aan haar vordering ten grondslag. Derm-Appeal maakte gedurende de periode van 15 oktober 2016 tot en met 4 maart 2020 inbreuk op Odara’s exclusieve recht op distributie en verkoop van Dermapen producten in de Benelux. Dit handelen kan aan Derm-Appeal worden toegerekend, omdat Derm-Appeal wist of had moeten begrijpen dat alleen Odara bevoegd was tot distributie en verkoop van Dermapen producten. Als gevolg van het handelen van Derm-Appeal heeft Odara schade geleden. Derm-Appeal heeft namelijk Dermapen producten verkocht die uit het magazijn van Odara hadden moeten komen. Odara’s schade bestaat uit gederfde winst. De gederfde winst komt neer op een totaalbedrag van € 105.283,01 en is berekend over de periode 15 oktober 2016 tot 4 maart 2020. De geschonden norm, namelijk de schending van Odara’s exclusieve distributierecht, strekte tot bescherming van Odara tegen de schade die zij heeft geleden. Verder heeft Odara’s advocaat incassowerkzaamheden verricht. De kosten daarvan komen op grond van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) voor vergoeding in aanmerking.
3.3.
Derm-Appeal betwist de vorderingen en voert verweer. Zij concludeert dat Odara niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen, althans dat deze aan haar
moeten worden ontzegd. Verder dient Odara te worden veroordeeld in de kosten van deze procedure en dient het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te worden verklaard.
3.4.
Derm-Appeal betwist dat zij onrechtmatig gehandeld heeft. Derm-Appeal voert daartoe aan dat Odara geen rechten kan ontlenen aan de distributieovereenkomst Odara. Ook betwist Derm-Appeal het gestelde exclusieve karakter van Odara’s distributierecht. Derm-Appeal beschikte in de relevante periode namelijk over een eigen distributierecht op grond van de distributieovereenkomst Derm-Appeal. Als al zou komen vast te staan dat Derm-Appeal onrechtmatig gehandeld heeft, dan kan dit niet aan haar worden toegerekend. In de brief van 22 november 2019 is Derm-Appeal er pas voor het eerst op gewezen dat Odara een exclusief distributierecht zou hebben. Eerder was zij daarmee niet bekend. Ook heeft Odara de door haar gevorderde schade over een te lange periode en op een onjuiste wijze berekend. Tot slot stelt Derm-Appeal dat sprake is van eigen schuld van Odara als bedoeld in artikel 6:101 BW. Odara heeft haar schadebeperkingsplicht geschonden. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
4.1.
Derm-Appeal heeft bezwaar gemaakt tegen toevoeging van de door Odara op 9 september 2021 toegezonden productie aan het procesdossier, omdat Odara de termijn als bedoeld in artikel 87 lid 6 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) heeft overschreden. Termijnoverschrijding leidt ertoe dat de betreffende stukken buiten beschouwing worden gelaten, tenzij de goede procesorde zich daartegen verzet. Derm-Appeal heeft bij brief van 13 september 2021 gereageerd op de door Odara toegezonden productie door middel van het toezenden van twee (eigen) producties en heeft bovendien haar standpunt toegelicht tijdens de mondelinge behandeling. Derm-Appeal heeft dus voldoende gelegenheid gehad om te reageren. Verder heeft Odara het belang van deze productie toegelicht tijdens de mondelinge behandeling. Tegen deze achtergrond verzet de goede procesorde zich ertegen dat Odara’s productie buiten beschouwing wordt gelaten. Odara’s brief van 9 september 2021 met de daarbij behorende productie 15 en Derm-Appeal’s reactie daarop per brief van 13 september 2021 met de daarbij gevoegde producties 19 en 20 zullen daarom worden toegevoegd aan het procesdossier.
4.2.
Tijdens de mondelinge behandeling heeft Odara toegelicht dat haar vordering niet berust op een inbreuk van een merkrecht. In het verlengde daarvan heeft zij te kennen gegeven dat zij niet langer aanspraak maakt op een volledige proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019h Rv. Het gedeelte van haar vordering dat gebaseerd is op artikel 1019h Rv zal dan ook worden afgewezen. Verder heeft Odara aangegeven dat haar vordering, in tegenstelling tot hetgeen zij in haar dagvaarding had opgenomen, niet (langer) gebaseerd is op de periode na november 2019.
4.3.
Tussen partijen is daarmee slechts nog in geschil of Derm-Appeal in de periode van 15 oktober 2016 tot en met november 2019 onrechtmatig heeft gehandeld jegens Odara door inbreuk te maken op Odara’s exclusieve distributierecht met betrekking tot distributie en verkoop van Dermapen producten in de Benelux. De rechtbank is van oordeel dat, zelfs als veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat Derm-Appeal onrechtmatig heeft gehandeld jegens Odara, dergelijke onrechtmatig gedrag niet aan Derm-Appeal kan worden toegerekend. Daarom zal Odara’s vordering worden afgewezen. De rechtbank motiveert dit oordeel als volgt.
4.4.
Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend als deze te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (vgl. artikel 6:162 lid 3 BW). Schuld dient in dit verband te worden opgevat als verwijtbaarheid. De vraag is of de dader anders had kunnen en moeten handelen. Voor de vaststelling dat de dader anders had kunnen en moeten handelen, is vereist dat de dader beschikte over de benodigde kennis en kunde om het onrechtmatige karakter van zijn gedraging te doorzien en om zich van die gedraging te onthouden.
4.5.
Odara’s betoog dat niet vereist is dat Derm-Appeal zich bewust was van de vermeende inbreuk op het exclusieve distributierecht, is – gezien deze maatstaf – dan ook onjuist. De vraag die moet worden beantwoord, is of Derm-Appeal in de relevante periode beschikte over de benodigde kennis om het door Odara gestelde onrechtmatige karakter van haar gedraging te doorzien. Naar het oordeel van de rechtbank is daarbij het element ‘exclusiviteit’ van doorslaggevend belang, omdat het nu juist de gestelde schending van exclusiviteit is die ten grondslag ligt aan Odara’s vordering.
4.6.
Odara heeft ter onderbouwing van haar standpunt dat Derm-Appeal geïnformeerd werd over Odara’s exclusieve distributierecht verwezen naar brieven van 1 april 2016 en 31 mei 2017. Derm-Appeal heeft betwist deze brieven te hebben ontvangen. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de inhoud van deze brieven slechts dat Equipmed en 4EverYoung het (onder meer) niet langer toestaan dat Derm-Appeal het handelsmerk/de handelsnaam Dermapen gebruikt (
“(…) You are no longer authorised to use the trademark, logo or any copyright material of our clients (…)”). Derm-Appeal mag ook niet langer met Dermapen producten adverteren en ze distribueren (
“(…) You should immediately cease distribution of our products and cease all associated advertising. (…)”). Over een nieuwe distributeur met een exclusief distributierecht wordt in deze brieven echter niet gerept. Daar komt nog bij dat de brief van 1 april 2016 dateert van vóór het moment waarop Odara het door haar gestelde exclusieve distributierecht verkreeg, te weten op 15 oktober 2016. Via deze brief kan Derm-Appeal dus niet zijn geïnformeerd over een exclusief distributierecht van Odara. Of de brieven Derm-Appeal al dan niet hebben bereikt, kan dan ook in het midden blijven. Ook de inhoud van de door Odara als productie 13 overgelegde e-mailcorrespondentie vormt geen onderbouwing voor de stelling dat Derm-Appeal kennis droeg van het gestelde exclusieve distributierecht van Odara. Dat heeft Odara’s indirect statutair bestuurder, [B], als zodanig ook erkend tijdens de mondelinge behandeling.
“(…) You are no longer authorised to use the trademark, logo or any copyright material of our clients (…)”). Derm-Appeal mag ook niet langer met Dermapen producten adverteren en ze distribueren (
“(…) You should immediately cease distribution of our products and cease all associated advertising. (…)”). Over een nieuwe distributeur met een exclusief distributierecht wordt in deze brieven echter niet gerept. Daar komt nog bij dat de brief van 1 april 2016 dateert van vóór het moment waarop Odara het door haar gestelde exclusieve distributierecht verkreeg, te weten op 15 oktober 2016. Via deze brief kan Derm-Appeal dus niet zijn geïnformeerd over een exclusief distributierecht van Odara. Of de brieven Derm-Appeal al dan niet hebben bereikt, kan dan ook in het midden blijven. Ook de inhoud van de door Odara als productie 13 overgelegde e-mailcorrespondentie vormt geen onderbouwing voor de stelling dat Derm-Appeal kennis droeg van het gestelde exclusieve distributierecht van Odara. Dat heeft Odara’s indirect statutair bestuurder, [B], als zodanig ook erkend tijdens de mondelinge behandeling.
4.7.
Verder heeft Odara nog aangevoerd dat Odara en Derm-Appeal branchegenoten zijn en dat het om een kleine branche gaat. Volgens Odara moet Derm-Appeal daarom hebben geweten dat Odara de nieuwe distributeur van Dermapen producten was. In het verlengde daarvan heeft Odara aangevoerd dat vertegenwoordigers van Odara en Derm-Appeal elkaar jaarlijks tegenkwamen op diverse beurzen en elkaar daar spraken. [A], Derm-Appeal’s indirect bestuurder, heeft tijdens de mondelinge behandeling weliswaar erkend dat hij op enig moment in de wandelgangen vernam dat Odara optrad als distribiteur van Dermapen producten, maar hij betwist te hebben geweten dat het om een exclusief distributierecht ging. In dat kader heeft hij aangevoerd dat het aan fabrikanten en wederverkopers is om contractueel vast te leggen of, en zo ja, hoe, exclusiviteit gewaarborgd wordt. Ook heeft hij er op gewezen dat sinds 2016 in de branche minder vaak gebruik gemaakt wordt van exclusieve rechten, omdat er op het internet veel rechtstreekse verkoop plaatsvindt. Odara heeft dit standpunt niet weersproken. Zij heeft niet toegelicht wat partijen dan exact besproken hebben met betrekking tot het element exclusiviteit en wanneer dit is geweest. Ook heeft zij, meer in het algemeen, niet toegelicht hoe professionele spelers in de branche voor cosmetische producten voor professionals omgaan met exclusieve distributierechten en de naleving daarvan. En, in het verlengde daarvan, of partijen elkaar doorgaans op de hoogte houden van nieuwe exclusieve rechten. En, zo ja, op welke wijze.
4.8.
De slotsom is daarom dat de door Odara gestelde onrechtmatig gedraging niet aan Derm-Appeal kan worden toegerekend op grond van schuld. Aanknopingspunten om tot toerekening op grond van verkeersopvattingen te komen, zijn niet gesteld of gebleken. Dit betekent dat Odara’s vordering al strandt op het element ‘toerekening’. Of Derm-Appeal al dan niet onrechtmatig gehandeld heeft, kan dan ook in het midden blijven.
4.9.
Voor zover Odara’s vordering nog zou zien op de periode 22 november tot 1 december 2019, geldt het volgende. Derm-Appeal heeft betwist dat zij in de periode vanaf 22 november 2019 nog Dermapen producten heeft verkocht. Zij heeft aangevoerd direct te zijn gestopt met de verkoop van Dermapen producten na ontvangst van Odara’s brief. Dat, en zo ja, wanneer, Odara nog Dermapen producten heeft verkocht na 22 november 2019 blijkt niet uit de stellingen van Odara. Odara heeft slechts aangevoerd dat Derm-Appeal in september 2020 nog adverteerde met Dermapen 3 naaldcartridges op de ‘Prozone’ van haar website. Daarnaast stelt Odara over de wetenschap te beschikken dat Derm-appeal in dezelfde periode nog actief Dermapen 3 producten heeft aangeboden aan diverse Nederlandse partijen. Dat daadwerkelijk sprake is geweest van verkoop van producten, wordt echter niet gesteld door Odara. In het licht van artikel 150 Rv had het wel op haar weg gelegen om die stelling in te nemen en, gezien de betwisting door Derm-Appeal, nader te onderbouwen. Dat had Odara bijvoorbeeld kunnen doen aan de hand van de administratie van Derm-Appeal. Odara stelt immers dat ze die op 16 september 2020 heeft verkregen. Voor zover Odara’s vordering ziet op de periode tussen 22 november en 1 december 2019, zal deze ook worden afgewezen.
4.10.
Onder de streep betekent dit dat Odara’s vorderingen zullen worden afgewezen. Odara zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten aan de zijde van Derm-Appeal worden begroot op:
- griffierecht € 4.131,00
- salaris advocaat € 3.540,00punten x tarief € 1.770,00)
Totaal € 7.671,00
4.11.
De door Derm-Appeal verzochte uitvoerbaar bij voorraad verklaring zal worden toegewezen. Odara heeft zich daartegen niet verzet.
5.De beslissing
De rechtbank
5.1.
wijst Odara’s vorderingen af;
5.2.
veroordeelt Odara in de kosten van dit geding, aan de zijde van Derm-Appeal tot op heden begroot op € 7.671,00;
5.3.
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor zover het de proceskostenveroordeling betreft.
Dit vonnis is gewezen door mr. J. de Graaf en in het openbaar uitgesproken op 7 september 2022.