ECLI:NL:RBZUT:2000:1

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANKTEZUTPHEN

Rolnummer: 30408
HAZA00-162

Uitspraak: 30 november 2000

Vonnis van de meervoudige kamer voor burgerlijke zaken in de zaak tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VNU BUSINESS PUBLICATIONS B.V.,

gevestigd te Amsterdam, eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie, procureur: mr.
A.J.H.Ozinga,

advocaat: mr.
J.C.H.van Manen te Amsterdam,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERMEDIAIR UITZENDBURO B.V.,

gevestigd te Apeldoorn, gedaagde partij,

eisende partij in reconventie, procureur: mr. G. Liesveld,

advocaat: mr. J.A.F. Considine te Brielle.

artijen worden in dit vonnis mede aangeduid als VNU en Intermediair Uitzendburo.

1.Het verloop van de procedure

Dit verloop blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 8 februari 2000, met het daaraan gehechte verlof van de President van deze rechtbank van 25 januari 2000 als bedoeld in de artikelen 7 en 145 Rv

- de conclusie van eis, tevens akte tot correctie van het petitum, tevens akte houdende overlegging producties

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie

- de conclusie van antwoord in reconventie

- de op 12 oktober gehouden pleidooien, waarbij over en weer pleitnotities in het geding zijn gebracht.

2.De vaststaande feiten

2.1

VNU is een uitgever, die sinds 1965 het tijdschrift Intermediair uitgeeft, dat voor een groot deel bestaat uit informatie over de arbeidsmarkt en personeelsadvertenties.

Intermediair kent haar elektronische equivalent in 'Intermediair Online', een carrière-website van VNU op het internet met voorlichting en advies over diverse onderwerpen betreffende de arbeidsmarkt en loopbaankeuzes.

2.2

VNU is houdster van het woordmerk 'Intermediair' dat (met prioriteitsrechten sinds 1965) in het Benelux Merkenregister
(BMR)is geregistreerd voor tijdschriften en periodieken. Bovendien heeft VNU dit woordmerk in 1990 gedeponeerd voor beeld-, geluid- en informatiedragers, opleidingen, cursussen en trainingen in het kader van onderwijs en brochures, tijdschriften, boeken en andere drukwerken.

VNU is tevens houdster van de merknaam 'Intermediair Online', die in 1995 is geregistreerd, van een aantal merken bevattende de naam 'Intermediair' en heeft de domeinnaam www.lntermediair.nl laten registreren bij Network Solutions in de Verenigde Staten.

2.3

Intermediair Uitzendburo voert sinds 1986 onder die naam een uitzendbureau in Apeldoorn. VNU en Intermediair Uitzendburo hebben in 1986 contact gehad over de gelijkluidende naam, waartegen VNU zich heeft verzet. Van een gerechtelijke procedure is het toentertijd niet gekomen.

2.4

Intermediair Uitzendburo heeft nadien vestigingen geopend in Zwolle, Deventer en Epe en heeft in 1997 de aanduidingen 'Intermediair' en 'Intermediair Uitzendburo' als woord-/beeldmerken doen registreren in het Benelux Merkenregister voor onder meer 'arbeidsbemiddeling en adviseren inzake personeel en personeelszaken, het uitzenden van personeel, en het uitgeven van drukwerken.'

2.5

Intermediair Uitzendburo heeft op 15 december 1999 de domeinnaam
www.lntermediair.comlaten registreren bij Network Solutions in de Verenigde Staten.

De merkdepots over en weer zijn ingeschreven op de wijze en in de volgorde als uit het hiernavolgende schema blijkt.

AFBEELDING I --:1

3. De vordering in conventie

3.1

VNU vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. Intermediair Uitzendburo zal gelasten met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op merkrechten van VNU en de onrechtmatige handelingen jegens VNU te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder het gebruik van de namen 'Intermediair' en 'Intermediair Uitzendburo' buiten Apeldoorn, en het gebruik van de domeinnaam
www.lntermediair.comalsmede het gebruik van iedere andere (domein)naam met daarin de naam Intermediair direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom groot/ 25.000,00 per keer of per dag - een gedeelte van een dag voor een hele gerekend- dat Intermediair Uitzendburo, dan wel enige met haar verbonden (rechts)persoon, in strijd met het aldus gevorderde mocht handelen;

2. de nietigheid van de merkenregistraties ingeschreven onder de nummers 626968 (depotnummer 906391) en 617665 (depotnummer 892007) zal uitspreken en de doorhaling daarvan zal gelasten;

3. Intermediair Uitzendburo zal gelasten binnen 3 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, de inbreukmakende domeinnaam te rerouten naar het internetadres van VNU (http://www.intermediair.nl);

4. Intermediair Uitzendburo zal bevelen onmiddellijk na betekening van het vonnis, al datgene te doen wat harerzijds nodig is, teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie
www.intermediair.comop naam wordt gezet van VNU Business Publications B.V., Rijnsburgstraat 11, 1059 AT te Amsterdam, een en ander conform de reglementen van Network Solutions in de Verenigde Staten, door invulling en ondertekening binnen vier dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis van de Name Change Agreement ten overstaan van een notaris van de Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam, en Intermediair Uitzendburo te bevelen alle door Network Solutions eventueel nader verlangde informatie zal verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van de eventueel door Network Solutions te maken kosten;

5. Intermediair Uitzendburo zal gelasten om van alle in het kader van de hiervoor sub 4 bedoelde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van VNU te zenden;

6. Intermediair Uitzendburo zal gelasten aan VNU een onmiddellijk opeisbare dwangsom van/ 10.000,00 te betalen voor elke dag -een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend- dat Intermediair Uitzendburo met volledige nakoming van een van de sub 2 tot en met 5 gevorderde bevelen in gebreke blijft;

7. Intermediair Uitzendburo zal gelasten aan VNU de schade en kosten te betalen die zij als gevolg van voren omschreven handelen van Intermediair Uitzendburo heeft geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van verschuldigd worden tot aan het moment van algehele voldoening;

8. Intermediair Uitzendburo zal veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2

VNU legt aan haar vorderingen tegen de achtergrond van de vaststaande feiten de navolgende stellingen ten grondslag.

Bij de contacten die VNU en Intermediair Uitzendburo in 1986 hadden met betrekking tot het gebruik door het uitzendbureau van de naam Intermediair liet Intermediair Uitzendburo weten haar handelsnaam slechts in Apeldoorn te zullen gebruiken en slechts aldaar te zullen adverteren. Zij zou zich bovendien uitsluitend bezig houden met het werven van personeel in lage functieniveaus. Op grond van deze mededelingen heeft VNU zich bereid verklaard het gebruik van de naam 'Intermediair' te gedogen, ondanks de inbreuk op haar merkrechten.

VNU heeft Intermediair Uitzendburo op 5 augustus 1997 laten weten niet akkoord te gaan met de depots van de aanduidingen 'Intermediair' en 'Intermediair

Uitzendburo' als woord- /beeldmerken in het Benelux Merkenregister.

Deze merkendepots gelden als depots te kwader trouw in de zin van artikel

4 lid 6 sub a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken
(BMW).Intermediair Uitzendburo wist of had behoren te weten dat VNU in de drie aan het tijdstip van de depots voorafgaande jaren het merk 'Intermediair' voor soortgelijke diensten gebruikte. VNU heeft Intermediair Uitzendburo geen toestemming gegeven om haar handelsnaam als merk te laten registreren.

Ingevolge artikel 14D BMW is de rechter gehouden ambtshalve de doorhaling uit te spreken van de inschrijving van een nietig verklaard depot.

Door de litigieuze merken te deponeren en de depots te handhaven maakt Intermediair Uitzendburo inbreuk op de merkrechten die VNU toekomen, uit hoofde van de bovengenoemde merkregistraties ingevolge artikel 13 lid 1 BMW.

Ook door de domeinnaam
www.lntermediair.comte laten registreren maakt Intermediair Uitzendburo volgens vaste jurisprudentie inbreuk op de merkrechten van VNU en handelt zij ook overigens onrechtmatig jegens VNU.

Door de registratie van de domeinnaam verhindert Intermediair Uitzendburo VNU zich in het .com-domein te manifesteren. Dat terwijl zij zelf, als regionaal uitzendbureau, geen enkele te rechtvaardigen reden heeft om aanspraak te maken op gebruik van de naam 'Intermediair' in dit wereldwijde domein.

Als gevolg van de bovengenoemde handelwijze van Intermediair Uitzendburo lijdt VNU schade.

4. Het verweer in conventie

4.1

Intermediair Uitzendburo concludeert dat de rechtbank VNU niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans haar deze zal ontzeggen met veroordeling van VNU in de kosten van het geding.

4.2

De verweren van Intermediair Uitzendburo komen, voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil aan de orde.

5. De vordering in reconventie

5.1

Intermediair Uitzendburo vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. de nietigheid zal uitspreken van de depots/registraties onder de nummers 583863 en 586478 voor zover het betreft de activiteiten als omschreven in klasse 35, derhalve kort gezegd voor zover betrekking hebbende op uitzenddiensten en daaraan verwante soortgelijke diensten alsmede van deze nietige depots de ambtshalve doorhaling zal gelasten;

2. VNU zal veroordelen binnen 48 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis elk gebruik van de merknaam 'Intermediair' voor de hiervoor sub 1 omschreven arbeidsbemiddelingsactiviteiten te staken en gestaakt te houden, zulks op verbeurte van een dwangsom groot/ 25.000,00 per keer danwel per dag -een gedeelte van een dag als dag gerekend- dat VNU in strijd handelt met enig gebod uit het in deze te wijzen vonnis;

3. VNU zal veroordelen in de kosten van de reconventie.

5.2.

Intermediair Uitzendburo legt aan haar vorderingen de vaststaande feiten en de navolgende stellingen ten grondslag.

VNU heeft in 1971 merkrechten aangevraagd voor de naam 'Intermediair' voor tijdschriften en periodieken.

Intermediair Uitzendburo is het dienstmerk 'Intermediair Uitzendburo' gaan gebruiken op 1 maart 1986. Alle overige depots zijn verricht na de datum van het eerste gebruik van de naam 'Intermediair Uitzendburo'.

Artikel 40B BMW is van toepassing. Het gebruik van de naam is immers aangevangen voor de datum van inwerkingtreding van het protocol tot wijziging van de BMW op 1 januari 1987, als gevolg waarvan merkrechtelijke bescherming voor dienstmerken werd ingevoerd. Het doel van dit artikel is bedrijven die dienstmerken reeds voor de inwerkingtreding van het protocol gebruikten te verzekeren van de mogelijkheid om ook in de toekomst op te treden op grond van het gemene recht, zonder de noodzaak van een zogenaamd bevestigingsdepot.

Als gevolg hiervan is het gebruik door VNU van de naam 'Intermediair' voor haar diensten na 1986 onrechtmatig jegens Intermediair Uitzendburo, in elk geval voor zover het diensten betreft die gerelateerd zijn aan het uitzenden of ter beschikking stellen van personeel.

De nadien door VNU verrichte depots zijn nietig op grond van artikel 4.6
BMW.Het gebruik van de naam 'Intermediair Uitzendburo' als handelsnaam is gestart op 1 maart 1986. Vanaf dat moment geldt haar gebruik van de naam niet alleen als handelsnaam, maar ook als dienstmerk. Immers, de naam is niet slechts de naam waaronder haar onderneming wordt gedreven, maar ook de naam die haar diensten onderscheidt van de diensten van andere uitzendbureaus.

6. Het verweer in reconventie

6.1.

VNU concludeert dat de rechtbank Intermediair Uitzendburo niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans haar deze zal ontzeggen met veroordeling van Intermediair Uitzendburo in de kosten van het geding.

6.2

De verweren van VNU komen, voor zover van belang, in het navolgende aan de orde.

7.De beoordeling van het geschilIn conventie en reconventie

7.1

Nu de eis in reconventie samenhangt met de eis in conventie zullen deze tezamen worden beoordeeld.

7.2

Intermediair Uitzendburo heeft gesteld dat haar gebruik van de naam Intermediair Uitzendburo niet alleen geldt als handelsnaam, maar ook als dienstmerk. Op basis van artikel 40B BMW verdient dit dienstmerk bescherming, aldus Intermediair Uitzendburo.

Dit artikel beoogt bedrijven, die dienstmerken reeds voor de inwerkingtreding van het protocol per 1 januari 1987 gebruikten, te verzekeren van de mogelijkheid om ook in de toekomst op te treden op grond van het gemene recht, zonder de noodzaak van een zogenaamd bevestigingsdepot.

Het gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming kan in de regel niet worden aangemerkt als normaal gebruik in de zin van artikel 13A
BMW,van een aan de handelsnaam gelijkluidend dienstmerk voor de door de onderneming aangeboden of verleende diensten; van normaal gebruik als hiervoor bedoeld kan echter wel sprake zijn, indien het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als gebruik van een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden.

Intermediair Uitzendburo gebruikte haar naam naar zij heeft gesteld vanaf 1 maart 1986 en derhalve slechts maximaal 10 maanden voor de inwerkingtreding van het dienstmerkenprotocol. De vraag is of dit voldoende is om dermate ingeburgerd te raken dat het publiek de handelsnaam opvat als dienstmerk. VNU heeft bij conclusie van antwoord in reconventie betwist dat het in aanmerking komende publiek de handelsnaam destijds heeft opgevat als een dienstmerk, alsmede dat gelet op de korte periode van inburgering sprake was. Intermediair Uitzendburo heeft ten pleidooie volstaan met te volharden bij haar stelling zonder in te gaan op deze stellingen van VNU en zonder haar verweer feitelijk nader te onderbouwen.

Nu dit evenwel op haar weg had gelegen is dit verweer onvoldoende met redenen omkleed en wordt derhalve gepasseerd. Daarbij komt dat de term 'uitzendburo' in de naam erop duidt dat beoogd is de naam te gebruiken als handelsnaam en niet als dienstmerk. De naam Intermediair Uitzendburo moet dan ook uitsluitend opgevat worden als handelsnaam.

7.3

Vervolgens is aan de orde of het gebruik van de naam Intermediair Uitzendburo een merkinbreuk in de zin van artikel 13A lid 1 BMW oplevert.

Hierbij is ten eerste van belang dat Intermediair Uitzendburo heeft aangevoerd dat het woord 'Intermediair' niet als merk kan dienen aangezien het woord beschrijvend is voor producten of diensten op het gebied van bemiddeling.

VNU heeft niet betwist dat het woord 'Intermediair' in beginsel beschrijvend is, maar stelt dat haar merk 'Intermediair' een dermate sterk merk is geworden dat iedereen bij het woord 'Intermediair' aan het tijdschrift van VNU denkt. Bovendien stelt VNU dat 'Intermediair' geen gangbare term is om diensten die verband houden met het invullen van vacatures aan te duiden. De term 'Intermediair' wordt, naar de mening van VNU, met name gehanteerd op de financiële markt en bij verzekeringen. Vastgesteld moet worden of het woord 'Intermediair'
uitsluitendbeschrijvend moet worden geacht. Hierbij is van belang of het woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan, welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat woord commercieel wezenlijke, dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de dienst aanduidt en wat de bekendheid is van het merk. Weliswaar duidt het woord 'Intermediair' het wezenlijke gedeelte van de diensten van het tijdschrift van VNU en van Intermediair Uitzendburo aan, maar er bestaan voor dit woord verschillende synoniemen. Bovendien is van belang dat Intermediair van VNU zoals is gebleken uit de overgelegde producties, door inburgering sedert 1965 als een sterk merk moet worden beschouwd, hetgeen door Intermediair Uitzendburo overigens niet wordt betwist. De conclusie moet dan ook zijn dat het merk 'Intermediair' niet uitsluitend beschrijvend kan worden geacht.

7.4

Voorts is van belang of sprake is van verwarringsgevaar. Intermediair Uitzendburo stelt dat er gedurende een coëxistentie van meer dan 15 jaar geen enkele verwarring is ontstaan. VNU stelt dat het bestaan van theoretisch gevaar van verwarring voldoende is. Het bestaan van dit gevaar is, volgens VNU, evident, omdat het gaat om identieke dan wel soortgelijke waren en diensten.

Anders dan VNU stelt is theoretisch gevaar voor verwarring onvoldoende. Verwarringsgevaar moet in het concrete geval worden vastgesteld.

De bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk kan het verwarringsgevaar vergroten en kan, in het geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar bijdragen.

In het onderhavige geval wordt in de naam door beide bedrijven gebruik gemaakt van hetzelfde woord. VNU heeft gesteld en Intermediair Uitzendburo heeft erkend dat Intermediair van VNU onder de hoger opgeleiden, de doelgroep van het blad Intermediair, een bekend merk is. Van verwarringsgevaar is dan ook sprake.

7.5

VNU stelt dat het gebruik door Intermediair Uitzendburo geschiedt voor dezelfde diensten als waarvoor ze zelf gebruik maakt van de naam. De woord- en woord

/beeldmerken van VNU zijn ingeschreven voor tijdschriften en periodieken, opleidingen en cursussen, advisering inzake personeel en personeelszaken, arbeidsbemiddeling, telecommunicatie, waaronder het ter beschikking stellen van directe ('on-line') verbindingen naar informatie- en gegevensbestanden. Ook Intermediair Uitzendburo gebruikt de naam 'Intermediair' voor haar website (een periodiek), met daarop een vacaturesite en gebruikt het woord aldus voor het ter beschikking stellen van directe ('on-line') verbindingen naar informatie- en gegevensbestanden en telecommunicatie.

Intermediair Uitzendburo voert aan dat de diensten van VNU en Intermediair Uitzendburo aanzienlijk verschillen nu VNU advertenties plaatst namens bedrijven die personeel zoeken en het uitzendbureau personeel in dienst neemt en tijdelijk bij andere bedrijven laat werken.

De inschrijving van de beide merken heeft in dezelfde klassen plaatsgevonden. De invulling van de diensten verschilt echter, zoals Intermediair Uitzendburo terecht heeft gesteld. Van gelijke diensten is dus geen sprake. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van soortgelijke diensten is allereerst van betekenis dat de diensten van partijen, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, in sterke mate op elkaar aansluiten. Voorts is van belang of te verwachten valt dat het daarvoor in aanmerking komende publiek aan die diensten bepaalde verbanden zal toekennen. De kans daarop is zeker aanwezig aangezien de doelstelling van beide bedrijven is gericht op het bij elkaar brengen van bedrijven die werk aanbieden en werkzoekenden en beide bedrijven werkgevers enerzijds en aspirant werknemers anderzijds als doelgroep hebben. Het feit dat VNU zich richt op academici en Intermediair Uitzendburo op lager opgeleiden doet hieraan niet af. Er is dan ook sprake van soortgelijke diensten.

7.6

VNU stelt dat door Intermediair Uitzendburo ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het gebruik van de naam 'Intermediair'.

Zij stelt dat het duidelijk is dat Intermediair Uitzendburo met het hanteren van deze naam beoogt gratis mee te liften met de bekendheid en de reputatie van het sterke merk Intermediair van VNU.

Intermediair Uitzendburo probeert bovendien met haar handelwijze cliëntèle van VNU weg te lokken naar haar eigen bedrijf. Intermediair Uitzendburo bedient zich in toenemende mate van het woord 'Intermediair', zonder de toevoeging 'uitzendbureau'.

De stelling van VNU treft doel. Hierbij is van belang dat in het logo van Intermediair Uitzendburo het woord 'Intermediair' een zeer overheersende rol vervult. Het woord 'uitzendburo' valt daarin steeds meer weg, doordat Intermediair Uitzendburo zichzelf regelmatig enkel aanduidt als "Intermediair" en doordat zij in de woordcombinatie het woord "Intermediair" in een normaal of groot lettertype heeft geplaatst waarbij het woord "uitzendburo" een relatief zeer klein lettertype heeft. Daarbij komt dat het logo van Intermediair Uitzendburo nagenoeg hetzelfde is als het oude logo van VNU en is uitgevoerd in hetzelfde lettertype en dezelfde kleur groen als het logo dat VNU destijds gebruikte.

Op de Vacature Site van geo.nl (productie 17 j) heeft Intermediair Uitzendburo als volgt geadverteerd: "Hier kun je de vacatures van Intermediair,
P&P,Randstad en Start vinden en kun je je bij deze uitzendbureaus inschrijven." Onderaan staan de logo's, waaronder dat van Intermediair in het door VNU reeds lang gebruikte lettertype. Hierdoor is de verwarring geschapen dat bezoekers zouden menen dat ze het logo van VNU voor zich hadden. Dit gevaar is nog vergroot, doordat het logo 'Intermediair' wordt geplaatst naast de logo's van de grootste landelijke uitzendbureaus.

Bovendien valt op dat Intermediair Uitzendburo achter haar naam regelmatig het

®-teken plaatst. Hieruit blijkt haar merkpretentie.

Hierdoor is het verwarringsgevaar afdoende aangetoond. Er is dan ook van merkinbreuk door Intermediair Uitzendburo sprake.

7.7

Intermediair Uitzendburo voert aan dat VNU, nu zij het gebruik van de naam 'Intermediair' gedurende meer dan 15 jaar onvoorwaardelijk en bewust heeft gedoogd, niet meer op grond van haar oudere recht de nietigheid van het latere depot kan inroepen. In de eerste plaats beroept zij zich op artikel 14 bis lid 1 BMW. Hierin wordt bepaald dat de nietigheid van een depot niet kan worden ingeroepen door een merkhouder die een later gedeponeerd merk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren. Nu Intermediair Uitzendburo haar merken in 1997 respectievelijk 1998 heeft gedeponeerd, zijn er sindsdien nog geen vijf jaren verstreken. Het beroep op artikel 14 bis lid 1 BMW wordt dan ook afgewezen.

In de tweede plaats beroept Intermediair Uitzendburo zich op het algemene leerstuk van de rechtsverwerking.

Als door VNU gesteld en onvoldoende door Intermediair Uitzendburo weersproken, staat vast dat VNU uitsluitend heeft gedoogd dat Intermediair Uitzendburo gebruik maakte van de handelsnaam 'Intermediair' binnen de regio waarin zij toentertijd haar activiteiten ontplooide, de regio Apeldoorn. Deze activiteiten hadden betrekking op het voeren van een uitzendbureau. Voor zover Intermediair Uitzendbureau wil betogen dat VNU hiermee haar rechten heeft verwerkt op te treden tegen elk gebruik van de naam 'Intermediair' door Intermediair Uitzendburo mist dit elke grondslag.

Immers, in de periode 1986 tot 1997 was voor VNU niet te voorzien dat Intermediair Uitzendbureau het merk 'Intermediair' in het kader van de BMW zou laten registreren en daarmee haar rechten Benelux-wijd zou willen doen uitstrekken. Bovendien was voor VNU niet te voorzien dat Intermediair Uitzendburo haar merken in zou laten schrijven in de klassen waarin zij zelf ook actief is, onder de naam 'Intermediair' zonder de toevoeging 'uitzendburo'.

7.8

VNU stelt dat Intermediair Uitzendburo haar merken te kwader trouw heeft gedeponeerd. Intermediair Uitzendburo was immers op de hoogte van de eerdere rechten van VNU, nu zij reeds in 1986 door VNU op de merkinbreuk was gewezen.

Nu Intermediair Uitzendburo bij het verrichten van de depots in april 1997 en januari 1998 wist, of in elk geval behoorde te weten, dat VNU binnen de laatste drie jaren voordien, in het Beneluxgebied, een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt, en zij bovendien geen toestemming van VNU had gekregen de depots te laten verrichten, zijn mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, de depots te kwader trouw verricht. De depots zijn dan ook nietig.

7.9

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen moet worden geconcludeerd dat VNU zich kan verzetten tegen gebruik van de naam 'Intermediair Uitzendburo', nu Intermediair Uitzendburo door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt.

Dit lijdt uitzondering voor het gebruik door het uitzendbureau van de handelsnaam 'Intermediair Uitzendburo' binnen de regio Apeldoorn, daaronder begrepen alle vier de vestigingen waar zij tot op heden zonder bezwaren van VNU haar activiteiten kon ontplooien. In dit gebied en voor die activiteiten maakte zij met geldige reden gebruik van haar handelsnaam, aangezien VNU daarin, voor zover het de handelsnaam betreft, het recht op te treden tegen de merkinbreuk heeft verwerkt.

7.1

Tenslotte is aan de orde of artikel 13A lid 1 van toepassing is op de registratie door Intermediair Uitzendburo van de domeinnaam 'Intermediair.com', dat wil zeggen of VNU zich, op basis van haar merkrechten in het kader van de
BMW,kan verzetten tegen het gebruik van de domeinnaam door Intermediair Uitzendburo.

De BMW is in beginsel uitsluitend van toepassing op merkinbreukmakend gebruik binnen de Benelux.

Voor merkinbreukmakend gebruik binnen de Benelux is vereist dat dit gebruik bijzonder gericht is op een markt binnen de Benelux, in casu de Nederlandse markt.

7.11

Hiertoe dient in de eerste plaats bezien te worden in hoeverre de domeinnaam met het op basis van de BMW beschermde merk overeenstemt. In het onderhavige geval is het beschermde merk 'Intermediair' identiek aan de domeinnaam 'lntermediair.com'.

7.12

In de tweede plaats is van belang of de rechthebbende op de domeinnaam over een registratie van het merk beschikt in het land waar de bescherming wordt ingeroepen. Door Intermediair Uitzendburo zijn in 1997 respectievelijk 1998 twee depots verricht met betrekking tot de naam 'Intermediair Uitzendburo' respectievelijk 'Intermediair'. Uit het voorgaande blijkt echter dat deze depots te kwader trouw zijn verricht. Deze depots zijn dus nietig. Van een registratie van het merk is dan ook geen sprake meer.

7.13

In de derde plaats moet worden bekeken in hoeverre er sprake is van economische activiteit in het land waar men gebruik aanneemt. Het is duidelijk dat daarvan sprake is nu Intermediair Uitzendburo de houder van de domeinnaam is. Immers een uitzendbureau houdt zich per definitie bezig met economische activiteiten.

7.14

Verder is van belang of sprake is van soortgelijkheid van diensten waarvoor domeinnaam en merk zijn ingeschreven.

Als overwogen in rechtsoverweging 7.5 zijn de diensten van Intermediair Uitzendburo en VNU soortgelijk.

7.15

Tenslotte is bij de behandeling van de vraag of de domeinnaam Intermediair .com bijzonder gericht is op de Nederlandse markt van belang of er ook een geografisch top-level domein geregistreerd is. Ook deze vraag kan bevestigend worden beantwoord, nu VNU de domeinnaam lntermediair.nl heeft laten registreren.

7.16

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat sprake is van bijzondere gerichtheid op de Nederlandse markt. Op grond van het in rechtsoverweging 7.4 overwogene staat verder vast dat er sprake is van verwarringsgevaar. Nu de domeinnaam bovendien gericht is op gebruik ter onderscheiding van diensten, is sprake van een inbreuk op artikel 13A lid 1 sub b
BMW.

7.17

Uit het vorenstaande blijkt dat Intermediair Uitzendburo onrechtmatig heeft gehandeld door te kwader trouw de merken 'Intermediair Uitzendburo' en 'Intermediair' te deponeren, respectievelijk door de domeinnaam
www.lntermediair.comte gebruiken, waaronder begrepen geregistreerd te houden. Dit onrechtmatig handelen kan aan Intermediair Uitzendburo worden toegerekend. Daarbij komt dat Intermediair Uitzendburo niet heeft gedeponeerd de met haar handelsnaam overeenstemmende domeinnaam "Intermediair Uitzendburo" en VNU onweersproken heeft gesteld dat deze domeinnaam, zowel in de .nl als in de .com extensie nog beschikbaar is.

7.18

Nu door VNU is gesteld en door Intermediair Uitzendburo onvoldoende is betwist dat VNU als gevolg van het omschreven handelen van Intermediair Uitzendburo mogelijk schade heeft geleden, dient Intermediair Uitzendburo deze schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vergoeden.

7.19

VNU heeft gevorderd dat Intermediair Uitzendburo wordt veroordeeld alles te doen wat harerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam 'Intermediair.com' op naam van VNU wordt gezet. De vaststelling dat Intermediair Uitzendburo door gebruik van deze domeinnaam inbreuk maakt op het merkrecht van VNU is onvoldoende grond voor een gedwongen rechtsovergang van de domeinnaam. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

In deze vordering van VNU wordt het mindere besloten geacht. Intermediair Uitzendburo zal worden veroordeeld de doorhaling uit te doen voeren als na te melden.

7.2

Intermediair Uitzendburo heeft aan het slot van de pleidooien verzocht dit vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, vanwege de ingrijpende gevolgen die uitvoering van het vonnis zou kunnen hebben, indien de vorderingen van VNU zullen worden toegewezen.

VNU heeft zich tegen dit verzoek verzet, omdat het tardief zou zijn ingediend.

Het verzoek is weliswaar nooit eerder dan bij gelegenheid van de pleidooien aan de orde gekomen, maar het verzoek was wel te verwachten, zodat dit Intermediair Uitzendburo niet wordt tegengeworpen.

Het verzoek wordt echter niet gehonoreerd. Er is onvoldoende door Intermediair Uitzendburo gesteld, om de uitvoerbaarheid bij voorraad aan VNU te ontzeggen. Intermediair Uitzendburo vindt in zoverre bescherming, dat uitvoering bij voorraad door VNU voor haar risico komt.

7.21

Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit tevens voort dat de vorderingen in reconventie dienen te worden afgewezen.

7.22

Intermediair Uitzendburo zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

D_e besliss_ing

De rechtbank, rechtdoende,

In conventie

veroordeelt Intermediair Uitzendburo met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van VNU te staken en gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder het gebruik van de namen 'Intermediair' en 'Intermediair Uitzendburo' anders dan als handelsnaamaanduiding voor de reeds bestaande vestigingen in Apeldoorn,

Deventer, Zwolle en Epe binnen de regio waarin deze steden zich bevinden, en het gebruik van de domeinnaam
www.intermediair.comalsmede het gebruik van iedere andere (domein)naam met daarin de naam 'Intermediair' direct dan wel door middel

van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts) persoon, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom groot
f10.000,00 per keer of per dag

-een gedeelte van een dag tot een hele gerekend- dat Intermediair Uitzendburo, dan wel enige met haar verbonden (rechts)persoon, in strijd met het aldus gevorderde mocht handelen, tot een maximum van/ 500.000,00;

verklaart de merkenregistraties ingeschreven onder de nummers 626968 (depotnummer 906391) en 617665 (depotnummer 892007) nietig en gelast de doorhaling daarvan;

beveelt Intermediair Uitzendburo onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, al datgene te doen wat harerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie
www.intermediair.comwordt doorgehaald en alle door Network Solutions eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van de eventueel door Network Solutions te maken kosten;

veroordeelt Intermediair Uitzendburo om van alle in het kader van het hiervoor bedoelde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van VNU te zenden;

rolnummer:30408 HAZA 00-162 14

veroordeelt Intermediair Uitzendburo aan VNU de schade en kosten te betalen die zij als gevolg van voren omschreven handelen van Intermediair Uitzendburo heeft geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van verschuldigd worden tot aan het moment van algehele voldoening;

veroordeelt Intermediair Uitzendburo in de kosten van het geding, aan de zijde van VNU tot op heden begroot op/ 2.580,00 voor salaris van de procureur en/ 471,75 voor verschotten;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde.

In reconventie

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Intermediair Uitzendburo in de kosten van het geding, aan de zijde van VNU tot op heden begroot op/ 1.790,00 voor salaris van de procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.M. van der Kallen, mr. M.C.J. Heessels en

mr. M.F.J.N. van Osch en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 november 2000.

BP/KA/HE/OS