4.14
Teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre het overeenstemmende element "Mc" of (in auditieve zin) "Mac" al dan niet in combinatie met een ander woord, merkenrechtelijke bescherming toekomt en of de aanwezigheid van dit element in een merk of teken bij het publiek kan leiden tot het leggen van het verband tussen de merken van partijen, dient vooreerst te worden vastgesteld of, en zo ja in hoeverre, aan dit element onderscheidend vermogen toekomt (dat wil zeggen of de identiteit van de waren waarvoor het teken als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam wordt gedemonstreerd).
Vooropgesteld dient te worden dat de lettercombinatie "Mc" of "Mac" op zichzelf geen betekenis heeft in de Nederlandse of Engelse taal (afgezien van de mogelijke verwijzingsfunctie naar een Schotse oorsprong van de producten die onder het merk worden aangeboden (waarop McDonald's zich in het onderhavige geval overigens niet heeft beroepen)). Voorts dient uit de door [gedaagde] overgelegde producties te worden afgeleid dat in Nederland alleen al vele merken en handelsnamen bestaan, waarvan de letters "Mc" of "Mac" deel uitmaken. Dit rechtvaardigt de conclusie dat het publiek gewend is aan het voorkomen van deze lettercombinaties in merken of handelsnamen en dat zij de enkele aanwezigheid van deze lettercombinatie "Mc" of "Mac" in een merk niet automatisch zal betrekken op de handelsnaam en de merken van McDonald's.
Voor zover de merken van McDonald's een tweede bestanddeel naast "Mc" of "Mac" hebben, verwijst dit bestanddeel (in de - in merken en handelsnamen veelvuldig gebruikte - Engelse taal) - behoudens het merk "McDonald's", dat hierna aan de orde zal komen - naar de waren die onder de merken verkocht worden (fastfoodproducten) dan wel naar rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken (bijvoorbeeld "McMenu"). In zoverre zijn de merken dan ook beschrijvend van aard. Gezien het feit dat ook de combinatie van de letters "Mc"/"Mac" met een beschrijvend bestanddeel veel voorkomt, heeft de combinatie van de letters "Mc"/"Mac" en het beschrijvende bestanddeel in de merken van McDonald's - zo deze combinatie al voldoende onderscheidend is om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen - in ieder geval slechts een gering onderscheidend vermogen.
Het onderscheidend vermogen van een dergelijk van oorsprong 'zwak' merk kan echter door inburgering groter worden. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in het onderhavige geval sprake. McDonald's heeft door haar jarenlange intensieve reclamecampagnes en uniforme uitstraling van haar eetgelegenheden bij het publiek een zeer grote bekendheid verworven met haar handelsnaam, alsmede met een aanzienlijk deel van de door haar gedeponeerde merken. Met name de gestileerde letter M met de kleuren rood en geel, alsmede het (woord-)merk "McDonald's" hebben daardoor een groot onderscheidend vermogen verworven.
Ten aanzien van de overige (naast het merk "McDonald's") door McDonald's gedeponeerde woordmerken - voor zover deze het element "Mc" of "Mac" bevatten - is de conclusie dat op bovenstaande wijze sprake is van inburgering, echter niet zonder meer gerechtvaardigd, nu daarbij de bekende gestileerde letter en de bekende kleuren ontbreken en - zoals hiervoor reeds is overwogen - het element "Mc"/"Mac" in merken en handelsnamen in Nederland veel voorkomt. Daarvoor zijn naar het oordeel van de rechtbank bijkomende omstandigheden vereist. Een zodanige bijkomende omstandigheid is in het onderhavige geval gelegen in het feit dat McDonald's voor haar waren gebruik maakt van een serie merken waarin steeds een combinatie voorkomt van de letters "Mc"/"Mac" en een fastfoodproduct of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken. In jarenlange intensieve reclamecampagnes heeft McDonald's het publiek vervolgens met deze combinatie in zodanige mate bekend gemaakt dat het publiek de producten die onder merken met een dergelijke combinatie worden aangeboden, herkent als producten die afkomstig zijn van McDonald's.
Dit laatste brengt de rechtbank tot het oordeel dat ook de door McDonald's gedeponeerde woordmerken voor zover deze een combinatie in zich bergen van het bestanddeel "Mc"/"Mac" en een beschrijvend bestanddeel dat verwijst naar een voedingsproduct (in het bijzonder een fastfoodproduct) of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken, geen gering onderscheidend vermogen hebben, doch door inburgering een groter onderscheidend vermogen hebben verworven.