Uitspraak
vonnis
RECHTBANK NOORD-HOLLAND
Afdeling privaatrecht
Sectie Handel & Insolventie
zaaknummer / rolnummer: C/15/200174 / KG ZA 13-48
Vonnis in kort geding van 12 maart 2013
in de zaak van
1. de vennootschap onder firma
TEST & DRIVE V.O.F.,
gevestigd te Zwolle,
2. [eiser sub 2],
wonende te [plaats],
3. [eiser sub 3],
wonende te [plaats],
eisers,
advocaat mr. A.A. Bos te Zwolle,
tegen
[gedaagde] h.o.d.n. AUTORIJSCHOOL [gedaagde],
wonende te [plaats]
gedaagde,
verschenen in persoon,
gemachtigde P.A. van Staden te Leusden.
Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Test & Drive c.s. en anderzijds [gedaagde] genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 13 februari 2013
- de akte overlegging producties zijdens Test & Drive
- de akte overlegging productie, tevens houdende wijziging van eis
- de pro forma declaratie met urenspecificatie zijdens Test & Drive
- de akte overlegging producties zijdens [gedaagde]
- de akte overlegging productie zijdens [gedaagde]
- de mondelinge behandeling ter zitting van 26 februari 2013
- de pleitnota van Test & Drive c.s.
- de pleitnota van [gedaagde]
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Test & Drive drijft een onderneming die zich bezig houdt met het uitgeven en ontwikkelen van lesmateriaal voor het Nederlands theorie-examen voor de brommer, motor en auto. Eisers sub 2 en 3 zijn de vennoten van Test & Drive.
2.2. Test & Drive biedt haar lesmateriaal sinds 10 maart 2004 aan via de website theorieshop.nl. De onderneming van Test & Drive bestrijkt – via internet – de gehele Nederlandse markt.
2.3. [gedaagde] drijft een autorijschool en handelt sinds 2005 eveneens in lesmateriaal voor het Nederlands theorie-examen voor de brommer, motor en auto. In maart 2012 heeft [gedaagde] de domeinnamen theorieshop.com en autotheorieshop.nl geregistreerd, waarna hij op de website van theorieshop.com onder de naam ‘Theorieshop’ een internetwinkel (webshop) is gestart waarmee hij voornoemd lesmateriaal te koop aanbiedt. Deze webshop bestrijkt – via internet – eveneens de gehele Nederlandse markt. In november 2012 heeft [gedaagde] de domeinnaam theorie-shop.com geregistreerd. Zowel deze laatste domeinnaam als autotheorieshop.nl linken rechtstreeks door naar de domeinnaam theorieshop.com en de daarop aanwezige webshop.
2.4. Bij (aangetekend) schrijven van 28 november 2012 heeft Test & Drive [gedaagde] gesommeerd de domeinnamen theorieshop.com en autotheorieshop.nl binnen vijf dagen van internet te verwijderen en verwijderd te houden, alsmede deze domeinnamen kosteloos aan Test & Drive over te dragen. [gedaagde] heeft niet aan deze sommatie voldaan.
2.5. Bij schrijven van 11 december 2012 en 11 januari 2013 heeft Test & Drive haar in 2.4 bedoelde sommatie herhaald, aan welke sommatie [gedaagde] wederom niet heeft voldaan.
2.6. Bij brief van 22 januari 2013 heeft de rechtsbijstandverzekeraar van [gedaagde] aan de advocaat van Test & Drive medegedeeld dat [gedaagde] ‘onder protest en zonder erkenning van aansprakelijkheid (…) het gebruik van de handelsnaam Theorieshop zal staken’, maar geweigerd de domeinnaam theorieshop.com aan Test & Drive over te dragen.
2.7. Bij faxbrief van 28 januari 2013 heeft Test & Drive aangezegd [gedaagde] in kort geding te dagvaarden, tenzij [gedaagde] alsnog gehoor geeft aan de sommatie van 28 november 2012.
2.8. Bij e-mail van 29 januari 2013 heeft de rechtsbijstandverzekeraar van [gedaagde] onder meer het volgende aan de advocaat van Test & Drive medegedeeld:
Cliënt zal het de zin “Theorieshop is verhuisd naar autorijlesshop.nl” wijzigen in de zin “Wij zijn veranderd in www.autorijlesshop.nl Of bedoelde u soms www.theorieshop.nl, kijk dan hier *link naar de website van uw cliënte*. De huidige zin is het product van een miscommunicatie tussen cliënt en de beheerder van de site.
Cliënt draagt de domeinnamen theorieshop.com en autotheorieshop.nl niet kosteloos over aan uw cliënte. Zoals ik al eerder aangaf, handelt cliënt met het gebruik van die domeinnamen niet onrechtmatig jegens uw cliënte en is dan ook niet gehouden tot overdacht. (…)
2.9. In aansluiting op de in 2.8 bedoelde e-mail, heeft [gedaagde] de website theorieshop.com gewijzigd, in die zin dat op de homepage van die website thans het volgende op wordt weergegeven:
afbeelding Beste bezoeker
3. Het geschil
3.1. Test & Drive vordert samengevat – na wijziging van eis buiten processueel bezwaar – om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
1. gedaagde te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de (handels)naam Theorieshop en Autotheorieshop of een soortgelijke (handels)naam te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt;
2. gedaagde te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam theorieshop.com, theorie-shop.com en autotheorieshop.nl of soortgelijke domeinnamen te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt;
3. gedaagde te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de domeinnamen theorieshop.com, theorie-shop.com en autotheorieshop.nl, zonder daarvoor een vergoeding te mogen verlangen, aan eisers over te dragen en al datgene te doen dat daarvoor nodig is, waaronder de indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde autoriteit alsmede, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:300 BW Pro, te bepalen dat de uitspraak van de voorzieningenrechter dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt;
4. gedaagde te veroordelen in de volledige (proces)kosten van het geding, daaronder begrepen het salaris van de advocaat van eisers ter hoogte van een bedrag van € 6.000,- exclusief BTW, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag.
3.2. Aan haar vordering legt Test & Drive c.s. – samengevat – ten grondslag dat [gedaagde] met het gebruik van de handelsnaam Theorieshop en de domeinnamen theorieshop.com, theorie-shop.com en autotheorieshop.nl primair in strijd handelt met artikel 5 van Pro de Handelsnaamwet (Hnw), welk artikel het voeren van een jongere handelsnaam verbiedt indien daardoor verwarring met een oudere onderneming te vrezen is. Aangezien partijen beide op dezelfde markt opereren, dezelfde doelgroep hebben en de door [gedaagde] gevoerde domeinnamen theorieshop.com, theorie-shop.com en autotheorieshop.nl een zeer grote gelijkenis vertonen met de handelsnaam Theorieshop en de domeinnaam theorieshop.nl van Test & Drive, is er verwarringsgevaar. Subsidiair handelt [gedaagde] met het voeren van dezelfde handelsnaam en daarop sterk gelijkende domeinnamen als Test & Drive onrechtmatig jegens Test & Drive.
3.3. [gedaagde] voert verweer en voert daartoe – kort gezegd – aan dat Test & Drive geen gebruik maakt van de handelsnaam Theorieshop, dat er geen verwarringsgevaar valt te duchten en dat de handelsnaam louter beschrijvend is, zodat deze geen bescherming geniet.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Voorop wordt gesteld dat het op grond van artikel 5 Hnw Pro verboden is om een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die reeds daarvoor door een ander werd gevoerd, indien dat gebruik tot verwarring kan leiden. Volgens vaste jurisprudentie kan ook het gebruik van andermans handelsnaam als domeinnaam inbreuk op artikel 5 Hnw Pro opleveren. Overeenkomstig de artikelen 1 en 5 Hnw is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt.
4.2. [gedaagde] heeft betwist dat Test & Drive haar onderneming drijft onder de naam Theorieshop.nl, en gesteld dat Test & Drive als aanduiding van haar onderneming in het handelsverkeer slechts de naam ‘Test & Drive’ voert. Daartoe heeft [gedaagde] – kort gezegd – aangevoerd dat Test & Drive deze laatste naam vermeldt in haar Algemene Voorwaarden en in het contactformulier op haar website. Ter beantwoording van de vraag of de gevraagde voorzieningen voor toewijzing in aanmerking komen, dient derhalve eerst te worden beoordeeld of (en zo ja: sinds wanneer) Test & Drive de naam Theorieshop.nl. als handelsnaam voor haar (eigen) onderneming voert. Dienaangaande wordt als volgt overwogen.
4.3. Test & Drive heeft stukken overgelegd waaruit blijkt dat zij op 10 maart 2004 de domeinnaam theorieshop.nl heeft geregistreerd, alsmede stukken waaruit blijkt dat zij sinds die datum op de website waarnaar die domeinnaam verwijst een webshop exploiteert ter verhandeling van lesmateriaal voor het Nederlands theorie-examen voor de brommer, motor en auto. Hoewel het uiterlijk en de inhoud van de website blijkens voornoemde stukken door de jaren heen enigszins zijn aangepast, is het logo in de linkerbovenhoek van de website steeds ongewijzigd gebleven, te weten:
afbeelding Logo theorieshop.nl
Weliswaar is in de eerste jaren na de start van de webshop op de website tevens vermeld de tekst ‘Welkom in de verkeerstheorieshop’, zoals [gedaagde] ter zitting heeft betoogd, maar – anders dan [gedaagde] – is de voorzieningenrechter van oordeel dat uit het zeer in het oog springende logo op de website van Test & Drive, in combinatie met de (gelijkluidende) naam van het domein waarop die website en de webshop zijn te vinden, onmiskenbaar volgt dat de naam die Test & Drive ter aanduiding van haar onderneming in het handelsverkeer gebruikt Theorieshop.nl is. Dat Test & Drive in haar Algemene Voorwaarden en in het contactformulier op haar website de naam ‘Test & Drive’ vermeldt en niet Theorieshop.nl, doet daaraan niet af. Met Test & Drive is de voorzieningenrechter van oordeel dat [gedaagde] hiermee de handelsnaam waaronder de onderneming wordt gedreven verwart met de rechtspersoon die de onderneming feitelijk drijft. Hoewel de handelsnaam en de naam van de rechtspersoon gelijk aan elkaar kunnen zijn, hoeft dit uiteraard niet zo te zijn. In het onderhavige geval is de handelsnaam van Test & Drive (mede) Theorieshop.nl en de rechtspersoon achter de onderneming Test & Drive.
4.4. Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Test & Drive sinds 10 maart 2004 de naam Theorieshop.nl niet alleen als domein- maar tevens als handelsnaam voert voor haar onderneming.
4.5. [gedaagde] heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat de handelsnaam ‘Theorieshop’ van Test & Drive louter beschrijvend is, zodat deze geen bescherming geniet. Dat verweer gaat echter evenmin op, omdat aan de geldigheid van een handelsnaam niet (zoals bij merken het geval is) de eis van onderscheidend vermogen wordt gesteld. Het voorgaande laat echter onverlet dat de handelsnaam Theorieshop.nl is opgebouwd uit de nogal algemene termen ‘theorie’ en ‘shop’. Deze woorden zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zozeer beschrijvend voor de handel in lesboeken voor het theorierijvaardigheidsbewijs voor motorvoertuigen, maar hoogstens associatief. Zij hebben echter daarnaast een zodanig zwak onderscheidend vermogen dat in de handelsnamen van concurrerende ondernemingen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet Pro te duchten zijn (vgl. Hoge Raad 6 december 1999, NJ 1997, 206).
4.6. In het onderhavige geval dient dan ook de vraag te worden beantwoord of de door [gedaagde] gevoerde handels- en domeinnamen theorieshop.com, theorie-shop.com en autotheorieshop.nl, in hun geheel beschouwd, een dermate grote gelijkenis vertonen met de handels- en domeinnaam Theorieshop.nl van Test & Drive dat een reëel gevaar voor verwarring valt te duchten. Die vraag zal de voorzieningenrechter hierna per domeinnaam bespreken.
Theorieshop.com en theorie-shop.com
4.7. Niet in geschil is dat [gedaagde] via de domeinnaam theorieshop.com (alsmede via de domeinnaam theorie-shop.com) tot voor kort de handelsnaam ‘Theorieshop’ voerde voor haar onderneming in lesmateriaal voor het Nederlands theorie-examen voor de brommer, motor en auto. Deze handelsnaam en de handels- en domeinnamen theorieshop.com en theorie-shop.com van [gedaagde] zijn (nagenoeg) identiek aan die van Test & Drive; slechts de extensie ‘.com’ en het koppelstreepje wijken immers af van de handelsnaam van Test & Drive. Naar eigen zeggen voert [gedaagde] deze handelsnaam niet pas sinds zijn registratie van de desbetreffende domeinnamen, maar al sinds 2005, in welk jaar hij een winkelpand in Krommenie onder die naam opende. Wat daarvan ook zij, ook dan is hij de latere gebruiker van de handelsnaam ‘Theorieshop’, nu Test & Drive die handelsnaam immers al sinds 2004 voert. Bovendien gebruiken partijen deze handelsnaam thans ter aanduiding van ondernemingen die naar hun aard eveneens identiek zijn, en zijn partijen beide via hun op Nederland gerichte website actief in het hele land. Dat alles maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat met het voeren van diezelfde handels- en domeinnaam door [gedaagde] bij het publiek verwarring valt te duchten met de onder tevens onder die handelsnaam gedreven onderneming van Test & Drive, zodat in beginsel sprake is van inbreuk op artikel 5 Hnw Pro.
4.8. Ter zitting is gebleken dat [gedaagde] het gebruik van de naam ‘Theorieshop’ heeft gewijzigd in ‘Autorijlesshop(.nl)’. Op de website waarnaar de domeinnaam theorieshop.com verwijst, wordt thans de hierboven in 2.9 opgenomen tekst vermeld. Volgens Test & Drive gebruikt [gedaagde] hiermee nog steeds de handelsnaam van Test & Drive. De voorzieningenrechter overweegt daarover als volgt.
4.9. Zoals eerder overwogen is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming in de zin van artikel 1 jo Pro. 5 Hnw eerst sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Met [gedaagde] is de voorzieningenrechter van oordeel dat het enkele gebruik van de naam ‘Theorieshop’ nog niet het voeren van die naam als handelsnaam met zich brengt. Uit de door [gedaagde] op de website van de domeinnaam theorieshop.com weergegeven tekst valt immers op te maken dat [gedaagde] de naam Theorieshop juist niet meer gebruikt als aanduiding voor haar onderneming in het handelsverkeer, zodat hij de handelsnaam Theorieshop thans niet (meer) voert. Bij die stand van zaken is (op dit moment) dan ook geen sprake van inbreuk op artikel 5 Hnw Pro. Daar staat echter tegenover dat het risico op een nieuwe inbreuk niet denkbeeldig is. Weliswaar heeft [gedaagde] bij brief van 22 januari 2013 van zijn rechtsbijstandverzekeraar (2.6) medegedeeld het gebruik van de handelsnaam Theorieshop te zullen staken, maar slechts ‘onder protest en zonder erkenning van aansprakelijkheid’. Ook heeft [gedaagde] de door hem geregistreerde domeinnamen theorieshop.com en theorie-shop.com niet aan Test & Drive overgedragen, zodat ook daarmee het risico van een hernieuwde inbreuk dreigt. Gezien de eerdere inbreuk door [gedaagde], is de vermelding van de naam Theorieshop op de website van [gedaagde] bovendien verwarrend, en daarmee (tevens) onrechtmatig jegens Test & Drive.
4.10. Op grond van het voorgaande zal de vordering van Test & Drive, voor zover deze betrekking heeft op staken van het gebruik van de (handels)naam Theorieshop en van de domeinnamen theorieshop.com en theorie-shop.com, alsmede de overdracht van die domeinnamen, worden toegewezen.
Autotheorieshop.nl
4.11. Bij de registratie van domeinnamen geldt in beginsel dat ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Niet in geschil is dat [gedaagde] de domeinnaam autotheorieshop.nl als eerste heeft geregistreerd, zodat hij in beginsel gerechtigd is die domeinnaam ook te gebruiken. Dat zou anders kunnen zijn, indien door dat gebruik een gevaar voor verwarring valt te duchten met – en derhalve sprake is van inbreuk op – de (oudere) handelsnaam van Test & Drive. De voorzieningenrechter overweegt daartoe als volgt.
4.12. Zoals in r.o. 4.5 overwogen hebben de woorden ‘theorie’ en ‘shop’ slechts een zwak onderscheidend vermogen, zodat voor het overige een grote gelijkenis nodig is voor verwarringsgevaar. In zijn geheel bezien maakt de domeinnaam autotheorieshop.nl een zodanig afwijkende indruk dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen gevaar voor verwarring valt te duchten. De handelsnaam waaronder Test & Drive haar onderneming drijft is immers niet ‘Autotheorieshop’, maar ‘Theorieshop’. Bovendien is de domein- en handelsnaam autotheorieshop.nl als gevolg van de toevoeging van het woord ‘auto’ auditief niet langer (geheel) overeenstemmend met de handels- en domeinnaam theorieshop.nl. Weliswaar hebben beide namen een overeenkomstig deel, welk deel bestaat uit de volledige handelsnaam van Test & Drive, maar de totaalindruk die de naam Autotheorieshop wekt is desalniettemin voldoende anders (en daarnaast overigens meer beschrijvend voor de handel in lesboeken voor het theorierijvaardigheidsbewijs) dan de handelsnaam van Test & Drive. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] met de domeinnaam autotheorieshop.nl tevens de handelsnaam Autotheorieshop.nl heeft gevoerd voor zijn onderneming, zodat reeds om die reden van een inbreuk geen sprake is. Voor zover de vordering ziet op staken van het gebruik van en overdracht van de handels- en domeinnaam autotheorieshop.nl, zal deze vordering dan ook worden afgewezen.
Nevenvorderingen
4.13. Voor een gebod met betrekking tot ‘soortgelijke handels- en domeinnamen’, als door Test & Drive c.s. onder 1. en 2. gevorderd, bestaat geen grond. Test & Drive c.s. heeft in het onderhavige verband niets aangevoerd. Toewijzing van een dergelijk algemeen gebod zou al snel tot executiegeschillen kunnen leiden, hetgeen waar mogelijk vermeden dient te worden.
4.14. De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt als volgt. De voorzieningenrechter acht de aldus toe te wijzen dwangsommen voorshands een voldoende prikkel tot nakoming van de onderhavige hoofdveroordelingen, zodat de daarnaast door Test & Drive c.s. gevorderde indeplaatstreding van dit vonnis als bedoeld in artikel 3:300 van Pro het Burgerlijk Wetboek zal worden geweigerd.
4.15. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt [gedaagde] om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de (handels)naam Theorieshop te staken en gestaakt te houden,
5.2. gebiedt [gedaagde] om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnamen theorieshop.com en theorie-shop.com te staken en gestaakt te houden,
5.3. gebiedt [gedaagde] om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen theorieshop.com en theorie-shop.com, zonder daarvoor een vergoeding te mogen verlangen, aan Test & Drive c.s. over te dragen en al datgene te doen dat daarvoor nodig is, waaronder de indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde instantie,
5.4. bepaalt dat [gedaagde] voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder 5.1, 5.2 of 5.3 bepaalde, aan Test & Drive c.s. een dwangsom verbeurt van EUR 500,-- tot een maximum van EUR 20.000,--,
5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.6. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
5.7. weigert de voorzieningen voor het overige.
Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. S.M.P. Langeveld op 12 maart 2013.?