Uitspraak
vonnis
RECHTBANK LEEUWARDEN
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 120091 / KG ZA 12-163
Vonnis in kort geding van 11 juli 2012
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OP=OP PARTIJGROOTHANDEL B.V.,
gevestigd te Nieuw-Buinen,
eiseres,
advocaat mr. J. Knotter, kantoorhoudende te Emmen,
tegen
1. de vennootschap onder firma OP EN TOP V.O.F.,
gevestigd te Appelscha,
en haar vennoten:
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ATRUST INVESTMENTS B.V.,
gevestigd te Nijeberkoop,
3. [A],
wonende te [woonplaats],
4. [B],
wonende te [woonplaats],
5. de vennootschap onder firma CHOCONUT V.O.F.,
gevestigd te Zuidwolde,
en haar vennoten:
6. [C],
wonende te [woonplaats],
7. [D],
wonende te [woonplaats],
gedaagden,
advocaat mr. H.W.J. Smeltekop, kantoorhoudende te Groningen.
Eiseres zal hierna worden aangeduid als Op = Op. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk ook wel worden aangeduid als Op & Top (enkelvoud) en gedaagde sub 1 zal hierna ook worden aangeduid als Op & Top VOF.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding en het herstelexploot
- de mondelinge behandeling van 22 juni 2012
- producties 1-9 van Op = Op
- producties 1-7 van Op & Top
- de pleitnota van Op = Op
- de pleitnota van Op & Top
- de brief van Op & Top van 28 juni 2012 met als bijlage het urenoverzicht van haar advocaat.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Op = Op exploiteert de franchiseformule Op = Op Voordeelshop. Er is een vijftigtal vestigingen. Zo zijn er winkels in Heerenveen, Coevorden en Emmen. In de winkels worden voornamelijk drogisterijartikelen verkocht. Bij elk drogisterijartikel wordt vermeld welk bedrag de klant kwijt is als hij het artikel elders koopt en voor welk (lager) bedrag hij het artikel bij de betreffende winkel van Op = Op kan kopen, waarbij extra voordeel wordt gegeven wanneer de klant twee of drie dezelfde drogisterijartikelen koopt.
2.2. Op = Op is sinds 20 januari 2010 houdster van het volgende, op 19 februari 2003 onder nummer 0741364 ingeschreven Benelux beeldmerk:
[afbeelding beeldmerk]
2.3. In 2010 heeft Op & Top een winkel, althans warenhuisformule te Appelscha overgenomen van [E]. Op het (platte) dak van deze winkel stond vanaf 1989 een metershoog logo, bestaande uit een gekanteld rood vierkant met horizontaal door het midden een witte banner gedrapeerd met de woorden "[E]". Inmiddels exploiteert Op & Top ook een winkel in Steenwijk en een winkel in Heerenveen.
2.4. Op & Top gebruikt ten behoeve van haar onderneming het volgende teken, zij het dat de tekst in de zwarte balk verschilt zoals hierna te melden:
[afbeelding teken]
2.5. Op & Top heeft het op het (platte) dak van de winkel in Appelscha geplaatste logo aan haar teken aangepast, zij het dat de zwarte balk iets lager is geplaatst en in de zwarte balk "outlet" is vermeld.
2.6. Op de voorgevel van de winkel van Op & Top te Heerenveen wordt het teken midden op een metershoge en metersbrede rode rechthoek weergegeven, zij het dat in de zwarte balk "HEERENVEEN" staat en onder het teken over de gehele breedte van het rode rechthoek in geel de woorden "www.opentoponline.nl".
2.7. In de Op & Top winkels worden naast drogisterijartikelen, die 10 -15% van het gehele assortiment uitmaken, ook huishoudelijke artikelen, gereedschappen, knutselspullen, tuinartikelen, kantoorartikelen, boeken, decoratie, cadeauartikelen en snoepwaren verkocht.
3. Het geschil
3.1. Op = Op vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. gedaagden hoofdelijk veroordeelt om binnen één week na betekening van het vonnis ieder gebruik in de Benelux van het merk Op = Op geregistreerd onder nummer 0741364 of van een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van het merk Op & Top, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50.000,00 per dag voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagden nalatig zijn aan die veroordeling te voldoen;
2. gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot betaling van de kosten van dit geding ten bedrage van € 4.703,19 overeenkomstig art. 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten ten belope van € 131,00 zonder betekening, dan wel € 199,00 in geval van betekening, één en ander te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;
3. op basis van art. 1019i Rv de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt bepaalt op 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van het vonnis.
3.2. Op & Top voert verweer, met conclusie tot afwijzing van de vordering,
met veroordeling van Op=Op in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, waaronder de gemaakte advocaatkosten van € 3.136,00 en het vast recht van € 575,00.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Op = Op baseert haar vordering primair op merkenbescherming ingevolge art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b, althans c van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) - hierna te noemen: BVIE - en subsidiair op slaafse nabootsing c.q. onrechtmatige daad.
4.2. Op grond van artikel 4.6 lid 3 BVIE dient, alvorens op de inhoud van het geschil wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Nu Op & Top VOF is gevestigd in Appelscha is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Daarnaast doen de gestelde inbreuken zich deels voor in het arrondissement van deze rechtbank, te weten in Heerenveen, op grond waarvan de voorzieningenrechter krachtens art. 4.6. lid 1 BVIE bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Ten aanzien van de vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad geldt eveneens dat de gestelde inbreuken zich mede uitstrekken tot het arrondissement Leeuwarden.
4.3. Het spoedeisend belang van Op = Op bij het gevorderde verbod vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk en het gestelde onrechtmatig handelen.
4.4. Tussen partijen is in geschil of Op & Top met het gebruik van het teken inbreuk maakt op het beeldmerk van Op = Op. Op = Op stelt dat dit zo is gelet op de combinatie van de woordelementen en de kleur- en vormelementen van het beeldmerk.
4.5. Op grond van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE heeft de merkhouder het uitsluitend recht het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. De globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (vgl. HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523 - Puma/Sabel). Ter toetsing daarvan overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
4.6. De woordelementen "Op = Op" van het beeldmerk trekken de meeste aandacht en vormen daarmee het dominerend bestanddeel. Dit dominerende bestanddeel heeft evenwel nauwelijks onderscheidend vermogen, nu de woorden "Op = Op" in de handel algemeen worden gebruikt. Dit dominerende, maar nauwelijks onderscheidende bestanddeel speelt derhalve bij de globale beoordeling maar een beperkte rol.
4.7. Hoewel het woordelement "Op = Op" qua klank sterk gelijk is aan het woordelement "OP & TOP" van het teken, oordeelt de voorzieningenrechter gelet op het geringe onderscheidend vermogen van het woordelement deze enkele auditieve gelijkenis niet doorslaggevend. Wanneer bij het woordelement "Op = Op" bovendien het woordelement "VOORDEELSHOP" van het beeldmerk wordt betrokken, is de klank al helemaal niet meer gelijkluidend aan het woordelement van het teken. Bij het uitspreken haalt men "Op = Op VOORDEELSHOP" en "OP & TOP" niet, althans niet zo snel, door elkaar dan bij "Op = Op" en "OP & TOP".
4.8. Visueel vertonen beeldmerk en teken geen significante gelijkenis. Beeldmerk en teken hebben wel dezelfde kleuren, zwart, rood en geel, maar daarmee is dan ook alles wel gezegd. De letters "Op = Op" van het beeldmerk zijn op het oog inderhaast handgeschreven in de kleur geel en geplaatst op een rode achtergrond, terwijl het woordelement "VOORDEELSCHOP" in geel in kleine kapitalen is vormgegeven en gepositioneerd onder
"Op = Op" op een zwarte balk. De letters "OP & TOP" van het teken worden vormgegeven tegen een gekanteld rood vierkant waarvoor een gele banner is gedrapeerd waarop in zwarte vette kapitalen de woorden "OP & TOP" staan afgebeeld en in de zwarte balk daaronder wisselend "OUTLET", "www.opentoponline.nl" en "HEERENVEEN" is vermeld.
4.9. Begripsmatig is er evenmin overeenstemming tussen merk en teken; "Op = Op" maant de koper er snel bij te zijn om de aanbieding te bemachtigen, terwijl "OP & TOP" veel meer een kwaliteitsaanduiding is.
4.10. Gelet op voorgaande feiten en omstandigheden is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van gelijkenis of overeenstemming tussen het door Op & Top gebruikte teken en het beeldmerk van Op = Op waardoor bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van drogisterijartikelen verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Daar komt nog bij dat het assortiment en de prijsstelling van de beide winkels duidelijke verschillen vertonen. Er is derhalve geen sprake van een inbreuk die onder het bereik van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE valt.
4.11. Niet blijkt, noch is voldoende met gestelde feiten onderbouwd dat Op = Op in de Benelux een bekend merk is.
Dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk dan wel dat dit gebruik afbreuk zou kunnen doen aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie, bijvoorbeeld door verwatering van het merk, is ook niet gebleken. Evenmin zijn voldoende concrete feiten gesteld die dat oordeel zouden kunnen dragen.
De in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE genoemde grond voor merkinbreuk doet zich derhalve niet voor.
4.12. Op = Op stelt dat Op & Top jegens haar onrechtmatig handelt door slaafse nabootsing van het beeldmerk. Dit is door Op & Top betwist.
Ter zitting heeft Op = Op aangevoerd dat het voor de hand ligt dat een consument de winkel van Op & Top verwart of associeert met de winkel van Op = Op, dat zij zich niet aan de indruk kan onttrekken dat Op & Top daar bewust op heeft aangestuurd en dat Op & Top kennelijk wil meeliften op de naamsbekendheid van Op = Op.
Met het enkel doen van deze suggesties heeft Op = Op haar stelling dat Op & Top haar beeldmerk slaafs heeft overgenomen, niet aannemelijk weten te maken.
Van onrechtmatig handelen van de zijde van Op & Top is dan ook geen sprake.
4.13. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering zal worden afgewezen.
Op = Op zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten.
De door Op & Top gespecificeerde kosten tot een bedrag van € 3.136,00 (exclusief € 575,00 vast recht) komen redelijk en evenredig voor, gelet op de aard van de procedure en de verrichte werkzaamheden. De proceskosten aan de zijde van Op & Top worden derhalve vastgesteld op € 3.711,00.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1. wijst de vordering af;
5.2. veroordeelt Op = Op in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Op & Top vastgesteld op € 3.711,00.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. Oostdijk en in het openbaar uitgesproken door mr. Th.G. Lautenbach op 11 juli 2012.?