ECLI:NL:RBGEL:2013:6464

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/253562 / KG ZA 13-604

Vonnis in kort geding van 3 december 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOUWBEDRIJF H.J. KLOMPS B.V.,

gevestigd te Dinxperlo,

2.
[eiser sub 2],

wonende te [plaats],

eisers,

advocaat mr. P. Hulsegge te Deventer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RETAIL BOUW NEDERLAND B.V.,

voorheen genaamd Klomps Bouw Nederland B.V.,

gevestigd te Doetinchem,

gedaagde,

advocaat mr. S.J.B. Drijber te Velp.

Partijen zullen hierna Bouwbedrijf Klomps, [eiser sub 2] en Retail Bouw genoemd worden. Bouwbedrijf Klomps en [eiser sub 2] gezamenlijk zullen Klomps c.s. genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding
de mondelinge behandeling
de pleitnota van Retail Bouw.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

Bouwbedrijf Klomps exploiteert een bouwonderneming sinds de jaren ‘50. In 1974 heeft [eiser sub 2] het bedrijf van zijn vader overgenomen. Thans heeft de zoon van [eiser sub 2], [zoon], de leiding over Bouwbedrijf Klomps.

2.2.

Retail Bouw is een bouwonderneming die zich bezighoudt met de bouw en verbouw van winkels. Zij is op 14 juli 2005 opgericht als [eiser sub 2] Bouw Nederland B.V. (hierna: KBN) door [eiser sub 2] samen met [naam] en [naam].

Alle aandelen in KBN werden (indirect) gehouden door deze drie heren.

2.3.

In 2007 heeft [eiser sub 2] zijn aandelen in KBN overgedragen aan Braklo Beheer B.V., waarvan [zoon] bestuurder is. Op 28 februari 2013 heeft Braklo Beheer haar aandelen in KBN overgedragen aan [naam] en [naam] (en hun persoonlijke holdings). Hiertoe hebben zij op 28 februari 2013 een overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen gesloten (hierna: de koopakte).

2.4.

In de koopakte zijn deze partijen in artikel 6 overeengekomen dat [naam] en [naam] de statutaire naam van KBN uiterlijk op 1 april 2014 hebben gewijzigd, zodanig dat daarin de naam “Klomps” en/of de afkorting “KBN” niet meer voorkomen en voorts dat zij uiterlijk per 1 april 2014 geen handelsnaam meer zullen gebruiken waarin de naam “[eiser sub 2]” en/of de afkorting “KBN” voorkomt.

2.5.

[naam] en [naam] hebben inmiddels de statutaire naam van KBN gewijzigd in Retail Bouw Nederland B.V. (Retail Bouw). Op de website alsmede in haar overige uitingen maakt Retail Bouw nog gebruik van de handelsnaam “Klomps Bouw Nederland B.V.”

2.6.

Vanaf 1985 maakt Bouwbedrijf Klomps gebruik van het hieronder afgebeelde logo, bestaande uit een huisje met zwarte lijnen en twee rode driehoeken erin, waarin de letters HK, de initialen van de vader van [eiser sub 2], zichtbaar zijn, al dan niet met de tekst “Klomps bouwbedrijf”:

2.7.

Retail Bouw maakt sinds haar oprichting in 2005 gebruik van een logo, bestaande uit een huisje met donkerbruine lijnen en oranje driehoeken, waarin de letters HK zichtbaar zijn en waaraan aan de onderkant is toegevoegd een horizontale lijn en de tekst “werk aan de winkel” en de naam “Klomps Bouw Nederland bv”. Dit logo wordt hieronder afgebeeld:

2.8.

Retail Bouw heeft het gebruik van dit logo na de aandelenoverdracht van

28 februari 2013 voortgezet. Na de wijziging van haar statutaire naam gebruikt Retail Bouw ook een aangepaste versie van dit logo waarin de naam “Klomps Bouw Nederland bv” gewijzigd is in de naam “Retail Bouw Nederland bv”.

2.9.

Retail Bouw heeft op 22 maart 2013 het door haar gebruikte logo gedeponeerd als Benelux beeldmerk, welk beeldmerk op 10 juni 2013 is ingeschreven. Hieronder wordt het ingeschreven beeldmerk van Retail Bouw afgebeeld:

2.10.

Klomps c.s. heeft Retail Bouw in een brief van 10 juli 2013 verzocht en gesommeerd het gebruik van het logo te staken met een beroep op de auteursrechten op het logo. Klomps c.s. stelt dat [eiser sub 2] dan wel Bouwbedrijf Klomps auteursrechthebbende zijn op het logo en dat Retail Bouw daarop inbreuk maken door zonder toestemming het gebruik van een bijna identiek logo na de aandelenoverdracht voort te zetten. Retail Bouw heeft daaraan geen gehoor gegeven.

3.Het geschil

3.1.

Klomps c.s. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Retail Bouw te gebieden zich primair binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, dan wel subsidiair vanaf 1 april 2014 te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de logo’s zoals opgenomen onder 2.6, 2.7 en 2.9, dan wel daarmee overeenstemmende tekens, op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere overtreding en van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

II. Retail Bouw te gebieden binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis het onder 2.10 omschreven merkdepot op eigen kosten aan Klomps c.s. over te dragen, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag;

III. Retail Bouw te veroordelen in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, waarvan de advocaatkosten zijn begroot op € 7.775,59, en in de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente;

IV. de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden na betekening van dit vonnis te bepalen.

3.2.

Klomps c.s. stelt dat Retail Bouw na de aandelenoverdracht zonder toestemming gebruik is blijven maken van een vrijwel identiek logo als het door Bouwbedrijf Klomps gebruikte logo, waarvan [eiser sub 2] dan wel Bouwbedrijf Klomps auteursrechthebbende is, en dus hierdoor inbreuk maakt op het auteursrecht van [eiser sub 2] dan wel Bouwbedrijf Klomps.

Volgens Klomps c.s. was het niet de bedoeling dat Retail Bouw na de aandelenoverdracht gebruik zou blijven maken van het logo. Daarnaast stelt Klomps c.s. dat Retail Bouw het door haar gebruikte logo te kwader trouw als beeldmerk heeft gedeponeerd in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder f van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) waardoor zij geen merkrecht heeft verkregen, dan wel sprake is van een nietige inschrijving.

3.3.

Retail Bouw voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde auteursrechtinbreuk een voortdurend karakter heeft.

4.2.

In essentie gaat de onderhavige zaak om de vraag of Retail Bouw ook na de aandelenoverdracht op 28 februari 2013 gerechtigd is gebleven om het door haar tot dan toe gebruikte logo onder 2.8 te blijven gebruiken in haar bedrijfsvoering.

4.3.

Niet in geschil is dat Bouwbedrijf Klomps het onder 2.6 getoonde logo (hierna: het zwart/rode logo) sinds 1985 gebruikt dat sinds 2005 overigens in de kleuren bruin/oranje is uitgevoerd en dat Retail Bouw als rechtsopvolgster van KBN sinds 2005 het onder 2.7 getoonde logo (hierna: het bruin/oranje logo) gebruikt. Ook is niet in geschil dat er auteursrecht rust op het zwart/rode logo in de zin van artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet (Aw).

4.4.

Retail Bouw betwist dat [eiser sub 2] dan wel Bouwbedrijf Klomps de auteursrechthebbende is op het zwart/rode logo. Zij stelt dat dat logo in 1985 niet is ontworpen door [eiser sub 2] zelf zoals Klomps c.s. stelt, maar is ontworpen door [naam] van een reclamebureau in opdracht van Bouwbedrijf Klomps, zodat [naam] de maker is van dat logo en het auteursrecht daarop aan hem toekomt. Daarnaast stelt Retail Bouw dat in 2005 Communicatiebureau Kant in opdracht van KBN op basis van het oude zwart/rode logo een nieuwe logo, het bruin/oranje logo, voor KBN heeft ontwikkeld. Zij stelt dat er sprake is van een zodanige bewerking van het zwart/rode logo dat het bruin/oranje logo aan te merken is als een nieuw zelfstandig werk in de zin van artikel 10 lid 2 Aw. Daarbij verwijst Retail Bouw naar de andere kleuren (bruin/oranje in plaats van zwart/rood), de toevoeging van een horizontale lijn en de tekst “werk aan de winkel”. Doordat KBN het bruin/oranje logo als eerste heeft geopenbaard, moet KBN en dus Retail Bouw als rechtsopvolgster van haar, als maker in de zin van artikel 8 Aw worden aangemerkt. Dit betekent dat Retail Bouw exclusief gerechtigd is gebruik te maken van het bruin/oranje logo, zodat dit gebruik jegens Klomps c.s. niet onrechtmatig is, aldus Retail Bouw.

4.5.

De voorzieningenrechter is allereerst van oordeel dat het bruin/oranje logo van Retail Bouw niet aan te merken is als een nieuw zelfstandig werk, waaraan zelfstandige auteursrechtelijke bescherming toekomt. Door de toevoeging van een lijn en de tekst “werk aan de winkel” en een kleine kleurverandering is het bruin/oranje logo ten opzichte van het oudere zwart/rode logo zodanig gering en onopvallend gewijzigd, dat de totaalindrukken die de beide logo’s maken sterk overeenstemmen, althans te weinig verschillen voor het oordeel dat het bruin/oranje logo als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. De logo’s zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter vrijwel identiek. Dit betekent dat Retail Bouw geen gegrond beroep kan doen op een eigen auteursrecht op het bruin/oranje logo ter afwering van de vorderingen van Klomps c.s. uit hoofde van een auteursrecht op het zwart/rode logo.

4.6.

Mede gelet op de gemotiveerde betwisting van Retail Bouw van de door Klomps c.s. gestelde gang van zaken bij het ontwerp van het zwart/rode logo, is thans onvoldoende duidelijk geworden hoe en door wie het zwart/rode logo is ontworpen. Echter, onbestreden is dat Bouwbedrijf Klomps als eerste dit logo in 1985 als van haar afkomstig heeft openbaar gemaakt. Zolang geen andere maker van c.q. rechthebbende op dit logo is aangetoond, moet Bouwbedrijf Klomps op grond van artikel 8 Aw als de maker van en dus rechthebbende op het logo worden aangemerkt. Dit betekent dat aan Bouwbedrijf Klomps het uitsluitend recht toekomt om het zwart/rode logo openbaar te maken of te verveelvoudigen en zij op grond daarvan zich kan verzetten tegen het gebruik van dit logo of een daarop te veel gelijkend logo, zoals het bruin/oranje logo, door een ander, behoudens die ander daartoe is gerechtigd.

4.7.

De voorzieningenrechter constateert vervolgens dat Retail Bouw het bruin/oranje logo als beeldmerk heeft gedeponeerd en dat dit merk ook is ingeschreven. Retail Bouw heeft onvoldoende weersproken dat dit depot te kwader trouw is vanwege het eerdere gebruik van het daarmee overeenstemmende zwart/rode logo door Bouwbedrijf Klomps, van welk gebruik Retail Bouw ook op de hoogte was gelet op de samenwerking tussen partijen in de periode 2005-2013. Uit deze merkinschrijving kan dus geen recht voortvloeien voor Retail Bouw op het gebruik van het bruin/oranje logo. Retail Bouw heeft overigens ook geen beroep gedaan op deze merkinschrijving om zich te verzetten tegen het gebruik van dit logo door Klomps c.s.

4.8.

Retail Bouw voert voorts het verweer dat zij op grond van een stilzwijgende licentie gerechtigd is het gebruik van het logo na de aandelenoverdracht te blijven voortzetten. Daartoe voert zij aan dat zij sinds 2005 rechtmatig gebruik maakt van het logo, zonder dat daarover ooit afspraken zijn gemaakt tussen partijen, ook niet in het kader van de aandelenoverdracht, zodat ervan moet worden uitgegaan dat aan haar een stilzwijgende licentie is verleend voor het gebruik van het logo.

4.9.

Vaststaat dat in 2005 de rechtsvoorgangster van Retail Bouw, KBN, is opgericht als een samenwerkingsverband tussen partijen, feitelijk tussen [eiser sub 2] en [naam] en [naam], de huidige twee (indirecte) bestuurders van Retail Bouw. De samenwerking heeft geduurd tot aan de aandelenoverdracht op 28 februari 2013 waarbij de aandelen van [eiser sub 2] in KBN, via zijn zoon, uiteindelijk zijn overgedragen aan [naam] en [naam]. In de hele periode van samenwerking is klaarblijkelijk met toestemming van Klomps c.s. zowel de naam “Klomps” als het logo door KBN gebruikt naast het gelijktijdig gebruik daarvan door Bouwbedrijf Klomps. Dit was vanzelfsprekend omdat KBN min of meer een aan Bouwbedrijf Klomps gelieerde vennootschap was. Bij de aandelenoverdracht is niets geregeld over het voortgezet gebruik van het logo door Retail Bouw. Daarentegen zijn over het gebruik van de naam “Klomps” en de afkorting “KBN” bij de aandelenoverdracht wel afspraken gemaakt, die er kort gezegd op neerkomen dat het Retail Bouw tot 1 april 2014 is toegestaan daarvan gebruik te mogen maken. Na die datum dient Retail Bouw het gebruik van de naam “Klomps” en de afkorting “KBN” te stoppen met de klaarblijkelijke en begrijpelijke bedoeling zowel persoonlijk als bedrijfsmatig niet langer meer geassocieerd te worden met Retail Bouw nu de beide bedrijven niet langer aan elkaar zijn gelieerd. Retail Bouw heeft die gedachte van Klomps c.s. bij de aandelenoverdracht niet bestreden. Zij erkent dat het de bedoeling van partijen was om na de verbreking van de samenwerking zelfstandig verder te gaan.

4.10.

In een geval als het onderhavige kan uit de voorafgaande periode van samenwerking tussen partijen, waarbij KBN gelieerd was aan Bouwbedrijf Klomps en beide bedrijven hetzelfde logo gebruikten, bij gebreke van een afspraak tussen partijen over het gebruik van het logo door Retail Bouw, niet zonder meer worden afgeleid dat Retail Bouw een stilzwijgende licentie heeft gekregen (voor onbepaalde duur) om na de aandelenoverdracht gebruik te mogen blijven maken van het logo voor haar eigen onderneming. Dat dat niet zonder meer is beoogd blijkt ook uit de afspraken die zijn gemaakt over het gebruik van de naam “Klomps” en de afkorting “KBN” door Retail Bouw. Die moeten uit de voortgezette onderneming (Retail Bouw) helemaal verdwijnen omdat partijen naar buiten toe duidelijk willen maken dat de samenwerkingsrelatie is beëindigd en zij niet meer met elkaar willen worden geassocieerd. Daarmee strookt niet dat Retail Bouw het gebruik van het logo van Bouwbedrijf Klomps in haar eigen bedrijfsvoering zou mogen voortzetten. Retail Bouw mocht dat onder deze omstandigheden niet zonder meer aannemen, behoudens gedragingen of verklaringen van Klomps c.s. (waaromtrent niets is gesteld of gebleken) op grond waarvan zij dat wèl mocht begrijpen. Bij gebreke van een recht op gebruik van het logo na de aandelenoverdracht, moet Retail Bouw dat gebruik staken.

4.11.

Indien Retail Bouw onmiddellijk zou moeten stoppen met het gebruik van het logo zal zij grote praktische problemen ondervinden, omdat het logo al jarenlang geïmplementeerd is in haar bedrijfsvoering en in veel van haar uitingen, zoals website, briefpapier, bedrijfskleding en bedrijfswagens, voorkomt. In al die uitingen zal zij wijzigingen moeten doorvoeren, die enige tijd in beslag zullen nemen. Retail Bouw was daarop niet voorbereid omdat bij de aandelenoverdracht geen afspraken zijn gemaakt over het gebruik van het logo, maar zij mocht er ook niet op vertrouwen dat zij een onbeperkt recht op gebruik van het logo had. Tegen die achtergrond kan van Retail Bouw niet worden gevergd dat zij met onmiddellijke ingang stopt met het gebruik van het logo. In het kader van een belangenafweging zal Retail Bouw meer tijd worden gegund om in haar bedrijfsvoering maatregelen te nemen die nodig zijn om te stoppen met het gebruik van het logo. De voorzieningenrechter acht daarvoor een termijn tot 1 juli 2014 redelijk. Retail Bouw zal in die zin worden veroordeeld. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.12.

De onder II gevorderde overdracht van het door Retail Bouw gedane merkdepot, bedoeld zal zijn de merkinschrijving, van het bruin/oranje logo zal worden afgewezen.

Nog daargelaten of Klomps c.s. daar aanspraak op kan maken, heeft Klomps c.s. onvoldoende duidelijk gemaakt wat haar belang daarbij is, nu dat beeldmerk door de daarin prominent opgenomen bedrijfsnaam van Retail Bouw duidelijk ziet op het bedrijf van Retail Bouw en dus niet door Klomps c.s. in haar bedrijfsvoering gebruikt kan worden.

4.13.

In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na betekening van dit vonnis.

4.14.

Retail Bouw zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld van Klomps c.s. Klomps c.s. heeft aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv. Zij heeft aangevoerd dat haar advocaatkosten € 7.775,59 bedragen. Ter onderbouwing daarvan heeft zij een gedetailleerde kostenspecificatie in het geding gebracht. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevorderde proceskosten ten aanzien van het salaris van de advocaat te matigen tot € 6.000,00, in aansluiting bij de maximale bandbreedte voor eenvoudige kort gedingen volgens de per

1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. In casu is een bedrag van € 6.000,00 aan advocaatkosten redelijk en evenredig gelet op onder meer de omvang van het feitencomplex en de juridische zwaarte van de zaak. De kosten aan de zijde van Klomps c.s. worden, gezien het voorgaande, begroot op:

- dagvaarding € 76,71

- griffierecht € 589,00

- salaris advocaat €
6.000,00

Totaal € 6.665,71

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Retail Bouw om vanaf 1 juli 2014 te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de logo’s zoals opgenomen onder 2.6, 2.7 en 2.9, dan wel daarmee overeenstemmende logo’s, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere overtreding en van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt,

5.2.

bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden na betekening van dit vonnis,

5.3.

veroordeelt Retail Bouw in de proceskosten, aan de zijde van Klomps c.s. tot op heden begroot op € 6.665,71, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4.

veroordeelt Retail Bouw in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Retail Bouw niet binnen

14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van 14 dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 3 december 2013.

Coll.: HS