Uitspraak
RECHTBANK Den Haag
Team Handel
Zaaknummer: C/09/672471 / HA ZA 24-783
Vonnis in incident van 12 maart 2025
in de zaak van
SECRID B.V.,
te Rijswijk,
eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident,
advocaat: mr. R.J.F. Grijpink te Amsterdam,
tegen
[gedaagde] , onder meer handelend onder de namen [handelsnaam 1] , [handelsnaam 2] en [handelsnaam 3] ,
Wonende althans zaakdoende te [woonplaats] , Polen,
gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident,
advocaat: mr. D.M. Breuking te Utrecht.
Partijen zullen hierna Secrid en [gedaagde] worden genoemd.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 15 augustus 2024 met producties EP01 tot en met EP35;
- de incidentele conclusie tot aanhouding ex. artikel 208 Rv [1] tevens incidentele conclusie tot schorsing ex. artikel 225 Rv van 8 januari 2025 met GP01 tot en met GP07;
- de incidentele conclusie tot aanhouding ex. artikel 208 Rv [1] tevens incidentele conclusie tot schorsing ex. artikel 225 Rv van 8 januari 2025 met GP01 tot en met GP07;
- de conclusie van antwoord in de incidenten tot aanhouding en schorsing, tevens verzoek tot akte niet-dienen in de hoofdzaak van 22 januari 2025 met EP36 tot en met EP38.
1.2.
Ten slotte is vonnis in het incident bepaald.
2.De feiten
2.1.
Secrid is een Nederlandse familieonderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen, produceren en verkopen van portemonnees, die zij onder het merk SECRID op de markt brengt. Secrid verkoopt haar producten in meer dan 80 landen, waaronder in België, Nederland en Luxemburg.
2.2.
Secrid brengt sinds 2010 portemonnees onder de namen Miniwallet en Slimwallet op de markt, die zich kenmerken door een harde massieve kaarthouder met ruimte voor zes kaarten, die met een knop aan de onderzijde trapsgewijs naar boven kunnen worden geschoven, met daaromheen een zachte omslag van leer, Mirum of een leer-alternatief. De Miniwallet en de Slimwallet zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en uitvoeringen.
2.3.
Secrid is – voor zover hier van belang – houdster van de volgende modelregistraties (hierna gezamenlijk aangeduid als de Secrid-modellen):
- het op 10 juni 2010 gedeponeerde en op 11 maart 2011 onder nummer 38548-01 voor de klasse ‘kaarthouders’ ingeschreven Benelux-model, waartoe de volgende afbeeldingen behoren (hierna: model 01 of het Miniwallet-model):
- het op 10 juni 2010 gedeponeerde en op 11 maart 2011 onder nummer 38548-02 voor de klasse ‘kaarthouders’ ingeschreven Benelux-model, waartoe de volgende afbeeldingen behoren (hierna: model 02 of het Slimwallet-model):
2.4.
SPIRID creation B.V. is houdster van onderstaande merkregistraties. SPIRID creation B.V. behoort tot dezelfde groep van vennootschappen als Secrid. Secrid is licentienemer van de merken (hierna: de SECRID-woordmerken):
- het op 7 juli 2005 onder nummer 003588051 ingeschreven Unie-woordmerk ‘SECRID’;
- het op 26 oktober 2015 onder nummer 984061 ingeschreven Benelux-woordmerk ‘SECRID’;
- het op 28 november 2016 onder nummer 1001755 ingeschreven Benelux-woordmerk ‘SECRID’;
- het op 17 januari 2017 onder nummer 1362051 ingeschreven internationale woordmerk ‘SECRID’ met aanwijzing van onder meer de Benelux.
De SECRID-woordmerken zijn ingeschreven voor waren in onder meer klasse 18 (onder meer portemonnees en portefeuilles).
2.5.
[gedaagde] is eigenaar van de Poolse eenmanszaak [eenmanszaak] . [gedaagde] brengt onder de (handels)namen [eenmanszaak] en [handelsnaam 3] leren producten, waaronder portemonnees, op de markt. [eenmanszaak] biedt haar producten aan via de website [website] , die vanuit diverse landen, waaronder België, Nederland en Luxemburg, te bezoeken is en in te stellen op verschillende talen waaronder Nederlands en Frans.
2.6.
[eenmanszaak] biedt onder de naam [handelsnaam 3] portemonnees en/of kaarthouders aan in verschillende uitvoeringen (hierna: de [handelsnaam 3] -portemonnees), waaronder de hieronder afgebeelde portemonnees.
2.7.
Bij brief van 23 januari 2024 heeft Secrid aan [eenmanszaak] ( [gedaagde] ) meegedeeld dat de [handelsnaam 3] -portemonnees die [eenmanszaak] aanbiedt inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Secrid. Zij heeft in dezelfde brief [eenmanszaak] gesommeerd die inbreuk te staken en een onthoudingsverklaring te tekenen. [eenmanszaak] heeft de inbreuk betwist bij brief van 16 februari 2024. In reactie daarop heeft Secrid bij brief van 21 februari 2024 haar standpunt herhaald. Bij brief van 5 maart 2024 heeft [eenmanszaak] gepersisteerd in haar betwisting, waarna Secrid een kortgedingprocedure is gestart.
2.8.
Bij vonnis van 18 juli 2024 [2] stelde de voorzieningenrechter Secrid grotendeels in het gelijk en legde aan [gedaagde] onder meer een voorlopig inbreukverbod op ten aanzien van de Secrid-modellen.
2.9.
Op 1 oktober 2024 heeft [gedaagde] de besloten vennootschap naar Pools recht, EUREKA Sp. z.o.o. (hierna: Eureka) opgericht.
3.Het geschil
3.1.
Samengevat weergegeven vordert Secrid in de hoofdzaak dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [gedaagde] (primair) verbiedt inbreuk te maken op de Secrid-modellen en de SECRID-woordmerken en (subsidiair) [gedaagde] verbiedt betrokken te zijn bij auteursrechtinbreuk op en/of slaafse nabootsing van de Secrid Miniwallet en de Secrid Slimwallet. Secrid vordert daarnaast (primair en subsidiair) nevenvorderingen tot opgave, recall en vernietiging van de voorraad op kosten van [gedaagde] , dwangsommen, schadevergoeding en/of winstafdracht, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente.
3.2.
Secrid legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. [gedaagde] maakt inbreuk op de Secrid-modellen in de zin van artikel 3.16 BVIE [3] door onder meer het aanbieden, invoeren, in de handel brengen, verkopen en in voorraad hebben van de [handelsnaam 3] -portemonnees, waarvan de vormgeving vrijwel volledig is overgenomen van de Secrid-modellen. Door het teken SECRID zonder toestemming van Secrid te gebruiken bij de aanprijzing van haar [handelsnaam 3] -portemonnees maakt [gedaagde] eveneens inbreuk op de SECRID-woordmerken in de zin van artikel 2.20 lid 1, sub a BVIE en artikel 9 lid 2 sub a UMVo [4] . [gedaagde] heeft daarnaast (met dezelfde handelingen) inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Secrid in de zin van artikel 13 Aw [5] en heeft onrechtmatig gehandeld vanwege oneerlijke concurrentie in de vorm van slaafse nabootsing (artikel 6:162 BW [6] ).
3.3.
[gedaagde] heeft tot op heden geen verweer gevoerd. Secrid verzoekt de rechtbank aan [gedaagde] een akte van niet-dienen te verlenen en de zaak op de rol te plaatsen voor het wijzen van eindvonnis.
4.Het geschil in de incidenten
4.1.
[gedaagde] althans – voor zover het het schorsingsincident betreft – Eureka vordert in het incident dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis
I. de zaak aanhoudt tot het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) de door de Kamer van Beroep Brussel in arrest van 8 oktober 2024 [7] gestelde vragen over de uitleg van artikel 10 GModVo [8] heeft beantwoord;
II. de (hoofd)zaak schorst op grond van artikel 225 lid 1 sub c Rv;
met behoud van het recht om na hervatting van de procedure ten principale te antwoorden met een termijn van zes weken, met veroordeling van Secrid in de proceskosten in het incident op de voet van artikel 1019h Rv.
4.2.
[gedaagde] legt aan haar incidentele vorderingen het volgende ten grondslag. Secrid grondt twee van haar primaire vorderingen op artikel 3.16 BVIE en op het Apple/Samsung-arrest van de Hoge Raad [9] . De antwoorden op de prejudiciële vragen zijn essentieel voor de uitleg van artikel 10 GModVo en daarmee ook voor artikel 3.16 BVIE. Aanhouding van de hoofdzaak voorkomt dat een modelrechtelijke inbreuktoets wordt gehanteerd die mogelijk strijdig is met Europees geldende jurisprudentie. Het verzoek tot schorsing grondt [gedaagde] op artikel 225 lid 2 sub c Rv. Door rechtsopvolging onder algemene titel heeft Eureka alle rechten en verplichtingen van de eenmanszaak overgenomen. De eenmanszaak is als procespartij opgehouden te bestaan. Een schorsingsperiode biedt ruimte om Eureka, als rechtsopvolger van de eenmanszaak, adequaat in het geding te betrekken, aldus nog steeds [gedaagde] .
4.3.
Secrid voert verweer strekkende tot afwijzing van de incidentele vorderingen met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.
4.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.
5.De beoordeling in de incidenten
Bevoegdheid
5.1.
De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, nu de [handelsnaam 3] -website zich mede richt tot consumenten en/of handelaren in Nederland [10] (de website verschijnt bij raadpleging in Nederland in de Nederlandse taal en bestelling van producten vanuit Nederland is een mogelijkheid) en de gestelde inbreuk c.q. het onrechtmatig handelen dus ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt.
5.2.
Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op de Benelux-modellen en Benelux-merken is die bevoegdheid gegrond op artikel 4.6 lid 1 BVIE. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Benelux.
5.3.
Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op het Uniemerk is die bevoegdheid gegrond op artikel 123 lid 1, 124 onder a, 125 lid 5 en 131 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze bevoegdheid is op grond van artikel 126 lid 2 beperkt tot Nederland.
5.5.
Met betrekking tot de tweede incidentele vordering van [gedaagde] , althans Eureka als belanghebbende, wordt als volgt overwogen. De rechtbank stelt voorop dat het geding op basis van artikel 225 lid 1 aanhef en onder c Rv wordt geschorst door betekening van de ingeroepen grond (in casu: het ophouden van de betrekkingen waarin een partij het geding voerde door rechtsopvolging onder algemene titel) van de schorsing aan de wederpartij, dan wel, zoals hier, door een daartoe strekkende akte ter rolle.
5.6.
Secrid verzet zich tegen de schorsing en betoogt daartoe dat [gedaagde] door haar beroep op artikel 225 lid 1 sub c Rv misbruik van recht maakt in de zin van artikel 3:13 BW. Volgens Secrid gebruikt [gedaagde] dit verzoek met geen ander doel dan het bewerkstelligen van vertraging van de procedure. Hierdoor is volgens Secrid sprake van uitoefening van de bevoegdheid met een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is gegeven. Secrid wordt hierdoor in haar belangen geschaad. Daarnaast heeft [gedaagde] volgens Secrid geen belang bij toewijzing van het verzoek.
5.7.
Het verweer van Secrid tegen de schorsing slaagt niet. Secrid betwist immers niet de met een ‘
notification of conversion’ onderbouwde stelling dat de eenmanszaak van [gedaagde] op 1 oktober 2024 is omgezet in Eureka en richt haar conclusie van antwoord in de incidenten (mede) aan Eureka. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat [gedaagde] althans Eureka bij de ingeroepen schorsingsgrond geen belang heeft, althans daardoor misbruik maakt van recht althans bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW zou maken. Daargelaten wat het eventuele gevolg is voor de positie van [gedaagde] als natuurlijke persoon in onderhavig geschil, stelt de rechtbank vast dat door het door Eureka als belanghebbende inroepen van de schorsingsgrond de procedure geldig is geschorst op de datum waarop de akte ter rolle is genomen. Als partijen de wil hebben om Eureka in deze procedure te betrekken, dient Eureka daartoe op de juiste wijze te worden opgeroepen. De schorsing biedt Secrid de ruimte om Eureka – al dan niet als opvolgende partij – op de juiste wijze in deze procedure te betrekken. Nu zulks nog niet is gebeurd en Secrid evenmin te kennen heeft gegeven Eureka niet in het geding te willen betrekken, wordt aan haar uiterst subsidiair gedane verklaring (vgl. randnummer 43, laatste zin, van de conclusie van antwoord in de incidenten) voorbij gegaan.
notification of conversion’ onderbouwde stelling dat de eenmanszaak van [gedaagde] op 1 oktober 2024 is omgezet in Eureka en richt haar conclusie van antwoord in de incidenten (mede) aan Eureka. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat [gedaagde] althans Eureka bij de ingeroepen schorsingsgrond geen belang heeft, althans daardoor misbruik maakt van recht althans bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW zou maken. Daargelaten wat het eventuele gevolg is voor de positie van [gedaagde] als natuurlijke persoon in onderhavig geschil, stelt de rechtbank vast dat door het door Eureka als belanghebbende inroepen van de schorsingsgrond de procedure geldig is geschorst op de datum waarop de akte ter rolle is genomen. Als partijen de wil hebben om Eureka in deze procedure te betrekken, dient Eureka daartoe op de juiste wijze te worden opgeroepen. De schorsing biedt Secrid de ruimte om Eureka – al dan niet als opvolgende partij – op de juiste wijze in deze procedure te betrekken. Nu zulks nog niet is gebeurd en Secrid evenmin te kennen heeft gegeven Eureka niet in het geding te willen betrekken, wordt aan haar uiterst subsidiair gedane verklaring (vgl. randnummer 43, laatste zin, van de conclusie van antwoord in de incidenten) voorbij gegaan.
5.8.
Het voorgaande betekent dat de procedure in de hoofdzaak is geschorst vanaf het moment waarop [gedaagde] zijn incidentele conclusie tot aanhouding en schorsing heeft genomen (8 januari 2025). De zaak zal worden verwezen naar de parkeerrol en kan te zijner tijd door de meest gerede partij op de voet van artikel 227 Rv weer worden opgebracht op de rol.
Verzoek tot aanhouding
5.9.
Gelet op de geëffectueerde schorsing, bestaat er op dit moment geen mogelijkheid om vooraf de incidentele vordering tot aanhouding te behandelen en hierop te beslissen. De beslissing met betrekking tot het verzoek tot aanhouding zal daarom worden aangehouden.
Proceskosten
5.10.
De beslissing omtrent de proceskosten van deze incidenten wordt aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.
Voortgang van de procedure
5.11.
De zaak zal worden verwezen naar de parkeerrol.
5.12.
Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
6.De beslissing
De rechtbank
in de incidenten
6.1.
verwerpt het verzet van Secrid tegen schorsing van het geding;
6.2.
houdt de beslissing over de kosten van het incident aan tot het eindvonnis in de hoofdzaak;
in de hoofdzaak
6.3.
verstaat dat het geding is geschorst vanaf 8 januari 2025;
6.4.
verwijst de zaak naar de parkeerrol.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, rechter, bijgestaan door mr. R.W.J. Slits, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 maart 2025.