ECLI:NL:RBDHA:2025:11712

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

Team Handel

Zaaknummer: C/09/673115 / HA ZA 24-838

Vonnis van 21 mei 2025

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, INC.,

te Milwaukee, Wisconsin,

Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

advocaten: mrs. H.W. van der Kaaij en S. Tigu, advocaten te Amsterdam,

tegen

GAME CASTLE B.V.,

te Rijen,

gedaagde,

advocaat: mr. T. de Klerck, advocaat te ’s-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna Harley-Davidson en Game Castle worden genoemd.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 september 2024 met producties EP01 tot en met EP07;

- de conclusie van antwoord van 13 november 2024 met producties GP01 tot en met GP07;

- het tussenvonnis van 4 december 2024 met dagbepaling mondelinge behandeling op 22 januari 2025;

- de akte houdende overlegging aanvullende productie van 22 januari 2025 van Harley-Davidson met EP08;

- de akte houdende overlegging aanvullende producties van 22 januari 2025 van Game Castle met producties GP08 en GP09;

- een op 21 januari 2025 door Harley-Davidson ingediend B8-formulier met daarbij een als productie EP09 overgelegd aanvullend proceskostenoverzicht;

- de mondelinge behandeling van 22 januari 2025, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

1.2.

Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Harley-Davidson is het moederbedrijf van de Harley-Davidson groep. Harley-Davidson handelt in motorrijwielen en gerelateerde producten.

2.2.

Harley-Davidson is houdster van onder meer de volgende merkregistraties voor Unie- en Benelux- woord- en beeldmerken, geregistreerd voor onder andere motoren (klasse 12) en voertuigonderhoud en –reparatie (klasse 37), voor kleding en merchandise (klasse 25 en 39) en voor neonborden, lichtborden, elektrische borden (klasse 9):

MERK

GEBIED

NUMMER

DEPOTDATUM

REGISTRATIE-DATUM

KLASSEN

HARLEY-DAVIDSON

1172329

14 mei 1999

7 augustus 2000

12, 14, 34

HARLEY-DAVIDSON

Benelux

779707

29 april 1992

1 maart 1993

9, 16, 26, 28

1536309

1 maart 2000

19 november 2001

3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 35, 36, 39, 41

3530227

31 oktober 2003

19 mei 2005

9, 14, 24, 26, 35

83725

1 april 1996

30 maart 1999

12, 14, 25, 26, 41, 42

502559

21 maart 1997

28 mei 1999

3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 26, 34, 39, 42

Benelux

779706

29 april 1992

1 februari 1993

9, 16, 26, 34

De merkregistraties worden hierna aangeduid als ‘de Harley-Davidson-merken’.

2.3.

Game Castle is een onderneming die zich volgens haar inschrijving in het handelsregister bezighoudt met het onderhoud, de reparatie, exploitatie en de inkoop, verkoop en distributie van amusementsspelen; verhuur en organisatie van vintage geluid, games, verlichting, jukeboxen en dinerbanken.

2.4.

Game Castle biedt via haar webshop onder de domeinnaam www.americanvintageunlimited.nl (hierna: de Website) een breed scala aan vintage producten aan, waaronder de volgende neon verlichting(sborden) voorzien van verschillende Harley-Davidson tekens (hierna: de Tekens)^[1]. De neon verlichting(sborden) zullen hierna worden aangeduid als de Harley-Davidson neon signs.

2.5.

Per aangetekende brief van 30 mei 2024 heeft Harley-Davidson Game Castle onder meer gesommeerd de inbreuk op de Harley-Davidson-merken door het aanbieden en verhandelen van de Harley-Davidson neon signs te staken en gestaakt te houden en opgave te doen.

2.6.

Game Castle heeft de sommatiebrief niet voor akkoord getekend. Per brief van 3 juni 2024 heeft Game Castle aan Harley-Davidson onder meer meegedeeld:

2.7.

Partijen hebben geen overeenstemming bereikt. Harley-Davidson heeft Game Castle op 18 september 2024 gedagvaard.

3.Het geschil

3.1.

Harley-Davidson vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. voor recht verklaart dat Game Castle door in het lichaam van de dagvaarding beschreven handelen en door gebruik van de Tekens en het aanbieden en verhandelen van de Harley-Davidson neon signs, inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele-eigendomsrechten van Harley-Davidson en meer in bijzonder op de merkrechten van Harley-Davidson;

II. Game Castle beveelt iedere inbreuk op de merken van Harley-Davidson met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door:

a. het direct te staken en gestaakt te houden van het aanbieden en verhandelen van de Harley-Davidson neon signs zowel in de fysieke winkel als online;

b. het direct verwijderen van de Harley-Davidson neon signs op de Website en andere sociale media kanalen;

c. het direct te staken en gestaakt te houden van het gebruik van de Harley-Davidson-merken, alsook ieder ander teken dat identiek is aan of overeenstemt met de Harley-Davidson-merken voor waren en/of diensten die identiek zijn aan of soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor de Harley-Davidson-merken zijn ingeschreven, te staken en gestaakt te houden;

III. Game Castle beveelt om uiterlijk binnen zeven (7) dagen na betekening van het vonnis, te doen toekomen een schriftelijke, door een gediplomeerde, onafhankelijke administrateur gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie:

a. het aantal Harley-Davidson neon signs die Game Castle tot het vonnis heeft verkocht;

b. de bij Game Castle aanwezige voorraad van Harley-Davidson neon signs onder vermelding van de locatie(s) waar de Harley-Davidson neon signs zich bevinden en welke hoeveelheden zich op welke locatie bevinden, alsmede de aantallen van de Harley-Davidson neon signs;

IV. Game Castle beveelt om uiterlijk binnen zeven (7) dagen na betekening van het vonnis, alle Harley-Davidson neon signs die zij heeft geleverd aan derden direct terug te roepen (recall), onder vermelding van uitsluitend de navolgende rectificatietekst, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen tekst, door deze tekst in een bericht te versturen aan alle partijen aan wie zij de Harley-Davidson neon signs heeft geleverd:

“
Geachte klant,

Bij vonnis van (datum vonnis) heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Harley-Davidson door de verhandeling van inbreukmakende neonverlichting.

Wij hebben de volgende producten verhandeld:

Wij verzoeken u het aangekochte product aan ons te retourneren op onderstaand adres:

[adres invullen]

Wij zullen dan de aankoopprijs, alsmede de verzendkosten aan u vergoeden.

Hoogachtend,

Game Castle B.V.”;

V. Game Castle beveelt om binnen zeven (7) dagen na betekening van het vonnis de volgende tekst duidelijk zichtbaar op de Website te plaatsen en daarnaast op te hangen in zijn fysieke winkel aan de Ericssonstraat 2 in Rijen, uitgeprint op een wit A4-vel, minimaal lettertype 14, op plaatsen waar het winkelend publiek de tekst makkelijk kan lezen, zoals in elk geval bij de kassa, als achter de winkelruit:

“
Geachte klant,

Bij vonnis van [datum vonnis] heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Harley-Davidson door de verhandeling van inbreukmakende neonverlichting.

Wij hebben de volgende producten verhandeld:

Wij verzoeken u het aangekochte product aan ons te retourneren op onderstaand adres:

[adres invullen]

Ook kunt het product terugbrengen in onze winkel.

Wij zullen dan de aankoopprijs, alsmede de verzendkosten aan u vergoeden.

Hoogachtend,

Game Castle B.V.”;

VI. Game Castle beveelt om uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de recall zoals genoemd onder vordering IV en V, de volledige voorraad aan Harley-Davidson neon signs, waaronder ook de teruggeroepen producten, op kosten van Game Castle en onder toezicht van een door Game Castle te betalen gerechtsdeurwaarder te laten vernietigen en binnen twee (2) dagen na deze vernietiging een op kosten van Game Castle opgesteld proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van Harley-Davidson, mr. H.W. van der Kaaij ( [e-mailadres] );

VII. Game Castle beveelt om uiterlijk binnen zeven (7) dagen na betekening van het vonnis, te doen toekomen een schriftelijke door een gediplomeerde, onafhankelijke administrateur gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie:

a. de leverancier(s) en/of distributeur(s) van wie de Harley-Davidson neon signs door Game Castle is verkregen, onder mededeling van hun adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon en telefaxnummer(s);

b. de aan Game Castle geleverde aantallen, nummers, prijzen en leverdata van de Harley-Davidson neon signs, zulks gerangschikt per leverancier of distributeur van de Harley-Davidson neon signs, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

c. al hetgeen Game Castle bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de Harley-Davidson neon signs, vergezeld van alle daarop betrekking hebbende stukken, meer in het bijzonder de (volledige) namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers van andere bij de verhandeling van de Harley-Davidson neon signs betrokken (rechts-)personen, zoals de voormannen van hun leveranciers;

VIII. Game Castle veroordeelt om aan Harley-Davidson te vergoeden de schade die zij heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden ten gevolge van de inbreuk van Game Castle op de merkrechten van Harley-Davidson, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum der dagvaarding in de onderhavige procedure, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;

IX. Game Castle veroordeelt aan Harley-Davidson een dwangsom van € 10.000,- ineens te betalen voor iedere overtreding c.q. niet-nakoming van een of meer van de hierboven opgelegde bevelen, alsmede een dwangsom van € 3.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat een overtreding voortduurt, dan wel – zulks ter keuze vanHarley-Davidson – een dwangsom van € 3.000,- voor ieder Harley-Davidson neon sign waarmee in strijd met een opgelegd bevel wordt gehandeld;

X. Game Castle veroordeelt in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv^[2], te begroten conform de door Harley-Davidson overgelegde specificatie(s), althans op een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf zeven dagen na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening.

3.2.

Harley-Davidson legt aan haar vorderingen onder meer het volgende ten grondslag. De op de Website aangeboden en verkochte Harley-Davidson neon signs zijn voorzien van, of bestaan in hun geheel uit, de Tekens die gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de Harley-Davidson-merken. Harley-Davidson heeft geen toestemming verleend voor de productie en/of (het aanbieden ter) verkoop daarvan. Door het aanbieden en verkopen van de Harley-Davidson neon signs maakt Game Castle inbreuk op de Harley-Davidson-merken op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a, b dan wel c BVIE^[3]alsmede artikel 9 lid 2 sub Pro a, b dan wel c UMVo.^[4]Het gebruik van de Tekens doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Harley-Davidson-merken. Harley-Davidson kan niet instaan voor de kwaliteit van de Harley-Davidson neon signs en daarmee samenhangend de veiligheid van de kopers van deze producten. Daarnaast trekt Game Castle door het gebruik van de Tekens ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Harley-Davidson-merken.

3.3.

Game Castle voert verweer. Game Castle concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Harley-Davidson, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Harley-Davidson, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Harley-Davidson in de kosten van deze procedure.

3.4.

Game Castle voert daartoe onder meer het volgende aan. Met uitzondering van het beeldmerk met registratienummer 003530227, zijn de Harley-Davidson-merken niet geregistreerd voor neon verlichting. Nu de Tekens niet gelijk zijn aan of overeenstemmen met dit beeldmerk, is er geen sprake van inbreuk op dit beeldmerk op grond van ‘sub a’ of ‘sub b’. Voor de overige ingeroepen merken geldt dat – voor zover al sprake is van gelijke of overeenstemmende tekens – geen sprake is van dezelfde of overeenstemmende waren als waarvoor de Harley-Davidson-merken zijn ingeschreven, zodat ook deze tekens geen inbreuk maken op grond van ‘sub a’ of ‘sub b’. Subsidiair heeft te gelden dat Harley-Davidson langer dan vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt van de Harley-Davidson-merken voor neon verlichting, zodat de merken voor wat betreft klasse 9 vervallen kunnen worden verklaard. Het is aan Harley-Davidson om het bewijs te leveren dat gedurende vijf jaar voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding normaal gebruik is gemaakt van de Harley-Davidson-merken voor neon verlichting. Ook is geen sprake van merkinbreuk door gebruik van de Tekens op grond van ‘sub c’, aangezien Game Castle geen ongerechtvaardigd voordeel heeft gehaald uit de verkoop, of door het aanbieden of de verkoop afbreuk heeft gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Game Castle heeft direct meegedeeld dat zij de Harley-Davidson neon signs niet meer zal verkopen en niet meer op voorraad heeft. Het gaat slechts om twee verkochte producten voor een bedrag van € 349,- en € 346,-. Onder deze omstandigheden heeft Harley-Davidson geen belang meer bij een inbreukverbod en dienen de nevenvorderingen te worden afgewezen.

3.5.

Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen van Harley-Davidson zijn gegrond op inbreuk op haar Uniemerken, is de rechtbank op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van Pro de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Harley-Davidson met deze grondslag, omdat Game Castle gevestigd is in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie.

4.2.

Voor zover de vorderingen van Harley-Davidson zijn gebaseerd op inbreuk op haar Benelux-merken, kan in de verknochtheid van die vorderingen met de vorderingen gegrond op de gestelde inbreuk op de Uniemerken van Harley-Davidson bevoegdheid worden gevonden. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Benelux.

Gronden merkinbreuk BVIE en UMVo

4.3.

Harley-Davidson heeft zowel Beneluxwoord- en beeldmerken als Uniewoord- en beeldmerken aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. Gelet op de omstandigheid dat de geografische reikwijdte van inbreuk op een Uniemerk op grond van artikel 9 lid 2 UMVo Pro de gehele Europese Unie (inclusief de Benelux) betreft en de onder 2.2 genoemde Harley-Davidson-merken op grond van het BVIE en de UMVo – los van de territoriale reikwijdte – dezelfde beschermingsomvang hebben, zal de rechtbank eerst de vermeende inbreuk op de Uniewoord- en beeldmerken op grond van de UMVo beoordelen.

4.4.

Vaststaat dat Game Castle in mei 2024 op haar Website vier Harley-Davidson neon signs heeft aangeboden, zoals hieronder afgebeeld. Anders dan in haar brief van 3 juni 2024 (zie 2.6) heeft zij ter zitting verklaard dat zij drie Harley-Davidson neon signs heeft gekocht van Entech Europe B.V., waarvan er één defect bleek te zijn. Over de andere twee Harley-Davidson neon signs, gelijk aan de hieronder afgebeelde Harley-Davidson neon signs (1) en (2), heeft zij verklaard dat zij deze heeft verkocht op een Duitse beurs voor respectievelijk € 349,- en € 386,-.

Game Castle

Bekende merken en normaal gebruik

4.5.

Desgevraagd heeft Game Castle tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat zij niet betwist dat de Harley-Davidson-merken, zowel binnen de Benelux als de Europese Unie, bekende merken zijn in de zin van ‘sub c’. Game Castle heeft hieraan toegevoegd dat zij de Harley-Davidson-merken beschouwt als algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis VvP^[5]. Hierop stranden naar het oordeel van de rechtbank reeds de door Game Castle gevoerde verweren, dat de merken waarop Harley-Davidson zich beroept specifiek zijn ingeschreven voor neon verlichting dan wel in de vijf jaren voorafgaande aan het uitbrengen van de dagvaarding niet normaal zijn gebruikt voor specifiek neonverlichting. Mocht dit al zo zijn, dan zal alleen de sub a-grondslag niet slagen wegens het ontbreken van het vereiste van identieke waren. Er kan dan nog steeds sprake zijn van inbreuk op grond van ‘sub b’ of ‘sub c’. In artikel 16 TRIPs Pro-Verdrag is immers uitdrukkelijk bepaald dat de regeling van de bescherming van algemeen bekende merken van art. 6bis VvP van overeenkomstige toepassing is op tekens gebruikt voor waren of diensten die niet-soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, mits door dit gebruik een verband tussen die waren of diensten en de merkhouder zou kunnen worden verondersteld en mits de belangen van de houder van het ingeschreven merk vermoedelijk door dat gebruik worden geschaad. Dit geldt in min of meer gelijke mate voor een ‘sub c’-bekend merk.

Het relevante publiek

4.6.

Het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument van de betrokken waren in Europa. Dit zijn consumenten en mogelijk professionele afnemers van vintage producten en verlichting. Het aandachtsniveau van de consument voor verlichting en vintage producten is van gemiddeld niveau. Hoewel kan worden gesteld dat sprake is van vintage producten van een hogere prijs, waardoor het publiek een hoger aandachtsniveau zal hebben dan in het geval van normale verlichting, neemt dit niet weg dat ook dit publiek de totaalindrukken van het merk en het teken tot zich neemt en het niet steeds de mogelijkheid heeft om het merk en het teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Daarom gaat de rechtbank uit van een publiek met een gemiddeld aandachtsniveau. Harley-Davidson en Game Castle gaan in hun onderbouwing en verweer ook steeds uit van de gemiddelde consument.

Overeenstemming

4.7.

De mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het teken dient in het kader van een sub c-inbreuk zodanig te zijn dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het merk en het teken, zodanig dat het een verband hiertussen legt, al verwart het deze niet. Voldoende is dat het teken het merk in gedachten roept. De rechtbank stelt daarbij voorop dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken, globaal wordt beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk en teken. Hierbij dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.^[6]

4.8.

Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming is uitgangspunt dat de punten van overeenstemming zwaarder worden gewogen dan de punten van verschil. Alle aangeboden Harley-Davidson neonsigns bevatten het woordmerk HARLEY- DAVIDSON alsmede het ‘
Bar & Shield-logo’dat in alle beeldmerken van Harley Davidson terugkomt (zie 2.2):

Er is derhalve zowel visueel als auditief een grote mate van overeenstemming. Dat in één beeldmerk het woord
clothesin plaats van
motor cyclesstaat – zoals aangevoerd door Game Castle – doet hieraan niet af. Gelet op deze overeenstemming en de omstandigheid dat de Harley-Davidson-merken een grote bekendheid hebben en daarmee een groot onderscheidend vermogen, is de rechtbank van oordeel dat het betreffende publiek de Harley-Davidson neon signs in verband brengt met de Harley-Davidson-merken en dat deze zelfs de suggestie zullen wekken bij het relevante publiek dat de waren afkomstig zijn van Harley-Davidson.

Ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk

4.9.

Het bovenstaande is op zichzelf niet genoeg om een sub c-inbreuk aan te nemen. Daarvoor moet het verband zodanig zijn dat er i) ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of ii) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of iii) de reputatie van het merk.^[7]

4.10.

Om te beoordelen of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van het merk en teken en de aard van en mate waarin de betrokken waren gerelateerd zijn^[8]. Hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk, des te gemakkelijker zal een inbreuk kunnen worden vastgesteld.

4.11.

Gelet op de wereldwijde bekendheid van en de vrijwel identieke overeenstemming tussen de merken en de tekens, is de rechtbank van oordeel dat Game Castle met het aanbieden en de verkoop van die Harley-Davidson neon signs ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van de Harley-Davidson-merken. Game Castle profiteert immers van de goodwill van de Harley-Davidson-merken zonder daarvoor enige financiële vergoeding te betalen en zonder enige inspanning daarvoor te leveren. Dat sprake zou zijn van decoratief gebruik op zeer kleine schaal voor en door liefhebbers volgt de rechtbank niet. Game Castle is immers een commercieel bedrijf dat beoogt winst te maken met de verkoop van haar producten.

4.12.

Het bovenstaande is reeds voldoende voor het oordeel dat sprake is van een sub c-inbreuk. Harley-Davidson heeft tevens haar zorgen met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van de Harley-Davidson neon signs geuit, met name gelet op de met neon gevulde glazen buizen. Partijen weten niet of het om originele – oorspronkelijk door Harley-Davidson geproduceerde – producten gaat of om lampen die zonder toestemming van Harley-Davidson zijn geproduceerd. Gelet hierop kan niet zonder meer worden geoordeeld dat sprake is van (risico op) afbreuk aan de reputatie van de Harley-Davidson-merken.

Verkeerde partij aangesproken

4.13.

Tot slot heeft Game Castle naar voren gebracht dat zij te allen tijde te goeder trouw heeft gehandeld en dat de aansprakelijkheid bij haar leverancier (Entech Europe B.V.) moet worden gelegd. Dit verweer gaat echter niet op. Mogelijke merkinbreuk door de leverancier staat los van de merkinbreuk die Game Castle zelf heeft gemaakt door producten voorzien van Tekens gelijk aan dan wel overeenstemmend met de Harley-Davidson-merken aan te bieden en te verkopen. Ook de omstandigheid dat Game Castle mogelijk te goeder trouw heeft gehandeld neemt niet weg dat zij voordeel heeft gehaald uit de commerciële inspanningen van Harley-Davidson om haar bekende merken te creëren en te onderhouden, zonder daar voor te betalen en zonder enige inspanning te leveren.

Conclusie inbreuk

4.14.

De slotsom van dit alles is dat de rechtbank van oordeel is dat Game Castle met het aanbieden en verkopen van de Harley-Davidson neon signs inbreuk maakt op de Harley-Davidson-merken op grond van artikel 9 lid 2 sub c UMVo Pro en artikel 2.20 lid sub c BVIE.

Merkinbreuk sub a en b

4.15.

Nu de rechtbank van oordeel is dat sprake is van merkinbreuk sub c en een inbreukverbod op grond daarvan zal opleggen, heeft Harley-Davidson geen belang meer bij een beoordeling of (ook) sprake is van merkinbreuk sub a en b.

Vorderingen

Inbreukverbod

4.16.

Nu de rechtbank van oordeel is dat sprake is van merkinbreuk, zal het onder I gevorderde inbreukverbod grotendeels worden toegewezen. Het inbreukverbod zal worden beperkt tot de Harley-Davidson-merken, nu de vordering voor zover het betreft “ieder ander teken” te onbepaald is.

4.17.

Harley-Davidson heeft geen afzonderlijk belang gesteld bij toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht dat Game Castle merkinbreuk heeft gemaakt (vordering II) naast oplegging van een gebod aan Game Castle om merkinbreuk te staken en gestaakt te houden. De vordering onder II zal daarom worden afgewezen.

Opgave

4.18.

Hoewel Game Castle de onder III gevorderde opgave al eerder heeft gedaan, heeft zij voorafgaand en tijdens de mondelinge behandeling wisselend verklaard ten aanzien van de herkomst en de hoeveelheden van de Harley-Davidson neon signs. De rechtbank is daarom van oordeel dat Harley-Davidson (grotendeels) recht heeft op en belang heeft bij een opgave. De vordering zal worden toegewezen voor de periode 1 januari 2024 tot aan de datum van dit vonnis, nu eerdere aanbiedingen dan wel verkopen niet zijn gesteld noch gebleken. Verder zal de vordering worden afgewezen voor zover het betreft “alsmede de aantallen van de Harley-Davidson neon signs”, nu dit reeds (expliciet) valt onder de reikwijdte van de daarvoor onder III.a. gevorderde aantallen.

4.19.

De rechtbank zal de onder III en VII gevorderde opgave in gewijzigde vorm toewijzen, namelijk zonder daaraan de verplichting voor Game Castle te koppelen om die opgave te doen certificeren door een registeraccountant (na een door die accountant zelfstandig verricht onderzoek). Hetgeen met betrekking tot de accountant wordt gevorderd, komt erop neer dat de registeraccountant een verklaring geeft dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is. Dit vormt een opdracht die aspecten van
assuranceheeft, die de accountant op grond van zijn beroepsregels alleen kan geven als aan specifieke vereisten is voldaan. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat toewijzing van een daarop gerichte vordering tot executieproblemen kan leiden, aangezien een registeraccountant op grond van zijn beroepsregels niet zonder meer conclusies kan trekken die zekerheid geven over de juistheid en volledigheid van de opgave.^[9]

Recall

4.20.

De onder IV gevorderde
recallzal eveneens worden toegewezen voor zover deze strekt tot beëindigen of voorkomen van verdere inbreuken. Gelet daarop zal de recall alleen worden toegewezen voor professionele afnemers.

Rectificatie

4.21.

De onder V gevorderde rectificatie op de Website en in de fysieke winkel van Game Castle zal wegens onvoldoende belang worden afgewezen. De rechtbank ziet niet in welk belang Harley-Davidson heeft bij toewijzing van deze vordering wanneer professionele aanbieders reeds via de onder r.o. 4.20 genoemde recall zijn aangeschreven.

Vernietiging

4.22.

De onder VI gevorderde vernietiging zal worden toegewezen zoals verzocht.

Schadevergoeding

4.23.

Harley-Davidson heeft voldoende gesteld dat zij mogelijk schade heeft geleden door het handelen van Game Castle, zodat de rechtbank de vordering tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, zal toewijzen.

4.24.

De wettelijke rente die wordt gevorderd over de geleden schade, kan als onderdeel van de schade in de schadestaatprocedure worden vastgesteld en zal daarom worden toegewezen als na te melden.

Dwangsommen

4.25.

Oplegging van de gevorderde dwangsommen (vordering IX) als stimulans tot nakoming van de gegeven bevelen is aangewezen. Deze vordering zal daarom in gewijzigde vorm worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals vermeld in het dictum. De rechtbank ziet daarnaast aanleiding om onderscheid te maken tussen de dwangsommen ten aanzien van het in strijd handelen met het inbreukverbod, de recall en de vernietiging en het niet (volledig) voldoen aan de opgaveverplichting.

Proceskosten

4.26.

Game Castle zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Harley-Davidson. Harley-Davidson maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Harley-Davidson heeft specificaties van haar advocaatkosten (exclusief BTW) van in totaal € 21.835,50 overgelegd.

4.27.

De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv Pro. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt, gelet op het relevante feitencomplex en de grondslagen van de vorderingen, naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie ‘eenvoudige bodemzaak’ met een maximumtarief van € 8.000,-. De rechtbank zal de door Harley-Davidson gemaakte en gespecificeerde advocaatkosten tot dat maximumbedrag toewijzen. Het meer gevorderde zal worden afgewezen.

4.28.

Het bedrag aan advocaatkosten (€ 8.000,-) wordt verhoogd met het griffierecht van € 688,- en de dagvaardingskosten van € 112,37. Onder de proceskosten vallen ook de nakosten. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2024: € 178,-). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2024: € 92,-) en de explootkosten van betekening toegekend.

4.29.

De totale proceskosten aan de zijde van Harley-Davidson worden aldus begroot op € 8.978,37.

4.30.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.

5.De beslissing

De rechtbank

5.1.

beveelt Game Castle met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Harley-Davidson-Uniemerken (zoals hiervoor weergegeven onder 2.2) in de Europese Unie en iedere inbreuk op de Harley-Davidson-Beneluxmerken (zoals hiervoor weergegeven onder 2.2) in de Benelux te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het direct staken en gestaakt te houden van het aanbieden en verhandelen van de Harley-Davidson neon signs zowel in de fysieke winkel als online, het direct verwijderen van de Harley-Davidson neon signs op de Website en andere sociale media kanalen en het direct te staken en gestaakt te houden van het gebruik van de Harley-Davidson-merken;

5.2.

beveelt Game Castle uiterlijk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Harley-Davidson, mr. H.W. van der Kaaij ( [e-mailadres] ), schriftelijk opgave te doen van:

a. het aantal Harley-Davidson neon signs dat Game Castle vanaf 1 januari 2024 tot de datum van dit vonnis heeft verkocht;

5.3.

beveelt Game Castle uiterlijk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle Harley-Davidson neon signs die zij heeft geleverd aan professionele afnemers direct terug te roepen (recall), onder vermelding van uitsluitend de navolgende rectificatietekst, door deze tekst in een bericht te versturen aan alle professionele partijen aan wie zij de Harley-Davidson neon signs heeft geleverd:

“
Geachte klant,

Bij vonnis van 21 mei 2025 heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Harley-Davidson door de verhandeling van inbreukmakende neonverlichting.

Wij hebben de volgende producten verhandeld:

Wij verzoeken u het aangekochte product aan ons te retourneren op onderstaand adres:

[adres invullen]

Wij zullen dan de aankoopprijs, alsmede de verzendkosten aan u vergoeden.

Hoogachtend,

Game Castle B.V.”;

5.4.

beveelt Game Castle uiterlijk binnen veertien dagen na de recall zoals genoemd onder 5.3, de volledige voorraad aan Harley-Davidson neon signs, waaronder ook de teruggeroepen producten, op kosten van Game Castle en onder toezicht van een door Game Castle te betalen gerechtsdeurwaarder te laten vernietigen en binnen twee dagen na deze vernietiging een op kosten van Game Castle opgesteld proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van Harley-Davidson, mr. H.W. van der Kaaij ( [e-mailadres] );

5.5.

beveelt Game Castle uiterlijk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Harley-Davidson, mr. H.W. van der Kaaij ( [e-mailadres] ), schriftelijk opgave te doen van:

a. de leverancier(s) en/of distributeur(s) van wie de Harley-Davidson neon signs door Game Castle is/zijn verkregen, onder mededeling van hun adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon en telefaxnummer(s);

5.6.

veroordeelt Game Castle de door Harley-Davidson ten gevolge van de merkinbreuk geleden schade aan Harley-Davidson te vergoeden, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

5.7.

veroordeelt Game Castle tot betaling aan Harley-Davidson van een dwangsom van:

€ 4.000,- ineens voor iedere overtreding of niet-nakoming van de in 5.1, 5.3 en 5.4 opgelegde bevelen, alsmede een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat een overtreding voortduurt, dan wel – zulks ter keuze van Harley-Davidson – een dwangsom van € 1.000,- voor ieder Harley-Davidson neon sign waarmee Game Castle in strijd handelt met een van de in 5.1, 5.3 en 5.4 opgelegde bevelen;
€ 500,- per dag dat Game Castle in strijd handelt met de in 5.2 en 5.5 opgelegde bevelen;

met een maximum van de te verbeuren dwangsommen van € 60.000,-;

5.8.

veroordeelt Game Castle in de proceskosten van € 8.978,37, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 92,00 plus de kosten van betekening als Game Castle niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend;

5.9.

veroordeelt Game Castle tot betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW Pro over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald;

5.10.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.11.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.D. Overbeek, bijgestaan door mr. R.W.J. Slits, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 mei 2025.

Inbreuk op Harley-Davidson merken door verkoop neonverlichting door Game Castle

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

1.De procedure

2.De feiten

3.Het geschil

4.De beoordeling

5.De beslissing

Voetnoten