ECLI:NL:RBDHA:2024:19460

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

Team Handel - voorzieningenrechter

Zaaknummer / rolnummer: C/09/671580 / KG ZA 24-783

Vonnis in kort geding van 25 november 2024

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

L'ORÉAL S.A.,

te Parijs (Frankrijk),

eiseres,

advocaat: mr. J.M. Boelens te Amsterdam,

tegen

NINÔME B.V.,

te Zeewolde,

gedaagde,

advocaat: mr. R. van der Zaal te Amsterdam.

Partijen zullen hierna L'Oréal en Ninôme B.V. worden genoemd. De zaak is voor L'Oréal inhoudelijk behandeld door mr. Boelens voornoemd en mr. L.R. Bekke, advocaat te Amsterdam, en voor Ninôme B.V. door mr. Van der Zaal voornoemd en mr. E.A. Groen, advocaat te Amsterdam.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 september 2024 met producties EP01 t/m EP18;
- de brief aan de voorzieningenrechter van 12 november 2024 van Ninôme B.V. met productie GP01 (onthoudingsverklaring);

- de door Ninôme B.V. op 12 november 2024 ingediende productie GP02;

- de akte overlegging nadere producties van 13 november 2024 van L'Oréal met producties EP19 t/m EP23;

- de door Ninôme B.V. op 14 november 2024 ingediende producties GP02 t/m GP08;

- de door Ninôme B.V. op 14 november 2024 ingediende producties GP09 (aanvullende onthoudingsverklaring) en GP10.

1.2.

Op 15 november 2024 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt. Namens L'Oréal waren mrs. Boelens en Bekke voornoemd aanwezig en namens Ninôme B.V. was mevrouw [naam] aanwezig, bijgestaan door mrs. Van der Zaal en Groen voornoemd. Beide partijen hebben gepleit aan de hand van spreekaantekeningen.

1.3.

Na afloop van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter bepaald dat vandaag vonnis wordt gewezen.

2.De feiten

2.1.

L'Oréal is houdster van de volgende internationale merkregistraties met gelding in onder andere de Benelux (hierna: het LANCÔME-merk):

- het woordmerk 'LANCÔME' met registratienummer 157412, ingeschreven op

12 november 1951 voor waren in onder meer klasse 3 (
perfumery) en 5 (
drugstore products);

- het woordmerk 'LANCÔME' met registratienummer 164395 ingeschreven op

6 oktober 1952 voor waren in onder meer klasse 3 (
all perfumery and beauty products, soap products, make up).

2.2.

De Franse onderneming Lancôme is onderdeel van de L'Oréal-groep. Lancôme brengt sinds 1935 wereldwijd diverse producten voor huidverzorging, parfum en make-up op de markt onder het LANCÔME-merk. De producten worden in 130 landen verkocht via (lokale) websites van Lancôme en via wederverkopers zoals de Bijenkorf en Ici Paris. Het LANCÔME-merk wordt op onderstaande wijze afgebeeld op de producten, de verpakkingen en het marketingmateriaal:

2.3.

Ninôme B.V. is een Nederlandse onderneming die op 29 maart 2024 is opgericht en zich volgens haar inschrijving in het handelsregister bezighoudt met de handel in schoonheids- en cosmeticaproducten. Ninôme B.V. brengt onder het teken NINÔME een voedingssupplement met collageen op de markt, dat zij via haar website www.ninome.nl aanbiedt. Zij verkoopt haar producten aan professionele afnemers, zoals beautysalons, die het product gebruiken bij en verkopen aan hun klanten. Ninôme B.V. heeft diverse sociale media-kanalen (Instagram, Facebook, YouTube en TikTok) waar zij via accounts met de naam @ninomecosmetics advertenties en video's over haar product plaatst. Het Nederlandse fotomodel Kim Feenstra ondersteunt de activiteiten van Ninôme B.V. en is onderdeel van de advertentie-uitingen, zowel op de sociale media-kanalen van Ninôme B.V. als op haar persoonlijke Instagram-account met meer dan 600.000 volgers. Hieronder zijn ter illustratie een aantal schermafbeeldingen weergegeven van de manier waarop Ninôme B.V. het teken NINÔME gebruikt:

2.4.

Rond de deksel van het product, het voedingssupplement met collageen, is een tape gewikkeld waarop het teken NINOME (zonder dakje/
accent circonflexe(^) (hierna steeds: het dakje)) staat, zoals hieronder weergegeven:

2.5.

Bij brief van 15 juli 2024 heeft L'Oréal Ninôme B.V. gewezen op het geconstateerde gebruik van het teken NINÔME en heeft zij haar gesommeerd iedere inbreuk op haar merkrechten te staken en gestaakt te houden en een onthoudingsverklaring te tekenen op straffe van een boete.

2.6.

Bij brief van 23 juli 2024 heeft Ninôme B.V. gereageerd met de stelling dat zij niet aan de eisen zal voldoen omdat wat haar betreft geen sprake is van merkinbreuk, nu er volgens haar geen sprake is van overeenstemming tussen het teken NINÔME en het LANCÔME-merk.

2.7.

Bij e-mail van 24 september 2024 heeft de advocaat van Ninôme B.V., voor zover relevant, het volgende gestuurd aan de advocaat van L'Oréal:

"
Wij gaan aan de slag met een eenzijdige en onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring, versterkt met een boetebeding, waarin Ninôme aan L'Oréal zal toezeggen dat, met inachtneming van een redelijke termijn om te rebranden (welke termijn naar verwachting samen zal vallen met de termijn waarop een vonnis wordt verkregen), zij het gebruik van Ninôme -dus met accent circonflexe- zal staken en gestaakt zal houden, en enkel nog Ninome zal gebruiken, en dat zij bovendien een ander lettertype in uitingen zal gebruiken.

[…]

Voor zover er al sprake zou zijn van enige overeenstemming tussen Ninôme en Lancôme (wat Ninôme overigens betwist), geldt dat daar na de voorgenomen aanpassing geenszins sprake van is."

2.8.

Bij e-mail van 29 oktober 2024 heeft de advocaat van Ninôme B.V. een door Ninôme B.V. opgestelde onthoudingsverklaring verstrekt aan de advocaat van L'Oréal. In deze onthoudingsverklaring verklaart Ninôme B.V. jegens L'Oréal, samengevat en voor zover relevant, dat zij uiterlijk op 29 november 2024:

het gebruik van het teken NINÔME permanent zal staken, waarbij zij uitdrukkelijk heeft opgemerkt dat het gebruik van het teken NINOME (dus zonder het dakje) niet valt onder deze toezegging;
het gebruik van het lettertype Times New Roman permanent zal staken op (i) de verpakkingen van haar producten en (ii) in reclame-uitingen waarbij een model wordt getoond in combinatie met het teken NINOME;
de Kamer van Koophandel zal verzoeken de handelsnaam Ninôme te deregistreren, waarbij zij heeft opgemerkt dat niets eraan in de weg staat dat zij de naam Ninome bij de Kamer van Koophandel registreert als handelsnaam;
haar professionele afnemers zal aanschrijven om producten die zijn voorzien van het teken NINÔME terug te halen;

het voorgaande onder betaling van:

een boete van € 1.000,- per overtreding en per dag dat deze verplichtingen worden geschonden, met een maximum van € 35.000,-;
€ 6.000,- ten titel van artikel 1019h Rv

2.9.

Op 14 november 2024 heeft Ninôme B.V. een aanvullende door haar opgestelde onthoudingsverklaring aan L'Oréal verstrekt, waarin zij jegens L'Oréal verklaart dat zij uiterlijk op 29 november 2024 in reclame-uitingen voor haar producten waarbij een model wordt getoond in combinatie met het teken NINOME, enkel het lettertype Ultimate Serial Medium zal gebruiken en dus geen ander lettertype, onder betaling van een boete van € 1.000,- per overtreding en per dag dat deze verplichting wordt geschonden, met een maximum van € 35.000,-.

Beide onthoudingsverklaringen zullen hierna tezamen worden aangeduid als: de onthoudingsverklaring.

2.10.

Ninôme B.V. heeft onderstaand voorbeeld van een reclame-uiting overgelegd ter illustratie van de manier waarop zij het teken NINOME (in lijn met de onthoudingsverklaring) zal gaan gebruiken:

2.11.

L'Oréal heeft niet haar bankrekeningnummer verstrekt aan Ninôme B.V. op de wijze zoals bedoeld in de onthoudingsverklaring. Het daarin door Ninôme B.V. aan L'Oréal toegezegde bedrag aan proceskosten van € 6.000,- is dan ook niet aan L'Oréal betaald.

3.Het geschil

3.1.

L'Oréal vordert - samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

Ninôme B.V. veroordeelt met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het LANCÔME-merk te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden het produceren, te koop aanbieden, verkopen en anderszins verhandelen van producten met het teken Ninôme (hierna: de Inbreukmakende Producten) en anderszins gebruik te maken van NINÔME;

Ninôme B.V. beveelt binnen 48 uur na betekening van dit vonnis een rectificatie te plaatsen op haar social media accounts genaamd ninomecosmetics (Facebook), @ninomecosmetics (Instagram), @ninomecosmetics (TikTok) en @NINOMECOSMETICS (Youtube), welk bericht tussen 11.00 uur en 12.00 uur moet worden geplaatst, waarna door Ninôme B.V. 12 uur lang geen opvolgende berichten mogen worden geplaatst op deze accounts, en welke tenminste 24 uur zichtbaar moet zijn, met de volgende tekst, zonder enig commentaar of weerwoord of geluids- of visuele effecten:

"RECTIFICATIE M.B.T. LANCÔME

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Recentelijk hebben wij producten aangeboden (met productnamen [invullen productnaam]) waarvan de Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze inbreuk maken op de LANCÔME-merken van L'Oréal. Het is ons door de Voorzieningenrechter verboden producten aan te bieden onder het teken Ninôme.

Een kopie van het vonnis is hier te vinden [link naar het vonnis op www.rechtspraak.nl].

Hoogachtend,

[invullen nieuwe handelsnaam]"

Ninôme B.V. veroordeelt binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van L'Oréal schriftelijk opgave te doen van alle informatie die Ninôme B.V. bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de Inbreukmakende Producten (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de namen en adressen van de betrokken (rechts)personen), alsmede de daarmee gemaakte nettowinst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop deze winst is berekend en de totale hoeveelheid nog bij Ninôme B.V. in voorraad zijnde Inbreukmakende Producten, gespecificeerd naar type product, welke opgave moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en volledigheid van die gegevens blijken;

Ninôme B.V. veroordeelt binnen twee weken na betekening van dit vonnis zonder enige (mondelinge of schriftelijke) begeleidende tekst aan al haar professionele afnemers van de Inbreukmakende Producten een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst in de taal waarin zij gewoonlijk met de betreffende afnemers communiceert:

"De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Recentelijk hebben wij producten aangeboden (met productnamen [invullen productnaam]) waarvan de Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze inbreuk maken op de LANCÔME-merkrechten van L'Oréal.

Wij hebben op last van de Voorzieningenrechter de genoemde producten onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze in het vervolg niet meer leveren.

Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om al het door ons aan u geleverde producten met de bovengenoemde productnamen onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.

Een kopie van het vonnis is bijgesloten.

Hoogachtend,

[invullen nieuwe handelsnaam]"

althans een tekst die de voorzieningenrechter in goede justitie zal bepalen, welke brief ook dient te zijn voorzien van een bijlage bestaande uit een kopie van de volledige tekst van het vonnis, onder gelijktijdige toezending per koerier aan de advocaten van L'Oréal van een kopie van elke verzonden brief alsmede van de verzendingsbewijzen daarvan;

het onder sub A. tot en met D. gevorderde toewijst op straffe van een onmiddellijk opeisbare, door Ninôme B.V. aan L'Oréal verschuldigde, dwangsom van

(i) € 10.000,- voor iedere keer dat Ninôme B.V. niet (volledig of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;

of, naar keuze van L'Oréal en al dan niet in combinatie,

(ii) € 500,- voor ieder individueel product waarmee Ninôme B.V. niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig of tijdig) wordt voldaan;

Ninôme B.V. veroordeelt in de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv;

Ninôme B.V. veroordeelt in de nakosten;

Ninôme B.V. veroordeelt in de wettelijke rente over de proceskosten en nakosten;

I. de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op zes maanden na betekening van dit vonnis.

3.2.

L'Oréal legt aan de vorderingen ten grondslag dat Ninôme B.V. inbreuk maakt op het LANCÔME-merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b, c en d BVIE^[2]door het teken NINÔME te gebruiken voor het aanbieden en verkopen van schoonheidsproducten. Ninôme B.V. vermeldt dit teken (in woord en logo) op haar productverpakkingen, in marketingmaterialen, op haar website en sociale media-kanalen en als statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam en accountnaam op sociale media. L'Oréal acht ook het teken NINOME, dat Ninôme B.V. onlangs heeft toegezegd in de toekomst te zullen gaan gebruiken voor haar product, inbreukmakend in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b, c en d BVIE. Dit alles is merkinbreuk 'sub b', omdat het teken (zowel NINÔME als NINOME) in hoge mate overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, omdat het merk een groot onderscheidend vermogen heeft, het relevante publiek een ondergemiddeld aandachtsniveau heeft en het teken (zowel NINÔME als NINOME) op eenzelfde manier wordt gebruikt als het LANCÔME-merk. Bovendien neemt Ninôme B.V. met de keuze voor het teken NINOME slechts de kleinst mogelijke afstand tot het eerder gebruikte inbreukmakende teken NINÔME en zal het daardoor veroorzaakte verwarringsgevaar zich voortzetten bij de omschakeling naar NINOME, mede door het omvangrijke gebruik van NINÔME en doordat Ninôme B.V. beide tekens intensief naast elkaar gebruikt. Tevens is sprake van merkinbreuk 'sub c', omdat Ninôme B.V. door het gebruik van het overeenstemmende teken meelift op de bekendheid van het LANCÔME-merk in de Benelux, waardoor Ninôme B.V. zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het merk en bovendien zorgt voor verwatering van het merk en daarmee afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. Tot slot is dit merkinbreuk 'sub d', omdat Ninôme B.V. het teken (in ieder geval) anders dan ter onderscheiding van waren of diensten gebruikt, waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3.3.

Ninôme B.V. voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van L'Oréal in de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.4.

Ninôme B.V. voert daartoe aan dat geen sprake is van kwade trouw bij de keuze voor de naam NINÔME; dit is een zelf bedachte naam die voortkomt uit de voornaam van zowel de oprichter van Ninôme B.V. (Hanino) als zijn zoon (Nino) en de initialen van hun partner/moeder ( [naam] ). Het teken is in eerste instantie voorzien van het dakje op de O, zodat het zachter zou worden uitgesproken (als NI-NOM in plaats van NI-NOOM) en om verdere elegantie aan het teken te geven. Het gebruik van -ÔME en -OME is zeer gebruikelijk in merknamen in de beautyindustrie (in de klassen 3 en 5) en L'Oréal heeft geen monopolie op het gebruik daarvan. Bovendien heeft L'Oréal geen monopolie op de manier van adverteren en presenteren van een model met daaronder de merknaam in het lettertype Times New Roman. Evenwel heeft Ninôme B.V. eenzijdig toegezegd te stoppen met het teken NINÔME en verder te gaan met het verhandelen van haar product met gebruikmaking van het teken NINOME per 29 november 2024. Ninôme B.V. stelt dat het teken NINOME geen inbreuk op het LANCÔME-merk maakt, omdat geen sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken (omdat alleen de laatste twee letters hetzelfde zijn, geen Ô meer wordt gebruikt en het anders wordt uitgesproken), het teken niet wordt gebruikt voor identieke waren als waarvoor het merk is ingeschreven (namelijk voor voedingssupplementen, hetgeen niet hetzelfde is als
all perfumery and beauty productsen
drugstore products), waardoor bij het publiek geen gevaar voor verwarring bestaat, omdat het relevante publiek een hoog aandachtsniveau heeft (omdat het gaat om luxe gezondsheidsproducten) en het teken niet op dezelfde manier wordt gebruikt als het LANCÔME-merk (namelijk in een ander lettertype) en de wijze van afbeelden en presenteren die zowel L'Oréal als Ninôme B.V. gebruiken zeer gebruikelijk is in de beauty-industrie en dus niet tot enig verwarringsgevaar leidt.

3.5.

Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

De voorzieningenrechter is internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, aangezien Ninôme B.V. in Nederland is gevestigd en de gestelde merkinbreuk door Ninôme B.V. plaatsvindt via websites/sociale media die op Nederland zijn gericht en dus ook op het arrondissement Den Haag. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Benelux.

Spoedeisend belang

4.2.

De voorzieningenrechter acht het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen gegeven, nu de gestelde merkinbreuk voortduurt. De omstandigheid dat Ninôme B.V. een eenzijdige, want door haar opgestelde, onthoudingsverklaring heeft afgegeven en heeft toegezegd uiterlijk op 29 november 2024 het gebruik van het teken NINÔME te staken, maakt dit niet anders, om de volgende redenen. Ten eerste is de datum van 29 november 2024, waarop Ninôme B.V. heeft toegezegd uiterlijk het gebruik van het teken te staken, gelegen na de datum van dit vonnis, waardoor de gestelde merkinbreuk met het teken NINÔME tot die datum voortduurt of kan voortduren. Ten tweede blijkt uit de onthoudingsverklaring niet dat Ninôme B.V. de inbreuk op het LANCÔME-merk met het teken NINÔME erkent; Ninôme B.V. betwist dat enige overeenstemming tussen dit teken en het LANCÔME-merk bestaat (zie 2.7 hiervoor). Ten derde voorziet de onthoudingsverklaring er uitdrukkelijk in dat het gebruik van het teken NINOME niet valt onder de toezegging in de onthoudingsverklaring. Ninôme B.V. is immers voornemens voortaan dit teken te gaan gebruiken (zie ook 2.7 hiervoor). Ook met het gebruik van het teken NINOME wordt volgens L'Oréal inbreuk op haar merkrechten gemaakt, waardoor de gestelde merkinbreuk ook na 29 november 2024 zal voortduren. Tot slot acht de voorzieningenrechter ook het spoedeisend belang bij de gevraagde nevenvorderingen aanwezig, nu deze niet (geheel) worden geadresseerd in de onthoudingsverklaring en, voor zover deze daarin wel worden geregeld, deze enkel betrekking hebben op het teken NINÔME.

Merkinbreuk sub b

4.3.

Van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 aanhef sub b BVIE is sprake als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) gevaar voor verwarring bestaat. Daartoe dient eerst te worden beoordeeld in hoeverre sprake is van visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt. Deze vergelijking is gebaseerd op de totaalindruk die het merk en het teken in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. In deze fase wordt geen rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de waren of diensten in de handel worden gebracht. Als sprake is van (een zekere mate van) overeenstemming, wordt vervolgens het verwarringsgevaar globaal beoordeeld, waarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de onderscheidingskracht van het merk, de perceptie van het relevante publiek en de wijze waarop het merk en het teken in de praktijk worden gebruikt. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken en/of tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan het aandachtsniveau van de gemiddelde consument variëren naargelang de aard van de betrokken producten.^[3]

Het teken NINÔME

Overeenstemming tussen merk en teken

4.4.

De voorzieningenrechter zal allereerst een vergelijking maken tussen het woordmerk LANCÔME en het teken NINÔME, waarover het conflict tussen partijen is begonnen. Zoals gezegd wordt in deze fase geen rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht, zoals het lettertype en de manier waarop het teken wordt gebruikt.

4.5.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat visueel sprake is van een grote mate van overeenstemming tussen LANCÔME en NINÔME. Beide tekens bestaan uit één woord van zes of zeven letters met de N op de derde plek en eindigend op -ÔME. Doordat het ^-teken in de Benelux (of in ieder geval het Nederlandssprekende deel daarvan) niet veel wordt gebruikt, krijgt dit deel van het woord extra nadruk en valt de overeenstemming meer op. Ook auditief zijn de tekens in hoge mate overeenstemmend, omdat zij beiden bestaan uit twee lettergrepen waarvan het laatste deel dezelfde klank heeft, mede door het gebruik van het ^- teken. Dit geldt ongeacht de wijze waarop het relevante publiek de "Ô" uitspreekt, omdat degenen die het uitspreken als "LAN-COOM", ook "NI-NOOM" zullen zeggen en degenen die "LAN-COM" zeggen, ook "NI-NOM" zullen zeggen. Begripsmatig is er geen verschil tussen het merk en het teken, omdat de gemiddelde consument deze zal opvatten als fantasienamen en hieraan, zonder de uitleg over de herkomst daarvan, geen duidelijke vaststaande betekenis zal toekennen.

Overeenstemming tussen waren

4.6.

Vast staat dat Ninôme B.V. het teken gebruikt voor een voedingssupplement met collageen, dat verkocht wordt als poeder en – aangelengd met water – dagelijks moet worden gedronken voor het behalen van onder meer schoonheidsvoordelen. Ninôme B.V. betwist niet dat er enige overlap bestaat met de categorieën waarvoor het merk is ingeschreven, namelijk
all perfumery and beauty productsen
drugstore products, maar stelt dat geen sprake is van identieke waren. De voorzieningenrechter is echter voorshands van oordeel dat de waren waarvoor het teken NINÔME wordt gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het LANCÔME-merk is ingeschreven. Het voedingssupplement met collageen betreft immers – en wordt ook aangeprezen als – een schoonheidsproduct (een
beauty product), dat wordt aangeboden aan dezelfde doelgroep en in hetzelfde marktsegment als de waren waarvoor het LANCÔME-merk is ingeschreven.

Het relevante publiek

4.7.

Het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument van de betrokken waren in de Benelux. Dit zijn consumenten en professionele afnemers van schoonheidsproducten. Hoewel aan Ninôme B.V. kan worden toegegeven dat het gaat om luxe schoonheidsproducten in een hoger dan gemiddeld prijssegment, waardoor het publiek een hoger aandachtsniveau zal hebben dan in het geval van schoonheidsproducten in een lager prijssegment, neemt dit niet weg dat ook dit publiek de totaalindrukken van het merk en het teken tot zich neemt en het niet steeds de mogelijkheid heeft om het merk en het teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Daarom gaat de voorzieningenrechter voorshands uit van een publiek met een gemiddeld aandachtsniveau.

Verwarringsgevaar

4.8.

Vervolgens zal de voorzieningenrechter beoordelen of, gelet op alle omstandigheden van het geval, sprake is van verwarringsgevaar. Nu in deze fase ook meeweegt hoe de waren in de handel worden gebracht, neemt de voorzieningenrechter in de beoordeling mee hoe het merk en het teken in de praktijk worden weergegeven, namelijk in hoofdletters, in het lettertype Times New Roman en in de kleur zwart (tegen een witte achtergrond) of wit (tegen een donkere achtergrond), zoals hieronder is afgebeeld:

Bovendien weegt de voorzieningenrechter mee dat het merk en het teken worden gebruikt in reclame-uitingen met een portretfoto van een model met onderaan in het midden het teken in grote letters, zoals hieronder is afgebeeld:

4.9.

De voorzieningenrechter weegt verder mee dat het LANCÔME-merk naar voorlopig oordeel een sterk onderscheidend vermogen heeft. Het woord LANCÔME is fantasievol en niet beschrijvend, waardoor het een grote onderscheidingskracht heeft. Bovendien is het onderscheid vermogen van het merk verder toegenomen als gevolg van het intensieve gebruik gedurende tientallen jaren. Ninôme B.V. heeft het sterke onderscheidend vermogen van het LANCÔME-merk overigens niet betwist.

4.10.

Gelet op de hoge mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, het feit dat de tekens voor dezelfde waren worden gebruikt, het gemiddelde aandachtsniveau van het publiek, het sterk onderscheidende vermogen van het merk, en doordat het teken in de praktijk op dezelfde manier wordt gebruikt als het merk, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het gebruik van het teken gevaar voor verwarring bij het publiek oplevert. Doordat de doelgroep (consumenten en professionele afnemers van schoonheidsproducten) het sterk met het LANCÔME-merk overeenstemmende teken NINÔME ziet, dat op dezelfde manier wordt afgebeeld, gestileerd en gepresenteerd als het LANCÔME-merk, kan het publiek de schoonheidsproducten die onder dit merk en teken worden verkocht met elkaar verwarren of menen dat de producten uit dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Het teken NINOME

Overeenstemming tussen merk en teken

4.11.

Vervolgens zal de voorzieningenrechter een vergelijking maken tussen het woordmerk LANCÔME en het teken NINOME (dus zonder het dakje op de "O"), waaronder Ninôme B.V. het aanbieden van haar product (na een
rebranding) vanaf 29 november 2024 wil voortzetten.

4.12.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat ook tussen het teken NINOME en het merk LANCÔME visueel sprake is van een zekere mate van overeenstemming. Beide tekens bestaan uit één woord van zes of zeven letters met de N op de derde plek en eindigend op -OME/-ÔME. Ook auditief zijn de tekens overeenstemmend, omdat zij beiden bestaan uit twee lettergrepen waarvan het laatste deel (bijna) dezelfde klank heeft, afhankelijk van de wijze waarop het relevante publiek de -ÔME van LANCÔME en de -OME van NINOME uitspreekt. Doordat het ^-teken in de Benelux (of in ieder geval het Nederlandssprekende deel daarvan) niet veel wordt gebruikt, zal een deel van het relevante publiek het merk LANCÔME uitspreken als "LAN-COOM", terwijl een deel van het relevante publiek het teken NINOME zal uitspreken als "NI-NOOM", in welk geval het merk en het teken een vergelijkbaar ritme hebben. Begripsmatig is er geen verschil tussen het merk en het teken en geldt hetzelfde als bij het teken NINÔME.

Overeenstemming tussen waren

4.13.

Na aanpassing van het teken van NINÔME naar NINOME zal dit voor hetzelfde product worden gebruikt, zodat het nog steeds om identieke waren gaat.

Het relevante publiek

4.14.

Het relevante publiek zal na aanpassing van het teken van NINÔME naar NINOME hetzelfde blijven, te weten consumenten en professionele afnemers van luxe schoonheidsproducten in een hoger dan gemiddeld prijssegment, met een gemiddeld aandachtsniveau.

Verwarringsgevaar

4.15.

Vervolgens zal de voorzieningenrechter beoordelen of, gelet op alle omstandigheden van het geval, sprake is van verwarringsgevaar.

4.16.

Daarbij neemt de voorzieningenrechter in de beoordeling mee dat het LANCÔME-merk een sterk onderscheidend vermogen heeft, zoals hiervoor in 4.9 is overwogen en door Ninôme B.V. niet is betwist. Verder weegt de voorzieningenrechter mee hoe het merk en het teken in de praktijk (zullen) worden weergegeven, namelijk beiden in hoofdletters en in de kleur zwart (tegen een lichte achtergrond) of wit (tegen een donkere achtergrond), waarbij het teken – volgens de toezegging van Ninôme B.V. –in een ander lettertype zal worden weergegeven (Ultimate Serial Medium), zoals hieronder is afgebeeld:

Bovendien weegt de voorzieningenrechter mee dat het merk en het teken (zullen) worden gebruikt in reclame-uitingen met een portretfoto van een model met onderaan in het midden het teken in grote letters, zoals hieronder is afgebeeld:

4.17.

Ten slotte acht de voorzieningenrechter bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen het LANCÔME-merk en het teken NINOME van belang dat Ninôme B.V. haar product in eerste instantie in de markt heeft gezet onder het teken NINÔME, ten aanzien waarvan de voorzieningenrechter hiervoor in 4.10 heeft geoordeeld dat het gebruik van dit teken gevaar voor verwarring bij het publiek oplevert. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het door het teken NINÔME veroorzaakte verwarringsgevaar op grond van de leer van nawerking zal worden voortgezet bij het gebruik van het nieuwe teken NINOME.^[4]Daarbij acht de voorzieningenrechter het volgende van belang. Ten eerste is de afstand tussen het oude teken NINÔME en het nieuwe teken NINOME minimaal, immers alleen het dakje op de "O" is verwijderd. Ten tweede heeft Ninôme B.V. veel ruchtbaarheid gegeven aan de lancering van haar product onder het teken NINÔME. Zo heeft zij gebruikgemaakt van de bekendheid van het fotomodel Kim Feenstra, die hierover meerdere malen heeft bericht op haar persoonlijke Instagram-account met meer dan 600.000 volgers en het product heeft gepresenteerd als haar eigen schoonheidsproduct. Ten slotte heeft Ninôme B.V. het teken NINÔME sinds maart 2024 ook gebruikt zonder dakje op de "O", bijvoorbeeld in haar domeinnaam www.ninome.nl en haar accountnaam @ninomecosmetics op diverse sociale media-kanalen, maar ook op de producten zelf, te weten op de tape die gewikkeld is rond het deksel. Hierdoor zal het voor het publiek, met diens onvolmaakte herinneringsbeeld, niet altijd duidelijk zijn of er nu wel of niet een dakje op de "O" in het teken NINÔME staat, waardoor het weglaten van datzelfde dakje in een nieuw teken niet of onvoldoende zal opvallen.

4.18.

Gelet op de overeenstemming tussen het merk en het teken, het feit dat de tekens voor dezelfde waren worden gebruikt, het gemiddelde aandachtsniveau van het publiek, het sterk onderscheidende vermogen van het merk, het nawerkende verwarringsgevaar van het gebruik van het teken NINÔME en doordat het teken in de praktijk op vergelijkbare manier zal worden gebruikt als het merk, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat ook het gebruik van het teken NINOME gevaar voor verwarring bij het publiek oplevert.

Conclusie voor de tekens NINÔME en NINOME

4.19.

De slotsom van dit alles is dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat Ninôme B.V. merkinbreuk 'sub b' maakt door het teken NINÔME en/of NINOME te gebruiken voor het aanbieden en verkopen van haar schoonheidsproduct.

Merkinbreuk sub c en d

4.20.

Nu de voorzieningenrechter voorshands van oordeel is dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en een inbreukverbod op grond daarvan zal opleggen, heeft L'Oréal geen belang meer bij een beoordeling of (ook) sprake is van merkinbreuk sub c en d.

Vorderingen

Inbreukverbod

4.21.

Nu voorshands sprake is van merkinbreuk, zal het onder A. gevorderde inbreukverbod worden toegewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat L'Oréal nog steeds belang heeft bij het verbod zoals gevorderd, ook nu Ninôme B.V. een eenzijdige, door haar opgestelde, onthoudingsverklaring heeft afgegeven, om vergelijkbare redenen zoals ook hiervoor in 4.2 overwogen, namelijk dat (i) de datum van 29 november 2024 gelegen is na de datum van dit vonnis, (ii) uit de onthoudingsverklaring niet blijkt dat Ninôme B.V. de inbreuk op het LANCÔME-merk met het teken NINÔME erkent en zij dit thans nog betwist en (iii) de onthoudingsverklaring er uitdrukkelijk in voorziet dat het gebruik van het teken NINOME niet valt onder de toezegging, het gebruik van welk teken naar voorshands oordeel eveneens inbreukmakend is.

4.22.

Gelet op het voorgaande zal de voorzieningenrechter het gevorderde inbreukverbod toewijzen, met inachtneming van het volgende. Het verbod ziet op het gebruik in de Benelux van ieder teken dat identiek is aan of overeenstemt met het LANCÔME-merk voor identieke of soortgelijke waren als waarvoor het merk is ingeschreven en in het bijzonder op het gebruik van de tekens NINÔME en NINOME. Het verbod zal tevens zien op het gebruik van de tekens NINÔME en NINOME in haar statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam en accountnamen op sociale media, nu de voorzieningenrechter voorshands van oordeel is dat dergelijk gebruik te gelden heeft als gebruik van de tekens ter onderscheiding van waren, hetgeen ook niet door Ninôme B.V. is bestreden. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen Ninôme B.V. de inbreuk dient te staken worden bepaald op twee weken na betekening van dit vonnis. De voorzieningenrechter acht deze termijn voldoende om de inbreukmakende tekens te verwijderen van haar productverpakkingen, in marketingmaterialen, op haar website en sociale media-kanalen en om haar statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam en accountnamen op sociale media aan te passen. Dat deze termijn onvoldoende is om een volledige
rebrandingdoor te voeren, zoals Ninôme B.V. heeft aangevoerd, komt voor haar rekening en risico. De inbreuk kan immers ook gestaakt worden zonder direct de nieuwe naam bekend te maken.

Rectificatie op social media accounts

4.23.

De onder B. gevorderde rectificatie op social media accounts zal worden toegewezen zoals verzocht, en daaraan zal (voor de duidelijkheid en volledigheid) worden toegevoegd dat de voorzieningenrechter tevens heeft verboden om producten aan te bieden onder het teken NINOME. De voorzieningenrechter acht de verzochte termijn van 48 uur voldoende om de rectificatie te realiseren. Ook hiervoor geldt dat dit kan zonder direct de nieuwe naam bekend te maken, zodat het feit dat deze termijn onvoldoende is om een volledige
rebrandingdoor te voeren, voor rekening en risico van Ninôme B.V. komt. De voorzieningenrechter zal in de weer te geven tekst het deel "[invullen nieuwe handelsnaam]" weghalen, zodat Ninôme B.V. nog niet haar nieuwe handelsnaam hoeft weer te geven.

Opgave herkomst en distributiekanalen

4.24.

De voorzieningenrechter zal de onder C. gevorderde opgave toewijzen, met uitzondering van de gevorderde opgave van de met de Inbreukmakende Producten gemaakte nettowinst en de wijze waarop deze winst is berekend. Dit deel van de vordering zal bij gebrek aan spoedeisend belang worden afgewezen, nu het niet strekt tot beëindigen of voorkomen van verdere inbreuken en/of ter controle van de
recall, maar ter vaststelling van eventueel geleden schade. L'Oréal heeft niet onderbouwd waarom van haar niet gevergd kan worden dat zij met betrekking tot dit deel van de vordering de uitkomst van de bodemprocedure afwacht.

4.25.

Voor de duidelijkheid merkt de voorzieningenrechter op dat de opgave wordt toegewezen voor zover het ziet op producten met het teken NINÔME (hiervoor gedefinieerd als de Inbreukmakende Producten), en dus niet tevens voor producten met het teken NINOME. Dit laatste is niet door L'Oréal gevorderd, en daarbij is het de voorzieningenrechter ook niet gebleken dat Ninôme B.V. tot op heden producten heeft aangeboden, geadverteerd althans verkocht onder (enkel) het teken NINOME.

Recall verkochte producten bij professionele afnemers

4.26.

De onder D. gevorderde
recallzal eveneens worden toegewezen. De voorzieningenrechter zal in de weer te geven tekst het deel "[invullen nieuwe handelsnaam]" weghalen, zodat Ninôme B.V. nog niet haar nieuwe handelsnaam hoeft weer te geven.

Dwangsommen

4.27.

De voorzieningenrechter zal de onder E. gevorderde dwangsommen gematigd toewijzen en maximeren zoals in de beslissing is vermeld.

Proceskosten

4.28.

Ninôme B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van L'Oréal. L'Oréal maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. L'Oréal heeft specificaties van haar advocaatkosten (exclusief BTW) van in totaal € 51.088,50 overgelegd.

4.29.

De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie normaal kort geding met een maximumtarief van € 15.000,-. Dit bedrag zal worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen. Dit bedrag wordt verhoogd met € 688,- aan griffierecht, € 207,97 aan deurwaarderskosten en de nakosten^[5]van € 178,- waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 16.073,70 (plus de verhoging van de nakosten in geval van betekening zoals vermeld in de beslissing).

4.30.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.

4.31.

Nu L'Oréal op deze wijze wordt gecompenseerd in haar proceskosten, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat L'Oréal geen aanspraak meer maakt op het door Ninôme B.V. aan L'Oréal toegezegde bedrag aan proceskosten van € 6.000,- in de onthoudingsverklaring.

Redelijke termijn

4.32.

De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv bepalen op zes maanden.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt Ninôme B.V. om binnen twee weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het LANCÔME-merk in de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval valt het gebruik van ieder teken dat identiek is aan of overeenstemt met het LANCÔME-merk voor identieke of soortgelijke waren als waarvoor het merk is ingeschreven en in het bijzonder het gebruik van de tekens NINÔME en NINOME;

5.2.

beveelt Ninôme B.V. om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis een rectificatie te plaatsen op haar social media accounts genaamd ninomecosmetics (Facebook), @ninomecosmetics (Instagram), @ninomecosmetics (TikTok) en @NINOMECOSMETICS (Youtube), welk bericht tussen 11.00 uur en 12.00 uur moet worden geplaatst, waarna door Ninôme B.V. 12 uur lang geen opvolgende berichten mogen worden geplaatst op deze accounts, en welke tenminste 24 uur zichtbaar moet zijn, met de volgende tekst, zonder enig commentaar of weerwoord of geluids- of visuele effecten:

"RECTIFICATIE M.B.T. LANCÔME

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Een kopie van het vonnis is hier te vinden [link naar het vonnis op www.rechtspraak.nl].

Hoogachtend,

[]"

5.3.

veroordeelt Ninôme B.V. om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van L'Oréal schriftelijk opgave te doen van alle informatie die Ninôme B.V. bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van producten met het teken NINÔME (hierna: de Inbreukmakende Producten) (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de namen en adressen van de betrokken (rechts)personen), alsmede de totale hoeveelheid nog bij Ninôme B.V. in voorraad zijnde Inbreukmakende Producten, gespecificeerd naar type product, welke opgave moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en volledigheid van die gegevens blijken;

5.4.

veroordeelt Ninôme B.V. om binnen twee weken na betekening van dit vonnis zonder enige (mondelinge of schriftelijke) begeleidende tekst aan al haar professionele afnemers van de Inbreukmakende Producten een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst in de taal waarin zij gewoonlijk met de betreffende afnemers communiceert:

"De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Recentelijk hebben wij producten aangeboden (met productnamen [invullen productnaam]) waarvan de Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze inbreuk maken op de LANCÔME-merkrechten van L'Oréal.

Wij hebben op last van de Voorzieningenrechter de genoemde producten onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze in het vervolg niet meer leveren.

Een kopie van het vonnis is bijgesloten.

Hoogachtend,

[]"

welke brief ook dient te zijn voorzien van een bijlage bestaande uit een kopie van de volledige tekst van het vonnis, onder gelijktijdige toezending per koerier aan de advocaten van L'Oréal van een kopie van elke verzonden brief alsmede van de verzendingsbewijzen daarvan;

5.5.

veroordeelt Ninôme B.V. tot betaling aan L'Oréal van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van:

( i) € 5.000,- voor iedere keer dat Ninôme B.V. niet (volledig of tijdig) voldoet aan één of meer van de hiervoor onder 5.1 tot en met 5.4 tegen haar uitgesproken veroordelingen, en per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend,

of, naar keuze van L'Oréal,

( ii) € 250,- voor ieder individueel product waarmee Ninôme B.V. niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de hiervoor onder 5.1 tot en met 5.4 tegen haar uitgesproken veroordelingen,

zulks met een maximum van in totaal € 300.000,-;

5.6.

veroordeelt Ninôme B.V. in de proceskosten van L'Oréal, tot op heden aan de zijde van L'Oréal begroot op € 16.073,70, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 92,- plus de kosten van betekening als Ninôme B.V. niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend;

5.7.

veroordeelt Ninôme B.V. tot betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten en nakosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald;

5.8.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9.

bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.10.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.B.J. Hoefnagel, voorzieningenrechter, bijgestaan door

mr. J.M.N. van Limpt-Schrover, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 25 november 2024.

De griffier is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

ECLI:NL:RBDHA:2024:19460

Inbreuk op Benelux-woordmerk Lancôme door gebruik teken Ninôme voor voedingssupplement met collageen

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

1.De procedure

2.De feiten

3.Het geschil

4.De beoordeling

5.De beslissing

Voetnoten