Uitspraak
RECHTBANK Den Haag
Team handel
Zaaknummer: C/09/647645 / KG ZA 23-390
Vonnis in kort geding van 19 juni 2023
in de zaak van
1.[de VOF],
te [plaats 1],
hierna te noemen: de VOF,
2.
[eisende partij sub 2],
[eisende partij sub 2],
te [plaats 1],
hierna ook te noemen: [eisende partij sub 2],
3.
[eisende partij sub 3],
[eisende partij sub 3],
te [plaats 1],
hierna te noemen: [eisende partij sub 3],
eisende partijen,
hierna samen te noemen: de VOF c.s. (vrouwelijk enkelvoud),
advocaat: mr. F. Yildiz te Rijswijk (Zuid-Holland),
tegen
[gedaagde],
te [plaats 2],
gedaagde partij,
hierna te noemen: [gedaagde],
advocaat: mr. A. Hashem Jawaheri te Amsterdam.
1.Waar gaat deze zaak over?
1.1.
De VOF heeft een keten van kapperszaken. Deze kapperszaken zijn voornamelijk gevestigd in het noorden van Nederland. Op dit moment heeft de VOF zestien kapsalons die onder de naam 'Kapsalon Promise' worden geëxploiteerd. De VOF is houdster van een Benelux-beeldmerk, waarin de woorden 'Kapsalon Promise' voorkomen. [gedaagde] heeft sinds 2020 een kapperszaak in [plaats 2], eerst met de handelsnaam 'Kapsalon Promise' en sinds 2021 met de handelsnaam 'Hairstudio Promise'. Volgens de VOF c.s. maakt [gedaagde] door het gebruik van een handelsnaam voor haar kapsalon met daarin het woord 'Promise' inbreuk op de merkrechten van de VOF en in ieder geval op haar handelsnaamrecht. Daarom heeft de VOF c.s. de kortgedingrechter in deze zaak (ook wel: de voorzieningenrechter) gevraagd om [gedaagde] te verbieden een dergelijke handelsnaam te gebruiken. De VOF c.s. vraagt verder om toewijzing van een bedrag van € 10.000,- als voorschot op de door de VOF c.s. geleden schade.
1.2.
De voorzieningenrechter beslist in dit vonnis dat [gedaagde] moet stoppen met het gebruik van een handelsnaam met daarin het woord 'Promise' voor de diensten waarvoor het Benelux-beeldmerk van de VOF is ingeschreven, waaronder kapsalons. [gedaagde] moet daarom het gebruik van de naam 'Hairstudio Promise' voor haar kapsalon staken. De vordering van de VOF c.s. die betrekking heeft op het voorschot op schadevergoeding wordt afgewezen, omdat de VOF c.s. onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat zij schade heeft geleden als gevolg van het gebruik van deze handelsnaam door [gedaagde]. Deze beslissingen zijn voorlopig omdat het hier gaat om een kortgedingprocedure; een korte procedure voor een situatie die spoedeisend is. De beslissingen zijn bedoeld om te bepalen wat er moet gebeuren in de periode na het vonnis, totdat een andere rechter (de bodemrechter) in een volledige procedure de zaak heeft beoordeeld. De VOF c.s. moet binnen zes maanden na dit vonnis een procedure bij de bodemrechter te starten. Als zij dat niet doet, kan het aan [gedaagde] opgelegde verbod haar kracht verliezen.
1.3.
De voorzieningenrechter legt hierna uit hoe en waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Onder 'de procedure' wordt op een rijtje gezet wat het verloop van de procedure is geweest. Vervolgens staat onder 'de feiten' waar partijen het over eens zijn en wat vast staat dat in aanloop naar deze procedure tussen hen is gebeurd. De voorzieningenrechter gaat in zijn beoordeling van deze zaak van die feiten uit. Daarna wordt onder 'het geschil' weergegeven wat de vorderingen van de VOF c.s. zijn en waarom zij meent op toewijzing daarvan recht te hebben. Uiteindelijk licht de voorzieningenrechter onder 'de beoordeling' zijn oordeel over de vorderingen toe. De beslissingen die daaruit volgen worden tot slot bij elkaar weergegeven onder 'de beslissing'.
2.De procedure
2.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 26 mei 2023, met producties 1-4; en
- de conclusie van antwoord, met producties 1-7.
2.2.
De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 5 juni 2023. Daarbij zijn verschenen [eisende partij sub 2], bijgestaan door mr. Yildiz voornoemd, en [gedaagde], bijgestaan door mr. Hashem Jawaheri voornoemd. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de VOF c.s. bezwaar gemaakt tegen de te late indiening van de conclusie van antwoord met producties door [gedaagde]. Naar aanleiding van dit bezwaar heeft de voorzieningenrechter beslist dat enkel de conclusie van antwoord en de producties 1, 3 en 5 tot het procesdossier behoren.
2.3.
Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen hun standpunten toegelicht en vragen van de voorzieningenrechter beantwoord. De griffier heeft zittingsaantekeningen gemaakt die zijn toegevoegd aan het griffiedossier. Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.
3.De feiten
3.1.
De VOF heeft een keten van kapperszaken. Deze kapperszaken zijn voornamelijk gevestigd in het noorden van Nederland. De VOF is opgericht op 1 juni 2008. Sinds die datum staat zij met de handelsnaam 'Kapsalon Promise' in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Op dit moment heeft de VOF zestien kapsalons die onder de naam 'Kapsalon Promise' worden geëxploiteerd.
3.2.
[eisende partij sub 2] en [eisende partij sub 3] zijn de vennoten van de VOF. Zij zijn ook broers van elkaar.
3.3.
De VOF is houdster van het hieronder weergegeven op 5 mei 2016 onder nummer 990954 ingeschreven Benelux-beeldmerk met woordelementen, voor waren en diensten in klasse 3, 35 en 44, waaronder diensten van kapsalons (hierna: het merk):
3.4.
Sinds 2020 heeft [gedaagde] een kapperszaak aan de [adres 1] in [plaats 2].
3.5.
[gedaagde] heeft deze kapperszaak op 5 maart 2020 overgenomen van [Naam] (hierna: [Naam]). Voor de overname dreef [Naam] de kapperszaak onder de naam 'Kapsalon Promise' en had daarvoor toestemming gekregen van de VOF c.s.
3.6.
Na de overname is [gedaagde] de naam 'Kapsalon Promise' ook voor háár kapperszaak gaan gebruiken.
3.7.
Op 2 november 2020 heeft [Naam] een kapsalon geopend aan de [adres 2] in [plaats 2] onder de naam 'Kapsalon Promise 1'.
3.8.
Vervolgens is tussen [gedaagde] en [Naam] een geschil ontstaan over het gebruik door [Naam] van de handelsnaam 'Kapsalon Promise 1'. Dit geschil heeft geleid tot een kort geding, aangespannen door [gedaagde], waarin de voorzieningenrechter bij vonnis van 20 juli 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:7619) [Naam], op straffe van verbeurte van een dwangsom, heeft verboden om met ingang van veertien dagen na betekening van het vonnis, gebruik te maken van de handelsnaam Kapsalon Promise (al dan niet met de toevoeging van het cijfer 1). De VOF c.s. was in dit kort geding geen partij.
3.9.
Eveneens in 2021 heeft [gedaagde] de naam van haar kapsalon gewijzigd in 'Hairstudio Promise'. Een foto van de gevel van de kapsalon van [gedaagde] na de naamswijziging is hieronder weergegeven. De aanduiding 'Kapsalon Promise', zichtbaar op de foto op het raam rechts naast de deur van de kapsalon, is inmiddels weggehaald.
3.10.
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat [gedaagde] thans nog geregistreerd als eigenaar van een onderneming met de naam 'Kapsalon Promise'.
3.11.
Op 17 augustus 2022 heeft de advocaat van de VOF c.s. [gedaagde] via e-mail gesommeerd om de inbreuk op het merkenrecht van de VOF te staken en gestaakt te houden.
3.12.
Op 8 september 2022 is namens [gedaagde] op deze e-mail gereageerd. [gedaagde] heeft daarin te kennen gegeven dat zij de handelsnaam van haar kapsalon al een jaar geleden heeft gewijzigd en het standpunt ingenomen dat de VOF daarom geen belang meer heeft bij handhaving van haar merkenrecht.
4.Het geschil
4.1.
De VOF c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I. [gedaagde] gelast om binnen 7 dagen na betekening van het vonnis het gebruik van de handelsnaam 'Kapsalon Promise', 'Hairsalon Promise' of iedere andere combinatie waarin de naam 'Promise' [voorkomt, zo begrijpt de voorzieningenrechter] en het beeldmerk te staken en gestaakt te houden;
II. [gedaagde] veroordeelt tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- per dag dat [gedaagde] handelt in strijd met voornoemd verbod;
III. [gedaagde] veroordeelt tot het betalen van een bedrag van € 10.000,- als voorschot op de door de VOF c.s. geleden schade;
4.2.
De VOF c.s. legt aan de vorderingen het volgende ten grondslag. Primair beroept de VOF c.s. zich op merkinbreuk. Zij stelt dat [gedaagde], door het gebruik van een handelsnaam voor haar kapperszaak met daarin het woord 'Promise', bij het publiek gevaar voor verwarring veroorzaakt. De VOF c.s. is daarom gerechtigd om [gedaagde] te verhinderen van een dergelijke handelsnaam gebruik te maken op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE [2] . Subsidiair voert de VOF c.s. aan dat [gedaagde] handelt in strijd met artikel 5 Hnw [3] door een handelsnaam als hiervoor bedoeld voor haar kapperszaak te gebruiken. [gedaagde] trekt door het gebruik van de handelsnaam inmiddels ruim een jaar ongerechtvaardigd voordeel uit de door de VOF c.s. onder de merknaam en handelsnaam opgebouwde reputatie, ondanks de sommatie om met het inbreukmakend handelen te stoppen. [gedaagde] moet daarom de winst die zij heeft gemaakt in de periode dat zij haar kapsalon onder de op het merkenrecht dan wel het handelsnaamrecht van de VOF inbreukmakende handelsnaam exploiteerde, als schadevergoeding aan de VOF c.s. afdragen. Toewijzing van een voorschot van € 10.000,- aan de VOF c.s. is onder deze omstandigheden gerechtvaardigd.
4.3.
[gedaagde] voert verweer. [gedaagde] concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van de VOF c.s. in haar vorderingen dan wel afwijzing daarvan, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van de VOF c.s. in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv voor een bedrag van € 8.000,- exclusief btw.
4.4.
Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5.De beoordeling
Bevoegdheid
5.1.
De voorzieningenrechter is op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op het merkenrecht omdat [gedaagde] woonachtig is in [plaats 2]. Voor wat betreft de handelsnaamvordering van de VOF c.s. is de voorzieningenrechter bevoegd omdat [gedaagde] deze bevoegdheid niet heeft bestreden.
Rectificatie tenaamstelling eiser sub 2
5.2.
In de kop van de dagvaarding, bij de aanduiding van de bij deze zaak betrokken partijen, is eiser sub 2 [X] genoemd. Ter zitting heeft de advocaat van de VOF c.s. naar voren gebracht dat dit op een vergissing berust, nu de naam van eiser sub 2 niet [X] is, maar [eisende partij sub 2]. De VOF c.s. verzoekt de voorzieningenrechter hierom om rectificatie van deze onjuiste partijaanduiding door niet [X], maar [eisende partij sub 2], als eiser sub 2 in deze procedure aan te merken.
5.3.
De voorzieningenrechter staat dit verzoek toe. Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat rectificatie van een aanvankelijk onjuiste partijaanduiding een aanvaardbaar middel is tot herstel van een gemaakte vergissing wanneer (a) het onder de gegeven omstandigheden voor de wederpartij kenbaar was dat van een vergissing sprake was, (b) de wederpartij door de vergissing en de rectificatie niet is benadeeld of in haar verdediging geschaad, en (c) de rectificatie tijdig heeft plaatsgevonden. [4] Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is aan deze voorwaarden voldaan, nu de VOF c.s. het verzoek tot rectificatie ter zitting en daarmee tijdig heeft gedaan, [gedaagde] zich niet tegen toewijzing van het verzoek heeft verzet en ook overigens niet valt in te zien dat [gedaagde] door de vergissing en/of de rectificatie is/wordt benadeeld of in haar verdediging is/wordt geschaad. De voorzieningenrechter zal de gevraagde rectificatie daarom toestaan. In de kop van het vonnis is deze beslissing reeds tot uitdrukking gebracht.
Spoedeisend belang
5.4.
Het gaat in deze procedure om een in kort geding gevorderde voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter moet daarom eerst beoordelen of de VOF c.s. bij de gevraagde voorziening een spoedeisend belang heeft.
5.5.
De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening, dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.
5.6.
De VOF c.s. stelt dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen omdat de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten voortduurt. Weliswaar onderkent de VOF c.s. dat er enige vertraging is ontstaan bij het instellen van dit kort geding, maar dat is volgens de VOF c.s. te verklaren door de slechte medische toestand van [eisende partij sub 3], die vorig jaar als gevolg van een ongeval drie weken in coma heeft gelegen. Hierdoor lagen de prioriteiten van de VOF c.s. bij het herstel van [eisende partij sub 3]. Bovendien wilde de VOF c.s. de uitkomst van de procedure tussen [gedaagde] en [Naam] afwachten, aldus nog steeds de VOF c.s.
5.7.
[gedaagde] betwist het spoedeisend belang van de VOF c.s. bij haar vorderingen, onder meer omdat [gedaagde] de handelsnaam 'Kapsalon Promise' al twee jaar niet meer gebruikt. [gedaagde] heeft de VOF hiervan, aldus [gedaagde], reeds op 8 september 2022 op de hoogte gesteld. Dat de VOF c.s. niet direct daarna een kort geding is gestart, toont volgens [gedaagde] aan dat zij geen spoedeisend belang heeft. [gedaagde] betwist bovendien, gezien het gebrek aan onderbouwing van die stelling, dat [eisende partij sub 3] in coma heeft gelegen en dat de VOF c.s. daarom niet in staat was om dit kort geding eerder aanhangig te maken.
5.8.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de VOF c.s. voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Hiervoor is doorslaggevend de door de VOF c.s. gestelde voortdurende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. Anders dan [gedaagde] heeft betoogd, betekent het enkele feit dat [gedaagde] de handelsnaam van haar kapperszaak heeft gewijzigd van 'Kapsalon Promise' naar 'Hairstudio Promise' naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet dat van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de VOF c.s. geen sprake meer kan zijn. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de VOF c.s. kan immers ook bestaan, en dat is ook wat de VOF c.s. stelt, uit het gebruik van een teken of handelsnaam door [gedaagde] dat/die niet identiek is aan het merk of de handelsnaam van de VOF c.s., maar daarmee overeenstemt. Verder betekent het feit dat de VOF c.s. niet direct na het ontvangen van de reactie van [gedaagde] d.d. 8 september 2022 op haar e-mail van 17 augustus 2022 een kort geding is gestart, naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dat het belang van de VOF c.s. geen voorlopige maatregel vergt. De VOF c.s. heeft het ontstane tijdverloop op niet onredelijke gronden verklaard door te wijzen op de andere prioriteiten van de VOF c.s. als gevolg van de medische toestand van [eisende partij sub 3] en het feit dat de VOF c.s. eerst de uitkomst van de procedure tussen [gedaagde] en [Naam] wilde afwachten. De voorzieningenrechter heeft hierbij ook in aanmerking genomen dat hij geen reden heeft om te twijfelen aan de stellingen van de VOF c.s. over de medische toestand van [eisende partij sub 3]. Weliswaar heeft de VOF c.s. deze stelling niet onderbouwd met medische documenten, maar dit kon van haar in het licht van de omstandigheden, waaronder de omstandigheid dat [gedaagde] pas ter zitting voor het eerst die stelling heeft betwist, ook niet worden verwacht.
Belang
5.9.
[gedaagde] voert voorts het verweer dat de VOF c.s. geen belang heeft bij haar vorderingen als bedoeld in artikel 3:303 BW [5] , in welk artikel is neergelegd dat zonder voldoende belang niemand een rechtsvordering toekomt. Ook hieraan legt [gedaagde] ten grondslag dat [gedaagde] de handelsnaam 'Kapsalon Promise' al twee jaar niet meer gebruikt.
5.10.
De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Zoals hiervoor in 5.8 is overwogen, betekent de door [gedaagde] doorgevoerde naamwijzing van haar kapsalon naar 'Hairstudio Promise' niet dat van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de VOF c.s. geen sprake meer kan zijn. Dat de VOF c.s. geen belang heeft bij haar vorderingen, is de voorzieningenrechter dus voorshands niet gebleken.
Misbruik van bevoegdheid
5.11.
[gedaagde] stelt zich ook op het standpunt dat de VOF c.s. misbruik van bevoegdheid maakt als bedoeld in artikel 3:13 BW door dit kort geding te starten. Deze stelling onderbouwt zij door te wijzen op de lange tijd tussen de overname van de kapsalon door [gedaagde] en het aanspannen van dit kort geding, namelijk meer dan drie jaar.
5.12.
De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Van misbruik van bevoegdheid op grond van artikel 3:13 BW is onder meer sprake indien een bevoegdheid wordt misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen (artikel 3:13 lid 2 BW). Deze situaties doen zich hier niet voor, althans [gedaagde] stelt dat niet. Dit verweer slaagt daarom ook niet.
Merkinbreuk
5.13.
Daarmee komt de voorzieningenrechter toe aan de door de VOF c.s. gestelde merkinbreuk.
5.14.
[gedaagde] betwist dat sprake is van merkinbreuk. Ten eerste omdat, zo betoogt zij, de VOF c.s., impliciet, via [Naam], toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het merk als handelsnaam. Ten tweede omdat volgens [gedaagde] door het wijzigen van de naam 'Kapsalon Promise' naar 'Hairstudio Promise' geen gevaar voor verwarring meer te duchten is. 'Promise' is bovendien, aldus [gedaagde], een algemeen woord dat onderscheidend vermogen mist. Daarbij komt dat de kapperszaken van de VOF zich vooral in het noorden van het land bevinden en niet in [plaats 2], aldus nog steeds [gedaagde].
Vordering onder I.; ouder merk, jongere handelsnaam
5.15.
Bij de beoordeling van de vorderingen van de VOF op grond van merkinbreuk stelt de voorzieningenrechter het volgende voorop:
- i) De voorzieningenrechter constateert dat dat de VOF c.s. in haar vordering onder I. de oude handelsnaam van [gedaagde], te weten 'Kapsalon Promise', heeft opgenomen alsook een handelsnaam die [gedaagde] in het geheel niet gebruikt, te weten 'Hairsalon Promise' (in plaats van 'Hairstudio Promise'). Zij heeft echter ook gevorderd [gedaagde] het gebruik van iedere andere combinatie met de naam 'Promise' te verbieden. Mede in het licht van de stellingen van de VOF c.s. ter zitting, begrijpt de voorzieningenrechter de vordering van de VOF c.s. onder I. zo dat de VOF c.s. een verbod voor [gedaagde] vordert van het gebruik van een handelsnaam waarin het woord 'Promise' voorkomt voor de diensten waarvoor het merk van de VOF is ingeschreven, waaronder kapsalons. Hieronder valt ook de handelsnaam 'Hairstudio Promise';
- ii) De voorzieningenrechter begrijpt de stellingen van de VOF c.s. verder zo dat het teken waartegen de VOF c.s. ageert de huidige handelsnaam van de kapsalon van [gedaagde] is, namelijk 'Hairstudio Promise' (hierna ook: het teken). De VOF c.s. heeft betoogd dat [gedaagde] daarnaast ook de handelsnaam 'Kapsalon Promise' gebruikt, omdat haar onderneming nog met die naam staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. [gedaagde] heeft hiertegen ingebracht dat zij weliswaar is vergeten om de naamswijziging door te voeren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, maar dat zij de handelsnaam 'Kapsalon Promise' niet meer voert. Op grond van artikel 1 Hnw is voor inbreukmakend gebruik bepalend de naam waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven, niet (zonder meer) de handelsregisterinschrijving. Dat [gedaagde] haar kapperszaak ook thans nog feitelijk drijft onder de naam 'Kapsalon Promise', is de voorzieningenrechter voorshands niet gebleken. Van belang in dit verband is ook dat [gedaagde] onweersproken naar voren heeft gebracht dat de aanduiding 'Kapsalon Promise', die nog te zien is op het raam rechts naast de deur van de kapsalon op de in 3.9 weergegeven foto, inmiddels is verwijderd;
- iii) Niet in geschil tussen partijen is dat de VOF haar merk heeft geregistreerd in 2016 en dat [gedaagde] sinds 2021 de handelsnaam 'Hairstudio Promise' voert. Hierdoor is sprake van een situatie dat met een ouder geregistreerd merk wordt opgetreden tegen een jongere handelsnaam.
5.16.
Op grond van artikel 2.20 lid 3 sub d BVIE in samenhang met artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE kan de merkhouder het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken als (deel van een) handelsnaam, verbieden, als de diensten waarvoor dat teken en het merk worden gebruikt, overeenstemmen.
5.17.
Voor toepassing van artikel 2.20 lid 3 sub d BVIE is vereist dat de handelsnaam zodanig wordt gebruikt dat een verband ontstaat tussen die naam en, voor zover hier van belang, de diensten die de vermeende inbreukmaker verricht. [6] Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is aan dit vereiste in de onderhavige omstandigheden voldaan; er is immers een verband te leggen tussen de handelsnaam van [gedaagde] ('Hairstudio' Promise) en de diensten die [gedaagde] verricht (kappersdiensten). Partijen hebben ook niet anders betoogd.
Toestemming van de VOF
5.18.
Het meest verstrekkende verweer van [gedaagde] tegen de gestelde merkinbreuk is dat zij toestemming van de VOF c.s. heeft gekregen voor het gebruik van haar handelsnaam. Immers, indien dit verweer slaagt, kan de VOF c.s. het gebruik van die handelsnaam door [gedaagde] niet verhinderen met een beroep op artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE in samenhang met artikel 2.20 lid 3 sub d BVIE.
5.19.
De VOF c.s. heeft de stelling van [gedaagde] dat toestemming is verleend gemotiveerd betwist. [gedaagde] heeft hiertegenover geen onderbouwing voor haar stelling heeft aangedragen. Dit had wel op haar weg gelegen, nu zij zich beroept op de rechtsgevolgen daarvan (zie artikel 150 Rv). De voorzieningenrechter gaat dan ook aan dit verweer van [gedaagde] als onvoldoende onderbouwd voorbij.
Artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE in samenhang met artikel 2.20 lid 3 sub d BVIE
5.20.
Hiermee wordt toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van het beroep van de VOF c.s. op artikel 2.20 lid 2 sub BVIE in samenhang met artikel 2.20 lid 3 sub d BVIE. Van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE is sprake indien [gedaagde] een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek. Hierbij moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen, met name de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de (mate van) overeenstemming van de betrokken waren of diensten en het onderscheidend vermogen van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt bepaald aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens c.q. soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd. [7]
Het relevante publiek
5.21.
De voorzieningenrechter gaat voor wat betreft het relevante publiek uit van de gemiddelde afnemer van de betrokken diensten, te weten kappersdiensten. Het gaat dan om een publiek met een gemiddeld aandachtsniveau op het gebied van (handelsnamen of merken van) kapperszaken.
Overeenstemming tussen merk en teken
5.22.
Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het woordelement 'Kapsalon Promise' in het merk van de VOF het dominerende en onderscheidende bestanddeel; het beeld met de twee hoofden vormt een meer ondergeschikt decoratief element. Van de in het beeldmerk voorkomende woordelementen is voorts het woord 'Promise' onderscheidend en dominerend; het woord 'Kapsalon' is immers beschrijvend; het duidt de diensten van de VOF aan, te weten kapsalons.
5.23.
Voorts is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat ook in de handelsnaam die [gedaagde] voor haar onderneming gebruikt, het woord 'Promise' het onderscheidende en dominerende bestanddeel is. Het woord 'Hairstudio' – in het Nederlands letterlijk: 'haarstudio' – is beschrijvend en dient ter aanduiding van de diensten van de onderneming van [gedaagde], namelijk een kapsalon.
5.24.
Gezien het feit dat (i) exact hetzelfde woord, te weten het woord 'Promise', voorkomt in zowel het merk van de VOF als het teken van [gedaagde] en (ii) dit woord in zowel het merk als het teken dominant is ten opzichte van een daaraan voorafgaand beschrijvend woord ('Kapsalon' enerzijds en 'Hairstudio' anderzijds), is volgens de voorzieningenrechter sprake van een hoge mate van (visuele, auditieve en begripsmatige) overeenstemming tussen het merk en het teken.
Overeenstemming tussen de diensten
5.25.
Vergeleken moeten worden de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de diensten waarvoor [gedaagde] het teken gebruikt. De VOF heeft haar merk ingeschreven voor onder meer diensten van kapsalons. [gedaagde] gebruikt het teken eveneens voor een kapsalon. De diensten van de VOF en de diensten van [gedaagde] zijn daarmee gelijk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Dit is tussen partijen ook niet in geschil.
Onderscheidend vermogen
5.26.
Anders dan [gedaagde] betoogt, is de voorzieningenrechter voorlopig van oordeel dat de woorden 'Kapsalon Promise' in het merk voldoende onderscheidend vermogen hebben voor, in deze zaak relevant, de diensten waarvoor het is geregistreerd. Het woord 'Kapsalon' is weliswaar beschrijvend voor de diensten waarvoor het wordt gebruikt (zie hiervoor), maar het woord 'Promise' is dat niet; er is immers geen direct en/of specifiek verband te leggen tussen dat woord – het Engelse woord voor 'belofte' – en kappersdiensten. [gedaagde] heeft ook niet toegelicht waaruit dit verband zou bestaan.
5.27.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter komt het merk van de VOF, mede gelet op de beeldelementen die daar ook nog onderdeel van uitmaken, een gemiddeld onderscheidend vermogen toe.
Verwarringsgevaar
5.28.
Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan door het gebruik door [gedaagde] van haar handelsnaam gevaar voor verwarring bij het publiek ontstaan. Doorslaggevend voor dit oordeel is de combinatie van (i) de hoge mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, (ii) de soortgelijkheid van de diensten van de VOF c.s. en de onderneming van [gedaagde] en (iii) het onderscheidend vermogen van het merk. In de globale beoordeling van het verwarringsgevaar compenseert dit (het door [gedaagde] aangevoerde) gegeven dat de kapperszaken van de VOF c.s., die voornamelijk zijn gevestigd in het noorden van Nederland, op grote afstand zijn gelegen van de kapperszaak van [gedaagde], die is gevestigd in [plaats 2].
Conclusie
5.29.
De slotsom van het voorgaande is dat [gedaagde] inbreuk maakt op het merk van de VOF in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE in samenhang met artikel 2.20 lid 3 sub d BVIE. De voorzieningenrechter zal daarom de vordering onder I. toewijzen, in die zin dat hij [gedaagde] zal gelasten om binnen 7 dagen na de betekening van het vonnis het gebruik van een handelsnaam met daarin het woord 'Promise' voor de diensten waarvoor het Benelux-beeldmerk van de VOF is ingeschreven, te weten de diensten in klasse 44, te staken en gestaakt houden. Dit verbod geldt voor de Benelux-landen, nu het merk een Benelux-merk betreft. [gedaagde] moet hierdoor stoppen met het gebruik van de naam 'Hairstudio Promise' voor haar kapsalon.
Dwangsom
5.30.
De voorzieningenrechter acht een dwangsom noodzakelijk als prikkel tot nakoming. Wel zal de gevorderde dwangsom (de vordering onder II.) worden beperkt tot € 1.000,- per dag en aan het totaal van te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden van € 30.000,-.
Schadevergoeding
5.31.
De VOF c.s. vordert voorts veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een bedrag van € 10.000,- als voorschot op de door de VOF c.s. geleden schade. Deze vordering strekt aldus tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling – bij afweging van de belangen van partijen – aan toewijzing niet in de weg staat.
5.32.
In het onderhavige geval is het bestaan en de omvang van de vordering niet (in hoge mate) aannemelijk geworden. De VOF c.s. heeft de stelling dat zij schade heeft geleden als gevolg van het gebruik van de handelsnaam van de onderneming van [gedaagde] (tot het als voorschot gevorderde bedrag) namelijk op geen enkele manier onderbouwd. De vordering onder III. zal dan ook reeds hierom worden afgewezen.
Handelsnaamrecht
5.33.
Gelet op het voorgaande komt de voorzieningenrechter niet meer toe aan een behandeling van de subsidiaire grondslag van de vorderingen van de VOF c.s. op grond van artikel 5 Hnw.
Proceskosten
5.34.
[gedaagde] is de partij die ongelijk krijgt en zij zal daarom in de proceskosten worden veroordeeld. De VOF c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Zij heeft echter geen specificatie van haar advocaatkosten overgelegd. Zonder een dergelijke specificatie is de voorzieningenrechter niet in staat een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv uit te spreken. De op dat artikel gebaseerde vordering van de VOF c.s. zal aldus worden afgewezen. De voorzieningenrechter zal de kosten van de VOF c.s. aan salaris advocaat begroten conform de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 februari 2023. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie eenvoudig kort geding. Hierbij hoort een tarief van € 697,-.
5.35.
Tot aan dit vonnis worden de proceskosten aan de zijde van de VOF c.s. als volgt vastgesteld:
- kosten van de dagvaarding
€
106,73
- griffierecht
€
676,00
- salaris advocaat
€
697,00
Totaal
€
1.479,73
Termijn artikel 1019i Rv
5.36.
De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv ambtshalve bepalen op zes maanden na heden.
6.De beslissing
De voorzieningenrechter
6.1.
gelast [gedaagde] om binnen 7 dagen na de betekening van het vonnis het gebruik van een handelsnaam met daarin het woord 'Promise' voor de diensten waarvoor het Benelux-beeldmerk van de VOF is ingeschreven, te weten diensten in klasse 44, in de Benelux-landen te staken en gestaakt houden;
6.2.
veroordeelt [gedaagde] om aan de VOF c.s. een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 6.1 gegeven veroordeling voldoet, tot een maximum van € 30.000,00 is bereikt,
6.3.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van de VOF c.s. tot dit vonnis vastgesteld op € 1.479,73,
6.4.
verklaart de in 6.1, 6.2 en 6.3 gegeven veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,
6.5.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.B.J. Hoefnagel en in het openbaar uitgesproken op 19 juni 2023.