ECLI:NL:RBDHA:2023:3520

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/567882 / HA ZA 19-137

Vonnis van 15 maart 2023

in de zaak van

CANTINA MEXICANA B.V.,

te Egmond aan Zee,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M.F.J. Haak te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

MCILHENNY COMPANY,

te Avery Island, Louisiana (Verenigde Staten van Amerika),

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat voorheen mr. Ch.E.F.M. Gielen, thans mr. F.C. Folmer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Cantina Mexicana en McIlhenny genoemd worden. De zaak is voor Cantina Mexicana inhoudelijk behandeld door mr. Haak voornoemd en mr. M.G.W Peijenenburg, advocaat te Amsterdam. Voor McIlhenny is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Gielen en mr. Folmer voornoemd en door mr. L.R. Bekke, advocaat te Amsterdam.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van Cantina Mexicana van 24 oktober 2018, met producties EP1 tot en met
de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie van McIlhenny van 1 mei 2019, met producties GP1 tot en met GP32;
het tussenvonnis van 29 mei 2019, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte vermeerdering van eis in conventie van Cantina Mexicana van 25 september 2019, met producties EP17 tot en met EP20;
de beschikking van 5 november 2019, waarbij een mondelinge behandeling is bepaald;
de conclusie van antwoord op de vermeerdering van eis in conventie, tevens houdende akte vermindering grondslag reconventionele vordering van McIlhenny van 27 maart 2020, met productie GP33;
de op 20 mei 2020 door Cantina Mexicana ingediende producties EP21 en EP22;
de akte houdende overlegging producties van McIlhenny, ingekomen op 20 mei 2020, met producties GP34 tot en met GP45;
de akte houdende overlegging productie van 5 juni 2020 van McIlhenny, ingekomen op 2 juni 2020, met productie GP46 (proceskostenopgave);
de bij e-mailbericht van 3 juni 2020 door Cantina Mexicana ingediende aanvulling op productie EP22 (proceskostenopgave);
het proces-verbaal van de op 5 juni 2020 gehouden mondelinge behandeling . In verband met de maatregelen als gevolg van COVID-19 heeft de zitting via een digitale verbinding plaatsgevonden. Voorafgaand aan de zitting hebben partijen op 3 juni 2020 schriftelijke pleitnotities ingediend. Deze zijn niet uitgesproken en behoren tot de processtukken. Tijdens de zitting hebben partijen mondeling gere- en dupliceerd aan de hand van schriftelijke pleitnotities, die na de zitting zijn toegezonden en aan de processtukken zijn toegevoegd;
het proces-verbaal van de op 7 juli 2020 gehouden mondelinge behandeling , waarbij partijen (tevergeefs) een schikking hebben beproefd;
twee e-mailberichten namens McIlhenny van 9 september 2020 met opmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 5 juni 2020;
het naar aanleiding daarvan verzonden e-mailbericht namens Cantina Mexicana van

9 september 2020.

1.2.

De na de zitting op 5 juni 2020 door McIlhenny toegezonden aanvulling op productie GP43 zal als in strijd met de eisen van een goede procesorde worden geweigerd, nu Cantina Mexicana daarop niet meer heeft kunnen reageren.

1.3.

Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

1.4.

Dit vonnis is gewezen door een deels anders samengestelde combinatie van rechters dan de combinatie ten overstaan van wie de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. Partijen hebben er desgevraagd mee ingestemd dat vonnis wordt gewezen zonder dat een nadere mondelinge behandeling plaatsvindt.

2.De feiten

2.1.

Cantina Mexicana is in 2009 opgericht en produceert en verhandelt wereldwijd zogenoemde Tex-Mex (voedings)producten. Zij maakt daarbij gebruik van het onderstaande teken, dat ook als Beneluxbeeldmerk is ingeschreven.

2.2.

In Nederland worden de producten van Cantina Mexicana exclusief afgenomen door Xenos B.V. Producten van Cantina Mexicana worden in de Europese Unie ook verkocht in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Polen.

2.3.

McIlhenny ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd verschillende sauzen, waaronder een rode pepersaus, waarvan het recept in 1868 is ontwikkeld. De peper die voor deze saus wordt gebruikt heeft de botanische benaming
capsicum frutescens var. tabasco,een specifieke variëteit van de soort
capsicum frutescens, een chilipeper. Deze variëteit zal hierna ook de tabascopeper worden genoemd.

2.4.

McIlhenny is houdster van onder meer de hierna genoemde merken.

2.4.1.

Het Beneluxwoordmerk TABASCO met registratienummer 0096968, aangevraagd op 30 december 1971 en op 1 juli 1974 ingeschreven voor waren in de klassen 3 (
arômes(
huiles essentielles)) en 30 (
epices, sauces, sauces a salade) (hierna: het Beneluxwoordmerk).

2.4.2.

Het hieronder afgebeelde Beneluxbeeldmerk met registratienummer 0096933, aangevraagd op 30 december 1971 en op 1 juli 1974 ingeschreven voor waren in de klassen 3 (
huiles essentielles) en 30 (
epices, sauces, sauces à salade) (hierna: het Beneluxbeeldmerk).

2.4.3.

Het Uniewoordmerk TABASCO met registratienummer 001126176, aangevraagd op 1 april 1999 en op 3 juli 2001 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 25, 29, 30 (onder andere
red pepper sauces), 32, 35 en 42 (hierna: het Uniewoordmerk 2001).

2.4.4.

Het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk met registratienummer 003499167, aangevraagd op 31 oktober 2003 en op 12 mei 2005 ingeschreven voor waren in klassen 9, 25 en 30 (onder andere
sauces (condiments)) (hierna: het Uniebeeldmerk fles).

2.4.5.

Het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk met registratienummer 012932489, aangevraagd op 3 juni 2014 en op 27 oktober 2014 ingeschreven voor waren in klassen 25, 30 (onder andere
pepper sauces) en 33 (hierna: het Uniebeeldmerk ruit).

2.4.6.

Het Uniewoordmerk TABASCO met registratienummer 013896097, aangevraagd op 31 maart 2015 en ingeschreven op 12 augustus 2015 voor waren en diensten in klassen 30 (onder andere
pepper and non-pepper based sauces), 33 en 43 (hierna: het Uniewoordmerk 2015).

2.4.7.

Het Uniewoordmerk TABASCO met registratienummer 015872047, aangevraagd op 28 september 2016 en ingeschreven op 8 mei 2017 voor diensten in klasse 35 (onder andere
online retail services in relation to sauces and other foods) (hierna: het Uniewoordmerk 2017).

2.5.

De in 2.4.1 en 2.4.2 genoemde merken zullen hierna gezamenlijk ook de Beneluxmerken worden genoemd. De in 2.4.3 tot en met 2.4.7 genoemde merken zullen hierna gezamenlijk ook de Uniemerken worden genoemd. Alle in 2.4 genoemde merken zullen hierna gezamenlijk ook de Tabasco-merken worden genoemd.

2.6.

McIlhenny gebruikt haar merken voor haar rode pepersaus en daarnaast voor andere pepersauzen en diverse andere voedselproducten. Afbeeldingen van verschillende pepersauzen van McIlhenny zijn hieronder weergegeven.

2.7.

De Tabasco-merken worden ook gebruikt op onder licentie geproduceerde (voedings)producten en
merchandise, waaronder posters, kleding, keukengerei en decoratie.

2.8.

In 2015 heeft Cantina Mexicana twee pepersauzen op de markt gebracht in de hieronder afgebeelde verpakkingen.

2.9.

Bij brief van 7 januari 2015 aan Cantina Mexicana heeft de merkengemachtigde van McIlhenny gesteld dat door het gebruik van het woord TABASCO op de verpakking van de rode pepersaus van Cantina Mexicana inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van McIlhenny en haar onder meer gesommeerd deze inbreuk te staken.

2.10.

Bij brief van 21 januari 2015 is namens Cantina Mexicana betwist dat sprake is van merkinbreuk.

2.11.

Bij brief van 23 februari 2017 heeft de merkengemachtigde van McIlhenny gereageerd op de brief van 21 januari 2015 van Cantina Mexicana en haar opnieuw gesommeerd inbreuk te staken.

2.12.

In 2017 is Unifood s.c., een afnemer van Cantina Mexicana in Polen, namens McIlhenny gesommeerd merkinbreuk door middel van de verhandeling van de rode pepersaus van Cantina Mexicana te staken.

2.13.

In 2017 heeft Cantina Mexicana de verpakking van haar pepersauzen gewijzigd. De huidige verpakking van de rode pepersaus van Cantina Mexicana, bestaande uit een doosje en een flesje pepersaus, zal hierna ook de Verpakking worden genoemd. De Verpakking is hieronder afgebeeld.

2.14.

Bij brieven van 18 juni 2018 heeft de advocaat van McIlhenny Cantina Mexicana en Xenos B.V. gesommeerd inbreuk op de onder 2.4 genoemde woordmerken te staken. Ook afnemers van Cantina Mexicana in Spanje en Duitsland zijn namens McIlhenny gesommeerd merkinbreuk te staken.

2.15.

Bij brief van 23 juli 2018 aan de advocaten van McIlhenny, heeft de advocaat van Cantina Mexicana betwist dat sprake is van merkinbreuk.

3.Het geschil

in conventie

3.1.

Cantina Mexicana vordert in conventie na wijziging van eis^[1]- verkort
weergegeven - dat de rechtbank bij vonnis, voor zover de wet het toelaat uitvoerbaar bij voorraad,

voorwaardelijk, voor het geval enige vordering van McIlhenny in reconventie toewijsbaar zou zijn:

A. de nietigheid en ambtshalve doorhaling uitspreekt van het Beneluxwoordmerk, het Uniewoordmerk 2001, het Uniewoordmerk 2015 en het Uniewoordmerk 2017 voor diverse specifiek aangeduide waren,

B. de vervallenverklaring en ambtshalve doorhaling uitspreekt van het Uniebeeldmerk fles voor alle waren waarvoor het is geregistreerd;

en onvoorwaardelijk:

I. voor recht verklaart dat het (doen) produceren, aanbieden, promoten, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben, invoeren en/of uitvoeren van rode pepersaus met de aanduiding “red sauce made with tabasco pepper” zoals weergegeven op de Verpakking, op het grondgebied van de Benelux, respectievelijk het grondgebied van de Europese Unie, geen inbreuk maakt op de Tabasco-merken;

II. McIlhenny verbiedt om bij ondernemingen die zich in de Benelux respectievelijk in de Europese Unie, bezighouden met een of meer van de onder I. bedoelde handelingen de indruk te wekken dat een of meer van deze handelingen inbreuk maken op de Tabasco-merken;

III. McIlhenny beveelt aan alle namens haar aangeschreven wederverkopers van Cantina Mexicana een rectificatiebrief te sturen;

IV. voor recht verklaart dat McIlhenny onrechtmatig jegens Cantina Mexicana heeft gehandeld door bij ondernemingen in de Benelux respectievelijk in de Europese Unie, de indruk te wekken dat een of meer van de onder I. bedoelde handelingen inbreuk zouden maken op de Tabasco-merken en McIlhenny veroordeelt aan Cantina Mexicana een vergoeding te betalen voor de schade die Cantina Mexicana als gevolg hiervan heeft geleden en mogelijk nog zal lijden, nader op te maken bij staat;

V. McIlhenny veroordeelt in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv^[2].

3.2.

McIlhenny voert verweer en concludeert tot onbevoegdheid van de rechtbank, althans niet ontvankelijkheid dan wel afwijzing van de vorderingen in conventie, met veroordeling van Cantina Mexicana in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

McIlhenny vordert in reconventie na wijziging van eis^[3]- verkort weergegeven - dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Cantina Mexicana veroordeelt in de Europese Unie, althans de Benelux, iedere inbreuk op de Beneluxmerken en het Uniewoordmerk 2001, het Uniebeeldmerk ruit en het Uniewoordmerk 2015 te staken;

2. Cantina Mexicana veroordeelt schriftelijk opgave te doen van alle informatie die haar bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de “red sauce made with tabasco pepper”;

3. aan de veroordelingen onder 2. en 3. een dwangsom verbindt;

4. Cantina Mexicana veroordeelt tot, naar keuze van McIlhenny
i. vergoeding aan McIlhenny van alle ten gevolge van de inbreuk op het de Beneluxmerken en het Uniewoordmerk 2001, het Uniebeeldmerk ruit en het Uniewoordmerk 2015 geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat,

ii. het afdragen van de ten gevolge van de inbreuk gemaakte en nog te maken winst,

zowel (i) als (ii) vermeerderd met wettelijke rente;

5. Cantina Mexicana veroordeelt in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.5.

Cantina Mexicana voert verweer en concludeert tot niet ontvankelijkheid dan wel afwijzing van de vorderingen in reconventie, met veroordeling van McIlhenny in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

in conventie en in reconventie

Bevoegdheid in conventie

4.1.

Voor de vorderingen in conventie die betrekking hebben op de Beneluxmerken kan de rechtbank bevoegdheid ontlenen aan artikel 4.6 lid 1 BVIE^[4], nu partijen ter zitting een uitdrukkelijke forumkeuze hebben gemaakt.

4.2.

De rechtbank is internationaal (en relatief) bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in conventie die betrekking hebben op de Uniemerken, voor zover deze zien op vaststelling van niet-inbreuk, op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder b en 125 lid 2 UMVo^[5]en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu McIlhenny geen woonplaats of vestiging heeft in een van de lidstaten van de Europese Unie en Cantina Mexicana gevestigd is in Nederland.

4.3.

Ten aanzien van de vorderingen in conventie die betrekking hebben op nietigheid en verval van Uniemerken heeft McIlhenny zich erop beroepen dat de rechtbank niet bevoegd is hiervan kennis te nemen. Zij stelt dat nietig- en vervallenverklaring van de Uniemerken in dit geval slechts kan worden gevorderd bij het Bureau^[6].

4.4.

Op grond van de artikelen 58 en 59 jo. 124 sub d UMVo kan een Uniemerk op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering bij een rechtbank voor het Uniemerk vervallen of nietig worden verklaard. Deze regeling moet worden gezien als een balans tussen enerzijds het belang van eenduidigheid in beslissingen over de geldigheid van merken die een bereik hebben in de gehele Unie en anderzijds het belang van een individuele partij die in een inbreukprocedure bij een nationaal gerecht wordt aangesproken, om zich in die procedure te kunnen beroepen op ongeldigheid van het merk, zonder een afzonderlijke procedure bij het Bureau in te hoeven stellen. Op grond van artikel 127 lid 1 UMVo geldt in dit verband als uitgangspunt dat de rechtbanken voor het Uniemerk het merk als geldig beschouwen, tenzij dit door de verweerder bij reconventionele vordering wordt bestreden.

4.5.

Cantina Mexicana is de onderhavige procedure begonnen door een verklaring voor recht te vorderen dat zij geen inbreuk maakt op de Tabasco-merken (met daaraan gekoppelde verbods-, rectificatie- en schadevergoedingsvorderingen). Voor een dergelijke vordering zijn de rechtbanken voor het Uniemerk op grond van artikel 124 sub b UMVo bevoegd, indien deze vordering naar nationaal recht is toegestaan. Dat is in een aantal landen in de Europese Unie niet het geval, zodat deze bevoegdheid in die zin een uitzondering betreft. In artikel 127 lid 2 UMVo is de beperking opgenomen dat de geldigheid van een Uniemerk niet kan worden aangevochten met een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk.

4.6.

Uit het voorgaande vloeit voort dat, nu Cantina Mexicana de procedure bij deze rechtbank is begonnen met een vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk, zij niet door een eisvermeerdering tevens de vervallen- of nietigverklaring van de Uniemerken kan vorderen. Hiermee zou zij immers het uitgangspunt dat geldigheidskwesties bij het Bureau aanhangig moeten worden gemaakt én dat deze niet aan een vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk ten grondslag kunnen worden gelegd, omzeilen.

4.7.

Dat Cantina Mexicana de vervallen- en nietigverklaring eerst bij vermeerdering van eis heeft ingesteld nadat McIlhenny haar niet-inbreukvordering had beantwoord met een inbreukvordering, maakt dit niet anders. Cantina Mexicana was immers als gevolg van de van de sommatiebrieven sinds 2015 bekend met het standpunt van McIlhenny omtrent inbreuk. Indien dit haar aanleiding had gegeven om de geldigheid van de Uniemerken te bestrijden, had het op haar weg gelegen om een vordering bij het Bureau aanhangig te maken. De onderhavige situatie onderscheidt zich ook van de uitspraken van deze rechtbank^[7]waarop Cantina Mexicana zich heeft beroepen. Geen van die zaken was immers ingeleid met een vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk.

4.8.

Ook het
Apfelzügle-arrest van het Europese Hof van Justitie^[8], gewezen nadat deze zaak voor vonnis was komen te staan, leidt niet tot een ander oordeel. Het hof beantwoordt daarin prejudiciële vragen over een reconventionele nietigheidsvordering, maar gaat daarbij uit van de situatie dat de procedure is ingeleid met een inbreukvordering^[9]. Dat is in de onderhavige zaak niet het geval. Het in dat arrest genoemde belang van proceseconomie (r.o. 54-56) leidt evenmin tot een ander oordeel, omdat Cantina Mexicana er in de onderhavige zaak zelf voor heeft gekozen een procedure in te leiden bij deze rechtbank om een verklaring voor recht van niet inbreuk te vorderen. Zoals hiervoor overwogen, had zij ook (of eerst) een procedure bij het Bureau over de geldigheid van de Uniemerken van McIlhenny kunnen beginnen.

4.9.

Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank onbevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen in conventie die betrekking hebben op nietigheid en verval van Uniemerken.

Bevoegdheid in reconventie

4.10.

Voor de vorderingen in reconventie die betrekking hebben op Beneluxmerken kan de rechtbank bevoegdheid ontlenen aan artikel 4.6 lid 1 BVIE, nu partijen ter zitting een uitdrukkelijke forumkeuze hebben gemaakt.

4.11.

De rechtbank is internationaal (en relatief) bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van McIlhenny voor zover deze betrekking hebben op de Uniemerken op grond van de artikelen 8 lid 3 Brussel I
bis-Vo^[10]jo. 122 lid 1, 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu de vorderingen in reconventie voortspruiten uit de rechtsfeiten waarop de vorderingen in conventie zijn gegrond. De bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie.

Eiswijziging in conventie

4.12.

McIlhenny heeft aangevoerd dat de eiswijziging van Cantina Mexicana in conventie, te weten het inroepen van de nietigheid van de woordmerken en het verval van het Uniebeeldmerk fles, moet worden geweigerd wegens strijd met de eisen van een goede procesorde. De rechtbank komt uitsluitend toe aan beoordeling van dit beroep voor zover het betreft de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk, nu zij zich ten aanzien van de overige nietigheids- en vervallenverklarings-vorderingen onbevoegd zal verklaren. De eiswijziging wordt toegelaten. McIlhenny is voldoende in de gelegenheid geweest om te reageren op de gewijzigde eis, zowel bij conclusie als in haar schriftelijke pleitnota en ter zitting. Ook de innerlijke tegenstrijdigheid van de stellingen van Cantina Mexicana waarop McIlhenny zich beroept, brengt niet mee dat sprake is van strijd met de eisen van een goede procesorde. Dat Cantina Mexicana enerzijds stelt dat de merken nietig dan wel vervallen moeten worden verklaard en anderzijds stelt dat zij op die merken geen inbreuk maakt, is een in merkenrechtelijke zaken niet ongebruikelijk (primair/subsidiair) standpunt, waartegen McIlhenny zich adequaat kan verweren.

Nietigheid Beneluxwoordmerk?

4.13.

Cantina Mexicana beroept zich wat betreft de nietigheid van het Beneluxwoordmerk op artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE. Op grond van dat artikel kunnen nietig worden verklaard merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van onder meer soort, hoedanigheid of andere kenmerken van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Cantina Mexicana stelt dat het Beneluxwoordmerk TABASCO beschrijvend is voor alle waren waarvan de tabascopeper een ingrediënt kan zijn en daarom voor die waren nietig moet worden verklaard.

4.14.

Tekens en aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten, worden naar hun aard ongeschikt beschouwd om de herkomstfunctie
- het in staat stellen van het publiek om de waren of diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen - van een merk te vervullen. Dergelijke tekens moeten door eenieder vrij kunnen worden gebruikt^[11]. Het woord ‘tabasco’ is een onderdeel van de botanische benaming van de tabascopeper
.Het is ook een logische afkorting van die benaming, die in de praktijk vanwege de lengte niet voluit gebruikt zal worden. Of het relevante publiek ook bekend is met die botanische naam dan wel de tabascopeper, zoals McIlhenny betwist, is in dit verband niet van belang. Het gaat er immers om of het teken
kandienen als aanduiding van een kenmerk van de waren. Daarvan kan ook sprake zijn als in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is dat het teken als aanduiding van een kenmerk van de betrokken waren kan dienen. Het gaat er daarbij om of het woord in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de waren aanduidt, terwijl niet relevant is of er andere tekens bestaan die gebruikelijker zijn dan het betrokken teken, om dezelfde kenmerken van de waren aan te duiden^[12].

4.15.

Het voorgaande moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren waarop het merk betrekking heeft, alsook ten aanzien van de vermoedelijke perceptie van de betrokken kringen, namelijk de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren.^[13]

4.16.

Het Beneluxwoordmerk is ingeschreven voor de waren
arômes(
huiles essentielles)(aroma’s (essentiële/etherische oliën) in klasse 3 en
epices, sauces, sauces a salade, (kruiden/specerijen, sauzen, salade/slasauzen) in klasse 30. Naar het oordeel van de rechtbank kan het woord TABASCO in de perceptie van het relevante publiek in de Benelux dienen als aanduiding van een kenmerk, in dit geval een (potentieel) ingrediënt, van elk van die waren. Het Beneluxwoordmerk is dan ook beschrijvend voor die waren. Dit geldt, nu het begrip van het woord TABASCO niet aan een bepaalde taal gebonden is, voor de gehele Benelux.

4.17.

Een merk wordt op grond van artikel 2.2bis lid 3 BVIE echter niet nietig verklaard indien het, voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dit wordt ook wel inburgering genoemd. McIlhenny heeft aangevoerd dat het Beneluxwoordmerk vanwege het intensieve en langdurige gebruik daarvan onderscheidend vermogen heeft verkregen.

4.18.

Bij de vaststelling van het onderscheidend vermogen door gebruik moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Daarbij moet met name het specifieke karakter van het merk in aanmerking worden genomen. Ook kan rekening worden gehouden met onder andere het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten en het percentage van de betrokken kringen dat de waar als afkomstig van een onderneming identificeert. Voor dit laatste kan een marktonderzoek worden gebruikt^[14].

4.19.

Uit de - onbetwiste - stellingen van McIlhenny volgt dat zij het merk TABASCO sinds 1868 in de Verenigde Staten en daarna wereldwijd voor pepersauzen heeft gebuikt en dat haar producten voorzien van dit merk sinds 1880 in België zijn verkocht. Het merk is in België voor het eerst ingeschreven in 1955 en in Nederland in 1956. McIlhenny heeft ook verkoopcijfers overgelegd over de jaren ‘50 tot en met ’90 van de vorige eeuw waaruit verkopen in Nederland en België volgen. Omzetgegevens voor de Benelux over de periode 2000 tot en met 2018 variëren van USD 1.595.000 tot 3.200.000 per jaar en komen in totaal op USD 42.460.000. Aannemelijk is dat een groot deel van deze omzetten betrekking heeft op pepersauzen voorzien van het woordmerk. Tussen partijen is ook niet in geschil dat McIlhenny voor wat betreft pepersauzen marktleider is in de Benelux. Bij het duiden van deze omzetgegevens is van belang dat een flesje van de pepersaus van McIlhenny een relatief lage prijs heeft, terwijl van de saus meestal maar een paar druppels per keer worden gebruikt.

4.20.

McIlhenny heeft voorts aanzienlijke uitgaven gedaan voor de promotie van haar producten voorzien van het merk TABASCO. In de periode 2008 tot en met 2018 bedroegen haar uitgaven voor reclame en marketing in de Benelux per jaar USD 80.900 tot 345.000 en in totaal USD 3.656.400.

4.21.

De pepersauzen voorzien van het merk TABASCO worden verkocht in supermarkten en groothandels en staan op tafel of worden geserveerd bij drankjes in bijvoorbeeld restaurants, bars en hotels. Uit de door McIlhenny overgelegde gegevens volgt ook dat het merk wordt gebruikt in berichtgeving van derden, zoals (nieuws)artikelen, kookboeken en recepten. Een bekend voorbeeld van een recept is de cocktail Bloody Mary. Anders dan Cantina Mexicana aanvoert, gaat het in deze berichtgeving van derden niet alleen om aanduidingen van het product (saus op basis van rode pepers), maar ook om aanduiding van het merk TABASCO.

4.22.

Hoewel bij de verschafte gegevens niet steeds onderscheid is gemaakt tussen de verschillende landen van de Benelux, is, nu taal niet relevant is voor de perceptie van het merk TABASCO, en daarnaast gezien de geografische nabijheid en de vergelijkbaarheid wat betreft markt en populatie, op basis van gegevens voor het ene land aannemelijk dat de situatie in het andere land vergelijkbaar zal zijn.

4.23.

Uit het voorgaande volgt dat het merk TABASCO in de Benelux langdurig, grootschalig en intensief is gebruikt voor in elk geval pepersauzen. Voor zover het woord TABASCO is gebruikt in beeldmerken zoals het Beneluxbeeldmerk en het Uniebeeldmerk ruit, geldt dit, gezien de prominente en opvallende plaats en grootte van het woord in die beeldmerken, ook als gebruik van het woordmerk.

4.24.

De rechtbank concludeert op basis van het voorgaande dat het merk TABASCO geschikt is geworden om de pepersauzen voorzien van dat merk als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Gezien de wijze van gebruik op het product en in reclames, advertenties en uitingen van derden gaat het daarbij niet alleen om het identificeren van het type product, zoals Cantina Mexicana heeft aangevoerd, maar ook om het herkennen van dit product als afkomstig van een bepaalde onderneming. Daarmee vervult TABASCO de herkomstfunctie van een merk. Hierbij is niet bepalend of het relevante publiek ook weet dat McIlhenny de producent is, het gaat erom dat dit publiek de producten voorzien van het merk kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.

4.25.

Inburgering van het merk TABASCO voor pepersauzen is voldoende voor geldigheid van het merk voor alle waren(categorieën) waarvoor het Beneluxwoordmerk is ingeschreven. Deze warencategorieën, omschreven als - kort gezegd - aroma’s, kruiden/specerijen en (salade)sauzen zijn immers vrij nauw afgebakend en pepersauzen zijn onder te brengen in elk van die categorieën. Het relevante publiek zal dan ook in staat zijn om alle waren die in deze categorieën vallen te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het Beneluxwoordmerk is dan ook geldig voor alle waren waarvoor het is ingeschreven.

Inbreuk?

4.26.

De rechtbank zal de inbreukvraag aanvankelijk beoordelen aan de hand van het Beneluxwoordmerk, het Uniewoordmerk 2001 en het Uniewoordmerk 2015, die allen bestaan uit het woord TABASCO en zijn ingeschreven voor onder meer (peper)sauzen (hierna: de Woordmerken).

4.27.

Op grond van artikel 9 lid 2 UMVo en artikel 2.20 lid 2 BVIE sub a, b en c is de houder van een merk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

a. a) het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven;

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk;

c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer het een bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.28.

Op grond van artikel 2.20 lid 2 BVIE sub d kan het gebruik van een teken worden verboden wanneer het gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.29.

De Woordmerken dienen vergeleken te worden met het teken dat Cantina Mexicana voor haar rode pepersaus gebruikt. De Verpakking zal hierna nogmaals worden weergegeven.

4.30.

Anders dan McIlhenny stelt, kan het teken dat in de beoordeling moet worden betrokken niet worden beperkt tot enkel het woord TABASCO. Het omvat de gehele zin “RED SAUCE MADE WITH TABASCO PEPPER” waarvan dit woord deel uitmaakt, inclusief de bijbehorende beeldelementen (hierna tezamen ook: het Teken). Hieruit volgt al dat een beroep op sub a van de artikelen 9 lid 2 UMVO en 2.20 lid 2 BVIE niet kan slagen, omdat van gelijke tekens geen sprake is.

4.31.

Cantina Mexicana heeft allereerst aangevoerd dat het gebruik van het Teken niet aangemerkt moet worden als merkgebruik. Zij stelt dat de aanduiding volledig beschrijvend is, dat deze door het publiek niet zal worden opgevat als merk en dat zij (alleen) haar eigen beeldmerk (zie 2.1) als merk gebruikt.

4.32.

Op grond van artikel 9 lid 2 UMVo en artikel 2.20 lid 2 BVIE kan worden verboden het gebruik van een teken voor waren en diensten. Door het plaatsen van het Teken op een prominente, centrale en in het oog springende plaats op de Verpakking wordt door het relevante publiek een verband gelegd tussen dat teken en het product. Het publiek is er immers aan gewend dat een merk op een dergelijke prominente wijze op een verpakking wordt aangebracht. Van zuiver beschrijvend gebruik, waarbij uitgesloten is dat het teken wordt opgevat als herkomstaanduiding, zoals Cantina Mexicana stelt, is geen sprake. Daarbij is van belang dat aannemelijk is dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek niet bekend is met de tabascopeper. Ook de aanduiding “red sauce” is geen productaanduiding die het publiek direct zal herkennen. Dat op de Verpakking (tevens) het merk van Cantina Mexicana staat afgebeeld, staat er niet aan in de weg dat het publiek ook andere tekens op die Verpakking kan opvatten als herkomstaanduiding. Er is derhalve sprake van gebruik van het Teken voor de waren.

4.33.

Nu hiervoor al is overwogen dat het beroep van McIlhenny op sub a van de artikelen 9 lid 2 UMVO en 2.20 lid 2 BVIE niet kan slagen, zal de rechtbank beoordelen of sprake is van merkinbreuk in de zin van sub b van die artikelen en daarmee of sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek.

4.34.

Het bestaan van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het merk en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het oudere merk. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk en dient te worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens. Bij die beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan. Alleen wanneer de tekens een zekere, zelfs maar geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient een globale beoordeling te worden verricht om uit te maken of, ondanks de geringe mate van overeenstemming van de tekens, er bij het betrokken publiek verwarringsgevaar bestaat wegens de aanwezigheid van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk. De omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht, dienen te worden betrokkenen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens c.q. soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben^[15].

4.35.

Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar zal er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument van pepersauzen, gelet op de aard en prijs van deze waar, niet bijzonder oplettend zal zijn. Voorts wordt ervan uitgegaan dat de kennis van de Engelse taal van de gemiddelde consument van pepersauzen in de Europese Unie en de Benelux voldoende is om de zin “RED SAUCE MADE WITH TABASCO PEPPER” te begrijpen. Als gezegd, is voor het begrip van het woord TABASCO geen kennis van een specifieke taal van belang.

4.36.

De rechtbank zal allereerst de overeenstemming tussen de Woordmerken en het Teken beoordelen. Visueel is sprake van overeenstemming van één van de woorden in het Teken met de Woordmerken, te weten het woord TABASCO. Dat onderdeel is visueel volledig identiek aan de Woordmerken. Dit woord is visueel ook het meest opvallend door de centrale plaatsing in het Teken, bovendien centraal en omkaderd op de Verpakking, en door het grote lettertype. Dit is dan ook het dominerende element in het Teken. Voor wat betreft de overige woorden in het Teken, die een meer ondergeschikte positie innemen, is er geen sprake van overeenstemming. De beeldelementen en stilering in/van het Teken zijn relatief eenvoudig, zodat deze weinig invloed hebben op de visuele waarneming van het Teken. Visueel is er gelet op het voorgaande sprake van een gemiddelde mate van overeenstemming.

4.37.

Fonetisch/auditief is eveneens overeenstemming voor zover het het woord TABASCO betreft. Ook hier geldt dat de meeste aandacht van de gemiddelde consument uit zal gaan naar dit woord, ervan uitgaande dat deze gemiddelde consument de betekenis ervan niet kent. Aannemelijk is voorts dat, gelet op de plaats in de zin en de aard van het woord, de nadruk bij het uitspreken van het Teken ook het meest op het woord TABASCO zal liggen. Voor zover het publiek het Teken, dat uit vrij veel woorden bestaat, zou afkorten, zal het woord TABASCO die afkorting vormen, dan wel er deel van uitmaken. Ook hier geldt dan ook dat het overeenstemmende woord TABASCO het meest dominante onderdeel van het Teken is, en de overige, afwijkende woorden, ondergeschikt zijn. Ook auditief is er daarom sprake van een gemiddelde mate van overeenstemming.

4.38.

Ervan uitgaande dat de gemiddelde consument de betekenis van het woord TABASCO niet kent, zal deze dit woord eerder opvatten als een fantasienaam dan als een beschrijvend teken. Hierdoor krijgt dit - met de Woordmerken overeenstemmende - onderdeel meer nadruk in de totaalindruk van het gehele teken. De overige woorden in het Teken, die niet overeenstemmen, hebben een beschrijvend karakter, zodat hier minder aandacht naar uit zal gaan. Ook begripsmatig is de overeenstemming dan ook gemiddeld.

4.39.

Het voorgaande tezamen bezien, kan geconcludeerd worden dat sprake is van een gemiddelde mate van overeenstemming van het Teken en de Woordmerken.

4.40.

Verder is sprake van identieke waren, te weten pepersauzen.

4.41.

Wat betreft de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wordt als volgt overwogen. Aangezien het woord TABASCO voor pepersauzen een beschrijvend karakter kan hebben, heeft het van huis uit een beperkt onderscheidend vermogen. Door het langdurige, intensieve en grootschalige gebruik van dit teken voor pepersauzen, hebben de Woordmerken voor die waren echter een groot onderscheidend vermogen verkregen voor die waren en is ook sprake van bekendheid. In dit verband wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 4.19 en verder is overwogen. Hierbij geldt dat de cijfers en (gebruiks)gegevens die McIlhenny heeft verstrekt voor de landen van de Europese Unie (EU) vergelijkbaar zijn met die voor de Benelux. McIlhenny heeft onbetwist gesteld dat haar producten in alle lidstaten van de EU worden verkocht. Haar omzet in de EU in de periode 2000-2018 varieert van USD 15.250.000 tot USD 32.925.000 per jaar en komt in totaal op USD 442.965.000. In de periode 2008 tot en met 2018 bedroegen haar uitgaven voor reclame en marketing in de EU per jaar USD 1.470.000 tot 4.000.000 en in totaal USD 46.920.000.

4.42.

Voorts geldt dat het uiterlijk van de Verpakking als geheel, zowel wat de vorm van het doosje en het flesje betreft als het kleurgebruik - overwegend rood - gelijkenis vertoont met het product van McIlhenny.

4.43.

Gelet op de gemiddelde mate van overeenstemming, het aanzienlijke onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk, alsmede de identieke waren en de gelijkenissen wat betreft het uiterlijk van de producten, oordeelt de rechtbank dat sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek.

4.44.

Gezien het voorgaande kunnen de resultaten van het door McIlhenny in het geding gebrachte marktonderzoek, waarover tussen partijen en de door hen aangezochte deskundigen discussie is ontstaan omtrent de bruikbaarheid van de uitkomsten daarvan, buiten beschouwing blijven.

4.45.

Cantina Mexicana heeft een beroep gedaan op de artikelen 14 lid 1 sub b UMVo en 2.23 lid 1 sub b BVIE. Op grond daarvan heeft de merkhouder niet het recht om het gebruik van tekens of aanduidingen te verbieden die betrekking hebben op - kort gezegd - kenmerken van de waren of diensten. Deze uitzondering is alleen van toepassing wanneer dit gebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (artikel 14 lid 2 UMVo en artikel 2.23 BVIE lid 1, laatste zinsdeel).

4.46.

Eerlijk gebruik in de hiervoor bedoelde zin brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking. Van een dergelijk eerlijk gebruik is onder meer geen sprake als het merk zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat of als het gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan^[16].

4.47.

De wijze waarop Cantina Mexicana de Woordmerken gebruikt op de Verpakking is in strijd met de op haar rustende loyaliteitsverplichting. Het woord TABASCO staat zodanig centraal, groot en opvallend op de Verpakking dat dit het meest in het oog springende onderdeel van die Verpakking is en daarmee ook meer aandacht trekt dan het - kleiner en meer decentraal afgebeelde - merk van Cantina Mexicana. Binnen de aanduiding “RED SAUCE MADE WITH TABASCO PEPPER” zijn de woorden “TABASCO PEPPER” ook wat groter weergegeven dan de woorden “RED SAUCE” en de (nog kleinere) woorden “MADE WITH”. Daar komt bij dat bij een groot deel van het relevante publiek enerzijds de betekenis van TABASCO als aanduiding van een pepersoort niet, en anderzijds juist het woord TABASCO als merk wel bekend is.

4.48.

Het informeren van het publiek over het ingrediënt tabascopeper kan Cantina Mexicana ook op andere, minder opvallende wijze doen. Gezien de op haar rustende loyaliteitsverplichting kan dit ook van haar verwacht worden. Zij kan dit op de achterzijde van de verpakking doen bij de ingrediëntenlijst of, zo zij wil, op de voorzijde op een minder prominente wijze. Wat betreft de beschrijving van het soort product kan zij volstaan met de aanduiding rode (chili)pepersaus. Zo Cantina Mexicana daarbij de toevoeging TABASCO wil gebruiken, dient zij dit te doen op een wijze die wat grootte en prominentie in overeenstemming is met de rest van die productomschrijving. In dit verband merkt de rechtbank op dat McIlhenny er terecht op heeft gewezen dat in de ingrediëntenlijst op de huidige Verpakking in alle gebruikte talen - met uitzondering van het Duits - als ingrediënt uitsluitend “rode peper” is vermeld en niet “tabascopeper”. Dit sluit niet aan bij de stellingen van Cantina Mexicana over het belang van het op de hoogte stellen van consumenten over de inhoud van haar product.

4.49.

Cantina Mexicana’s beroep op andere producten waarbij de productomschrijving groter of prominenter is weergegeven dan het merk - bijvoorbeeld bij producten als hazelnootpasta of tomatenketchup - kan niet slagen, al omdat niet is gesteld of gebleken dat tabascopepersaus dan wel saus gemaakt met tabascopeper een vergelijkbare, bij het publiek bekende productomschrijving is. Hiertegenover staat in dit geval dat TABASCO juist een bekend merk is. Ditzelfde geldt voor de vergelijkingen die Cantina Mexicana trekt met producten waarvan andere pepersoorten een ingrediënt zijn. McIlhenny heeft in dat verband onbetwist gesteld dat geen van de door Cantina Mexicana gegeven voorbeelden producten met het ingrediënt tabascopeper zijn, dat geen van die productaanduidingen een merk binnen de markt van pepersauzen bevatten en dat het bij die producten om bekende(re) pepersoorten gaat. Ook die vergelijkingen met andere producten dan wel gebruiken in de branche kunnen er dan ook niet toe leiden dat sprake is van eerlijk gebruik. Gezien het voorgaande kan in het midden blijven of - zoals McIlhenny heeft betwist - het product van Cantina Mexicana ook daadwerkelijk tabascopepers bevat.

4.50.

De conclusie van het voorgaande is dat Cantina Mexicana met de Verpakking inbreuk maakt op de Woordmerken.

Vorderingen in conventie

4.51.

Gezien de vaststelling dat Cantina Mexicana inbreuk maakt op de Woordmerken, is de door haar aan de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk gekoppelde voorwaarde ingetreden. Gelet op het oordeel van de rechtbank dat dit merk geldig is, zal deze vordering tot nietigverklaring worden afgewezen.

4.52.

Nu is vastgesteld dat Cantina Mexicana inbreuk maakt op de Woordmerken, wordt de door haar gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk wat betreft die Woordmerken afgewezen.

4.53.

De gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk op de overige merken van McIlhenny waarop de vordering van Cantina Mexicana ziet, zullen ook worden afgewezen. Het standpunt van McIlhenny dat Cantina Mexicana inbreuk maakt op haar (ruit-) beeldmerken is gebaseerd op overeenstemming van het woord TABASCO in die merken en het teken van Cantina Mexicana, niet op overeenstemming van andere beeldbestanddelen van die beeldmerken en het teken. Nu McIlhenny Cantina Mexicana het gebruik van de Verpakking al kan verbieden op grond van de Woordmerken, valt niet in te zien welk belang Cantina Mexicana heeft bij een verklaring voor recht dat die inbreukmakende Verpakking geen inbreuk maakt op de deze beeldmerken van McIlhenny^[17]. Cantina Mexicana heeft een afzonderlijk belang daarbij ook niet toegelicht.

4.54.

Nu is vastgesteld dat Cantina Mexicana inbreuk maakt op de Woordmerken, zullen ook de vorderingen II, III en IV, betreffende - kort gezegd - een wapperverbod, rectificatie en een verklaring voor recht van onrechtmatigheid en aansprakelijkheid voor schade, die erop zijn gegrond dat geen sprake is van inbreuk, worden afgewezen.

Vorderingen in reconventie

4.55.

Gelet op het oordeel dat Cantina Mexicana inbreuk maakt op de Woordmerken, zal het door McIlhenny gevorderde inbreukverbod ten aanzien van die merken worden toegewezen. Gezien die toewijzing heeft McIlhenny geen belang bij een verbod op grond van andere merken dan die Woordmerken, dat McIlhenny alleen baseert op het met die merken overeenstemmend gebruik van het woord TABASCO op de Verpakking. Vaststelling van inbreuk op de (ruit-)beeldmerken zal dan ook niet leiden tot een ruimer verbod of het oordeel dat McIlhenny andere of meer schade heeft geleden. De vordering moet in zoverre dus worden afgewezen. Ter voorkoming van executieproblemen zal de termijn waarbinnen Cantina Mexicana de inbreuk moet staken worden gesteld op 48 uur na betekening van dit vonnis.

4.56.

De vordering tot opgave zal ook worden toegewezen. De aanvang van de periode waarover opgave moet worden gedaan, zal worden gesteld op 1 januari 2017, nu Cantina Mexicana de Verpakking in dat jaar is gaan gebruiken en de vordering van McIlhenny alleen op die Verpakking ziet. Nu voor het overige geen verweer is gevoerd tegen de gevorderde opgave, zal deze gezien de vastgestelde inbreuk worden toegewezen als gevorderd.

4.57.

De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als hierna in het dictum vermeld.

4.58.

De gevorderde schadevergoeding, nader op te maken bij staat, zal worden toegewezen. Anders dan Cantina Mexicana heeft gesteld, is de mogelijkheid dat McIlhenny door de inbreuk schade heeft geleden aannemelijk, hetgeen voldoende is voor verwijzing naar de schadestaatprocedure^[18]. De wettelijke rente over de schadevergoeding kan in de schadestaatprocedure aan de orde komen.

4.59.

De daarnaast gevorderde winstafdracht zal worden afgewezen. Een vordering tot winstafdracht kan overeenkomstig de artikelen 129 lid 2 UMVo jo. 2:22 lid 4 BVIE worden toegewezen, tenzij de rechter van oordeel is dat het merkgebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven. Van merkgebruik te kwader trouw is slechts sprake in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk. Er is geen sprake van kwade trouw als de inbreuk is bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt^[19]. Dit laatste doet zich in deze zaak voor.

Proceskosten

4.60.

Cantina Mexicana zal als de in conventie en in reconventie overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Nu de procedures in conventie en in reconventie inhoudelijk samenvallen, zullen alle proceskosten worden toegerekend aan de procedure in conventie en zullen de kosten in reconventie op nihil worden gesteld.

4.61.

McIlhenny heeft vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten gevraagd overeenkomstig artikel 1019h Rv. Zij heeft daartoe specificaties ingediend tot een bedrag van € 126.890,50 aan honorarium van de advocaten. Voor de vaststelling van de redelijke en evenredige proceskosten in deze zaak zal aansluiting worden gezocht bij de Indicatietarieven in IE zaken (versie 2017). De rechtbank merkt de onderhavige zaak vanwege het aantal geschilpunten aan als een complexe zaak in de zin van die tarieven. Gezien de aanvullende conclusie die McIlhenny naar aanleiding van de eiswijziging in conventie heeft genomen, zal het tarief van € 40.000,- worden toegepast. Vermeerderd met de overige door McIlhenny gespecificeerde kosten van € 26.399,57
- waarbij de rechtbank er, gelet op de omschrijving en specificatie, vanuit gaat dat deze ook het griffierecht omvatten - komen de toe te wijzen proceskosten in totaal op € 66.399,57.

5.De beslissing

De rechtbank

In conventie

5.1.

verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Cantina Mexicana tot nietigverklaring van het Uniewoordmerk 2001, het Uniewoordmerk 2015 en het Uniewoordmerk 2017 en van de vordering tot vervallenverklaring van het Uniebeeldmerk fles;

5.2.

wijst de vorderingen van Cantina Mexicana voor het overige af;

5.3.

veroordeelt Cantina Mexicana in de kosten van de procedure in conventie, aan de zijde van McIlhenny tot op heden begroot op € 66.399,57 en aan nakosten begroot op een bedrag van € 255 aan salaris advocaat, te vermeerderen - onder de voorwaarde dat niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis is voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden - met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, deze bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.4.

verklaart de proceskostenveroordeling in conventie uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie

5.5.

veroordeelt Cantina Mexicana om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Europese Unie op het Uniewoordmerk 2001 en het Uniewoordmerk 2015 en iedere inbreuk in de Benelux op het Beneluxwoordmerk, in het bijzonder elk gebruik van de Verpakking, te staken en gestaakt te houden;

5.6.

veroordeelt Cantina Mexicana tot betaling van een dwangsom indien zij het hiervoor onder 5.5 opgelegde bevel niet opvolgt, ter hoogte van € 500,- per product of, dit ter keuze van McIlhenny, € 5.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, met een maximum van € 250.000,-;

5.7.

veroordeelt Cantina Mexicana om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van McIlhenny schriftelijk opgave te doen over de periode vanaf
1 januari 2017 tot de datum van de opgave van:

i) alle informatie die Cantina Mexicana bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van exemplaren van de Verpakking (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de namen en adressen van de betrokken (rechts)personen), gespecificeerd naar type product, en alle daarop betrekking hebbende gegevens (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, het aantal geproduceerde, ingekochte en verkochte Verpakkingen en de kost-, inkoop- en verkoopprijzen), alsmede
ii) de met exemplaren van de Verpakking in de Europese Unie gemaakte netto winst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop de winst is berekend en
iii) de totale hoeveelheid nog bij Cantina Mexicana in voorraad zijnde exemplaren van de Verpakking,

welke opgave moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en volledigheid van die gegevens blijken;

5.8.

veroordeelt Cantina Mexicana tot betaling van een dwangsom indien zij het hiervoor onder 5.7 opgelegde bevel niet opvolgt, ter hoogte van € 1.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, met een maximum van 100.000,-;

5.9.

veroordeelt Cantina Mexicana tot vergoeding aan McIlhenny van alle ten gevolge van de met exemplaren van de Verpakking gepleegde inbreuk op het Beneluxwoordmerk in de Benelux en op het Uniewoordmerk 2001 en het Uniewoordmerk 2015 in de Europese Unie, geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat;

5.10.

veroordeelt Cantina Mexicana in de kosten van de procedure in reconventie, aan de zijde van McIlhenny tot op heden begroot op nihil;

5.11.

verklaart dit vonnis in reconventie, voor zover het de veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad;

5.12.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser, mr. J.E. Bierling en mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 15 maart 2023.